智慧財產及商業法院98年度民商訴字第19號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 11 月 03 日

智慧財產法院民事判決
98年度民商訴字第19號原　　　告　創百股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　蘇顯讀律師
被　　　告　康富生技中心股份有限公司
法定代理人　乙○○
被　　　告　綠色小鎮健康事業股份有限公司
法定代理人　丙○○
共　　　同
訴訟代理人　朱從龍律師
林一哲律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於98年10月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255
條第1 項第2 款、第3 款及第7 款分別定有明文。查原告於起訴時聲明：「被告二人應將本件民事判決書之主文、事實欄以五號字體，不小於寬8 公分×24公分之篇幅刊登自由時
報及中國時報第一版外報頭一日。」，嗣於98年10月13日具狀減縮聲明為：「被告二人應具名將本件民事判決書之主文以不小於寬4.5 公分×高9 公分篇幅刊登自由時報及中國時
報第一版外報頭一日。」揆諸前開說明，自應認原告所為訴之減縮係屬合法，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張其公司申請「黑目瞳KUROMANIN 」商標，指定使用於商標法施行細則第13條第005 類之礦物質營養補充品等商品，業已於98年1 月16日核准註冊在案，商標審定第00000000號，專用期間自2009年1 月16日至2019年1 月5 日止（「黑目瞳」不在專用之列，下稱系爭商標）。被告康富生技中心股份有限公司（下簡稱康富公司）及其關係企業即總經銷商康富國際生物科技股份有限公司、經銷商舒康林企業股份有限公司等公司，對外以康富生技集團股份有限公司自稱。該集團公司在未經原告公司同意授權下，逕自故意標示「KUROMANIN TM」、「KUROMANIN 」及「KROMANIN TM 」等商標文字，於其所生產之「A1-30 Lutein複方金盞花萃取加強配方」及「清醇康新黑豆多酚加強複方膠囊」、「emincom 養生新醇」等保健產品上，並分別透過康富生技集團股份有限公司、PChome Online 、舒康林企業股份有限公司、綠色小鎮健康事業股份有限公司（下簡稱綠色小鎮公司）、酷必得全球中文購物網等網站及實體門市通路加以販售。上開產品與原告「KUROMANIN 」商標所指定之食物、營養補充品及藥品等商品為相同或類似之商品，並有致相關消費者混淆誤認來源之虞，顯已侵害原告之商標權。原告公司為維護自身權益，之前曾兩次以email 通知被告康富公司人員，有關原告公司已取得KUROMANIN 商標註冊情事。惟康富公司均置之不理，仍繼續在實體通路及網路上販售相關商品，其中綠色小鎮公司於明知之情形下，甚至向智慧財產局申請註冊「KROMANIN TM 」商標，試圖僥倖取得商標權，謀取經濟利益。為保護原告公司之商標權益，原告於98年3 月18日，特委請律師發函康富公司及綠色小鎮公司，促渠等立即停止侵害商標權之行為。然迄今被告等仍持續使該商標販售商品。原告於98年3 月27日、5 月5 日又二次在綠色小鎮公司門市分別購得「A1-30 Lutein複方金盞花萃取加強配方」、及「emincom 養生新醇」等保健商品，並取得相關發票，足證被告惡意侵害原告商標權至為明顯。被告故意侵害原告之商標權，致使消費者混淆誤認，已造成原告權利之嚴重損害。預估原告因被告二人之侵權所受之損害約為新台幣（下同）200
萬元（實際損失日後依調查結果，再為追加）。至於被告二人侵權件數，請向臺灣省中區國稅局（40358 臺中市○區○○路168 號）調閱自98年1 月16日起迄今被告二人之銷項發票，計算其數額，並依被告零售單價，酌定1000倍損害額之賠償。爰依商標法第61條第1 項、第63條第3 項、第81條規定，聲明求為判決：㈠被告二人應各給付原告新台幣100 萬元，及各自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡被告二人應具名將本件民事判決書之主文以不小於寬4.5 公分×高9 公分篇幅刊登自由時報及中國
時報第一版外報頭一日。㈢第一、二項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以系爭商標之「KUROMANIN 」字樣，係學術界對黑豆皮中萃取出之特定種類花青素（cyanidin-3-0-glucoside）之通稱，中外有諸多之期刊、論文、網路文件等資料，均使用「KUROMANIN 」之名詞指稱黑大豆皮中萃取出之特定種類花青素（cyanidin-3-0-glu coside ），故「KUROMANIN 」顯屬該商品於食品營養業界之通用名稱，並無識別性，依商標法第23條第1 項第3 款之規定，不得將之用於註冊商標。退步言之，縱認系爭商標具有識別性，惟原告既主張渠係受日本機能素材研究所株式會社之託，在台灣推廣KUROMANIN
市場，並於渠所提出之電子郵件中，已自承「KUROMANIN 品牌名稱係屬日本機能素材研究所已在日本及多國註冊之商標」，顯見原告早已知悉日本機能素材研究所株式會社早已於民國92年在日本註冊「クロマこン」商標。抑有進者，原告除申請註冊KUROMANIN 商標外，更於民國98年5 月14日將日本機能素材研究所株式會社之「クロマこン」商標亦申請註冊，益證原告顯係意圖以搶註商標之方式，妨礙他人行使權利並獲取不當利益，顯具商標法第23條第1 項第14款之情事，依法不得註冊。原告以原證十之NCBI資料庫檢索，辯稱cyaniding-3- glucoside於該資料庫中出現數萬筆云云，顯係利用該資料庫之檢索瑕疵，進而誤導。蓋查：如以cyanidin（矢車菊素）於該NCBI資料庫查詢，所得資料並無原告所謂之數萬筆；原告所查得數萬筆之SNP 項目，乃係指單核苷酸變異(singlenucleotide polymorphism，簡稱SNP)，與原告所謂之花青素更屬南轅北轍。又原告以PubMed資料庫之檢索結果，辯稱KUROMANIN 並非通用名稱云云，惟渠所提出之證二十、證二十二等文件，所使用之檢索文字均僅為「cyanidin-3-glucoside ORcyanidin-3-glucoside …」等字樣，與渠於準備書狀（一）狀第2 頁所述之檢索方式根本大相逕庭，足認原告顯有濫用PubMed資料庫之名義，捏造不實證據之嫌。另原告所提出之大英百科全書線上版，並非學界、業界之專業書籍；WIKIPEDIA 之資料，更為一般民眾可任意刪改者，無可信度可言；原證十三之論文，係國際學術界最常引用者云云，殊無實據，亦無可採。被告固曾於系爭產品標示KUROMANIN TM字樣，惟該TM字樣僅係誤印，被告既未申請註冊，顯見被告係將KUROMANIN 視為通用名稱，自無所謂禁反言可言。KUROMANIN 既係通用名稱，則被告販售標示KUROMANIN 之產品，自屬合法。況被告係將KUROMANIN 作為標示系爭商品之本身成分之說明，非作為商標使用，依法更無所謂侵害商標權可言；且被告早於原告申請系爭商標前，即於系爭產品包裝標示該產品含有KUROMANIN 之成份，益證被告係將KUROMANIN 作為通用名稱使用等語為抗辯。並聲明求為判決駁回原告之訴，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。三、兩造不爭執之事項：
㈠原告於民國97年4 月17日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊系爭「黑目瞳KUROMAMIN 」商標（「黑目瞳」不在專用之列），指定使用於商標法施行細則第13條第005 類，包括礦物質營養補充品，礦物質食物補充品，抗氧化營養補充劑，營養補充劑，含維他命及礦物質營養補充品，營養補充劑，抗氧化營養補充品，植物萃取物營養補充品，西藥品，中藥品，維他命製劑，眼科用藥等商品，業經經濟部智慧財產局核准註冊在案，商標審定第00000000號，專用期間自民國98年1 月16日起至108 年1 月15日止。
㈡被告康富公司曾於民國98年3 月5 日販售一單位之「A1-30Lutein 天然專利葉黃素（45顆）」商品予原告公司之法定代理人甲○○。
㈢被告綠色小鎮公司於97年12月2 日向智慧局申請註冊「專利黑豆多劑複方養生新醇 KROMANIN TM 」之商標。
㈣原告於98年3 月19日委由蘇顯讀律師發函予被告綠色小鎮公司及訴外人康富國際生物科技股份有限公司。
㈤被告綠色小鎮公司曾於98年3 月27日販售各一單位之「emincom 視達力明」、「康富/A1-30 Lutei」、「emincom/養生新醇」等商品。
㈥原告知悉KUROMANIN 品牌名稱係屬日本機能素材研究所已在日本及多國註冊之商標。
㈦日本機能素材研究所株式會社於民國九十二年於日本申請註冊「クロマこン」商標。
㈧原告於98年5 月14四日向智慧局申請註冊「黑瞳クロマこン」之商標。
㈨兩造所販售商品之材料均來自日本機能素材研究所株式會社。
四、兩造主要爭點為：
㈠原告申請系爭「KUROMANIN 」商標時，是否具有商標法第23條第1 項第14款之情形而不得註冊？
㈡原告系爭「KUROMANIN 」商標是否為通用名稱不具識別性而不得註冊？
㈢被告販售之商品是否侵害原告之系爭商標權？
㈣原告之聲明請求應否准許？
五、經查：
㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條第1 、2
項定有明文。次按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，商標法商標法第二十三條第一項第十四款定有明文。
㈡系爭「KUROMANIN 」商標申請註冊時有商標法第23條第1 項第14款規定之不得註冊之事由：
1.查日本機能素材研究所株式會社於平成15年（西元2003年即民國92年）於日本申請註冊「クロマこン」商標，使用於黑大豆種皮成分、納豆等商品，此有原告提出之日本商標註冊資料乙份可稽（見本院卷一第293 頁），並為兩造所不爭執。而原告系爭「KUROMANIN 」商標係於民國97年4 月17日申請、98年1 月16日註冊公告，使用於「礦物質營養補充品，礦物質食物補充品，抗氧化營養補充劑，營養補充劑，含維他命及礦物質營養補充品，營養補充膠囊，營養補充品，抗氧化營養補充品，植物萃取物營養補充品，西藥品，中藥品，維他命製劑，眼科用藥」等商品（見本院卷一第12、13頁註冊證）。上揭日本機能素材研究所株式會社之「クロマこン」商標係使用日本文字圖樣，原告系爭「KUROMANIN 」商標係使用英文圖樣，均係以拼音性之外文文字為商標圖樣，依智慧局「混淆誤認之虞審查基準」第七頁5.2.6.3 所載「拼音性之外文商英法德日語等，予消費者之印象重在於其讀音，在比對時自應以讀音比對為重」。又「商標所用之文字，包括讀音在內，如兩商標所用之文字如讀音近似，足以發生混同誤認之虞者，不得不謂為商標之近似」（行政法院52年度判字第140 號判例意旨參照）。上揭日本「クロマこン」商標與原告系爭「KUROMANIN 」商標，雖一為日文、一為英文，惟二者之讀音近似，且系爭「KUROMANIN 」商標使用之「抗氧化營養補充劑，營養補充劑，營養補充膠囊，營養補充品，抗氧化營養補充品，植物萃取物營養補充品」等商品係與「クロマこン」商標使用之黑大豆種皮成分、納豆等商品係屬類似之商品，足使一般消費者發生混淆誤認之虞，應認二者係屬近似之商標。
2.兩造所販售商品之材料均來自日本機能素材研究所株式會社，此為兩造不爭執（見本院卷第51頁筆錄），且原告於西元2008年9 月24日寄予被告之電子郵件內自承「KUROMANIN 品牌名稱係屬日本機能素材研究所已在日本及多國註冊之商標」等情（見本院卷第24頁），原告並稱其在台灣申請註冊系爭「KUROMANIN 」商標有得到日本機能素材研究所株式會社同意云云，惟並未舉證以實其說，足見被告抗辯原告係因地緣與業務往來關係而知悉日本機能素材研究所株式會社「クロマこン」商標之存在，始於台灣申請註冊，應可採信，故系爭「KUROMANIN 」商標即有商標法第23條第1 項第14款規定之不得註冊之事由，原告（利害關係人）除得依同法第50條第1 項規定提請智慧局評定撤銷其註冊外，亦得依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定於本件民事事件中為抗辯。六、綜上所述，原告系爭「KUROMANIN 」商標有商標法第23條第1 項第14款規定之不得註冊之事由，依依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定於本件民事事件中，不得對被告主張商標權利，故原告依商標法第61條第1 項、第63條第3 項、第81條規定，請求被告二人應各給付原告100 萬元，及各自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；被告二人應具名將本件民事判決書之主文以不小於寬4.5 公分×高9 公分篇幅刊登自由時報及中國時報第一版外報
頭一日，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，因訴被駁回已失所依附，應併予駁回。
七、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述核不影響判決結果，爰不再一一論述，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 　11　　月　　3　　日智慧財產法院第二庭
法 官　陳忠行
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 　11　　月　　3　　日書記官　陳士軒