智慧財產及商業法院98年度民專上易字第16號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 12 月 10 日

智慧財產法院民事判決
98年度民專上易字第16號上　訴　人　　甲○○
訴訟代理人　　蔡雲璽律師
被上訴人　　　哈伯實業有限公司
兼法定代理人　乙○○
共　　　同
訴訟代理人　　李保祿律師
鄭錦堂律師
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於臺灣臺北地方法院中華民國98年4 月22日96年度智字第64號第一審判決提起上訴，本院於同年11月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序事項：
㈠上訴人原起訴聲明第1 項為「被告（即被上訴人）應連帶給付原告（即上訴人）新臺幣（下同）3,000,000 元，及自起訴狀繕本（送達）之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。」（原審卷第3 頁）
㈡原審於98年4 月22日判決駁回原告之訴，上訴人於同年5 月13日對被上訴人提起上訴，上訴聲明第1 、2 項為㈠原判決不利上訴人部分於1,500,000 元範圍內廢棄。㈡前項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人1,500,000 元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息（見本院卷第11頁）。是以上訴人其餘請求被上訴人連帶給付1,500,000 元本息部分，即因未提起上訴而告確定。
㈢惟上訴人本得於第二審訴訟程序，依民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第2 款至第6 款規定為訴之變更或追加。故上訴人於本院審理時，於98年8 月31日當庭擴張上訴聲明第1 、2 項：㈠原判決不利上訴人部分於1,800,000 元範圍內廢棄。㈡前項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人1,800,000
元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息（見本院卷第150 頁）。經核上訴人係本於同一之專利權受侵害之基礎事實為請求，復經被上訴人於同年11月2 日當庭表示同意（本院卷第197 頁），且上訴人僅擴張應受判決事項之聲明，不甚礙被上訴人之防禦及訴訟之終結，依首揭規定，自應予准許。
二、上訴人聲明求為判決：㈠原判決不利上訴人部分於1,800,000 元範圍內廢棄。㈡前項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人1,800,000 元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。其主張除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：
㈠上訴人第533141號「記事（書）本製造方法」發明專利（下稱系爭專利）申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項具備新穎性之專利要件，無應撤銷之原因；
⒈被上訴人抗辯系爭專利不具新穎性，然並未提出「萬人現代漢英字典」（下稱引證一）及「故宮寶笈- 法書」（引證二）之製造方法流程。
⒉中國印刷學會於原審所提之（九十七）中印學呂字第０八二五號函及本院審理時之回函，均未就引證一及引證二之技術特徵敘明其製造方法（流程）、鑑定方法及認定製造方法相同之具體理由。其鑑定結論顯然難以作為判斷依據，且主動提供故宮寶笈打擊上訴人，其立場有失公允。
⒊觀諸引證一及引證二均是一冊一冊單獨分別製作黏貼書本背面封面，且書本背部之封面材質均有突出延伸與上下封面相黏之特徵。另引證一書背先上機器拉圓，使用之膠為動物熱熔膠，先貼上紗布再上膠在貼書頭布與牛皮紙，再黏貼膠皮。而引證二則用絲布覆貼書背，並從書本背部延伸以包覆式貼住上下封面，書背延伸部分連同下封面與外部硬質書皮相互黏貼，明顯與系爭專利方法多冊同時單純塗上軟性樹酯膠，再（多冊同時）貼上（單一）軟性材料（棉紙）後，切割軟性材質，使各本書分為多冊，並於封面製作完成後套上保護層之結構不同。
㈡上訴人得依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第1款
規定，請求被上訴人公司負損害賠償責任：
⒈被上訴人公司侵害上訴人系爭專利申請專利範圍第1 、2
、3 、5 、6 、7 項：
⑴上訴人得主張專利法第87條第1項之推定效果：
①被上訴人所製造之2007年記事本，其外觀除攤開後完全平坦外，亦可看出確係透過印刷、折紙、穿線壓縮、塗膠、貼上軟性材質、切割成冊、貼上封面後再加上保護層等步驟製作而成，與系爭專利方法所製造之記事本具有相同特徵。又依中國機械學會之鑑定報告，其特徵與系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5
、6 、7 項所製造之物品特徵相同，而在上訴人申請系爭專利日前，國內外均未有以系爭專利方法製造完成相同特徵之書本，依專利法第87條第1 項規定，即應推定被上訴人製造之記事本為以系爭專利方法所製。
②引證二之書背並非棉紙或棉布而是絲綢，且書本背部並未上膠，書背封面材質突出於書背範圍黏於上下封面，與系爭專利之製成物不同，自無從推翻依專利法第87條第1 項規定之推定。
⑵被上訴人公司之系爭記事本產品落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項：
①被上訴人公司產製之2007年記事本，經上訴人送請中國機械學會鑑定分析其製造方法係經由：
a.進行紙張印刷作業；
b.紙張印刷作業完成後，進行折紙作業；
c.折紙完成後，進行配頁穿線壓縮，使記事（書）本背部固定；
d.於記事（書）本背部塗膠；
e.將軟性材質貼於上述之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度；
f.上述塗膠及軟性材質完成後，進行切割成冊；
g.切割成冊；
h.將封面以單面上下單獨黏貼於記事（書）本上等製造方法完成製造。
②雖然被上訴人所提供於98年9 月10日臺南大東製本所拍攝之製造方法是先將上下封面黏於記事本上後再進行書背塗膠、貼上軟性材質、並切割軟性材質成冊、套上封皮之步驟，與系爭專利相關順序有所不同。然就其步驟，均是採取同一的方式（多冊記事本同時塗上軟性膠，貼上軟性材質切割成冊以及單獨黏貼上下封面），具有實質同一的機能（書背單獨黏貼軟性材質及切割軟性材質，可避免書背因紙板厚度造成弧度，以及軟性材質完全服貼書本背部因而固定紙張使紙張背部穿線不會鬆開或斷裂），且產生實質同一的結果（使書本展開時沒有弧度，並可快速簡單完成書背黏貼及書本製作）。且將上下封面黏貼之步驟調整於書本背部之軟性材質黏貼與切割之前，仍與實施多冊同時書本背部上膠以及貼上軟性材質並切割軟性材質後再黏貼上下封面之實施效果相同，此應為製造記事（書）本業者拆解系爭專利各步驟後所得輕易得知之改變方式，兩者方法應為均等物，被上訴人製造方法侵害系爭專利1 、2 、3 、5 、6 、7 項應屬無疑。⒉被上訴人公司具侵害上訴人系爭專利權之故意：
上訴人於95年11月27日發律師函告知被上訴人公司侵害系爭專利權，然而在同年12月間，上訴人仍分別在金石堂書局、何嘉仁書局、新學友書局、誠品書店、建宏書局、天才書局、久惠書局、大大書店等購得被上訴人之侵權品，顯見其侵權之故意。
⒊上訴人得依專利法第85條第1 項第1 款規定，請求被上訴人公司賠償1,800,000 元：
依上訴人於95年11月起於全國各地書局所購得之被上訴人記事本，其訂價有65、99、115 元不等，然被上訴人於全國各地大量販售，又接受企業、工商團體大量訂製，被上訴人公司負責人乙○○自承除委託臺南工廠外於北部地區亦委託其他工廠製作，顯然其製作量龐大，每年製造之侵權品保守估計至少約有10,000本，3 年合計銷售之金額明顯超過1,800,000 元。
㈢被上訴人公司所製造銷售之記事本侵害上訴人之專利權，致上訴人受有損害，被上訴人乙○○為被上訴人公司負責人，自應依公司法第23條第2 項規定，與公司負連帶賠償之責。三、被上訴人聲明求為判決：㈠駁回上訴。㈡願供擔保免為假執行。其抗辯除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：
㈠系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項未具備新穎性之專利要件，有應撤銷之原因：
⒈引證一：
⑴引證一經「被告訴訟代理人當庭撕開後，發現背膠部分確實有一層軟紙包覆」（見原審96年11月26日筆錄），而原審亦認定「被告所提出之物品已經足以證明達到系爭方法專利所欲達到之功能」（同上筆錄）。且再經印製該辭典之元東印刷包裝有限公司法定代理人即證人陳姿樺到庭證述製造方法。
⑵引證一之所以展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦，亦係因書本背部塗膠後，將軟性材質（紗布）貼於上述之膠上，待膠乾涸後，使書本之背面具有一定的軟度。易言之，上訴人申請系爭製造方法專利前，以該製造方法所製成之物品，已為國內外見者，系爭專利方法實無新穎性可言。
⒉引證二：
由系爭專利方法與引證二之比對觀之，足證上訴人系爭專利申請前，該記事（書）本製造方法已普遍於國內，並有以該方法所製作之實物於市面流通，則系爭專利無新穎性。又中國印刷學會復於98年10月2 日以（九十八）中印學李字第○一二號函函覆鈞院，再次肯認原審之看法。
㈡上訴人得依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第1 款規定，請求被上訴人公司負損害賠償責任：
⒈被上訴人公司未侵害上訴人系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項：
⑴上訴人不得主張專利法第87條第1項之推定效果：
上訴人主張：被上訴人所製造、販賣之記事本（日誌本），係使用上訴人之系爭專利方法所製作，有侵害系爭專利云云，然此為被上訴人所否認，則上訴人就此有利於己之事實自應負舉證之責，上訴人因而主張本件有專利法第87條第1 項推定規定之適用。然引證一、引證二，於系爭專利申請前業已於國內所見，則本件不符專利法第87條第1 項之要件，上訴人仍應就被上訴人侵害系爭專利負舉證之責任。
⑵被上訴人公司之系爭記事本產品未落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項：
本件被上訴人所製作之記事簿（本）並不符合文義讀取，此為上訴人訴訟代理人所自承（見本院98年11月2 日準備程序筆錄）。被上訴人製作系爭筆記（書）本步驟如下：
a.壓縮；
b.記事本背部上膠；
c.黏貼上下封面；
d.三面修邊；
e.壓縮；
f.記事本背部上膠；
g.貼上棉紙；
h.切割成冊。
其製作順序方法除顯與系爭專利方法所不同外，亦有「裁切三邊成冊」、「再壓縮記事本背部再上膠者」，將已裁邊成冊之記事本，切割為完整之記事本」之方法不同，且該不同之方法為製作書本業者先前所習用之技術，甚至相同方法之部分，亦均是製作書本業者先前所習用之技術，此參之原審證人陳姿樺所供述之製作書本之方法即明。是縱然被上訴人所製作之記事（書）本展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦，與系爭專利方法所欲達成之功能相同，但被上訴人係以先前技術所完成，亦阻卻均等論。
⒉上訴人不得依專利法第85條第1 項第1 款規定，請求被上訴人公司賠償1,800,000 元：
依上訴人所提出所謂被上訴人侵權之書本，係於95年11月間購得，何以侵權之起算點為92年5 月？又上訴人有何證據可證明被上訴人每年製造之侵權品估計至少約有10,000本？是上訴人主張損害賠償1,800,000 元，亦屬無據。
四、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠上訴人前於91年3 月4 日以「記事（書）本製造方法」向智慧財產局申請新型專利，於92年4 月4 日准予專利，於同年5 月21日公告（公告號數：533141），發給發明第178011號專利證書（即系爭專利）（見原審卷第7 至12頁之專利公報，本院卷第112 至126 頁之發明專利說明書）。
㈡被上訴人哈伯實業有限公司（下稱被上訴人公司，法定代理人為被上訴人乙○○）製造、販賣「記事本半成品（欠缺外層皮）」（即原證2 ，原審卷第13至14頁及外放證物箱）、「2007年記事本」粉色及橘色筆記本各1 本（即原證7 ，原審卷第121 至122 頁及外放證物箱）（以下統稱為系爭記事本產品）。
五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第198 至199、211 頁）：
㈠上訴人系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項是否具備新穎性之專利要件？有無應撤銷之原因？
⒈引證一：西元1988年之「萬人現代漢英辭典」一書。
⒉引證二：民國74年9 出版一刷、82年8 月四刷之「故宮寶笈－法書」一書。
㈡上訴人得否依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第2
款、第3 項規定，請求被上訴人公司負損害賠償責任？
⒈被上訴人公司是否侵害上訴人系爭專利申請專利範圍第1
、2 、3 、5 、6 、7 項？
⑴上訴人得否主張專利法第87條第1項之推定效果？
⑵被上訴人公司之系爭記事本產品是否落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項？
⒉被上訴人公司是否具侵害上訴人系爭專利權之故意？
⒊上訴人得否依專利法第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請求被上訴人公司賠償1,800,000 元？
㈢上訴人得否依公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人乙○○與被上訴人公司連帶負損害賠償責任？
六、系爭專利具備新穎性要件：
㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。
㈡被告於本件抗辯系爭專利不具新穎性，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於91年3 月4 日申請，經92年4 月4 日審定准予專利後，於同年5 月21日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。
㈢次按凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依90年10月24日修正公布之專利法第20條第1 項第1 款規定申請取得發明專利。而系爭專利有無違反同法第20條第1 項第1 款所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。又有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且新穎性與進步性之判斷原則並不相同，判斷新穎性時，係採「單獨對比」原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較；而判斷進步性時，則應整體判斷申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。
㈣系爭專利之技術內容：
⒈習知之記事本10（相關圖式見附圖1 ）背部11膠乾涸後變硬，再加上背部11因厚紙板12本身硬度的限制，導致記事本10在展開後背部11會呈現一弧形狀態，造成記事本10無法平坦攤於桌面上，讓使用者書寫困難，且在閱讀書籍時，需用手或物品壓掣於書籍上，造成閱讀者的不便。是以系爭專利為一種記事（書）本製造方法，主要是在記事（書）本製造過程中，該記事（書）本背部所使用的封膠具有軟性度及貼於記事（書）本背部之材質為軟性材質，在記事（書）本製造完成展開書寫或閱讀時，該記事（書）本背部不會呈現弧形狀態，而能平坦攤於桌面上供使用者書寫或閱讀（見本院卷第111 、113 頁之系爭專利說明書之「發明說明／先前技術」、「發明摘要」）。
⒉系爭專利之申請專利範圍共7 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項（見本院卷第120 至121 頁）。而申請專利範圍第1 項：「一種記事（書）本製造方法，主要是讓記事（書）本展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，該製造方法包括有：a)、先進行紙張印刷作業；b)、上述紙張印刷作業完成後，則進行折紙作業；c)、待上述折紙完成後，則進行配頁穿線壓縮，致使記事（書）本背部固定；d)、於上述記事（書）本背部塗膠；e)、將軟性材質貼於上述之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度；f)、上述塗膠及軟性材質完成後，進行切割成冊；g)、在切割成冊後，將封面以單面上下單獨黏貼於記事（書）本上，即完成記事（書）本製造。」（見本院卷第120 頁）。相關圖示如附圖2 所示（見本院卷第126 頁）。
⒊綜上，系爭專利之主要訴求使記事（書）本展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦，以利使用者書寫或閱讀。而為達成此功效，其主要技術手段為步驟d)於上述記事（書）本背部塗膠；及e)將軟性材質貼於上述之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度。
㈤被上訴人所提之引證資料：
被上訴人於本件民事訴訟中以引證一、二（均置於外放證物袋。其中引證一為上訴人所提出，引證二為中國印刷協會所提供），主張系爭專利不具新穎性：
⒈引證一：西元1988年之「萬人現代漢英辭典」一書。
⒉引證二：民國74年9 出版一刷、82年8 月四刷之「故宮寶笈－法書」一書。
㈥系爭專利具新穎性：
⒈就系爭專利申請專利範圍第1 項部分：
⑴系爭專利申請專利範圍之解讀：
觀諸系爭專利申請專利範圍第1 項之前言部分：「一種記事（書）本製造方法，... 該製造方法『包括有』：... 。」為連接前言與主體所使用之連接詞係採開放式之表達方式，表示該製造方法之步驟包含a)至g)，但不排除本請求項未記載之步驟。
⑵引證一為一書籍實物，並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項所請「方法」所界定之包括步驟a)至g)等一系列製造過程之製造步驟。再者，無法直接由引證一之實物外觀（如附圖3 所示），推求其所有製造步驟及各步驟之先後次序（例如究係整疊壓縮、上膠及貼軟性材質後，再行切割成冊，抑或先行切割成冊，再個別黏貼軟性材質）。此外，引證一攤開後會呈現弧形撓起，無法完全平坦攤於桌面上（如附圖3 所示），顯與系爭專利申請專利範圍第1 項所請方法訴求可讓製得之記事本翻開攤於桌面時，呈現沒有弧度、非常平坦之效果不同。綜上，引證一並未揭示與系爭專利申請專利範圍第1 項完全相同之技術步驟及次序，無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。
⑶引證二為一書籍實物，並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項所請「方法」所界定之包括步驟a)至g)等一系列製造過程之製造步驟。再者，無法直接由引證二之實物外觀（如附圖4 所示），推求其所有製造步驟及各步驟之先後次序（例如究係整疊壓縮、上膠及貼軟性材質後，再行切割成冊，抑或先行切割成冊，再個別黏貼軟性材質）。此外，引證二之書背黏貼之軟性材料乃一棉布，該棉布之部分係黏貼且覆蓋於上封面之上，下封面亦然，是以引證二係先黏貼個別之上下封面，再黏貼棉布，且棉布之部分覆蓋於上封面之上，亦可知其係各單冊個別黏貼棉布，而非整疊黏貼棉布後再切割成冊。是以引證二與系爭專利申請專利範圍第1 項之步驟次序（即整疊壓縮、上膠及貼軟性材質後，再行切割成冊）有所不同，無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。
⒉系爭專利申請專利範圍第2 、3 、5 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，第6 、7 項為依附於第5 項附屬項之附屬項，除包含第1 、5 項所有之技術特徵之外，第2 、3 、5 、6 、7 項進一步限縮界定其附屬技術特徵（見本院卷第120 至121 頁）。因引證一、二無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，自無從證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、5 、6 、7 項不具新穎性。
⒊中國印刷協會之鑑定意見：
⑴原審雖囑託中國印刷協會鑑定「萬人現代漢英辭典」（即引證一）、「證券管理法令彙編」一書之製造方法是否與系爭專利相同（見原審卷第173 頁），該協會於97年8 月25日函覆稱：「萬人現代漢英辭典」、「證券管理法令彙編」與系爭專利之製造方法（流程）均相同，並檢送「故宮寶笈－名畫（一）」之樣本，以證明其製造方法（流程）均相同等語（見本院卷第181 頁）。惟該協會僅單純記載其鑑定結果，而未敘明其鑑定方法、過程及所以認定製造方法相同之具體理由，經原審函請再為補充說明（見原審卷第192 頁），該協會於98年2
月6 日提出「被舉發案（即系爭記事本產品）和證據1
（即「故宮寶笈－法書」，引證二）比對表」，記載系爭專利申請專利範圍第1 至3 項與「被舉發案」、「證據1 」之特徵是否相同（見原審卷第1 冊第201 至202
頁），仍未具體載明其比對之鑑定經過、方法。
⑵由於中國印刷協會於97年8 月25日所檢送者乃「故宮寶笈名畫（一）」（74年9 月初版一刷，82年8 月初版三刷，85年8 月初版四刷。置於外放證物袋），與98年2
月6 日回函「被舉發案和證據1 比對表」所載「證據1
：故宮寶笈－法書（74年9 月初版一刷，82年8 月四刷）」有所出入，且仍未敘明就「萬人現代漢英辭典」（引證一）、「證券管理法令彙編」、「故宮寶笈名畫（一）」之書本製造方法（流程）與系爭專利之鑑定經過、方法之具體理由，本院於98年7 月22日，依職權函請該協會補充說明鑑定結果，並請檢送「故宮寶笈－法書」乙書過院參辦（見本院卷第46頁）。
⑶中國印刷協會於98年10月2 日函覆，除檢送與先前「被舉發案和證據1 比對表」相同內容之「被舉發案和證據1 鑑定結果對照表」外，並說明該協會召開4 次鑑定會議，由產官學研專家從學術上、專業製造上嚴謹鑑定討論等語（見本院卷第179 至180 頁），惟有關其鑑定方法、過程及認定依據之說明仍付之闕如，且系爭專利之申請專利範圍共7 項，該協會僅為其中第1 至3 項之比對，況由引證二可明顯觀察該棉布之部分係黏貼且覆蓋於上封面之上，已足可判斷引證二之製法步驟次序與系爭方法明顯不同（如第六㈥⒈⑶項所述），故其鑑定結果即無可採。
⒋綜上，被上訴人以系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項有違90年10月24日修正公布之專利法第20條第1 項第1 款規定，主張系爭專利有應撤銷之原因云云，於法無據，故上訴人於本件民事訴訟中得對於被上訴人主張發明專利之權利。
七、被上訴人之系爭記事本產品並未侵害上訴人之系爭專利權：㈠本件應適用之法律規範與專利侵權之判斷：
⒈上訴人主張被上訴人自95年11月15日起即有侵害系爭專利之行為（見原審卷第4 頁之起訴狀之事實及理由欄第二項），是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之92年2 月6 日修正公布專利法（即現行專利法）為法規依據（最高法院98年度臺上字第997 號民事判決參照）。
⒉關於專利侵權判斷，應先解讀申請專利範圍，再以之與涉案產品進行技術特徵之比對，如符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採「逐一元件（element by element）比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體（claim as a whole）為比對。
⒊先前技術阻卻：
⑴專利權固賦予專利權人於一定時間之獨占權，以鼓勵專利權人從事創作，並於專利權期滿後提供其創作成果予社會公眾，進而促進產業發展，是以專利權之保護範圍，除申請專利範圍所請之字義範圍外，尚包含「均等論」之實質相同範疇。然先前技術係屬公共財，為社會公眾所共享，無由容許專利權人藉由均等論而恣意擴張其專利權之權利範圍至先前技術之公共財領域，此即「先前技術阻卻」。
⑵於專利侵權判斷時，如待判斷對象適用「均等論」，行為人得舉證證明待判斷對象與先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，而適用「先前技術阻卻」。如經判斷待判斷對象確有「先前技術阻卻」之適用時，待判斷對象即未落入專利權範圍，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由；如認待判斷對象並無「先前技術阻卻」之適用時，待判斷對象即落入專利權之均等範圍。
㈡系爭專利申請專利範圍之解讀：
⒈系爭專利申請專利範圍第1 項所請「記事（書）本製造方法」共有a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)等七步驟，其中a)步驟中「先進行」、b)步驟中「上述紙張印刷完成後」、c)步驟中「待上述折紙完成後」、d)步驟中「於上述記事(書) 本」、e)步驟中「將軟性材質貼於『上述之膠上』」、f)步驟中「上述塗膠及軟性材質完成後」、g)步驟中「在切割成冊後」等用詞，足見此七步驟有前後次序之限定，依序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)。
⒉系爭專利申請專利範圍第1 項中步驟d)，並未限定該膠之成分組成，僅須如步驟e)所界定，該膠乾涸後具有一定之軟性度者即可。又步驟e)之軟性材質，並未界定其材質種類，僅須為「軟性」即可，至「該膠乾涸後具有一定之軟性度」及「軟性材質」，就其軟性度並無任何界定，惟須能達到使記事（書）本展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦之效果。
⒊系爭專利申請專利範圍第1 項中連接前言與主體所使用之連接詞係採開放式之表達方式，是以該製造方法之步驟包含a)至g)，但不排除本請求項未記載之步驟，已於前述。⒋系爭專利之主要訴求使記事（書）本展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦，以利使用者書寫或閱讀。而為達成此功效，其主要技術手段為步驟d)於上述記事（書）本背部塗膠；及e)將軟性材質貼於上述之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度，亦於前述。
㈢系爭產品與系爭專利之比對：
⒈如前所述，系爭記事本產品（如附圖5 所示）為被上訴人所製造、販賣。觀察其外觀，系爭記事本產品係經印刷、折紙、穿線而成，其書背貼有棉紙，而使用之膠乾涸後具一定之軟性，筆記本本體上下貼有單獨之封面，整體再包覆以塑膠皮或合成皮，且系爭記事本產品展開攤於桌面，並無弧度且平坦。
⒉上訴人不得主張專利法第87條第1 項之推定效果：
⑴民事訴訟法第277 條規定舉證責任分配之原則：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」又一造就其主張之事實，應先負舉證之責任，必須證明其為真實後，他造於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院18年上字第2855號民事判例、43年臺上字第377 號民事判例參照）。
⑵有鑒於方法專利之專利權人難以舉證證明被告（被控侵權行為人）之實施行為侵害其方法專利，世界貿易組織協定（WTO Agreement ）之與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs ）第34條第1 項規定，於TRIPs 第28條第1
項第(b) 款所定之專利權（即方法專利專屬權）受侵害之民事訴訟，於符合一定要件時，推定被告之物品係以專利權人之方法專利所製造。此特定要件之類型有二，由會員國擇一制定於內國法，以衡平分配專利權人與被告間之舉證責任：(a) 依該方法專利所製成之物品為新的（if the product obtained by the patented process is new）；(b) 被告之物品以該方法專利製成之可能性相當高，而專利權人已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該方法專利（if there is a substantial likelihood that the identical product was made by
the process and the owner of the patent has beenunable through reasonable efforts to determine the process actually used.）。
⑶我國專利法就方法專利舉證責任分配原則，依循TRIPs
第34條第1 項第(a) 款所揭櫫之基本原則，於專利法第87條特別規定：「（第1 項）製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。（第2 項）前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」⑷專利法第87條考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配為民事訴訟法之特殊規定，於第1 項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用第87條第1 項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（最高法院98年度臺上字第367 號民事判決參照）。
⑸上訴人主張：被上訴人所製造、販賣之系爭記事本產品侵害系爭專利云云，惟此為被上訴人所否認，則上訴人本應就此有利於己之事實負舉證之責，上訴人因而主張本件有專利法第87條第1 項推定規定之適用。揆諸前揭說明，應符合下列之要件，始發生推定「被上訴人之系爭記事本產品係以系爭專利方法所製造」之法律效果：①系爭專利所製成之物品（即上訴人之記事本產品）在系爭專利申請（91年3月4日）前，為國內外未見。
②被上訴人製造相同之物品，亦即被上訴人之系爭記事本產品與上訴人之記事本相同。
⑹如前所述，系爭專利之主要訴求使記事（書）本展開（翻開）攤於桌面時沒有弧度，非常平坦，以利使用者書寫或閱讀。而引證二係於74年9 月出版一刷、82年8 月四刷，展開攤於桌面沒有弧度、平坦（如附圖4 所示），是以依系爭專利所製成之記事本，於系爭專利申請（91 年3月4 日）前，已見於國內，故本件不符合專利法第87條第1 項所定之要件，自無由適用此推定規定。從而，上訴人仍應就被上訴人侵害系爭專利權負舉證之責任，本院已於98年8 月31日審理時曉諭上訴人應加強證明被上訴人所製造之系爭記事本產品確實使用系爭專利方法（見本院卷第150 頁），並於同年11月2 日審理時命兩造就系爭記事本產品是否落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項，及均等論之適用加以說明（見本院卷第197 至198 頁）。
⒊關於系爭記事本產品之製造方法，經兩造於98年9 月10日會同前往大東製本所確認系爭記事本產品之製造過程，當場製作無封皮之記事本4 本，兩造各持2 本，並全程攝影、拍攝（見本院卷第160 、163 至171 頁，如附圖6 所示），且因兩造對套上封皮之步驟為系爭專利申請專利範圍第6 、7 項所界定乙節均無爭執，而未於當天所製作之記事本套上封皮，並於同年月21日準備程序由上訴人當庭提出無封皮之記事本1 本（見本院卷第175 頁及外放證物箱）。上訴人依此拍攝之製作過程，主張被上訴人製造記事本之方法與系爭專利方法完全相同（見本院卷第161 、175 頁），本院即得據此與系爭專利申請專利範圍第1 、2
、3 、5 、6 、7 項為技術特徵之比對。
⒋系爭記事本產品之製作方法如下：
一種記事本製造方法，該製造方法製得之記事本當其展開（翻開）攤於桌面時具有平坦、沒有弧度之特徵，該製造方法包括有：
①先進行紙張印刷作業；
②上述紙張印刷作業完成後，進行折紙作業；
③上述折紙完成後，進行配頁穿線壓縮，使記事本背部固定；
④於上述經壓縮之整疊記事本背部塗上膠水；
⑤將上述記事本個別黏貼上下紙板；
⑥對於前述已黏貼好上下紙板之記事本整疊進行三面修邊；
⑦對於前述已三面修邊之記事本整疊進行壓縮；
⑧於上述之經壓縮整疊筆記本背部塗上膠水，該膠水為樹脂；
⑨將棉紙貼於上述步驟整疊記事本背部之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度；
⑩將上述步驟塗膠及軟性材質完成後之記事本進行切割成冊；
⑪將上述切割成冊後之記事本，於封面上加上保護層，其中，該保護層為膠皮或合成皮。
⒌系爭專利申請專利範圍第1 項：
⑴綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第1 項如附表一「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第1 項之各項技術特徵為基礎，解析系爭記事本產品製造方法（下稱涉案方法）的技術特徵予以對應，再逐一比對系爭專利申請專利範圍第1 項與涉案方法各相對要件之技術內容，先不論其先後次序，就系爭專利之各單一步驟之內容，皆能於涉案方法找出相對應之步驟。
⑵如附表一所示，系爭方法步驟之次序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)，而涉案方法之次序則為a)、b)、c)、g)、d)、e)、f)，二者方法步驟之次序並不相同，因系爭專利有限定其方法步驟之次序，故以文義分析，涉案方法的技術內容，雖有相對應之步驟，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟從涉案方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第1 項之文義，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。
⑶均等論之分析：
①依上述文義讀取分析，倘不論其先後次序，系爭專利申請專利範圍第1 項中每一個要件步驟均可於涉案方法中相對應地讀取，而涉案方法之要件步驟與系爭專利方法之差異在於系爭專利方法為「先黏貼軟性材質於書背，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而涉案方法係「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於書背，之後再切割成冊」。亦即系爭專利方法之步驟為「d)、e)、f)、g)」，涉案方法則為「g)、d)、e)、f)」。
②涉案方法與系爭專利方法之差異僅在於黏貼封面再於黏貼軟性材質於書背，或先黏貼軟性材質於書背再黏貼封面，兩者功能及結果均為相同，且此二者製成的記事本成品展開（翻開）攤於桌面時，均沒有弧度、非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，是以步驟「d)、e)、f)、g)」或步驟「g)、d)、e)、f)」之次序改變，並未產生實質之差異，而此二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第1 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
③至涉案方法另有「於印刷、折紙、配頁穿線後之記事本背部上膠水」及「將記事本三面修邊」之步驟，惟如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項中連接前言與主體所使用之連接詞係採開放式之表達方式，是以該製造方法之步驟包含a)至g)，但不排除本請求項未記載之步驟，且涉案方法另有之獨立步驟並無影響系爭專利方法界定之功效、結果，即無須納入比對，亦無關判斷結果。
⑷綜上，涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第1 項之均等範圍。
⒍系爭專利申請專利範圍第2 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第2 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第2 項進一步限縮界定其中「該記事（書）本背部所塗之膠為一軟膠（即樹脂）。」（見本院卷第120 頁）。至該樹脂種類並無限制，惟仍須符合系爭專利申請專利範圍第1
項中「該膠乾涸後具有一定之軟性度」。
⑵綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第2 項如附表二「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第2 項之各項技術特徵為基礎，解析涉案方法的技術特徵予以對應，再逐一比對系爭專利申請專利範圍第2 項與涉案方法各相對要件之技術內容，先不論其先後次序，就系爭專利之各單一步驟之內容，皆能於涉案方法找出相對應之步驟。
⑶如附表二所示，系爭方法步驟之次序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)，而涉案方法之次序則為a)、b)、c)、g)、d)、e)、f) ， 二者方法步驟之次序並不相同，因系爭專利有限定其方法步驟之次序，故以文義分析，涉案方法的技術內容，雖有相對應之步驟，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟從涉案方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第2 項之文義，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。
⑷均等論之分析：
①依上述文義讀取分析，倘不論其先後次序，系爭專利申請專利範圍第2 項中每一個要件步驟均可於涉案方法中相對應地讀取，而涉案方法之要件步驟與系爭專利方法之差異在於系爭專利方法為「先黏貼軟性材質於書背，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而涉案方法係「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於書背，之後再切割成冊」。亦即系爭專利方法之步驟為「d)、e)、f)、g)」，涉案方法則為「g)、d)、e)、f)」。
②涉案方法與系爭專利方法之差異僅在於黏貼封面再於黏貼軟性材質於書背，或先黏貼軟性材質於書背再黏貼封面，兩者功能及結果均為相同，且此二者製成的記事本成品展開（翻開）攤於桌面時，均沒有弧度、非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，是以步驟「d)、e)、f)、g)」或步驟「g)、d)、e)、f)」 之次序改變，並未產生實質之差異，而此
二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第2 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
③至涉案方法另有「於印刷、折紙、配頁穿線後之記事本背部上膠水」及「將記事本三面修邊」之步驟，惟此部分無須納入比對，亦無關判斷結果（理由同第七㈢⒌⑶③項所述）。
⑸綜上，涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第2 項之均等範圍。
⒎系爭專利申請專利範圍第3 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第3 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第3 項進一步限縮界定其中「該軟性材質為棉紙。」（見本院卷第120 頁）。
⑵綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第3 項如附表三「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第3 項之各項技術特徵為基礎，解析涉案方法的技術特徵予以對應，再逐一比對系爭專利申請專利範圍第3 項與涉案方法各相對要件之技術內容，先不論其先後次序，就系爭專利之各單一步驟之內容，皆能於涉案方法找出相對應之步驟。
⑶如附表三所示，系爭方法步驟之次序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)，而涉案方法之次序則為a)、b)、c)、g)、d)、e)、f) ， 二者方法步驟之次序並不相同，因系爭專利有限定其方法步驟之次序，故以文義分析，涉案方法的技術內容，雖有相對應之步驟，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟從涉案方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第3 項之文義，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。
⑷均等論之分析：
①依上述文義讀取分析，倘不論其先後次序，系爭專利申請專利範圍第3 項中每一個要件步驟均可於涉案方法中相對應地讀取，而涉案方法之要件步驟與系爭專利方法之差異在於系爭專利方法為「先黏貼軟性材質於書背，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而涉案方法係「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於書背，之後再切割成冊」。亦即系爭專利方法之步驟為「d)、e)、f)、g)」，涉案方法則為「g)、d)、e)、f)」。
②涉案方法與系爭專利方法之差異僅在於黏貼封面再於黏貼軟性材質於書背，或先黏貼軟性材質於書背再黏貼封面，兩者功能及結果均為相同，且此二者製成的記事本成品展開（翻開）攤於桌面時，均沒有弧度、非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，是以步驟「d)、e)、f)、g)」或步驟「g)、d)、e)、f)」之次序改變，並未產生實質之差異，而此二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第3 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
③至涉案方法另有「於印刷、折紙、配頁穿線後之記事本背部上膠水」及「將記事本三面修邊」之步驟，惟此部分無須納入比對，亦無關判斷結果（理由同第七㈢⒌⑶③項所述）。
⑸綜上，涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第3 項之均等範圍。
⒏系爭專利申請專利範圍第5 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第5 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第5 項進一步限縮界定其中「該封面製造完成後，於封面上加上保護層。」（見本院卷第120 頁）。
⑵綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第5 項如附表四「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第5 項之各項技術特徵為基礎，解析涉案方法的技術特徵予以對應，再逐一比對系爭專利申請專利範圍第5 項與涉案方法各相對要件之技術內容，先不論其先後次序，就系爭專利之各單一步驟之內容，皆能於涉案方法找出相對應之步驟。
⑶如附表四所示，系爭方法步驟之次序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)、h)，而涉案方法之次序則為a)、b)、c)、g)、d)、e)、f)、h)，二者方法步驟之次序並不相同，因系爭專利有限定其方法步驟之次序，故以文義分析，涉案方法的技術內容，雖有相對應之步驟，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟從涉案方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第5 項之文義，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。
⑷均等論之分析：
①依上述文義讀取分析，倘不論其先後次序，系爭專利申請專利範圍第5 項中每一個要件步驟均可於涉案方法中相對應地讀取，而涉案方法之要件步驟與系爭專利方法之差異在於系爭專利方法為「先黏貼軟性材質於書背，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而涉案方法係「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於書背，之後再切割成冊」。亦即系爭專利方法之步驟為「d)、e)、f)、g)」，涉案方法則為「g)、d)、e)、f)」。
②涉案方法與系爭專利方法之差異僅在於黏貼封面再於黏貼軟性材質於書背，或先黏貼軟性材質於書背再黏貼封面，兩者功能及結果均為相同，且此二者製成的記事本成品展開（翻開）攤於桌面時，均沒有弧度、非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，是以步驟「d)、e)、f)、g)」或步驟「e)、f)、g)、d)」之次序改變，並未產生實質之差異，而此二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第5 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
③至涉案方法另有「於印刷、折紙、配頁穿線後之記事本背部上膠水」及「將記事本三面修邊」之步驟，惟此部分無須納入比對，亦無關判斷結果（理由同第七㈢⒌⑶③項所述）。
⑸綜上，涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第5 項之均等範圍。
⒐系爭專利申請專利範圍第6 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第6 項為依附於第5 項附屬項之附屬項，除包含第1 、5 項所有之技術特徵之外，第6
項進一步限縮界定其中「該保護層為膠套。」（見本院卷第120 至121 頁）。
⑵綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第6 項如附表五「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第6 項之各項技術特徵為基礎，解析涉案方法的技術特徵予以對應，再逐一比對系爭專利申請專利範圍第6 項與涉案方法各相對要件之技術內容，先不論其先後次序，就系爭專利之各單一步驟之內容，皆能於涉案方法找出相對應之步驟。
⑶如附表五所示，系爭方法步驟之次序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)、h)，而涉案方法之次序則為a)、b)、c)、g)、d)、e)、f)、h)，二者方法步驟之次序並不相同，因系爭專利有限定其方法步驟之次序，故以文義分析，涉案方法的技術內容，雖有相對應之步驟，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟從涉案方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第6 項之文義，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。
⑷均等論之分析：
①依上述文義讀取分析，倘不論其先後次序，系爭專利申請專利範圍第6 項中每一個要件步驟均可於涉案方法中相對應地讀取，而涉案方法之要件步驟與系爭專利方法之差異在於系爭專利方法為「先黏貼軟性材質於書背，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而涉案方法係「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於書背，之後再切割成冊」。亦即系爭專利方法之步驟為「d)、e)、f)、g)」，涉案方法則為「g)、d)、e)、f)」。
②涉案方法與系爭專利方法之差異僅在於黏貼封面再於黏貼軟性材質於書背，或先黏貼軟性材質於書背再黏貼封面，兩者功能及結果均為相同，且此二者製成的記事本成品展開（翻開）攤於桌面時，均沒有弧度、非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，是以步驟「d)、e)、f)、g)」或步驟「g)、d)、e)、f)」之次序改變，並未產生實質之差異，而此二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第6 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
③至涉案方法另有「於印刷、折紙、配頁穿線後之記事本背部上膠水」及「將記事本三面修邊」之步驟，惟此部分無須納入比對，亦無關判斷結果（理由同第七㈢⒌⑶③項所述）。
⑸綜上，涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第6 項之均等範圍。
⒑系爭專利申請專利範圍第7 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第7 項為依附於第5 項附屬項之附屬項，除包含第1 、5 項所有之技術特徵之外，第7
項進一步限縮界定其中「該保護層為合成皮。」（見本院卷第121 頁）。
⑵綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第7 項如附表六「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第7 項之各項技術特徵為基礎，解析涉案方法的技術特徵予以對應，再逐一比對系爭專利申請專利範圍第7 項與涉案方法各相對要件之技術內容，先不論其先後次序，就系爭專利之各單一步驟之內容，皆能於涉案方法找出相對應之步驟。
⑶如附表六所示，系爭方法步驟之次序為a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)、h)，而涉案方法之次序則為a)、b)、c)、g)、d)、e)、f)、h)，二者方法步驟之次序並不相同，因系爭專利有限定其方法步驟之次序，故以文義分析，涉案方法的技術內容，雖有相對應之步驟，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟從涉案方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第7 項之文義，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。
⑷均等論之分析：
①依上述文義讀取分析，倘不論其先後次序，系爭專利申請專利範圍第7 項中每一個要件步驟均可於涉案方法中相對應地讀取，而涉案方法之要件步驟與系爭專利方法之差異在於系爭專利方法為「先黏貼軟性材質於書背，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而涉案方法係「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於書背，之後再切割成冊」。亦即系爭專利方法之步驟為「d)、e)、f)、g)」，涉案方法則為「g)、d)、e)、f)」。
②涉案方法與系爭專利方法之差異僅在於黏貼封面再於黏貼軟性材質於書背，或先黏貼軟性材質於書背再黏貼封面，兩者功能及結果均為相同，且此二者製成的記事本成品展開（翻開）攤於桌面時，均沒有弧度、非常平坦，讓使用者在書寫或閱讀時，更為輕鬆、容易，是以步驟「d)、e)、f)、g)」或步驟「g)、d)、e)、f)」之次序改變，並未產生實質之差異，而此二者次序之替換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易而完成，故涉案方法與系爭專利申請專利範圍第7 項屬均等之方法，而適用「均等論」。
③至涉案方法另有「於印刷、折紙、配頁穿線後之記事本背部上膠水」及「將記事本三面修邊」之步驟，惟此部分無須納入比對，亦無關判斷結果（理由同第七㈢⒌⑶③項所述）。
⑸綜上，涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第7 項之均等範圍。
⒒上訴人雖提出中國機械工程學會製作之「專利侵害鑑定報告書」為證（見原審卷第17至41頁），惟該報告之鑑定結論（見原審卷第21頁），就系爭專利申請專利範圍第1 至7 項之比對標的為「待鑑定物vs申請專利範圍第x 項之製作物」，然系爭專利為一「方法專利」，應先探求待鑑定物品之「確實」製造方法後，再以鑑定物品之「確實」製造方法與系爭專利（製造方法）進行比對，是以該鑑定報告之比對標的顯然有誤。又該鑑定報告於表一至表七之標的為「申請專利範圍之製作物」及「待鑑定物」，而非「申請專利範圍」及「待鑑定物之製造方法」，雖有解析系列之步驟，惟並未說明如何證明「待鑑定物之製造方法」，亦未說明其鑑定過程及依據。故該鑑定報告並未明確記載其鑑定方法、過程及認定之依據，無法據以認定其所列之待鑑定物的製造方法即為該待鑑物確實之製造方法，且其鑑定結果無從作為系爭記事本產品是否有侵害系爭專利之論據。
⒓先前技術阻卻之判定：
⑴涉案方法落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5
、6 、7 項之均等範圍，而被上訴人抗辯系爭記事本產品係使用先前之方法所製作等語，即應再為先前技術阻卻之適用與否之侵害分析。
⑵引證二為一書籍實物，其出版日期為74年9 月出版一刷、82年8 月四刷，雖非製造方法，但由於該書結構簡單，且涉及之製造步驟，例如印刷、折紙、配線、塗膠、壓縮、切割等均無涉及化學變化，雖未能具體推求其製造步驟之先後次序，仍可由引證二之結構及材質等推求其製造步驟。
⑶引證二翻開攤於桌面時，具有呈現沒有弧度、非常平坦之特徵（如附圖4 所示），此與涉案方法訴求之功效完全相同。另檢視引證二之結構，其製造方法至少應具有：「先進行紙張印刷、折紙作業、配頁穿線壓縮，致使記事本背部固定；將上述記事本個別黏貼上下紙板；於上述經壓縮之整疊記事本背部塗上膠水；將棉布貼於上述步驟整疊記事本背部之膠上，待膠乾涸後，該膠具有一定的軟性度；將上述記事本，於封面上加上保護層」之步驟。
⑷引證二之製造方法已揭示「先進行紙張印刷、折紙作業、配頁穿線壓縮、上下個別黏貼封面，及使用軟性材質黏貼於書背，且使用乾涸後具有一定的軟性度之膠」之技術步驟，且上述之步驟即使記事書（本）當翻開攤於桌面時，具有呈現沒有弧度、非常平坦之主要技術關鍵特徵，而如前所述（見第七㈢⒊、⒋項）涉案方法亦為如此步驟。雖涉案方法係使用棉紙黏貼於書背，而非棉布，惟棉紙與棉布皆屬習知之軟性材質，且皆能達成記事書（本）當翻開攤於桌面時，具有呈現沒有弧度、非常平坦之特徵，故棉紙與棉布為熟悉引證二製造方法之技術者所能輕易置換、組合。
⑸另引證二之軟性材質（棉布）除黏貼於書背外，亦黏貼且覆蓋於上封面之上，下封面亦然（如附圖4 所示），足見引證二係「先貼個別之上下封面，再貼棉布」，此次序與涉案方法相同。惟由於引證二棉布之部分係覆蓋於上封面之上，是以引證二係「各單冊個別黏貼棉布後再切割成冊」，並非整疊貼棉布後再切割成冊；而涉案方法之步驟次序係「整疊壓縮、上膠及貼軟性材質（因此軟性材質僅貼於書背）後，再行切割成冊」，顯與引證二有所不同，惟該等差異均為該技術領域中具通常知識者所能輕易置換、組合，且該等步驟差異並不影響使記事書（本）當翻開攤於桌面時，具有呈現沒有弧度、非常平坦之功效，並未具有不可預期之功效。
⑹涉案方法另具有將記事本三面修邊、保護層為膠皮或合成皮之步驟，惟該等步驟亦屬印刷製本技術之通常知識，為熟悉該項技術者所能輕易置換、組合。
⑺至上訴人於本院審理時引用中國印刷學會98年10月2 日函，主張引證二的書本背部無塗上軟性膠云云（見本院卷第196 頁），惟自引證二外觀清楚可觀知其軟性材質係以軟性膠黏貼於書背（如附圖4 所示），上訴人此部分主張委無可取。
⑻綜上，經整體技術特徵比對，引證二之製造方法確實揭示涉案方法之主要技術特徵，二者雖有差異，然該差異係熟悉該項技術者依引證二之製造方法與該技術領域中之通常知識即可簡單組合，故涉案方法有「先前技術阻卻」之適用，而可阻卻均等侵害，系爭記事本產品之製造方法並未落入系爭專利之權利範圍。
八、從而，被上訴人並未侵害上訴人之系爭專利權。因此，上訴人依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第3
項、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人給付1,800,000 元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息，為無理由，不應准許。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。原審認定上訴人不得依專利法第87條第1項 規定推定被上訴人係以系爭專利方法製造系爭記事本產品後，並未敘明何以上訴人於原審所提之中國機械工程學會製作之「專利侵害鑑定報告書」（見原審卷第17至41頁）無法證明被上訴人之侵權事實，亦未命上訴人就此有利於己之事實負舉證之責，逕謂上訴人未能舉證證明，率爾駁回上訴人之訴及假執行之聲請，雖有不當，惟經本院進行技術比對後，判斷系爭專利具有新穎性，且涉案方法雖落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、5 、6 、7 項之均等範圍，然因涉案方法有「先前技術阻卻」之適用，而可阻卻均等侵害，認定系爭記事本產品之製造方法並未落入系爭專利之權利範圍，被上訴人並無何侵害系爭專利權之行為，則原審為上訴人敗訴之判決，其理由雖有不同，惟其結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
九、上訴人聲請調閱被上訴人銷售記事本紀錄之商業帳簿，並訊問證人黃福祥（即大東製本所負責人），經核其待證事實均與損害賠償之計算相關（見本院卷第34、161 頁），因被上訴人並未侵害系爭專利權，自無為此部分調查之必要。至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
十、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第2
項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 10 　 日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳國成
法 官　曾啟謀
法 官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 10 　 日書記官 林佳蘋
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。