智慧財產及商業法院98年度民專上易字第19號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 12 月 17 日
• 當事人: 建大工業股份有限公司

智慧財產法院民事判決
98年度民專上易字第19號上 訴 人　建大工業股份有限公司
法定代理人　楊銀明
訴訟代理人　楊承彬 律師
複代理人 　賴安國 律師
被上訴人 　華豐橡膠工業股份有限公司
法定代理人　陳恒逸
訴訟代理人　張益隆 律師
被上訴人 　張瀛洲
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年5 月12日本院97年度民專訴字第9 號第一審判決提起上訴，本院於98年12月3 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
被上訴人華豐橡膠工業股份有限公司之法定代理人原為張瀛洲，於本院審理時變更為陳恒逸，此有被上訴人所提出之經濟部函及股份有限公司變更登記表在卷可稽，並經被上訴人於98年7 月30日具狀聲明承受訴訟，經核尚無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
㈠其享有中華民國新型第M296164 號「輪胎之側邊胎壁防切割結構」專利（下稱：系爭專利，專利期間自民國95年8 月21日起至105 年2 月14日止）。詎上訴人日前於市場上購得印有被上訴人華豐塑膠工業有限公司（下稱華豐公司）註冊之「DURO及圖」商標，而由豐華公司製造銷售之「KASHIMA 輪胎」（下稱系爭輪胎），有侵害上訴人上開專利之虞，故將被上訴人所銷售之「輪胎」實物，送請鉅鼎國際專利商標聯合事務所進行初步專利侵權分析，經鑑定之結果，被上訴人所製造銷售之輪胎，落入上訴人上開專利之申請專利範圍，嗣上訴人於起訴前再將本件被上訴人所製造銷售之系爭輪胎送請台灣省機械技師公會鑑定，其認：透過顯微鏡加以觀察，被上訴人所製造銷售之系爭輪胎側邊黑白相間部分，亦係由礦石微粒與黏膠混合而成。是系爭輪胎確實落入上訴人上開新型專利申請專利範圍之事實，侵害上訴人之專利權，要屬明確，故依專利法第84條、第85條第1 項第2 款、第108
條及第129 條之規定，請求被上訴人公司負損害賠償之責任。又依公司法第23條第2 項之規定，被上訴人張瀛洲為被上訴人公司之負責人，依法即應與被上訴人公司就侵害上訴人專利權所生之損害，負連帶賠償責任。茲因有關被上訴人製造、銷售系爭侵權物品所得之利益，尚待被上訴人提出產品銷售數量之帳冊等資料加以確定，是上訴人僅先請求最低新臺幣（下同）100 萬元之損失。爰於起訴時聲明求為判決被上訴人應連帶給付上訴人100 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。並願供擔保請准宣告假執行。
㈡被告所提之無效證據，其中證據2 「具有反光附加夜光圖案之輪胎」專利之技術特徵，反光積層結構23的製程步驟係將一樹脂塗料塗佈於一聚酯層上，於該樹脂塗佈層未乾燥前，將一層玻璃微珠植佈入該樹脂塗佈層表面中，而玻璃微珠直徑約為50，折射值為1.9 ＋/ －1 ％ND間；於真空下，在外露的玻璃微珠與樹脂塗佈層表面上度上一層金屬鍍層後，再於金屬鍍層上塗佈樹脂塗料以黏貼上一纖維補強層；待乾燥後，再塗覆橡膠樹脂塗料於一纖維補強層上；俟橡膠樹脂層乾燥後，剝除樹脂塗佈層與聚酯層即形成反光積層結構23，最後進行輪胎之加硫成型處理而將反光積層結構23嵌入該輪胎20之表層中。……（見證據2 專利說明書第7 頁）。證據3 「具有反光附加夜光條之輪胎」專利之技術特徵，反光條21之積層結構的製程步驟係將一樹脂塗料塗佈於一聚酯層上，於該樹脂塗佈層未乾燥前，將一層玻璃微珠植佈入該樹脂塗佈層表面中，而玻璃微珠直徑約為50，折射值為1.9 ＋/
－1 ％ND間；於真空下，在外露的玻璃微珠與樹脂塗佈層表面上度上一層金屬鍍層後，再於金屬鍍層上塗佈樹脂塗料以黏貼上一纖維補強層；待乾燥後，再塗覆橡膠樹脂塗料於一纖維補強層上；俟橡膠樹脂層乾燥後，剝除樹脂塗佈層與聚酯層即形成反光條21之積層結構，最後進行輪胎之加硫成型處理而將反光條21之積層結構嵌入該輪胎之表層中。……（見證據3 專利說明書第6 頁）。
㈢原判決於判斷上訴人系爭專利之「進步性」時，全然未就系爭專利整體所欲解決之問題、解決問題之技術手段加以考量，相對於引用證據2 、證據3 等先前技術時，亦同樣不顧先前技術之功效，僅以證據2 、證據3 專利之技術特徵中，均包含有「玻璃珠表層、金屬鍍層以及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層」為由，即逕謂同樣包含「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」之上訴人系爭專利「不具進步性」，顯已違反專利審查基準第2-3-28頁就進步性判斷之最基本原則，而難謂適法。又若採取原審法院之上開論斷方法，逕以「構成要件要素之有無」做為「進步性有無」之判斷標準，則就專利實務上所承認之「轉用發明」、「用途發明」、「省略技術特徵之發明」、「組合發明」、「選擇發明」等，均將遭到否定。以證據3 而言，該專利係引用並包含公開在先之證據2 之相同構成要件要素，是則證據3 推知不具有「進步性」！可顯見原審法院就系爭專利有無「進步性」判斷上之重大違誤。
㈣上訴人系爭專利就「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等構成要件要素之安排，係以「未限定條件」之「混合」為結構型態，並以達成防切割功能為目的；相對而言，被上訴人所舉證據2 、證據3 專利中有關「玻璃珠表層」、「金屬鍍層」以及「橡膠樹酯」等要素，係為了達成「反光」之功效，而為一具有「嚴格限定條件」之「積層結構」型態，是此二者整體所揭之技術特徵，實有明顯之差異，原審法院未審酌及此，逕認由證據2 或證據3 專利即得證明上訴人系爭專利不具有進步性，確實有所違誤。再者，遍觀證據2 或證據3 專利之專利說明書全文，全然未曾提及有關輪胎胎壁之補強功能；若進一步參照證據2 專利專利說明書圖式第三圖及證據3 專利專利說明書圖式第三圖及第五圖等實施例，則更明確顯示不論係證據2 之反光附加夜光圖案，或證據3 之反光附加夜光條，均僅係將「反光積層結構」施設於輪胎側邊之局部而已，自無揭露或隱含有「補強輪胎胎壁」之功能，原判決對證據2 、證據3 所為之事實認定，顯已溢出證據資料所呈現之範圍，而有違證據法則。又以，證據2 及證據3 之專利說明書內容固曾提及「再於金屬鍍層上塗佈樹脂塗料以黏貼上一纖維補強層」等語，然綜觀其上下文之文義即可知，此處所指之「纖維補強層」，係出現於「反光積層結構」製程之步驟中，故其所謂之「補強」，自係針對「反光積層結構」之補強而言，並非針對「輪胎」本身之補強，原審法院就此未加詳查，逕認證據2 及證據3 專利在實質上已揭露等同於系爭專利之防切割功能，顯然有所誤會。
㈤縱使從寬認定系爭專利之「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等技術特徵，已為證據2 或證據3 所揭露，惟參照證據2 專利說明書之「中文創作摘要」內容所載，其所欲達成之功效係：「本創作具有反光附加夜光圖案之輪胎，包含一反光積層結構與一夜光層，該反光積層結構嵌入該輪胎表層中，而該夜光層藉由一隔離層以一特定圖案附著於該反光積層結構的部分表面上為其特徵者，俾使本創作輪胎在夜間黑暗中同時兼具有光線反射效果與自行放射出夜光效果之圖案，並作為夜間行車警示作用。」；另證據3 所欲達成之功效，亦係：「提供在夜間同時兼具有光線反射效果或自行放射出夜光效果之警示作用。」，顯然未揭露有關輪胎「防切割結構」之功效或「防切割結構」之空間安排，是上訴人運用「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等構成要件要素所創之「輪胎之側邊胎壁防切割結構」之系爭專利，較之證據2 或證據3 ，顯然具有「無法預期之功效」，而具有進步性。再舉具體之例，原審法院於98年3 月17日審理期日，乃傳喚證人張文譯出庭說明，證人張文譯係一具有多年製造反光條經驗之人，依其所證稱：「防切割是建大想出來的，我們沒這個功能，在他發表前我們也不知道。」、「原告訴訟代理人楊承彬律師：在建大還沒跟你說要做防切割功能前，你依照反光條的產品可以想像說可以將他用來作防切割功能使用嗎？證人答：我沒有想到。」，由證人張文譯上開所證可得知系爭專利確非所屬技術領域中具有通常知識者，依據申請前證據2 或證據3 之先前技術，所得預見或直接推導完成，上訴人系爭專利具實確有「進步性」無誤。
㈥依上訴人於原審法院所提出之台灣省機械技師公會之專利侵害鑑定報告（下稱鑑定報告）認定待鑑定對象與系爭專利申請專利範圍第2 項為實質相同，及證人暨鑑定人吳平洲於原審法院所為之證述，可證被上訴人系爭輪胎側邊結構之主要成分為礦石。又系爭專利申請專利範圍第2 項「混合」之定義，參酌教育部重編國語辭典之解釋，係指「夾雜摻和」而言。今上訴人前揭侵權鑑定報告第12圖部分，雖似有呈現黏膠在下層，而礦石微粒在上層之現象，惟如證人吳洲平證稱：「技審官問：請證人直接指認你所謂的礦石為顆粒、黏膠是指何處。證人吳洲平答：黏膠還沒有說到，黏膠是在鑑定報告照片第九、十，顆粒與顆粒間即為黏膠。」，是被上訴人之系爭輪胎側邊結構同樣係以礦石微粒夾雜黏膠而形成於輪胎胎壁上，此種礦石微粒與黏膠相互夾雜之現象，亦符合「混合」之定義，不因下層黏膠較多而有所不同。另上開鑑定報告照片九、十及十一部分，之所以呈現黑白不同之顏色，係因被上訴人於上開「防切割層」上之印刷所造成，與材質本身無關，併予敘明。是被上訴人所製造、銷售之系爭輪胎，確已落入上訴人系爭專利之申請專利範圍，而侵害上訴人之專利權。是被上訴人所製造、銷售之系爭輪胎，既具有「介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層，該防切割層係由礦石微粒與黏膠混合而成者。」之結構，自屬落入上訴人系爭專利申請專利範圍第2 項。被上訴人雖又抗辯其於系爭輪胎另實施有「鋁蒸著層」云云，然即如證人吳洲平所陳：「鋁蒸著是一種加工法，在我們的照片中卻看不出有鋁的成份，所以我認為這個防切割層中主要之實質成份（ESSENTIAL ）就是礦石，縱使有加入其他微量元素，也不影響礦石存在的事實」、「技審官問：請問證人，依據被告所稱之製程具備鋁蒸著，在待鑑定物這些照片上可以看到這樣的鋁顆粒結構嗎？證人吳洲平答：看不出來。」由此可證，被上訴人辯稱系爭輪胎上另有「鋁蒸著層」云云，不足採信。又縱使被上訴人所辯為可採，則其結構亦將落入上訴人系爭專利申請專利範圍第3 項即「該防切割層係由金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合而成者」。
㈦依專利法第106 條第1 項、專利法第1 條、民法第184 條第2 項及臺灣高等法院95年度智上字第48號判決意旨，被上訴人在未得上訴人同意下所製造、銷售之系爭輪胎，既落入上訴人系爭專利之範圍，則自屬侵害系爭專利權之行為，並應推定為有過失，故上訴人自得依法請求被上訴人負損害賠償之責任。
㈧就上訴人所得請求之損害賠償數額部分，倘本件被上訴人應對上訴人負損害賠償責任，則兩造於原審法院97年12月16日言詞辯論期日時均同意，以被上訴人銷售系爭輪胎所得金額之10％計算損害賠償數額，亦即287,042 元。
二、被上訴人則以：
㈠按「審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部份技術內容的組合，或一份引證文件中之部份技術內部的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。」經濟部智慧財產局所訂「專利審查基準」中「3.3 進步性之審查原則」已有所闡釋。本件就系爭專利是否具有進步性部份，原審及經濟部智慧財產局依照系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，並以引證文件中之全部或部份技術內容的組合，判斷系爭專利是否可輕易完成，並無違誤。上訴人所稱原審未就整體予以考量，顯與事實不符。
㈡原審已詳細調查，認證據5 即專利第283686號「具夜間安全反光輪胎之反光片結構」、證據1 即專利第556684號「具有反光附加夜光圖案之輪胎」及第M243378 號「具有反光附加夜光條之輪胎」即證據3 等三件專利案中，其反光積層結構之技術係在輪胎側邊胎壁表面形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，即系爭專利之防切割可運用前揭三個專利案中反光結構之積層特徵顯能輕易完成，且系爭專利之防切割層技術係以習知材料微粒黏混合而成，藉以防切割，其所採之技術及所欲達成之功效並無不可預期者，故不具進步性。顯見原審係就系爭專利所採用之技術及所欲達成之功效，對照先前技術之功效作一整體考量，並非僅憑引證文件中成分或排列組合為論。
㈢證據5 之反光積層結構與證據2 之反光積層結構沿胎唇至胎面之胎壁間略呈2 ／3寬 度之距離進一步組合，即證據5 之反光積層結構包含玻璃珠表層、鋁鍍層（金屬鍍層）以及塗覆樹酯層，該等技術特徵在於輪胎側邊胎壁表面形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，而證據5 第5 圖所示之輪胎側壁之反光積層結構沿胎唇至胎面之胎壁間略呈一寬度部分由2
／3 寬度之距離呈現。由此可知，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項獨立項及第4 項附屬項，由所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 與證據5 相結合，顯能輕易完成，足證系爭專利不具有進步性。又證據3 之反光條之積層結構與舉發理由書中證據2 之反光積層結構沿胎唇至胎面之胎壁間略呈2 ／3 寬度之距離進一步組合，即證據3 之反光條之積層結構包含玻璃珠表層、金屬鍍層以及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層，該等技術特徵乃在輪胎側邊胎壁表面可形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，而證據3 第3 圖所示之輪胎側壁之反光積層結構沿胎唇至胎面之胎壁間以2 ／3 寬度之距離呈現。由此可知，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3
項獨立項及第4 項附屬項，由所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 與證據3 相結合，顯能輕易完成，足證系爭專利不具有進步性。再者，反光積層結構包含玻璃珠表層、金屬鍍層以及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層，該等技術特徵乃在輪胎側邊胎壁表面可形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，而輪胎側壁之反光積層結構沿胎唇至胎面之胎壁間呈2 ／3 寬度之距離。由此可知，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項獨立項及第4 項附屬項，由所屬技術領域中具有通常知識者依證據5 與證據2 、證據3 相結合，以習知材料微粒黏混而成，藉以防切割，並無不可預期之功效，顯能輕易完成，足證系爭專利不具有進步性。又以，系爭專利說明書第8 項之新型說明先前技術中，已說明「自行車、機車、汽車等使用之輪胎，... ，多採以具韌性之橡膠材製成，且橡膠材製成之輪胎亦可藉助於橡膠本身具韌性屬性，可具有防穿切割之結構體，除此之外，業界亦有針對與地面接觸之輪胎胎面，研發出各種防切割之結構體，諸如輪胎製造成胎面形成一防切割層，或增加一金屬防刺片，達到較佳防穿切割功效。」可證橡膠本身及於輪胎胎面增加金屬層，均具有防切割之功效而為自行車之輪胎之先前技術，上訴人所稱證據2
、證據3 均於輪胎胎面以金屬微粒、礦石微粒與黏膠混和積成，而具有反光功效，其中實質當亦具有上開習知技術之防切割功能，故系爭專利顯無進步性，至為顯然。
㈣又被上訴人系爭輪胎之功能，均僅在美觀及具有夜間反光、白天眩光之警示作用，從未曾訴求防切割功能，且由兩造就反光輪胎帶產品均委由美式達反光科技股份有限公司生產之證人張文譯，於原審98年3 月17日證稱：「（你跟原告往來什麼事？）反光輪胎帶的材料。」、「（原告有無委託你處理防切割的事宜？）防切割是建大想出來的，我們沒這個功能，在他發表前我們也不知道。」，足證上訴人宣稱有防切割功能之前，包括證人及被上訴人均不知該反光帶有否具備防切割功能。證人亦明確證述被上訴人委其合作生產之反光帶，不會侵害其之前與上訴人合作生產之反光輪胎帶及他人之任何智慧財產權，始會合作生產，且合作生產時，上訴人並無發表防切割功能，顯見，被上訴人並無任何故意或過失。況且，被上訴人係依反光帶之習知技術及使用自己享有之新式樣D122419 號專利，而於輪胎胎邊黏貼裝飾片，縱認該裝飾片具有防切割功能，被上訴人亦無故意或過失可言。
㈤綜上所述，系爭專利不具有進步性，甚為明確，況本件系爭專利業由經濟部智慧財產局98年4 月3 日（98）智專三（三）05018 號舉發審定書，認系爭專利不具有進步性，審定為舉發成立，應撤銷專利權。是以，系爭專利經撤銷後，上訴人自始未享有專利權，自無專利權受有侵害乙事。
三、原審判決上訴人全部敗訴，上訴人聲明不服，提起上訴，其於本院上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分被上訴人應連帶給付上訴人100 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。
四、兩造不爭執之事項：
㈠上訴人為新型第M296164 號「輪胎之側邊胎壁防切割結構」系爭專利之專利權人。
㈡上訴人於97年7 月5 日向翔晟自行車行購得，其上印有被上訴人豐華公司申請註冊之「DURO及圖」商標之系爭輪胎，確為被上訴人華豐公司所製造、銷售。
㈢被上訴人華豐公司自97年4 月11日起至98年1 月6 日止（即被上訴人陳報時），共計製造銷售規格AT類輪胎5,659 個，平均單價380 元，共計銷售所得2,150,420 元；另規格A 類輪胎4,000 個，平均單價180 元，共計銷售所得720,000 元；以上合計總銷售所得為2,870,420 元。再依96年度營利事業各類所得暨同業利潤標準有關輪胎製造業之淨利率為10％計算，被上訴人銷售上開輪胎扣除成本後之所得利益即為
287,042元。
㈣上訴人系爭專利前遭經濟部智慧財產局98年4 月3 日（98）智專三（三）05018 號舉發審定書，認系爭專利不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。惟上訴人已提出行政訴訟加以救濟。
五、兩造之爭點：
㈠系爭專利是否具有進步性。證據2 、證據3 、證據5 是否可以單獨證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項不具進步性？
㈡被上訴人所製造銷售之輪胎，是否落入系爭專利申請專利範圍第2 項、第3 項之專利範圍？
㈢如果落入系爭專利申請專利範圍，被上訴人是否具有故意、過失？
㈣被上訴人如果構成侵權，應負損害賠償數額為何？
六、得心證之理由：
㈠按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則應先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。是以，在當事人就專利有效性為主張或抗辯之情形，法院自應先就專利之有效性先為判斷，唯有專利有效性經確認後，始須再就侵權事實之有無再為判斷，合先敘明。本件上訴人提起本件訴訟，主張被上訴人所生產、銷售之產品落入上訴人系爭專利申請專利範圍內，業已侵害上訴人專利，為此訴請被告賠償損害云云。由於被上訴人就上訴人系爭專利之有效性提出爭執，依上開說明，本院自應先就上訴人系爭專利之有效性進行調查。
㈡系爭專利核准日期為95年6 月13日，有專利公報在卷可按，故本件關於系爭專利有無具備進步性之判斷，應依核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布，並於93年7 月1 日施行之專利法第94條第4 項關於准予新型專利之進步性要件為斷。經查，系爭專利申請專利範圍共4 項，第1 至3 項為獨立項，第4 項為依附第1 、2 或3 項獨立項之附屬項。其中獨立項第1 至3 項均係輪胎之側邊胎壁防切割結構，包括輪胎本體、輪胎本體兩側之胎唇、頂面形成與地面接觸之胎面，兩側形成有連接胎唇與胎面之胎壁所構成，其技術特徵為介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成一防切割層，該防切割層則係分別由金屬微粒( 獨立項第1 項) 、礦石微粒( 獨立項第2 項) 、及二者( 獨立項第3 項) 與黏膠混合而成。3 項獨立項之差異僅為防切割層內之組成物略有不同。而其第4
項即附屬項則為上述輪胎側邊胎壁之防切割結構，其中側壁之防切割層係沿胎唇至胎面之2/3 距離。至其主要目的則為提供一種可防尖銳異物刺穿或切割車體輪胎之側邊胎壁防切割結構( 見系爭專利說明書第5 頁「新型內容」之第1 、2
行) 。
㈢被上訴人於本件民事訴訟中提出證據2 、證據3 、證據5，
抗辯系爭專利申請專利範圍第1 至第3 項不具進步性。證據2 為我國92年10月1 日公告之第92202664號「具有反光附加夜光圖案之輪胎」專利案；證據3 為我國93年9 月11日公告之第92203013號「具有反光附加夜光條之輪胎」專利案；證據5 為85年8 月21日公告之第283686號「具夜間安全反光輪胎之反光片結構」專利案。前開證據之公告日早於系爭專利申請日95年2 月15日，自得作為論究系爭專利有效性之先前技術資料。
㈣系爭專利是否具有進步性；證據2 、證據3 、證據5 是否可以單獨證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項不具進步性？
1.證據2 可否證明系爭專利申請專利範圍第1-3 項不具進步性？
⑴原審判決主要認為證據2 之「反光積層」之結構特徵可證明系爭專利申請專利範圍第1 至第3 項不具進步性。然本院於98年10月21日準備程序中，被上訴人確認是以證據2 之所有技術特徵證明系爭專利申請專利範圍第1 至第3 項不具進步性之主張。
⑵比對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據2 之進步性要件分析可知，就證據2 之整體技術而言，除揭示反光積層結構外，尚有夜光層結構，反光積層可在有光源時可由光線反射出圖案效果；夜光層可在無光源下藉由自行放射出夜光，其中夜光層之製作，依證據2 說明書第7 頁第13-16 行所揭示「…該夜光層22係由夜光粉末與樹酯經過適當比例混合製成，而適當比例可為1 ：1 為佳。對於熟悉本行之人士亦可因應夜光效果而改變混合比例，並將混合材料在輪胎表面20的表面上塗佈出夜光層22。」。雖在系爭專利申請專利範圍與證據2 夜光層，兩者在輪胎表面上的結構組成，證據2 尚多出隔離層，兩者有所不同。但對所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅塗佈夜光層在輪胎表面上，屬參酌證據2 後即能將證據2 之反光層以改變塗佈位置之方式，完成系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，且利用金屬微粒（夜光粉末）與黏膠（樹脂）混合後塗佈於輪胎表面之技術手段相同，自亦可達到以黏膠（樹脂）提供彈性以彈開異物，並以金屬微粒（夜光粉末）之混合增加黏膠硬度之功效，故以證據2
可證明系爭專利申請專利範圍第1 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且其功效相同，系爭專利申請專利範圍第1 項為所屬技術領域中具有通常知識者以證據2 為基礎，即能經簡易變化而成者，系爭專利申請專利範圍第1 項，自不具進步性。
⑶就證據2 之整體技術而言，除揭示反光積層結構外，尚有夜光層結構，其中夜光層之製作，依證據2 說明書第7 頁第13- 16行所揭示「…該夜光層22係由夜光粉末與樹酯經過適當比例混合製成，而適當比例可為1 ：1 為佳。對於熟悉本行之人士亦可因應夜光效果而改變混合比例，並將混合材料在輪胎表面20的表面上塗佈出夜光層22。」。雖在系爭專利申請專利範圍與證據2 夜光層，兩者在輪胎表面上的結構組成，證據2 尚多出隔離層，且兩者之創作目的有所不同。但對所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅塗佈夜光層在輪胎表面上，屬參酌證據2 後即能將證據2 之反光層以改變塗佈位置之方式，完成系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵，且利用礦石微粒與黏膠混合後塗佈於輪胎表面之技術手段相同，自亦可達到以黏膠（樹脂）提供彈性以彈開異物，並以礦石微粒之混合增加黏膠硬度之功效，故以證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且其功效相同，系爭專利申請專利範圍第2 項為所屬技術領域中具有通常知識者以證據二為基礎，即能經簡易變化而成者，系爭專利申請專利範圍第2 項，自不具進步性。
⑷就證據2 之整體技術而言，除揭示反光積層結構外，尚有夜光層結構，其中夜光層之製作，依證據二說明書第7 頁第13-16 行所揭示「…該夜光層22係由夜光粉末與樹酯經過適當比例混合製成，而適當比例可為1 ：1 為佳。對於熟悉本行之人士亦可因應夜光效果而改變混合比例，並將混合材料在輪胎表面20的表面上塗佈出夜光層22。」。雖在系爭專利申請專利範圍與證據2 夜光層，兩者在輪胎表面上的結構組成，證據2 尚多出隔離層，兩者有所不同。但對所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅塗佈夜光層在輪胎表面上，屬參酌證據2 後即能將證據2 之反光層以改變塗佈位置之方式，完成系爭專利申請專利範圍第3 項之技術特徵，且利用金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合後塗佈於輪胎表面之技術手段相同，自亦可達到以黏膠（樹脂）提供彈性以彈開異物，並以金屬微粒、礦石微粒之混合增加黏膠硬度之功效，故以證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第3 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且其功效相同，系爭專利申請專利範圍第3 項為所屬技術領域中具有通常知識者以證據2 為基礎，即能經簡易變化而成者，系爭專利申請專利範圍第3 項，自不具進步性。
2.證據3 可否證明系爭專利申請專利範圍第1-3 項不具進步性？
⑴原審判決主要認為證據3 之「反光積層」之結構特徵可證明系爭專利申請專利範圍第1 至第3 項不具進步性。然本院於98年10月21日準備程序中，被上訴人確認是以證據3 之所有技術特徵證明系爭專利申請專利範圍第1 至第3 項不具進步性之主張。
⑵比對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據3 之進步性要件分析可知，就證據3 之整體技術而言，除揭示反光積層結構外，尚有夜光層結構，其中夜光層之製作依證據3說明書第6頁第13-16 行所揭示「…該夜光層22係由夜光粉末與樹酯經過適當比例混合製成，而適當比例可為1 ：1 為佳。對於熟悉本行之人士亦可因應夜光效果而改變混合比例，並將混合材料在輪胎表面20的表面上塗佈出夜光層22。」。另證據3 圖四另揭示將夜光層直接塗佈於輪胎表面的特徵。其已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層，該防切割層係由僅金屬微粒與黏膠混合而成者之技術特徵。其中證據3 與系爭專利申請專利範圍第1 項之創作目的雖有所不同，然證據3與申請專利範圍第1項均將黏膠與金屬微粒以混合方式配置在輪胎表面上，兩者有共同的技術特徵，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，自可發揮與系爭專利申請專利範圍所稱之防切割效果，故證據3 之夜光層可證明系爭專利申請專利案為第1 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且並未有無法預期的功效，系爭專利申請專利範圍第1 項，自不具進步性。
⑶就證據3 之整體技術而言，除揭示反光積層結構外，尚有夜光層結構，其中夜光層之製作依證據3 說明書第6 頁第13-16 行所揭示「…該夜光層22係由夜光粉末與樹酯經過適當比例混合製成，而適當比例可為1 ：1 為佳。對於熟悉本行之人士亦可因應夜光效果而改變混合比例，並將混合材料在輪胎表面20的表面上塗佈出夜光層22。」。另證據3 圖四另揭示將夜光層直接塗佈於輪胎表面的特徵。其中證據3 與系爭專利申請專利範圍第2 項之創作目的及與黏膠混合之材料雖有所不同，然證據3 與系爭專利申請專利範圍第2 項將微粒以混合方式配置在輪胎表面上，其中黏膠可提供彈性以彈開異物，並以礦石微粒之混合可增加黏膠硬度，而證據3 之樹酯混合夜光粉末，塗佈於輪胎表面上，樹酯可提供彈性以彈開異物，並以夜光粉末之混合亦可增加產生夜光並增加黏膠硬度，兩者有共通的技術特徵，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，其應用證據3 自可發揮與系爭專利申請專利範圍所稱之防切割效果，故證據3 之夜光層可證明系爭專利申請專利案為第2 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且並未有無法預期的功效，系爭專利申請專利範圍第2 項，自不具進步性。
⑷就證據3 之整體技術而言，除揭示反光積層結構外，尚有夜光層結構，其中夜光層之製作依證據3 說明書第6 頁第13-16 行所揭示「…該夜光層22係由夜光粉末與樹酯經過適當比例混合製成，而適當比例可為1 ：1 為佳。對於熟悉本行之人士亦可因應夜光效果而改變混合比例，並將混合材料在輪胎表面20的表面上塗佈出夜光層22。」。另證據3 圖四另揭示將夜光層直接塗佈於輪胎表面的特徵。其中證據3 與系爭專利申請專利範圍第3 項之創作目的及與黏膠混合之材料雖有所不同，然證據3 與申請專利範圍第3 項將微粒以混合方式配置在輪胎表面上，其中黏膠可提供彈性以彈開異物，並以金屬微粒、礦石微粒之混合可增加黏膠硬度，而證據3 之樹酯混合夜光粉末，塗佈於輪胎表面上，樹酯可提供彈性以彈開異物，並以夜光粉末之混合亦可增加產生夜光並增加黏膠硬度，兩者有共通的技術特徵，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，其應用自可發揮與系爭專利申請專利範圍所稱之防切割效果，故證據3 之夜光層可證明系爭專利申請專利案為第3 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，且並未有無法預期的功效，系爭專利申請專利範圍第3 項，自不具進步性。
3.證據5 可否證明系爭專利申請專利範圍第1-3 項不具進步性？
系爭專利申請專利範圍第1-3 項與證據5 有所差異的技術特徵分別在於：系爭專利申請專利範圍第1 項為金屬微粒與黏膠之混合；系爭專利申請專利範圍第2 項礦石微粒與黏膠之混合；系爭專利申請專利範圍第3 項將金屬微粒與礦石微粒與黏膠混合後之防切割層設置於胎壁表面用以達到防切割的效果；證據5 則是將玻璃微粒與樹酯等物質層狀排列後，以嵌入的方式用以達到反光的效果。又系爭專利申請專利範圍第3 項之黏膠與礦石微粒、金屬微粒之防切割層係以黏膠提供彈性以彈開異物並以礦石微粒、金屬微粒之混合增加黏膠硬度。但由於證據5 反光片係以層狀嵌入方式，其在輪胎表面僅具玻璃微珠的上半部，因此就證據5 之玻璃微粒及其下部之層狀結構所組成之反光片對輪胎胎壁表面尚難達到對輪胎整體完整之防切割或彈開異物之功效。故以證據5 之反光片所欲達成反光功效，尚難證明系爭專利申請專利範圍第
1-3 項不具進步性。
4.綜上而論，證據2 、證據3 之夜光層實施手段均單獨與系爭專利申請專利範圍第1-3 項相同，亦可達成相同之的功效，可證明系爭專利申請專利範圍第1-3 項不具進步性。
㈤上訴人雖主張：系爭專利就「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等構成要件要素之安排，係以「未限定條件」之「混合」為結構型態，並以達成防切割功能為目的；惟被上訴人所舉證據2 、證據3 專利中有關「玻璃珠表層」、「金屬鍍層」以及「橡膠樹脂」等要素係為了達到「反光」之功效，而具有「嚴格限定條件」之積層結構型態，是此二者整體所揭露之技術特徵，實有明顯之差異，難證明系爭專利申請專利範圍第1 至第3 項不具進步性云云。然查：系爭專利之「防切割層」中所包含之金屬微粒、礦石微粒及黏膠，在空間位置上並未限定其位置關係，其主要的限定為礦石微粒、金屬微粒與黏膠之「混合」，而證據2 、3 為達到反光的功效則需以積層方式嚴格界定其層狀位置關係。原審雖以證據2 及證據3 之反光積層之結構特徵可證明系爭專利申請專利範圍第1-3 項不具進步性。然本件為釐清爭點，已於98年10月21日準備程序中，向被上訴人確認是否以證據2 、3 之所有技術特徵（包含反光積層及夜光層）證明系爭專利申請專利範圍1-3 項不具進步性之主張，被上訴人亦於98年12 月3日言詞辯論中主張證據2 、3 之「夜光層」技術特徵及功效與系爭專利相同。因此比對方式自應就證據2 、3 之「反光積層」及「夜光層」之技術特徵與系爭專利做比較。然證據2 、3 除反光積層外尚有一夜光層。其中夜光層利用微粒或粉末與黏膠混合的技術手段，塗佈在輪胎表面上的技術手段與系爭專利之技術手段相同，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，相同技術手段所發揮的功能相同，自可發揮與系爭專利申請專利範圍所稱之防切割效果，故以證據2 、3 之「夜光層」自可證明系爭專利申請專利第1 至第3 項不具進步性。上訴人前開主張，自非可採。且本件被上訴人對上訴人所提之專利舉發案，亦經經濟部智慧財產局認定舉發成立，系爭專利應予撤銷，上訴人不服提起行政訴訟，亦經本院判決原告之訴駁回在案，亦有舉發書及判決書在卷可憑，前開結論亦同此認定。
七、綜觀上述比對分析，系爭專利請求項第1 、2 、3 項係熟習該項技術者由證據2 、證據3 中所揭露之技術手段，即能輕易完成且未能增進功效者，是系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 項自應認為不具進步性，而有應撤銷、廢止之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，本件上訴人即不得於本件民事訴訟程序中對被上訴人主張權利，從而，有關本件被上訴人所製造銷售之輪胎，是否落入系爭專利申請專利範圍第2 項、第3 項，而有無侵害上訴人系爭專利權之情形，即無庸再論。本件上訴人依專利法第84條、第85條第1 項第2
款、第108 條及第129 條之規定、公司法第23條第2 項之規定，請求被上訴人應連帶賠償上訴人100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息云云，為無理由，不應准許。原審就此為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，就系爭專利不具進步性之理由雖有不同，惟結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無再逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1
項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 17 　 日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　汪漢卿
法 官　王俊雄
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 17 　 日書記官 王英傑