智慧財產及商業法院98年度民專訴字第117號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 09 月 14 日
• 當事人: 英商金‧安德森有限公司

智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第117號原　　　告　英商金‧安德森有限公司（KINLOCH ANDERSON Limit
法定代理人　甲○○○○○○○
訴訟代理人　葉張基律師
被　　　告　林碧祥即祥好商行
訴訟代理人　陳麗文律師
複 代 理人　乙○○
李子聿律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國99年8月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件原告係外國法人，具有涉外因素，原告主張被告侵害其專利權應負擔損害賠償責任，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法第15條第1 項所明定。所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之，最高法院56年台抗字第369 號著有判例。再者，涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以規定，因原告主張侵權行為地在我國，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1
項規定，由我國法院管轄。有關侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為地及法庭地法。原告主張被告之侵權行為係發生在我國境內，依前揭說明，本件涉外事件之準據法，自應依中華民國之法律。
二、依智慧財產案件審理法第7 條規定，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件屬因專利法所保護之新式樣專利所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠原告為國際知名格子布服飾之製造商，並為專利期間自民國93年6 月21日起至103 年11月11日止之我國新式樣第091601號「織物」專利（下稱系爭專利）之專利權人。原告在台總代理紘益企業有限公司（下稱紘益公司）之授權商大亞公司，其自97年5 月起發現高雄市○○路520 號之自成學生服童裝中心有販售標示為被告祥好商行代理品牌Roberta Column之童裝（原證3 號）。原告認為上開童裝有疑似侵害系爭專利之嫌，其為求慎重，故委託紘益公司向Ro-berta Column
之授權商「民生行」確認後，並於97年6 月26日發函予被告，而副本致民生行，請求被告停止販售與系爭專利近似之產品，被告則委託律大法律事務所胡峰賓律師於97年7 月16日以97律字第10829491號律師函覆紘益公司，否認其有侵害系爭專利權之行為，並要求原告應提出鑑定報告。原告乃委託紘益公司經由同業民生行口頭警告被告，請求被告停止販售與系爭專利近似之產品，嗣被告就97年5 月間在高雄市○○路520 號自成學生服童裝中心發現之第一批仿冒系爭格子布服飾商品，屬97年春夏季衣物，經切結停止使用系爭專利。因原告認被告既有誠意，故暫未追究。詎原告之經銷商名利公司於97年9 月在台北縣新莊市○○街處，再度發現被告疑似侵權之童裝（原證8 號），該次仿冒商品為97年之秋冬季衣物，其與上開97年春夏季衣物不同。原告為此委託中國機械工程學會就該服飾進行專利侵害鑑定，鑑定結果為：待鑑定物品落入系爭專利之專利權範圍，侵害系爭專利。嗣原告於本件訴訟期間再度於台南市如晟企業有限公司發現被告繼續製造、販賣侵害原告系爭專利之冬季服飾（原證16號）。㈡綜上所陳，被告於收受上開兩份通知函時，應已明知其產品侵害系爭專利，竟繼續製造侵權之秋冬季商品，顯為故意侵權。爰依專利法第129 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項之規定，先一部請求新台幣（下同）150 萬元，嗣鈞院調查完畢，並經原告計算確定所受損害金額後，再請求鈞院酌定三倍之賠償額；並依專利法第123 條、第129
條準用第84條第1 項之規定請求排除侵害。爰聲明求為判決：1.被告應給付原告150 萬元及自97年7 月16日起迄清償日止，按年息百分之5 計算之利息。2.被告不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而製造、進口、侵害系爭專利之物品及其他侵害系爭專利權之行為。3.原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則辯稱：
㈠格紋圖案非專屬原告所獨有，因我國已有註冊獲准之格紋新式樣專利，前於70年9 月已有英商‧史卡曲豪士有限公司取得第003940號專利、英商帝格斯辛普遜集團公開發行股份有限公司於90年10月取得076460號專利、黃美玲於98年3 月取得第D127563 號專利。顯見除系爭專利外，亦有其他格紋之新式樣專利與其併存，非專屬原告所有。再者，格紋圖樣係源自蘇格蘭，其為蘇格蘭氏族間為區辨之一種方式，故稱格紋圖樣為「蘇格蘭氏族之徽章」，蘇格蘭正式登記之方格圖案即有好幾百種，而著名精品Burberry所採用之咖啡底、黑線條格紋，其屬蘇格蘭之傳統文化財之一，是Burberry無法將其品牌所採用之格紋織物圖樣註冊為專利，係為此故。故原告為達商業競爭之目的，欲排除被告或第三人使用格紋圖樣之權益，顯為不當，格紋圖案非專屬原告所獨有，原告之主張無足可採。
㈡被告並未侵害原告之專利權，自原告於專利再審查申請書之陳述可知，45度之鋸齒狀紋路顯為系爭專利能通過再審查之原因及特徵。而被告於98年5 月夏季生產之童裝僅以肉眼觀察，即可得出其上並無任何條紋間之45度鋸齒狀紋路，其上之紋路均係由水平紋路所組成，故被告並侵害原告之專利權。再者，原告已自行於「再審查理由書理由五」中限定其專利權之紗支數，益證「紗支數」亦為系爭專利「新穎特徵」之重要依據。準此，依禁反言原則，原告已自限其專利權之紗支數排列順序；而被告童裝之織物布面所組成之紗支數與系爭專利之紗支數排列，不論顏色或經緯紗之排列，均無任何相同之處，故原告稱被告之夏季童裝織物侵害其專利權，顯無理由。被告於第一次未有任何鑑定報告為佐證，對於原告之不實指摘固採取退讓之態度，並且配合原告之要求，切結後未曾再予生產販賣，惟該切結書無法認定被告有侵害系爭專利。而被告於97年度之秋冬季間生產之粉紅色童裝織物背心裙（下稱冬季童裝），竟遭原告以侵害其專利權向鈞院起訴。因被告生產之冬季織物布面不論組成之色彩、花紋，僅以肉眼觀察，即可得出與系爭專利之色彩與花紋，兩者差異甚大。職是，被告未使用與系爭專利及切結書內容相同或近似之布面生產97年度之冬季童裝，故不論主觀上或客觀上，均未侵害系爭專利。
㈢原告並無證據證明被告侵害，因系爭專利依司法院之「侵害專利鑑定專業機構參考名單」所列其他機構「中國機械工程學會」，其專業領域技術為：機械自動化、化工設備、微電腦控制系統、運輸設備。可知該鑑定機構係以鑑定機械、化工設備之侵害專利事件之鑑定為主。故本件屬織品之花紋有無侵害專利權之爭議，自非屬中國機械工程學會之專業鑑定領域，其鑑定之結果是否客觀、公正，即顯有可議之處，自不得作為認定被告是否侵害原告新式樣專利之依據。退步言，縱使待鑑定物品與系爭專利色彩、花紋近似，惟待鑑定物品是否落入系爭專利範圍，自應再判斷有無禁反言或先前技藝阻卻。而財團法人紡織產業綜合研究所關於待鑑定物品之鑑定報告，並未完成整套鑑定流程，故該鑑定報告認為鑑定物品之物品判斷為相同，視覺性設計整體、新穎特徵判斷為近似，亦不能作為待鑑定物品侵害系爭專利權之證明，原告自應再提出其他證據以證明之。被告並聲明請求駁回原告之訴，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：
㈠原告於91年11月12日以「織物」向經濟部智慧財產局申請專利，申請案號000000000 ，經濟部智慧財產局核准為中華民國新式樣專利第091601號，專利期間自93年6 月21日起至103 年11月11日止，並於93年6 月21日公告於中華民國專利公報，公告號595909號。
㈡系爭原證3、8、16號之服飾為被告製造、販賣。
四、兩造主要爭點為：
㈠被告販售之商品是否侵害原告之系爭專利權？本院自應探討被告販售之商品是否有落入系爭專利權範圍，以認定被告是否有侵害系爭專利之行為。
㈡原告系爭專利是否符合專利要件而合法有效？此為原告請求被告負侵害系爭專利損害賠償之前提要件。
㈢原告請求部分是否適當？其涉及原告請求禁止侵害請求權與損害賠償請求權是否有理由。
參、得心證之理由：
一、系爭原證3 、8 號之服飾部分，經兩造合意送請財團法人紡織產業研究所鑑定結果，認為不侵害原告系爭專利，業經原告撤回此部分之訴，並經被告同意（見本院卷二第15、16頁），此部分非本院判決範圍，先予敘明。
二、按判斷行為人所製造、為販賣要約、販賣、使用或進口之物品，是否成立侵害新式樣與近似新式樣，其判斷步驟如後：㈠首應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，解釋申請專利之新式樣範圍，作為解析申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品技藝內容之基礎。㈡繼而以普通消費者之水準判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品，兩者是否相同或近似、視覺性設計整體是否相同或近似。倘待鑑定物品與申請專利之視覺性設計整體相同或近似，即以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣新穎特徵。㈢最後適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷有無落入專利權範圍。本院依據前揭原則，分別於99年1 月21日（下稱前鑑定報告書）與99年6 月9 日（下稱後鑑定報告書）將系爭專利物品與系爭原證16號服飾待鑑定物品函送財團法人紡織產業研究所鑑定，此有鑑定報告書（外放）可稽。
三、次按新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明，專利法第123 條第2 項定有明文。故依據系爭專利之公告圖面為準，並斟酌創作說明，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者解釋專利申請範圍為基礎，依序論述系爭專利申請範圍與待鑑定物品技藝內容、物品是否相同或近似、視覺性設計整體是否相同或近似、相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣新穎特徵及有無適用禁反言或先前技藝阻卻等事項如後：
㈠系爭專利物品用途為一般布料，該織物之花紋與色彩主要在於基布面有駝色／淺黃褐色／黃褐色／深黃褐色／黑色／藍色等色彩構成，由水平與垂直方向之細線交織如格子般規則排列，每格子內有粗線條組成之十字造型花紋，該十字造型花紋之中央為實心方格，外緣為規則排列而成之方格斜線。十字造型花紋內有比較細之線條組，其線條組由適當距離相互間隔排列之縱橫線條成交錯十字造型，其構成該織物之花紋特徵，具有良好視覺效果之新式樣創作（參照前鑑定報告書第5 頁）。
㈡待鑑物品之設計與垂直方向均由黑色／黃褐色／駝色／淺黃褐色／駝色等色彩細線配合交織成如格子般規則之花紋。每格子內有粗線條組成之十字造型花紋，該十字造型花紋之中央為實心方格，外緣為規則排列而成之方格斜線。十字造型花紋內有比較細之線條組，其線條組由適當距離相互間隔排列之縱橫線條成交錯十字造型，其構成該織物之花紋特徵（參照前鑑定報告書第7 頁）。
㈢經物品判斷與視覺性設計比對結果，前者認系爭專利與待鑑定物品均為布料，屬相同之物品類別。後者認一般消費者於購買或使用系爭專利與待鑑物品時，就整體設計外觀造型有混淆誤認之情事（參照前鑑定報告書第7 頁）。再者，就待鑑定物品之近似部位而言，經系爭專利之新式樣新穎特徵比對結果，認為兩者有5 項花紋與色彩均有近似處，是判斷待鑑定物品之新穎特徵為近似（參照前鑑定報告書第8 至9 頁）。
㈣就前鑑定報告書（參照前鑑定報告書第9 頁）與中國機械工程學會鑑定分析報告（參照鑑定分析報告第11頁）內容而言，雖認定待鑑定物品之新穎特徵為近似之新式樣，然均未判斷待鑑定物品有無適用禁反言原則。職是，本院再發函財團法人紡織產業研究所進行禁反言之補充鑑定，蓋應適用禁反言原則而未適用者，而逕行認定待鑑定物品落入專利權範圍，顯屬非公正之鑑定。
㈤再按禁反言原則，係指專利權人於申請過程之階段或提出之文件，已明白表示放棄或限縮之部分，其嗣後於取得專利權後或專利侵權訴訟中，不得再行主張已放棄或限縮之部分。參諸原告向經濟部智慧財產局所提出之系爭專利之再審理由書可知，系爭專利訴求之重點在於織物之花紋與色彩，其中主要在淺黃褐色基布面上，由水平與垂直方向駝色細線交織成格子線，而於駝色格子線條內由黃褐色粗線組成十字花紋，並於該十字花紋之中央有藍色實心方塊。判斷織物之近似性，除整體之顏色分析外，應考慮各組成部分之紗支，縱使兩格狀織物具有相同顏色，然基於紗支之數目或粗細變化，將會產生不同之外觀與視覺效果等情，此有再審理由書附卷可稽（本院卷二第42頁）。準此，原告於申請系爭專利過程之階段，原告已限縮其專利權之紗支數，是紗支數目與顏色均為系爭專利新穎特徵之重要依據。待鑑定物品與系爭專利顏色與紗支數目均相同或近似時，花紋始呈現相同之外觀與視覺效果，待鑑定物品始落入系爭專利權範圍，倘紗支數目或顏色，有其一不同者，應有禁反言原則之適用，即不落入系爭專利權範圍。
㈥依禁反言原則，待鑑定物品與系爭專利物品之外觀顏色雖有相似處，然被告童裝之織物布面所組成之紗支數目與系爭專利之紗支數目，兩者有所不同，致花紋呈現不相同之外觀與視覺效果，此屬系爭專利新穎特徵（參照後鑑定報告書第4
頁）。而紗支數目屬原告限縮專利權之範圍，原告不得於專利侵權訴訟中，再行主張已限縮部分。職是，本院判斷系爭原證16號服飾待鑑定物品未落入系爭專利之專利權範圍，不成立專利侵權，上揭後鑑定報告書亦同此認定，兩造對於鑑定結果亦均表示無意見（見本院卷二第102 頁）。
四、綜上所論，系爭專利物品新穎特徵包含紗支數目，因待鑑定物品與系爭專利物品紗支數目不同，是原告不得主張其前已限縮之專利權範圍，自應適用禁反言原則，認定待鑑定物品未落入系爭專利之專利權範圍，故被告不成立侵害系爭專利之行為。職是，原告依專利法第129 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項等規定，主張有故意侵害系爭專利之法律關係，請求被告給付如訴之聲明所示之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利，均為無理由，不應准許。因原告之訴經駁回，其假執行之聲請失所依據，應併予駁回。
五、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　 　9　　月　 14 　 日智慧財產法院第二庭
法 官 陳忠行
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　99　　年　 　9　　月　 14 　 日書記官　陳士軒