98年度民專訴字第34號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：98 年 06 月 30 日

智慧財產法院民事判決 98年度民專訴字第34號原告東和林工程股份有限公司法定代理人甲○○ 訴訟代理人黃曉妍律師被告博宇德工程股份有限公司兼法定代理人乙○○ 被告總太建設開發股份有限公司法定代理人丙○○ 被告高章營造股份有限公司法定代理人丁○○ 被告名登建設股份有限公司法定代理人戊○○ 被告友業營造工程股份有限公司法定代理人己○○ 共同訴訟代理人賴安國律師複代理人李政憲律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於98年6 月16日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面：本件原告經合法通知未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告起訴主張訴外人上田隆幸、雨宮忠勝於93年7 月16日向我國聲請發明專利，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）准予核發第I27233 4號「隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工方法」發明專利( 專利權期間自西元2007年2 月1 日起至2024年7 月15日止，下稱系爭專利），上開專利權人於民國94年2 月28日與原告簽訂專利權授權合約，專屬授權原告在中華民國境內實施系爭發明專利，承攬施作高性能靜音樓板。被告博宇德工程股份有限公司( 下稱博宇德公司) 原係原告之材料供應商，由原告委託博宇德公司製造系爭專利工法施作之樓板內埋設物，即保利龍球及鐵件，惟因其提供之材料品質不佳，為維護施工品質，原告遂終止該材料供應契約，而博宇德公司於提供材料予原告之過程中，因取得系爭專利之相關圖說，竟未取得原告之專利授權，擅自模仿系爭發明專利而低價搶單，侵害系爭專利之請求項第1 至3 項之物品專利：被告名登建設股份有限公司（下稱名登建設公司）於泰安街6 巷8-10號興建個案工地（下稱泰安街工地），發包與被告友業營造股份有限公司（下稱友業營造公司）承攬，被告友業營造公司再將中空樓板工程發包予被告博宇德公司施作，並於96年3 月23日簽訂「泰安街案中空樓版工程」工程合約，博宇德公司於泰安街工地所施作之中空樓板，其使用之樓板內埋設物，經財團法人中華工商研究院為專利權侵害鑑定結論為「本案待鑑定物對應專利之構件與系爭專利之申請專利範圍第1 至3 請求項構成實質相同，即落入系爭專利之申請專利範圍第1 至3 請求項」，故被告名登建設公司、友業營造公司及博宇德公司明知原告為系爭發明專利之專屬授權人，竟任意模仿原告系爭發明專利，為故意或過失侵害系爭專利，原告爰依專利法第85條之規定，以博宇德公司銷售該項物品全部收入新台幣（下同）4,00,990元計算損害，又被告名登建設公司、友業營造公司及博宇德公司係共同侵害原告系爭發明專利，依專利法84條、民法184 、 185 條之規定應連帶賠償原告4,00,990元。被告總太建設股份有限公司（下稱總太建設公司）將台中市惠中路及政和路口之建案「東方花園廣場」，發包與被告高章營造股份有限公司（下稱高章營造公司）承攬，因欲採用系爭發明專利施作隔音樓板，原告遂於95年11月29日傳真中空隔音地板施工工程報價單影本予被告總太建設公司，被告總太建設公司並委請原告於96年1 月至6 月間，將系爭專利特徵及工法於被告總太建設公司之銷售中心予以說明及展示長達半年，惟被告總太建設公司及被告高章營造公司竟另於97年1 月30日與被告博宇德公司簽訂「中空樓版工程合約書」，而其所使用之地板埋設物，與被告名登公司及被告友業營造公司所使用者，完全相同，故被告總太建設公司、高章營造公司及博宇德公司，明知原告為系爭發明專利之專屬授權人，竟任意模仿原告系爭發明專利，為故意或過失侵害原告之專利權，原告爰依專利法84條第1 項及民法第184 條及185 條之規定請求共同侵權人被告總太建設公司、高章營造公司及博宇德公司，負連帶損害賠償責任，並依專利法85條之規定，以銷售該項物品全部收入4,189,500 元，作為侵害人之所得利益計算原告之損害範圍，且依專利法第85條第2 項及民法第195 條第1 項之規定，得請求被告等共同登報道歉以回復原告之商譽。爰聲明求為判決: ㈠被告總太建設公司、高章營造公司及博宇德公司應連帶給付原告4,189,500 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。㈡被告名登建設公司、友業營造公司及博宇德公司應連帶賠償4,00,990元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。㈢被告總太建設公司、高章營造公司、名登建設公司、友業營造公司及博宇德公司應在經濟日報、自由時報、蘋果日報、中國時報及聯合報等各報第一版，以半版面積連續刊登一星期，內容如附件7 所示之道歉啟事，向原告道歉。㈣第㈠及第㈡聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以系爭專利違反專利法第26條第2 項、第3 項及第22條第4 項規定，經訴外人詹德威向智慧局提出舉發在案，被告援引其舉發理由暨舉發證據，主張系爭專利具有無效原因。系爭專利權人上田隆幸、雨宮忠勝先前已就同一法律事實，對被告等人提起民事損害賠償之訴（本院98年度民專上字第18號、台北地院97年度智字42號），是依專利法第84條第2 項修正意旨，專利權人既已先行就同一事實對被告等提起訴訟，自無再允許原告起訴之必要，原告提起本件訴訟，顯無理由。又由專利權人自行針對同一混凝土樓板產品提起之本院97年度民專上字第18號訴訟中，法院已判定被告等使用之混凝土樓板產品( 與本件為相同之產品) 未落入系爭專利申請專利範圍第1 項，而系爭專利申請專利範圍第2 項及第3 項為申請專利範圍第1 項之附屬項，被告施作之樓板既未落入系爭專利之申請專利範圍第1 項，則自無落入系爭專利申請專利範圍第2 項及第3 項之餘地。原證3 之「專利授權合約書影本」，其授權標的係「日本特願2004-129012 號」專利，並非系爭專利，且其簽署日期為2005年2 月28日，而系爭專利之專利期間為2007年2 月1 日至2024年7 月15日，故上開專利授權合約書簽定時，尚無系爭專利存在，從原證3 之專利授權合約書實無從認定原告取得系爭專利之專屬授權。又原告係於97年1 月21日始送件申請登記，嗣於97年3 月11日於第35卷08期之專利公報公告，而原告主張被告等侵害系爭專利權利之時間點：「被告名登建設公司於泰安街6 巷8-10號興建個案工程，發包與被告友業營造公司承攬，被告友業營造公司將中空樓版工程發包於被告博宇德公司施作，並於96年3 月23日簽訂工程合約書…」及「被告總太建設公司於台中市惠中路即政和路口之建案『東方花園廣場』，發包予被告高章營造公司承攬，被告高章營造將中空樓版工程發包於被告博宇德公司施作，並於97年1 月30日簽訂工程合約書…」之時間，均明顯早於原告辦妥專利授權登記之時間，故依專利法第59條及最高法院96年度台上字第1658號判決意旨，系爭專利之授權因未經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，原告實無權主張任何權利。原告提出之財團法人中華工商研究院所為關於「隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工方法之申請專利範圍第1-3 請求項專利侵害鑑定研究報告書」，其中原告所提供之鑑定實品與照片是否確為被告所實施即顯有可議之處，另鑑定單位亦於第21頁下方註記送鑑定物是否為施工現場實品，非鑑定範圍，是該鑑定報告自不得於本件引為證據，況該鑑定報告已由台灣台中地方法院97年度智字31號判決認定程序及實質面均有瑕疵，原告於本件再提出此一有瑕疵之鑑定報告，實不足採信。「安峰」及「長紅凌雲」建案或所謂展示總太建設公司銷售中心之產品，其上皆無專利證書號標示，是依專利法第79條規定，原告既未依法標示專利證書號，自不得請求損害賠償。被告博宇德公司於系爭工地現場所實施之施工方法係訴外人詹德威申請之發明專利（申請案號：096121778 ），而訴外人詹德威除保證絕無侵害他人之權利外，並與被告一同委託亞信國際專利商標事務所就訴外人詹德威所申請之專利內容中之「樓板」及「樓板施工方法」是否有侵害原告之專利範圍進行鑑定，鑑定結論明載上開施工方法並未侵害系爭專利之第1 、4 項專利範圍，亦證被告系爭工地所實施之工法並無侵害原告系爭發明專利。修正前專利法第88條第1 項（即現行法第84條第1 項）前段，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立，而本案之被告等並無故意或過失：被告博宇德公司因認所實施者為第三人詹德威申請之發明專利技術與系爭專利不同，且善意信賴亞信國際專利商標事務所之鑑定報告，自無侵害系爭專利權之故意過失；「泰安街案」及「東方花園廣場」中空樓板施作工程，乃是採用第三人詹德威所申請之發明專利技術，而被告友業營造公司或高章營造公司在委託被告博宇德公司時，被告博宇德公司均告知無侵害專利權疑慮，甚至提供不侵權鑑定報告為憑，原告於被告高章營造公司、友業營造公司與博宇德公司簽約前，亦從未曾檢附鑑定報告通知被告名登建設公司、總太建設公司、友業營造公司及高章營造公司，則上開被告等如何能知悉被告博宇德公司產品有侵害系爭專利權疑慮，況被告友業營造公司及高章營造公司承攬的時間點，均早於原告辦妥授權登記之時點，被告等人亦無從預見博宇德公司施作之中空樓板工程會涉嫌侵害原告系爭專利，另被告總太建設公司當時所受原告行銷之產品，實與系爭專利無關，是僅憑未有任何專利標示且真實仍有疑義之原證八報價單，實不足以認定被告總太建設公司對於侵害系爭專利權之事實有故意過失等語。並聲請求為判決駁回原告之訴及假執行聲請，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。三、兩造不爭執之事實：㈠訴外人上田隆幸、雨宮忠勝於民國93年7 月16日向我國聲請發明專利，經智慧局准予核發第I27233 4號「隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工方法」發明專利，專利權期間自西元2007年2 月1 日起至2024 年7 月15日止。㈡訴外人上田隆幸、雨宮忠勝於民國94年2 月28日與原告簽訂專利權授權合約，專屬授權原告在中華民國境內實施發明專利。㈢「東方花園廣場」與「泰安街工地」之中空隔音樓板施工方法相同（下簡稱系爭建案），原告所提出之現場照片確為系爭「東方花園廣場」建案之現場施工照片。四、兩造主要爭點為：㈠被告系爭建案之隔音樓板是否侵害原告之系爭專利權？㈡原告是否取得系爭專利之專屬授權？㈢原告系爭專利是否不具專利有效要件而有得撤銷之原因？㈣原告請求部分是否適當？五、得心證之理由：㈠系爭建案之隔音樓板是否落入系爭專利之申請專利範圍第1 至3 項範圍： ⒈系爭專利之技術內容：系爭專利之申請專利範圍共7 項，其中第1 、4 項為獨立項，其餘為附屬項（見本院卷1 第42至43頁）。其中請求項第1 項：「一種隔音性能調整型的特殊混凝土樓板，以提升樓板隔音性能為目的，樓板內埋設有實心輕量球體A ，其特徵在於：實心輕量球體A 係利用埋設雙面夾固定鐵件F 包住，在配力上端鋼筋5a上來固定，配力上端鋼筋5 被連結鋼筋12a 懸吊著的壓縮止配件11單邊與連結鋼筋張架固定，因而實心輕量球體就不會因為灌漿時被沖離所預定的位置。」（相關圖式見附圖1 ） ⒉關於專利侵權判斷，應先符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採「逐一元件（element by element ）比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體（claim as a whole）為比對。 ⒊系爭專利申請專利範圍第1 項中「雙面夾固定鐵件」之解讀： ⑴綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第1 項之技術特徵有以下4 項： ①一種隔音性能調整型的特殊混凝土樓板，以提升樓板隔音性能為目的， ②樓板內埋設有實心輕量球體， ③實心輕量球體係利用埋設雙面夾固定鐵件包住，在配力上端鋼筋上來固定， ④配力上端鋼筋被連結鋼筋懸吊著的壓縮止配件單邊與連結鋼筋張架固定，因而實心輕量球體就不會因為灌漿時被沖離所預定的位置。 ⑵上開第3 項技術特徵中「雙面夾固定鐵件」，並非一般專有名詞，亦非所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解，爰依專利法第56條第3 項規定，審酌發明說明及圖式加以解釋。 ①系爭專利說明書第22至23頁之「發明說明」中【主要元件符號說明】：「（E ）埋設固定鐵件（ball pla cer ）」、「（F ）埋設雙面夾固定鐵件」、「埋設雙面夾固定鐵件F ：樓板Type A」、「埋設固定鐵件（ball placer ）：樓板Type B」；第17至18頁之「發明說明」中【實施方式】即提及圖九至圖十二之「固定鐵件（ball placer ）」、圖十三至十九之「雙面夾固定鐵件」，且第17頁倒數第5 至4 行述明：「圖十三是埋設雙面夾固定鐵件F 取代圖六的埋設固定鐵件（ball placer ）E 的設置平面圖」（見本院卷1 第40至51頁頁）；第五至八、十圖均有標示元件標號E 。 ②是以「雙面夾固定鐵件」（元件編號：F ）與「固定鐵件」（元件編號：E ）之構件型態並不相同，且其樓板型態亦因所埋設之元件不同而有樓板Type A及樓板Type B之別。故系爭專利申請專利範圍第1 項係限定於「雙面夾固定鐵件F 」之構件及樓板Type A，至雙面夾固定鐵件之結構及作動方式，可參照系爭專利說明書之第十三至十九圖（見原審卷第1 冊第118 至 119 頁）及其圖說說明（見本院卷1 第48至49頁），具有2 支撐臂，於一端彼此連結，另一端則與連結鋼筋固定。 ⒋系爭建案之隔音樓板與系爭專利之比對： ⑴原告所提出之系爭「東方花園廣場」建案之現場施工照片為被告所不爭執（相關圖片見附圖2 ），本院即得據此與系爭專利申請專利範圍第1 項為技術特徵之比對。 ⑵綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第1 項如附表「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第1 項之各項技術特徵為基礎，解析系爭建案之隔音樓板的技術特徵予以對應。 ⑶如附表所示，系爭建案之隔音樓板的技術內容編號1 、2 部分均可自系爭專利申請專利範圍第1 項中讀取，而編號3 、4 部分，如以文義分析時，系爭建案之隔音樓板有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。 ⑷關於編號3 部分，系爭專利係以利用埋設雙面夾固定鐵件（F ）包住實心輕量球體；而系爭建案之隔音樓板則係利用埋設豆莢型固定架體包住阻燃級塑膠高發泡實心輕量球體，其功能均在固定實心輕量球體，而使實心輕量球體不會因為灌漿而被沖離所預定的位置，結果相同。惟系爭專利之雙面夾固定鐵件（F ）係在配力上端鋼筋（5a）上固定；而系爭建案2 至12樓之隔音樓板，其豆莢型固定架體係包括1 組（2 個）U 型圈固弧筋包住，每一U 型圈固弧筋二端分別與2 條UH豆莢型固定架體主力筋接合，2 個U 型圈固弧筋間以球體固定座筋連結，且因該U 型圈固弧筋為彈性結構之設計，本身即具包夾功能，無須如系爭專利之雙面夾固定鐵件尚須藉由2 支撐臂彼此連結、另一端與配力上端鋼筋之組合固定方式，包住實心輕量球體，故其手段並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。⑸關於編號4 部分，系爭專利係配力上端鋼筋（5a）被連結鋼筋（12a 、12b ）懸吊著的壓縮止配件（11）單邊與連結鋼筋（12a 、12b ）張架固定；而系爭建案2 至12樓之隔音樓板，其2 個豆莢型固定架體主力筋以鐵線綁紮固定接合於建築上層鋼筋之下筋，使阻燃級塑膠高發泡實心輕量球體定位於建築上層鋼筋與建築下層鋼筋之間的位置，UH豆莢型固定架體主力筋以鐵鉤連結。其功能均為固定鋼筋，而使連結鋼筋不因灌漿而鬆開，結果相同。惟系爭專利係利用單邊懸吊於連結鋼筋的壓縮止配件加以固定配力上端鋼筋；而系爭建案之隔音樓板係以鐵鉤連結UH豆莢型固定架體主力筋（鋼筋），故其手段並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。 ⑹綜上，系爭建案之隔音樓板並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍。系爭專利申請專利範圍第2 、3 項依附於第1 項，係包括第1 項獨立項之全部技術特徵並予以限縮範圍，待鑑定物既未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之均等範圍內，則自未落入較第1 項獨立項範圍更限縮之申請專利範圍第2 、3 附屬項內。原告舉財團法人中華工商研究院鑑定報告主張系爭建案隔音樓板與系爭專利之申請專利範圍第1 至3 請求項構成實質相同云云，並無可採。㈡原告是否取得系爭專利之專屬授權：原告所提出之與訴外人上田隆幸、雨宮忠勝之專利授權合約書影本所示（見本院卷第53、54頁），其授權標的係日本專利：特願2004-129012 號，並非系爭專利，而專利權係採屬地主義，僅於核發專利國內取得專利權，而不及於其他國家，故該授權標的日本專利並無法於我國內實施；且上開授權書簽署日期為2005年（即民國94年）2 月28日，而系爭專利係遲至民國96年2 月1 日始獲智慧局核准專利（專利期間為2007年2 月1 日至2024年7 月15日），故上開專利授權合約書簽定時，尚無系爭專利存在，原告自無從取得系爭專利之專屬授權。六、綜上所述，被告並未侵害系爭專利權，且原告尚無從依其主張之與訴外人上田隆幸、雨宮忠勝之專利授權合約書取得系爭專利專屬授權，因此，其依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第2 項、民法第184 條第1 項前段、第185 條第1 項、第195 條第1 項規定，請求被告連帶賠償如其聲明所示金額本息及刊道歉啟事，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。七、兩造其餘爭點及攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，原告於辯論終結後再具狀聲請再開言詞辯論，亦核無必要，均併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條，判決如主文。中華民國 98 年 6 月 30 日智慧財產法院第二庭法官陳忠行以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。中華民國 98 年 7 月 1 日書記官陳士軒

智慧財產及商業法院98年度民專訴字第34號

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