智慧財產及商業法院98年度民專訴字第67號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 12 月 07 日

智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第67號原　　　告　中國氣動工業股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　陳鄭權律師
丁俊和律師
被　　　告　鑽全實業股份有限公司（BASSO INDUSTRY CORP.）法定代理人　乙○○
訴訟代理人　吳光陸律師
陳群顯律師
呂聿雙律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國98年11月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠原告聲明之變動：
⒈按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，或請求之基礎事實同一，或擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第2 款、第3 款、第7 款分別定有明文。
⒉查原告原起訴請求第2 項聲明為「被告應停止製造及銷售『SAW10-A1型氣動鋸』以及與本侵權設計相關之產品」及第4項 聲明為「原告願供擔保請准宣告假執行」（見本院卷第1冊 第4 頁反面）。嗣於98年8 月31日當庭減縮請求第2 項聲明為「被告應停止製造及銷售『SAW10-A1型氣動鋸』」及第4 項聲明為「第1 、2 項聲明，願供擔保請准宣告假執行），經被告表示同意（見本院卷第1 冊第219
至220 頁），且原告本於同一基礎事實為請求，僅減縮應受判決事項之聲明，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，依首揭規定，自應予准許。
⒊查原告原起訴請求第3 項聲明為「被告應負擔費用將本案判決之全文書登載於自由時報頭版。」（見本院卷第1 冊第4頁 反面），嗣於98年9 月28日具狀撤回第3 項聲明（見本院卷第2 冊第33頁反面），附此敘明。
㈡失權效果：
⒈原告於98年5 月21日提起本件訴訟（見本院卷第1 冊第4
頁之起訴狀上本院收狀戳），本院業於同年8 月10日通知原告應適時提出主張或答辯，及相關證據資料，如逾時提出，將依民事訴訟法第196 條規定，未依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出攻擊或防禦方法，乃意圖延滯訴訟，有礙訴訟之終結，本院得駁回之，經原告合法收受（見本院卷第1 冊第85、88至89頁）。
⒉因原告未敘明被告究侵害「手提動力工具之懸浮減震機構」新型專利（下稱系爭專利）申請專利範圍何項，經本院於98年8 月31日審理時命原告當庭陳明其主張受侵權部分為系爭專利申請專利範圍第1 、6 至9 項（見本院卷第1
冊第222 頁），被告即於同年9 月23日具狀就上開請求項提出有效性抗辯及其具體理由（見本院卷第2 冊第6 至14頁）。原告復於同年月28日當庭改主張被告侵害系爭專利之所有申請專利範圍，惟經被告表示不同意（見本院卷第2 冊第31頁），因原告未適時提出其主張，就此新提出之攻擊方法應予駁回。
二、原告聲明求為判決：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）3,000,000 元及自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡被告應停止製造及銷售「SAW10-A1型氣動鋸」。㈢第1 、2 項聲明，願供擔保請准宣告假執行。並主張：
㈠系爭專利權無應撤銷之原因；
⒈新穎性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項具新穎性；
①被證1 （即西元1997年5 月6 日公告之美國第5,626,199 號「Pneumatic Impact Tool Having Improved
Vibration and Noise Attenuation 」專利）：
A.系爭專利所含「一前後緩衝彈簧將震動源之動作模組與滑套組合予以懸吊方式吸收震動」及「一後緩衝彈簧或結合改良之緩衝橡膠氣墊來取代氣壓緩衝室減震設計」等技術特徵及「結構配置」，均非被證1 所可涵蓋。
B.被證1 之中央通道14及彈性密封環34，可明顯看出其為一氣密緩衝設計，而系爭專利並無彈性密封環之設計，無需精密的中央通道14的設計。又被證1
並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「殼體」。
C.被證1 之每一零件均互相關連，系爭專利為一模組之型式，故被證1 並未揭示系爭專利之動作模組，顯與事實不合。又被證1 其外殼與第二外殼之設計，係因應其結構所必要之設計。而系爭專利之結構設計，以一殼體製成，將2 個模組一起裝設於懸浮式滑套(5) 內（第4 、5 圖）。另系爭專利所採取之懸浮滑套之懸浮設計及前後緩衝器，亦與被證1
不同。
D.故被證1 不能證明系爭專利不具新穎性。
②被證2 （即1959年8 月18日公告之美國第2,899,934
號「Power-Driven Tool 」專利）：
被證2 之殼體構造、動作模組構造、懸浮滑套構造、前緩衝器構造、後緩衝器等構造均與系爭專利不同，故被證2不能證明系爭專利不具新穎性。
⑵系爭專利申請專利範圍第9 項具新穎性：
本請求項所揭露之構造設計乃被證1 、2 皆無之設置，使減震元件之設置方式更具變化彈性，不似被證1 、2
因將彈簧設置於滑套周邊，使工具殼體過大而不易握持，亦不適用於氣動鋸。故被證1 、2 均不能證明系爭專利不具新穎性。
⒉進步性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項具進步性：
①被證1不能證明系爭專利不具進步性：
A.系爭專利乃在舊專利技術上（即美國第5,533,579
號專利）衍生擴大，以上開技術及結構配置、外形設計，達成氣動工具首度以「模組化」懸吊隔離震動源的方式，而達到有效減震的目的，並同時兼顧了機構的堅固性與作業人員握持時的人體工學考量。而被證1 所示氣動機構結構一體化，無法任意將氣動機構與氣動工具組合搭配，為非「模組化」創作。
B.系爭專利採彈簧等作為緩衝，殼體不用精密加工，成本降低，亦無磨損洩漏及後續維修的問題。而被證1 之殼體則須精密加工且須藉由止洩環防漏以保持氣密，製造成本高，且有磨損洩漏及後續維修的問題。
②被證2 與被證3 （即1999年4 月29日公告之PCT 專利申請案第WO0000000 號暨美國第6,415,876 號「Hand-held Tool with a Linear Oscillating Drive」專利）之組合不能證明系爭專利不具進步性：
被證2 與被證3 之殼體構造、動作模組構造、懸浮滑套構造、前緩衝器構造、後緩衝器等構造，均與系爭專利不同。
③被證1 與原證6 （即1996年7 月9 日公告之美國第5,533,579 號「Shock Preventive Pneumatic Tool asAutomatically shut off under no load condition」專利）之組合不能證明系爭專利不具進步性：
被證1 與原證6 之殼體構造、動作模組構造、懸浮滑套構造、前緩衝器構造、後緩衝器等構造，均與系爭專利不同。
⑵系爭專利申請專利範圍第6 項具進步性：
本附屬項之構造設計乃被證1 至3 及原證6 皆無之設置，藉由多邊形內孔之工具導引設計，使刀具（工具）皆能隨著殼體或握持部的操控朝正確的方向切割，非但是針對往復式工具設計，更是針對結合懸浮式結構設計物的必要特徵，以確保來自震動源的刀具與活塞無論是一體連成或兩件獨立相互撞擊，而使氣動工具皆能隨著殼體或握持部的操控朝正確的方向切割，更避免懸浮式滑套於滑動中的阻力而影響減震的效果。
⑶系爭專利申請專利範圍第9 項具進步性：
本請求項之構造設計乃被告所被證1 至3 及原證6 無之設置，其作用及效果乃使原告專利之減震元件之設置方式更具變化彈性，不似被證1 、2 之結構設計因將彈簧設置於滑套周邊，而使得工具殼體過大而不易握持，也不適用於氣動鋸；亦不似被證3 結構設計因將前緩衝彈簧設計撐頂於馬達外殼11前端而非外殼頸部，限縮了前緩衝彈簧的設置空間而無法達成減震效果；更不似原證6 以氣密緩衝設計與閥塞143 後方撐頂的復歸彈簧15如此複雜之方式來減震。
⒊系爭專利申請專利範圍第7 項無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之情形：
查本附屬項之相關結構文字說明、圖示及實施必要事項乃記載於附件一原告專利公報「申請專利範圍第7 項」、「附圖二」、「附圖三」、「附圖四」、「附圖五」及專利說明書第4 、7 、8 頁所載。故無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之應撤銷理由。
⒋系爭專利申請專利範圍第8 項無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之情形：
查本附屬項之相關結構文字說明、圖示及實施必要事項乃記載於附件一原告專利公報「申請專利範圍第8 項」，並以「附圖二」、「附圖三」、「附圖四」、「附圖五」為例示及揭露實施方式。故無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之應撤銷理由。
⒌系爭專利申請專利範圍第9 項無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之情形：
查本附屬項之相關結構文字說明、圖示及實施必要事項乃記載於附件一原告專利公報「申請專利範圍第9 項」、「附圖二」、「附圖三」、「附圖四」、「附圖五」及專利說明書第2 、4 、5 、6 、7 、8 頁所載。故無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之應撤銷理由。
㈡原告得依專利法第108 條、第84條第1 項前段、第85條第1
項第2 款規定，請求被告負損害賠償責任：
⒈被告侵害原告系爭專利之申請專利範圍第1 、6 至9 項：被告之系爭產品經鑑定與系爭專利申請專利範圍第1 、6
至9 項文義相同，而符合文義讀取。又系爭產品實質上利用與申請專利範圍相同之技術手段，達成實質相同之「功能」，以及產生實質相同之結果，而應適用均等論。而被告所舉被證1 至3 、原證6 等先前技術，無法認原告系爭專利不具專利要件，而得阻卻被告本件之專利侵權行為。至於禁反言之事實，被告迄今未有何舉證。
⒉被告具侵害原告系爭專利權之故意：
⑴被告民國92年間宣稱要經銷型號CSS311之減震氣動鋸，但購買數量不多，至96年間被告向原告購買108 支，其後即未再向原告進貨，旋於97年間即將仿製系爭專利之物即系爭產品推出於市場與原告競爭。惟被告並未得到原告系爭專利實施之授權，是被告行為明顯已侵害系爭專利權，並造成原告之損失。
⑵於中華工商研究院鑑定被告確有侵害系爭專利權後，原告即通知被告切毋再製作及銷售系爭產品，然被告置之不理，執意侵權及繼續製作及銷售系爭產品，此有97年10月30日之發票可證。
⒊原告得依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款規定，請求被告賠償3,000,000 元：
因被告侵害系爭專利，致使系爭氣動鋸及其他應用系爭專利產品如CSS315銷售量減少約39% ，使原告受有營業損失即「所失利益」計2,000,000 元，及因被告侵權行為所花費之侵權資料收集費用、鑑定費用等「所受損失」計1,000,000 元，合計3,000,000 元。
㈢原告得依專利法第108 條、第84條第1 項中段規定，請求被告停止製造、銷售系爭產品：
被告確實有侵害系爭專利權之事實，造成原告與被告之商品在業界產生混淆，使原告客戶無法分辨，造成原告重大商業利益之損失，原告自得請求被告停止生產及銷售系爭產品。三、被告聲明求為判決：㈠駁回原告之訴及假執行之聲請。㈡願供擔保，請准免於假執行。並抗辯：
㈠系爭專利權有應撤銷之原因：
⒈新穎性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性：
①被證1：
被證1 已完整對應揭露系爭專利之「殼體」、「動作模組」、「懸浮式滑套」、「前緩衝器」及「後緩衝器」等技術特徵，於形式及實質上，均已「完全相同地揭露」或「無歧異地直接推導出」系爭專利申請專利範圍第1 項所有之技術特徵。
②被證2 ：
被證2 與系爭專利同屬相同之技術領域，且具相同之發明目的，且已完整對應揭露系爭專利之「殼體」、「動作模組」、「懸浮式滑套」、「前緩衝器」及「後緩衝器」等技術特徵。
③故被證1 、2 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。
⑵系爭專利申請專利範圍第9 項不具新穎性：
被證1 之「彈性止封元件34（resilient seal means）」、被證2 之「環狀元件34（ring）」、被證3 之「環狀元件12（ring）」，均已揭露在殼體膛孔內之獨立單元週邊安裝有上述之彈性減震元件予以支撐減震之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第9 項之主要技術特徵，於獨立請求項1 不具有新穎性前提下，亦不具新穎性。
⒉進步性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
被證1 、被證2 與3 之組合、被證1 與原證6 之組合及被證3 與原證6 之組合，可證系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
⑵系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性：
本請求項「多邊形」之殼體內膛孔、懸浮式滑套單純僅為外型之選擇，任何形狀之殼體內膛孔、懸浮式滑套只要二者可相應搭配，即可達到引導動作模組固定作動的功能。換言之，單純外型之選擇乃此技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，在系爭專利申請專利範圍第1
項不具進步性之前提下，系爭專利申請專利範圍第6 項自亦不具進步性。
⑶系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性：
被證1 之「彈性止封元件34（resilient seal means）」、被證2 之「環狀元件34（ring）」、被證3 之「環狀元件12（ring）」，均已揭露在殼體膛孔內之獨立單元週邊安裝有上述之彈性減震元件予以支撐減震之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第9 項之主要技術特徵，於獨立請求項1 不具有進步性前提下，亦不具進步性。
⒊系爭專利申請專利範圍第7 項有「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之情形：
系爭專利申請專利範圍第7 項所述之「『非固接方式』將工作流體... 並不限以『插入滑動軸接』方式者」等語，係使用負面否定之表現方式。另所謂「如空間夠大亦可」等語，則係記載比較性用語使其程度不明確之表現方式。又所謂「端視... 而變」等語，則係記載有任意附加事項或選擇事項之表現方式。以上記載均導致申請專利範圍不明確，且本請求項所進一步主張之附屬技術特徵，亦無發明說明及圖式之支持。
⒋系爭專利申請專利範圍第8 項有「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之情形：
系爭專利請求項第8 項中之附屬技術特徵，無論就形式上或實質上均未記載於該新型說明中。
⒌系爭專利申請專利範圍第9 項有「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」之情形：
系爭專利申請專利範圍第9 項前段記載如「最小」之比較性用語，使其程度不明確，另如「適當」之有任意附加事項或選擇事項之表現方式，均導致申請專利範圍不明確，亦未完全為發明說明及圖式之支持。
㈡原告不得依專利法第108 條、第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款規定，請求被告負損害賠償責任：
⒈被告未侵害原告系爭專利之申請專利範圍第1 、6 至9 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵之解析：
原告均以「前緩衝彈簧」、「後緩衝彈簧」作為系爭專利「前緩衝器」、「後緩衝器」之說明，並藉此與習知技術作出區隔。因此，類推得以申請歷史檔案料作為解釋申請專利範圍之參考文件之規定與法理，原告於民事訴訟針對專利技術特徵所表示之意圖，應列為解釋申請專利範圍之依據（專利侵害鑑定要點第30、35-36 頁參照），故於解釋系爭專利申請專利範圍第1 項之「前、後緩衝器」時，即應將其內涵理解為「前緩衝彈簧」、「後緩衝彈簧」。
⑵系爭產品技術內容之解析：
原告提出之中華工商研究院「專利權侵害鑑定研究報告書」第44至45頁，亦認為系爭產品並無「一後緩衝器彈性撐頂於該滑套與一導氣承座之間」之構件及特徵，足見系爭產品之主要特點確實係在於僅採用單一前緩衝器(6) 組設於氣動工具之殼體(1) 前端膛孔(10)與滑套(5) 相對應端之間，應可認定。
⑶經逐一比對系爭專利申請專利範圍第1 項之所有技術特徵與系爭產品之對應元件及結合關係後可知，系爭產品不但欠缺系爭專利申請專利範圍第1 項中「後緩衝器」的對應元件，且其元件間的結合關係與系爭專利申請專利範圍第1 項亦有所不同，因此系爭產品並未具備系爭專利申請專利範圍第1 項之所有技術特徵，不符合「文義讀取」。此亦為原告提出之中華工商研究院「專利權侵害鑑定研究報告書」所肯認。
⑷本件並不適用「均等論」之判斷：
系爭產品不但欠缺系爭專利申請專利範圍第1 項之「後緩衝器」對應元件及特徵，亦不具備系爭專利申請專利範圍第1 項元件間之結合關係，屬於「欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵」之情形，即不得適用「均等論」，應判斷系爭產品並未落入專利權範圍。
⑸先前技術阻卻：
縱使本件適用「均等論」，由於系爭產品與先前技術（被證3 ）相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，本件仍有「先前技術阻卻」之適用。
⑹系爭產品既不落入系爭專利申請專利範圍第1 項，自亦未落入附屬項第6 至9 項。
⒉原告不得依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款規定，請求被告賠償3,000,000 元：
原告就其損害賠償主張，未為任何舉證，且原告並未說明其產品銷售量究竟如何因被告之產品而有相應之減少？原告所稱之資料收集、鑑定費用，其請求依據又為何？原告以上純屬空言，毫無佐證之主張，均無憑據，被告否認之。
四、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠原告前於89年9 月28日以「手提動力工具之懸浮減震機構」向智慧財產局申請新型專利，經審查准予專利，並於91年1
月1 日公告（公告號數：471377），發給新型第184745號專利證書（即系爭專利）（見本院卷第1 冊第10、97至109 頁之專利證書、專利公報、新型專利說明書）。
㈡原告所提於包裝盒上貼有「待鑑物侵權物」之SAW10-A1型氣動鋸產品（外放證物）為被告所製造、販賣（見本院卷第2
冊第30頁）。
五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第2 冊第66 頁 ）：
㈠原告系爭專利權有無應撤銷之原因？
⒈新穎性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項是否不具新穎性？
①被證1
②被證2
⑵系爭專利申請專利範圍第9 項是否不具新穎性？
①被證1
②被證2
⒉進步性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項是否不具進步性？
①被證1
②被證2 與3 之組合
③被證1 與原證6 之組合
④被證3與原證6之組合
⑵系爭專利申請專利範圍第6 項是否不具進步性？
①被證1
②被證2 與3 之組合
③被證1 與原證6 之組合
④被證3與原證6之組合
⑶系爭專利申請專利範圍第9 項是否不具進步性？
①被證1
②被證2
③被證2 與3 之組合
④被證1 與原證6 之組合
⑤被證3與原證6之組合
⒊系爭專利申請專利範圍第7 項有無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」？
⒋系爭專利申請專利範圍第8 項有無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」？
⒌系爭專利申請專利範圍第9 項有無「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」？
㈡原告得否依專利法第108 條、第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款規定，請求被告負損害賠償責任？
⒈被告是否侵害原告系爭專利之申請專利範圍第1 、6 至9
項？
⒉被告是否具侵害原告系爭專利權之故意？
⒊原告得否依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款規定，請求被告賠償3,000,000 元？
㈢原告得否依專利法第108 條、第84條第1 項中段規定，請求被告停止製造、銷售「SAW10-A1型氣動鋸」？
六、得心證之理由：
㈠原告系爭專利權有應撤銷之原因：
⒈按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。
⒉被告於本件抗辯系爭專利不具新穎性、進步性、及說明書或圖式不載明實施必要之事項，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於89年9 月28日申請，經審定准予專利後，於91年1 月1 日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之86年5 月7 日修正公布之專利法為斷。
⒊次按物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，且可供產業上利用，並無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依86年5 月7 日修正公布之專利法第97條、第98條第1
項第1 款規定，申請取得新型專利。又新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依同法申請取得新型專利，同法第98條第2 項定有明文。另有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：㈠有違反第98條規定者，㈢說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難情事者，同法第104 條第1 款、第3 款亦有明文。而系爭專利有無應撤銷其新型專利權之原因，依法應由主張系爭專利無效之人（即被告）附具證據證明之。
⒋系爭專利之技術內容：
系爭專利之申請專利範圍共10項，其中第1 項為獨立項，其餘為直接或間接依附第1 項之附屬項（見本院卷第2 冊第103 至104 頁）。而申請專利範圍第1 項：「一種手提動力工具之懸浮減震機構，係包括：一殼體(1) 軸向開設一膛孔(10)其一端連接或連通一進氣接頭(2) 以引進壓縮空氣源者；一動作模組(4) 其內含有氣缸(43)、切換閥(41)、活塞(42)、及工具(40)，俾藉壓按一作動裝置(3) 啟開該切換閥(41)，驅動該氣缸(43)內之活塞(42)以操作該工具(40)進行往復動作者；一懸浮式滑套(5) 與該動作模組(4) 組裝成一獨立單元且懸浮滑動於該殼體(1) 膛孔(10)之中者；一前緩衝器(6) 彈性撐頂於該滑套(5) 與該動作模組(4) 組合之前端與該殼體(1) 膛孔(10)前端之間；以及一後緩衝器(7) 彈性撐頂於該滑套(5) 與一導氣承座(8) 之間，該導氣承座(8) 係固接於該殼體(1) 膛孔(10)之後端且與該滑套(5) 底端之接氣底座(52)軸向滑動配合者。」（見本院卷第1 冊第103 頁）。相關圖式如附圖1
所示（見本院卷第1 冊第106 至108 頁）。
⒌被告所提之引證資料：
⑴被告於本件民事訴訟中提出被證1 至4 ，主張系爭專利不具新穎性、進步性：
①被證1 為西元1997年5 月6 日公告之美國專利第5,626,199 號「Pneumatic Impact Tool Having Improved Vibration and Noise Attenuation 」專利（見本院卷第1冊第50至52頁）。
②被證2 為1959年8 月18日公告之美國專利第2,899,934 號「Power-Driven Tools」專利（見本院卷第2 冊第15至18頁）。
③被證3 為1999年4 月29日公開之專利合作條約公開案第WO99/20424號「Hand-held Tool with a Linear
Oscillating Drive 」（見本院卷第2 冊第19至25頁）。
④被證4 為2002年7 月9 日公告之美國專利第6,415,876 B1號「Hand-held Tool with a Linear Oscillating Drive」專利（見本院卷第2 冊第26至27頁）。
⒍系爭專利申請專利範圍第1 項：
⑴被證1 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性：
①被證1 之技術內容：
被證1 所揭露之軌道截面圖式如附圖2 所示（見本院卷第1 冊第50頁反面）。另被證1 之說明書第3 欄第44行至第4 欄第14行及圖1 揭露：「一手持氣動工具(10) ，其具有一改良式震動及噪音減除裝置。其中，外殼(12) 係為一中空筒狀結構，具有一中央通道
(14)，該中央通道(14)內含一中空滑套(16)，以滑動方式於該中央通道(14)內作一往復動作；一自由活塞氣缸(20)同樣地藉由一傳統氣動閥機構(22)滑動地嚙合於該中空滑套(16)內作一往復動作，該氣動閥機構(22)封閉該中空滑套之尾端(24)；中空滑套(16)之前端(26)設置一往復式撞擊元件(28)，如鑿刀等類之工具，以循環地嚙合於自由活塞氣缸(20)之前端(26)；氣動閥機構(22)提供一加壓氣源，以驅動該自由活塞元件配合由該移動活塞與該撞擊元件間碰撞而產生的週期運動作往復式運動，當移動活塞向前碰撞該撞擊元件以及受該撞擊元件之反作用力而向後移動時，前述的碰撞係重複地發生；一對相反偏置的機械彈簧元件(30)、(32)亦物理嚙合於滑套元件(16)，因該中空滑套之移動，而被交替地壓縮，以作為減少震動傳遞至工具外殼(12)的一種手段，適合此目的的彈簧元件包含螺旋狀金屬圈之類的元件。」（見本院卷第1 冊第52頁）
②系爭專利申請專利範圍第1 項與被證1 之技術比對如下：手提動力工具之懸浮減震機構【被證1 已揭露：一種手持氣動工具(10)，其具有一改良式震動及噪音減除裝置】，係包括：一殼體(1) 軸向開設一膛孔(10)其一端連接或連通一進氣接頭(2) 以引進壓縮空氣源者【被證1 之說明書及圖1 已揭露：外殼(12)係為一中空筒狀結構，具有一中央通道(14)，其底端可連通一進器接頭（圖1 左端之螺旋接頭）而引進加壓氣源】；一動作模組(4) 其內含有氣缸(43)、切換閥(41)、活塞(42)、及工具(40)，俾藉壓按一作動裝置(3) 啟開該切換閥(41)，驅動該氣缸(43)內之活塞(42)以操作該工具(40)進行往復動作者【被證1 之說明書及圖1 已揭露：一自由活塞氣缸(20)具有一氣缸、一活塞，氣缸尾端接設一氣動閥機構(22)，氣缸前端與往復式撞擊元件(28)連接；圖1 左上方顯示一長柄狀作動裝置，其可壓觸扳機開啟氣動閥機構(22)，氣動閥機構(22)提供一加壓氣源，以驅動該自由活塞元件配合由該移動活塞與該撞擊元件間碰撞而產生的週期運動作往復式運動，當移動活塞向前碰撞該撞擊元件(28)以及受該撞擊元件(28)之反作用力而向後移動時，前述的碰撞係重複地發生】；一懸浮式滑套(5) 與該動作模組(4) 組裝成一獨立單元且懸浮滑動於該殼體(1) 膛孔(10)之中者【被證1 之圖1 已揭露：中空滑套(16)可使自由活塞氣缸(20)滑動嚙合於其內，共同組裝成一獨立單元，並藉由機械彈簧元件(30)、(32)而懸浮於中央通道(14)之中】；一前緩衝器(6) 彈性撐頂於該滑套(5) 與該動作模組(4) 組合之前端與該殼體(1) 膛孔(10)前端之間；以及一後緩衝器(7)
彈性撐頂於該滑套(5) 與一導氣承座(8) 之間【被證1 之說明書及圖1 已揭露：一對相反偏置的機械彈簧元件(30)、(32)亦物理嚙合於滑套元件(16)，因該中空滑套之移動，而被交替地壓縮，以作為減少震動傳遞至工具外殼(12)的一種手段】，該導氣承座(8) 係固接於該殼體(1) 膛孔(10)之後端且與該滑套(5) 底端之接氣底座(52)軸向滑動配合者【被證1 之圖1已
揭露：中央通道(14)左側屬外殼(12)之部分為導氣承座，其中央設一導氣管滑動嚙合於中空滑套(16)尾端】。
③經前述比對，系爭專利申請專利範圍第1 項中所載殼體(1) 、動作模組(4) 、切換閥(41)、氣缸(43)、活塞(42)、工具(40)、作動裝置(3) 、懸浮式滑套(5)
、前緩衝器(6) 、後緩衝器(7) 、導氣承座(8) 及接氣底座(52)等，均可對應於被證1 之外殼(12)、自由活塞氣缸(20)、氣動閥機構(22)、氣缸、活塞、往復式撞擊元件(28)、長柄狀作動裝置、中空滑套(16)
、機械彈簧元件(3 0) 、機械彈簧元件(32)、中央通道(14)左側屬外殼(1 2) 之部分及中空滑套(16)尾端。
④系爭專利之前緩衝器(6) 與被證1 之機械彈簧元件(30 ，因相反偏置故位置在後) 雖同為周邊緩衝元件（見本院卷第1 冊第96頁之原告所提準備理由㈠暨調查證據聲請狀之附表第5 列），惟系爭專利之前緩衝器(6) 係彈性「撐頂於該滑套(5) 與該動作模組(4) 組合之前端與該殼體(1) 膛孔(10)前端之間」，兩者前緩衝元件之設置位置並不完全相同；系爭專利之後緩衝器(7) 「撐頂於該滑套(5) 與一導氣承座(8) 之間」，被證1 之機械彈簧元件(32 ，因相反偏置故位置在前) 係設於滑套元件(16)的周邊緩衝元件，兩者後緩衝元件之設置位置並不完全相同。故被證1 不能證明系爭專利請求項1 不具新穎性。
⑵被證2 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性：
①被證2 之技術內容：
A.被證2 之申請專利範圍第1 項前段：「A pneumatic drilling tool comprising in combination a
hollow casting element having opposing ends,one of said ends being open and grip means
provided on the casing element adjacent the
other end, a percussive motor element slidably mounted in the casing element for limitedmovement through the open end,…」已揭露：一衝擊動力元件可滑動地安裝於殼體元件內，進行有限度的移動（見本院卷第2 冊第18頁反面）。又被證2 之主要圖式如附圖3 所示（見本院卷第2 冊第15、16頁）。
B.被證2 之說明書第1 欄第35至46行已揭露：該案為一種動力工具，特別是氣動工具，其改良在於所結合的緩衝裝置係利用壓縮空氣及具有在殼體、動力元件間相對位移之雙向作用的彈性裝置（見本院卷第2 冊第17頁）。
C.被證2 之說明書第2 欄第3 至20行及圖1 已揭露：外殼(1) 、握持部(2) 、進氣閥(3) 、扳機(4) 、氣道(5) 、進氣接頭(6) 、氣室(7) 及缸體軸承面(9) 、(10)。外殼1 於軸向所設之膛孔具有缸體軸承面(9) 、(10)，動力元件(8) 係安裝於外殼(1 )之內，其可於外殼之缸體軸承表面(9) 、(10)滑動。握持部(2) 內所設之進氣閥(3) 係由扳機(4) 控制氣道(5) 之開閉，氣道(5) 連接進氣接頭(6) ，可將氣源引進氣室(7) （見本院卷第2 冊第17頁）。
D.被證2 之說明書第3 欄第19至25行：「The motor
及圖1 已揭露：動力元件包含氣缸(40)及其內置之活塞(41)，該活塞(41)前端具鼻端部(41a) 可供撞擊工具(16)。動力元件頭部包含切換閥(42)，以開閉直接連接於氣缸(40)或管道(44)之管道(43)。」第3 欄第43至60行及圖1 已揭露：操作扳機4 時，加壓空氣首先進入氣室7 ，經進氣導管32、管道44到達活塞(41)之下表面，使活塞(41)向上移動；此時，活塞(41)上方氣缸(40)內氣體將被加壓而抬升切換閥(42)，使加壓空氣轉而經由切換閥(42)之中央開口、管道(43)而下壓活塞(41)；只要扳機(4)
被啟動，會不斷重複作動（見本院卷第2 冊第17頁反面）。
E.被證2 之說明書第6 欄第9 至25行及圖2 已揭露：雙向作用之彈性緩衝裝置係由彈簧(50)、(51)組成，設於動力元件(8) 的中央軸承表面(52)的兩端。其中，彈簧(50)一端抵靠於中央軸承表面(52)之上表面(53a) ，另一端抵靠於外殼1 之底部(53)；彈簧(51)一端抵靠於軸承表面(52)之下表面(52b) ，另一端抵靠於外殼(1) 之承座(55)。當彈簧(50)、(51)其中之一之壓縮力增加時，另一彈簧之壓縮力反向減少。滑套(34)係安裝於外殼(1) 膛孔之後端，滑套(34)可與從動力元件(8) 之底面(54)延伸而出之進氣管(32)軸向滑動配合（見本院卷第2 冊第18頁）。
②系爭專利申請專利範圍第1 項與被證2 之技術比對如下：手提動力工具之懸浮減震機構【被證2 之說明書第1 欄第35至46行已揭露：一種動力工具，特別是氣動工具，且係利用壓縮空氣及雙向作用的彈性裝置以吸收撞擊震動】，係包括：一殼體(1) 軸向開設一膛孔(10)其一端連接或連通一進氣接頭(2) 以引進壓縮空氣源者【被證2 之說明書第2 欄第3 至20行及圖1
已揭露：外殼(1) 、 握持部(2) 、進氣閥(3) 、扳
機(4) 、氣道(5)、進氣接頭(6) 、氣室(7) 及缸體
軸承面(9) 、(10)。外殼(1) 於軸向設膛孔，動力元件(8) 係安裝於外殼(1)之內，握持部(2) 內所設之
進氣閥(3) 可控制氣道(5) 之開閉，氣道(5) 連接進氣接頭(6) ，可將氣源引進氣室(7) 】；一動作模組(4)其內含有氣缸(43)、切換閥(41)、活塞(42)、及工具(40)，俾藉壓按一作動裝置(3) 啟開該切換閥(41)，驅動該氣缸(43)內之活塞(42)以操作該工具(40)進行往復動作者【被證2 之說明書第3 欄第19至25行及圖1 已揭露：動力元件包含氣缸(40)及其內置之活塞(41)，該活塞(41)前端具鼻端部(41a) 可供撞擊工具(16)。動力元件頭部包含切換閥(42)，以開閉直接連接於氣缸(40)或管道(44)之管道(43)。被證2 說明書第3 欄第43至60行及圖1 已揭露：操作扳機(4) 時，加壓空氣首先進入氣室(7) ，經進氣導管(32)、管道(44)到達活塞(41)之下表面，使活塞(41)向上移動；此時，活塞(41)上方氣缸(40)內氣體將被加壓而抬升切換閥(42)，使加壓空氣轉而經由切換閥(42)之中央開口、管道(43)而下壓活塞(41)；只要扳機(4) 被啟動，會不斷重複作動】；一懸浮式滑套(5) 與該動作模組(4) 組裝成一獨立單元且懸浮滑動於該殼體(1) 膛孔(10)之中者【被證2 之說明書第7 欄第16至21行（申請專利範圍第1 項之前段）已揭露：一衝擊動力元件可滑動地安裝於殼體元件內，進行有限度的移動。第2 欄第3 至20行及圖式1 已揭露：外殼(1) 於軸向所設之膛孔具有缸體軸承面(9) 、(10)，動力元件(8) 係安裝於外殼(1) 之內，其可於外殼之缸體軸承表面(9) 、(10)滑動】；一前緩衝器(6) 彈性撐頂於該滑套(5) 與該動作模組(4) 組合之前端與該殼體(1) 膛孔(10)前端之間；以及一後緩衝器(7) 彈性撐頂於該滑套(5) 與一導氣承座(8) 之間【被證2 之說明書第6 欄第9 至25行及圖2 已揭露：雙向作用之彈性緩衝裝置係由彈簧(50)、(51)組成，設於動力元件(8) 的中央軸承表面(52)的兩端。其中，彈簧(50)一端抵靠於中央軸承表面(52)之上表面(53a) ，另一端抵靠於外殼(1) 之底部(53)；彈簧(51)一端抵靠於軸承表面(52)之下表面(52b) ，另一端抵靠於外殼(1)
之承座(55)。當彈簧(50)、(51)其中之一之壓縮力增加時，另一彈簧之壓縮力反向減少】，該導氣承座(8) 係固接於該殼體(1) 膛孔(10)之後端且與該滑套(5) 底端之接氣底座(52)軸向滑動配合者【被證2之 說明書第6 欄第9 至25行及圖2 已揭露：滑套(34) 係
安裝於外殼(1) 膛孔之後端，滑套(34)可與從動力元件
(8)之底面(54)延伸而出之進氣管(32)軸向滑動配合】。
③經前述比對，系爭專利申請專利範圍第1 項所載殼體(1) 、動作模組(4) 、切換閥(41)、氣缸(43)、活塞(42)、工具(40)、作動裝置(3)、懸浮式滑套(5) 、
前緩衝器(6) 、後緩衝器(7) 、導氣承座(8) 及接氣底座(52)等可對應於被證2 之外殼(1) 、動力元件(8) 、切換閥(42)、氣缸(40)、活塞(41)、工具(16)、扳機(4) 、動力元件(8) 之外殼、彈簧(50)、彈簧(51)、滑套(34)及進氣管(32)。系爭專利與被證2 之差異在於：系爭專利之前緩衝器(6) 與被證2 之彈簧(51)同為周邊緩衝元件，但兩者前緩衝元件之設置位置並不完全相同；系爭專利之後緩衝器(7) 「撐頂於該滑套(5) 與一導氣承座(8) 之間」，被證2 之彈簧(50)係設於動力元件(8) 的周邊緩衝元件，兩者後緩衝元件之設置位置並不完全相同，故被證2 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。
⑶被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
①「模組」之概念：
A.原告主張：系爭專利氣動工具首度以「模組化」懸吊隔離震動源的方式來達成有效減震的目的，而被證1 所示氣動機構結構一體化且無法任意將氣動機構與氣動工具組合搭配之非「模組化」創作根本不同。又系爭專利氣動鋸則採用一前後緩衝彈簧減震，以單手操作之氣動鋸而言，斷無法採用置於周邊緩衝彈簧減震設計。另氣動鎚採一後氣壓緩衝室與一對周邊緩衝彈簧減震，如擴大應用於單手操作之氣動鋸，則握持之外徑過大不符人體工學等語（見本院卷第1 冊第93、96頁）。
B.原告所指之「模組」見於系爭專利說明書第6 頁第9 行：「動作模組(4) 以" 模組(module) "稱之，亦因將活塞、氣缸、切換閥、工具等元件串組成一模組，整體組裝於滑套(5) 之中，不若習知之氣動工具…震動力全部由殼體、手柄吸收以致甚易造成操作者手肘關節之傷害…減短工具之使用壽命。」C.一般所稱之模組（module），係指由複數個具基礎功能之元件/ 組件組成之具特定功能之組件，該組件用以組成具完整功能之系統/ 裝置/ 程式；泛用於各軟/ 硬體領域。簡言之，所謂的模組化概念，係將原本繁多之零件簡化成有限數目之模組，例如原本有50個零件，將其簡化為5 個模組，雖然總零件數目並未減少，但組裝或維修時的對象僅限於該5 個模組，可將該5 個模組分包其他專業廠商製作而不必總包，或經檢測該5 個模組，若其中一模組損壞，可以更換該模組，而不必檢測50個零件後才得知那一個零件損壞，準此可以降低成本，提昇經濟效益。
D.模組化概念係一種通常知識，且依原告所自陳：「系爭專利之…動作模組…等結構概念早見於甲○○所有之美國發明專利5,533,579 」（見本院卷第1
冊第92頁反面之準備理由㈠暨調查證據聲請狀第4
頁第3 至5 行），即使系爭專利所界定之「模組」是否即為前述概念並不確定，惟可確定該動作模組並非系爭專利首創者，而得作為進步性審查之考量。
②原告於本院98年9 月28日審理時，就「模組化」、「非模組化」之概念進行說明（見本院卷第2 冊第31至32頁），主張：「系爭專利申請專利範圍第1 、3 項所載之獨立單元、動作模組、懸浮式滑套等敘述都為模組化概念。」
A.系爭專利申請專利範圍第1 項中所載切換閥(41)、氣缸(43)、活塞(42)及工具(40)可對應於被證1 之氣動閥機構(22)、氣缸、活塞及往復式撞擊元件(28)，被證1 該等元件亦串組成一自由活塞氣缸(20)，組裝於中空滑套(16)之中，而構成一組件（可謂係原告所稱之模組，若非結構完整之組件，震動時可能會散掉），藉緩衝元件亦可達成系爭專利吸收震動力及減短工具使用壽命之功效，而與系爭專利並無不同。
B.依系爭專利申請專利範圍及說明書第7 頁第16至18行：「本創作之工具(40)可變化為鋸片。當然，本創作所用之工具及相關配套元件或機制（mechanism ）係未加限制者，可以本創作為基礎加以修飾變化應用之。」足見系爭專利對於工具的種類並未限制，且工具損壞亦可更換，不必整個模組一起更換。
C.況原告於準備理由㈠暨調查證據聲請狀第4 頁第3
至5 行自陳：「系爭專利之殼體、動作模組、懸浮式滑套、後緩衝彈簧與氣壓緩衝室等結構概念早見於甲○○所有之美國發明專利5,533,579 」（見本院卷第1 冊第92頁反面），且該書狀附表第4 列「結構功能相同」中亦自認被證1 與系爭專利之結構功能相同，皆具有「殼體、動作模組、懸浮滑套」（見本院卷第1冊第96頁）。
D.綜上，原告所稱之「模組」並未構成其與被證1 之間的差異。
③原告援引「精密加工」、「成本降低」、「磨損洩漏及維修問題」等，據以主張系爭專利之功效云云（見本院卷第2 冊第39頁）。惟查系爭專利說明書所載系爭專利所欲解決之問題為「將工具往復動作之震動力吸收殆盡，而不會傳遞至殼體或把手以致傷及操作者之手肘關節等，且可增進氣動工具之使用壽命」（見本院卷第1 冊第100 頁反面），而系爭專利說明書並未記載前揭原告所稱之功效，故原告此部分主張實屬無據。
④原告於民國98年9 月28日所提之準備理由㈡狀，其中：
A.第6 頁編號3 、第8 至9 頁編號13、第11頁編號2
、第13頁編號12所載（見本院卷第1 冊第35頁反面、36頁反面至37、38、39頁），均非系爭專利申請專利範圍中所載之技術特徵，自不得作為與先前技術被證1 比對之基礎。
B.第11頁編號5 、6 所載之內容（見本院卷第1 冊第38頁），分別為系爭專利申請專利範圍第14、5 項之技術特徵，惟原告卻主張：「系爭專利案附屬1
、3 、4 項，所以總合來說仍具有進步性」云云，顯屬有誤。
C.第15頁第4 至7 行主張：「系爭專利動作模組內含作動模組（開關(3)(32) ），…，而將二個模組一起裝設於懸浮式滑套(5) 內（第4 、5 圖）(claim1)」（見本院卷第2 冊第40頁）。惟系爭專利申請專利範圍第1 項記載：「一動作模組(4) 其內含有氣缸(43)、切換閥(41)、活塞(42)、及工具(40)，... ；一懸浮式滑套(5) 與該動作模組(4) 組裝成一獨立單元... 」（見本院卷第1 冊第103 頁），並未包含作動模組。是以原告之主張偏離申請專利範圍，違反專利權範圍應以申請專利範圍為準之原則，顯不可採。
⑤原告主張以單手操作之氣動鋸而言，握持之外徑過大不符人體工學，斷無法採用置於「周邊」緩衝「彈簧」減震設計，被證1 係採用氣壓緩衝室及周邊彈簧，並未揭露系爭專利緩衝器均採用置於前、後彈簧減震云云（見本院卷第1 冊第96頁之準備理由㈠暨調查據聲請狀附表第6 列）。
A.依系爭專利說明書第4 頁第6 行：「工具（如鑿刀、鋸片等）」，第7 頁第17至20行：「本創作之工具(40)可變化為鋸片。當然，本創作所用之工具及相關配套元件或機制(mechanism) 係未加限制者，可以本創作為基礎加以修飾變化應用之。」（見本院卷第1 冊第100 頁反面、102 頁）系爭專利申請專利範圍第6 項記載：「... 其中為因應大多數往復式動力工具需求以控制動作（如切割鑿切方向）... 。」（見本院卷第1 冊第103 頁反面）說明書第6 頁倒數第4 至2 行：「各該緩衝器(6、7)可以彈簧、彈性體（橡、塑膠）及其他吸震材料製成。」第8 頁第5 至7 行：「至於震動頻率、振輻、震動力量大小可依需要選用適當材質、形狀之減震元件（緩衝器）做最佳控制。」（見本院卷第1 冊第101 頁反面、102 頁反面）系爭專利申請專利範圍第2 項記載：「... 各該緩衝器(6,7) 係包括：彈簧、彈性體、及吸震性材料製作而成之減震元件者。」（見本院卷第1 冊第103 頁）第2 圖顯示之前緩衝器(6) 為周邊彈簧、後緩衝器(7) 為後彈簧（見本院卷第1 冊第106 頁，如附圖1 所示）。
B.依系爭專利前述所揭露之內容，尤其系爭專利之氣動鎚採一後緩衝彈簧與一周邊緩衝彈簧減震（見本院卷第1 冊第96頁之原告所提準備理由㈠暨調查據聲請狀附表第5 列），且系爭專利申請專利範圍第1 項記載：「一前緩衝器(6) 彈性撐頂於該滑套(5) 與該動作模組(4) 組合之前端與該殼體(1) 膛孔(10)前端之間；以及一後緩衝器(7) 彈性撐頂於該滑套(5) 與一導氣承座(8) 之間... 」，第9 項記載：「... 於其週邊，前後以... 減震元件（緩衝器）予以支撐... 。」而除有特別之限定情形外，不同編號之請求項具有個別獨立之權利範圍，此即「申請專利範圍之請求項差異化原則」（doctrineof claim differentiation）。是以解釋申請專利範圍時，除須判斷該請求項所使用之文字外，並應留意該請求項所無而於其他請求項所使用之文字。因系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍涵蓋第9項
，故第1 項並未限定於氣動鋸，且未限定於彈簧，亦未限定前、後緩衝器之材料或形態，故原告此部分主張委無可取。
⑥綜上，系爭專利申請專利範圍第1 項中所載之元件可對應於被證1 ，系爭專利技術領域中熟習該項技術者依被證1 所揭露之內容及既有技術及知識可輕易改變前、後緩衝器、滑套與殼體等元件間的連接關係，藉機械彈性元件使「懸浮式滑套」及「動作模組」組成之獨立單元懸浮並緊抵於殼體中，達成將工具往復動作之震動力吸收殆盡之功效，而完成系爭專利申請專利範圍第1 項之創作，故被證1 可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
⒎系爭專利申請專利範圍第6 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第6 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第6 項進一步限縮界定其中「為因應大多數往復式動力工具需求以控制動作（如切割鑿切方向），該殼體(1) 內膛孔(10)以及懸浮式滑套(5) 可局部或全部製作成適當多邊形內孔與外形相互滑動嵌入以引導整組動作模組單元之固定工作方向者。」（見本院卷第1冊第103 頁反面）
⑵系爭專利申請專利範圍第6 項中所載之技術特徵主要係以「多邊形」內孔與外形之配合防止動作模組在膛孔內自轉，以引導動作模組的工作方向固定。惟幾何形狀中僅圓形與圓形之配合會產生自轉，其他非圓形之配合不致於產生自轉，此為普通常識。而系爭專利申請專利範圍第6 項將內孔與外形限定於「多邊形」，僅為內膛孔及懸浮式滑套外型之選擇，而為熟習該項技術所能輕易完成且未增進功效者。況被證1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，故被證1 亦可證明系爭專利申請專利範圍第6 項之整體技術不具進步性。
⒏系爭專利申請專利範圍第7 項：
⑴83年10月3 日修正之專利法施行細則第16條第2 項、第3 項規定：「（第2 項）獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。（第3 項）附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。」
⑵按憲法第80條明文揭示法官從事審判僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉。專利審查基準為專利專責機關（即智慧財產局）為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159 條第1 項參照），雖基於行政自我拘束原則，僅拘束專利審查機關（最高行政法院96年度判字第1552號判決參照），惟於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，仍得作為法官審判之參考。而系爭專利審定時之「專利審查基準」（即智慧財產局於83年11月25日發佈公告）第二篇「新型專利審查基準」第三章「說明書」第一節「說明書之記載」「五、申請專利範圍㈤不符專利法施行細則第16條規定之情形」規定：
「申請專利範圍如有下列情形之一者，即違反專利法施行細則第16條之規定，審查委員應依第四章『說明書及圖式之補充修正』之規定通知申請補充修正之。... 獨立項之記載，以下列方式表現，致使申請專利新型之構成之必要技術內容、特點事項不明確者。
『除……外』『非為』等之否定的表現方式。僅用『……以上』或『……以下』等，表示下限或上限之數值限定之表現方式。
使用『比重稍大』、『遠大於』、『低溫』、『高溫』等之比較性用語，其程度不明確之表現方式。
以『依所希望』、『依所需』等文字且同時記載有任意附加事項或選擇事項之表現方式。另外，『有特別是』、『例如』、『等』、『最好』、『適當』、『適宜』、『適當……』等字句也應避免。」
⑶系爭專利申請專利範圍第7 項為直接依附第1 項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第7 項進一步限縮界定：「以" 非固接方式" 將工作流體（如壓縮空氣、液壓油等）導入獨立懸浮之動作模組(4) 單元並不限以" 插入滑動軸接" 方式者，端視殼體內部導氣承座與懸浮式滑套之接氣底座間之空間大小而變，如空間夠大亦可採用" 可撓性空壓或流體管線" 以導入流體者。」（見本院卷第1 冊第103 頁反面）
⑷本請求項所載「以" 非固接方式"...不限以" 插入滑動軸接" 方式... 」，其意義包含眾多結構，並非所有結構均能為新型說明所支持，且其中「... ，端視殼體內部導氣承座與懸浮式滑套之接氣底座間之空間『大小』而變，如空間『夠大』亦可採用" 可撓性空壓或流體管線" 以導入流體者。」因系爭專利說明書及申請專利範圍並未界定大、小之區分標準，是以所載「端視…空間大小而變」之意義將界定出不同之申請專利範圍，所載「如空間夠大亦可」之意義相對標準或程度不明。故本請求項之技術意義並不明確，且未記載於新型說明中所載之實施方式，故有86年5 月7 日修正公布之專利法第104 條第3 款「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」的事由。
⒐系爭專利申請專利範圍第8 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第8 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第8 項進一步限縮界定其中：「除以壓縮空氣為動力源之動力機具外，亦可於一般傳統電動或油壓動力手工具中使用該懸浮減震機構以獲致最佳減震效果者。」（見本院卷第1 冊第103 頁反面）
⑵本請求項所依附之系爭專利申請專利範圍第1 項載有氣缸(43)、切換閥(41)、活塞(42)、導氣承座(8) 及接氣底座(52)等技術特徵，而具有懸浮減震機構之「一般傳統電動或油壓動力手工具」是否仍包含前述元件並不一定。若電動或油壓動力手工具不包含前述元件，則本請求項並未記載其他元件及結構關係；若電動或油壓動力手工具包含前述元件，則該領域具有通常知識者無法想像其技術內容。故本請求項之技術意義不明確，且未記載於新型說明中所載之實施方式，故有86年5 月7 日修正公布之專利法第104 條第3 款「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」的事由。
⒑系爭專利申請專利範圍第9 項：
⑴系爭專利申請專利範圍第9 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第9 項進一步限縮界定其中：「確令震動源之" 動作模組"(4)組裝於一懸浮式滑套內使成一可懸浮，滑動於殼體膛孔內之獨立單元，再於其週邊，前後以適當材質、形狀與彈性強度之減震元件（緩衝器）予以支撐俾於工作時使震動減至最小者。」（見本院卷第1冊 第103 頁反面）
⑵本請求項所載「... 前後以" 適當" 材質、形狀與彈性強度之減震元件（緩衝器）... 使震動減至" 最小" 者。」因系爭系爭專利說明書及申請專利範圍並未界定大、小之區分標準，是以所載「適當」之意義，將界定出不同之申請專利範圍，所載「最小」之意義相對標準或程度不明，其技術意義不明確，且未記載於新型說明中所載之實施方式，故有86年5 月7 日修正公布之專利法第104 條第3 款「說明書或圖式，不載明實施必要之事項」的事由。
㈡從而，被告以系爭專利申請專利範圍第1 、6 至9 項有應撤銷之原因等語，於法有據，原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張新型專利之權利。故原告請求被告賠償損害3,000,000 元，及自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並請求被告應停止製造及銷售「SAW10-A1型氣動鋸」，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
㈢至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　　7　　 日智慧財產法院第二庭
法　官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　　7　　 日書記官 林佳蘋