智慧財產及商業法院99年度民商上字第10號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 08 月 25 日
• 當事人: 鼎錩國際有限公司、林美玲

智慧財產法院民事判決
99年度民商上字第10號上 訴 人　 鼎錩國際有限公司
（STEAM LEADER INTERNATIONAL CORPORATION）
兼法定代理人 林美玲
兼上二人共同
訴訟代理人 吳賜藝
被上訴人 　美商三邁能源股份有限公司
（SUNMAX ENERGY, INC.）
法定代理人　邊曉陽（HSIAO-YANG ROGER PIEN）
訴訟代理人　王志哲 律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國99年9 月14日智慧財產法院第一審判決提起上訴，本院於100 年8月4日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
㈠按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
㈡我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈢本件原告即被上訴人為依美國法所設立登記之外國法人，具有涉外因素，而被告即上訴人則為中華民國人民及依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國。又本件所涉及者，核其性質屬於商標權民事事件，且被上訴人業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均在我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權，自應適用我國民事訴訟法及涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。復依智慧財產案件審理法第7 條規定、智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件既屬因商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、準據法之選定：
㈠查被上訴人係主張上訴人於民國96年1 月至98年7 月間侵害其商標權，是以本件涉外民事係在涉外民事法律適用法100
年5 月26日修正施行前發生，依自是日開始施行之涉外民事法律適用法第62條本文規定，本件應適用依施行前之規定以定本件之準據法。按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。」，100 年5 月26日修正施行前涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。本件被上訴人主張上訴人之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉外事件之準據法，自應依中華民國之法律。
㈡被上訴人主張上訴人之侵害商標權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係。又被上訴人主張本件侵權行為係發生在我國境內，且被上訴人所主張損害賠償之請求，亦為我國商標法第63條規定所認許。是以，依100 年5 月26日修正施行前涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之準據法，亦應依中華民國之法律。
三、又按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項定有明文。又訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，同法第255 條第1 項第2 款、第3 款亦定有明文。本件原審為上訴人敗訴之判決，上訴人聲明不服，提起本件上訴，並聲明：㈠廢棄原判決，㈡第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。嗣上訴人在第二審訴訟程序進行中，於100 年1 月10日依民事訴訟法第446
條第1 項、第255 條第1 項第2 、3 款之規定，在本院審理時當庭追加上訴聲明：駁回被上訴人在第一審之訴及假執行聲請。經核上訴人僅擴張應受判決之事項，不甚礙被上訴人之防禦及訴訟之終結，依首揭規定，其追加之訴自應予准許。
貳、實體方面：
一、被上訴人之陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：
㈠上訴人於原審提出銷售予台電大林廠之袪水器共15個之發票，其中自96年1 月至98年6 月共11個，另4 個則係98年7 、8 月銷售（見原審卷被證13），此核與台電大林廠原審函覆內容相契合；又證人鄭喜天於原審證稱看到之節汽產品有看到上面有鼎錩商標，也確實看到有1 個有被上訴人所有之註冊第01071545號「STEAM SAVERS」商標（下稱系爭商標），亦即台電大林廠購買裝設之節汽產品不只1 個，只是看到其中1 個確實有系爭商標。
㈡上訴人辯稱「STEAM SAVER 」為美國第5429150 號專利，「STEAM SAVERS」則為被上訴人之系爭商標，兩者不同，惟無論美國第5429150 號專利或我國第095408號專利（見原審卷原證17）所製造之袪水器上均使用系爭「STEAM SAVERS」商標，一般習稱STEAM SAVER 或STEAM SAVERS，被上訴人獲美方授權使用上開專利及STEAM SAVERS商標，嗣並向美方購得我國第095408號專利，並向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請STEAM SAVERS商標權獲准，被上訴人既係我國系爭商標權人，上訴人即不得於袪水器上使用相同或近似之商標。㈢上訴人辯稱其員工鄭仲凱曾拿1 組使用系爭商標權之STEAM
SAVERS袪水器到台電大林廠試用，因係試用品，並無交易資料，故非屬上訴人所銷售云云。惟查：
⒈上訴人顯已自認於台電大林廠發現使用被上訴人所有系爭商標之袪水器，確係上訴人所提供。
⒉原審於99年7 月29日向台電大林廠函詢內容明載：「貴公司自96年1 月起至98年6 月止所使用之袪水器（節流閥）係向何人所購買？其型式、數量各為多少？有無任何公司提供試用品？若有，其型式、數量各為何？」，而台電大林廠於99年8 月6 日就原審上開函文函詢內容明確答覆：「所查該期間本廠共向鼎錩國際有限公司購買『洩水量40㎏/Hγ共計11只』」等語，是台電大林廠回覆內容已明確表明自96年1 月起至98年6 月止並無任何袪水器之試用品裝設於其廠區，上訴人一審敗訴後竟企圖推其員工鄭仲凱上法院作證，以創造有利於上訴人之說詞，據為脫免侵權責任之證據，此無助於發現真相之訴訟技倆，於法殊無足取。
⒊上訴人指稱證人鄭喜天於台電大林廠所見到的STEAM SAVERS袪水器係鄭仲凱於95年4 月雙方授權契約仍存在時，提供台電大林廠試用云云。然查若果如此，上訴人為何未於原審中提出本項防禦方法，上訴人於二審時始提出此項已經原審職權調查且經審酌之防禦方法，非但沒有意義，且違反民事訴訟法第447 條之規定，上訴人稱此係95年4 月間兩造授權契約存在時提供的試用品，既係試用品當然未銷售、未付款云云，惟兩造之授權契約係於95年2 月28日屆滿，是上訴人並非於授權契約有效時提供台電大林廠試用，且試用當然會付款，又若真如上訴人所稱於95年5 月要求台電大林廠將試用品拆下，則業務員必定會將拆下的試用品交回公司，否則無法銷帳，故提供試用的結果，若未將試用品拆下交回公司，就必定因試用合格而付款，因業界推廣袪水器時雖有時先提供試用，然該試用品於試用滿意後仍須付款，斷不可能於95年提供試用，至98年間仍裝設於台電大林廠，而有未付款之情事。再由上訴人書狀第3 頁第10行「於96年8 月5 日」在該廠裝設一組試用之記載，亦足資證明上訴人所謂「於95年4 月」在台電大林廠試用該STEAM SAVERS袪水器云云，前後矛盾而不足採。
⒋至上訴人辯稱其與被上訴人前案之和解並非上訴人侵權行為和解之賠償，而係權利金過高爭議之和解云云，實則授權金之支付必以有授權合約為前提，根據兩造之授權契約第3 條，合約有效期間為1 年，雙方之間沒有作書面延長時，合約之相關的權利將在年度日期結束時自動終止（詳原審卷原證3 ），是以被上訴人與上訴人鼎錩國際有限公司（STEAM LEADER INTERNATIONAL CORPORATION，下稱鼎錩公司）之授權合約即於94年2 月28日屆滿，並未以書面延長，自該時起即無授權合約之存在，更無所謂授權金，上訴人既稱所支付之款項係屬「權利金過高爭議之和解」，自應提出所依據之授權合約為證。且原審卷原證5 之和解書係因上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝3 人（下稱上訴人3 人）於授權期滿後，未經被上訴人授權而販賣STEAM SAVERS袪水器，遭被上訴人對其財產假扣押，上訴人自知難卸侵權責任，始與被上訴人和解支付15萬美金和解金予被上訴人。又被上訴人前就上訴人鼎錩公司侵害被上訴人專利權乙事向臺灣板橋地方法院聲請保全證據獲准，上訴人吳賜藝於實施保全證據程序中（臺灣板橋地方法院96年度聲字第2128號）承認係就侵權糾紛而與被上訴人成立和解，此有板橋地院筆錄可資為證（被上證1 ），是上訴人辯稱其前支付之和解金係權利金，而非侵權賠償金云云，核與事實不符。
⒌上訴人辯稱其有能力研發取得新型第095408號專利云云，然本件係商標權侵權訴訟，上訴人是否有能力研發取得新型專利，與其是否侵害系爭商標權分屬二事。
⒍證人鄭喜天於98年5 月12日至台電大林廠看到一個袪水器上有系爭STEAM SAVERS商標，並經伊同事莊景任以相機拍照，是台電大林廠確有裝設上有STEAM SAVERS商標之袪水器無誤，至台電大林廠究竟裝設多少個STEAM SAVERS袪水器，被上訴人或證人鄭喜天均無權至該廠全廠巡視，亦無權至其倉庫查看庫存，亦不知其是否曾裝設後復拆卸，故無法得知，惟台電大林廠確裝設有STEAM SAVERS袪水器，此係不爭之事實。
⒎上訴人指稱被上訴人94年2 月25日以英文再度授權上訴人至2006年12月為其獨家代理，負責STEAM SAVERS在台灣地區之市場行銷云云。然：
⑴被上訴人於94年2 月25日簽署之證明書，係因上訴人當時係台塑集團STEAM SAVER 袪水器之供貨商，與台塑集團訂有統購合約，上訴人稱將於94年3 月左右與台塑集團進行STEAM SAVER 年度換約，因與被上訴人之授權製造與銷售合約將屆期（94年3 月1 日至95年2 月28日），尚未簽訂新約，故商請被上訴人先簽署證明書以便其向台塑集團進行換約，該證明書上僅載「鼎錩公司獲被上訴人授權，自2004年元月起至2006年12月為其獨家代表，負責STEAM SAVER 在臺灣地區的市場行銷」，並無兩造間權利義務之約定，且未授權鼎錩公司可製造STEAM SAVER ，鼎錩公司嗣於94年3 月21日與台塑集團就銷售STEAM SAVER 袪水器完成年度換約，該合約書編號為「HFN 」，合約購買材料名稱為「流孔式袪水器」，廠牌為「STEAM SAVER 」（如原證12），可證該證明書之目的僅係協助上訴人進行市場銷售、換約，並非用以規範兩造間之權利義務關係或展延期限，本身不具獨立之法律效力，兩造間之授權關係，仍應依其基礎法律關係即「授權製造與銷售合約」以定之。
⑵根據兩造之授權製造與銷售合約第3 條，合約有效期間為1 年，雙方之間沒有作書面延長時，合約其中相關的權利將在年度日期結束時自動終止，兩造既約定授權製造與經銷合約之延長，應以書面協議完成，前開授權書僅係上訴人單方所出具，並非兩造之書面協議，亦無變更經銷契約內容之意思，於以書面完成協議前，依民法第166 條規定，推定其延長經銷期間之契約不成立。
⑶且該證明書中僅提及由上訴人負責STEAM SAVERS在臺灣地區之市場行銷，並未授權其使用系爭商標權自行製造STEAM SAVERS袪水器，上訴人自行製造並使用系爭商標，自屬侵害被上訴人之商標專用權。
⒏按「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得…參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，作為核定損害賠償額之參考。」，此有辦理民事訴訟事件應行注意事項第87條可資參照。上訴人鼎錩公司曾為被上訴人之代理商，根據過往之合約，係以授權期間計算授權金，而非以授權製造或銷售個數計算，即上訴人鼎錩公司於獲授權之1年期限內，無論製造、銷售幾個STEAM SAVERS祛水器，授權金均為美金31萬2,500 元，且上訴人鼎錩公司曾因自95年3 月1 日起至95年9 月12日間侵害系爭商標權（侵權期間合計6 個月12天）與被上訴人達成和解，參酌年度授權金而由上訴人給付被上訴人15萬美金之和解金，被上訴人則放棄對上訴人於上開期間之侵權行為之追訴。是上訴人鼎錩公司於96年10月、97年1 、4 月、或98年7 月間再度未獲授權使用系爭商標，距離和解末日95年9 月12日已逾1
年，無論參考年度授權金或前揭和解金，且上訴人公司於和解後再度侵權，可見其惡性重大，以零售單價之500 倍計算，自屬合理相當。
⒐再按，商標法第63條第1 項第3 款立法理由謂：「冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多秘而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第一項增列第三款，使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定」。是法院得依侵害人所侵害之情節，審酌兩造之經濟能力、社會地位等一切情狀，於上述範圍內有自由裁量。固屬法院之權限；惟若僅憑被查獲商品數量之多寡，而為衡量損害額之依據，顯有違商標法第63條第1 項第3 款之立法本旨。
二、上訴人之辯解除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：
㈠上訴人從事節汽系統產品之製造、銷售多年，累積極高的技術經驗與智慧財產，平時除了產銷美國專利之「STEAM SAVER 」（Patent Number ：0000000 ）外，更積極研發改良，並於96年9 月1 日取得新型專利「可調式之袪水器」（新型M318087 ），隨後又申請取得「鼎錩及標章」之商標。由於此項「可調式之袪水器」除了進水孔之小孔在前方外，又在袪水器本體上徑加設一旋鈕部、固定螺帽，讓使用者可依據使用狀態加以旋轉調整，毋庸整組拆下再予調整，大為增加使用的功能性與便利性，因此上訴人乃以此項新型專利向台電大林廠推廣，分別於96年8 月5 日在該廠裝設1 組試用，試用結果良好；96年8 月26日再於該廠加裝設1 組試用，試用結果仍然良好，該廠遂於96年10月8 日起向上訴人訂購4
筆訂單，共訂購15組「可調式之袪水器」。
㈡上訴人如有製造侵害被上訴人系爭商標之產品，以台電大林廠購置15組，且廠區遼闊，何以僅發現1 組被上訴人之產品，難道公營事業之台電公司可以購置15組節流閥，卻僅使用1 組，讓其餘14組閒置乎？況且亦未在該廠（倉庫或其他地方）查出其他屬於上訴人公司之產品，顯不合乎常情而與經驗法則有違。
㈢台電大林廠所發現1 組系爭商標之產品，應屬試用品，而非上訴人侵權販售之產品，蓋95年4 月間，兩造間仍有合法授權契約存在，上訴人依法可以推銷販賣「STEAM SAVERS」商品，當時上訴人之員工鄭仲凱曾拿1 組產品到台電大林廠裝設試用，惟95年5 月間兩造已因授權契約而生嫌隙，上訴人乃要求該廠將該試用品拆下（按：依業界慣例，經銷商之技術員在工廠現場只能口頭提示、指揮廠方人員裝、卸，不可以親自動手裝、卸產品），可能是該廠未依上訴人指示予以拆下，致遭被上訴人誤解係上訴人侵權販售。
㈣被上訴人於整個訴訟中意圖鋪陳「上訴人於兩造前案和解前已有侵權情事；於和解後則有繼續販售具有系爭商標之袪水器產品之事實」，且亦已讓原審信服而為不利於上訴人之判決。然則，前案之和解並非上訴人侵權和解之賠償，而係授權契約因銷售率大幅下滑衍生權利金過高爭議之和解，此有臺灣高等法院96年度上易字第985 號刑事判決可稽（見本院卷證一）。該判決係被上訴人負責人邊曉陽與其姊夫黃英修間，因袪水器經營權爭議所衍生詐欺等罪嫌之訴訟，被告黃英修無罪確定，該判決理由五㈣後段記載：「證人吳賜藝（即本案上訴人）並證稱該權利年金支付至95年9 月12日期滿止；告訴人代表人（即本案被上訴人法定代理人）亦結證確在94及95年都有支付權利金」，在該案審理中被上訴人明確證稱上訴人在「95年有支付權利金」，根本不是侵權賠償金。再者，上訴人售予台電大林廠15組自行改良之新型專利產品，有何理由要摻雜、侵權販售被上訴人所有系爭商標之產品1 組？台電公司既已接受上訴人自行改良之新型專利產品，有何理由要再冒侵權之危險去販售系爭商標之產品1 組（為何不販售10組？100 組？）？
㈤上訴人於86年12月20日起即已合法取得代理權，代理美國Hydro Products Company所有之STEAM SAVER SYSTEM（簡稱STEAM SAVER 、節汽系統，Patent Number ：0000000 ），由上訴人公司透過被上訴人自美國進口在臺銷售。92年初，被上訴人宣稱其已購得STEAM SAVER SYSTEM之臺灣專利權，繼續與上訴人簽約授權製造、銷售，惟依我國專利法第22、94、110 條規定，發明專利、新型專利或新式樣專利，在申請前已見於刊物或已公開使用或已為公眾所知悉者，無法申請取得專利權，被上訴人乃修改流量進水孔之位置，重新申請專利（名稱：蒸氣管路冷凝水連續排除裝置、第095408號）。被上訴人並未告知其在臺專利（095408）與美國專利（0000000 ）並不一樣，竟以在臺專利權與上訴人簽約授權收取高額權利金，但上訴人卻仍然依據美國專利之內容製造銷售，根本不是使用被上訴人之專利權，難怪被上訴人堅持要求上訴人製造之產品要更改標記「STEAM SAVERS」，而不依美國原名稱「STEAM SAVER 」。此由被上訴人對台塑石化股份有限公司等提起侵權行為損害賠償訴訟，而遭臺灣臺北地方法院97年度智字第67號判決被上訴人敗訴確定可得明證（見本院卷證二）。
㈥台電大林廠確實有向上訴人購買15個袪水器，但均係上訴人所研發創新取得之新型專利「可調式之袪水器」（新型M318087 ），並非被上訴人之專利產品，此從該15個產品之訂單、發票、報價單及台電大林廠簽准之報價單（見本院卷證三）均無「STEAM SAVERS」字樣可得明證。而證人鄭喜天作證稱其在廠內有看到多個（8 個，尚有7 個放置於台電大林廠倉庫備用）鼎錩商標之袪水器，但只看到1 個有STEAM SAVERS 商標的產品，試想，上訴人已有經台電大林廠同意採買之自己的專利商品，豈會侵權銷售被上訴人之產品，而且竟然只有「1 個」。
㈦原審法院對於被上訴人指稱於96年10月、97年1 、4 月、及98年7 月間，這麼長久時間、分好幾個時段，為何只有1 個祛水器？難道2 年多、4 個時段僅購買1 個？（依常情4 個時段至少會買4 個才合理）或僅使用1 個？此與常情不符之事實甚為顯著，原審法院均不予調查。證人鄭喜天所看到有「STEAM SAVER 」商標的1 個袪水器係如何安裝在台電大林廠？由何人安裝？是否係在上訴人代理權期間屆滿（95年12月31日）以後由其他代理商安裝？此應依職權調查之證據，原審法院亦均未予調查；且原審法院之未予調查如不許上訴人於第二審提出顯有失公平。因此，上訴人乃提出系爭產品可能是上訴人於合法授權期間，由當時之員工鄭仲凱（已離職）安裝之試用品，並非上訴人侵權販售之產品，且鄭仲凱業已離職，怎會無法期待其據實回答，當然有傳訊之必要，是以，上開情節顯已符合民事訴訟法第447 條第1 項第4 、6 款但書規定之情形，加以現行民事訴訟制度係採事實續審制，上開事證之提出與調查並不甚礙被上訴人防禦權之實施，上訴人當然得依法提出請求鈞院審理調查。
㈧被上訴人對台電大林廠函覆：「所查該期間本廠共向鼎錩國際有限公司購買『洩水量40Kg/Hr 共計11只』」，該廠並未回答有無試用品情事，竟遽予胡亂推論出該廠回覆內容已明確表明自96年1 月起至98年6 月止並無任何祛水器之試用品裝設於其廠區。被上訴人又稱業界推廣祛水器時雖有時先提供試用，然該試用品於試用滿意後仍須付款，上訴人於95年4 月於台電大林廠試用，直至98年5 月12日被發現，衡諸常理，豈有試用三年仍未付款之理？進而推論指訴上訴人係推說試用品未付款即表示未銷售，僅係飾詞狡辯云云。既係試用品，當然是未銷售、未付款，且95年4 月間，兩造間仍有合法授權契約存在，上訴人依法可以推銷販賣「STEAM SAVERS」商品，當時上訴人之員工鄭仲凱曾拿1 組產品到台電大林廠裝設試用，惟95年5 月間兩造已因授權契約而生嫌隙，上訴人乃要求該廠將該試用品拆下，至此可謂試用終止，豈有試用三年還須付款之理？由於依業界慣例，經銷商之技術員在工廠現場只能口頭提示、指揮廠方人員裝、卸，不可以親自動手裝、卸產品，所以上訴人通知試用終止、立即卸下該產品，即已盡相關義務，不能因廠商未拆卸即指訴上訴人侵權販售。
㈨原授權合約雖於94年2 月28日屆滿，但被上訴人卻已於94年2 月25日以英文（附中文翻譯）再度授權上訴人至2006年12月為其獨家代理，負責STEAM SAVERS在台灣地區的市場行銷（見本院卷證四）。上開延長授權之書面於原審99年4 月2
日答辯狀即已呈送法院（見原審被證二）。
三、本件原審為上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）600
萬元及自99年2 月12日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，被上訴人並得供擔保准予假執行之判決。上訴人提起上訴，上訴聲明為：請求原判決廢棄，駁回被上訴人在第一審之訴及假執行聲請，訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回，訴訟費用由上訴人負擔。
四、依本院於100 年2 月14日協議兩造整理爭點（見本院卷第126 至128 頁），本件不爭執事項及爭點如下：
㈠本件不爭執事項：
⒈被上訴人係中華民國註冊審定號第0107154 號「STEAM SAVERS」商標（即系爭商標）之專用權人，系爭商標指定使用於金屬製袪水器商品，專用期限自民國92年12月1 日起至102
年11月30日止（見原審卷第16頁）。
⒉被上訴人自93年3 月1 日起至94年2 月28日止授權上訴人鼎錩公司製造、銷售STEAM SAVERS袪水器，授權金為美金31萬2500元，並約定合約到期後，不論是否與產品銷售有關，上訴人鼎錩公司均無使用被上訴人商標、專利、版權、商業機密、技術之權利（見原審卷第28、30頁）。
⒊兩造於95年9 月27日簽定和解書，約定至95年9 月12日止雙方在中華民國境內就製造或銷售STEAM SAVERS產品，任一方如曾對他方有債務不履行或侵權行為，雙方同意放棄對他方請求損害賠償之權利，但不包括放棄其他違約者或債權行為者之請求權，雙方如有未到期之合約、授權，均於95年9 月12日失其效力，並由上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝支付被上訴人美金15萬元作為和解金額（見原審卷第58至59頁）。
⒋富喬公司於95年10月17日於訂購單上記載品名規格為「蒸汽節能器STEAM SAVER 1/2" SUS304 牙口+ 過濾器」，訂購數量2 個，單價每個7,500 元，總價1 萬5000元等文句；上訴人鼎錩公司則於95年10月24日開立品名為「節流閥1/ 2" 」，數量2 個，總價為1 萬5750元（含5%之營業稅）之統一發票予富喬公司（見原審卷第60至61頁）。
⒌東展興業股份有限公司（下稱東展公司）於95年11月27日於訂購單上記載品名或出貨名稱為「STEAM SAVER 3/4 」，訂購數量2 個，單價每個1 萬7500元，訂購數量2 個，總價3
萬5000元等文句；上訴人鼎錩公司則於95年12月4 日開立品名為「過濾器3/4"」，數量2 個，總價為3 萬6750元（含5%之營業稅）之統一發票予東展公司（見原審卷第63至64頁）。
⒍被上訴人前曾向臺灣板橋地方法院聲請保全證據，經該院於96年8 月21日以96年度聲字第2128號裁定准原告於證據保全程序對於上訴人鼎錩公司在臺北縣土城市（現改制為「新北市○○區○○○○路2 段39巷1 號，自94年4 月1 日起至實施證據保全之日止使用「STEAM SAVERS」商標之產品，於現場勘驗後，以拍照、攝影之方式予以保全，並就上訴人鼎錩公司生產、銷售前證產品之訂單、出貨紀錄、商業帳簿資料，於現場勘驗後，以拍照、影印、電腦列印、複製電磁紀錄等方式予以保全（見原審卷第118 頁）。上開㈣、㈤之證據資料均係被上訴人於96年8 月24日依據臺灣板橋地方法院前開96年度聲字第2128號裁定於上訴人鼎錩公司營業所在地影印取得（見原審卷第125 、128 頁）。
⒎被上訴人前曾向臺灣雲林地方法院聲請保全證據，經該院以97年度智全字第4 號民事裁定准許，並於97年5 月9 日至雲林縣麥寮鄉六輕工業園區施行勘驗，經廠區人員提供袪水器新品，並同意以該新品保全之方式代替原聲請保全方法，該袪水器新品，經徵詢台化公司特助龔志明之同意，由臺灣雲林地方法院帶回保管，並於現場拍攝該新品之照片，該新品上載有「STEAM SAVER 」字樣（見原審卷第136 至140 頁）。依據上訴人鼎錩公司於94年3 月3 日與台塑關係企業總管理處採購部（下稱台塑總管理處採購部）所簽訂合約資料表之記載，上訴人鼎錩公司銷售予台塑總管理處採購部廠牌型號為「STEAM SAVER 」之貨品總計為15個，價格分別如附表所示（見原審卷第135 頁）。
⒏被上訴人於98年8 月3 日寄發板橋站前郵局第282 號存證信函予上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝，請求上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝賠償被上訴人1968萬7500元，並於99年2 月3 日向本院對於上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝請起本件訴訟（見原審卷第147 至148 頁）。
㈡本件之爭點：
被上訴人主張其為系爭商標之專用權人，兩造自95年9 日12日起即無商標授權關係，然上訴人鼎錩公司卻分別於95年10月17日、同年月25日使用系爭商標各銷售蒸汽節能器STEA MSAVER 2 個予富喬公司、東展公司，並於96年10月、97年1
、4 月、或98年7 月間使用系爭商標銷售蒸汽節能器STEAM
SAVER 1 個予台電公司大林廠。上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝則否認其自95年9 月12日兩造終止商標授權關係之日起有使用系爭商標銷售蒸汽節能器之事實。是以，本件兩造之爭點應為：
⒈上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝有無侵害被上訴人之系爭商標權？
⒉被上訴人得請求上訴人3人賠償之金額為若干？
五、本院得心證之理由：
㈠上訴人3 人侵害被上訴人之系爭商標權：
⒈按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。」，商標法第29條、第33條分別定有明文。
⒉經查本件被上訴人起訴主張上訴人於96年10月、97年1 、4
月、及98年7 月間使用系爭「STEAM SAVER 」商標銷售袪水器1 個予台電大林廠之事實，有統一發票4 件（見原審卷第259 至第260 頁）及台電大林廠現場照片1 件（見原審卷第65頁）可證。另證人鄭喜天於原審99年7 月28日審理時證稱其於98年5 月12日至位於高雄市○○區○○里○○路3 號之台電大林廠，台電員工曾帶渠等至現場查看有哪些地方可安裝袪水器，渠等行至空壓機旁有一排水管線邊就看到幾個類似邊先生（即被上訴人法定代理人）產品之東西，有看到上面有寫鼎錩商標，也有看到有1 個寫「STEAM SAVERS」商標，伊同事莊景任有帶相機，所以將其拍照下來等語（見原審卷第250 至第251 頁、第65頁）。查證人鄭喜天與兩造素無嫌隙，復與本件訴訟無利害關係，自無附和被上訴人、誣攀上訴人之動機與必要，是證人鄭喜天之證言應屬可採。況依台電大林廠99年8 月6 日Ｄ大林字第09908000011 號函復原審法院指出該廠自96年1 月起至98年6 月止，向上訴人公司購買洩水量40kg/Hr 共計11只（見原審卷第273 頁、第275
頁），以之復參證人鄭喜天前揭證詞，益證證人鄭喜天於台電大林廠所見具有系爭商標之袪水器，應即係上訴人所販售無誤，實則上訴人對於此一事實亦不否認，僅辯稱其銷售予台電大林廠之袪水器中，只有該單一個袪水器載有系爭商標，其餘均不具系爭商標云云，準此，綜觀前述證據資料，堪信被上訴人主張上訴人於兩造前案和解後，確有繼續販售具有系爭商標之袪水器產品之事實。
⒊上訴人於本院雖辯稱台電大林廠所發現1 組系爭商標之產品，應屬試用品，而非上訴人侵權販售之產品，應係95年4 月間，兩造間仍有合法授權契約存在，上訴人員工鄭仲凱拿到台電大林廠裝設試用云云。惟查本院曾於100 年6 月10日、同年7 月1 日函詢台電大林廠，自93年3 月1 日起至95年12月31日止所使用之祛水器（節流閥）係向何人所購買？其型式、數量各如何？有無任何公司提供祛水器（節流閥）之試用品？若有，其其型式、數量各為何？台電大林廠先後於100 年6 月21日及同年7 月12日函覆「所查該期間本廠未購買祛水器」、「所查該期間本廠未有其他公司提供『祛水器』試用品」等語（見本院卷第171 頁、第181 頁），足認上訴人上開辯解並非足採。又上訴人於本院固聲請傳喚證人鄭仲凱到庭作證其是否曾於95年4 月拿樣品至台電大林廠測試，惟本院已向台電大林廠函詢，查明該廠於93年3 月1 日起至95年12月31日並無廠商提供祛水器試用品，因認並無傳喚證人鄭仲凱作證之必要，上訴人此部分之聲請，爰無調查之必要。
⒋至被上訴人另主張上訴人分別於95年10月17日、同年月25日使用系爭商標各銷售蒸汽節能器STEAM SAVER 2 個予富喬公司與東展公司云云，並提出富喬公司、東展公司出具之訂購單2 件為證（見原審卷第60、63頁）。但查，上開訂購單係富喬公司與東展公司所製作，並非上訴人所製作，而富喬公司與東展公司於95年9 月12日兩造終止系爭商標授權關係前曾就系爭商標商品與上訴人交易，則富喬公司、東展公司自有可能就相類之商品沿用先前交易品名與上訴人交易，自難僅憑上開訂購單據即認為上訴人交付富喬公司與東展公司之商品上即載有系爭商標字樣。況上開文件之製作日期分別係在95年10月17日及同年月25日，被上訴人遲至98年8 月3 日始寄發存證信函請求上訴人賠償，亦已罹於消滅時效，上訴人亦執此為辯。是縱認被上訴人前述事證為真，亦已因時效消滅而不得再為請求，被上訴人此部份之主張自無理由。
⒌另上訴人辯稱其有能力研發取得新型第095408號專利云云，然本件係商標權侵權訴訟，上訴人是否有能力研發取得新型專利，與其本件是否侵害系爭商標權係屬二事，故上訴人此部分之辯解，亦非可採。
⒍綜上所述，本件上訴人於96年10月、97年1 、4 月、或98年7 月間使用系爭商標銷售相同產品至少1 個予台電大林廠，確有違反商標法第29條第1 款所規定之情事，自屬侵害被上訴人之系爭商標權。
㈡被上訴人請求上訴人3人連帶賠償600萬元部分：
⒈按「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。」民法第28條定有明文。查上訴人吳賜藝為上訴人鼎錩公司之總經理，上訴人林美玲為鼎錩公司法定代理人，兩人並為夫妻關係，有名片、公司及分公司基本資料查詢明細、送達回證各1 件在卷足憑（見原審卷第34、67、27頁），且上訴人鼎錩公司於95年9 月27日與被上訴人就侵害系爭商標事項達成和解時，上訴人林美玲、吳賜藝均以個人名義與被上訴人達成和解（見原審卷第59頁），顯見上訴人林美玲、吳賜藝為銷售侵害被上訴人系爭商標權之行為人，且銷售侵害系爭商標權之商品為渠等職務上之行為，上訴人鼎錩公司自應就其董事長林美玲及有代表權之總經理吳賜藝之侵權行為負連帶賠償責任。
⒉次按損害賠償理論係為實現公平正義之理念，旨在使被害人之損害得以獲得實質、完整之填補，此即損害賠償之填補損害機能，而非對加害人（行為人）加以懲罰（王澤鑑，侵權行為法第1 冊，第8 頁參照）。再按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言（最高法院19年上字第363 號民事判例參照）。
⒊又按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」，商標法第63條第1 項定有明文。又（第1 項）損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限；（第2
項）依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益，民法第216 條亦有明文。⒋查上訴人3 人擅自使用相同於系爭商標圖樣於系爭商品，侵害上訴人之系爭商標權。因此，上訴人依商標法第61條第1
項前段、民法28條規定，請求上訴人3 人連帶負損害賠償責任，並依同法第63條第1 項第3 款規定，計算其損害，於法有據。又查被上訴人主張系爭商標商品之單價為1 萬3125元，其計算方式係採被告出具予富喬公司與東展公司統一發票之平均值，惟被上訴人就上訴人使用系爭商標銷售相同或類似商品予富喬公司與東展公司之事實，並未能舉證以實其說，已如前述。又被上訴人雖已證明上訴人曾銷售侵害被上訴人系爭商標權之商品1 個予台電大林廠，但上訴人連同其他未知是否侵害被上訴人系爭商標權之商品，總計銷售15個節流閥與袪水器予台電大林廠，有統一發票4 件在卷足憑（見原審卷第259 頁至第260 頁），因上訴人否認有銷售侵害系爭商標權之商品予台電大林廠，故本院無從辨識上開統一發票之15筆交易中究竟何筆為侵害被上訴人系爭商標權之商品，因此，上開資料均無法作為計算原告商標商品之基礎。而判斷侵害商標專用權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。爰審酌兩造對於95年9 月12日雙方就系爭商標仍有授權關係存在時，上訴人曾以如附表所示之價格銷售STEAM SAVER 15個予台塑總管理處採購部之事實，均無爭執，而上開15個STEAM SAVER 之平均價格為1 萬3592.27 元（計算詳附表），則被上訴人系爭商標商品之單價為1 萬3125元，核屬相當，堪予採信。再查上訴人自93年3 月1 日起至94年2 月28日止給付被上訴人系爭商標授權金美金31萬2500元，並於95年9 月27日因侵害系爭商標權與被上訴人達成和解，給付被上訴人美金15萬元之和解金等情，認被上訴人就上訴人於兩造商標授權關係終止後未經授權使用系爭商標之侵權行為請求按零售單價1 萬3125元之500 倍計算，與被上訴人之損害相當而屬適當，並無依商標法第63條第2 項予以酌減之必要。是以被上訴人所得請求上訴人3 人連帶賠償之金額為656 萬2500元（計算式：13,125×500=6,562,500 ），而本件被上訴人僅請求上訴人連帶
賠償600 萬元，自屬有據，應予准許。
六、綜上所述，被上訴人請求上訴人鼎錩公司、林美玲、吳賜藝連帶給付600 萬元，及自99年2 月12日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。是則原審判命上訴人給付，並依兩造聲請為准免假執行之宣告，經核於法並無違誤，上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　25　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳忠行
法 官　熊誦梅
法 官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　25　　日書記官　劉筱淇