智慧財產及商業法院99年度民商訴字第23號
關鍵資訊
- 裁判案由商標權授權契約事件
- 案件類型智財
- 審判法院智慧財產及商業法院
- 裁判日期100 年 07 月 21 日
- 當事人亞周服飾有限公司
智慧財產法院民事判決 99年度民商訴字第23號原 告 亞周服飾有限公司 法定代理人 楊淑金 訴訟代理人 連耀霖律師 被 告 青韋國際有限公司 法定代理人 吳文振 上列當事人間商標權授權契約事件,經本院於民國100 年6 月29日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件,暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件,由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。 二、查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件,依前揭條文之規定,本院有管轄權,合先敘明。 貳、實體方面 一、原告起訴主張: (一)被告原為註冊第01116045號「eDUCK 」商標(下稱系爭商標一)及註冊第01158804號鴨圖商標(下稱系爭商標二)之商標權人,民國93年9月27日被告將系爭商標一、二, 以新臺幣(下同)100萬元授權與訴外人陳秋方、劉美純 使用,期間自93年10月1日起至98年9月30日止。嗣被告於97年4月11日將系爭商標一、二之商標權連同其餘16件之 商標權移轉與原告所有,並於97年7月31日完成商標移轉 登記,原告現為系爭商標一、二之商標權人。 (二)被告於93年9 月27日簽訂授權契約書,將系爭商標一、二授權予訴外人陳秋方、劉美純使用,同時又私下同意其二人使用起訴狀所附附圖3之商標,按附圖3之商標與系爭商標一之文字、發音均相同,而附圖3鴨圖部分,無論是整 體構圖、頭部朝向、胸部及尾巴部分,均與系爭商標二商標圖案極為相似,足使消費大眾產生混淆誤認,構成近似商標。而被告於97年4月11日訂約將系爭商標一、二之商 標權移轉予原告時,並未告知原告其同意訴外人陳秋方、劉美純使用近似之附圖3商標之事實。依商標法第29條第2項第3款及第61條第2項之規定,被告將附圖3之近似商標 授權第三人使用,再將系爭商標一、二之註冊商標移轉予原告,對原告而言,自屬商標權受到侵害。依兩造於97年4月11日簽訂之商標移轉合約書第4條約定「甲方(即被告)保證第一項所列之商標,及申請中之商標,在本合約簽訂前,除附件一之授權使用外,其他並無移轉、設質或授權第三人使用之情形,本合約簽訂後,甲方亦不得為上述行為,如有違反,乙方得解除契約,並請求損害賠償」,被告之行為顯已違反上開合約之約定,原告自得向被告請求損害賠償。 (三)訴外人陳秋方所經營之弘嘉服飾行及劉美純所經營之育任服飾行,係以經被告同意使用之附圖3 為商標,生產、販賣各種衣服為業務。弘嘉服飾行於97年9月、10月之營業 額為6,826,832元,同年11月、12月之營業額為7,866,247元;育任服飾行於97年11月、12月之營業額為675,000元 ,原告自得以受讓系爭商標一、二後上開二家服飾行之銷售額,作為本件原告請求損害賠償之金額,茲因裁判費金額考量,僅先請求其中之百分之20,即3,073,615元,其 餘暫先保留。 (四)請求權基礎: 1、依契約之法律關係: 依兩造於97年4 月11日所簽訂之商標移轉合約書第4 條約定,被告明知附圖3 之圖案,與系爭商標一、二之商標構成近似,如使用於相同之商品,勢必造成相關消費者混淆誤認,將侵害系爭商標一、二之商標權,被告竟為圖私利,授權同意第三人陳秋方、劉美純使用附圖3 之圖案於同類商品上,顯已違反上開合約之約定,原告自得本於契約之約定,向被告請求損害賠償。雖合約約定係指所移轉之商標,不得授權第三人使用,但依契約之精神,該條之約定旨在保障商標受讓人之商標權,自應包括與受讓商標完全相同及近似之商標在內,否則原商標權人將甲商標讓與他人,復得以與甲商標近似之乙、丙、丁…商標,分別移轉不同之第三人,則甲商標權必受侵害,將毫無保障可言。 2、依商標法第61條第1項、第2項、第63條第2款規定: 被告原為系爭商標一、二之商標權人,明知附圖3之圖案 與系爭商標一、二構成近似,竟為圖私利,一面將系爭商標一、二之商標讓與原告,一面將近似之附圖3圖案,授 權第三人陳秋方、劉美純作為商標使用,被告與該第三人俱為侵害原告商標權之共同行為人,原告自得本於前開商標法之規定,請求損害賠償。 3、依民法第227條第1項不完全給付之規定請求損害賠償: 被告明知附圖3之圖案,與系爭商標一、二之商標構成近 似,竟為圖私利,一面將近似之附圖3圖案,授權與第三 人陳秋方、劉美純作為商標使用,嗣又將系爭商標一、二之商標讓與原告,致附圖3商標之商品,大量充斥於市場 ,足使相關消費者對系爭商標一、二與附圖3 之商標產生混淆誤認,於此情形,被告讓與系爭商標一、二之商標予原告,自屬不完全給付,原告應得請求損害賠償。 4、上述三請求權在法律上相競合,原告僅請求為單一之給付,如認其中一請求權為有理由,則無庸就其他請求為裁判。 (五)對被告答辯之陳述: 1、被告辯稱原告於簽訂商標移轉合約書時,已知悉被告於93年9月27日將系爭商標一、二授權予訴外人陳秋方、劉美 純使用,故被告無違約云云,惟查,原告固於97年4月11 日與被告簽訂商標移轉合約書時,知悉被告有將系爭商標一、二之商標授權予第三人使用之事,惟被告刻意隱瞞同時授權第三人使用附圖3近似商標乙事,致原告不知其事 ,而同意以高價受讓系爭商標一、二,此有被告之法定代理人吳文振及湯阿忠於98年5月4日在鈞院98年度民商訴字第8號訴訟事件中之證詞可證,被告所辯,顯係避重就輕 ,刻意迴避隱瞞同意第三人使用附圖3作為商標,再將系 爭商標一、二移轉予原告之事實。 2、早在93年3 月1 日,被告即將註冊第864408號鴨子圖商標及註冊第868475號「DUCK」商標授權原告使用,95年間授權期間屆滿,依授權契約第10條之約定,原告享有優先續約之權利,惟被告竟提出不合理之新合約條件,原告無法接受,乃訴請被告履行續約,經臺灣臺北地方法院95年度智字第31號判決原告勝訴確定。被告仗著其為「DUCK」及鴨子圖之商標權人,一有人提出申請類似商標,均遭其舉發撤銷,另一方面被告卻大量申請與DUCK、鴨子圖相近似之商標,並將其中系爭商標一、二之商標授權第三人使用,造成原告相當大之困擾,既要支付大筆商標授權金與被告,又要忍受被告授權他人使用近似商標混淆消費者之苦惱。原告為了整合「DUCK」相關商標,避免市場混淆,乃於97年4月11日花費450萬元,向被告購買與「DUCK」相關之所有18件商標,包括上述864408、868475號之商標及系爭商標一、二,希望從此不再受近似商標混淆市場之困擾,詎被告將上述18件商標讓與原告前,即於93年9月27日 將系爭商標一、二授權訴外人陳秋方、劉美純使用,同時又私下同意其二人使用附圖3 之商標,而在97年4 月11日將包括系爭商標一、二等18件商標讓與原告之締約過程中,未告知其有同意陳秋方、劉美純使用附圖3 之商標,被告所為致原告花費450 萬元鉅資買受18件與「DUCK」有關之商標,卻蒙受被告私下同意陳秋方、劉美純使用附圖3 近似商標之損害,自得請求被告賠償。 (六)爰聲明:被告應給付原告3,073,615元及自起訴狀繕本送 達之翌日起至清償日止,按週年利率百分之5 計算之利息;並陳明願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告則以: (一)原告於簽訂契約時早已知悉被告就系爭商標一、二於93年9 月27日授權予訴外人陳秋方、劉美純使用: 1、被告主要經營男女服裝買賣及進出口業務,所生產銷售之「DUCK」及鴨子圖系列商品系列商標服飾廣受消費者喜愛,該「DUCK」及鴨子圖系列商標已向經濟部智慧財產局註冊、申請商標權在案。 2、被告前於97年4 月11日與原告簽立商標移轉合約書,將已註冊之商標註冊號第1221069 、0000000 、0000000 、0000000 、579333、0000000 、154071、946695、892301、0000000 、864408、579333號商標及申請中之商標00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000號等移轉予原告。 3、原告於97年4 月11日與被告簽訂商標移轉合約書時,已明確知悉被告於93年間曾將系爭商標一「eDUCK 」及授權當時申請中之系爭商標二鴨子圖商標權授權予訴外人陳秋方、劉美純使用,上開情事原告於簽約時均知之甚詳,此更為兩造簽約所確認,有何違約。 4、被告於簽約時將被告與訴外人陳秋方、劉美純所簽署之「授權契約書」作為契約附件,此由兩造所簽立之「商標移轉合約書」第4 條中明確約定:「甲方(即被告)保證第1 項所列之商標,及申請中之商標,在本合約簽約中,除附件1 之授權使用外,並無移轉、設質或授權三人使用之情形…」,並有鈞院98年度民商訴字第8 號判決可參,倘原告對此授權事實表示不同意或主張不知悉,何以將該授權契約書編為附件一及納入兩造移轉契約之一部。換言之,原告於簽訂契約時,早已明知被告與訴外人間有授權契約存在。 (二)原告主張被告並未告知其有同意陳秋方、劉美純使用附圖3 之商標云云,然據證人吳文振到庭證稱:「因為亞周公司於簽定移轉契約之前,就清楚有附圖3 之圖案及陳秋芳、劉美純已在使用附圖3 之事實…」等語(鈞院98年度民商訴字第8 號98年5 月4 日言詞辯論筆錄),益徵原告早已知悉並同意訴外人陳秋方、劉美純使用附圖3 之商標。(三)原告因附圖3 之商標使用,已有鈞院98年度民商訴字第7 號民事判決、98年度民商訴字第8 號民事判決在案可稽,且原告於上開判決事件中,均經鈞院認定雙方間有商標授權使用之關係,原告不否認。且被告並未使用附圖3 之商標,並經鈞院判決原告應接受訴外人陳秋方、劉美純於「襯衫、T 恤(含有領及無領)、夾克、毛衣、褲子等男性休閒服飾」之商品,使用如附圖3 所示之圖樣,是以原告既需容忍第三人使用附圖3 之商標,何以得向被告請求損害賠償。 (四)爰聲明: 1、原告之訴駁回。 2、如受不利益判決,被告願供擔保請准宣告免為假執行。 參、本院之判斷 一、兩造不爭執之事實:(見本院卷第121、122頁) (一)原告原名亞周服飾有限公司,於97年2 月13日變更公司名稱為亞周國際服飾有限公司,97年6 月9 日又變更公司名稱為亞周服飾有限公司(見原證6有限公司變更登記表) 。 (二)註冊第01116045號「eDUCK 」商標(即系爭商標一)係被告於91年3 月25日向智慧財產局申請,經審查准予註冊,並於93年8 月16日註冊公告在案(見本院卷第97頁註冊簿查詢結果明細)。註冊第01158804號「鴨圖」商標(即系爭商標二)係被告於93年10月15日向智慧財產局申請,經審查准予註冊,並於94年6 月16日註冊公告在案(見本院卷第101 頁註冊簿查詢結果明細) (三)被告於93年9 月27日將系爭商標一、二授權予訴外人陳秋方、劉美純使用於襯衫、T 恤、夾克、毛衣、褲子等男性休閒服飾,並僅得在台灣地區各小賣店(含量販店賣場)銷售,不得在百貨公司設櫃銷售,權利金為100 萬元,授權期間自93年10月1 日起至98年9 月30日止(見原證1 授權契約書影本、本院卷第115 頁契約附件影本),斯時被告僅取得系爭商標一之商標權,尚未申請系爭商標二,且均未辦理商標授權登記。 (四)嗣於97年4 月11日兩造簽訂商標移轉合約書,約定被告將系爭商標一、二連同其他16件商標權移轉予原告(見原證2 商標移轉合約書影本、本院卷第111 頁之合約附件一),並於合約書第4 條載明有附件一(即原證1 之授權契約書)之授權使用,智慧財產局於97年8 月16日公告原告為系爭商標一、二之受讓人(見原證7智慧財產局函文、案 件歷史資料查詢結果明細)。 (五)被告於98年2 月4 日出具聲明書(原證4 )表示其與訴外人陳秋方、劉美純簽立前開授權契約書時即知悉陳秋方、劉美純於授權契約生效前即以附件一(即本院卷第94頁原證4)之圖案使用於被授權商品,被告並同意陳秋方、劉 美純使用之附件一圖案係屬系爭商標授權範圍內之合法使用。 (六)訴外人陳秋方經營弘嘉服飾行,訴外人劉美純經營育任服飾行(原證9 商業登記資料查詢),以經被告同意使用之附圖3 為商標,生產、販賣各種衣服為業務。 (七)附圖3所示註冊第00963635號商標(下稱附圖3)係訴外人馬立華於89年7月7日申請,90年7月1日審定公告,經被告向智慧財產局提出異議,業經智慧財產局以該商標與據以異議之商標(非系爭商標一、二)近似而於93年7月16日 公告撤銷審定(見原證8註冊簿查詢結果)。 二、得心證之理由: (一)按商標法於92年5 月28日修正公布全文94條,並自公布日起6 個月後施行,原第23條第2 項移列為第30條第1 項第3 款規定:「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示」。又所謂商標之近似,係指具有普通知識經驗之商品購買人,於購買時施以普通所用之注意,猶不免有混同誤認之虞者而言,故將兩商標並置一處細為比對雖有差別,而異時易地分別視察,足認具有普通知識經驗之商品購買人,於購買時施以普通所用之注意,猶有混同誤認之虞者,仍不得謂非近似(最高法院21年上字第1073號民事判例參照)。 1、查附圖3之圖案曾經訴外人馬立華申請商標註冊,並於90 年7月1日審定公告在案,已於前述,而訴外人陳秋方、劉美純當時係經馬立華之授權,自89年間起即使用如附圖3 所示之圖樣,嗣因馬立華之商標註冊為被告提起異議而遭撤銷,並於93年7月16日公告,訴外人陳秋方、劉美純乃 於93年9月27日就系爭二商標與被告簽訂授權契約,由被 告將系爭二商標授權訴外人陳秋方、劉美純使用於「襯衫、T恤(含有領及無領)、夾克、毛衣、褲子等男性休閒 服飾」之商品,並同意訴外人陳秋方、劉美純繼續使用附圖3之圖案等情,業經被告法定代理人吳文振於本院98年 度民商訴字第8號事件中證述明確(見原證15言詞辯論筆 錄)。 2、次查,系爭商標一為單純墨色印刷字體外文「eDUCK」由 左至右排列組成,系爭商標二為墨色朝右之鴨子側面圖所組成,附圖3之圖案則為斜體外文「eDUCK」由左至右排列、其上為朝右之鴨子側面圖所組成,觀諸附圖3之圖案中 ,其外文「eDUCK」部分與系爭商標一之文字完全相同, 僅有印刷字體與斜體之差異,而附圖3中鴨圖翅膀部位之 描繪手法雖與系爭商標二之鴨子圖略有不同,惟其構圖極其相仿,於異時異地隔離整體觀察,在外觀上構成近似,是依通體觀察原則,附圖3之圖案與系爭二商標,在構圖 意匠及外觀上均極相彷彿,具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,有使人產生混淆誤認之虞,是附圖3之圖案近似於系爭商標一、二。 3、惟查,系爭二商標係被告分別於91年3月25日、93年10月 15日申請,並先後於93年8月16日、94年6月16日核准註冊公告,依商標法第27條第1項規定,被告係於各該註冊公 告日起始取得商標權,而訴外人陳秋方、劉美純早於89年間(即系爭二商標註冊申請日前),已將近似於系爭二商標之附圖3圖案使用於同一商品上,並於使用期間取得訴 外人馬立華之授權,渠等既無法預知被告嗣後會申請註冊系爭二商標,自屬善意使用,依92年5月28日修正公布前 商標法第23條第2項,及修正公布後之同法第30條第1項第3款規定,均不受系爭二商標權之效力所拘束,亦不因被 告嗣後是否另行同意訴外人陳秋方、劉美純繼續使用附圖3而有所影響。 (二)原告雖主張其於97年4 月11日與被告簽訂商標移轉合約書時,固知悉被告有將系爭商標一、二之商標授權予第三人使用之事,惟被告刻意隱瞞同時授權第三人使用附圖3 近似商標之事,致原告同意以高價受讓系爭商標一、二,認被告違反前開商標移轉合約書第4 條之約定,並有不完全給付及侵害系爭二商標之情事云云,惟查: 1、訴外人陳秋方、劉美純係於被告申請系爭商標一、二前已善意使用附圖3 商標,已如前述,且被告於兩造簽訂前開商標移轉合約書前,仍為系爭二商標之商標權人,則其之前同意訴外人陳秋方、劉美純繼續使用附圖3 圖案之行為,亦難認有與訴外人陳秋方、劉美純共同侵害被告自己商標權之情事,是原告主張依商標法第61條第1 、2 項、第63條第1 項第2 款請求被告負損害賠償責任,尚無可採。2、又依兩造簽訂之商標移轉合約書第4 條所定:「甲方(即被告)保證第1 項所列之商標,及申請中之商標,在本合約簽訂前,除附件一之授權使用外,其他並無移轉、設質或授權第三人使用之情形,本合約簽訂後,甲方亦不得為上述行為,如有違反,乙方得解除契約,並請求損害賠償」等語以觀,被告所負無其他移轉、設質或授權第三人使用之情形,係以該合約書第1條所列之商標及申請中之商 標為限,被告既已依約將合約所載商標全部移轉與原告,則尚難認被告有違反上開合約或不完全給付之情事,是原告依上開合約第4 條及民法第227 條第1 項請求被告賠償損害,亦無理由。 三、從而,原告依商標移轉合約書第4 條、民法第227 條第1 項、商標法61條第1 、2 項、第63條第1 項第2 款請求被告給付3,073,615元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止 ,按週年利率百分之5計算之利息,為無理由,應予駁回。 四、原告之訴既經駁回,其假執行之聲請亦失所附麗,應併駁回之。 五、本件判決基礎已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及舉證,於判決結果無影響,爰不予一一論述,併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 100 年 7 月 21 日智慧財產法院第三庭 法 官 林育幟 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 100 年 7 月 22 日書記官 葉倩如