智慧財產及商業法院99年度民專訴字第29號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 12 月 30 日

智慧財產法院民事判決
99年度民專訴字第29號原　　　告　　百剛科技股份有限公司
法定代理人　　吳貴霖
訴訟代理人　　練家雄律師
複 代理 人　　朱容瑾
被　　　告　　先進電訊科技股份有限公司
兼法定代理人　林添進
上二人共同
訴訟代理人　　翁顯杰律師
被　　　告　　五西科技有限公司
兼法定代理人　張樹林
被　　　告　　權宇科技有限公司
兼法定代理人　簡麗美
上二人共同
訴訟代理人　　張樹林
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國99年12月8日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告先進電訊科技股份有限公司、林添進應連帶給付原告新臺幣壹佰貳拾玖萬柒仟零參拾伍元，及自民國九十九年二月二十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告五西科技有限公司、權宇科技有限公司、張樹林應連帶給付原告新臺幣壹萬零柒佰肆拾肆元，及自民國九十九年二月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告先進電訊科技股份有限公司、五西科技有限公司、權宇科技有限公司於新式樣專利第D129910 號「音樂播放器」專利權期間，不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害該專利權之物品。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告先進電訊科技股份有限公司、林添進連帶負擔百分之九十九，被告五西科技有限公司、權宇科技有限公司、張樹林連帶負擔百分之一。
本判決第一項於原告以新臺幣肆拾參萬元供擔保後，得假執行。。但先進電訊科技股份有限公司、林添進如於假執行程序實施前，以新台幣壹佰貳拾玖萬柒仟零參拾伍元為原告預供擔保，得免為假執行。
本判決第二項得假執行。但被告五西科技有限公司、權宇科技有限公司、張樹林如於假執行程序實施前，以新台幣參仟元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款至第3 款、第2 項分別定有明文。本件原告於民國99年2 月22日起訴時，其訴之聲明第2 、3 、4 、5 項係請求「⒉被告先進電訊科技股份有限公司（下稱先進公司）、五西科技有限公司（下稱五西公司）、權宇科技有限公司（下稱權宇公司）等應連帶給付原告新臺幣（下同）100
萬元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒊被告林添進與被告先進公司應連帶給付原告100 萬元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒋被告張樹林與被告五西公司應連帶給付原告100 萬元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒌被告簡麗美與被告權宇公司應連帶給付原告100 萬元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息」（見本院卷㈠第5 頁），嗣於99年8 月12日具狀變更訴之聲明為「⒉被告先進公司、五西公司、權宇公司等應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒊被告林添進與被告先進公司應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒋被告張樹林與被告五西公司應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒌被告簡麗美與被告權宇公司應連帶給付原告1,297,035
元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒍前四項給付，如其中一被告已履行全部或一部，他被告於已履行之範圍內免給付義務。」（見本院卷㈡第205 頁），被告於上開訴之變更均無異議，而為本案之言詞辯論（見本院卷㈡第223 頁），依首揭規定，即視為同意上開訴之變更，合先敘明。
乙、實體方面：
一、原告方面：
㈠原告起訴主張：原告向經濟部智慧財產局申請核准中華民國新式樣第D129910 號「音樂播放器」專利（下稱系爭專利），專利權期間自西元2008年7 月21日至2020年7 月28日止。日前，原告查得坊間由先進公司、五西公司、權宇公司（下稱先進公司等）所製造、銷售之型號「BIKEMATE MP3音樂棒」或稱「自行車音響MP3 」之產品（下稱系爭產品），侵害原告所有之系爭專利。並經委請專業鑑定人就系爭專利進行專利侵害鑑定分析，其鑑定結論認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，足證明被告先進公司等侵害原告新式樣專利權之事實，經原告寄發律師信函予被告先進公司、五西公司、權宇公司後，被告先進公司等則以律師函回覆否認有侵害系爭專利之情事。被告林添進、張樹林、簡麗美分別係先進公司、五西公司及權宇公司之負責人，應就公司業務之執行違反法令致他人受損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責任。爰依民法第184 條、第185 條、公司法第23條、專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項之規定，請求排除被告等侵權行為及命被告等負連帶損害賠償責任。並聲明：⒈被告先進公司、五西公司、權宇公司於原告新式樣專利第D129910 號「音樂播放器」專利權期間，不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該發明專利物品之行為；⒉被告先進公司、五西公司、權宇公司等應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒊被告林添進與被告先進公司應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒋被告張樹林與被告五西公司應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒌被告簡麗美與被告權宇公司應連帶給付原告1,297,035 元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⒍前4 項給付，如其中一被告已履行全部或一部，他被告於已履行之範圍內免給付義務；⒎原告願供擔保，請准就第2 項至第5 項聲明宣告假執行。
㈡對被告抗辯之陳述：
⒈被告等所販售系爭產品之與原告所製作之專利商品，兩者係相同之商品，其視覺性整體設計顯然近似且包含外型新穎性特徵存在。本件筒身之橢圓形切面究為平面或弧面，其差異性甚小，尚非一般消費者所能輕易察覺，而其橢圓形所佔面積大小與側視結果，均非消費者在一般使用狀況下所會注意之焦點，將造成消費者視覺印象上之混淆誤認，故就此而言，於視覺性設計之判斷為近似，而足認定被告等所販售之系爭產品侵害系爭專利。
⒉系爭專利並無違反專利法第110條第4項規定。
⑴系爭專利之創作特點：「本創作係為一種音樂播放器，從其左、右視圖觀之主要係呈現三角形之態樣，且在表面具有弧面型態之設計，其整體外觀不但具有流線之造型，且更具有圓滑柔潤之觀感，其一端面係有數個控制按鈕設於其上，而另一側端面上則是發音孔，其與整體搭配可為互相輝映，使整體觀之，呈現出落落大方之美感及流暢輪廓之線條，確實為一新穎、出色又獨特之新式樣創作，且立觀效果極具個性、風格之美感，爰依法提出新式樣專利申請。」。
⑵引證2 、引證4 至10雖揭示有長條狀三角造型，然而系爭專利係為弧筒三邊造型加上兩端較小的形狀，實為不相同的形成架構。其次，引證2 、引證4 至10並未揭示有系爭專利之橢圓面，舉發理由書中之任意指陳各證據揭示有橢圓面，係有誤導審查。再者，引證3 雖揭示有發音孔，但其係以一外緣套接於其筒身，並未揭示有系爭專利直接接設於弧筒造型內之發音孔，系爭專利之控制按鈕設於弧筒造型的其中一端且接於內，亦未見於引證2 、引證4 至引證10，系爭專利相對引證係為不相同且不近似之新式樣。引證2 至引證10皆未揭露系爭專利弧筒造型及橢圓面所構成的弧面型態等特徵；被告之舉發內容係為錯誤之比對且無中生有，因此系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，自無法依引證2 至10所揭露之先前技術輕易完成所請之創作。又引證2 及引證4 至10均有長條三角型態，且引證4 至10均為核准公告專利案，由此可知，上開引證具有之長三角型態並非影響其他引證創作性之主要因素，亦即在於各證據自尚有另外特徵存在，故可獲得專利。
⒊被告辯稱系爭專利之立體圖不能構成左側或右側視圖的三角形一節，就繪圖之專業角度而言，不可能將一個三度空間的產品以一個平面視圖表達，且立體圖的繪製角度，亦會影響平面視圖之表現模樣。因此，必須以多個不同方向的視圖做結合，才可將產品之立體輪廓詳盡描述。若依立體圖之標準視角畫法，系爭專利物雖然於前端部分不會出現三角形的形狀，但是配合左側視圖及右側視圖，就可清楚得知系爭專利商品之整體外觀造型為三角形。況被告於99年6 月9 日之民事答辯狀第3 頁亦稱系爭專利之整體應就三角形觀之，可見被告亦贊同原告之系爭專利外觀為三角形，故被告辯稱系爭專利商品並無產業上利用性，實不可採。
⒋原告於坊間查得由被告等所製造、銷售之系爭侵權商品侵害原告之系爭新式樣專利權，經原告於98年12月22日寄發律師信函及侵害鑑定報告予被告等公司後，被告公司即以律師函回覆否認有侵害系爭專利等情，並繼續於網際網路上持續販售系爭侵權商品。另依被告權宇公司於Yahoo 奇摩拍賣網站上所張貼之銷售頁面內容以觀，顯已比較過原告之系爭專利產品Podio ，甚至有攀附原告專利產品，以達較佳銷售量之舉，被告等顯具侵害系爭專利權之故意或過失。
⒌被告自承自香港進口系爭產品803 個，嗣退回262 個，故被告自承之銷售產品共有541 個，被告先進公司於99年5 月6
日另出貨給史萊卜有限公司14個，總銷售數量共有555 個。被告先進公司等係以每個2,490 元至2,568 元不等之價格販賣予第三人，其平均價額為2529元，是被告販售予第三人之總收益為1,403,595 元。另依進口報單所示，被告先進公司進口系爭產品之單價為美金6 元，相當於192 元（以匯率32元計算），成本費用為106,560 元，被告等所獲利益扣除產品成本費用為1,297,035 元，並依專利法第85條第3 項規定，就被告之故意侵權行為，請求酌定三倍之損害額賠償。
二、被告先進公司、林添進則抗辯以：
㈠查原告所提出之鑑定報告並未依據系爭專利之創作特點進行比對分析，而不當擴大專利範圍，該鑑定報告既認系爭產品之橢圓形切面為平面且占筒身面積比例較小，系爭專利之橢圓形切面為弧面且占筒身面積比例較大，惟卻認此等設計特徵乃屬次要，然表面具有弧面型態之設計為系爭新式樣形狀特徵之一，平面與弧面設計，呈現不同視覺訴求，何以認定為平面設計為次要，而落入弧面設計之範圍內。另從其左、右視圖觀之主要係呈現三角形之態樣亦為系爭專利形狀特徵之一，然系爭產品從其左、右視觀之，主要係呈現圓形，而非三角形，已明顯不同，上開鑑定報告卻謂「在一般使用狀態下，此部位之外觀並非消費者注意之焦點，即非所謂之視覺正面」，顯與系爭專利之創作特點相互矛盾，亦與使用狀態之事實不符，蓋系爭專利左視圖為操作面板、右視圖為播音器，均為使用者注意之焦點，其認非消費者注意之焦點，實乏依據。
㈡引證3 分別與引證2 、4 至10之組合足以證明系爭專利違反專利法第110 條第4 項之規定，而不具創作性：
⒈引證2 揭露有一長條狀三角造型，一端具有插孔，周側具有橢圓面，引證3 揭露有發音孔，系爭專利係揭露有一音樂播放器，為一長條狀三角造型，一端具有控制按鈕，另端具有發音孔，周側具有複數個橢圓面，故系爭專利所揭露之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，已有近似之設計分別見於引證2 之長條狀三角造型與橢圓面及引證3 之發音孔，對所屬技術領域中具有通常知識者可將引證2 之長條狀三角造型及橢圓面與引證3 之發音孔予以組合，並將控制按鈕之位置調整至播放器的一端，即可推導出系爭專利之設計，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，不具創作性。
⒉引證4 揭露有一長條三角造型，周側具有橢圓面，系爭專利所揭露之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，已有近似之設計分別見於引證4 之長條狀三角造型與橢圓面及引證3 之發音孔，對所屬技術領域中具有通常知識者可將引證4 之長條狀三角造型及橢圓面與引證3 之發音孔予以組合，並將控制按鈕之位置調整至播放器的一端，即可推導出系爭專利之設計，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，不具創作性。
⒊引證5 揭露有一長條三角造型，其一端具有插孔，系爭專利所揭露之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，已有近似之設計分別見於引證5 之長條狀三角造型及引證3 之發音孔，對所屬技術領域中具有通常知識者可將引證5 之長條狀三角造型與引證3 之發音孔予以組合，並將控制按鈕之位置調整至播放器的一端，另於該組合之周側設有橢圓面，即可推導出系爭專利之設計，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，不具創作性。
⒋引證6 揭露有一長條三角造型，其一端具有控制按鈕，周側具有橢圓面，所屬技術領域中具有通常知識者將引證6 之長條三角造型、控制按鈕與橢圓面及引證3 之發音孔予以組合，應可推導出系爭專利所揭露之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，不具創作性。
⒌引證7 揭露有一長條三角造型，其一端具有控制按鈕，周側具有橢圓面，系爭專利所揭露之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，已有近似之設計分別見於引證7 之長條狀三角造型、橢圓面與控制按鈕及引證3 之發音孔，對所屬技術領域中具有通常知識者可將引證7 之長條狀三角造型、控制按鈕及橢圓面與引證3 之發音孔予以組合，即可推導出系爭專利之設計，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不具創作性。
⒍引證8 揭露有一長條三角造型，其一端具有插孔，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，將引證8 之長條三角造型與引證3 之發音孔予以組合，再將控制按鈕設置於該組合之一端，另於該組合之周側設有橢圓面，即可推導出系爭專利之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不具創作性。
⒎引證9 揭露有一長條三角造型，其一端具有插孔。對所屬技術領域中具有通常知識者而言，將引證9 之長條三角造型與引證3 之發音孔予以組合，再將控制按鈕設置於該組合之一端，另於該組合之周側設有橢圓面，即可推導出系爭專利之長條狀三角造型、控制按鈕、橢圓面與發音孔，故系爭專利為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不具創作性。
⒏引證10揭露有一長條三角造型，其一端具有控制按鈕，周側具有橢圓面，故系爭專利不具創作性。
㈢引證5 係其斷面為三角形之柱狀體，由引證5 之左、右側視圖觀之，可清楚見到呈三角形之端面，故引證5 於產業利用上應可據以實施，而系爭專利之立體圖顯示，其斷面為圓形之柱狀體，故系爭專利之兩端端面應呈圓形才是，然系爭專利之左、右側視圖，卻顯示該端面係呈三角形，故系爭專利與引證5 相互比較，即可得知系爭專利於產業上難以實施，故無產業上利用性，有違專利法第110 條第1 項之規定。
㈣被告係自香港進口上開Bike mp3之產品，總共803 個，後因接獲原告來函稱涉有侵害系爭專利，被告便將剩餘產品262
個退回，故被告實際銷售產品541 個，原告要求被告賠償100 萬元，並未舉證說明其依據及計算基礎，亦有未合。迄99年8 月止，被告實際銷售Bike mp3數量為185 台，金額231
,461元，平均每台售價1,251 元，而被告行業為行動電話批發，同業淨利率為10% ，故所得淨利為23,146元，另被告進口成本美金6 元，外殼成本為美金2 元，系爭專利為新式樣，故應以外殼所占比率計算，則所得淨利外殼部份應為7,715 元。
㈤並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回；⒉訴訟費用由原告負擔；⒊若受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。
三、被告五西公司、權宇公司、張樹林及簡麗美則抗辯以：五西公司及權宇公司於98年11月27日向先進公司購買系爭產品4
個，於98年12月22日接獲德律國際專利商標事務所通知信函始知有侵權爭議，隨即下架所有商品，僅銷售該商品4 個。被告公司銷售各大品牌相關產品，有關商品資料來自網路搜尋，無法比對或區別系爭產品與系爭專利差異，而公司行銷網站亦未有誤導消費者之行銷云云等語置辯，並聲明駁回原告之訴及其假執行之聲請。
四、本件兩造不爭執之事實（見本院卷㈠第198頁）：
㈠原告於97年7 月29日向經濟部智慧財產局申請「音樂播放器」新式樣專利，經該局編為第097304382 號進行審查核准專利後，發給第D129910 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自98年7 月21日起至109 年7 月28日止。
㈡原告於99年6 月14日庭呈之Bikemate MP3播放器實物（下稱系爭產品，照片如本院卷㈠第42、43頁）確為被告先進公司以每個1,400 元販賣予五西公司，五西公司再以2,490 元販賣予第三人。
㈢原告於98年12月22日起訴前曾委託德律國際專利商標法律事務所通知被告先進公司、五西公司、權宇公司系爭產品已侵害系爭專利及新型第M356678 號專利，並經被告公司收受。㈣被告先進公司係98年11月21日至99年2 月9 日止向第三人VAST MAX TECHNOLOGY LIMITED 以每個美金6 元之價格購入系爭產品共803 個（見本院卷㈠第140 至154 頁進口報單，品名為Bikemate MP3 Magic Stick），嗣於99年2 月25日退貨262 個予深圳市波音特電子科技有限公司（見本院卷第155-157 頁）。
㈤被告先進公司於98年11月27日以每個新臺幣1,400 元販賣系爭產品4 個予五西公司（見被證4 ），五西公司再以2,490
元或2,586 元不等之價格販賣予第三人（見本院卷㈠第25頁）。
㈥被告權宇公司確有於98年12月7 日至98年12月17日、99年1
月24日至99年2 月3 日在奇摩拍賣網站上刊登販賣系爭產品之資料（見本院卷㈠第27至41頁）。
㈦被告先進公司於99年5 月6 日仍以每個1,400 元之價格販賣系爭產品10個予第三人史萃卜公司（見本院卷㈡第186 頁）。
五、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷第216 頁）：
㈠系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍而構成侵害？
㈡引證3 分別與引證2 、4 至10之組合（即被證5 之舉發理由）是否足以證明系爭專利違反專利法第110 條第4 項之規定，而不具創作性？
㈢原告依民法第184 條、第185 條、公司法第23條、專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項為訴之聲明之請求，是否有據？
⒈被告有無故意過失？
⒉損害賠償之計算是否應以被告銷售系爭產品之全部價格計算，或僅以系爭產品之外殼計算？
六、得心證之理由：
㈠系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍而構成侵害：
⒈關於新式樣專利之侵害判斷，應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」，及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟，而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時，對照於申請前之先前技藝，在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵，並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」，則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，解析被控侵權物品之技藝內容，進而以普通消費者之水準，判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時，再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵，若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似，且包含新穎特徵，始落入申請專利之新式樣範圍，而構成侵害。
⒉系爭專利創作說明記載：「本創作係為一種音樂播放器，從其左、右視圖觀之主要係呈現三角形之態樣，且在表面具有弧面型態之設計，其整體外觀不但具有流線之造型，且更具有圓滑柔潤之觀感，其一端面係有數個控制按鈕設於其上，而另一側端面上則是發音孔，其與整體搭配可為互相輝映，使整體觀之，呈現出落落大方之美感及流暢輪廓之線條」（見本院卷㈡第15頁）。系爭產品為「Bikemate MP3音樂棒」，其外觀印有「Bikemate」（見附件所示照片），是以其為自行車用音樂播放器，故系爭產品與系爭專利物品相同。系爭專利與系爭產品比對，兩者之胚形均為一兩端截斷之圓梭體，外表面經等角分布之三面切削而呈三角狀之截面，三切削面均呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔。系爭專利與系爭產品大部分設計特徵均相同，差異僅在於系爭專利之切削面為弧面，而系爭產品之切削面為平面，以致系爭產品於切削面之間的弧形表面較寬，惟兩者均呈現圓梭體等三角截面狀，整體外觀圓滑柔潤的流線造形，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品所產生的視覺印象會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。
⒊按待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該新式樣之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵已於解釋申請專利之新式樣範圍時予以確認，在本步驟中，僅須判斷待鑑定物品是否包含該新穎特徵。若待鑑定物品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。由於系爭產品之整體視覺性設計與系爭專利近似程度幾近相同，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵。被告雖提出被證3 之國立臺灣科技大學蕭弘清教授所製作之專利侵害鑑定報告用以佐證系爭產品並未侵害系爭專利，惟上開鑑定報告僅憑系爭專利之左側視圖、右側視圖及創作說明，而界定系爭專利整體形狀為長條三角柱狀體，並以系爭產品係一長條圓柱狀體，並據以認定二者有極大差異，其視覺設計整體不相同亦不近似（見本院卷㈠第216 、218 頁），顯然悖離系爭專利其他視圖所呈現整體為圓梭體等三角截面狀之事實，是以上開鑑定報告，尚非可採。被告另辯稱：左、右視圖觀之主要係呈現三角形之態樣亦為系爭新式樣專利形狀特徵之一，然系爭產品從其左、右視圖觀之，主要係呈現圓形，而非三角形，已明顯不同云云。惟系爭產品為一兩端截斷之圓梭體，故兩端呈圓形，而經三面切削之部分呈三角狀之截面，其形狀輪廓與系爭專利並無不同，是被告所辯尚非可採。
㈡引證3 分別與引證2 、4 至10之組合均不足以證明系爭專利違反專利法第110 條第4 項之規定，而不具創作性：
⒈引證2為Trusted Review網站（http://www.trustedreviews.com/mp3/review/2007/06/27/River-T60-4GB=/p1）所公開之iRiver T60之MP3 產品外觀照片，公開日為西元2007年6
月27日；引證3 為我國專利第D119877 號「音樂播放器」，公告日為西元2007年11月11日；引證4 為我國專利第D105536 號「MP3 播放器」，公告日為2005年7 月11日；引證5 為我國專利第D123259 號「多媒體撥放器」，公告日為2008年6 月11日；引證6 為我國專利第D107409 號「MP3 播放器」，公告日為2005年11月1 日；引證7 為美國專利第D512404
號「MP3 PLAYER WITH INTEGRATED CAMERA 」，公告日為2005年12月6 日；引證8 為美國專利第D491914 號「RADIO 」，公告日為2004年6 月22日；引證9 為美國專利第D509817
號「FM TRANSMITTER」，公告日為2005年9 月20日；引證10為美國專利第D53978 1號「SOUND RECIRDING AND REPRODUCING APPARATUS 」，公告日為2007年4 月3 日；上開引證之公開日期均早於系爭專利申請日，且與系爭專利之物品領域均相同，均得為系爭專利之先前技藝。
⒉引證2 呈截面均一之三角柱體，立面之外表另設條狀花紋，控制鍵設於該立面，端面設三角框形凹槽，引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證2
、3 比對，引證2 之三角柱體及引證3 之啞鈴狀圓柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證2 、3 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證2 、3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒊引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證4 概呈一長矩形殼體延伸至兩端面包覆本體之型態，兩端面概呈六角狀，控制鍵設於該殼體表面及本體兩側。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、4 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證4 之複雜六角狀體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、4 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒋引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證5 呈等截面之等三角柱體，三面呈外凸弧面，控制鍵設於立面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、5 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證5 之等截面之等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、5 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、5 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。⒌引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證6 概呈一長矩形殼體延伸至兩端面包覆本體之型態，兩端面概呈六角狀，控制鍵設於該殼體表面及本體兩側。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、6 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證6 之複雜六角狀體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、6 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、6 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒍引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證7 呈等截面之等三角柱體，角隅以圓弧修飾，三面中有兩面呈內凹弧面，其中一端之三側立面均呈平面，控制鍵設於立面及端面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、7 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證7 之等截面之等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、7 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、7 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒎引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證8 呈兩端粗中段細之啞鈴狀等三角柱體，控制鍵設於立面，端面設三角凹槽。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、8 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證8 之啞鈴狀等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、8 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、8 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒏引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證9 呈擬似蛋形之等截面之不等三角柱體，三面呈外凸弧面，角隅呈外凸弧面，控制鍵設於立面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、9 比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證9 擬似蛋形之等截面之不等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、9 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證3 、9 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒐引證3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證10呈等截面之不等六角柱體，控制鍵設於立面及端面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。系爭專利與引證3 、10比對，引證3 之啞鈴狀圓柱體及引證10等截面之不等六角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證3 、10及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故證據3 、10之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
㈢被告另辯稱：系爭專利無法將斷面呈圓形之物品，實施結果呈三角形之端面，故系爭專利有違反專利法第110 條第1 項之規定，而不具產業利用性等語。惟查，系爭專利僅揭露六面視圖及立體圖，而無「斷面圖」，自系爭專利俯視圖及仰視圖觀之，其中段比兩端直徑大，另自前視圖及後視圖觀之，上緣為直線，下緣為弧線，基於系爭專利所揭露之六面視圖，可以認定系爭專利之外表面為三面切削，中央之截面呈三角狀，如左側視圖及右側視圖所示，且三切削面均為弧面且呈橢圖形，如前視圖及後視圖之下緣及所呈現之橢圖形，及俯視圖及仰視圖之上、下緣及所呈現之橢圖形，因此，依系爭專利圖面，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者應可以據以實施製造如圖面所示外觀設計之音樂播放器，並未違反產業利用性。
㈣按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第129 條第1 項準用第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款定有明文。經查：
⒈依被告先進公司所呈被證1 之進口報單及裝貨單（Packing
List）所示，被告先進公司先後於98年11月23日、98年12月1 日、98年12月20日、99年2 月3 日、99年2 月10日向Vastmax Technology Limited進口系爭產品155 個、142 個、156 個、80個、270 個，合計共803 個，每個進價均為美金6
元（見本院卷㈠第108 至125 頁）。惟查，依財政部台北關稅局99年7 月9 日北普進字第0991017611號函所附之進口報單影本所示，被告先進公司另於99年4 月19日、4 月22日分別進口系爭產品50個、41個（見本院卷㈡第128 、129 頁），是以被告先進公司進口之數量合計為894 個（803+50+41
）。
⒉其次，被告先進公司雖辯稱迄99年8 月止實際販賣系爭產品之總數量僅為185 個，並提出被證9 之發票為證，而依其所呈被證9 之發票所示，被告自98年11月27日至99年8 月6 日止共販賣系爭產品185 個予第三人，銷售總金額為231,461
元（銷售單價、數量及金額均詳如附表所示）。惟被告先進公司於99年3 月9 日具狀陳稱其共進口系爭產品803 個，嗣因接獲原告來函稱涉有侵害系爭專利，而將賸餘產品262 個退回，故其實際銷售541 個，並提出出口報單影本一紙為證（見本院卷㈠第123 頁），經核閱上開出口報單之日期為99年2 月25日，參以原告係於98年12月22日檢附系爭專利說明書委託律師事務所發函通知被告先進公司等所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利（見本院卷㈠第68-71 頁），並經被告先進公司於98年12月23日收受無訛（見本院卷㈠第84頁），足證被告先進公司於99年2 月25日前確已銷售系爭產品541 個。此外，依被告先進公司所呈上開發票所示，其於99年2 月25日前共販賣系爭產品116 個，銷售總金額為145,472
元（詳如附表編號1 至5 所示），該期間販賣產品之平均價格為1,254 元（145,472 元÷116 個=1254 元，元以下四捨
五入），是被告先進公司於99年2 月25日前販賣系爭產品之總收入應為678,414 元（1254元x541個=678,414元）。又依被告先進公司所呈上開發票，其自99年3 月1 日至99年8 月6 日販賣系爭產品共69個，銷售總金額為85,989元（詳如附表編號6 至22所示），惟依原告所提出之原證7 銷貨單一紙，足證被告先進公司另於99年5 月6 日販賣系爭產品10個予第三人史萃卜有限公司，總金額為14,000元（見本院卷㈡第186 頁），是被告先進公司自99年3 月1 日至99年8 月6 日販賣系爭產品之總數量應為79個，總收入則為99,989元（85,989元+14,000 元），合計被告先進公司販賣系爭產品之總數量為620 個，總收入為778,403 元。再查，被告先進公司進口販入系爭產品之單價為美金6 元，此有商業發票影本附卷可憑（見本院卷㈠第109 、112 、115 、119 、121 頁），且為原告所不爭執（見本院卷㈡第216 頁），原告另主張應以1 比32計算匯率（見本院卷㈡第216 頁），亦為被告先進公司所不爭執，則被告先進公司販賣系爭產品之總成本為11 9,040元（620 個x6美元x32=119,040 元），是以扣除成本後，被告先進公司販賣系爭產品之所得利益為659,363 元，依上開規定，原告自得請求以被告先進公司販賣侵害系爭產品之全部收入659,363 元賠償其所受損害。
⒊再者，依財政部臺北市國稅局內湖稽徵所檢送之五西公司及權宇公司銷售「Bikemate mp3」之發票存根所示（見本院卷㈠第269 頁），五西公司先後於99年1 月6 、9 、14、25日、分別以2226元、2140元、2930元、2586元銷售系爭產品各1 個，惟上開產品則係由權宇公司於98年11月27日向先進公司販入，每個售價為1400元，此有進貨單影本一紙附卷可參（見本院卷㈠第270 頁）。此外，原告於99年6 月14日庭呈之系爭產品，確為被告先進公司以每個1,400 元販賣予五西公司，五西公司再以2,490 元販賣予第三人之事實，業據原告提出發票一紙為證（見本院卷㈠第25頁），且為兩造所不爭，是依上開發票所示，被告五西公司販賣系爭產品之總收入為12 ,372 元，扣除成本7,000 元，被告五西公司及權宇公司共同販賣系爭產品之所得利益為5,372 元，依首揭規定，原告自得請求以被告五西公司及權宇公司販賣侵害系爭產品之所得利益5,372 元賠償其所受損害。
⒋原告曾委託律師事務所於98年12月22日檢附系爭專利說明書發函通知被告先進公司等所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利（見本院卷㈠第68至71頁），並經被告先進公司等分別於98年12月23日及24日收受無訛（見本院卷㈠第84頁）。惟被告先進公司等於收受上開存證信函後仍於上述時間繼續販賣系爭產品，渠等顯係故意侵害系爭專利。
⒌按侵害專利權之行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之3 倍，專利法第85條第3 項規定有明文。被告先進公司等明知原告享有系爭專利權，卻未經原告之同意而販賣系爭產品，故意侵害系爭專利權，爰審酌原告之資本總額為4,000 萬元、被告先進公司、五西公司、權宇公司之資本總額分別為6,000 萬元、50萬元、500 萬元，此有公司基本資料查詢可按（見本院卷㈠第128 至131 頁），且被告先進公司於收受上開存證信函，甚或於原告提起本件訴訟後猶繼續進口及販賣系爭產品，被告五西公司及權宇公司則係於收受上開存證信函後，仍於上述時間販賣系爭產品，並於99年1 月24日在Yahoo 奇摩拍賣刊登販賣系爭產品之廣告，且廣告標題即記載「權宇第2 代Bikemate自行車mp3 音響／2G PK 勝La New Podio音樂棒」（見本院卷㈠第85-93 頁），而Podio 音樂棒即為原告之產品，足見其擬以系爭產品與原告之產品為惡意競爭。此外，被告先進公司侵害期間為98年11月27日起至99年8 月6 日止，其侵害數量為620 個，被告五西公司及權宇公司侵害期間為自98年11月27日至99年1 月25日，其侵害數量為5 個，是其侵害期間較短且數量較少等情，酌定損害額2 倍之賠償為適當，即被告先進公司應賠償1,318,726 元（659,363 元x2），被告五西公司及權宇公司應賠償10,744元（5,372 元x2）。⒍按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第185 條第1 項前段定有明文。惟在專利侵害事件中，各侵權行為人之行為為損害發生之共同原因，渠等間成立共同侵權行為，應負連帶賠償責任。反之，各侵權行為人各自成立侵權行為，非屬損害發生之共同原因，則不得令該等行為人負連帶責任。次按，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項亦定有明文。而公司法第23條所謂公司業務之執行，係指公司負責人處理有關公司之事務而言（最高法院97年度台上字第364 號民事判決參照）。原告雖主張被告先進公司等共同不法侵害系爭專利權，應連帶負損害賠償責任。而被告先進公司等分別與渠等法定代理人林添進、張樹林及簡麗美間亦應負連帶負責云云。經查：
⑴被告先進公司販賣系爭產品予權宇公司及附表所示第三人時，其已侵害原告就系爭專利之販賣權，而應負侵害專利之損害賠償責任，嗣後五西公司或第三人再販賣系爭物品予他人，係另一獨立之侵權行為，並非相同之侵權事由，，故被告先進公司販賣系爭產品之行為，暨被告權宇公司先向被告先進公司購買系爭產品，繼而由五西公司出售系爭產品予相關消費者之行為，均屬獨立發生侵害系爭專利損害之原因，兩者並非相同之侵權事實，自無發生損害之共同原因可言。況被告先進公司販賣系爭產品之對象，包括權宇公司及如附表所示之買受人，自不得令被告權宇公司、五西公司連帶共同負擔被告先進公司侵害系爭專利之全部損害賠償責任。職是，被告先進公司與其他公司各自成立侵權行為，渠等僅就各自侵權所致之損害，負損害賠償責任即可。
⑵其次，五西公司所販賣之系爭產品，係由權宇公司向先進公司購買並於網路刊登廣告行銷，嗣消費者向權宇公司下單後，再由五西公司交付產品並開立發票，此有前開進貨單及發票存根影本附卷可憑，另佐以被告張樹林自供承：五西公司及權宇公司均係由伊實際經營等語（見本院卷㈠第225 頁），是以權宇公司及五西公司之行為係原告之系爭專利權受有上開損害之共同原因，且彼此間有意思之聯絡，原告主張五西公司及權宇公司應就原告所受上開損害應連帶負賠償之責，為有理由。
⑶本件被告林添進於被告先進公司侵害系爭專利之期間係擔任該公司之負責人，被告張樹林於被告五西公司侵害系爭專利之期間係擔任五西公司之負責人，此有公司基本資料查詢附卷可稽（見本院卷㈠第129至131頁），被告張樹林並擔任權宇公司之實際負責人，亦為被告張樹林所自承，被告林添進、張樹林既實際負責被告先進公司、五西公司及權宇公司之經營，其性質即係執行被告先進公司、五西公司及權宇公司之業務，被告林添進、張樹林分別因執行業務行為侵害系爭專利，揆諸前開說明，原告主張先進公司及林添進、五西公司、權宇公司及張樹林應就原告因本件系爭專利所受損害負連帶賠償之責，為有理由。至於被告簡麗美既僅係權宇公司之登記負責人，原告復未提出其他證據證明被告簡麗美確有參與權宇公司業務之經營，則原告依公司法第23條第2 項規定請求被告簡麗美與權宇公司負連帶損害賠償之責，即非有據。
㈤末按，新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，為專利法第129 條第1 項準用第84條第1 項所明定。又新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權，同法第123 條第1 項亦定有明文。本件系爭產品係被告先進公司等所販賣，且已侵害原告擁有之系爭專利權，業如前述，是以原告依上開規定請求排除及防止被告先進公司等繼續侵害，而請求被告先進公司等於系爭專利權期間不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，自屬有據。
七、綜上所述，原告依專利法第129 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項、民法第28條、第185 條及公司法第23條第2 項等規定，請求被告先進公司、林添進連帶賠償損害1,297,035 元，被告五西公司、權宇公司及張樹林應連帶賠償損害10,744元，及分別自起訴狀繕本送達翌日（即99年2 月25日、99年2 月26日，見本院卷㈠第99至101 頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，暨請求被告先進公司等不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，為有理由，應予准許。其逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。
八、假執行之宣告：
按所命給付之金額未逾50萬元之判決，法院應依職權宣告假執行，民事訴訟法第389 條第1 項第5 款定有明文。經核本判決主文第1 項原告勝訴部分，兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。至本判決主文第2 項之原告勝訴部分，未逾50萬元之判決，爰依前開規定，依職權宣告假執行，並依聲請宣告被告得供擔保免為假執行。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第78條、79條、第85條第2 項、第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　 12　　月　 30 　 日智慧財產法院第一庭
法　官　林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　99　　年　 12　　月　 30 　 日書記官　周其祥