智慧財產及商業法院99年度民商訴字第13號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 09 月 15 日

智慧財產法院民事判決
99年度民商訴字第13號原　　　告　順發家電有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　甲○○
被　　　告　富鴻家電有限公司
兼
法定代理人　丙○○
被　　　告　鼎鑫家電有限公司
兼
法定代理人　丙○○
共　　　同
訴訟代理人　林見軍律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國99年8 月25日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告富鴻家電有限公司及丙○○應連帶給付原告新臺幣伍萬元及自民國九十九年四月九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
被告鼎鑫家電有限公司及丙○○應連帶給付原告新臺幣伍萬元及自民國九十九年四月九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔二分之一，餘由原告負擔。
本判決第一、二項得假執行。但被告富鴻家電有限公司及丙○○、鼎鑫家電有限公司及丙○○於假執行程序實施前，各以新臺幣伍萬元供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
依智慧財產案件審理法第7 條規定，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本案既屬因商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠訴外人王怡靜以「冠全及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「布疋、衣著、服飾品、五金及家庭日常用品、鐘錶、文教、康樂用品、眼鏡、電氣、電子、機械器具、攝影器材零售」等服務，向經濟部智慧財產局申請註冊，經經濟部智慧財產局核准列為註冊第14145 號商標（下稱系爭商標），商標權期間自民國88年9 月1 日起至108 年8 月31日止。嗣原告於98年7 月24日自訴外人王怡靜受讓取系爭商標，於98年9 月15日完成移轉登記，並將系爭商標用於經營「冠全3C數位電器館」。詎被告富鴻家電有限公司（下稱富鴻公司）未經原告同意，擅自使用系爭商標中文部分之招牌，並於彰化縣彰化市○○路56號1 樓經營「冠全3C數位電器館」，從事電器及電子等用品買賣，且於99年1 月5 日為解散登記。又被告丙○○為被告富鴻公司之法定代理人，其於98年11月17日設立被告鼎鑫家電有限公司（下稱鼎鑫公司），並於上開同址繼續經營「冠全3C數位電器館」，從事電器及電子等用品之買賣，且延用被告富鴻公司所使用之招牌。經訴外人王怡靜於98年5 月2
日以存證信函告知被告富鴻公司侵權之事實，並令其拆除使用「冠全」名稱之招牌，詎被告富鴻公司置之不理。訴外人王怡靜乃於98年6 月22日對被告富鴻公司提出排除侵害及請求損害賠償之訴訟，然其於98年9 月15日將系爭專利移轉登記予原告後，因認無以其名義繼續訴訟之必要，故而撤回訴訟。
㈡訴外人王怡靜擔任負責人之冠權企業股份有限公司（下稱冠權公司），雖於92年6 月2 日辦理解散登記，惟未辦理清算完結，故其法人格尚屬存續，自得代表該公司將系爭商標移轉登記予原告。又原告取得系爭商標專用權後，屢次口頭告知被告富鴻公司、鼎鑫公司及被告丙○○停止使用「冠全」名稱之招牌，詎被告均置之不理。被告使用之「冠全3C數位電器館」看板，其中「3C數位電器館」係作為識別其營業內容與電器有關，並非商號名稱，而被告使用之商號名稱主要內容為「冠全」二字，與原告所有系爭商標中之文字「冠全」內容完全相同，有使消費者產生混淆誤認之虞。且原告所有系爭商標係指定使用於布疋、衣著、服飾品、五金及家庭日常用品、鐘錶、文教、康樂用品、眼鏡、電氣、電子、機械器具、攝影器材零售等服務，而被告富鴻公司與鼎鑫家公司亦係經營電器、電子、攝影器材零售等服務，兩者從事同一或類似服務。是被告以上開招牌為商號名稱對外提供電器販賣等服務，足使相關消費者將其與系爭商標產生混淆。原告爰依商標法第62條第2 款、第61條第1 項、第63條第1項
第2 款、民法第184 條第1 項、公司法第23條第2 項規定，請求被告富鴻公司與被告丙○○、鼎鑫公司與被告丙○○負損害賠償責任。並聲明：⒈被告富鴻公司及丙○○應連帶給付原告新臺幣（下同）10萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉被告鼎鑫公司及丙○○應連帶給付原告10萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒊訴訟費用由被告連帶負擔。⒋原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠系爭商標之原商標權人即訴外人王怡靜為冠權公司之法定代理人，其於98年6 月22日對被告富鴻公司提出排除侵害暨請求損害賠償之訴訟，嗣撤回訴訟。而訴外人冠權公司於92年6 月2 日已為解散登記，且不知其公司清算人為何，是原告主張其自98年7 月24日自訴外人王怡靜受讓取得系爭商標權，自屬無據。
㈡有關「冠全3C數位電器館」看板部分，訴外人丁○○及黃華輝所屬之達陽開發有限公司（下稱達陽公司）取得「彰化市○○路56號」之營業處所，原為訴外人雅秸有限公司（下稱雅秸公司）所經營，嗣因訴外人雅秸公司經營不善而積欠達陽公司債務，而訴外人雅秸公司之實際經營之人為訴外人王怡靜，其與雅秸公司之法定代理人許茗芳同意將上開處所盤讓予訴外人達陽公司經營，當時「冠全3C數位電器館」看板即已存在。是「冠全3C數位電器館」既已獲得訴外人王怡靜及許茗芳之同意，而授權訴外人達陽公司使用，而被告復自訴外人達陽公司授權使用標有「冠全3C數位電器館」，自無侵權可言。且被告所為經營「冠全3C數位電器館」之招牌乃屬商號之使用，其所呈現之整體態樣與系爭商標呈現之整體態樣有顯著差異，並非全然相同，不致消費者產生混淆誤認之虞。是原告主張損害賠償，自屬無據。並答辯聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：
㈠訴外人王怡靜以「冠全及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「布疋、衣著、服飾品、五金及家庭日常用品、鐘錶、文教、康樂用品、眼鏡、電氣、電子、機械器具、攝影器材零售」等服務，向經濟部智慧財產局申請註冊，經經濟部智慧財產局核准列為註冊第14145 號商標，商標權期間自88年9 月1 日起至108 年8 月31日止。
㈡系爭商標原係冠權企業有限公司（下稱冠權公司）所有，冠權公司（代表人為王靜怡）於90年10月3 日將系爭商標及00000000號商標移轉予訴外人丁○○（詳本院卷第103 、104
頁）。
㈢原告於98年7 月24日自訴外人王怡靜受讓取得系爭商標，並於98年9 月15日完成移轉登記，將系爭商標用於經營「冠全3C數位電器館」。
㈣許茗芳於97年10月12日與丁○○、黃華輝達成和解，約定由丁○○、黃華輝支出許茗芳30萬元，許茗芳同意丁○○、黃華輝（為達陽開發有限公司之負責人）使用冠全3C商標，但限於彰化市○○路56號1 、2 樓使用（詳本院卷第110 頁）。
㈤被告丙○○於97年9 月24日與達陽開發有限公司（下稱達陽公司）之負責人黃華輝及丁○○簽訂協議書，由被告丙○○承接達陽公司位於彰化市○○路56號1 、2 、5 樓及地下室電業產品、生財器具、現有看板（含冠全商標）等設備，約定被告丙○○提出面額200 萬元之支票作為訂金，丁○○同意被告丙○○在彰化市○○路56號1 、2 、5 樓及地下室使用系爭冠全及圖商標，雙方並於98年1 月6 月再訂立公司門市買賣業務出售轉讓切結書，由被告丙○○以1069萬元（計算式：2,110,000+80,000+850,000 0=10,690,000 ）承購達陽公司位於彰化市○○路56號電器專賣店（詳本院卷第111
、112頁、第130頁）。
㈥訴外人丁○○於98年7 月21日以100 萬元之對價，將系爭冠全及圖商標移轉予原告順發家電有限公司，原告並98年9 月15日向經濟部智慧財產局辦理移轉登記（詳本院卷第132 頁、第11頁）。
㈦被告丙○○自97年9 月24日受讓達陽公司之資產設備及看板（含冠全商標）之日起，持續於彰化市○○路56號1 樓使用系爭冠全及圖商標經營冠全3C數位電器館，該冠全3C數位館於99年1 月5 日之前係以富鴻公司名義對外營業，並開立發票，嗣富鴻公司於99年1 日5 月解散，由98年11月17日設立登記之鼎鑫公司名義對外營業，並開立發票（詳本院卷第12至16頁）。
四、本件兩造之爭點：
本件被告丙○○於97年9 月24日取得系爭冠全及圖商標之權利人丁○○之授權，於彰化市○○路56號使用系爭商標經營冠全3C數位電器館，嗣系爭商標權利人丁○○於98年7 月21日將系爭商標移轉予原告，原告並於98年9 月15日向經濟部智慧財產局辦理登記，而被告丙○○則在原告辦理系爭商標移轉登記後仍在彰化市○○路56號經營冠全3C數位電器館，繼續使用系爭商標，是本件兩造之爭點應為：㈠被告使用系爭商標作為看板繼續營業是否侵害原告之商標專用權，㈡倘被告不得繼續使用，則原告得請求賠償之金額為若干。
五、得心證之理由：
㈠被告是否侵害原告之商標專用權：
⒈按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」商標法第33條定有明文，次按「商標註冊事項之變更，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。」商標法第32條第1 項設有規定，又「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」商標法第33條第1 、2 、3 項分別規定在案。綜上規定，可知不論商標註冊之變更（例如移轉所有權）或商標之授權，均須登記，始得對抗第三人，倘未經登記，則除直接之前後手（指讓與人與受讓人及授權人與被授權人間）外，均不得對抗其他任何第三人。反言之，倘已登記，則可以對抗任何第三人，是以，商標受讓人倘已登記，不惟可以對抗任何第三人，更可對抗未經登記之被授權人，此為商標權利行使之當然解釋。
⒉查本件被告丙○○係於97年9 月24日獲得訴外人丁○○之授權於彰化市○○路56號使用系爭商標經營電器專賣店，而丁○○則係自訴外人即系爭商標原所有人冠權公司取得系爭商標。被告丙○○於獲得訴外人丁○○授權使用系爭商標時，並未向經濟部智慧財產局辦理，是被告丙○○雖取得系爭商標權利人之授權使用，惟因未辦理登記而不得對抗第三人。此由前揭商標法第33條規定，授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在，如未辦理授權登記，則於商標移轉之受讓人係善意取得商標之場合，參酌商標法第33條規定之反面解釋，被授權人自不得對於受讓人主張授權契約繼續存在；另依商標法第32條第1 項規定之反面解釋，商標受讓人於註冊後，自得對任何人主張權利之意旨即明。本件被告丙○○既未在獲得授權後辦理登記，則於98年9 月15日原告登記受讓系爭商標專用權之日起，其未經原告同意繼續使用系爭商標經營電器用品專賣店，自屬侵害原告之商標專用權。至原告於起訴時雖主張系爭商標係其自訴外人王靜怡受讓云云，惟實際上乃係自丁○○取得，其所以陳稱係自王靜怡受讓，係因王靜怡將系爭商標讓與丁○○時，丁○○並未辦理登記，是以形式上仍為冠權公司所有，原告為圖簡便，始稱係自王靜怡受讓，此部分疑義，併此敘明。
㈡原告請求被告丙○○與富鴻公司連帶賠償10萬元，及請求被告丙○○與鼎鑫公司連帶賠償10萬元部分：
⒈按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。未經商標權人同意，而有第29條第1 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」商標法第23條、第61條第1 、2 項分別定有明文。次按「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。」民法第28條亦設有規定。
⒉查系爭商標專用期限自88年9 月1 日起至108 年8 月31日止，專用類別為第035 類，係提供布疋、衣著、服飾品、五金及家庭日常用品、鐘錶、文教、康樂用品、眼鏡、電氣、電子、機械器具、攝影器材零售等服務，而被告丙○○係使用系爭商標於彰化市○○路56號1 、2 、5 樓及地下室經營電子專賣店，顯有商標法第29條1 項第1 款所規定於同一服務使用與原告類似商標之情事，為侵害原告之商標權，原告自得依前揭規定請求被告丙○○賠償。又丙○○為富鴻公司及鼎鑫公司之負責人，並先後以富鴻公司及鼎鑫公司名義對外開立發票營業，被告富鴻公司、鼎鑫公司亦應對被告丙○○因執行職務所於原告之損害，與被告丙○○負連帶賠償責任。
⒊本院審酌原告於98年9 月15日始為系爭商標之移轉登記，而被告早於97年9 月24日即因自黃華輝及丁○○受讓達陽公司之電器專賣店，至原告辦理系爭商標之移轉登記時，被告張秉鴻已使用系爭商標近1 年，且原告取得系爭完整商標之全部對價為100 萬元（詳本院卷第132 頁），而丁○○向前手王怡靜取得於無限期於彰化市○○路56號1 、2 樓經營電子專賣店所支付之對價為30萬元（詳本院卷第110 頁），及本件被告丙○○自98年9 月15日原告為系爭商標之移轉登記之日起於上址經營迄今僅約1 年等一切情況，認本件原告所受之損害之總數額為10萬元，即被告富鴻公司及鼎鑫公司應賠償原告之損失，以各5 萬元之範圍為當，是被告丙○○應於前述之範圍內分別與富鴻公司及鼎鑫公司負連帶賠償債任。六、綜上所述，原告依商標法第29條第2 項第1 款、第61條第2
項、民法第28條規定，請求被告富鴻公司與丙○○連帶給付5 萬元，被告鼎鑫公司與丙○○連帶給付5 萬元，及均自起訴狀繕本送達翌日即99年4 月9 日（詳本院卷第39頁）起至清償日止按週年利率5%計算利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。又上開所命給付，未逾50萬元，應依職權宣告假執行，被告陳明願供擔保請准宣告免假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額，准許之。原告聲請宣告假執行，已無必要，併予敘明。至原告其餘不應准許金錢給付部分之假執行聲請，已失其依附，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
八、據上論結：本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第389 條第1 項第5 款，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　9 　　月　　15　　日智慧財產法院第一庭
法　官　汪漢卿
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　9 　　月　　15 　日書記官　邱于婷