99年度民專上字第49號｜智財：專利權授權契約事件｜裁判日期：100 年 06 月 09 日

智慧財產法院民事判決 99年度民專上字第49號上訴人　梁棟訴訟代理人　鄭克盛律師被上訴人　派興科技股份有限公司法定代理人　高韻清訴訟代理人　施中川律師許雅婷律師（兼送達代收人）上列當事人間確認專利權授權關係存在事件，上訴人對於中華民國99年7 月2 日臺灣臺北地方法院99年度智字第2 號第一審判決提起上訴，本院於100 年5 月19日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、被上訴人主張：上訴人及訴外人黃品瑞、王俊超、陳韡崧（下稱黃品瑞等三人）係受訴外人全譜科技股份有限公司（下稱全譜科技）委任之顧問及專業經理人，渠等於全譜科技任職期間，利用全譜科技之資源，以上訴人親友及黃品瑞等三人親友之名義設立被上訴人公司，與全譜科技從事相同競爭業務，造成全譜科技之損害，經全譜科技查獲後，被上訴人、全譜科技、上訴人及黃品瑞等三人簽具承諾書（下稱系爭承諾書），約定由上訴人及黃品瑞等三人以新台幣（下同）200 萬元賠償全譜科技之損失；另因伊當時之營運資金不足，為吸引第三人參與增資，並衡及上訴人所有之關於磁珠淨化DNA 或RNA 之技術及專利（即新型專利證號：M331969 ，移液裝置及使用於該裝置中的移液管與系列容器之專利及技術，下稱系爭專利）係上訴人與黃品瑞等三人所協力研發完成，除協議由全譜科技邀集第三人入股被上訴人公司外，並協議由上訴人將系爭專利授權予被上訴人，並於民國96年12月31日簽訂承諾書。但為免授權後伊仍無資金可供營運，系爭承諾書第4 條乃約定，上訴人授權系爭專利予被上訴人之條件，為被上訴人須完成承諾書第3 條之約定，即被上訴人公司須完成變更組織、增資及改選董監事。是上訴人之授權行為屬於附條件之法律行為，上訴人業就系爭承諾書第3 條約定之條件，已履行完畢即屬條件成就，依系爭承諾書第4 條即發生上訴人授權系爭專利及技術授權與被上訴人使用之效力。詎料，上訴人卻於98年3 月27日以存證信函通知被上訴人及被上訴人之股東，泛言被上訴人係以不當之行為取得上訴人所有之系爭專利及技術授權，而單方停止系爭專利及技術之授權，上訴人單方以存證信函通知被上訴人終止系爭專利及技術之授權，將導致兩造間系爭專利及技術之授權關係存在與否；被上訴人是否得合法使用系爭專利及技術權利不明確，而致被上訴人私法上地位受有損害之風險，被上訴人自有提起本件確認訴訟之確認利益。爰依民事訴訟法第 247 條之規定，提起本訴。於原審聲明：㈠先位聲明：確認被上訴人與上訴人間就上訴人所有系爭專利授權關係存在；㈡備位聲明：上訴人應將其所有系爭專利授權登記予被上訴人。答辯聲明為：上訴駁回。二、上訴人則以：本件上訴人與被上訴人所簽署之系爭承諾書時，係受證人黃品瑞之詐欺而陷於錯誤，誤認被上訴人將給付上訴人量產化後利潤分配之四分之一而簽署承諾書。系爭承諾書使用「保證」二字亦應探求當事人真意，本件承諾書第4 條所用之保證文字既無法就文意予以解釋，當回歸簽署人之原始本意，證人王俊超及陳韡崧之證述既已明示簽署之本意僅係為證人黃品瑞解套，且確保量產化後利潤分配之四分之一權利，主觀上並無約定上訴人無償授予專利權之意。上訴人所寄存證信函之真意係請求被上訴人返還新版設計內容，並非對於系爭「專利」為授權之認定。又兩造就之間有關量產化後利潤分配之四分之一已有具體之約定，大家已就分配之方式達成合意，故非原審所認定僅係初步規劃。並聲明：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人在第一審之訴駁回。三、兩造不爭執之事項（見本院卷第65頁）：㈠被上訴人、上訴人及黃品瑞等三人與全譜公司於96年12月31日簽訂系爭承諾書，承諾書第3 條約定：「(1) 丙方（按即被上訴人，下同）同意將其公司組織變更為股份有限公司，並保證完成變更登記後，依法辦理增資，其發行之新股，在不低於面額100 萬元範圍內，乙方（按即全譜公司，下同）應指定第三人優先認購之。(2) 丙方同意於前項增資辦理完竣後30日內，召開臨時股東會，修改公司章程並改選董監。(3)甲方（按即上訴人及訴外人黃品瑞等三人，下同）應保證丙方股東配合完成前2 項約定，並推選乙方指定之人當選丙方之監察人，否則即應視為甲方違約。」承諾書第4 條第2 項約定：「甲方應保證梁棟所有關於磁珠靜化DNA 或RNA 之技術或專利（包括但不限於移液裝置及使用於該裝置中的移液管與系列容器），應於丙方履行第3 條約定後，無償專屬授權丙方使用。」㈡被上訴人已履行系爭承諾書第3 條約定先行辦理增資，但事後又有減資；目前資本額為65萬元。㈢上訴人於98年3 月27日以805 號存證信函通知被上訴人「停止授權派興使用該設計及其為基底所產製之機具進行任何測試。並請遵行智財法銷毀以任何型態儲存之設計資料」。四、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷第65頁）：㈠上訴人於上訴審抗辯受詐欺而簽署系爭承諾書，主張撤銷意思表示，於99年10月25日行使撤銷意思表示，是否有理由。㈡上訴人抗辯依系爭承諾書第4 條第2 款是否能解釋為上訴人有將系爭專利授權給被上訴人。五、本院得心證之理由：㈠按確認法律關係之訴，非被上訴人有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，被上訴人主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年台上字第1240號著有判例足參。查上訴人曾於98年3 月27日以805 號存證信函通知被上訴人「停止授權派興使用該設計及其為基底所產製之機具進行任何測試。並請遵行智財法銷燬以任何型態儲存之設計資料」乙節，有該存證信函（原審卷( 一) 第18頁）在卷可憑，上訴人在本訴中亦否認兩造就系爭專利有授權關係存在，是被上訴人主張其得否合法使用系爭專利不明確，致其私法上地位有不安之狀態存在，且此一不安狀態得藉由本件確認訴訟加以除去等語，要為可採，被上訴人提起本件先位確認訴訟為有確認利益。㈡兩造所簽訂之原證1 系爭承諾書是否成立，依系爭承諾書第4 條第2 款是上訴人是否有將系爭專利授權給被上訴人： 1.按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。民法第153 條第1 項定有明文。經查，依兩造及黃品瑞等三人與全譜公司於96年12月31日簽訂系爭承諾書，承諾書第3 條約定：「(1) 丙方同意將其公司組織變更為股份有限公司，並保證完成變更登記後，依法辦理增資，其發行之新股，在不低於面額100 萬元範圍內，乙方應指定第三人優先認購之。(2) 丙方同意於前項增資辦理完竣後30日內，召開臨時股東會，修改公司章程並改選董監。(3) 甲方應保證丙方股東配合完成前2 項約定，並推選乙方指定之人當選丙方之監察人，否則即應視為甲方違約。」第4 條第2 項約定：「甲方應保證梁棟所有關於磁珠靜化DNA 或RNA 之技術或專利（包括但不限於移液裝置及使用於該裝置中的移液管與系列容器），應於丙方履行第3 條約定後，無償專屬授權丙方使用」乙節，有系爭承諾書1 份（原審卷( 一) 第8 至9 頁）在卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。上訴人雖辯稱：其簽署系爭承諾書係為幫助黃品瑞云云，然無論上訴人簽署系爭承諾書之動機為何，於承諾書之效力並無妨礙，上訴人既於該承諾書上簽名，即負有履行承諾書之義務。 2.揆諸承諾書上開規定，應認被上訴人履行上述承諾書第3條約定後，上訴人即應將系爭專利無償專屬授權予被上訴人。上訴人雖辯稱：系爭承諾書第4 條之標題為「保證」，足見該條內容限於保證責任，係上訴人及黃品瑞等三人與全譜科技間所成立之保證契約，被上訴人既非保證契約之債權人，系爭承諾書又未就保證契約所保證之主債務為約定，是該保證條款應屬無效云云。然依民法第739 條規定，法律上所謂「保證」，係謂當事人約定，一方於他方之債務人不履行債務時，由其代負履行責任之契約，而觀諸上開約款內容，「甲方」中之上訴人為系爭專利之專利權人，關於系爭專利之授權所負者為履行責任，而「甲方」中之黃品瑞等三人既非系爭專利之專利權人，縱上訴人未履行專利授權義務，黃品瑞等三人亦無從代負履行責任，是前揭承諾書第4 條雖使用「保證」二字，顯非嚴格法律意義上之「保證」，毋寧為不具法律專業之素人所使用一般用語，其意僅在強調上訴人及黃品瑞等三人應履行該條約款，否則有債務不履行之責任。又兩造確實為系爭承諾書之當事人並於承諾書上簽名，上訴人復為系爭專利之專利權人，而被上訴人於系爭承諾書簽訂後，即依約於97年2 月25日變更公司組織為股份有限公司，並於同年4 月15日增資發行新股24萬股，其中由訴外人三德投資股份有限公司（下稱三德公司）認購15萬股並繳清股款，另同年6 月12日被上訴人改選三德公司為監察人，並完成變更登記等情，業據被上訴人提出被上訴人公司變更登記表、增資發行新股公司變更登記表、匯款單、會計師查核報告及股款明細表、改選監察人之公司變更登記表等影本在卷為憑（見原審卷一第10至16頁），且為上訴人所不爭執。是就系爭承諾書第3 條約定之條件，被上訴人確已履行系爭承諾書第3 條之約定，亦為兩造所不爭執，則上訴人自應受該約款之拘束而負有將系爭專利無償專屬授權予被上訴人之義務。 3.上訴人雖辯稱依系爭承諾書第4 條之定，僅有債權性質之法律關係，仍須有專利授權之準物權行為，始符合授權行為等語。經查，觀諸承諾書第4 條之文義，該條文固屬附停止條件之專利授權債權契約，而非附停止條件之專利授權準物權行為。然依卷附上訴人寄發予被上訴人各股東成員之存證信函（原審卷( 一) 第18頁），提及停止授權被上訴人用其設計資料，可知事實上上訴人已曾對被上訴人為系爭專利之授權行為。上訴人雖辯稱：該存證信函非為系爭專利之停止授權，而是停止被上訴人持用上訴人所有之「新版設計資料」，其從未授權被上訴人使用系爭專利云云。然上訴人自承：其已無法將系爭專利之設計資料作為其他用途，故並未要求被上訴人必須返還該版之設計資料，而暫由被上訴人繼續使用；新版設計資料乃以系爭專利架構為基礎，進行以外觀為主導之更新設計等語（原審卷( 一) 第80頁），可知上訴人確已授權被上訴人使用系爭專利，否則被上訴人如何能依照系爭專利生產、設計相關樣品。況依證人高偉超於原審證稱：「（問：派興公司是否有將系爭專利製造成產品？）在當時派興有做兩、三台原型機，有參展但沒有銷售，原型機還不成熟，需要修改。專利本身是一個設計的概念，跟整個產品的機構設計是兩回事。簽承諾書當時，派興已經利用這個專利的概念製造原型機並且參展。當初簽承諾書就是希望我引進資金後，要避免派興公司不能用這份專利，所以我當初是堅持梁棟要讓渡這份專利，但梁棟不願，認為是他名下的資產，所以改用無償授權的方式」等語（見原審卷一第41頁）。足見上訴人確已將系爭專利權授權於被上訴人公司使用，被上訴人始依此實施生產專利品，是上訴人抗辯其從未授權被上訴人使用系爭專利云云，顯非可採，兩造間就上訴人所有系爭專利確有授權關係。 4.且觀之上訴人於原審之答辯狀中亦一再主張被上訴人應支付系爭專利之維護費用、獲利分享、新設計之付費（見原審卷一第30、34、79、82頁）等情，果若上訴人未將系爭專利授權予被上訴人，如何能為前開主張，益見上訴人辯稱其從未授權被上訴人使用系爭專利云云，尚無足採。 5.上訴人雖謂其對被上訴人設計商品量產化後之利潤有1/4 之請求權，是其於被上訴人未履行上開義務前，得拒絕授與專利權云云。然上訴人實際上已為系爭專利之授權，已如前述，是縱認上訴人對被上訴人確實有上開請求權存在，亦無從再提出同時履行抗辯，此亦係上訴人得否依債務不履行之規定，向被上訴人為請求之問題，自難據此否認既存之系爭專利權授權關係。又兩造就設計商品量產化後之利潤應如何分配部分，僅有初步之規劃，尚無具體之結論等情，業據證人王俊超於原審證稱：「（問：就你所知，簽承諾書前，黃品瑞是否有對被告做相關利潤保證的協議？內容為何？）：在簽承諾書前，我不知道，後來我們四人在大潤發二店開會中交談時，開會中有談到如何保證我們的利潤方式，我就是業務獎金，上訴人就是設計權利金，陳韡崧是設計的開發費用，我才知道黃品瑞有答應上訴人一些條件，但具體內容我不清楚，在大潤發中，我們談的都只是原則的處理方式，至於具體的細節，當時都還沒有辦法談，因為譬如產品定價都還不清楚，至於黃品瑞對被告有無具體的承諾，我不清楚。」等語（見原審卷二第107 頁）；核與證人陳韡崧於原審證稱：「（問：你剛才有提到，黃品瑞承諾利益分配的部分，王俊超的部份是透過業務獎金，請問你們有提到那一台業務獎金抽多少嗎？）那時沒有講到具體的數字，因為當時成本還沒有算出來，一台機器可以賣多少錢也不清楚，所以數字都還沒有精算，像我試劑的部分也沒有去計算。」「( 問：上訴人的部分一台權利金可以收多少？黃品瑞說會去跟上訴人商量，跟之前同樣的理由，數字都還無法算出來。」等語（見原審卷二第115 頁）相符。足見上訴人主張分配被上訴人量產利潤四分之一乙節，係於承諾書簽定後始提及，應無影響承諾書簽定時之效力。且依證人之證述，至多僅可證明證人黃品瑞有向其等保證利潤之分配，惟如何進一步分配利潤？分配之數額如何計算？此等關於利潤分配協議等之必要之點均尚未具體，雙方間之利潤分配約定之協議即未成立。是依民法第153 條之規定，尚難認兩造已就利潤分配達成合意而成立契約，上訴人自不得以被上訴人尚未分配利潤為由而單方任意終止系爭專利之授權。㈢上訴人於上訴審抗辯受詐欺而簽署系爭承諾書，主張撤銷意思表示，於99年10月25日行使撤銷意思表示，是否有理由：上訴人主張：其與被上訴人所簽署之系爭承諾書時，係受證人黃品瑞之詐欺而陷於錯誤，誤認被上訴人將給付上訴人量產化後利潤分配之四分之一而簽署承諾書，因此撤銷該承諾書之意思表示等語。然為被上訴人所否認。經查：上訴人前開主張，並未舉證以實其說，所述已難憑採。上訴人雖舉證人王俊超、陳韡崧於原審之證詞為證。然證人王俊超係證稱：當時簽署承諾書的主因是黃品瑞當時擔心受到法律上訴訟問題，所以希望能夠幫他，讓他不要被起訴，他是全譜的總經理，是全譜的董事，他不想被告。我們基於彼此之間夥伴的關係，不忍見到一位夥伴受到法律訴訟紛擾，所以簽署此份承諾書等語（見原審卷二第106 、107 頁）；證人陳韡崧則係證稱：因為當時我在全譜案子快結束時，那時候黃品瑞跟我說這部分董事長高偉超因知道我們開了派興公司，他說他自己的部分跟全譜公司有競業禁止條款，可能會有一些問題，希望我們幫忙他，跟全譜公司和解，這大概有兩個禮拜的過程，黃品瑞說服我們簽這份承諾書等語（見原審卷二第114 頁）。且上訴人對於其簽署系爭承諾書係為幫助黃品瑞等情亦不爭執，是無論上訴人簽署系爭承諾書之動機為何，於承諾書之效力並無妨礙，上訴人既於該承諾書上簽名，即負有履行承諾書之義務。雖證人陳韡崧於原審曾證稱：「( 問：如果當時沒有黃品瑞跟你達成保持獲利四分之一的分配這件事，你是否會選擇簽署這份承諾書？）因為我當時在意賠錢及利潤分配的部份，如果這兩個條件其中一個達不到，應該就不會簽承諾書」等語。然此亦僅係證人陳韡崧之情形，是否等同上訴人之簽承諾書情形，已非無疑，況證人陳韡崧所為證述，縱有其事，亦僅係有無錯誤之意思表示或被上訴人事後有無債務不履行之問題，核與黃品瑞有無為詐欺，亦屬不同之兩事，尚難據此謂係受被上訴人詐欺所致。綜上，足見證人王俊超、陳韡崧所為證述並無法證明上訴人有何受黃品瑞詐欺之情形，上訴人所述顯無可採，上訴人未就其如何受詐欺而為意思表示等情，舉證以實其說，其主張依民法第92條行使撤銷意思表示，應非可採。又系爭承諾書之簽訂並無上訴人所指之受詐欺之情形，已如前述，故就該撤銷權之行使是否已逾除斥期間，即無論究必要，附此敘明。六、綜上所述，被上訴人請求確認其與上訴人間就上訴人所有系爭專利之授權關係存在，為有理由，應予准許。原審就此所為上訴人敗訴之判決並無不當，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　6　　月　　9　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官李得灶法　官汪漢卿法　官王俊雄以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　100　年　　6　　月　　9　　日書記官王英傑附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院99年度民專上字第49號

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