99年度民專上字第72號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議｜裁判日期：100 年 12 月 22 日

智慧財產法院民事判決 99年度民專上字第72號上訴人　美商凱史東築牆系統公司(Keystone Retaining Wall Systems, Inc.) 法定代理人　羅伯特‧麥當勞(Robert A. MacDonald) 訴訟代理人　張哲倫律師陳佳菁律師複代理人　金若芸朱仙莉律師被上訴人　路亨企業股份有限公司兼法定代理人　楊克裕共同訴訟代理人　吳仲立律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於本院中華民國99年10月27日99年度民專訴字第22號第一審判決提起上訴，本院於100年12月1日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、程序事項：㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權： ⒈我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。 ⒉本件涉訟之當事人，上訴人為依美國法律設立之法人，其營業處所在美國；被上訴人路亨企業股份有限公司（下稱被上訴人公司）為依我國法律設立之法人，其營業處所在我國，被上訴人楊克裕為我國人民，其住所在我國。另本件依上訴人所起訴之事實，係主張被上訴人於我國有侵害其專利權之行為，應負損害賠償及不為一定行為之責任，並提出多項證據資料為證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且上訴人業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。 ⒊上訴人就第128049號「牆磚構造」發明專利（下稱系爭專利）得依我國專利法享有專利權，此為兩造所不爭執（見本院卷第2 冊第76、160 頁）。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。㈡準據法之選定： 1.上訴人起訴主張被上訴人侵害系爭專利權，據此請求被上訴人連帶負損害賠償及不為一定行為（見原審卷第5 至9 頁之起訴狀）。而上訴人於本院審理時主張被上訴人侵害系爭專利權之期間係自上訴人委託訴外人震偉股份有（下稱震偉公司）寄發存證信函予被上訴人日即98年6 月11日起，至「牛埔溪疏洪至大鵬灣工程」（下稱系爭工程）竣工日即99年7 月13日（見本院卷第1 冊第139 、145 至146 頁）。是以依上訴人主張之事實，本件涉外民事，在涉外民事法律適用法100 年5 月26日修正施行前發生，依自是日開始施行之涉外民事法律適用法第62條本文規定，本件應適用依修正施行前之規定以定準據法。 ⒉按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，100 年5 月26日修正施行前之涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。 ⒊查上訴人所主張被上訴人之侵害專利權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係。而上訴人主張本件侵權行為係發生在我國境內，且上訴人所為損害賠償及不為一定行為之請求，亦為我國專利法所認許。是以依100 年5 月26日修正施行前之涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。㈢按外國公司應在中華民國境內指定其訴訟及非訟之代理人，並以之為在中華民國境內之公司負責人，公司法第372 條第2 項定有明文。惟查上訴人未經我國經濟部認許，亦未指定我國境內之訴訟及非訟代理人（見本院卷第1 冊第127 頁之上訴人陳報狀），是以仍列羅伯特‧麥當勞（Robert A. MacDonald ）為上訴人之法定代理人（最高法院99年度臺上字第387 號民事判決參照）。㈣上訴人原上訴聲明第2 項請求被上訴人「連帶給付」新臺幣（下同）4,999,310 元本息，嗣於100 年5 月2 日當庭更正請求被上訴人「再連帶給付」4,999,310 元本息，經被上訴人當庭表示同意（見本院卷第1 冊第138 頁），上訴人係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自應予准許。二、兩造之聲明及陳述如下：㈠上訴人起訴主張：被上訴人於系爭工程所使用之牆磚（下稱系爭牆磚），落入系爭專利申請專利範圍第1 至4 、6 至11、16至18項（起訴狀誤載為第1 至18項，嗣於二審時限縮爭點僅主張第1 項，見本院卷第1 冊第146 、180 頁），上訴人委託臺灣授權商震偉公司通知該侵權事實，然被上訴人均置之不理，仍持續為侵害行為。爰依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條規定，求為命被上訴人連帶給付5,000,000 元，及自本訴狀送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息，且被上訴人不得再行製造、販賣或使用與系爭專利權相同之方法及物品之判決，並陳明願供擔保，請准宣告假執行。㈡被上訴人則以：系爭工程委由黎明工程顧問股份有限公司（下稱黎明公司）辦理工程設計，羅得綜合建材股份有限公司（下稱羅得公司）依黎明公司所設計之規格，提供模具向被上訴人公司下單，被上訴人公司製造生產後即交貨給羅得公司，嗣因發生本件爭議，已暫停生產及交貨，並向羅得公司反應，羅得公司除出具「委託生產書」外，並提出屏東縣政府函、黎明公司函及震偉公司聲明書等資料，證明震偉公司就系爭工程已放棄專利權，故被上訴人確信並無侵害專利之事，是被上訴人實無任何侵害他人專利權之故意或過失。上訴人雖於98年6 月就侵權之事委託震偉公司寄發存證信函通知被上訴人有侵害專利之事，然寄件人係震偉公司，被上訴人依客觀情事判斷，僅係更加相信震偉公司係上訴人在臺灣之獲特許人，且有轉特許之權，被上訴人並無過失可言等語，資為抗辯。㈢原審判決命被上訴人應連帶給付上訴人690 元及自99年1 月27日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，且被上訴人不得製造、販賣或使用侵害系爭專利權之物品，並駁回上訴人其餘之訴及其假執行之聲請。上訴人就其敗訴部分提起上訴，聲明：⒈原判決不利於上訴人之部分廢棄，⒉被上訴人應再連帶給付上訴人4,999,310 元及自起訴狀送達之翌日（即99年1 月27日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，且陳明就第⒉項部分，願供擔保，請准宣告假執行。並主張： ⒈對照系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖以及系爭牆磚實際圖示，可知該示意圖下表面具有凸出之卡榫，而系爭牆磚不具有凸出之卡榫，二者結構顯不相符。系爭牆磚係使用系爭專利之產品，而與該示意圖之結構不同，被上訴人並未按圖施作。原審關於系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構為相同之認定，顯有違誤。 ⒉震偉公司之聲明書所放棄及充分授權者僅為震偉公司所擁有之專利，且為施作系爭工程「預鑄景觀石」所涉之專利；而依屏東縣政府函及黎明公司函說明欄第3 項、第5 項可知，屏東縣政府以及黎明公司皆認定上訴人之系爭專利並非施作系爭工程「預鑄景觀石」所涉及之專利，並肯認系爭工程所使用之預鑄混凝土塊專利，屬震偉公司所有之專利，而非上訴人之專利，故聲明書中所放棄者乃震偉公司本身之專利，而非與系爭工程無涉之系爭專利。 ⒊被上訴人有侵害系爭專利之故意或重大過失： ⑴87年上訴人與震偉公司間之特許協議書，係一專門技術、商標以及著作權之授權契約，而非專利授權契約，其授權之標的並未包括任何專利，更遑論系爭專利之申請日乃88年10月5 日，上訴人與震偉公司於87年9 月10日簽署特許協議書時，系爭專利尚未申請，是該特許協議書所授權之標的斷無可能包括系爭專利。從而，被上訴人自無理由依憑該特許協議書而認定其生產製造系爭牆磚並無絲毫侵害系爭專利之疑慮。 ⑵被上訴人、上訴人以及震偉公司皆從事相關牆磚產品之生產製造，且系爭專利於90年2 月21日即公告登載於專利公報上，被上訴人於製造、販賣及使用前理應為相關查閱，且能查閱，而未查閱，顯至少有過失被上訴人辯稱其係依羅得公司之模具製造云云，實無解於其侵權之故意或過失。又上訴人於98年6 月11日委託震偉公司以警告函告知被上訴人其所生產製造之產品可能侵害上訴人之專利，則上訴人確已知悉其製造銷售系爭牆磚行為可能侵害上訴人之專利，自應負最低限度之查證義務以避免損害之發生。惟被上訴人不僅從未與上訴人進行相關查證，更刻意斷絕與震偉公司之一切接觸，而仍續為系爭牆磚之製造、銷售行為，是被上訴人故意（至少為重大過失）侵害系爭專利之情，顯屬昭然。 ⑶被上訴人曾辯稱其於本件專利侵權爭議發生後，經羅得公司提供震偉公司聲明書、屏東縣政府函等文件，使其相信並無侵權之情事云云。惟上訴人已自承該屏東縣政府函中表示系爭工程設計圖說樣式與系爭專利樣式不同，則被上訴人由該函文內容更應確知系爭專利並非屬震偉公司聲明書所放棄之範圍，竟仍執意製造銷售系爭牆磚，顯有侵權之故意。況被上訴人與羅得公司所簽委託生產書中亦有「如有涉及專利侵犯權部分之所有法律責任及賠償損失，概由甲方全權負責處理。」可認被上訴人對於系爭牆磚侵害系爭專利之事實早有預見。㈣被上訴人就其敗訴部分（即連帶給付690 元本息、及不得為一定行為）未聲明不服，故該部分已告確定，而其就上訴人之上訴部分，則答辯聲明：⒈上訴駁回。⒉如受不利判決，被上訴人願供現金或同面額之第一商業銀行可轉讓定存單為擔保，請准宣告免為假執行。並抗辯： ⒈關於上訴人指稱被上訴人收受原證8 之存證信函後，仍大量製造侵權系爭專利之系爭牆磚，其故意過失之情顯屬昭然云云，顯有誤會，蓋被上訴人係於98年6 月12日收受前揭存證信函，收受該函當時，被上訴人尚未受委託生產製造系爭牆磚。嗣後羅得公司於98年6 月23日出具委託生產書並附上屏東縣政府、黎明公司函及震偉公司聲明書暨Keystone公司特許協議書以委託被上訴人公司生產，被上訴人乃深信上訴人前函之爭議已消弭，羅得公司之委託製造已完全取得授權，始於同年7 月13日開始製造。準此，難謂被上訴人有何故意過失可言。 ⒉被上訴人公司所製造之系爭牆磚符合黎明公司之設計要求，益證被上訴人無任何侵權之犯意或過失。上訴人主張被上訴人公司製造之系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同，無從排除被上訴人之過失責任云云，實屬無稽。按系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖，主要差異在於左邊橘框標示之「參考型式示意圖」牆磚底部有凸出之卡榫，然中間藍框標示之「預鑄混凝土塊」排列圖示則無卡榫設計，且其餘設計與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖亦完全相符，則羅得公司參考中間藍框標示之型式進行開模，被上訴人公司依羅得公司提供之模具進行製造，並無任何違誤可言；若僅因系爭牆磚不具凸出之卡榫，即認為被上訴人公司所製造之牆磚，與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同，上訴人此等主張，實過牽強。況由證人林榮坤之證述可知，黎明公司僅係就系爭牆磚提供「參考」示意圖，廠商仍可自行提供產品，只要符合要求即可，是上訴人於茲爭執系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同，實在無任何意義。 ⒊關於損害賠償金額部分：被上訴人實際已收到之貨款金額合計1,592,640 元。被上訴人受委託之數量原為擋土磚50,290塊，擋土磚帽蓋4,710 塊，並有模具1 套由被上訴人公司保管中。對於上訴人所主張之擋土磚每塊230 元、每一平方公尺須11塊擋土磚、售價2,530 元之計算式不爭執，但對於面積5995平方公尺部分，因被上訴人是依照模具製作產品，對於現場施作的面積無法確定。被上訴人公司之營業項目包含有水泥及混凝土製品製造業，而系爭牆磚係屬混凝土製品，依98年同業利潤標準表所示，混凝土製品製造業之淨利率為9%。三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第1 冊第183 頁，本院卷第2 冊第76至78、160 、194 至195 頁）：㈠系爭專利： ⒈上訴人於88年10月5 日向經濟部智慧財產局申請「牆磚構造」發明專利，經審查核准專利，發給第128049號專利證書（即系爭專利），專利權期間自90年2 月21日至108 年10月4 日止（見原審卷第1 冊第11至17、42至76頁之專利公報、專利說明書，及本院依職權調閱之系爭專利申請卷）。 ⒉上訴人曾於87年9 月10日與震偉公司簽訂「特許協議書」（見原審卷第1 冊第157 至158 頁）。 ⒊上訴人曾於97年1 月1 日與李偉簽訂「授權及技術支援協議書（License and Technical Support Agreement ）」（見原審卷第1 冊第229 至236 頁）。㈡系爭工程之相關時程（見本院卷第1 冊第194 至255 頁、本院卷第2 冊第43至67頁之屏東縣政府檢送之照片及資料，本院卷第2 冊第83至117 頁之黎明公司檢送之資料，及本院向屏東縣政府調閱之系爭工程相關資料《外放證物箱》）： ⒈黎明公司於97年2 月標得屏東縣政府「牛埔溪疏洪至大鵬灣工程」（即系爭工程）之設計工程，辦理規劃設計，並負責監造事宜，屏東縣政府並於同年3 月27日與黎明公司簽訂勞務契約（見原審卷第1 冊第282 至284 頁之屏東縣政府99年7 月14日函暨所附勞務契約《節本》）。 ⒉震偉公司委由侯振宏（即震偉公司之臺中代理商、經銷商）自97年3 月起與林榮坤（即黎明公司之承辦人員）接洽討論系爭工程擋土牆之設計，因侯振宏對產品並不熟悉，由李偉（即震偉公司之負責人）向林榮坤介紹震偉公司之產品，李偉並提供產品規格型錄及磚牆示意圖供黎明公司參考，其後黎明公司即採用李偉所提供之磚牆示意圖作為系爭工程之「預鑄混凝土塊參考示意圖」（見原審卷第1 冊第285 頁），連同「疏洪道標準斷面圖㈡」（見原審卷第1 冊第286 頁）等送交屏東縣政府（見原審卷第1 冊第282 頁之屏東縣政府99年7 月14日函）。其間，侯振宏提供上訴人與震偉公司之特許協議書予黎明公司，另震偉公司應黎明公司之要求，於97年11月11日系爭工程即將完成設計，並進行後續發包作業前，出具聲明書。（見原審卷第1 冊第156 頁之聲明書，原審卷第2 冊第4 至6 頁之候振宏證述，原審卷第2 冊第8 至10頁之林榮坤證述，本院卷第2 冊第8 至14頁之李偉證述）。 ⒊屏東縣政府於同年97年12月1 日至5 日進行系爭工程之招標前公開閱覽作業，於同年月12日進行公開招標作業，於同年月30日完成決標作業。嗣由慈強營造股份有限公司（下稱慈強公司）承攬，依工程契約書圖辦理施作（見原審卷第1 冊第282 頁之屏東縣政府99年7 月14日函）。 ⒋屏東縣政府發包之系爭工程所使用之系爭牆磚，係由黎明公司辦理工程設計，黎明公司依約交付系爭工程設計圖予屏東縣政府，屏東縣政府據此發包予承攬人慈強公司依工程契約施作，而由羅得公司提供模具，向被上訴人公司訂製系爭牆磚，羅得公司並於98年6 月23日出具委託生產書予被上訴人公司。嗣由被上訴人公司製造系爭牆磚，並供系爭工程使用。㈢相關牆磚、圖面、專利之技術內容異同： ⒈系爭專利申請專利範圍無在其「下表面3 」（近頭部9 ）之位置有進一步作形狀或結構之界定，亦即系爭專利申請專利範圍未涵括該「凸榫」結構者。 ⒉依系爭牆磚之施工現場照片，其技術內容如下所述：一種牆磚構造，其設有平行之上及下表面，一前表面、一後表面、第一與第二側牆表面及延伸於該前及後表面間之一垂直對稱平面，該磚包括：一本體部份包含有該前表面；一頭部包含有該後表面；一頸部連接該本體部分及該頭部，該本體、頭及頸部分別延伸於該上及下表面與該第一及第二側牆表面之間，該側牆表面自該前表面至該後表面有一錐度；一開口自該頸部上表面穿設至該下表面，該開口區分該頸部為第一及第二頸牆組（14、15）自該本體至該頭部向後延伸; 第一及第二插梢承接槽（18、19）呈淚滴狀，分別設於該本體部分並開口(13) 自上表面穿設至該下表面；第一及第二頸牆組上分設有三個插梢孔(16)。 ⒊系爭專利申請專利範圍第1 項與相關證據結構：系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之牆磚細部結構及其連結關係可完全對應於系爭牆磚之結構，即系爭牆磚結構落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍內。 ⒋系爭工程公開招標工程圖、預鑄混凝土塊參考示意圖中使用、實施邱淳芬所有之2 項雙卡榫式擋土牆塊之雙重剪力抵抗裝置專利：一為申請第096116380 號「擋土牆塊及其構築而成之擋土牆」發明專利申請案（惟經智慧財產局於100 年1 月19日初審核駁審定，並告確定在案）；二為申請第87218735號「改良型節塊式檔土牆結構」發明專利（證書號第152975號）（見原審卷第1 冊第217 、222 至228 頁之上訴人書狀、專利公報，本院卷第2 冊第189 頁之本院依職權調閱之專利檢索資料）。 ⒌屏東縣政府97年12月10日函說明欄第三項表示系爭工程設計圖說樣式與申請第091110948 號（證書號為527460號）專利及申請第88117263號專利（證書號為128049號，即系爭專利）樣式不同（見原審卷第1 冊第150 至151 頁，本院卷第1 冊第32頁）。㈣上訴人曾委託綠點系統工程有限公司，於98年11月5 日以每塊230 元之價格向被上訴人公司購買系爭牆磚3 塊（見原審卷第1 冊第80頁）。四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第1 冊第第140 頁，本院卷第2 冊第160 頁）：上訴人得否依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任？㈠被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意，或重大過失？㈡上訴人得否依專利法第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶賠償5,000,000 元？五、得心證之理由：㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法第84條第1 項前段定有明文。本條規定雖未就侵害專利權人應否具侵害專利權之故意或過失明文規定，惟專利權損賠償請求權之性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立（最高法院93年度臺上字第2292號民事判決參照）。是以專利法第84條第1 項前段之損害賠償規定，應結合民法第184 條第1 項前段規定，採取過失責任主義。故上訴人應就被上訴人有侵害系爭專利之故意或重大過失負舉證之責。㈡震偉公司所拋棄之權利範圍包含震偉公司本身所享有者及被授權實施者： ⒈上訴人與震偉公司於87年9 月10日所簽訂之特許協議書節本及其譯文記載：「一家明尼蘇達州的公司KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS,INC.（特許人，即上訴人）與一家根據臺灣法令籌組的公司（獲特許人）CHEN STONE CO. LTD（即震偉公司），於本日1998年9 月10日簽訂這份特許協議書。特許人是Keystone連鎖疊塊式擋土牆系列產品之某些商標權、版權資料、商業機密與專門技能的持有人；而且特許人是想要授予獲許人在臺灣製造這些產品的特許權，同時，獲特許人是想在該地區製造這些產品以及轉特許其他不同的製造商來製造這些產品。......⒉特許的授予：根據下列的條件，特許人將製造、使用與販賣該特許產品的特許權，授予獲特許人：......」（見原審卷第1 冊第157 至158 頁）。 ⒉另震偉公司於97年11月11日所出具予黎明公司之聲明書記載：「本公司在此聲明『屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程』（即系爭工程）所採用之預鑄景觀石，材料形狀及施工方法如涉有專利範圍，本公司自願放棄專利權，且將屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程所採用之預鑄景觀石充份授權予屏東縣政府所委託之承包商於辦理屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程時製造及施工，恐口說無憑，特立此書聲明。」（見原審卷第1 冊第156 頁）。 ⒊細譯上開特許協議書所載之內容，上訴人授予震偉公司者乃其就「連鎖疊塊式擋土牆系列產品」之「商標權、版權資料、商業機密與專門技能」有關製造、使用與販賣之「特許權」；其後震偉公司即為黎明公司出具聲明書，表明其就系爭工程所採用之預鑄景觀石，材料形狀及施工方法涉及專利範圍部分，自願放棄專利權，並授權承包系爭工程之廠商製造及施工。此二份文書均未載明究係何項專利。 ⒋查有關系爭工程擋土牆之設計，係由李偉（即震偉公司之負責人）向林榮坤（即黎明公司之承辦人員）介紹震偉公司之產品，李偉並提供產品規格型錄及磚牆示意圖供黎明公司參考，其後黎明公司即採用李偉所提供之磚牆示意圖作為系爭工程之「預鑄混凝土塊參考示意圖」，連同「疏洪道標準斷面圖㈡」等送交屏東縣政府。其間，侯振宏提供上訴人與震偉公司之特許協議書予黎明公司，另震偉公司應黎明公司之要求，於97年11月11日系爭工程即將完成設計，並進行後續發包作業前，出具聲明書，如前第三㈡⒉項所述。參以證人林榮坤於原審證稱：伊知道這個（即示意圖之磚牆）有專利，當時都是打KEYSTONE專利，所以侯振宏請震偉公司提供聲明書，因為當時伊不知道震偉公司是否為KEYSTONE公司（即上訴人）在臺灣的代理人，所以請侯振宏提供特許協議書用以證明KEYSTONE公司（即上訴人）在臺灣的代理人是震偉公司，這樣我們才能將這個專利放在我們的設計圖說，因為黎明公司與屏東縣政府簽約，系爭工程倘侵害專利即須罰款，當時KEYSTONE公司或震偉公司的專利都在這個聲明書範圍，如果拋棄專利權只限於震偉公司，當時就不需要請震偉公司出具特許協議書。聲明書所拋棄的專利不限於黎明公司畫在參考示意圖的特定設計，所以聲明書沒有寫型號或專利號，只是限於用在系爭工程，當時李偉有提供許多KEYSTONE公司不同型號的產品作設計參考，我只是把其中一種放在設計圖等語（見原審卷第2 冊第8 至11頁）。證人侯振宏亦證稱：李偉向林榮坤介紹產品時，林榮坤有問產品有無專利，我當場說如果有專利的話，震偉要放棄，當時李偉也同意。......當時是跟李偉及林榮坤談到只要涉及任何專利就要放棄，......口頭上我們都已經約好放棄專利，為避免黎明公司日後產生困擾才出具聲明書......李偉公司的產品我都講KEYSTONE產品，所以沒有特別區分是震偉自己的產品等語（見原審卷第2 冊第4 至6 頁）。佐以黎明公司99年6 月4 日函說明欄第二、三項稱：有關系爭工程之預鑄景觀時設計時已告知震偉公司（總經理李偉）應提出「自動放棄專利權聲明書」方納入設計，該公司除提出自動放棄專利權聲明書外，亦提送震偉公司為上訴人之臺灣地區「獲特許人」，且設計圖說亦註明「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣......」，故其設計已考量專利權之問題。又震偉公司之上開聲明書自動放棄權利係指震偉公司（總經理李偉）與該公司經第三人授權在我國實施之專利權，但僅限於預鑄景觀石使用在系爭工程等語（見原審卷第1 冊第251 頁）。據此探究震偉公司應黎明公司之要求提供特許協議書並出具聲明書之偵億，係因黎明公司於辦理系爭工程之擋土牆設計時，震偉公司曾提供產品型錄及磚牆示意圖作為參考，黎明公司考慮採用其中所附圖說之擋土牆設計，但為避免系爭工程之設計及施工侵害震偉公司或上訴人之專利，遂要求震偉公司須出具特許協議書用以證明其為上訴人之被授權人而有權為上訴人拋棄其專利權之行使，復要求震偉公司出具聲明書拋棄行使該公司及上訴人之專利權，否則黎明公司即無採用上開型錄中所附擋土牆設計圖作為系爭工程設計圖之可能。而特許協議書及聲明書均未具體載明究係上訴人或震偉公司之何項專利，是以客觀上震偉公司97年11月11日聲明書就系爭工程所採用之預鑄景觀石，材料形狀及施工方法，乃概括地拋棄相關專利權，包含震偉公司本身所享有者及被授權實施者。 ⒌至上訴人主張：特許協議書乃一專門技術、商標及著作權之授權契約，而非專利授權契約，其授權之標的並未包括任何專利，更不包括申請日在其後（88年10月5 日）之系爭專利，被上訴人自無理由依憑該特許協議書而認定系爭牆磚無侵害系爭專利之疑慮云云。惟該特許協議書節本及其譯文記載：「⒈協議之主旨：這份協議與製造、使用與販賣現有的或是『本協議期間會問世』的Keystone公司之標準國際Compac、小型Legacy Stone與花園牆疊塊式擋土牆所要必備與（或）有助益的專門技能（以下統稱為" 特許產品" ）有關......」（見原審卷第1 冊第157 至158 頁），可知特許協議書之授權乃概括性、非列舉式者，並包含簽署當時尚未問世之「專門技能」，而涵蓋申請在後之系爭專利。 ⒍證人李偉雖證稱：當時震偉公司建議該公司ANC33 產品，林榮坤也接受，並將整個設計案送到屏東縣政府，其後黎明公司要求震偉公司提出放棄專利函，震偉公司就出具聲明書表明放棄震偉公司有關ANC33 產品之專利云云（見本院卷第2 冊第9 至10頁）。若果如證人李偉所言，所拋棄者僅限於有關ANC33 產品之專利，聲明書中即應載明震偉公司所放棄之特定專利。然證人林榮坤於原審敘明黎明公司請震偉公司提供特許協議書並出具聲明書之緣由，且聲明書所拋棄的範圍包含上訴人及震偉公司之專利與參考示意圖的特定設計，而未寫明型號或專利號，僅是限於用在系爭工程（見原審卷第2 冊第8 至11頁）。況震偉公司出具聲明書前，曾提供震偉公司對其他政府單位出具之聲明書稿數份供林榮坤參考，亦據證人林榮坤結證無訛（見原審卷第2 冊第8 頁）。經核閱震偉公司交付予林榮坤之聲明書稿，震偉公司曾於97年10月8 日出具聲明書予訴外人經濟部水利署中區水資源局，載明「本公司在此聲明湖山水庫計畫－下游河道整治第一期工程所採用之預鑄景觀石及階梯石材料及工法，不屬於專利號碼77872 之專利範圍，上述材料或工法，如涉有專利範圍，本公司亦自願放棄專利權，且將湖山水庫計畫－下游河道整治第一期工程之得標廠商所使用的材料製造及施工充分授權予經濟部水利署中區水資源局，......」（見原審卷第2 冊第20頁）。此份聲明書所提及之證書號第077872號專利即上訴人所有，而非震偉公司所有，此有中華民國專利系統查詢資料在卷可按（見原審卷第1 冊第243 頁），並為上訴人訴訟代理人所自陳（見原審卷第1 冊第248 頁），是震偉公司前曾就他項工程出具聲明書明示拋棄行使上訴人所有之第077872號專利權，並於該聲明書明確載明所拋棄之專利號數。故如震偉公司就系爭工程僅願意放棄震偉公司有關ANC33 產品之專利，即會於聲明書中具體載明。是證人李偉上開證述，尚非可採。 ⒎上訴人又稱：屏東縣政府函97年12月10日函及黎明公司同年月8 日函之說明欄第三項皆明揭與系爭工程有關之專利僅為震偉公司之專利，而非上訴人之專利云云。然如前所述，黎明公司於設計系爭工程之擋土牆時，因認可能涉及上訴人及震偉公司之非特定專利，方要求震偉公司提出前開聲明書及特許協議書，並非認定僅涉及震偉公司之專利。至上開二函說明欄第二、三、五項雖稱「二、貴公司函稱旨揭工程（即系爭工程）設計使用之預鑄混凝土塊屬專利案號000000000 號，與所稱函件附件－專利案號第88117263號專利（即系爭專利）明顯不符。三、旨揭工程（即系爭工程）設計圖說樣式與專利案號000000000 號及00000000號（即系爭專利）限定樣式皆不盡相同......五、經查目前市售如有涉及專利之預鑄混凝土塊，其專利權屬震偉股份有限公司所有，惟其已自動放棄專利......」（見本院卷第1 冊第32至33頁）。惟查： ⑴黎明公司之所以要求震偉公司出具聲明書拋棄專利權，並提出特許協議書為證，目的在避免日後施作系爭工程時衍生侵害專利權之爭議，而專利權侵害與否之判斷，首應審酌涉案產品（即本件之系爭牆磚）是否落入系爭專利申請專利範圍，此係比對系爭牆磚之技術內容與系爭專利之技術特徵（以說明書所載之「申請專利範圍」為準，並非「圖式」）。上開二函文說明欄第三項稱：系爭工程設計圖說樣式與專利案號000000000 號及系爭專利限定樣式皆不盡相同等語，逕將「系爭工程設計圖說樣式」與「前述二專利圖式之樣式」進行樣式比對，顯不符專利比對原則。 ⑵上開二函文說明欄第二項雖稱：系爭牆磚屬專利案號000000000 號，與系爭專利明顯不符等語，然系爭牆磚落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍內，此為兩造所不爭執（如前第三㈢⒊項），屏東縣政府、黎明公司就此技術認定顯屬有誤。 ⑶上開二函文說明欄第五項固稱：市售如有涉及專利之預鑄混凝土塊，其專利權屬震偉公司所有等語。然證人林榮坤於原審證稱：伊知道這個（即示意圖之磚牆）有專利，當時都是打KEYSTONE專利，所以侯振宏請震偉公司提供聲明書，因為當時伊不知道震偉公司是否為KEYSTONE公司（即上訴人）在臺灣的代理人，所以請侯振宏提供特許協議書用以證明KEYSTONE公司在臺灣的代理人是震偉公司，這樣我們才能將這個專利放在我們的設計圖說等語（見原審卷第2 冊第8 至10頁），是以黎明公司當初即已知悉上訴人有磚牆之專利，而震偉公司為上訴人之代理人。 ⑷綜上，屏東縣政府、黎明公司之上開二函文應係憑震偉公司乃上訴人在臺灣代理人乙情，加以未按專利侵權之專業比對原則，遽謂預鑄混凝土塊之專利權皆屬震偉公司所有，並誤認系爭牆磚屬第091110948 號專利，而非系爭專利等情。是上訴人憑此主張屏東縣政府及黎明公司均認與系爭工程有關之專利僅為震偉公司之專利，故聲明書僅放棄震偉公司之專利，上訴人之專利並不在內云云，要非可採。 ⒏上訴人另主張黎明公司之系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖（即上訴人所稱之黎明圖）繪製有長槽、卡榫，依證人林榮坤證稱：如果沒有聲明書我會把設計圖撤回重畫，公開閱覽之前，如果沒有拿到聲明書，就換掉圖說，換成沒有專利的設計圖等語，可證黎明圖繪出時間早於聲明書，故震偉公司拋棄的真意僅限於拋棄黎明圖部分，與上訴人無關。又震偉公司為上訴人的代理人，若該聲明書包含一切（含系爭專利），何以證人林榮坤表明若無聲明書，即要重畫或換掉？所以震偉公司聲明書是僅針對黎明圖而已云云（見本院卷第2 冊第193 頁）。如前第三㈡⒉項所述，於黎明公司設計系爭工程擋土牆時，李偉即提供產品規格型錄及磚牆示意圖供參考，其後黎明公司即採用李偉所提供之磚牆示意圖作為系爭工程之「預鑄混凝土塊參考示意圖」，其後震偉公司應黎明公司之要求，出具聲明書並提供特許協議書。而證人林榮坤證稱：如無聲明書，即撤換成無專利的設計圖等語（見原審卷第2 冊第11頁），然其前已證稱：因黎明公司與屏東縣政府簽約，如有侵害專利的話要罰款，而系爭工程的混凝土塊設計有KEYSTONE的專利，所以請震偉公司提供特許協議書，證明震偉公司為KEYSTONE公司（即上訴人）在臺代理人，並出具聲明書，如此始可將專利放在設計圖說上等語（見原審卷第2 冊第8 頁），明確指明當時為使用上訴人之專利設計於系爭工程上，而有特許協議書及聲明書之產生。是以上訴人未綜觀林榮坤之證述全文，僅僅片面擷取林榮坤之部分證述，率而將聲明書僅限縮於系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖，顯有斷章取義之疑。㈢被上訴人公司製造系爭牆磚，並無侵害系爭專利權之故意或重大過失： ⒈參酌前述震偉公司與黎明公司接洽討論系爭工程擋土牆設計、及黎明公司要求震偉公司出具聲明書並提供特許協議書之始末，參以聲明書及特許協議書所載概括而未具體特定專利權之內容，足使系爭工程之設計監工者（即黎明公司）、定作人（即屏東縣政府）及承攬人（即慈強公司）主觀上信賴黎明公司於設計系爭工程之擋土牆時，業已獲得上訴人及震偉公司之同意實施渠等所有之專利權，而無侵害上訴人及震偉公司所有專利權之虞。又羅得公司（即承攬人慈強公司之下包商）於98年6 月23日出具委託生產書，表明由羅得公司提供模具及設計樣式，委託被上訴人公司製造系爭牆磚，如有涉及侵害專利權之法律責任及賠償損失概由羅得公司全權負責處理之旨（見原審卷第1 冊第149 頁），羅得公司並同時檢附震偉公司所提之聲明書、特許協議書節本及譯文予被上訴人公司，自足使被上訴人公司信賴其製造系爭牆磚用於系爭工程，業經上訴人及震偉公司同意實施渠等所有之專利權。況被上訴人公司僅係依羅得公司所交付之模具及設計樣式而製造系爭牆磚供系爭工程之用，並非依系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖自行開模設計製造系爭牆磚。綜合上情，實難謂被上訴人有何侵害系爭專利權之故意或重大過失。 ⒉上訴人雖稱：專利既經公示，事業經營者有最低限度之查證義務，被上訴人乃系爭牆磚之製造廠商，為所屬技藝領域中具通常知識之人，應課以更高之注意義務，尤其上訴人曾於98年6 月11日寄送存證信函予被上訴人公司，詎被上訴人不僅從未與上訴人進行相關查證，更刻意斷絕與震偉公司之接觸，仍續有製造、銷售系爭牆磚之行為，顯見被上訴人乃故意侵害系爭專利云云。經查該存證信函之寄件人為震偉公司，收件人為被上訴人公司，被上訴人公司係於同年月12日收受之（見本院卷第1 冊第139 頁），惟其說明欄第二項係載明「.. .... 特發函通知『美莊股份有限公司』於文到後請勿生產任何足以侵害本公司Keystone專利之行為。」（見原審卷第1 冊第237 頁），該函所指侵害上訴人專利權之人似為「美莊股份有限公司」，而非被上訴人公司。被上訴人公司嗣向羅得公司查證後，羅得公司即於同年月23日出具上開委託生產書（見原審卷第1 冊第149 頁），並檢附震偉公司所提之聲明書、特許協議書節本及譯文予被上訴人公司，自足使被上訴人公司信賴其依羅得公司所提供之模具製造系爭牆磚用於系爭工程，業經上訴人及震偉公司同意而無侵害專利權之虞。故縱認上訴人所指被上訴人公司從未與上訴人進行相關查證乙節屬實，亦難謂被上訴人公司未盡查證之責，是被上訴人辯稱其製造系爭牆磚交付羅得公司並無侵害系爭專利權之故意或重大過失，尚非無據。 ⒊上訴人雖主張震偉公司非上訴人之專屬被授權人，故無權拋棄上訴人所有之專利權云云，並提出授權及技術支援協議書（License and Technical Support Agreement ）為證（見原審卷第1 冊第229 至236 頁）。 ⑴經查前開協議書係李偉與上訴人於西元2007年12月20日所簽訂，約定該契約自2008年1 月1 日起生效，授權期間為3 年（見原審卷第1 冊第230 、231 頁之前言及第3 條），依第1.4 、1.6 、2.1 條約定，上訴人專屬授權李偉得於我國製造附件B 所示之授權產品；依第2.3 條約定，上訴人係授權李偉於臺灣製造、使用及販賣授權產品，李偉僅得於充份揭露再授權、讓與或移轉之條件予上訴人，並經上訴人書面同意後，始得再授權、讓與或移轉其權利予第三人（見原審卷第1 冊第231 頁）。是以震偉公司於民國97年11月11日出具前開聲明書時，李偉始為上訴人所有專利權之被授權人，並非震偉公司，且關於再授權、讓與、移轉權利部分，李偉並未取得專屬授權。 ⑵惟震偉公司係於李偉與上訴人96年12月20日簽訂此授權及技術支援協議書後，始於97年11月11日出具前開聲明書並提供特許協議書節本予黎明公司，則震偉公司理應交付此授權及技術支援協議書或其影本予黎明公司，然震偉公司實際出具之特許協議書節本非但與授權及技術支援協議書的內容不同，復僅出具特許協議書節本予黎明公司，顯係消極隱匿其未經專屬授權得為上訴人專利再授權、讓與、移轉權利之事實。 ⑶甚而，震偉公司為黎明公司出具本件聲明書前，曾提供震偉公司於97年10月8 日出具予經濟部水利署中區水資源局之聲明書，其上載明震偉公司就該工程所採用之預鑄景觀石及階梯石材料及工法，自願放棄第77872 號專利權等語，而該專利為上訴人所有，已於前第五㈡⒍項所述，顯見震偉公司曾以自己名義，對外出具聲明書明示拋棄行使上訴人所有之第77872 號專利權。 ⑷綜上，震偉公司之負責人李偉就上訴人專利權之再授權、讓與或移轉並未取得專屬授權，實質上並無為上訴人拋棄行使專利權之法律上權利，然李偉代表震偉公司所為之各種積極及消極行為，客觀上足使黎明公司信賴震偉公司有權為上訴人拋棄行使所有專利權，則黎明公司基於上開信賴而採用震偉公司所提供擋土牆設計圖作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，並於示意圖載明「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商於相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣」，而黎明公司依約交付系爭工程設計圖予定作人屏東縣政府，屏東縣政府據此發包予承攬人慈強公司依工程契約施作，嗣被上訴人公司經由羅得公司（即慈強公司之下包商）僅持有委託生產書、特許協議書及聲明書，而未曾接觸過系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，依羅得公司提供之模具製造系爭牆磚供系爭工程使用，即難謂被上訴人公司有何侵害系爭專利權之故意或重大過失可言。 ⒋上訴人復主張羅得公司之生產書中亦有「如有涉及專利侵犯權部分之所有法律責任及賠償損失，概由甲方全權負責處理。」可認被上訴人對於系爭牆磚侵害系爭專利之事實早有預見云云。然此類智慧財產權條款於契約實務上甚為常見，乃簽約當事人為免日後遭他人指訴侵害智慧財產權之法律上風險，預為釐清權責之契約約定，上訴人逕以之遽謂被上訴人公司即對系爭牆磚侵害系爭專利一事早有預見云云，要無足採。 ⒌上訴人再主張系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同，業主已告知此二者不同，被上訴人未按圖製作系爭墻磚，即侵害系爭專利，無從排除被上訴人之故意或重大過失責任云云。然查： ⑴被上訴人公司始終辯稱：其係依羅得公司所交付之模具生產系爭牆磚，羅得公司並未交付系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖等語，此觀羅得公司所出具之委託生產書可資佐證（見原審卷第1 冊第149 頁），而上訴人亦未提出任何證據證明被上訴人公司曾取得預鑄混凝土塊參考示意圖。是被上訴人公司顯無從知悉其依羅得公司所提供之模具而製造的系爭牆磚結構與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖是否有所不同。故上訴人此部分主張，要無足取。 ⑵上訴人主張被上訴人引用屏東縣政府函，然業主已告知二者不同，被上訴人公司未按圖施工，卻按系爭專利的圖施工，均可證被上訴人公司拿到模具與否，與是否看到圖無關云云。上訴人主張被上訴人公司應按圖施工之前提，乃被上訴人公司持有預鑄混凝土塊參考示意圖，惟上訴人並未舉證證明被上訴人公司當時確已取得預鑄混凝土塊參考示意圖。且被上訴人公司固自承羅得公司除出具委託生產書外，並提出屏東縣政府97年12月10日函、黎明公司同年月8 日函、震偉公司聲明書及特許協議書（見本院卷第2 冊第177 至178 頁），然系爭工程之定作人（屏東縣政府）、設計監工者（黎明公司）之上開二函文均表明：系爭工程所使用之牆磚屬第091110948 號專利，與系爭專利不同，系爭工程設計圖說與第091110948 號專利、系爭專利之限定樣式不同，市售預鑄混凝土塊之專利權屬震偉公司所有、惟已自動放棄專利等語（見本院卷第1 冊第32至33頁），加以羅得公司（承攬人慈強公司之下包商）出具委託生產書，擔保專利權之法律責任（見原審卷第1 冊第149 頁），足使被上訴人公司主觀上信賴屏東縣政府、黎明公司及羅得公司，相信被上訴人公司得以羅得公司所提供之模具製造系爭工程所使用之系爭牆磚，而無侵害他人專利權之虞。故上訴人此部分主張，顯係誤解。 ⑶有關上訴人所主張之結構異同部分： ①本院依智慧財產案件審理法第8 條第1 項、第2 項規定，就系爭專利、系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之技術內容命兩造陳述意見（見本院卷第2 冊第195 至196 頁）。 ②系爭專利申請專利範圍第1 項：「一種牆磚構造，其設有平行之上及下表面(2、3)，一前表面(4) 、一後表面(5) 、第一與第二側牆表面(6、7)及延伸於該前及後表面間之一垂直對稱平面(S) ，該磚包括：一本體部份(8 )包含有該前表面(4) ；一頭部(9) 包含有該後表面(5 )；一頸部(10)連接該本體部分(8) 及該頭部(9) ，該本體(8) 、頭(9) 及頸部(10)分別延伸於該上及下表面(2、3)與該第一及第二側牆表面(6、7)之間；一開口(1 3) 自該頸部(10)上表面(2) 穿設至該下表面(3) ，該開口(13)區分該頸部(10)為第一及第二頸牆組(14 、15) 自該本體(8) 至該頭部(9) 向後延伸；第一及第二插梢承接槽(18 、19) 分別設於該本體部分(8) 並開口於該下表面(3) ，用以承接凸出於下方相鄰磚(1) 之梢孔(16 、17、29、30) 的插梢(50)，使該相鄰磚組(1A 、1B、1C) 相互錯位預接；其中該頸牆組(14 、15) 、該梢孔(16 、17、29、30) 及該插梢承接槽(18 、19) 之設置有一第一平面P1平行沿該對稱面(S) 延伸通過該第一插梢承接槽(18) 、該第一梢孔(16)及該第一頸牆組(14)，且一第二平面(P2)平行該對稱面(S) 通過該第二插梢承接槽(19)、該第二梢孔(17)及該第二頸牆組(15)。」（見原審卷第1 冊第64頁）相關圖式如附圖1 所示。 ③系爭專利申請專利範圍未在其「下表面3 」（近頭部9 ）之位置有進一步作形狀或結構之界定，亦即系爭專利申請專利範圍可涵括有「凸榫」結構及無「凸榫」結構者，此為兩造所不爭（如前第三㈢⒈項所述）。而系爭牆磚之結構（如附圖2 所示），如前第三㈢⒉項所述。至系爭工程之擋土牆設計圖及預鑄混凝土塊參考示意圖見原審卷第1 冊第285 至286 頁，相關圖式及符號標示圖如附圖3 所示。 ④系爭牆磚之下表面部分於前抵靠部橫向定位槽內設有2 插梢孔，且於第一及第二頸牆組分設3 插梢孔，此與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖相符。又系爭牆磚於第一及第二插梢承接槽的形狀成淚滴形，與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖相符。而於系爭牆磚下表面並無凸出之卡榫，而系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之「參考型式示意圖」（如附圖3-1 所示），於該牆磚底部繪製有凸出之卡榫，是以系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖就牆磚參考型式之差異，主要在於系爭牆磚下表面並無凸出之卡榫。以上均為兩造於本院審理時所不爭執（見本院卷第2 冊第195 至196 頁）。 ⑤至預鑄混凝土塊參考示意圖之「預鑄混凝土塊單元組合示意圖（側視圖）」（見原審卷第1 冊第285 頁，如附圖3-2 所示），係一有關將若干單元預鑄混凝土塊排置之施工示意圖，並標示「玻璃纖維插梢」之所在位置及其與預鑄混凝土塊之關連。且於預鑄混凝土塊參考示意圖之「預鑄混凝土塊施工規範」中已敘明「預鑄混凝土塊單元組立」之順序如下：a.第一道之混凝土塊單元必須放在基礎座上，且與基礎座完全接觸，並檢查是否正確排列。b.以拉線或在地下劃記之方式確保混凝土塊單元一個接著一個的排列。c.安裝插梢、濾材。d.多出之濾材應少掃除然後才疊下一道單元，重覆步驟b ～d 堆砌至設計高程（見原審卷第1 冊第285 頁反面）。參以預鑄混凝土塊參考示意圖左下方有「玻璃纖維插梢或鋼棒或相關替代品」之圖示，可知此「預鑄混凝土塊單元組合示意圖（側視圖）」係教示施工人員有關系爭工程之預鑄混凝土塊的施工方法及步驟，以及系爭工程之預鑄混凝土塊與「玻璃纖維插梢或鋼棒或相關替代品」間之插組關係，此測視圖與預鑄混凝土塊「參考型式示意圖」係為說明牆磚之尺寸、材質及結構等目的不同，自無須再就該預鑄混凝土塊之細部結構（如「卡榫」）再詳予繪示。原判決第16頁第㈣項倒數第5 行至倒數第1 行就此部分認定「......於預鑄混凝土塊單元組合示意圖中之牆磚垂直堆砌剖面圖則未見其牆磚設置或繪製有卡榫，尚難認被告路亨公司所製造之系爭牆磚不具凸出之卡榫，即與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同......」固屬有誤。惟此側視圖旨在說明如何將玻璃纖維插梢（或鋼棒或相關替代品）插入梢孔使其定位後得與其他預鑄混凝土塊加以固定的施工方法，該側視圖中數個預鑄混凝土塊之所以呈階梯狀堆疊，係因插梢、梢孔之對位、定位作用，此側視圖並未顯現出係因預鑄混凝土塊下表面有凸出卡榫之故，是上訴人逕以此側視圖中預鑄混凝土塊經過堆疊後呈現階梯狀排列，而非左右對齊，遽謂該預鑄混凝土塊之下表面有一凸出之卡榫與相鄰之預鑄混凝土塊相接，使之無法對齊排列云云（見本院卷第1 冊第23頁），顯屬推測，亦無可取。 ⑥綜上，系爭牆磚雖不具有系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之「凸榫」結構，然不問是無「凸榫」結構之系爭牆磚，抑或有「凸榫」結構之系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖，均為系爭專利申請專利範圍第1 項中「下表面3 」構件可文義讀取之範圍內。惟系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖右上方「預鑄混凝土塊施工規範」第2 項載明：「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣.. .... 」（見原審卷第1 冊第285 頁反面），足見承包商慈強公司、羅得公司本得參考預鑄混凝土塊參考示意圖之產品規格及尺寸，依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣，上訴人主張承包商唯有提供與預鑄混凝土塊參考示意圖完全一致之牆磚始屬「按圖施作」云云，即非可採。遑論前已述及，被上訴人公司僅自羅得公司取得模具、特許協議書及聲明書等，未曾知悉系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之「參考型式示意圖」（如附圖3-1 所示），加以委託生產書、特許協議書、聲明書、屏東縣政府97年12月10日函、黎明公司同年月8 日函均足使被上訴人公司主觀上信賴其依羅得公司所提供之模具製造系爭牆磚，並無侵害他人專利權之可能。本件應審酌者厥為被上訴人公司主觀上有無侵害系爭專利權之故意或重大過失，上訴人卻以系爭牆磚缺少預鑄混凝土塊參考示意圖的「凸榫」結構，進而主張被上訴人公司未按圖施作云云，忽略被上訴人公司於接受羅得公司製造委託時所取得之資訊、以及被上訴人公司所為之無侵權擔保，遽謂被上訴人公司即有侵害系爭專利之故意或重大過失云云，顯屬率斷，要無足取。 ⒍上訴人又主張被上訴人於一審審理程序中，必定知悉系爭專利侵害之情事，竟仍持續製造系爭牆磚並出貨予羅得公司，則被上訴人具有侵害系爭專利之故意過失云云。然查：上訴人於本院審理時所提之被上訴人公司99年5 月20日出具予羅得公司之「擋土磚」發票（上證21。見本院卷第2 冊第157 頁），因被上訴人公司僅自陳已出貨予羅得公司之牆土磚31,488塊、擋土磚帽蓋1,092 塊，已開立發票部分為之牆土磚30,336塊、擋土磚帽蓋1,092 塊，因發生本案，故已暫停生產及交貨（見原審卷第1 冊第188 頁，本院卷第2 冊第177 頁），並提出發票、出貨單為證（見原審卷第1 冊第190 至210 頁）。又依黎明公司檢送系爭工程資料，系爭工程之實際竣工日為99年7 月13日（見本院卷第2 冊第111 頁之工程決算驗收證明書）。而系爭工程之牆磚係由羅得公司另一工廠及委由被上訴人公司製作（見本院卷第2 冊第12頁之證人李偉的證述），羅得公司分別於98年7 月21日、11月5 日、12月22日、99年2 月12日、3 月24日出具「預鑄混凝土磚出廠證明」（見本院卷第2 冊第101 至106 頁），難認被上訴人公司其後於同年5 月20日所出具之上證21發票所載「擋土磚」即被上訴人公司為系爭工程所製作之系爭牆磚，上訴人復未提出其他證據證明被上訴人公司於原審審理時尚有持續製造、販賣系爭牆磚予羅得公司之事實，故上訴人此部分主張，不足採信。 ⒎證人李偉固證稱：羅得公司變更圖面送審，刪除卡榫及長型結合槽，就不在震偉公司聲明書的放棄範圍內等語（見本院卷第2 冊第11頁）。然查：羅得公司送審所提之預鑄混凝土單元組合示意圖（見本院卷第1 冊第203 頁，本院卷第2 冊第52頁），固未見黎明公司所繪製預鑄混凝土塊參考示意圖（見原審卷第1 冊第285 頁）之所謂「卡榫」及「長型結合槽」，然系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖右上方「預鑄混凝土塊施工規範」第2 項記載：「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣，惟須於施工前提送施工計畫書與樣品，經業主或設計單位核可後，才可進場施作。」（見原審卷第1 冊第285 頁反面）。而證人林榮坤於原審即證稱：（問：系爭工程實際施作的混凝土塊與設計的混凝土塊是否相同結構？）不一樣，因為混凝土塊體在市面上很多，每種外觀大同小異，所以我在圖說上寫參考示意圖，可以提供同等品，監造單位同意後可以使用。......（問：為何實際施作的廠商採用其他混凝土塊？）施工的廠商提供樣品，我們檢驗強度、外觀符合設計要求，我們就會認同。......（問：證人提到製造廠商所作出的與設計的圖不一樣是哪裡不一樣？）外觀相似，結構體不太一樣，預鑄混凝土塊非常多種，他送過來的東西我們不會故意刁難，做過相關試驗我們就會允許，塊體只是做在臨水設施上，不是一個讓水直接正衝的部位，他們提供的塊體我們認為可以等語（見原審卷第2 冊第9 至10頁）。是以即使羅得公司送審之預鑄混凝土單元組合示意圖與黎明公司所繪製預鑄混凝土塊參考示意圖有所變更，然業經監造單位黎明公司之核可，羅得公司據此提供模具，委請被上訴人公司製造系爭牆磚使用於系爭工程，自不足以認定被上訴人公司有何侵害系爭專利權之故意或重大過失。 ⒏證人李偉復證稱：在震偉公司還未代上訴人公司發存證信函之前，我曾經打電話給楊智翔，楊智翔向我表示不會作上訴人的產品等語（見本院卷第2 冊第12頁）。然如前第五㈢⒉項所述，被上訴人公司於98年6 月12日收受震偉公司所寄發之存證信函後，確有向羅得公司查詢有關專利之事，羅得公司即於同年月23日出具委託生產書連同特許協議書、聲明書、屏東縣政府97年12月10日函、黎明公司同年月8 日函等一併交予被上訴人公司，被上訴人公司始依羅得公司所提供之模具製作系爭牆磚，且證人李偉並證稱：被上訴人公司等於被羅得公司騙，因此被上訴人公司與震偉公司接觸，被上訴人公司表示是羅得公司叫他們不要與我們震偉公司接觸，專利部分羅得公司要承擔等語（見本院卷第2 冊第12頁），是以被上訴人公司辯稱其無侵權之故意或重大過失等語，堪以採信。六、綜上所述，被上訴人就為系爭工程製造、販賣系爭牆磚予羅得公司部分，並無侵害系爭專利權之故意或重大過失。從而，上訴人依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任，為無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要。又上訴人提及系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖所示之結構並未落入系爭專利申請專利範圍一事（見本院卷第2 冊第35至36頁），因被上訴人公司所製造之系爭牆磚，係依羅得公司所提供之模具，而非預鑄混凝土塊參考示意圖，即不再比對預鑄混凝土塊參考示意圖與系爭專利之技術異同。另被上訴人於本院審理時爭執上訴人以不正當方法取得原證三出貨單及發票云云（見本院卷第2 冊第180 至181 頁），惟有關被上訴人公司販賣牆磚予訴外人綠點系統工程有限公司部分，因被上訴人未提上訴而告確定，本院就此自無從審究，併此敘明。據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　12　　月　　22　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官　李得灶法官何君豪法官蔡惠如以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）中　　華　　民　　國　　100　年　　12　　月　　26　　日書記官林佳蘋附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院99年度民專上字第72號

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