智慧財產及商業法院99年度民專訴字第166號

• 裁判案由: 確認請求權不存在等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 05 月 24 日
• 當事人: 台灣神隆股份有限公司

智慧財產法院民事判決
99年度民專訴字第166號原 告　台灣神隆股份有限公司
法定代理人　鄭高輝
訴訟代理人　郭雨嵐律師
汪家倩律師
許義明律師
複 代 理人 侯春岑
被 告　法商安萬特醫藥公司（AVENTIS PHARMA S.A）
法定代理人　Robert DeBerardine
訴訟代理人　李貴敏律師
范纈齡律師
馮達發律師
焦子奇律師
上列當事人間確認請求權不存在等事件，本院於民國100 年4 月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
確認被告基於中華民國第125443號發明專利對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
㈠按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度台上字第1179號民事判決參照）。
㈡我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈢本件涉訟之當事人，原告為中華民國人民及依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國，而被告則為依外國法律設立之法人，具有涉外因素。另本件依原告起訴之事實，係主張被告基於中華民國第125443號發明專利（下稱系爭專利）對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。
二、本件之準據法為中華民國之法律：
㈠按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為地及法庭地法。而所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之，侵權行為之做成之地、損害發生地或損害結果地，均可能為侵權行為地。故而，99年涉外民事法律適用法新修第25條酌採「最重要牽連關係理論」，若一侵權行為，另有關係最切之法律者，應依該法律。
㈡本件被告就系爭專利得依我國專利法享有專利權，此為兩造所不爭執。依智慧財產案件審理法第7 條規定、智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。又依涉外民事法律適用法第9 條規定，本件之損害發生地、損害結果發生地皆係於我國，故與本件關係最切之法律即屬我國，是應以中華民國之法律為本件之準據法。
三、原告有即受確認判決之法律上利益：
㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。按所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年度台上字第1240號民事判例意旨參照）。
㈡次按民事訴訟法第247 條規定所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益，縱其所求確認者為他人間之法律關係，亦非不得提起（最高法院32年度上字第3165號、42年度台上字第1031號民事判例意旨參照）。㈢查本件被告於99年5 月17日以原告產製「台灣神隆三水合多賜特舒（Docetaxel Trihydrate SPT）」原料藥之製程（下稱系爭產品製程）侵害其系爭專利為由，
向本院聲請保全證據，並依本院99年度民聲字第8 號民事裁定，於99年5 月17日至原告處所保全「台灣神隆三水合多賜特舒」原料藥產品（下稱系爭產品）。原告依法院指示提出系爭產品等供保全，致原告無從利用或銷售該等遭保全之產品，且可預期被告將依法對原告以系爭專利為由提起專利侵權之訴（被告嗣向本院提起侵害專利權之本案請求，經本院以99年度民專訴字第159 號審理），因而有確認原告製造系爭製程是否有侵害被告系爭專利之必要。亦即，原告係為確認兩造間有無侵權行為法律關係，而此一法律關係之存否對原告有得否繼續製造、利用或銷售系爭產品、並排除被告以行使專利權為名所為之干擾行為（包括提起民事訴訟等）等具有法律上利益。揆諸前揭說明，原告私法上地位之危險，以對於被告等之確認判決所得予除去，而有即受確認判決之法律上利益。故原告此部分確認之訴，於法並無不合，應予准許。
四、本件訴訟標的價額部分：本件被告依專利法第56條第2 項、同法第84項第1 項、民法第184 條規定，請求排除及防止原告侵害專利權之行為，並向原告請求新臺幣（下同）1,000
萬元之損害賠償，經本院99年民專訴159 號民事事件受理在案。嗣原告提起本件訴訟請求確認被告對原告基於專利法第84條、第85條規定之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，其訴之聲明第1 項係請求「確認被告基於中華民國第125443號發明專利對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。」，因兩案同時進行，故本件訴之聲明第1
項之訴訟標的價額亦為1,000 萬元。
五、又法院對於證據提出命令之聲請，得命文書或勘驗物之持有人陳述意見，持有人如為營業秘密抗辯時，法院得命持有人釋明其秘密之種類、性質及範圍，以及因開示所生不利益之具體內容及程度，並經他造陳述意見後定之（第1 項）；法院認為必要時，亦得命持有人以不公開方式提出證據，由法院審酌之（第2 項）；如法院認有聽取訴訟關係人意見之必要，除有不向本人開示即難達其目的之情形外，以向訴訟代理人開示為原則，並得曉諭持有人對受開示者聲請發秘密保持命令（第3 項）；法院為判斷證據持有人有無拒絕提出之正當理由時，應斟酌營業秘密事項與待證事實之關聯性、有無代替證明之方法或事實推定之規定、聲請秘密保持命令之可能性等情況而為認定（第4 項），智慧財產案件審理細則第19條定有明文。次按被告為證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，其因舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障，專利法第87條第2 項後段亦設有規定。本件被告前曾就原告有無侵害其專利權情事，向本院聲請對原告為保全證據處分，經本裁定准許後，於99年5 月17日至原告處執行，自原告處取得「70870AA002-BPR（製造標準書，生產文件，製程配方，批次記錄）」、「70870AA002-COA（化驗成績書）」、「70870AA003-BPR（製造標準書、生產文件、製程配方、批次記錄）」、「70870AA003-COA（化驗成績書）」、「出貨記錄」、「研發記錄簿」、「庫存記錄」、「台灣技術評估報告-Docetaxel TW FTO opinion 00000000台灣專利鑑定分析報告（970506追加鑑定）」、「美國技術評估報告-Docetaxel Trihydrate US FTO opinion
00000000」、「德國技術評估報告-Docetaxel Trihydrate-FTO000000000-DE 」等資料，並存於光碟後由本院攜回保管。原告主張上開由本院扣得之證據資料涉及原告之營業秘密，乃於99年12月14日之民事聲請核發秘密保持命令狀中提出附件五「70870AA002 -BPR(製造標準書，生產文件，製程配方，批次記錄) 」及「70870AA003-BPR( 製造標準書，生產文件，製程配方，批次記錄) 」之遮蔽版資料（下稱遮蔽版資料），聲請法院僅就遮蔽版資料與被告系爭專利互為比對。上開遮蔽版資料經本院與技術審查官勘驗結果，確認未遮蔽部分與保全證據中之BATCH RECORD 002、BATCH RECORD
003 該相關頁次資料相同（參100 年4 月26日言詞辯論筆錄），本院審酌對原告保全所得之證據資料，其中確有相當資訊涉及原告營業秘密事項，若對被告完全公開，不僅無助於兩造侵權有無之判斷，反將對原告之營業造成嚴重損害，是本件爰僅依原告所提遮蔽版資料作為比對及兩造攻防範圍，先予敘明。
六、次就被告於本件爭訟中提出被證8 之南韓Boryung 公司公開由原告出具其系爭製程說明函文，此一文件乃原告於韓國另案訴訟中所提供之文件，原告對於此一文件確為其於另案中所提供一節並不爭執，惟主張上開文件上每一頁文件皆有「confidential」之浮水印字樣，屬機密文件，倘被告係以非法方式取得、利用之證據，則不應採為訴訟上之證據，如其中有涉及我國刑法第316 條以下洩露業務秘密等罪嫌之情事，亦應依法予以追訴云云（參原告民事補充理由㈤狀）。有關被告如何取得被證8 文件，其中有無涉及不法一節，原告並未提出證據證明，其推測其中若涉有不法，應負擔民刑事責任部分，僅係原告單方意見之陳述，不能因此即認為被告「蒐集」而得之證據其過程確實涉及不法。至原告所提相關學者論文，大意乃指民事訴訟程序中亦應兼顧證據取得之合法公平問題，而不應僅侷限於刑事訴訟中始著重證據法則云云。惟細繹該文內容，僅在強調宜限制利用不法手段刺探當事人隱私以取得證據，進而使用在家事事件中之情事，與本件兩造爭議仍有不同，尚難藉以比附援引。本件被告如何取得被證8 資料，是否涉及不法，乃屬尚未證明事項，且上開資料既屬原告自行製作並對外交付之文件，自與被告積極藉由不法手段竊取或刺探等不同，自不可等同類比，原告所為主張，自無理由。本件被告取得由原告製作之文書內容，並提出於本件兩造爭議事件中，且該文件內容與本件爭議事項又息息相關，本院認為其證據能力與關聯性並無疑義，得作為本件爭訟事件之證據。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠程序部分：有關本件訴訟標的價額部分，本件原告起訴確認被告對原告基於專利法第84條、第85條規定之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，原告如獲勝訴判決，因該聲明所獲利益牽涉多端，包括經濟環境、產業動態、競爭策略、技術發展、產品週期及價格、市場占有率及替代率、專利權有效期間、訴訟確定終結時點等諸多變數之影響，實難以合理之公式將原告因確認被告之請求權不存在所獲利益具體化為客觀、正確之數字。揆諸上揭規定及司法院98年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題提案第6 號研討見解，本件訴之聲明之訴訟標的價額不能核定，依民事訴訟法第77條之1 第1 項、第2 項、第77條之12規定，應以165 萬元定本件訴訟標的價額。
㈡實體部分：
⒈被告於99年5 月17日以原告產製系爭產品製程侵害系爭專利為由，向鈞院聲請保全證據，並依鈞院99年度民聲字第8 號民事裁定，於99年5 月17日至原告處所保全系爭產品等。惟被告並未敘明保全系爭產品之必要範圍（例如數量）及其理由（例如目的及用途），僅以避免相關證據有滅失或礙難使用之虞為由，並提出專利證書、專利公報、專利說明書、其「剋癌易注射劑」藥品查驗登記資料、系爭原料藥查驗登記資料、原告網站資料、第三人公司之網站資料、年報、藥品仿單等為證，即向鈞院聲請保全證據，顯屬失當，且無理由。又系爭專利乃一方法專利，而非物品專利，姑不論系爭專利是否有應撤銷之原因，如有專利侵權之爭訟，在判斷是否有專利侵權時，應比對「系爭專利之請求項」與「相對人之製程方法」，而非比對產品實物，蓋產品實物並非系爭專利請求項所載之方法。是以被告若無正當理由即聲請保全系爭產品實物本身，尤以聲請保全大量系爭產品，致原告因此無法利用或銷售被保全之系爭產品，被告即有濫用權利、以不正當方法干擾原告商業活動及產銷、足以影響交易及競爭秩序之嫌。且原告之系爭產品因被告主張有專利侵權等情事而遭保全、無從利用或銷售，已影響原告之業務及產銷、客戶關係等，上開法律關係之存否對原告有取得客戶契約與否等之法律上利益，則原告就確認製造系爭產品製程是否有侵害被告之系爭專利，對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，有即受確認判決之法律上利益。
⒉原告之系爭產品製程之技術特徵至少在「溶劑系統」與「乾燥壓力範圍」兩項與被告系爭專利有所不同，足見系爭產品製程之方法未落入系爭專利申請專利範圍第1 項。又原告之系爭產品製程在美國聲請專利獲准，其專利資料於西元2008年5 月8 日已公開，且於本件保全證據之聲請前已獲准，是被告聲請保全證據前，對系爭產品製程之資料不得諉為不知。原告公開系爭產品製程資料，即美國第7,662,980 B2號專利之引證案中美國專利商標局檢索之前案，包括系爭專利之美國對應案，即美國第6,022,985 A 號專利，足見美國專利商標局在審核檢閱系爭專利之美國對應案內容後，仍認原告之系爭產品製程與該方法專利有相當之差異，故准予專利。系爭產品製程已見於1994年9 月29日美國公開之WO94/21622之說明書。況依原告提出原證7 所示1993年版之世界衛生組織藥物資訊（WHO Drug information）第218 頁中已揭示「Docetaxel trihydrate」之結構式、化學名稱以及CAS No.
（Chemical Abstracts Service Registry Number，化學文摘社登記號碼），而上開文件係世界衛生組織WHO 所公開之藥物資料，被告既為原廠藥廠，自不可能諉為不知。被告明知系爭產品製程於系爭專利申請前已公開，足見被告係蓄意干擾原告產銷、不當刺探原告之內部資料，是本件自無專利法第87條第1 項規定之適用。復以被告除提出原證4 之專家意見書外，並未提出證據證明原告侵害系爭專利，且被告主張系爭專利所製成之物品為系爭專利製造方法申請專利前國內外所未見，顯非事實。
⒊系爭專利係「一種製備Docetaxel 三水合物之方法」。系爭專利申請專利範圍共4 項，其中第1 項為獨立項，其餘均為附屬項。系爭專利申請專利範圍第1 項係「一種製備製備4-乙醯氧基-2α- 苯甲醯氧基-5β,20-環氧基-1,7β,10 β-
三羥基-9- 氧基- 紫杉-11-烯-13 α- 基（2R,3S ）-3- 第三丁氧基- 羰基胺基-2- 羥基-3- 苯基丙酸酯三水合物的方法，此方法包括自水及含1 至3 個碳原子的脂系醇的混合物中結晶製備4-乙醯氧基-2α- 苯甲醯氧基-5β,20-環氧基-1,7β,10 β- 三羥基-9- 氧基- 紫杉-11-烯-13 α- 基（2R,3S ）-3- 第三丁氧基- 羰基胺基-2- 羥基-3- 苯基丙酸酯，然後在約40℃之溫度，於4 至7kPa壓力下，並在相對濕度約80% 的大氣下進行。」，其與原告之系爭產品製程要件2
所示「乙腈（acetonitrile）/ 冰醋酸（glacial aceticacid）/ 水（purified process water）」之溶劑系統，而系爭專利則為「一至三個碳原子的酯系醇（醇類）/ 水」之溶劑系統完全不同，不符合系爭專利申請專利範圍第1 項之文義讀取。又原告之系爭產品製程自「乾燥壓力範圍範圍」之觀點，與系爭專利申請專利範圍之技術特徵就技術手段、功能、結果等均不同，是依「專利侵害鑑定要點」之均等論判斷原則可知，系爭產品製程並無系爭專利均等論之適用。復以系爭專利申請專利範圍第1 項所載之內容無法據以實施，原告自無可能侵害該無法據以實施之專利。
⒋被告主張被證8 所示「回收自步驟8a及8b之母液」之步驟C
所使用之溶劑與系爭專利申請專利範圍第1 項之溶劑系統相同。然據系爭專利申請專利範圍第1 項及說明書內容可知，被證8 所示之「回收自步驟8a及8b之母液」之步驟C ，自不可能落入系爭專利申請專利範圍第1 項之對應要件，且被證8 所示之母液回收步驟，與系爭專利申請專利範圍第1 項之方法完全無涉，足見原告顯係刻意比對與系爭專利申請專利範圍第1 項無相關之步驟，是原告之主張，顯不可採。並聲明：⑴確認被告基於中華民國第125443號發明專利對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。⑵訴訟費用由被告負擔。
二、被告則以：
㈠程序部分：有關本件訴訟標的價額部分，原告就本件訴訟訴之聲明第1 項係請求「確認被告損害賠償請求權不存在」，核其訴訟標的價額，非屬不能核定，是原告主張依民事訴訟法第77條之1 第1 項、第2 項、第77條之12規定，以165 萬元定本件訴訟標的價額，即無理由。
㈡實體部分：
⒈有關專利法第87條第1 項規定部分：
⑴原告提起「確認請求權不存在」之訴，仍屬專利侵權與否之爭議，依專利法第87條第1 項規定之文義及其立法意旨，自有舉證責任倒置之適用。又專利法第87條第1 項規定之解釋及適用，應參酌TRIPs 第34條及相關規定。專利法第87條第1 項規定之「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者」之「該製造方法申請專利前」，依TRIPs 第34條第1 項規定，係指該製造方法在WTO 會員國第一次申請專利之日之前。另專利法第87條第1 項規定之「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者」之「該國內外未見者」之判斷基準，應比照物品專利之新穎性，即應依專利法第22條第1 項規定之「申請前未見於刊物或未公開使用者」、「申請前未為公眾所知悉者」等基準判斷之，是專利法第87條第1 項規定之「該國內外未見者」，係應指「未為公眾所知悉或可得知悉者」。至專利法第87條第1 項規定之「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者」之「物品」，依TRIPs
第34條第1 項規定係指「商業化產品」。亦即專利法第87條第1 項規定之「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者」，應解釋為製造方法專利所製成之商業化產品，在該製造方法專利第一次在WTO 會員國申請之日前，未為公眾所知悉或可得知悉者。
⑵原告主張其未侵害被告之系爭專利，然依系爭專利說明書明載可知，被告係於西元1994年7 月8 日向WTO 會員國之一法國提出之，足見系爭專利第一次在WTO 會員國申請之日，係西元1994年7 月8 日，當時國內外市場上並未出現「docetaxel 三水合物」或「docetaxel 三水合物」為主要活性成分之抗癌藥品，此有被證1 所示之專家Linda Gustavson 出具意見書可參。是依專利法第87條第1 項規定，原告產銷之系爭產品，推定係依系爭專利方法所製造，原告倘未能舉證推翻該推定，即應認其製程侵害系爭專利。
⑶原告所提出之WO94/21622公開說明書之公開日係於1994年9
月29日（Dated epublication internationale: 29 septembre1994 ），該時間晚於1994年7 月8 日，是該公開說明書無從否定專利法第87條第1 項規定之推定。
⑷原告提出原證7 之「WHO Drug Information」僅係名稱之建議案，並未揭示產品之來源或其製備方法，是熟悉系爭專利所屬技術領域者，並無從由原證7 據以生產或取得「docetaxel 三水合物」或其產品，是原證7 顯非適格之證據。又原證7 雖列有「docetaxel 三水合物」之化學式，惟此並非表示「docetaxel 三水合物」或產品於當時即存在於市場上或有任何已公開方法可製備。又「WHO Drug Information」於1990年時將「docetaxel 無水物」命名為「docetaxol 」，復於1992年更名為「docetaxel 」，再於1993年即原告所援用原證7 號第208 頁中，建議將「docetaxel 」之文字（原指「doce taxel無水物、CAS No.00000000000」），替換成「doceta xel三水合物、CASNo. 00000000000」，是原告主張原證7 所示1993年版之世界衛生組織藥物資訊記載有「docetaxel trihydrate」之結構式、化學名稱與CAS Number，足以證明系爭產品製程造所製成之物品於系爭專利申請前已存在，自不足採。且WHO Drug Information亦無從推翻本件有關專利法第87條第1 項規定之推定。
⒉原告主張原告已公開之系爭產品製程，依原證3 所示之西元2010年2 月26日獲准之美國專利第7662980 B2號及原證4 所示之2008年5 月8 日公開之美國專利公開案第2008/0000000A1號，可知原告之系爭產品製程未侵害被告之系爭專利。惟原告所提出之原證3 及原證4 證據，係原告所取得之美國專利（美國專利第7662980 B2號）及其公開案（美國專利公開案第2008/0000000 A1 號），並非原告已公開之系爭產品製程。蓋專利權人取得某一專利權，與專利權人是否實際實施該專利權，係屬二事，況取得專利僅表示專利權人得排除他人侵害其專利權之行為，並不代表專利權人即實際使用該專利。尤以藥廠或其他技術領域之廠商多會依其需求申請相當數量之專利，惟廠商是否會實際實施其專利，則屬未定，是採用何種技術方法、製造何種產品，本屬商業上行為，與是否申請取得專利無關。原告將原證3 之美國專利第7662980
B2號及原證4 之公開案所述製程與系爭專利比較，並主張原告之系爭專利製程並未侵害被告之系爭專利，顯屬無據，且不足以證明系爭產品製程未侵害系爭專利。
⒊原告之系爭產品製程既然至少有11.5小時使用系爭專利申請專利範圍第1 項「4 至7kPa壓力」以進行乾燥，足證系爭產品製程之壓力參數落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義，而侵害系爭專利。至原告援用陸大榮教授報告內容，主張其壓力參數未落入系爭專利申請專利範圍第1 項，惟上開報告邏輯前後矛盾，不足採信。依被證8 所示可知，原告之系爭產品製程符合系爭專利申請專利範圍第1 項第2 技術特徵之「在含有1 至3 個碳原子的脂系醇（例如甲醇、乙醇或丙醇）之混合物中，使docetaxel 結晶」。原告之系爭產品製程回收程序步驟C 既以水- 含有1 至3 個碳原子之脂系醇混合物，以生成「docetaxel 三水合物」，已符合系爭專利申請專利範圍第1 項第2 技術特徵所示「在含有含1 至3 個碳原子的脂系醇（例如甲醇、乙醇或丙醇）之混合物中，使docetaxel 結晶」。至原告之系爭產品製程回收程序步驟C 符合系爭專利申請專利範圍第1 項第2 技術特徵，原告系爭製程步驟8c之乾燥步驟符合系爭專利申請專利範圍第1 項第3
技術特徵，縱使其間夾雜其他程序，仍應落入系爭專利申請專利範圍第1 項文義。
⒋原告主張其使用「乙腈」不均等於系爭專利申請專利範圍第1 項第2 技術特徵，其理由均抄自陸大榮教授之報告內容。惟加入純化用水之目的在於沉澱「docetaxel 三水合物」，則顯然在加入純化用水之前docetaxel 已溶解於溶液內，倘如上開報告所述在加入純化用水之前，docetaxel 係以固體顆粒懸浮於該溶液，則此時僅須直接過濾即可，自無須「加水用以沉澱」，足見上開報告就原告之系爭產品製程不實敘述，且明顯偏袒原告。況據研究報告顯示，在攝氏20度下，docetaxel 三水合物於乙醇之溶解度為100 mg /mL、丙酮為230 mg/mL 、甲醇為50 mg/mL、乙腈為30mg/m L，渠等數據與上開報告顯不相同，足見上開報告就docetaxel 溶解度表，並不足採。且乙腈之手段、功能、目的是溶解docetaxel
，並與水互溶，進而當水加入後，可形成docetaxel 三水合物，與系爭專利申請專利範圍第1 項之「含有1 至3 個碳原子的脂系醇」實質相同。
⒌原告主張系爭專利申請專利範圍第1 項內容無法據以實施，並非83年1 月21日專利法第71條規定所列之舉發事由，故自不得據以主張系爭專利無效。並答辯聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。
三、本件兩造不爭執事項如下：
㈠被告法商安萬特醫藥公司(AVENTIS PHARMA S.A)為系爭方法專利之專利權人。
㈡原告台灣神隆股份有限公司確實有以「台灣神隆三水合多賜特舒（Docetaxel Trihydrate SPT）」原料藥之製程（即系爭產品製程），生產「台灣神隆三水合多賜特舒」原料藥產品（即系爭產品）。
㈢被告法商安萬特醫藥公司(AVENTIS PHARMA S.A)系爭專利製備方法係加入溶劑後結晶進而乾燥；原告台灣神隆股份有限公司係加入溶劑後結晶進而乾燥。
㈣原告台灣神隆股份有限公司於本案不提系爭專利有效性之抗辯，僅主張憑壓力參數及溶劑系統與系爭專利不同而不侵權。
㈤從原告台灣神隆股份有限公司陳報六狀所提附件五6-116 （BATCH RECORD 002）、6-127 （BATCH RECORD 003）頁顯示該溶劑系統有乙腈（ACN ）。
㈥被證八確為原告台灣神隆股份有限公司之資料。
四、本件兩造爭點如下：
㈠原告台灣神隆股份有限公司是否僅使用以ACN 作為其製造系爭產品之溶劑？
㈡若原告台灣神隆股份有限公司使用ACN 為溶劑，有無均等落入系爭專利範圍？
㈢依據原告台灣神隆股份有限公司BATCH RECORD，於乾燥過程中其壓力參數是否落入系爭專利範圍？
㈣被證8有無證據能力？
㈤依據被證8 PART C所示，是否為系爭專利之比對範圍？
㈥依據被證8 PART C所示有無落入系爭專利申請範圍？
五、得心證之理由：
㈠經查，本件被告於提起侵害專利權損害賠償本案請求前曾向本院聲請對原告為證據保全，經本院以99年度民聲字第8 號裁定准許，並於99年5 月17日至原告處執行，自原告處取得「70870AA002-BPR（製造標準書，生產文件，製程配方，批次記錄）」、「70870AA002-COA（化驗成績書）」、「70870AA003-BPR（製造標準書、生產文件、製程配方、批次記錄）」、「70870AA003-COA（化驗成績書）」、「出貨記錄」、「研發記錄簿」、「庫存記錄」、「台灣技術評估報告-Docetaxel TW FTO opinion 00000000台灣專利鑑定分析報告（970506追加鑑定）」、「美國技術評估報告-Docetaxel Trihydrate US FTO opinion 00000000 」、「德國技術評估報告-Docetaxel Trihydrate-FTO000000000-DE 」等資料，並存於光碟後由本院攜回保管。換言之，有關原告究竟係使用何種製程方法製造系爭Docetaxel 三水合物之產品，其資料業經本院透過證據保全方式查扣在院，原告縱使不負有舉證證明其係使用不同製造方法生產Docetaxel 三水合物產品之義務，然其製造方法確實已經呈現在院，本院審酌對原告保全所得之證據資料，其中確有相當資訊涉及原告營業秘密事項，若對被告完全公開，不僅無助於兩造侵權有無之判斷，反將對原告之營業造成嚴重損害，已如前述，是本件爰僅依原告所提遮蔽版資料（即原告所提附件五「70870AA002-BPR（製造標準書，生產文件，製程配方，批次記錄）」及「70870AA003-BPR（製造標準書，生產文件，製程配方，批次記錄）」之遮蔽版資料）與被告系爭專利互為比對，即兩造與法院所據以論斷之資料均相同，倘在此等內容之資料比對下，已足以判斷侵權事實之有無，則縱使不予考量遮蔽部分之資料內容，對判斷之結果亦無影響，反之，倘遮蔽版資料內容不足以判斷侵權事實之有無時，則遭遮蔽之內容自有參酌必要，在此前提下，本院自不會亦無可能在被告僅參酌遮蔽版資料情形下，以完整版內容做為判斷依據，茲再予強調。
㈡本件原告起訴主要係請求確認其生產系爭產品之製程方法並未侵害被告系爭專利，則就本件原告所提遮蔽版內容所揭露之事實，亦即遮蔽版所顯示之原告製程方法，與被告系爭專利所揭露之技術特徵，基於全要件原則，其比對結果爰分別析論如下：
⒈有關被告所提被證8 之證據能力部分，業經本院於上開程序方面第六段中說明綦詳，茲不再贅，而本件被告主要係主張依該被證8 資料顯示，原告製程中之「Recovery之Part C→Step 8b →Step 8c 」文義侵害系爭專利申請專利範圍第1
項，另原告製程中之「Step 8c 」部分則均等侵害系爭專利申請專利範圍第1 項云云（參附件圖示所示）。而原告台灣神隆公司於本件爭議並不就被告系爭專利有效性為爭執，僅主張依遮蔽版所揭露之壓力參數及溶劑系統與系爭專利不同而不侵權，並依遮蔽版資料為證，主張其中6-116 （BATCH
RECORD002 ）、6-127 （BATCH RECORD 003）頁顯示該溶劑系統有ACN （乙腈），與被告系爭專利並不相同等語。茲依被告系爭專利申請專利範圍第1 項之內容所示，其揭露之製造方法乃「一種製備4-乙醯氧基-2α- 苯甲醯氧基-5β,20-環氧基-1,7β,10 β- 三羥基-9 -氧基- 紫杉-11-烯-13 α- 基(2R,3S)-3-第三丁氧基- 羰基胺基-2- 羥基-3- 苯基丙酸酯三水合物的方法，此方法包括自水及含1 至3 個碳原子的脂系醇的混合物中結晶製備4-乙醯氧基-2α- 苯甲醯氧基-5β,20-環氧基-1,7β,10 β- 三羥基-9- 氧基- 紫杉-11-烯-13 α- 基(2R,3S)-3-第三丁氧基- 羰基胺基-2- 羥基-3- 苯基丙酸酯，然後在約40℃之溫度，於4 至7kPa壓力下，並在相對濕度約80% 的大氣下進行。」，參酌系爭專利說明書發明說明及實施例內容，可知系爭專利申請專利範圍第1
項之技術特徵主要係：⑴將無水docetaxel 經1 至3 個碳原子之脂系醇溶解；⑵加水析出docetaxel trihydrate；⑶然後在約40℃之溫度，於4 至7k Pa 壓力下，並在相對濕度約80% 之大氣下進行乾燥。換言之，系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容第一步驟乃係將無水之docetaxel 經1 至3
個碳原子之脂系醇溶解，其中無水之docetaxel 即為系爭專利使用之起始原料。而依原告不否認其內容真實性之被證8
第7 頁所示，原告製程Part C之步驟1 自Part B得到之產物SPT1189M8 雖添加甲醇及少量冰醋酸，惟Part C之目的係為產製待結晶之Docetaxel ，此於該步驟5 已界定非常清楚，原告將Part C過程中製得之待結晶之Docetaxel 再送至Step8b進一步結晶及乾燥而得Docetaxel 之無水物。反觀系爭專利申請專利範圍第1 項原始反應物質即為Docetaxel 之無水物，而原告製程Part C加Step 8b 步驟之最終產物乃是Docetaxel 之無水物，亦即原告製程Part C加Step 8b 步驟之內容完全不在系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍之內，或僅能稱之為被告系爭專利申請專利範圍之前階段製程，與系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍無涉，技術內容亦明顯不同，故原告製程中之「Recovery之Part C→Step 8b
→Step 8c 」等步驟之整體結合並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍，被告主張原告製程中之「Recovery之Part C→Step 8b →Step 8c 」部分文義侵害系爭專利申請專利範圍第1 項云云，顯無可採。
⒉除前述被證8 之內容無法證明原告之「Recovery之Part C→Step 8b →Step 8c 」等步驟文義侵害被告系爭專利之外，另就原告遭保全之證據資料而言，所揭露之製程方法是否侵害被告系爭專利申請專利範圍，亦應進一步加以探討。於進行比對前，擬先解構被告系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵。如前所述，被告系爭專利申請專利範圍之技術特徵主要有三部分，即：⑴將無水docetaxel 經1 至3 個碳原子之脂系醇溶解；⑵加水析出docetaxel trihydrate；⑶然後在約40℃之溫度，於4 至7kPa壓力下，並在相對濕度約80%
之大氣下進行乾燥。準此，被告系爭專利申請專利範圍第1
項之要件亦可解構為要件1 ：「一種製備Docetaxel 三水合物的方法」；要件2 ：「此方法包括自水及含1 至3 個碳原子的脂系醇的混合物中結晶製備Docetaxel 」；要件3 ：「然後在約40℃之溫度，於4 至7kPa( 相當於30至52.5to rr)壓力下，並在相對濕度約80% 的大氣下進行（其中Docetaxel 即是4-乙醯氧基-2α- 苯甲醯氧基-5β,20-環氧基-1 ,7
β,10 β- 三羥基-9- 氧基- 紫杉-11-烯-13 α- 基(2R,3S)-3-第三丁氧基- 羰基胺基-2- 羥基-3- 苯基丙酸酯）」等，茲以解析被告系爭專利所得之上開三要件，與原告所使用之製程方法比對，其結果如下：
⑴依原告所提遮蔽版資料內容，原告製程之技術特徵相對應於被告系爭專利亦可解析為三個要件，分別為要件編號1 ：「一種製備Docetaxel 三水合物的方法，」；要件編號2 ：「此方法包括自水/ 乙腈/ 冰醋酸的混合物中結晶製備Docetaxel 三水合物，」；要件編號3 ：「乾燥壓力主要為160~360 torr及460~560 torr兩個區間，並有若干壓力數值落入4
至7kPa，且「第002 號批次記錄」page98b of 116連續八筆，共計4 個小時維持在30至52.5torr範圍內（原告不主張溫度及相對濕度是否不同）」。茲比對系爭專利申請專利範圍第1 項與原告製程各相對要件之技術內容，就要件編號1 而言，原告製程之要件編號1 與被告系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號1 均為「一種製備Docetaxel 三水合物的方法，」，故原告製程之要件編號1 已為被告系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號1 文義所讀取。
⑵另就要件編號2 部分，被告系爭專利申請專利範圍第1 項所使用之溶劑系統為「水及含1 至3 個碳原子的脂系醇的混合物」，而原告製程則係「水/ 乙腈/ 冰醋酸的混合物」，兩者明顯不同，故原告製程之要件編號2 特徵無法為系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號2 之文義所讀取。
⑶再就要件編號3 部分，由於原告除主張溶劑之差異外，另僅主張壓力之差異，而系爭專利申請專利範圍第1 項之壓力為「於4 至7kPa壓力下（相當於30至52.5torr）」，而依原告遮蔽版資料顯示其真空乾燥之操作壓力範圍從38.4torr（「第002 號批次記錄」page98d of 116），最高至781.4torr
（「第002 號批次記錄」page98d of 116），原告雖主張其最頻繁之壓力範圍主要為160~360 torr及460~560 torr 兩
個區間（參原告民事補充理由㈣狀），惟於「第002 號批次記錄」中有多筆實驗紀錄顯示其真空乾燥之壓力落於30至52.5torr之範圍內，包括page 98b of 116 中所揭露之「44.4」、「44.2」、「43.6」、「43.1」、「43.1」、「42.9」、「42.4」、「42.1」；page 98c of 116 中所揭露之「49.4」、「43.4」、「42.6」、「41.8」、「39.2」、「39.5」、「39.8」；page98d of 116中所揭露之「39.5」、「38.4」、「38.9」；page98e of 116中所揭露之「39.7」，以及page98l of 116中所揭露之「51.8」、「51.8」、「51.9」、「46.9」等。原告雖又主張其測試過程中當然會有溫度之增溫或壓力之調整過程，倘依附件五批次生產紀錄資料更可以看見兩組有上千組之壓力數據，被告僅抓其中極少極端值作為認定依據，並不客觀，應以平均值來看，而非單一數據來作為壓力範圍之解讀，若以三十分中紀錄一次壓力數值之方式來看，越後面之數值應該越穩定，被告所取數值均為剛開始測定之數值，反而在最後面穩定之數值都遠於系爭專利範圍之30至50TORR云云（參見原告100 年2 月22日言詞辯論筆錄）。惟查，一般實際操作中，固有增減壓或增減溫之調整過程，然「第002 號批次記錄」中之操作紀錄乃係採每30分鐘至少紀錄一次之連續操作，前揭壓力落於30至52.5torr範圍內之數據，依該紀錄顯示應為連續操作過程中之紀錄，尚無法證明其係開關機時之端點值。且原告於另案99年民專訴字第159 號（原告於該案中為被告）100 年4 月26日言詞辯論時答稱：「（問：遮蔽版的實驗日誌為何壓力會有突然掉落之情形？）減壓乾燥的過程中是會有波動的，原因有很多如何發生的我們不清楚，但是從壓力的數值來說神隆的壓力數值都與系爭專利的不同。」等語，益證上開壓力數值之升降並非來自開關機時之端點值，而可能係來自一連續操作之正常記錄，足見原告宣稱「30幾TORR至50幾TORR的數值都是剛開始測定的數值」一節尚非可採。原告雖另稱「壓力部分是以平均值來看，而非單一數據來作為壓力範圍之解讀」云云，惟查「第002 號批次記錄」有前揭若干壓力數據落於30至52.5torr範圍乃是事實，而且其中「第002 號批次記錄」page98b of 1 16 中有「44.4」、「44.2」、「43 .6
」、「43.1」、「43.1」、「42.9」、「42.4」、「42.1」等連續八筆紀錄壓力係維持在30至52.5torr範圍內，且其時間共計長達連續4 個小時之久，此期間已足以作為一平均值，尚難稱其僅係一般之壓力波動，而以其他壓力之平均值做為比對基礎。是綜合上述，兩造就要件編號3 中之壓力參數而言，原告製程確實有若干時間之操作壓力數據落於30至52.5torr範圍，故就壓力參數而言，原告製程之要件編號3 為系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號3 之文義所讀取。依上所述，原告製程之要件編號1 及3 經與被告系爭專利申請專利範圍第1 項互為比對後，雖分別為系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號1 及3 之文義所讀取，惟就製程之要件編號2 特徵部分，因原告係使用「水/ 乙腈/ 冰醋酸的混合物」，與被告使用之溶劑系統為「水及含1 至3 個碳原子的脂系醇的混合物」明顯不同，換言之，原告所使用之製程其要件編號2 部分即未為被告系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號2 之文義所讀取。故整體而言，原告製程並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍，須進一步就要件編號2 作「均等論」之判斷。
⑷原告之製程步驟既未文義侵害被告系爭專利，繼之即應就原告使用之製程是否均等侵害被告系爭專利進行比對。就要件編號2 而言，系爭專利申請專利範圍第1 項之溶劑系統為「水及含1 至3 個碳原子的脂系醇的混合物」，而原告製程則係使用「水/ 乙腈（ACN ）/ 冰醋酸的混合物」。被告指稱「乙腈」亦係用於溶解docetaxel ，且不會與docetaxel 反應，並因與水可互溶，故於水加入docetaxel 之乙腈溶液後，可使docetaxel 結晶，兩者性質亦十分接近，其相對於docetaxel 無水物之使用量亦相當，足見兩者均等云云。經查，被告系爭專利主要由「溶解、結晶、乾燥」三大步驟構成，被告雖稱系爭專利藉由1 至3 個碳原子之脂系醇與原告製程使用之乙腈，兩者皆係用於溶解docetaxel 之無水物云云，然醇類對docetaxel 之溶解度與乙腈對docetaxel 之溶解度差異相當大，前者為157.4mg/ml( 以乙醇為例，系爭專利說明書第6 頁亦指出乙醇為較佳的醇) 、74.3 mg/ml( 以甲醇為例) ，屬完全溶解或溶解，此參酌被告系爭專利說明書第8 頁第6 至9 行之實施例中亦說明加入乙醇以「完全溶解」docetaxel 無水物等語益明。反觀乙腈則僅為11.9mg/ ml，屬部分溶解，且因溶劑系統本身之不同，將造成doceaxel是否完全溶解或僅為懸浮態，除將影響整個製程，包括後續之結晶步驟及乾燥步驟其操作參數將隨之改變外，更進一步將造成整個製程之操作時間及產品之品質之不同，故兩者之技術手段尚難稱實質相同。原告就有關使用乙腈之溶解效果部分，曾於民事補充理由㈣狀中提出歐洲醫藥品機構(EMEA)審查評估報告部分內容影本供本院佐參，被告對該數據僅指稱無任何證據證明該數據之真實性及正確性，惟對於何以上開資料之真實性及正確性存有疑義，則未舉出任何證據，本院審酌有關乙醇與乙腈之溶解效能乃系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者咸知之事實，且在原告使用乙腈作為溶解docetaxel 之前，並無任何其他教示揭示此二溶劑可以等視，堪認此二溶劑確有其差異性，且尚難僅將系爭專利簡化成「溶解、結晶、乾燥」三大步驟，遂稱被告系爭專利使用「1 至3 個碳原子的脂系醇」，與原告使用「乙腈」，兩者皆可溶解docetaxel ，即率論兩者屬均等。此亦可由系爭專利申請之後，陸續有其他製造docetaxel 三水合物之方法，基本上皆遵循「溶解、結晶、乾燥」三大步驟而製造docetaxel 三水合物，但因使用不同之溶劑系統或操作參數因而均取得專利之事實而間接得到佐證。例如美國US000000 0（參另案99年民專訴字第159 號被證14號) 係揭露一種使用「丙酮/ 水」之溶劑系統，並且強調可得到良好之產品穩定度及更短的操作時間；以及WZ0000000000A2（參同前揭另案被證15號，example9及claim17 ）揭露僅將docetaxel 與水於懸浮狀態下攪拌，再經過濾乾燥製得docetaxel 三水合物；以及日本JZ000000000A（參同前揭另案被證16號）揭露將docetaxel 溶解於含有機酸之水中，再經過濾乾燥製得docetaxel
三水合物；韓國KZ0000000000A （參同前揭另案被證17號）專利亦揭露單純使用水而製得三水合物之方法等，即屬適證。
⑸再者，系爭專利於說明書第9 頁實施例亦強調系爭專利之製程方法產出率可高達98％，而系爭專利說明書亦於88年4 月1 2 日以補充之實驗報告證明系爭專利製程方法製得產品之穩定度，在此之外，被告並無任何資料或證據說明系爭專利若將溶劑改成乙腈時仍可得到相當之產出率及產品穩定度，自難以支持兩者具有實質相同結果之論據。又系爭專利使用溶劑為1 至3 個碳原子之脂系醇，原告製程則使用乙腈，「醇類」與「乙腈」其官能基完全不同，前者為（-OH 基），後者為（-CN 基），分屬不同屬性族群之化合物，物化性差異甚大，此為具有化學通常知識者所皆知，若非經相當之研究或大量之實驗，系爭專利技術領域中具有通常知識者應無法經由系爭專利所揭示或教示之「1 至3 個碳原子的脂系醇」而推及至「乙腈」，故兩者實非屬系爭專利技術領域中具有通常知識者所能輕易置換。
六、綜上所述，原告製程之要件編號2 與系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號2 ，兩者並不適用均等論。基於全要件原則，原告製程之要件編號1 及3 雖為系爭專利申請專利範圍第1 項要件編號1 及3 所文義讀取，惟要件編號2 並未為申請專利範圍第1 項要件編號2 所文義讀取，且兩者並不適用均等論，故原告製程並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍。至系爭專利申請專利範圍第2 至4 項為第1 項之附屬項，包括第1 項之所有技術內容並加以限縮，原告製程既未落入第1 項之權利範圍，自亦未落入第2 至4 項之權利範圍，併予敘明。茲再予重申者，依證據保全程序所取得之被告製程方法文件，在遮蔽部分涉及原告營業秘密資料後，以該遮蔽版資料內容與被告系爭專利申請專利範圍進行比對，即足以判斷原告所使用之製程方法未文義或均等落入被告系爭專利申請範圍，則證據保全取得之資料其中遮蔽部分，縱再加以納入考量，對於比對結果亦將無任何影響，而本件原告使用之製程方法既未文義或均等落入被告系爭專利申請專利範圍而不構成侵權，則原告提起本訴，請求確認被告基於中華民國第125443號發明專利對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，即有理由，應予准許。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　5　　 月　　24　　日智慧財產法院第一庭
法　官 汪漢卿
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　5　　 月　　30　　日書記官　邱于婷