臺灣高雄地方法院101年度智字第1號

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　　101年度智字第1號

原告

慶達科技股份有限公司

法定代理人

蔡雪紅

訴訟代理人

趙家光律師

訴訟代理人

陳松甫律師

被告

上秉實業有限公司

法定代理人

謝坤謀

被告

台鍍興業有限公司

法定代理人

王鳳惠

上二人共同訴訟代理人

黃奉彬律師

被告

詮聯金屬工業股份有限公司

法定代理人

楊泗

訴訟代理人

蔡文彬律師

複代理人

李彥鋒律師

複代理人

林慈敏

參加人

National Nail Corp.即美商國家釘子公司

法定代理人

W.Scott Baker

訴訟代理人

黃靜嘉律師

複代理人

張全成律師

上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國103 年2 月13日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面

一、按就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加，民事訴訟法第58條第1 項定有明文。該規定所稱有法律上利害關係之第三人，係指第三人在私法或公法上之法律關係或權利義務，將因其所輔助之當事人受敗訴判決有致其直接或間接影響之不利益，倘該當事人獲勝訴判決，即可免受不利益之情形而言，且不問其敗訴判決之內容為主文之諭示或理由之判斷，祇需其有致該第三人受不利益之影響者，均應認其有輔助參加訴訟之利益而涵攝在內，以避免裁判歧異及紛爭擴大或顯在化（最高法院94年度台抗字第1183號、97年度台抗字第414 號、99年度台抗字第191 號裁定意旨參照）。原告主張被告共同侵害其所有之發明第I361861 號專利，訴請被告應連帶負損害賠償責任，參加人則認其為專利發明人，原告並無專利權申請人之資格，是因兩造所受裁判之結果，參加人亦受其影響，顯有法律上之利害關係，揆諸前揭說明，其參加訴訟於法相合，應予准許。

二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項聲明、不甚礙被告知防禦及訴訟之終結者，不在此限，此觀民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 、7 款之規定自明。查本件原告起訴時，係主張被告共同侵害原告新型第M422611 號專利權，並請求被告連帶賠償原告新臺幣（下同）1,597,110 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息；嗣於本院訴訟審理中，擴張聲明為：（一）被告應連帶給付原告1,318,085 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息；（二）被告上秉實業有限公司應給付原告719,229 元，及自民事準備書㈠狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息（本院卷一第186 頁背面），核原告所為上開訴之變更，應屬擴張應受判決事項之聲明，揆諸前揭說明，尚無不合；又因上開新型專利與原告先前申請之發明專利相同，經經濟部智慧財產局審定撤銷原告之新型第M422611 號專利權，原告乃依先前申請之發明第I361861 號專利權請求，主張被告共同侵害原告發明第I361861 號專利權（本院卷二第12、101 、116 頁），被告雖不同意原告上開訴之變更，惟原告之新型第M422611 號專利權與發明第I361861 號專利權係屬同一發明，本件之主要爭點在於原告就該螺絲之專利是否有應撤銷之原因，及被告加工之螺絲是否侵害該螺絲專利權，是本件原告雖為前述變更，然基礎事實同一，且有關前開爭點之證據資料均可繼續援用，應不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭法條規定，原告上開訴之變更，自可准許，合先敘明。

貳、實體方面

一、原告主張：原告公司前身即來享股份有限公司於95年研究發現「建議改善輾牙的位置，或者在尾端的部分作『割尾』的處理，以利木屑能在鑽孔出奇順利排出，使螺牙能夠吃進木材之內部。」並分別於民國95年9 月16日及同年10月23日做成案號RDH06002及RDH06004號研究案，嗣參酌錳鋼公司之專利，於98年9 月21日提出「將牙延伸到切削面，這樣才能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而不會空轉的狀況」之修正意見，並研發設計出新功能螺絲製品，於101 年2 月11日經經濟部智慧財產局發給新型第M422611 號專利權，嗣因經濟部智慧財產局就同一專利，於同年4 月11日發給發明第I361861 號專利證書（下稱系爭專利權，公開日期為100 年12月1 日），乃審定撤銷申請在後之新型專利權。詎訴外人明耀鋼鐵股份有限公司於101 年3 月間，未經原告授權，將仿冒系爭專利權之半成品螺絲（尺寸：7x1-7/8 共計1,316,400支及5,330,400 支、7x2-3/8 共計1,099,402 支，下稱系爭明耀公司螺絲），交由被告詮聯金屬工業股份有限公司（下稱詮聯公司）熱處理，再轉由被告台鍍興業有限公司（下稱台鍍公司）電鍍加工，嗣交由被告上秉實業有限公司（下稱上秉公司）塗裝，嗣因上秉公司無法如期完工，再將部分半成品螺絲（尺寸：7x1-7/8 共計1,316,400 支、7x2-3/8 共計1,099,402 支）轉交原告代為加工，原告始知悉上情；又訴外人久美特企業股份有限公司，亦將侵害系爭專利權之另一批螺絲（（尺寸：7x1-7/8 共計5,905,000 支，下稱系爭久美特公司螺絲）交由上秉公司進行塗裝。而被告進行加工之上開螺絲，經專利工程師進行專利侵害分析，認其產品結構已落入系爭專利權之範圍，而被告所為熱處理、電鍍及塗裝等加工製程，係使專利螺絲得成為有效商品之必要作為，使該批仿冒螺絲具有得販售之商品價值，已對直接侵害專利權者之侵權行為提供幫助，並造成原告之損害，自屬民法第185 條第2 項所指之幫助行為，而構成共同侵權行為。而依被告加工侵害原告系爭專利權之系爭明耀公司螺絲數量，扣除製造之成本後，被告之共同侵權行為致原告受有損害1,318,085 元，而上秉公司承接加工之系爭久美特公司螺絲，亦致原告受有損害719,229 元。為此，爰依民法第185 條第2 項、專利法第85條第1 項規定，提起本件訴訟。並聲明：（一）被告應連帶給付原告1,318,085 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息；（二）被告上秉公司應給付原告719,229 元，及自民事準備書㈠狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息（三）原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告上秉公司、台鍍公司則以：伊等並非螺絲之製造者，僅係受委託加工之業者，並無侵害專利權之情事，原告請求伊等賠償，依法不合。另原告計算損害之方式亦與專利法規定之方式不符等語置辯。並聲明：（一）原告之訴及假執行之聲請均駁回。（二）如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、被告銓聯公司則以：原告主張之系爭專利，係參加人美國廠商National Nail Corp. （美國國家釘子公司）所創作，原告並非專利申請權人，所取得之系爭專利權為無效，參加人已對原告之專利權提出舉發，並經智慧財產局舉發審定撤銷系爭專利權，故原告依系爭專利權請求伊負損害賠償責任，自屬無據；另原告所指侵害其系爭專利之螺絲，其桿體上之複數螺絲螺牙，中有間斷而非環設，與系爭專利權範圍之內容並不相符，並未落入系爭專利權之範圍。況伊僅為系爭螺絲之熱處理，而非系爭螺絲之製造、成型，實難以期待伊知悉有系爭專利權存在，且經伊熱處理之產品結構亦未落入系爭專利權之範圍，故伊並無侵害原告之專利權，亦無故意或過失。再原告主張損害賠償計算方式，與專利法第85條規定之計算方式並不符合等語置辯。並聲明：（一）原告之訴駁回。（二）願供擔保請准免為假執行。

四、參加人陳稱：參加人前於99年1 月13日，在美國申請第61/294681 號（下稱系爭US681 號專利）「Threaded Fastener,Related Installation Tool,and Related Method of Use」臨時申請案，系爭專利申請專利範圍第1 項所主張之主要技術特徵，皆已清楚揭示於系爭US681 號專利申請案中，且參加人與原告間曾於99年1 月21日簽署有保密協議（下稱系爭保密協議），參加人於簽署保密協議後，即委託原告製造所需規格之螺絲即系爭專利所揭示之螺絲，是系爭專利之發明人蘇○○先生並非該案申請專利範圍第1 項之真正發明人，依專利法第5 條之規定，原告並無系爭專利申請人之資格等語。

五、兩造不爭執事項：

（一）原告於101 年2 月11日，經經濟部智慧財產局發給新型第M422611 號專利權，嗣因經濟部智慧財產局就同一發明於同年4 月11日發給發明第I361861 號專利證書，乃撤銷申請在後之新型專利權。

（二）訴外人明耀鋼鐵股份有限公司於101 年3 月間，將螺絲交由被告詮聯公司熱處理，再轉由被告台鍍公司電鍍加工，嗣交由被告上秉公司塗裝，嗣因上秉公司無法如期完工，再將部分半成品螺絲轉交原告代為加工；又訴外人久美特企業股份有限公司，亦將另一批螺絲交由上秉公司進行塗裝。

六、本件爭點如下：

（一）原告之系爭專利權是否有應撤銷之原因？原告得否以系爭專利權向被告主張權利？

（二）系爭明耀公司及久美特公司螺絲是否落入系爭專利權範圍？被告所為熱處理、塗裝、電鍍系爭螺絲有無侵害系爭專利權？如有，原告得請求損害賠償之金額為若干？

（三）原告請求被告負連帶賠償責任，有無理由？

七、本院之判斷：

（一）原告之系爭專利權是否有應撤銷之原因？原告得否以系爭專利權向被告主張權利？

1、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。智慧財產案件審理法第16條及智慧財產案件審理細則第28條第1 項均定有明文。是本件被告於審理中既抗辯系爭專利有應撤銷之原因存在，揆諸上開規定，本院自應就該項抗辯有無理由自為判斷。

2、查，系爭專利係於99年10月25日由原告提出申請，經智慧財產局於101 年4 月11日審定准予專利，此有中華民國專利公報及智慧財產局專利舉發審定書影本各1 件在卷可憑（本院卷二第101-102 頁、卷三第34頁），是系爭專利是否有應撤銷之原因，自應以審定核准時之專利法即99年8月25日修正公布、同年9 月12日施行之專利法為斷，合先敘明。又系爭專利申請專利範圍僅有一請求項，該項為一種螺絲，其包含有一桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙；其特徵在於：該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接等情，此有系爭專利公報及說明書在卷可憑（本院卷二第101-102 頁）。

3、次查，參加人之系爭US681 號專利臨時申請案之螺絲結構，其說明書〔0047〕記載：「圖7 到11為第一備選實施例的螺絲，編號為110 。此實施例與上述實施例類似，除了有幾處例外。舉例來說，鑿刃（鑿形刃）156 稍微延伸超出螺桿13 0的外徑132 。鑿形刃156 一般呈V 形，其待面斜交成上述任何角度。然而，鑿形刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿形刃端緣如圖8 及圖10所示。如圖所示，鑿形刃156 向外延伸超出內部直徑132 一段距離137。此距離一般與直接接鄰的部分- 即最後的螺紋146 一致。這部分螺紋可形成其中一斜面154 的至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面154 。根據斜面角度，或多或少的最後段螺紋146 可形成該斜面的一部分。」等語（本院卷一第86頁、卷二第96頁），可知該最後螺紋係直接相接鑿形刃並形成於斜面的一部份，代表最後螺紋確接至斜面而延伸至鑿形刃之端點，亦即已清楚揭示最末段的螺紋延伸至鑿形刃端點。因此，螺紋延伸至鑿形刃端點，確屬參加人之系爭US681 號專利臨時申請案所涵蓋之技術內容及保護範圍，而末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲，亦充分且確實揭露於US681 號專利中。而系爭專利請求項所主張：「鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接螺紋延伸至鑿形刃端點」之技術特徵，其與參加人之系爭US681 號專利螺絲結構所涵蓋之技術內容「末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲」實質相同；又系爭專利之設計目的，係為「使切屑得以經該切削面，順利進入螺牙間之排屑通道快速加以排除」，此觀諸參加人之系爭US 681號專利之發明概要〔0010〕敘述中已提到：「螺絲尾端可用來刮削工作件的材料，預先鑽出一孔以利其餘螺絲部分旋入。其中包含螺紋可從洞中將被鑿起的材料鑽挖出……。」（本院卷一第79頁、卷二第92頁）兩者之設計目的顯然相同。據此，參加人之系爭US681 號專利所揭露之創作與系爭專利應屬實質相同。

4、原告主張：伊公司前身即來享股份有限公司於95年即研究發現「建議改善輾牙的位置，或者在尾端的部分作『割尾』的處理，以利木屑能在鑽孔出奇順利排出，使螺牙能夠吃進木材之內部。」並分別於95年9 月16日及同年10月23日做成案號RDH06002及RDH06004號研究案，嗣參酌錳鋼公司之專利，於98年9 月21日提出「將牙延伸到切削面，這樣才能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而不會空轉的狀況」之修正意見，並繪成SY-DS-F017-OA-RD圖面云云，並提出RDH06002及RDH06004號研究案及SY-DS-F017-OA-RD圖面為佐（本院卷一第202-204 頁、卷二第21頁）；參加人則主張：參加人為委託原告製造所發明之螺絲，前於98年12月與原告聯繫尋求合作，又於99年1 月13日，在美國申請系爭US681 號專利臨時申請案，嗣與原告於99年1月21日簽署保密協議，是系爭專利之發明人蘇○○先生並非該案申請專利範圍之真正發明人等語，並提出系爭US681 號專利臨時申請案資料、保密協議及往來電子郵件等為佐。經查：

（1）原告固提出其前身即來享股份有限公司於95年之研究發展計畫建議書及原告之研發課研究案等資料，然上開計畫建議書及研究案均未經相關「製表」、「確認」及「審核」人員為簽章，並非正式之文件，是否真正，尚非無疑；又依原告提出之95年研究發展計畫建議書內容觀之（本院卷一第202-204 頁），完全看不出任何有關「切削刃」之敘述或圖式，案號RDH06002研究案中雖具切削面，但其切削面仍凝聚形成一尖頭狀尾端（即不具切削刃）的螺絲，而研究重點著重在增加切削作用，案號RDH06004號研究案亦僅見類似的尖尾螺絲，且研究重點係著重在將木工用鑽尾應用在木螺絲上，以達到防裂之效果，均無從證明其確已揭露任何有關具切削刃之螺絲，更遑論有關螺絲末段螺紋已延伸至切削刃之技術內容。另依原告提出之SY-DS-F0 17-0A-RD 圖面觀之（本院卷二第21頁），亦可知該圖面之末段螺紋並未延伸至鑿形刃端點，是亦無法證明其已揭露末段螺紋延伸至切削刃之螺絲。

（2）又原告對於與參加人曾簽署系爭保密協議固不爭執，然否認系爭保密協議簽署之日期。惟參加人之員工○○‧范○○（下簡稱范○○）係於99年1 月17日入境台灣，並於同年1 月23日出境，此有范○○之護照內頁影本在卷可稽（本院卷二第187-190 頁）。而依原告提出范○○於99年l 月13日寄給原告公司員工「Sabian」的電子郵件內容記載：「請於2010/1/21 （四）早上9 點在下列飯店大廳（桂田酒店）接我們，為了我們下一個台中的約會，我們預期在和Jack午餐後，約下午1 時30分許離開，期待見到你和Jack。」等語（本院卷二第123 頁背面），亦可證參加人之范○○確曾於99年1 日21日與原告公司之蘇○○（Jack Su ）在台南會面，應足認系爭保密協議確係於99年1 月21日所簽訂。此參諸參加人就螺絲代工事宜，范○○除與原告接洽外，於來台同時期亦分別與位於台南的精法精密工業公司、位於台中的Roat Mate Industry Co.Ltd 公司接洽，並簽署同一格式、內容之保密協議（本院卷二第270-275 頁），益徵系爭保密協議係於99年1 月21日簽署自明。

（3）依參加人與原告簽署之系爭保密協議內容觀之，原告係系爭保密協議之義務人，參加人主張應予以保密之標的為參加人已揭露或準備揭露其有關「安裝螺絲用之工具與夾具」及「特定螺絲之幾何結構」，以及其他與此相關之獨佔資訊等特定機密，且收受方即原告對參加人所揭示含有具體資訊的物品之機密資訊（包括圖片、照片、樣品、工作模型及原型等）負有保密之義務，而參加人擁有包括機密資訊中所有智慧財產權的權利，且參加人並無意轉讓任何有關專利、專利申請案、發明或其他專有權利予原告等情，此有系爭保密協議在卷可稽（本院卷一第144-145 頁、第209-211 頁）。又依參加人與原告自98年12月2 日至99年10月18日雙方往返電子郵件（本院卷一第228-305 頁、卷二第58-88 頁），其中范○○於98年12月2 日電子郵件中提及參加人公司有一專有螺絲，將取得專利保護，故要求原告需與其保密合作，又於99年2 月5 日電子郵件中向原告展示螺絲原型及導引工具，並於99年4 月19日電子郵件中表明為該螺絲之工程師及設計者；而依雙方於99年2 月11日、同年4月21日及同年5 月13日電子郵件中所討論之螺絲特色，為具有一鑿形刃且最末端螺紋需延伸至鑿形刃端點等情，亦有雙方之電子郵件及中譯文在卷可稽。綜上，可知參加人於98年12月2 日要求原告保密合作之螺絲係一具鑿形刃且末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲，參加人亦於與原告往來電子郵件中揭露上開技術內容，復參以具鑿形刃且末段螺紋延伸至鑿形刃端點之技術內容，亦充分且確實揭露於參加人於99年1 月13日在美國申請之系爭US681 號專利臨時申請案中乙節，堪認系爭專利技術應係於參加人委託原告代工關係期間內已完成。

5、綜上所述，系爭專利請求項之技術特徵，與參加人之系爭US681 號專利螺絲結構所涵蓋之技術內容「末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲」實質相同，兩者之設計目的亦屬相同，系爭專利技術應係於參加人委託原告代工關係期間內已完成，故原告並非真正專利申請權人。而按發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，99年9 月12日施行之專利法第67條第1 項第3 款定有明文。揆諸前揭說明，原告既非真正專利申請權人，系爭專利權自有應撤銷之原因存在，洵堪認定。經濟部智慧財產局亦以原告之系爭專利技術與參加人之系爭US681 專利所揭露之創作屬實質相同，原告並非真正專利申請權人為由，撤銷系爭專利權在案（尚未確定）等情，有該局舉發審定書影本1 件在卷足參（本院卷三第33 -43頁）。因此，系爭專利權既有應撤銷之原因存在，原告自不得據此被告主張權利。另本件有關系爭螺絲有無侵害系爭專利權及原告得請求之賠償金額為若干等爭點，亦無再予審究之必要，併此敘明。

八、從而，原告依民法第185 條第2 項、專利法第85條第1 項規定，請求被告應連帶給付原告1,318,085 元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息，以及請求被告上秉公司應給付原告719,229 元暨自民事準備書㈠狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息，均無理由，不應准許。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併駁回之。

九、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，故不另一一論述，併此敘明。

十、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條、第86條但書，判決如主文。