臺灣高雄地方法院108年度智字第2號

• 裁判案由: 商標權移轉登記
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 110 年 09 月 17 日

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　　108年度智字第2號原　　　告　科鼎國際股份有限公司

法定代理人　陳文進
訴訟代理人　郭泓志律師
陳婉瑜律師
被　　　告　科頂科技工業股份有限公司

法定代理人　方世林

訴訟代理人　鄭秀惠律師
方怡清

上列當事人間請求商標權移轉登記事件，本院於民國110 年8 月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
理 由
一、原告主張：
㈠、兩造於民國107 年7 月31日簽署「商標使用合約」（下稱系爭商標合約），針對系爭商標合約所示之商標( 下稱系爭商標) 同意以新臺幣（下同）20,000,000元計價( 下稱商標鑑價金) ，除於系爭商標合約第1 條第3 項約定: 「乙方（即原告）如按時繳納使用對價，甲方（即被告）同意在本合約存續期間，於使用對價累計至與鑑定價值等額時，得將商標權移轉登記給乙方」外，復於同條第5 款約定: 「截至合約簽訂日，乙方已付清商標鑑價值20,000,000元。甲方應於簽訂日2 個月內完成商標移轉，否則須立即返還所預收之價金20,000,000元」。而原告自106 年5 月6 日起即不斷為被告代墊原物料之貨款、員工薪資及勞健保等款項，即便扣除上開商標權利金20,000,000元，迄至108 年3 月為止，被告仍積欠原告暫付款4,565,627 元、預付貨款2,659,996 元及應收帳款4,341,793 元，又原告以被告先前積欠之暫付款34,595,358元向被告購買材料，被告迄今仍未給付該等材料，經原告解除此部分材料買賣契約後，被告自應負有償還該等買賣材料價金之義務，故被告積欠原告債務數額共計業已高達46,162,774元。另以106 年9 月15日起至107 年7 月12日期間內，原告為被告代墊貨款或提供資金方式，抵充商標鑑價值20,000,000元後，依約被告應於簽約日起2 個月內（即107 年9 月31日前）將商標權利全數移轉登記予原告，此部分亦經被告公司107 年11月30日臨時股東會決議通過出售商標權利，然被告迄今僅將如系爭商標合約所示編號1 之「codent」商權移轉予原告，至其餘如附件所示商標權利部分( 下稱系爭商標) 均未移轉，顯違反系爭商標合約第1 條第5 項之約定，原告自得請求被告將系爭商標權利移轉予原告。
㈡、至兩造間雖另簽定有「代工/ 採購合約」（下稱系爭代工合約），然系爭商標合約與系爭代工合約分屬獨立之二份契約，彼此間並無擔保性質，故縱認原告未依系爭代工合約履行，亦僅係被告嗣後得否依系爭商標合約第1 條第3 項但書另行請求返還商標權之問題，被告仍不得以此為由拒絕履行系爭商標合約約定之移轉商標權登記義務；況且，於107 年8
月至108 年2 月間，原告向被告所下訂單金額總額共計已達86,973,250元，係因被告自身產能不足，實際出貨金額僅為48,451,296元，而原告於107 年12月25日提出108 年整年度採購訂單總金額合計更高達140,972,600 元，已明確超過系爭代工契約所約定每年訂單1 億元，然因被告工廠狀況日漸不佳，預期供貨量逐漸下修，未能滿足上開訂單需求，迄至108 年4 月起即未出貨予原告，顯見被告已無依系爭代工合約約定出貨之能力及誠意，故原告始於108 年7 月30日寄發存證信函終止系爭代工合約，並非原告不履行系爭代工採購合約，故被告自不得以原告未履行系爭代工採購合約為由，拒絕移轉系爭商標權利。
㈢、為此，爰依系爭商標合約之法律關係提起本件訴訟，請求被告應將上開商標權移轉登記予原告。並聲明：
⒈被告應將附件所示之商標權利移轉登記予原告。
⒉願提供擔保，請准予以宣告假執行。
二、被告則以：
㈠、原告公司現任董事長陳文進原擔任被告公司總經理職務，並同時兼任被告公司財務長、財務行政副總等職務，被告前於107 年間因財務周轉所需，故由原告支援，陳文進遂於107
年6 至7 月間引介訴外人柏仲管理顧問有限公司（下稱伯仲公司）以債作股方式入股原告公司，並改由陳文進擔任原告公司董事長，同時兼任原告公司總經理及財務長職務，故於簽訂系爭商標合約時，原告公司、被告公司之往來帳務運作，均係由陳文進一人負責，核先敘明。
㈡、兩造簽訂上開系爭合約之際，亦同時簽立系爭代工合約，並於系爭代工合約第1 條第1 項約定原告至少3 年間，每年需向被告提交之代工/ 採購訂單金額累計不得低於1 億元、同條第3 項約定採購付款方式採取全額預付，且除兩造書面合意外，於協議有效期間，任一方均不得從事與另一方有競爭行為之生產或銷售，以繼續維持兩家公司之緊密合作共存關係。是以，系爭商標合約乃為兩造間合作關係之一環，包含商標使用對價及商標權移轉等約定，皆建立在雙方緊密合作關係之上，所約定之價金給付等，核屬合作關係之擔保性質，故於系爭商標合約第1 條第3 項同時約定如未依系爭代工合約履行時，縱原告已繳納使用對價至與商標鑑定價值等額時，仍應無條件將商標權移轉返還予被告。
㈢、詎料，嗣後兩造發生糾紛期間，經被告勾稽帳冊後，始查悉原告事實上並未依系爭商標合約第1 條第5 項約定給付商標鑑價金20,000,000元，且原告所下訂單金額除未達系爭代工合約所約定每年1 億元數額外，亦未依約以3 個月購貨預估FCST採全額預付提前預訂產能，嚴重影響被告資金周轉營運，原告嗣後亦拒絕依系爭代工合約所訂時程向被告提交代工、採購訂單，顯已違反前開代工合約約定，是依系爭商標合約第1 條第3 項約定，原告自無請求被告移轉商標權之權利。
㈣、並聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執事項：
㈠、兩造間於107 年7 月31日簽署系爭商標合約，分別係由原告公司董事長陳文進代表原告、被告公司董事長方世林代表被告簽訂，其中針對系爭商標合約附件一所示之商標價值均同意以20,000,000元計價，並於第1 條第3 項約定「乙方（即原告）如按時繳納使用對價，甲方（即被告）同意在本合約存續期間，於使用對價累計至與鑑定價值等額時，得將商標權移轉登記給乙方。」；復於同條第5 項約定「截至合約簽訂日，乙方已付清商標鑑價值新臺幣2,000 萬元。甲方應於簽訂日2 個月內完成商標移轉，否則需立即返還所預收之價金新臺幣2,000 萬元。」。
㈡、被告迄今未將系爭商標合約附件一所示商標權利全部移轉登記予原告。
㈢、被告基於財務周轉所需，於107 年6 月間，經時任被告公司總經理陳文進引介下，柏仲公司與原告公司及方怡清所代表之晉和投資有限公司（下稱晉和公司），即原告公司之原始唯一法人股東協議，由柏仲公司等人自晉和公司取得原告公司之部分股權，且由柏仲公司指派之人擔任原告公司之董監事、經理人，隨後再由柏仲公司等人指派被告公司總經理陳文進擔任原告公司董事長。
㈣、系爭商標合約、系爭代工合約均係由陳文進代表原告同時簽訂( 見院一卷第255 頁) 。
四、本件爭點：
㈠、原告是否業已依系爭商標合約第1 條第5 項規定給付商標鑑價金20,000,000元予被告？
㈡、被告以原告未依系爭代工合約第1 條第1 項、第3 項履行提交代工採購為由，依系爭商標合約第1 條第3 項但書約定得拒絕移轉系爭商標權利，是否有據？
五、本院得心證理由：
㈠、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文；次按實體法上之規範可區分為二大類，其一為基本規範或請求權規範，另一則為對立規範。凡能於當事人間發生一定之權利者，即為基本規範，亦即權利發生規範（或權利根據規範）；而對立規範則包括①權利障礙規範（或稱權利妨害規範）（即指權利成立之初妨礙其權利之效果之規定，如民法第71條、第72條、第87條等）。②權利消滅規範（即指實體法上使已發生權利歸於消滅之相關規定，如民法第309 條、第310 條、第334 條清償、免除等）。③權利排除規範（或稱權利受制規範，即指實體法上對於權利人之權利行使，得由相對人主張一時阻卻或永久阻卻權利行使之規定，如民法第264 條、第144 條等）。所謂基本規範可理解為實體法上之請求權基礎，主張權利存在之人，應就權利發生之法律要件之該當事實為舉證。而於基本規範獲證明後，則主張對立規範存在之人，即負有舉證之責任。此即舉證責任之基本原則，學說稱之為特別要件分類說（或規範說），此亦為實務上之通說（參照最高法院44年臺上字第75號判決、69年度臺上字第380 號判決意旨），民事訴訟法第277 條之規定，亦應本諸上開說明以為解釋；另按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意（參見最高法院39年台上字第1053號判決意旨）。
㈡、關於原告是否業已依系爭商標合約第1 條第5 項規定給付商標鑑價金20,000,000元予被告部分：
原告主張其業依系爭商標合約第1 條第5 項規定，以其為被告公司代墊原物料之貨款、員工薪資及勞健保等款項債權抵充商標鑑價金20,000,000元之方式，給付商標鑑價值金予被告一節，固據提出系爭商標合約為憑( 見審查卷第13至17頁) ，然為被告所否認，並以前詞置辯，揆諸上開說明，原告自應就業已依系爭商標合約第1 條第5 項規定給付商標鑑價金20,000,000元予被告之權利發生規範事實，負舉證責任，查:
⒈觀諸系爭商標合約第1 條第5 項固載有：「截至合約簽訂日，乙方已付清商標鑑價值新臺幣20,000,000元。甲方應於簽訂日2 個月內完成商標移轉，否則須立即返還所預收之價金新臺幣20,000,000元」等語（參見審查卷第13頁），然則未見雙方約定有何以暫付貨款等相關款項債權抵充上開商標價值準備款之相關約定；再者，細繹該契約第1 條第2 項約定: 「甲方同意授權乙方獨家使用商標，乙方每半年應繳納甲方之使用對價為新臺幣5,000,000 元」、第3 項約定: 「乙方如按時繳納使用對價，甲方同意在本合約存續期間，於使用對價累計至與鑑定價值等額時，得將商標權移轉登記給乙方，但乙方未履行代工合約約定時，乙方應無條件將商標權移轉登記返還甲方」等語，可知，設若系爭商標合約簽訂之際，原告已透過前揭債權抵充方式給付商標鑑價金完畢，衡諸常情，理應無須於該契約第1 條第2 項、第3 項再次贅載原告於該合約存續期間內按時支付使用對價累計達鑑定價值等額時，被告得將商標權移轉登記予原告等約定；甚者，被告公司迄至107 年11月30日臨時股東會會議始作成擬以2,000 萬元出售系爭商標權之決議內容一節，有卷附股東會會議紀錄可參( 見院一卷第247 頁) 。依此，衡若被告於簽訂系爭商標契約之際，業已透過債權抵充商標鑑價金方式讓與系爭商標權利，又豈有於相距長達4 個月後始於公司股東會討論相關議案及做成「擬」出售系爭商標權利決議之理，且未見有何關於以被告積欠原告債務之方式抵銷商標鑑價金等契約重要內容之相關討論。綜上，原告主張業已依約支付系爭商標鑑價金完畢云云，能否採認，已待商榷。
⒉原告雖復稱: 自106 年5 月6 日起即不斷為被告公司代墊原物料之貨款、員工薪資及勞健保等款項，並以此等債權對被告公司之債權抵充商標鑑價金20,000,000元，故商標鑑價金業已支付完畢云云，並提出該公司於106 年5 月6 日起至108 年3 月期間內自行製作之暫付款明細表、轉帳傳票、現金簽收單、帳戶明細、現金簽收單、被告公司台幣收支明細、預算明細表、匯出匯款交易憑證、匯款明細及付款單明細表等件為憑( 見院一卷第103 至245 頁，院二卷第201 至985
頁) 。惟細繹該等轉帳傳票所載會計科目及摘要內容，多均為原告公司片面製作之文件，且內容僅紀載「暫付款」、「占付科頂貨款」、「暫付科頂貨」、「科頂暫付款」、「科國暫付」、「代墊科頂貨款」等內容，然究竟該等科目之款項性質及具體內容為何，尚非明確，又參諸證人即被告公司會計人員蘇婉綺於本院審理時證述: 我於105 年9 月任職被告公司擔任會計副理職務，迄至106 年6 月全職轉兼職，約於107 年6 月後股東會召開後離職，105 、106 年間被告公司財報是虧損狀態，被告是製造廠，原告是銷售商，彼此往來交易絕大部分都是銷貨交易，兩間公司法律上雖是不同形式，但運作上是一體的，以原告所提出前揭資料中之被告公司107 年5 、6 月員工薪資明細及薪轉帳戶為例，原告應預付給被告之貨款，原告會以直接幫被告支付員工薪資之方式去支付貨款，另於105 、106 年間，原告付給被告的款項大部分都是預付貨款科目，107 年上半年因為被告公司資金比以前更緊，錢如果以預付貨款科目的模式進被告公司，被告公司需要開立發票而必須繳5 ％營業稅，因為當時沒有多餘的資金可以去繳這麼龐大的稅，我們只好先做暫付款科目，等之後這個貨確定可以出了，我們就會拿來沖銷當時的暫付款，所以這個暫付款就轉成貨款，代墊款、暫付款其實也是預付貨款的性質，只是為了避免5%的稅金等語( 見院三卷第61至65頁、第79至81頁) ，可知，原告所提上開文件中所示「暫付款」、「代墊款」等科目款項之性質，本均屬原告依約應支付或預付予被告之貨款，僅係因稅務考量而先行暫列為「代墊款」、「暫付款」等會計科目，故原告既係基於兩造間逐筆訂單之法律關係而支付該等貨款，且原告復未能針對各筆訂單之法律關係，逐一明確敘明各筆訂單之法律關係有何諸如經合法解除等法律關係嗣後消滅或不存在之具體情事，而得以請求被告返還該等「暫付款」、「代墊款」，並轉而抵充商標鑑價金，則原告逕稱: 上開各筆款項係屬為被告墊支之款項，得以抵充商標鑑價金20,000,000元云云，自難採認，並非可採。
㈢、關於被告得否依系爭商標合約第1 條第3 項但書約定拒絕移轉商標權部分：
⒈觀諸系爭商標合約第1 條第3 項約定: 「乙方如按時繳納使用對價，甲方同意在本合約存續期間，於使用對價累計至與鑑定價值等額時，得將商標權移轉登記給乙方，但乙方未履行代工合約約定時，乙方應無條件將商標權移轉登記返還甲方」( 見審查卷第13頁) 、系爭代工合約第1 條第1 項約定: 「於簽約日後起算，乙方承諾至少3 年，每年需向甲方提交之代工/ 採購訂單金額累計不低於新台幣1 億元」、第3
項約定: 「因考量乙方生產週期長達3 個月與產品稀有性之特性，乙方對於甲方之代工/ 採購付款方式係以購貨預估FCST採全額預付提前預訂產能方式。」( 見審查卷第45頁) ，可知，原告於系爭商標合約存續期間持續繳納使用對價累計達20,000,000元時，固得請求被告將系爭商標權利移轉予原告，惟倘原告未能依系爭代工合約完成至少3 年、每年向被告提交代工採購金額達1 億元之訂單金額時，則其商標權移轉登記之請求權即歸於消滅，而喪失繼續保有該商標權利之依據，核諸此部分契約約定內容之性質，當屬權利消滅規範，應無疑義。故被告辯稱：依據系爭商標合約第1 條第3 項但書及系爭代工契約約定，構成原告前揭商標移轉登記請求權之消滅事由一節，尚非無據，應可採信。
⒉至原告雖稱：系爭商標合約、系爭代工合約間，二者為彼此獨立之契約，並無被告所述合作關係而相互影響契約效力情事存在云云。然原告此部分所述，顯與前揭系爭商標合約第1 條第3 項約定所示文義，已見齟齬，能否採信，已待商榷；況且，系爭商標合約、系爭代工合約均係於107 年7 月31日由原告公司法定代理人陳文進、被告公司法定代理人方世林代表兩造同時簽訂一節，為兩造不爭執，再佐以由原告於本件訴訟中所提出被告公司107 年11月30日臨時股東會決議通過內容亦載明: 「案由: 本公司策略合作案，提請討論。說明: 一、本公司為利長短期經營發展，擬加強與策略合作伙伴之長期合作關係，進行比較利益之專業分工，提升整體企業價值。二、具體方案說明如下:(一) 擬以新臺幣2,000
萬元出售Codent商標權，以改善財務結構。( 二) 擬取得每年金額不低於1 億元之代工訂單，以穩定公司經營。三、必要性: 目前本公司擁有Codent商標權，惟營運資金不足，無法將自有品牌市佔率繼讀推升，營運規模受限，或長動能不足，現與策略夥伴進行專業分工，期能透過雙方各自優勢互補，短期改善財務結構，長期透過穩健代工訂單之挹注，永續經營，故有其必要性。」等內容，則依系爭商標合約第1
條第3 項文義、系爭商標合約暨系爭代工合約簽訂過程，及事後被告公司臨時股東會決議內容等證據資料，綜合整體觀之，應可認定兩造間確有欲透過上開二契約之同時簽訂，藉以達到各自資金挹注、移轉商標權利等需求之長期策略合作之經濟上契約目的，當無疑義。故系爭商標合約、系爭代工合約形式上雖為各自獨立契約，然仍透過系爭商標合約第1
條第3 項約定內容藉以相互聯結效力，以達契約目的。故原告前揭所述，顯屬無稽，而非可採。
⒊原告復稱：原告於107 年8 月至108 年2 月間向被告所下訂單金額總額共計已達86,973,250元，係因被告公司自身產能不足，實際出貨金額僅為48,451,296元，且原告於107 年12月25日提出108 年整年度採購訂單總金額合計更高達140,972,600 元，已明確超過系爭代工契約所約定每年訂單1 億元，故原告業已依系爭代工契約履行，並無系爭商標合約第1
條第3 項但書所示未履行代工合約情事云云，除提出前述暫付款明細表、轉帳傳票、現金簽收單、帳戶明細、現金簽收單、被告公司台幣收支明細、預算明細表、匯出匯款交易憑證、匯款明細及付款單明細表等件為憑外( 見院一卷第103
至245 頁，院二卷第201 至985 頁) ，另提出兩造往來電子郵件、107 年7 月至108 年3 月原告公司自身出貨明細等件為佐( 見院一卷第289 至381 頁、院三卷第387 至455 頁)
。然依系爭代工合約第1 條第1 項、第3 項約定，可知，原告除應履行「至少3 年」、「每年需提交之代工/ 採購訂單金額累計需達1 億元」之訂單義務外，各筆訂單下訂時，亦應以三個月前「全額預付款」方式繳交預付款予被告。而針對於系爭代工合約存續期間內，原告各筆訂單「全額預付款」之具體給付金額、日期一節，經本院於110 年3 月31日、110 年6 月29日、110 年8 月18日言詞辯論期日數度當庭闡明後，諭請原告就逐筆訂單提出詳細說明及相關證據後，迄至本件言詞辯論終結時為止，原告針對「各筆訂單」暨「相對應之全額預付款」已為給付等各節，猶未能明確具體說明及提出相關證明憑佐。基此，縱令原告確曾提出訂單需求予被告，然原告既未能具體證明於各筆訂單下訂時業已同時依約逐筆給付各筆訂單全額預付款之事實，自難認其業已依系爭代工合約第1 條第3 項約定履行；再者，系爭代工合約、系爭商標使用合約簽立之契約目的，分別係為確保被告公司取得長期資金挹注、原告公司取得商標權利之經濟上目的，而透過系爭商標使用合約第1 條第3 項但書約定內容，藉以聯結該二份契約之效力，以達成兩造長期策略合作目的等情，俱經本院認定如前。然自108 年7 月30日起，原告業已藉詞被告欠缺出貨能力及誠意為由，寄發存證信函而片面終止系爭代工合約，嗣後原告即未依系爭代工合約約定繼續提交訂單一節，為原告所自承( 見院一卷第275 至277 頁) 。依此，姑且不論原告上開終止行為是否發生合法終止系爭代工合約效力，縱認被告確有產能不足情事發生而經原告提前合法終止系爭代工合約，則系爭代工合約客觀上既因提前終止而未能履行完成經濟上目的，自已構成系爭商標合約第1 條第3 項但書所規範系爭代工合約未履行完成時，應無條件返還商標權之情形，始符該等契約文義及契約意旨。故原告一方面主張系爭代工契約業經其提前終止，另方面卻主張其仍得依系爭商標合約取得或保有系爭商標權利，此除已不符系爭商標合約第1 條第3 項但書約定外，復明顯悖於系爭商標合約、系爭代工合約之契約經濟上目的，自非足採。
⒋原告再稱: 扣除系爭商標鑑價金20,000,000元後，被告公司積欠原告暫付款4,565,627 元、預付貨款2,659,996 元、應收帳款4,341,793 元，及兩造間材料買賣契約經原告解約後，被告公司應另返還價金34,595,358元云云，並據提出暫付款明細表、預付貨款明細表、應收帳款明細表暨應收帳款發票、發票及被告公司銷貨單等件為憑( 見院二卷第53至59頁、第73至175 頁) 。然關於解除材料買賣契約之價款返還部分，原告所提出之發票、銷貨單等內容，至多僅足以證明被告曾銷售貨物予原告之事實，至於該等銷貨單所示之各筆貨物詳細約定應交付日期及實際交付日期為何、構成何等具體遲延情事、是否符合解除契約法定要件及原告如何行始解除權等各節，均未見原告針對逐筆訂單詳細具體敘明，故原告是否確有該等價金返還請求權存在，本待商榷；況且，縱認被告確有積欠上開款項，然經核算後，原告之債權總額共計亦僅為46,162,774元【暫付款4,565,627 元+ 預付貨款2,659,996 元+ 應收帳款4,341,793 元+ 材料買賣契約應返還價金34,595,358元＝46,162,774元】，故即令以此等債權充抵系爭代工合約之訂金全額預付款用途，仍與前述系爭代工合約約定每年訂單金額應達1 億元、至少3 年( 即總訂單金額至少應為3 億元) 之數額相去甚遠，自難憑此遽認系爭代工合約業經原告履行完畢完畢之事實，故原告此部分主張，亦非可採。
六、綜上所述，原告既未能明確敘明及舉證證明業已給付商標鑑價金20,000,000元予被告，暨依系爭代工合約第1 條第1 項、第3 項約定以3 個月前「全額預付款」方式、「至少3 年」、「每年需提交之代工/ 採購訂單金額累計需達1 億元」之訂單履行等事實，則被告依據系爭商標合約第1 條第3 項但書約定拒絕移轉系爭商標權利，自屬有據。從而，原告依據系爭商標合約之法律關係，請求被告應將附件所示之商標權利移轉登記予原告，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，則其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 110 年 9 月 17 日民事第四庭法 官 鄭子文
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 110 年 9 月 17 日書 記 官 賴怡靜