臺灣高等法院 高雄分院九十三年度智上易字第二號
關鍵資訊
- 裁判案由專利權損害賠償
- 案件類型民事
- 審判法院臺灣高等法院 高雄分院
- 裁判日期93 年 08 月 12 日
臺灣高等法院高雄分院民事判決 九十三年度智上易字第二號 上 訴 人 卡洛國際有限公司 法定代理人 丙○○ 上 訴 人 東方美企業股份有限公司 法定代理人 甲○○ 訴訟代理人 何俊墩律師 被上訴人 大東山珊瑚寶石股份有限公司 法定代理人 乙○○ 訴訟代理人 呂郁斌律師 當事人間請求專利權損害賠償事件，上訴人對於民國九十三年二月二十日臺灣高雄地 方法院九十二年度智字第六號第一審判決提起上訴，本院於九十三年七月二十九日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 原判決關於命被上訴人連帶給付部分，及其假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判廢棄。 右開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請駁回。 第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 事實及理由 一、被上訴人主張：被上訴人於民國八十八年就所生產之 Wishpearl希望珍珠項鍊組 墜子頭部分，取得我國「墜子頭改良結構新型專利」，詎上訴人東方美企業股份 有限公司（下稱東方美公司）向上訴人卡洛國際有限公司（下稱卡洛公司）訂購 與被上訴人所製造相同之產品，上訴人東方美公司再將購得之產品，於化妝品專 櫃贈送與購買化妝品之顧客。然被上訴人並未曾授權上訴人製造、使用該產品， 上訴人卡洛公司所販賣之珍珠項鍊經鑑定，侵害被上訴人之專利，上訴人應負連 帶賠償等情。爰依專利法第八十九條第一項第二款規定，求為命上訴人應連帶給 付被上訴人新台幣（下同）一百萬元及其法定遲延利息之判決（原審判命上訴人 連帶給付被上訴人六十四萬三千三百七十元及其利息，駁回其餘之請求，被上訴 人就其敗訴部分，未聲明不服而告確定）。於本院聲明：上訴駁回。 二、上訴人則以： ㈠卡洛公司：上訴人卡洛公司於九十年一月三十日向大陸江蘇省華晨公司訂購二萬 盒珍珠禮盒，係因華晨公司保證該公司在中國地區有權製造販售系爭珍珠禮盒， 才輸入並販售予上訴人東方美公司，該進口珍珠項鍊墜子頭與被上訴人之專利範 圍不同，並未侵害被上訴人專利權等語置辯。 ㈡東方美公司：上訴人東方美公司係以經營佳麗寶化妝品為業，九十年四月一日向 上訴人卡洛公司訂購二萬盒珍珠禮盒，係作為當年度五月份母親節促銷贈品之用 。上訴人東方美公司不知上訴人卡洛公司所出售之禮盒有涉及侵害被上訴人專利 權之事，且該進口珍珠項鍊墜子頭與被上訴人之專利範圍不同等語，資為抗辯。 於本院聲明：原判決關於命被上訴人連帶給付部分廢棄。被上訴人在第一審之訴 及假執行之聲請駁回。 三、被上訴人主張系爭「Wishpearl」希望珍珠項鍊組墜子頭部分，已取得我國「墜 子頭改良結構新型專利」，九十年四月二十二日至五月十一日止，被上訴人於誠 品商場板橋店佳麗寶化妝品專櫃等處，發現上訴人東方美贈送顧客相類似之產品 ，並於四月二十五日發函要求上訴人停止製造、販售該產品等事實，為上訴人所 不爭執，並有被上訴人提出律師函、回證、產品照片、公司執照、專利證書、廣 告為證，此部份之事實，堪信為真。兩造所爭執為：⑴系爭珍珠禮盒中之墜子頭 產品有無侵犯被上訴人之專利權？⑵上訴人是否應負損害賠償之責？茲分述如後 四、系爭珍珠禮盒中之墜子頭產品有無侵犯被上訴人之專利權？㈠被上訴人主張上訴人之產品侵犯被上訴人之專利權，據其提出財團法人中華工商 研究所智慧科技研究中心鑑定報告書一份為證，惟上訴人則否認該鑑定報告之真 實性，抗辯並未侵害被上訴人之專利權，並提出財團法人金屬工業研究發展中心 鑑定報告、國立中山大學鑑定報告各一份為證。原審經被上訴人聲請，依司法院 與行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構中，職權選定具工業設計鑑定專長之 國立雲林科技大學，檢送兩造所不爭執之上訴人所使用自大陸進口之珍珠項鍊組 （下稱待鑑定物）一份，依經濟部智慧財產局制訂之「專利侵害鑑定基準」，就 上訴人所使用之珍珠項鍊墜子頭部分，是否有侵害被上訴人所申請專利證書第一 四六九０六號新型專利（下稱系爭專利）之範圍為鑑定，其步驟為：分析待鑑定 物的實質基本要件、鑑定其與系爭專利權者所申請之專利範圍是否符合全要件原 則，若不符合，須再續作均等論分析，及考量禁反言原則，若符合，則待鑑定物 即有字義侵害，須再進行消極均等論分析而為鑑定。雲林科技大學經鑑定結果認 ：待鑑定物符合系爭專利所申請專利範圍之均等原則，而認兩者為實質相同。而 上開中山大學鑑定結果認：待鑑定物實質上並無利用系爭專利之技術方法或手段 ，或無發揮與系爭專利相同之功能與效果之狀況，不構成實質之侵害。因中山大 學鑑定之待鑑定物品雖為上訴人所自行檢送，惟與上開雲林科技大學所鑑定之待 鑑定物外型相似，且中山大學與雲林科技大學均係將待鑑定物與專利文件記載作 比較，鑑定方法亦相同等情，已據中山大學之鑑定人何應勤、趙平宜教授、雲林 科技大學之鑑定人汪島軍教授分別證述明確（本院卷第一一０、一一一頁）。故 本院以中山大學與雲林科技大學之上開鑑定報告為據判斷採酌（中山大學九十三 年二月三日鑑定報告、雲林科技大學九十二年十二月二日雲科大技字第０九二０ ００八三００號函所附鑑定報告，二份鑑定報告均外放）。㈡系爭專利之墜子頭改良結構與待鑑定物墜子頭結構：此部份中山大學與雲林科技 大學之鑑定結果相同如下。 ⑴系爭專利之墜子頭改良結構包括有第一飾部及第二飾部，其特徵在： ①構成要件一：第一飾部之頂端向上延設有二相同形狀且相互對稱之環部，於 兩環部間形成一具有斜度之插置空間。 ②構成要件二：第二飾部之頂端向上延設有一環部，該環部之底緣形成有對應 於前述斜度之凹部。 ③構成要件三：前述兩飾部之底端係結合於一轉軸上，相互組合成一置放空間 以置放珍珠或玉石等飾物，藉由第二飾部之環部插置於第一飾部兩環部所形 成之插置空間內形成一體，並可以轉軸做扳開、合併之旋轉動作，而對飾物 做組裝、更換之動作。 ⑵待鑑定物墜子頭結構： ①第一飾部之頂端向上延設有二相同形狀且相互對稱之環部，於兩環部於頂部 固結，形成能容置第二飾部頂端環部之容置空間。 ②第二飾部之頂端向上延設有一環部，該環部對應於第一環部兩環部頂端之故 結部位。 ③前述兩飾部之底端係結合於一轉軸上，相互組合成一置放空間以置放珍珠或 玉石等飾物，藉由第二飾部之環部插置於第一飾部兩環部及頂部固結部所形 成之容置空間內，以形成一體，並可以轉軸做扳開、合併之旋轉動作，而對 飾物做組裝、更換之動作。 ㈢全要件原則部分分析：中山大學與雲林科技大學之鑑定結果均認依全要件原則 ，待鑑定物與系爭專利所申請專利範圍內之全要件原則未完全符合，因此須再 均等論續作分析， ㈣均等論部分分析： ⑴雲林科技大學認為：構成要件一部份，待鑑定物以「固結部向下頂擠第二飾 部頂端環部之結構設計」取代「具有斜度之插置空間緊挾第二飾部頂端環部 之結構設計」為等效的置換設計，其置換乃為相同行業者所易思及之等效替 換手段，且此一置換對第一飾部與第二飾部之結合並無功能上的增進，因此 兩者實質為均等。構成要件二：兩者不論是「環部底緣無凹部」或「環部底 緣具凹部」的設計，其功能均係配合第一飾部頂端二對稱環部之結構，提供 被挾持與固定定位之功能，此一功能由「環部底緣無凹部」或「環部底緣具 凹部」的等效置換設計，其置換乃為相同行業者所易思及之等效替代手段， 且此一置換並無功能上的增進，因此兩者實質均等。構成要件三：兩者不論 是「由第一飾部頂端固結部的頂固結合設計」或是「由第一飾部頂端兩環部 間形成之具有斜度之插置空間的挾緊固定設計」，其功能均係在提供第一飾 部與第二飾部的結合，此一由「第一飾部頂端固結部之頂固結合」取代「第 一飾部頂端兩環部間形成具斜度插置空間之挾緊固定」的等效置換設計，其 置換乃為相同行業者所易思及之等效替代手段，且此一置換對第一飾部與第 二飾部之結合並無功能上的增進，因此認定兩者實質均等。從而，待鑑定物 所運用之技術與本專利所申請範圍所揭露之技術，兩者實質相同，也因兩者 應用相同的技術手段，來獲致相同的功能，且達到相同的效果，故待鑑定物 符合系爭專利所申請專利範圍之均等原則，而認兩者為實質相同。 ⑵中山大學認為： ①就技術手段方面：系爭專利首要目的在開發一種「具卡合力」之活動式墜 子頭，而使飾物不容易掉落，且能容易更換之結構設計。然待鑑定物之構 造如類似習知之活動是墜子頭，兩飾部閉合之後，並無任何卡摯作用。待 鑑定物之技術為習知領域，與系爭專利者兩者技術手段不相同，亦不具置 換之可能性。 ②具備功能方面：為達成「卡合力」之插置結構，系爭專利之活動是墜子頭 於第一飾部頂端設有具斜度之插置空間，另外在第二飾部頂端之環部其底 緣亦形成對應於前述斜度之凹部，此二部分經干涉配合後，可提供新型活 動墜子頭所需之卡合。而待鑑定物雖於第一飾部頂端亦設有所謂插置空間 ，並在第二飾部頂端亦有環部構造，然而環部與插置空間之配合，不但是 所謂之餘隙配合，且環部之頂端亦根本不會觸碰到第一飾部頂端固接二環 部相連之部分。因此二飾部之閉合形式是完全不具有任何「卡合力」之構 造。待鑑定物與系爭專利者兩者之閉鎖構造功能不相同，亦不具置換之可 能性。 ③達成效果方面：在閉合如待鑑定物之習知活動式墜子頭，一定要將鍊子穿 於環部之眼中，否則飾物容易因無心之開啟而掉落。而系爭專利之具「卡 合力」之活動式墜子頭儘管不穿在鍊子上也不易打開。系爭專利與待鑑定 物所達成效果即不相同，不具置換之可能性。綜上，待鑑定物與系爭專利 在實質技術手段，所致功能與效果之考量上均不同，故專利均等論在此並 不能適用，待鑑定物並未構成系爭專利申請專利範圍之實質侵害。 ⑶又查，被上訴人聲請「墜子頭改良結構」新型專利，其原聲請遭經濟部智慧 財產局（下稱智慧財產局）初審委員認為：其聲請與習知墜子頭之創作主體 應為第一、二飾部對合產生可容抽置抽換不同飾品之構造，其聲請雖針對墜 子頭上端環部加以變更設計，然產品之環部均配合一鍊著穿過組合使用，非 單一墜子頭使用，故環部之變更設計，並未增進墜子頭與鍊部結合使用時之 使用功能，故不具進步性。初審委員因而認被上訴人聲請之技術方法未增進 習知技術之使用功效，不具進步性，不符新型專利要件，而駁回其聲請。嗣 被上訴人聲請再審查，主張其活動式墜子頭為避免二飾部仍存在有開啟空間 的可能，遂於第一飾部之二環部間形成有一具有斜度之插置空間，第二飾部 之環部底緣形成有對應於前述斜度之凹部，藉由凹部與具斜度之插置空間相 互吻合所產生附著力，而消除配載時，飾部有可能開啟之可能。嗣智慧財產 局始核准其新型專利之事實，有被上訴人之專利證書新型專利說明書、專利 聲請再審查理由書影本附中山大學鑑定報告內可稽。 ⑷鑑定證人何應勤、趙平宜證稱：依專利文件記載，主要是該專利聲稱具有卡 合的構造及功能，待鑑定物並沒有卡合的構造功能。我們認為在均等論部分 ，系爭專利範圍就是在凹部產生的卡合力，如果不是凹部所產生的卡合力， 而是用其他方式例如夾緊的方式所產生的卡合力，就不屬於系爭專利範圍等 語；鑑定證人汪島軍證稱：我們是將卡合力當成系爭專利之重點，如果能達 到卡和力的功能構造，縱使沒有凹槽的設計，我們認為在均等論部分是相同 等語（本院卷第一一二頁）。 ⑸本院斟酌上開⑶被上訴人聲請「墜子頭改良結構」新型專利，經智慧財產局 核准過程，以及被上訴人之專利證書新型專利說明書、專利聲請再審查理由 書所載內容。且參酌上訴人之待鑑定物品之頂上二個環固結部，與對應端頂 部環，如製作良好則可頂住頂端，即可卡住，如製作不良無法頂住頂端，即 不具卡合力等情，即待鑑定物之是否具卡合力，尚待其製作過程技術之良否 而定，非如系爭專利之卡合力係因有凹部設計而產生，足認系爭專利範圍係 以凹部所產生的卡合力為其重點，待鑑定物是用其他方式產生的卡合力，應 不屬於系爭專利範圍，上開鑑定結果，應以中山大學所鑑定結果為可採。 ㈤綜上，待鑑定物實質上並無利用系爭專利之技術方法或手段，或無發揮與系爭 專利相同之功能與效果之狀況，不構成對被上訴人專利之侵害。 五、從而，上訴人抗辯未侵害被上訴人之專利權，自屬可信，被上訴人主張上訴人侵 害其專利權，為不足採，則被上訴人本於專利法之規定，請求上訴人連帶賠償， 為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判命上訴 人連帶給付被上訴人六十四萬三千三百七十元及其利息，並為假執行之宣告，自 有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以 廢棄改判，如主文第二項所示。 六、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百五十條、第七十八條，判決 如主文。 中 華 民 國 九十三 年 八 月 十二 日 民事第二庭 ~B1審判長法 官 簡色嬌 ~B2 法 官 陳真真 ~B3 法 官 沈建興 正本係照原本作成。 不得上訴。 中 華 民 國 九十三 年 八 月 十三 日 ~B法院書記官 白蘭
