臺灣高等法院 高雄分院95年度智上易字第3號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 高雄分院
• 裁判日期: 96 年 08 月 31 日
• 當事人: 德保有限公司、乙○○

臺灣高等法院高雄分院民事判決　　　　 95年度智上易字第3號上　訴　人　 德保有限公司
法定代理人　 乙○○
訴訟代理人　 紀錦隆律師
郭寶蓮律師
被　上訴人　 建佳實業有限公司
（廠設屏東縣枋寮鄉屏南工業區○○
路29號）
兼法定代理人 甲○○
訴訟代理人　 尤中瑛律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年7 月7 日臺灣屏東地方法院94年度智字第2 號所為判決，提起上訴，本院於民國96年8月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：上訴人主張其係新型第106273號專利「隔熱浪板結構改良」（下稱「系爭專利」）之專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣使用之權。因發現被上訴人甲○○設立之建佳實業有限公司（下稱建佳公司）工廠內所設置浪板製造機結構之機器，所生產製造隔熱浪板結構改良板產品（下稱系爭隔熱浪板）有侵害上訴人前揭專利之嫌，經聲請原審法院93年度聲字第351 號保全證據，並將拍攝之照片與本專利要件比對其構造、裝置、特徵等，與上開專利主張的技術內容範圍實質相同，則被上訴人建佳公司所設置之浪板製造機結構確有侵害上訴人前揭專利權。系爭專利雖於民國（下同）86年5 月20日申請更正，惟此一更正案並無實質變更，上訴人專利權範圍未受影響。爰依專利法第108 條準用84條、民法第184 條、第185 條及第179 條規定，提起本件訴訟，請求擇一請求權為判決，並聲明：㈠被上訴人等應連帶給付上訴人新台幣（下同）50萬5,000 元及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息。㈡上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：上訴人之專利權曾因違反專利法第97條及第98條之規定，經多人向經濟部智慧財產局舉發後，上訴人於原本之申請專利範圍中增加「... 該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接成為一體.. 」 之條件，而自我限縮申請專利範圍。是故上訴人專利權之搭接部形狀一定為圓弧凹槽，且為整體之搭接部一定為圓弧凹槽，即搭接部之「兩側頂緣」須分別設有二等高之「圓弧凹槽」，始能構成浪板搭接處之相互扣接結構，形成二排水空間，故該扣接結構為上訴人系爭專利權之必要構成要件，依據上訴人專利權核准當時專利法第97條規定之形狀創作，若系爭隔熱浪板只具備「單一」且為「其他形狀」之凹槽，即不侵害上訴人之專利權。系爭隔熱浪板，則由夾設有鈍角之兩邊所形成之搭接部，對該搭接部進行幾小段之切割後，每一小段共出現複數段直線邊及一大於90度之鈍角，互相搭接後只有一側有導引槽，自與上訴人專利權不同。上訴人於自我限縮後，又違背禁反言原則，重行主張未更正前之申請專利範圍，且與系爭專利權相同結構之隔熱浪板，於上訴人申請系爭專利之前，業已存在於國內被公開廣泛使用，上訴人之專利欠缺進步性及新穎性等語資為抗辯。並聲明：㈠上訴人之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服，於本院聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人等應連帶給付上訴人50萬5,000 元及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人等連帶負擔。
被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。
四、兩造不爭執事項：
㈠、上訴人係系爭專利（新型專利第106273號專利「隔熱浪板結構改良」）之專利權人，專利期間至94年8 月31日止。
㈡、原審會同兩造及鑑定機關財團法人中華營運基金會指派之人員於94年11月18日至被上訴人位於屏東縣枋寮鄉屏南工業區○○路29號工廠內取樣之現場浪板與上訴人聲請原審於93年10月22日保全證據所拍攝之浪板照片相符。
五、本件兩造爭執點為：㈠上訴人之專利權範圍為何？㈡被上訴人所生產之隔熱浪板是否侵害上訴人之專利權？㈢如有侵害上訴人之專利權，上訴人得請求損害賠償金額為何？茲審酌如下：
⒈上訴人專利權範圍為何？
㈠、按新型專利侵害之判斷標準，首先應依專利說明書所載之申請專利權範圍確立其內容，繼將申請專利範圍及爭議標的物之每一構成要件予以分解，再將每一構成要件逐一比對，此即全要件原則。若比對結果，爭議標的物與專利範圍每一構成要件相同，即應適用「消極均等論」來判斷專利範圍與爭議標的物之實質技術手段、作用或效果是否相同，三者之一與專利範圍不同時，則認為無侵害，反之，則有侵害（通稱為文義上侵害）。若依全要件理論認為構成要件有不相同者，則需再依「積極均等論」判斷二者差異是否為熟悉該項技術人士所能完成，若不同點之技術手段、作用及所產生之效果實質上相同，且該差異為熟悉該項技術人士所能輕易完成時，二者均等，應續依禁反言原則判斷，反之，若不同點之技術手段、作用及所產生之效果，三者實質上有一不同者，則不相均等，而未侵害專利權。又如適用禁反言原則時，則認定為不相同，如無禁反言原則之適用，則維持均等論之結論，而認爭議標的物與系爭專利範圍相同，此觀諸專利法第106 條第2 項規定及智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準明甚。
㈡、又按所謂新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第93條定有明文。而系爭專利權之申請專利範圍為「一種隔熱浪板結構改良，係將第00000000 號 『防滲隔熱浪板之結構』加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾化學品；由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效」，有中華民國專利公報影本1 件、新型專利說明書影本1 件附卷可稽（見一審卷㈠第7 頁至第15頁），足見系爭新型專利之主要技術內容與申請專利範圍係就一種隔熱浪板及其在搭接部分所做之防滲結構。此一隔熱浪板係由下層為裝飾紙，上層為烤漆金屬浪板，中層為隔熱之PU發泡劑將鋼板及裝飾紙黏為一體所組成。結構上之主要特徵在於：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。
⒉被上訴人建佳公司所生產之隔熱浪板是否侵害上訴人之專利？茲就系爭隔熱浪板與上訴人專利為比較：
㈠、全要件原則分析：
⑴、上訴人之專利之主要結構為：發泡棉層、鋼板、裝飾紙、高起緣、置留空間、搭接部、圓弧凹槽。被上訴人建佳公司之系爭隔熱浪板之主結構為亦為發泡棉層、鋼板、裝飾紙、高起緣、置留空間、搭接部、圓弧凹槽。其中發泡棉層、鋼板、裝飾紙均屬相同，且利用PU發泡劑將鋼板及裝飾紙黏為一體、為搭接方便之預留置留空間及搭接部等部分均相符合。⑵、上訴人之專利係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成型，高起緣處左右兩側均設凹形導引槽，可防止單邊或無法將水導引出，且因預留置留空間，利於施工搭接工作，可節省傳統必前去除材料之浪費，及縮短施工之工時，另由於兩片搭接係利用覆蓋式，且左右兩側均設導引槽，使水份無法由搭接縫隙滲水進入，搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭接端之強度；而系爭浪板一側係在其上層浪板一側之高起緣內側具有一導水凹槽。實際搭接後高起緣兩側均無法形成導水槽及扣接功能。
⑶、上訴人之系爭專利要件之一為「經改良後搭接處之高起緣兩側均有導水槽」，其多處凸起之高起緣及搭接處之置留空間尺寸不同，以產生兩側導引槽。系爭浪板搭接處之高起緣兩側均無法形成導水槽，經再以加外力於實際搭接部分，最多只能形成不完整之一側導水槽，其多處凸起之高起緣及搭接處之置留空間搭接部尺寸相同，相互抵觸，互相干涉，無法形成導水槽。
⑷、上訴人之系爭專利於搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭接端之強度，是以此扣接結構，可增進浪板搭接穩固、防止浪板搭接端之滑動鬆動，可知該扣接結構應有扣合或夾緊之作用；系爭隔熱浪板之搭接處因上下浪板凸起緣尺寸相同、相互抵觸，無法形成扣接結構，需以外力扣接，且以外力扣接亦無法形成兩側導水槽。
⑸、綜上所述，以全要件原則分析比較兩者之組成要件，並非完全相同，亦即因系爭隔熱浪板於預搭擠邊側高起緣之「單側導引槽」及搭接部之凸型「不具扣接結構」，與系爭專利申請範圍敘述之雙向導引槽及具扣接結構不相同，必須就專利均等論再作考量。
㈡、專利均等論分析：
進行上訴人之系爭專利與系爭隔熱浪板在「技術手段」、「功能」及「達成效果」間之均等分析，必須基於當時一般同業人士所處之技藝環境下，而構成實質之均等時，方能符合專利均等論所定義之侵害。因上訴人之專利係將第00000000號「防滲隔熱板之結構」加以改良成型，故先予說明00000000號專利之技術特徵，係在其上層浪板一側之高起緣內側具有一導水凹槽。
⑴、上訴人之專利已述明其係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成型，上訴人之專利之特徵為高起緣之左右側皆有導水槽，浪板搭接處可於高起緣二側扣接；系爭隔熱浪板高起緣無法形成左右兩側導水槽，浪板搭接處無法扣接，在施加外力扣接時方具有一側導水槽，技術特徵與上開改良前之專利相同，而與系爭專利之技術特徵不相同。上訴人之專利二側導水槽，排水防滲效果佳，於高起緣二側扣接，效果較佳；被上訴人建佳公司之系爭隔熱浪板於施加外力扣接時僅能產生一側導水槽，排水防滲效果較差，無扣接效果，即兩者效果實質不同。
⑵、上訴人之專利為加強鋼板之強度，及高起緣設左右兩側導引槽為其專利之特徵；系爭隔熱浪板高起緣設左右兩側之山型結構，僅於外力扣接時形成一側導引槽，與系爭專利特徵之必要技術構成不同，於技術手段具實質之差異。
⑶、上訴人之專利於二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，搭接處密合；系爭隔熱浪板搭接時僅有疊置型式，無扣接功能及效果，搭接處無密合效果，二者於技術手段、功能及效果具實質之差異。
⑷、綜上所述，上訴人之專利與系爭隔熱浪板於專利均等論具有三項差異為實質不同，而不成立均等論。
㈢、禁反言原則分析：
而兩者經上開認定已實質不相同，無須再為禁反言分析。況上訴人之專利於83年9 月1 日公告後，其內容曾經更正，更正內容係增加扣接結構技術手段、扣接功能及效果等限制，依禁反言原則，對不具扣接結構、扣接功能及效果之隔熱浪板，系爭專利已放棄主張其權利。
㈣、綜上所述，本件系爭隔熱浪板與上訴人之專利權之申請專利範圍內容實質不相同，而此亦有財團法人中華營建基金會９５年１月２６日營建基字第５０４６號函檢送之專利侵害鑑定報告在卷可參（另附原審卷後），是上訴人主張被上訴人建佳公司之系爭隔熱浪板侵害其專利，核無足採。
㈤、上訴人另主張其專利為加強鋼板之強度及高起緣設左右兩側導引槽，惟財團法人中華營建基金會其刻意論就本案搭接部之尺寸與系爭隔熱浪板搭接部尺寸相同，兩者有異即認不符，實有偏頗云云，按上訴人專利之創作說明中，係以文字及圖說，作為申請審查的標準，圖說中並未註記尺寸，故全要件分析項次5 搭接處之尺寸是否相同，並非本專利之要件，搭接處之尺寸分析為輔助說明，以便於了解其形成導水槽之物理現象，並非作為判斷之基準，判斷系爭隔熱浪板是否符合專利要件係以搭接處之高起緣左右兩側導引槽將水導出，既上開關於尺寸之分析僅為輔助說明，非判斷之依據，上訴人上開指摘，顯屬無據。
㈥、上訴人復主張上訴人之專利圓弧凹槽之設置所形成之搭接結構在於避免浪板滑、鬆動及增加強度，是實際施工時，在搭接兩片浪板時，必須再以螺絲鎖固，始可使上下兩浪板緊密接合，斷無兩片板靠弧槽可成扣接結構，鑑定報告認系爭隔熱浪板須以外力扣接，文義上實質與上訴人之專利須以螺絲鎖固，為等效技術云云，按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，專利法第106 條第2 項定有明文。並無依據或參酌專利製品而為鑑定之事項，上訴人之專利之申請範圍、說明及圖式，皆未揭露本專利是否須以螺絲鎖固，故專利權人之製品是否須以螺絲鎖，實與本案無關，而參照上訴人之專利之說明書可知，扣接結構，可增進浪板搭接穩固、防止浪板搭接端之滑動鬆動，可知該扣接結構應有扣合或夾緊之作用，且為上訴人之專利具有新穎性及進步性之主要原因，故該扣接結構之效果（程度）為系爭專利之必要技術要件，應無疑義。而被上訴人建佳公司生產之系爭隔熱浪板實際上並無扣合或夾緊之作用，亦無法形成兩側導水槽，實難由文義上而認二者為等效技術，上訴人指上開財團法人中華營建基金會鑑定報告不可採云云，為無理由。
六、綜合上述，被上訴人建佳公司系爭隔熱浪板並未落入上訴人系爭專利權利範圍，而無侵害上訴人享有之系爭新型專利權，從而，上訴人本於專利權受侵害、民法侵權行為及不當得利之法律關係，請求被上訴人連帶給付505,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為無理由，原審連同其假執行之聲請予以駁回，並無不當，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，被上訴人主張上訴人專利權於申請前早在本國公開販售及使用，故應受專利法第105 條準用第67條第1 項及第2 、3 款所拘束等情，爰因與判決結果不生影響，故不予論述。上訴人聲請再囑託其他鑑定機關另行鑑定，核無必要；另兩造有關請求賠償金額之計算及其他主張舉證，亦核與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1
項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8 　　月　　31　　日民事第四庭
審判長法官 蔡文貴
法 官 徐文祥
法 官 黃科瑜
以上正本證明與原本無異。
本判決不得上訴。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　9 　　月　　4 　　日書 記 官　 葉淑華
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