臺灣高等法院高雄分院95年度智上字第1號｜法律人

臺灣高等法院高雄分院民事判決　　　　　 95年度智上字第1號上　訴　人　達司克科技股份有限公司法定代理人　乙○○ 訴訟代理人　黃厚誠律師被　上訴人　鴻勁科技股份有限公司法定代理人　丙○○ 被　上訴人　臺灣福雷電子股份有限公司 10號法定代理人　甲○○ 上二人共同訴訟代理人　吳梓生律師上列當事人間請求專利權損害賠償事件，上訴人對於民國94年12月15日臺灣高雄地方法院93年度智字第24號第一審判決提起上訴，本院於96年5 月2 日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、上訴人於原審除聲明如後述上訴聲明第二項至第六項外，另聲明被上訴人鴻勁科技股份有限公司（下稱鴻勁公司）、不得製造、為販賣之邀約、販賣或使用其他如原審判決附表所示發明專利之物件；被上訴人台灣福雷電子股份有限公司（下稱福雷電公司）不得為販賣之邀約、販賣或使用其他如原審判決附表所示發明專利之物件；福雷電公司應將原審法院93年度全字第26號事件所示之WS-3000 測試晶片處理機（下稱系爭晶片測試機）60具，交由上訴人為處置或其他本院認為必要之處置。嗣僅為如後述之上訴聲明，核屬減縮應受判決事項之聲明，核無不合，應予准許，合先敘明。二、上訴人主張：其為經濟部智慧財產局（下稱智財局）核准之發明第190373號「IC測試處理機」及發明第190377號「應用於高頻IC測試處理機」專利（下分稱系爭專利IC測試機、高頻IC測試機，合稱系爭專利IC測試機）之專利權人，專利期間分別自民國92年11月21日起至111 年3 月21日止，及自92年11月21日起至111 年5 月15日止。鴻勁公司未經其同意或授權，擅自仿製、販賣侵害其系爭專利之系爭晶片測試機；福雷電公司則向鴻勁公司購買系爭晶片測試機。經其分別於93年5 月21日、26日發函鴻勁公司停止上開侵害行為；93年5 月27日發函福雷電公司告知鴻勁公司所製造之系爭晶片測試機侵害其專利權，勿再使用侵權產品，然被上訴人均置之不理，鴻勁公司則繼續製造系爭晶片測試機出售福雷電公司，爰依專利法第56條第1 項、84條第1 、3 項、第85條第1 、3 項及民法侵權行為之法律關係起訴。原審為其敗訴判決，上訴人不服，提起上訴，於本院聲明：（一）原判決廢棄。（二）鴻勁公司不得製造、為販賣之要約、販賣或使用如原審法院93年度全字第26號事件所示之晶片測試機。（三）福雷電公司不得為販賣之要約、販賣或使用如原審法院93年度全字第26號事件所示之晶片測試機。（四）被上訴人應連帶給付新台幣（下同）190 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（五）原審法院93年度全字第26號事件所保全福雷電公司所有之晶片測試機60具，應交由上訴人銷毀。（六）第（四）項聲明，願供擔保請准宣告假執行。（七）第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。三、鴻勁公司則以：其與上訴人均為自動化精密設備製造商，系爭晶片測試機係獲訴外人矽品精密工業股份有限公司（下稱矽品公司）「系統層級測試裝置」專利之授權，並未侵害系爭專利，況上訴人所稱系爭高頻IC測試機，業經舉發成立，應撤銷專利權等語，資為抗辯。於本院答辯聲明：（一）上訴駁回。（二）如受不利判決，願供擔保免為假執行。四、福雷電公司則以：其於購買系爭晶片測試機時，鴻勁公司表示其獲矽品公司「系統層級測試裝置」專利之授權而製造之，迨接獲上訴人律師函通知其侵害專利權後，亦曾再度向鴻勁公司查詢，經鴻勁公司檢具相關資料回覆絕無侵害系爭專利情事，始再行購買系爭晶片測試機，故其並無侵害上訴人系爭專利權，並引用鴻勁公司有關上訴人專利業經舉發成立，應撤銷專利權之抗辯等語，資為抗辯。於本院答辯聲明：（一）上訴駁回。（二）如受不利判決，願供擔保免為假執行。五、上訴人主張其為系爭專利之專利權人之事實，已據其提出被上訴人對於形式真正不爭之智財局核准之發明第190373號「IC測試處理機」，及發明第190377號「應用於高頻測試之IC測試處理機」，專利期間分別自92年11月21日起至111 年3 月21日止、自92年11月21日起至111 年5 月15日止之專利證書2 份在卷（原審卷一14、15頁）可憑。然為被上訴人以系爭高頻IC測試機之專利業經舉發成立，應撤銷專利權等語抗辯，並提出智財局（95）智專三（二）04074 字第09520307900 號、第00000000000 號專利舉發審定書2 紙（本卷98至104 頁、131 至137 頁）為證。惟查該舉發審定處分，業據上訴人於法定期間內不服提起訴願，有訴願補充理由書及智財局函在卷（本卷111 至130 頁）可稽。次按發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，專利法第73條第2 項定有明文，被上訴人既不爭執上開撤銷專利權之處分尚未確定，則上訴人系爭專利權自仍存在。又被上訴人雖主張系爭IC測試機，亦經舉發等語。然舉發不成立，有智財局（95）智專三（二）04099 字第09520277160 號專利舉發審定書附卷（本卷94至97頁）足佐。則系爭發明自仍有專利權而應受專利保護甚明。準此，本件爭點乃系爭晶片測試機是否侵害系爭專利一節。又可粗分為：（一）兩造是否應受於原審合意選定鑑定機關鑑定結果之拘束，而不得就該鑑定結果為不同之主張？（二）就「全要件原則」之文義讀取，元件「數量」是否影響文義讀取？（三）鑑定報告關於「均等論」之分析是否正確？（四）該鑑定報告之總合結論是否正確？（五）如構成侵害系爭專利權，上訴人得請求賠償之損害額為何？分述如下：六、兩造是否應受於原審合意選定鑑定機關鑑定結果之拘束，而不得就該鑑定結果為不同之主張？（一）上訴人雖主張被上訴人引最高法院88年台上字第1122號判決意旨，認兩造既於原審合意由台灣省機械技師公會為本案之鑑定機關，對該鑑定結果即應受「證據契約」之拘束，不得異議。乃屬對上開證據契約及鑑定機關於訴訟之定位有所誤解，蓋最高法院上開判決所謂之「證據契約」乃指當事人於訴訟前即以契約約定，對如何之紛爭將來以何方法釐清判斷，此關上開判決自明。而法院於選任鑑定機關前予當事人表示意見，並依當事人合意囑託鑑定機關鑑定，乃因民事訴訟法第326 條第2 項之規定，非屬證據契約。此由同條第2 項但書及第3 項之規定，如鑑定機關不適當得不選任或得撤換，自為明確。是被上訴人稱台灣省機械技師公會為本案之鑑定機關，為兩造之「證據契約」，對鑑定結果即應受拘束，當無可採。並引最高法院79年台上字第540 號判例意旨，即「按法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真偽。然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨。倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為判斷之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背。」為據；又鑑定人必有就本案之特別知識為其鑑定之基礎，鑑定機關所選任之鑑定人員亦同，否則其鑑定即有瑕疵。另倘法院未就當事人對鑑定人員之資格及鑑定理由之異議為調查，逕全盤採納鑑定結果，又未說明其理由，其判決即屬有違。（二）然上情為被上訴人否認，辯以「當事人間以合意就特定訴訟標的所為關於如何確定事實，或以何種方法確定事實之證據方法，謂之證據契約。例如約定：關於一定事實，須提出一定之證據，始有其證據價值；關於一定事實，不問是否符合真實，均須承認而不得爭執；火災、海難等一定損害發生之原因或損害額之算定，須以一定第三人之鑑定為準；關於非明文規定的舉證責任之變更等。凡契約內容於公益無妨害，且當事人原有自由處分之權限者，均應承認其為有效。」，最高法院88年度台上字第1122號判決已揭明此旨為據。故兩造於原審合意委由專業鑑定機構為鑑定時，本諸證據契約得予承認之法理，該合意選任鑑定人之意見，應予尊重，其鑑定結果自可作為本案判斷之依據。此亦有院90年度重上第18號判決可憑。次按民事訴訟法第326 條第2 項本文規定：「法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。」其立法理由為：「如當事人合意指定鑑定人者，本諸『證據契約』得予承認之法理，法院自應從其合意而選任之」，足見當事人合議指定鑑定人者，對法院亦有一定之拘束力等語。（三）本院以所謂「證據契約」於學說或適用上，固容有廣狹之爭，然民事訴訟法第326 條第2 項已於89年2 月9 日修正如上，是上訴人主張證據契約限於訴訟前以契約約定者為限云云，即非的論。況稽之上開修法理由及規範目的，亦無非為尊重當事人證據處分權之行使及有效解決紛爭，避免鑑定結果不利之當事人一方，一再指稱鑑定不當，並當事人既已對鑑定機關為合意選任，顯見對其鑑定能力及公正性已肯認於前，故不容許僅因鑑定結果對其不利，即任意片面否認鑑定結果。從而，倘爭執之雙方當事人就鑑定人之指定達成合意，顯見該鑑定人之專業及公正性已受雙方當事人之信賴，則對其專業鑑定結果自應接受，否則該合意選任鑑定人之規定無異形同具文。至上訴人所引最高法院79年台上字第540 號判例意旨，僅在強調法院應就鑑定結果調查證據以為取捨結果，本件鑑定結果，原審已命當事人為陳述意見，且各代理人亦就鑑定人之意見陳述為詢問，本難謂未經調查。況上開判例意旨係成立於民事訴訟法第326 條第2 項修正之前，於修正後之援用，自應受該修正條文相當限制，否則難達修正規範目的。從而，除其鑑定結果顯然異於該專業者常態專業知識或顯然偏頗等情事，自應受其鑑定結果之拘束，且否認鑑定結果之當事人，應就該顯然偏頗等情事負舉證之責，茍未能就此先為舉證，他造當事人即無須就鑑定結果為適當舉證，如此方符承認上開訴訟上證據契約旨趣。茲兩造於原審曾合意選任台灣省機械技師公會為鑑定機構，此為兩造不爭，準此，除有上開顯然偏頗或專業知識顯然不足等情事，自不容當事人之一造任意指摘鑑定結果不當。又上訴人雖以其質疑者為實際從事鑑定之人而非否認鑑定機構之專業能力，然查鑑定證人吳洲平為國立台灣科技大學畢業，機械工程技師高等考試及格，參加經濟部辦理之專利侵害鑑定基準研習班結業，趙元寧為美國密西根理工大學機械碩士，擔任機械工程技師、專利代理人，有考試院考試及格證書、技師證書及結業證書在卷（原審卷二194 至196 頁）可稽，復為兩造所不爭執，是其等具有機械技師之專業能力，應堪認定。況其等係因兩造合意選任之機械技師公會成員，始參與本件之鑑定，且與兩造間並無特殊之利害關係，應無刻意迴護一方而顯然為不實鑑定之必要，或專業知識不足情事，故除有上情外，自不允許當事人事後任意指摘原鑑定結果不當。七、該鑑定結果就「全要件原則」之分析，有關元件「數量」足以影響文義讀取是否顯然異於專業認知？（一）按專利侵害鑑定之流程，首需確定申請專利之範圍，再就申請專利範圍之構成及待鑑定物之構成為解析後，先經「全要件原則」之分析，如符合全要件原則，則就「逆均等論」分析，如未落入逆均等，則須再就「禁反言」為審查；反之，如不合於「全要件原則」，則應就「均等論」為分析，合於均等論後，仍須就「禁反言」為審查，此鑑定流程為兩造所不爭。（二）查⑴系爭專利IC測試機申請專利範圍為：一種IC測試處理機，主要係應用全自動化作業之處理機，該處理機包括一機台、一供料匣／升降器、一空匣／升降器、一輸出匣、至少一組的測試埠、一IC輸送機構及一中央處理單元；使IC由供料匣／升降器上被輸送到至少一組的測試埠，並在埠內接受測試，之後再將該IC輸送到輸出匣上；其特徵在於上述測試埠內之測試機構採用該受測IC適用之公板，有專利公報附卷（原審卷一16至22頁）可查。另⑵系爭專利高頻IC測試機申請專利範圍為：一種應用於高頻IC測試之IC測試處理機，其主要包括：①一機台：該機台提供一中央控制單元以控制協調機台其他機構之動作、受測IC之供料機構、受測IC／完測IC之送料機構、對應測試埠口數目設置之待測IC／完測IC緩衝承座及至少一IC測試吸嘴及測試埠口以銜接測試平台、完測IC測試級別分選承置盤；②一測試平台：該測試平台係設置於前述機台之測試埠口內之組裝架上，包括一電源供應器、一測試公板與基本開機啟動環境（即主機板），其測試公板為該受測IC製造商之合作廠商之支援產品，並在該接合位置焊設一IC測試插合座，以插入受測IC；電源供應器及基本開關機啟動環境為提供該測試公板（插入受測IC後）可維持系統正常運作之元件，該基本開機啟動環境內含一輸出／輸入系統，可由機台之中央控制單元外接排線至輸出／輸入系統，以由中央控制單元適時發出控制信號給測試平台及由測試平台讀取測試結果之訊號到中央控制單元者。如申請專利範圍第1 項所述之應用於高頻IC測試之IC測試處理機，其中該測試平台不含電源供應器而可由機台提供者。」，亦有專利公報在卷可佐（同上卷23至27頁）。（三）上訴人雖以⑴依據「專利侵害鑑定要點」有關全要件原則文義讀取之規定：「『文義讀取』係確認解釋後申請專利範圍之技術特徵文義，是否完全對應表現在待鑑定對象中」。故所謂「文義讀取」並非在文字上需完全相同，只要申請專利範圍之元件之技術特徵的文字意義可在待鑑定對象中之元件被讀取，即符合文義讀取。⑵再依85年版之「專利侵害鑑定基準」第42、43頁所載：「㈢部分必要技術構成不相同，但不相同部分屬等效之替代--與申請專利範圍相同：即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，就構成而言，雖在技術構成之數量上兩者相等，唯其中之技術透成是有不相同的情形。經比較分析後，認定待鑑定樣品與專利案所不同之技術熟習該項技術者而言，僅係屬於等效手段替代者。」，亦可知全要件比對不在於數量上之差異，而在於技術思想構成項目。況連接詞對專利侵害鑑定至為重要，此由不論「專利侵害鑑定基準」或「專利侵害鑑定要點」之專利侵害鑑定流程圖，均顯而可見；且於「專利侵害鑑定要點」第三章鑑定方法之首節，亦明示鑑定之第一步驟為解釋申請專利範圍（Claim Construction），是專利侵害鑑定之鑑定人員如未能明確申請專利範圍，即無法確保鑑定之分析無瑕，當無法確保後續鑑定流程之正確性，而影響鑑定結果，詎上開鑑定竟對連接詞不明，顯不據專利鑑定專業知識，從而即不應受該鑑定結果拘束。然為被上訴人否認。（四）惟查元件數量確實足以影響「全要件原則」之文義讀取，亦即於專利侵害鑑定時，每一構成元件之「數目」為進行全要件原則分析時必須進行比對之重要事項；如依上訴人主張徒以技術思想作為文義讀取標準，而完全與元件數量無關，顯然無限擴張申請專利範圍，此觀之專利侵害鑑定基準第八章【專利侵害理論之運用】第二節【專利侵害理論介紹】中，對於「全要件原則」有如下說明：「在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件，兩者再逐一加以比對；若被告對象具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是缺少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害。故『全要件原則』可說在侵權鑑定時，判定被告對象是否落入『字面侵權』的一種狹義原則。」。另依智財局對於專利侵害鑑定基準之全要件原則亦曾以 (90) 智專字第09023000190 號函進一步闡釋：「全要件原則係決定待鑑定物是否落入專利案專利範圍之相同字面限定範圍，需就專利案每一構成元件是否與待鑑定物對應元件數目、構成及目的、功效是否皆相同作認定，如果全部相同則待鑑定物適用全要件原則」（本卷192 至193 頁），並臺灣高等法院91年上易字第1625號判決、該院台南分院94年上字第178 號判決亦採同上見解可徵（同卷193 至201 頁）。（五）再者，即使依「專利侵害鑑定要點」而言，其下篇「專利侵害之鑑定原則」、壹「發明（或新型）專利侵害鑑定原則」第三章鑑定方法、第一節「解釋申請專利範圍」、四「解釋申請專利範圍之原則」、㈠「以申請專利範圍為準之原則」第16點亦特別載明：「申請專利範圍中之元件數目應限於其指定數目。元件數目表示方式如『對偶（dual）』、『複數』、『至少一』等」。若數量上之差異非全要件／文義讀取比對之重點，則何須於解釋申請專利範圍時，元件數目「限於」其指定數目？此由上訴人申請系爭IC測試機專利範圍時，或載明「一」機台，或載為「至少一」IC測試吸嘴，若元件數量多寡於確定申請專利之範圍無關，何須如此辨明？（六）次查連接詞「開放式／封閉式」等，與「每一構成元件之數量」無關。蓋請求項所載之內容為元件、成分或步驟之組合者，應有一連接詞介於前言及主體之間。而連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」（comprising、containing、including）等。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」（consisting of）等。半開放式連接詞介於開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟，如「主要（或基本上、實質上）由…組成」（consisting essentially of 、consisting substantially of）等，然連接詞既是申請專業時，連接前揭前言與專利主體間之用語，表達者除元件外，尚及於成分、步驟，且元件數量的確影響專利範圍如上，則上訴人將之合為一談，容有誤會。（七）況系爭專利IC測試機於申請專利時，已表明為「一」IC輸送機構；而被指侵權之系爭晶片測試機經鑑定結果為「二」IC輸送機構，此為上訴人不爭，則參之上開七之（四）申請專利範圍有關元件數量之說明，其既不為「一以上」之記載，自應認二者之文義讀取不同。又系爭專利高頻IC測試機，設置「對應」測試埠口「數目」設置之待測IC／完測IC緩衝承座，及「至少一」IC測試吸嘴與測試埠口以銜接測試平台。反之，系爭測試晶片機「僅有一個」待測IC／完測IC緩衝承座，及「複數」個IC測試夾取頭與測試埠口以銜接測試平台，此亦為上訴人不爭，同上說明，既有上述不符合處，系爭晶片測試機即未落入系爭專利高頻IC測試機申請專利範圍之全要件原則內。從而，上訴人主張本件全要件原則分析符合，應進入逆均等論分析云云，不足信實。又本件本院就全要件原則認定如上，則鑑定證人於原審所為之鑑定意見陳述，不論是否確略有微疵，亦均無礙於上開認定，故不贅述。八、鑑定報告關於「均等論」之分析是否正確？（一）關於系爭晶片測試機是否侵害系爭專利IC測試機」部分：⑴在技術手段部分：①系爭專利IC測試機緩衝台組係固定於測試埠處，有幾個測試埠，就須設置幾個緩衝台組，緩衝台組僅能轉動，不能移動，輸送機構由供料匣吸取IC，移動IC至測試埠前之緩衝台後，等待緩衝台旋轉IC至所需之角度，再由輸送機構將IC送至測試埠，輸送機構由測試埠吸取IC，移動IC至測試埠前之緩衝台後，等待緩衝台旋轉IC至所須之角度，再由輸送機構將IC送至輸出匣。②系爭晶片測試機緩衝台組未固定於於測試埠口處，而於測試埠口處與供料匣間快速滑動，即使有數個測試埠，仍僅設置1 個緩衝台組，緩衝台組不僅能移動，且能快速移動，前輸送機構由供料匣吸取IC，置於供料匣處之緩衝台，緩衝台一邊旋轉IC至所須之角度，並一邊移動至測試埠前，再由後輸送機構將IC送至測試埠，後輸送機構由測試埠吸取IC，置於測試埠前之緩衝台，緩衝台一邊旋轉IC至所須之角度，並一邊移動至供料匣處，再由前輸送機構將IC送至輸出匣，二者之技術手段實質不同。 ⑵在功能部分：①系爭專利IC測試機須設置多組緩衝台。②系爭晶片測試機僅須設置一組緩衝台，故二者功能實質不同。 ⑶在效果部分：①系爭專利IC測試機台上須移動之機構僅一輸送機構，機構設計可較簡單，且無機構與機構間之配合問題，處理過程包含IC輸送時間與IC旋轉時間。②系爭晶片測試機台上須移動之機構為二輸送機構與緩衝台組，機構設計較複雜，且機構與機構間之配合須詳加設計，處理過程之IC輸送時間與IC旋轉時間係同時進行，故所需時間較節省，故二者效果實質不同。此有台灣省機械技師公會94年4 月24日專利侵害鑑定報告附卷（外放）可稽。（二）關於系爭晶片測試機是否侵害系爭專利高頻IC測試機部分： ⑴技術手段部分：①系爭專利高頻IC測試機有3 個測試埠口及3 個受測IC／完測IC緩衝承座，利用受測IC／完測IC之送料機構將待測IC送到該待測IC／完測IC緩衝承座內，續由IC測試吸嘴由待測IC／完測IC緩衝承座內將待測IC置入測試公板，此受測IC／完測IC緩衝承座本身不移動。利用吸嘴吸起之方式，將待測IC由受測IC緩衝承座再水平移動至該測試公板處進行測試，測完後再吸起，然後水平移動移回至該完測IC緩衝承座。②系爭晶片測試機共有6 個測試埠口及1 個受測IC／完測IC緩衝承座，此緩衝承座之前半部透過一軌道，移動至機台後半部，由於只有1 個緩衝承座，必須透過位於機台後半部之另一送料機構搬移至6 個測試埠口之預熱盤其中之一，再送至測試埠口，僅可垂直上下移動與下壓固定該待測IC測試公板上，並無吸嘴之吸取功能，且無法水平移動該待測IC，故二者之技術手段不同。 ⑵功能部分：①系爭專利高頻IC測試機待IC移至一對一相對應之測試埠口後，再由相對應之測試埠口送回暫時置放。測試吸嘴用來移動及吸起／固定該待測IC，功能上包括吸取／固定、水平移動及垂直移動該待測IC。②系爭晶片測試機待IC移至複數個測試埠口其中之一後，再由測試埠口送回暫時置放，此並非移至一對一相對應之測試埠口。IC測試夾取頭亦用移動及下壓固定該待測IC，但功能上只能垂直下壓該待測IC，無法吸取及水平移動該待測IC，故二者功能不同。 ⑶效果部分：①系爭專利高頻IC測試機可將該待測IC由該緩衝承座內取出並置入測試公板上，完測後覆置入該緩衝承座。②系爭晶片測試機可垂直下壓該待測IC至該測試公板上，完測後離開該待測IC，無法水平移動至該緩衝承座處，故二者達成結果不同。亦有上開技師公會94年4 月13日專利侵害鑑定報告外放可憑。（三）按就系爭晶片測試機於均等論上，是否侵害系爭專利IC測試機、高頻IC測試機之專利，已明載於各該報告上，且各訴訟代理人等亦於原審針對各該鑑定過程詢明各該鑑定人，參以原審及本院均認鑑定人就各該鑑定結果之分析，尚與各該申請專利範圍之技術手段形成、功能展現及實質效果並無不合，而有何侵害專利情事，亦即未發現上開鑑定有顯然欠缺專業知識或刻意偏頗一方等情事。應認均未落入實質均等範圍，上訴人主張為實質均等，即難遽採。九、該鑑定報告之總合結論是否正確？（一）按本件各該鑑定報告有關、全要件原則、均等論之分析既無違誤，是其認即無再就禁反言為分析，即符上開專利侵害鑑定流程，要無不合，約言之，上訴人主張系爭晶片測試機侵害其系爭IC測試機、高頻IC測試機專利等語，尚與事實不符，不足信為實在。（二）至上訴人所提中國機械工程學會之鑑定結果，雖認系爭晶片測試機有侵害系爭專利情事，然此為其片面委任，是否公允已非無疑，況其並未為現場鑑定分析，正確性尤有疑慮，故不予採信。另所引審查官顏承吉在其專論「淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（上）」指出：「無論在文義侵害或均等侵害之判斷步驟中，均須注意申請專利範圍之解析是否妥適，不得僅以技術特徵數量不同為由，即判斷無侵害之可能」等文。僅在強調技術特徵數量不宜作為唯一評價認定依據，本件於元件數量既已明確表明「一」、「至少一」、「對應數目」，且各有其特殊取捨意義，而為專利申請人決意各該記載如上，自不可任意擴張專利申請或核准範圍。又上訴人雖聲請本院向智財局函查：⑴「解釋申請專利範圍」是否為專利侵害鑑定必要之流程？如是，則於「解釋申請專利範圍」時，鑑定人是否須依請求項中之「連接詞」之表達方式決定其專利範圍？⑵倘鑑定人不知曉何謂「開放式」、「封閉式」、「半開放式」之連接詞，是否會影響「解釋申請專利範圍」及爾後之比對分析等鑑定流程？又連接詞為「開放式」、「封閉式」、「半開放式」之判斷，是否以請求項為「獨立項」否為判斷依據等情。然因鑑定流程已如前述，且本院已就各該情形認定如上，核無再為函查，併兩造其他枝節性爭執亦無再為調查必要，均併敘明。（三）綜上，系爭晶片測試機並無侵害系爭專利IC測試機、高頻IC測試機之專利。十、綜上所述，本件上訴人主張鴻勁公司擅自製造系爭晶片測試機，並將之販賣與福雷電公司，致侵害其享有之系爭專利，因而受有損害等語，為不足採，被上訴人抗辯並無侵害上訴人系爭專利情事云云，尚屬可信。是則上訴人執專利法第56條第1 項、84條第1 、3 項、第85條第1 、3 項及民法侵權行為之法律關係，請求如於本院上訴聲明第2 至6 項之聲明，為無理由，不應准許，其陳明就所命給付損害賠償額本息部分，願供擔保請准為假執行之宣告，亦因而失所附麗，不應准許，應併駁回之。原審為其敗訴判決，並駁回其假執行之聲請，核無不合（減縮部分除外）。上訴人指摘原判決不當，求為廢棄改判，為無理由，自應駁回其上訴。十一、本件為判決基礎之事實已明，兩造其餘攻擊、防禦方法於訴訟結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。十二、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　96　　年　　5 　　月　　16　　日民事第五庭審判長法官蔡明宛法官曾錦昌法官黃國川以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。中　　華　　民　　國　　96　　年　　5 　　月　　16　　日書記官鄭翠芬附註：民事訴訟法第466 條之1 ：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。

臺灣高等法院 高雄分院95年度智上字第1號

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