臺灣高等法院高雄分院97年度上字第19號｜法律人

臺灣高等法院高雄分院民事判決　　　　　　97年度上字第19號上　訴　人　中國鋼鐵股份有限公司法定代理人　甲○○ 訴訟代理人　蔡東賢律師吳文淑律師被上訴人　　中鋼紡織有限公司樓法定代理人　乙○○○ 訴訟代理人　樓嘉君律師上列當事人間排除侵害等事件，上訴人對於民國96年12月28日台灣高雄地方法院96年度訴字第1678號第一審判決提起上訴，本院於97年7月30日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決廢棄。被上訴人不得使用「中鋼」文字為其公司名稱，並應向高雄市政府建設局辦理變更登記。被上訴人應負擔費用，將本件最後事實審判決主文及理由，以長25公分、寬19公分之篇幅刊載於自由時報及聯合報新聞紙A 版各1 日。其餘上訴及假執行之聲請均駁回。第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。事實及理由一、上訴人主張：伊以「中鋼」字樣取得商標（下稱系爭商標）及服務標章之註冊登記，並廣泛適用於普通金屬等40餘類商品，其中包括紡織用紗、線、布料、衣服等商品，且在相關事業及消費者心目中已成為著名之商標及表徵。詎被上訴人竟於民國96年3 月12日設立時，以「中鋼」為其公司名稱之特取部分，並經營日常用品批發業、其他紡織及製品製造業等項目，顯已侵害伊之商標權益，並違反公平交易法之規定。爰依商標法第61條第1 項、第62條、第64條、公平交易法第20條、第24條、第30條及第34條規定，提起本訴，並聲明：㈠被上訴人不得使用「中鋼」文字為其公司名稱，並應向高雄市政府建設局辦理變更登記。㈡被上訴人應負擔費用，將本件最後事實審判決主文及理由，以長25公分、寬19公分之篇幅刊載於自由時報及聯合報新聞紙第一版各1 日之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡、㈢聲明與原審上述之聲明相同。㈣第㈡項聲明部分願供擔保，請准宣告假執行。二、被上訴人則以：伊係經主管機關許可而合法設立之公司，自無侵害上訴人之商標權可言，且上訴人之經營類別為鋼鐵業與被上訴人之經營類別為紡織類明顯有別，伊亦無侵權之情事；又「中鋼」是否為一般人所知悉之著名商標亦有疑義，且上訴人任意擴張其商標登記範圍，阻止第三人使用，亦有壟斷市場之嫌等語，資為抗辯。於本院聲明：上訴駁回。三、兩造不爭執之事項：㈠上訴人自77年起，以「中鋼」字樣取得商標及服務標章之註冊登記，經廣泛核准註冊使用在金屬棒、金屬塊、起重機等商品，以及鋼鐵零售、建材零售、機械及家電產品之按裝修理等40餘類商品，其中包括紡織用紗、線、布料、衣服等商品。㈡被上訴人係於96年3 月12日設立之公司，並經營日常用品批發業、其他紡織及製品製造業等項目。㈢上訴人公司於60年12月3 日成立。㈣上訴人公司是國內唯一一貫作業之煉鋼廠。㈤上訴人公司是世界25大鋼廠之一。㈥上訴人公司於80年間榮獲行政院頒發之「國家品質獎」。四、本件上訴人優先主張被上訴人以商標法第62條第1 款之方式侵害其商標權。經查：㈠於92年5 月28日修正公布之商標法（同年11月28日施行，下稱新法），有關商標權之侵害態樣，依新法第61條第2 項及第62條之規定，包括未得商標權人同意而為下列行為：㈠違反商標法第29條第2 項之規定者，亦即侵害註冊商標權限（第61條第2 項）；㈡減損著名註冊商標之識別性或信譽者（第62條第1 款）；㈢以他人註冊商標表彰自己營業主體或來源之標識等（第62條第2 款）等三種。上開㈡及㈢為擬制侵害態樣，均有以他人註冊商標表彰自己營業主體或來源之標識（非商標使用），但侵害態樣㈡除以著名註冊商標為標的外，侵害之方式尚包括商標之使用，侵害結果須致減損著名註冊商標之識別性或信譽；侵害態樣㈢則以一般註冊商標為標的，侵害結果須致商品或服務相關消費者混淆，以杜絕侵害商標權之糾紛，為新法特別增訂第62條規定之目的，係屬新增加之侵害態樣。按新法第29條第2 項第1 句規定「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意」，而同法第30條則規定：㈠善意合理使用；㈡功能性之立體形狀；㈢善意先使用；㈣耗盡原則等行為不受商標權效力所拘束。其中所謂「善意合理使用」係指以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者而言；換言之，是否構成侵害態樣㈠之行為，應以排除同法第30條第1 項所規定善意合理使用等情形為前提。至於侵害態樣㈡、㈢，依新法第62條規定之文義觀之，已嚴格規定其構成要件，足認三種侵害態樣為個別獨立之侵害類型，其要件並不相同。㈡又，侵害態樣㈡依新法第62條第1 款規定：明知為他人著名之註冊商標，未得商標權人同意，使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權。因此，侵害態樣㈡之構成要件為：㈠受侵害之商標為著名之註冊商標；㈡行為人為故意；㈢行為人為下列行為之一：⑴使用相同或近似之商標，或⑵以該著名商標中之文字表彰自己營業主體或來源之標識，如，作為自己公司名稱，商號名稱或網域名稱等；及㈣減損著名商標之識別性或信譽。而其行為態樣包括「商標之使用」及「非商標之使用」兩種，其中「非商標之使用」係指行為人將商標之文字作為商標以外之用途，如自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識等而言。此項侵害類型，並不以行為人使用商標於與著名註冊商標同一或類似之商品或服務為限，其營業範圍亦不受此限制，且其侵害結果亦毋需有致相關消費者混淆誤認之虞，而需實際上對著名商標之識別性或信譽造成減損，與侵害態樣㈠之要件完全不同。且前開規定既將非商標使用之特定類型明定作為侵害態樣之構成要件，且未如同法第29條明文以30條規定為除外條款之體例等觀之，顯係明文排除前開同法第30條有關善意使用規定之適用。綜上，本件上訴人既係優先主張被上訴人以第㈡種侵害態樣中之非商標使用方式侵害其商標權，首應審酌是否具備同法第62條第1 款所示前揭要件是否具備即可，並無再行論究被上訴人是否為善意合理使用系爭商標之必要。㈢上訴人主張該公司於60年12月3 日成立，迄今已逾35年，是國內唯一一貫作業之煉鋼廠，而且是世界25大鋼廠之一，並於80年間榮獲行政院頒發代表國家最高品質榮譽之「國家品質獎」，而上訴人自77年間起，則以「中鋼」字樣取得如附表所示之商標及服務標章，經廣泛核准註冊使用在金屬棒、金屬塊、起重機等商品，以及鋼鐵零售、建材零售、機械及家電產品之按裝修理等服務，計40餘個類別之商品及服務，其中包括紡織用紗、線、布料、衣服等商品等情為被上訴人所不爭執，應堪信實。又，如附表所示之「中鋼」等正商標及防護商標之專用期限均至97年12月15日或之後，亦有該部分註冊資料為證（原審卷第10、11頁、第74至129 頁），為現實存在有效之商標。㈣按防護商標係商標法於61年7 月4 日修正公布時所增列之制度，主要在防止他人冒用相同之商標使用於不同商品之上，即商標權人可以自己相同之商標申請註冊於雖非同類而性質相同或近似之商品上，雖不使用亦不被撤銷以保護原有之商標，不被他人仿用（參照61年商標法修正總說明）。因此，防護商標之性質，旨在防護正商標，使其不受侵害並使權利獲得完整之保護，並非以使用為目的。而77年至90年間，商標法曾經歷4 次修正，有關防護商標之申請規定，74年及78年修正公布之商標法（下稱第1 、2 次修正）第22條第2 項規定：同一人以同一商標，指定使用於雖非同類而性質相同或近似商品，得申請註冊為防護商標；82年及87年修正公布之商標法（下稱第3 、4 次修正）第22條第2 項規定：同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關連之商品，得申請註冊為防護商標。但著名商標不受商品性質相關聯之限制。商標法有關防護商標規定之歷史沿革，經經濟部智慧財產局97年7 月14日（97）智商0390字第 09780298600 號函（本院㈡卷214 至216 頁）說明甚詳。㈤該局就附表所示之防護商標一一說明核准之情形，並提出商標註冊簿資料（本院㈡卷217 至266 頁）說明其中「註冊第887533、887534、893763、887535、888887、918492、 910788、929389、883741、887539、888888、902413、 887541、890416、887542、904769、899923、906859、 897841、891611、887543、887544、887545、896477、 887546、883743、890423、888891、883744、888895、 883746、887551、883747號（即附表編號3 至7 、9 至15、17至35、37、38）等33件防護商標，申請註冊日均在88年3 月3 日，註冊日則介於89年3 月至90年間，而其所指定使用之商品與其註冊第423913號正商標所指定使用之商品性質不同，功能、用途有異，按一般社會通念及市場交易情形，應非屬類似且不具關聯性之商品」。並說明核准之理由為：『商標權人中國鋼鐵股份有限公司乃為國內知名之鋼鐵產製業者，首創「中鋼」二字作為商標使用於產製之鋼鐵商品上，該商標因商標權人之廣泛使用及宣傳行銷，所表彰之信譽已為相關事業或消費者所熟知。此外，經檢索本局商標資料庫，本局於民國81年及89年曾引據中國鋼鐵股份有限公司所註冊之「中鋼」商標係屬著名商標，而將他人所申請註冊之「中鋼」商標予以核駁 (詳細資料參附件之商標核駁審定書）（本院㈡卷267 至269 頁）。是以，中國鋼鐵股份有限公司所註冊之「中鋼」商標既屬著名商標，則其所申請註冊之防護商標，依前揭商標法但書規定，自不受商品性質相關聯之限制』。綜上，上訴人於與其商品性質不相關聯之類別上取得如附表所示為數眾多之防護商標，既係主管機關依當時有效之商標法事前審查並認定為著名商標因而准許者，則其主張「中鋼」為著名商標，自足認定。被上訴人指摘該部分係承辦人員個人意見，顯屬無據。㈥被上訴人係於96年3 月12日經主管機關核准設立登記，登記之公司名稱為「中鋼紡織有限公司」，所營事業包括日常用品批發業；日常用品零售業；布疋、衣著、鞋、帽服飾品批發業；布疋、衣著、鞋、帽服飾品零售業；家具、寢具、廚房器具、裝飾品批發業；家具、寢具、廚房器具、裝飾品零售業；花卉批發業、花卉零售業、室內裝潢業、成衣業、織布業、其他紡織及製品製造業；另被上訴人於96年4 月20日以「JHONGGNG SPINNING & J.S.圖」，向經濟部智慧財產局申請商標註冊等情，亦有被上訴人提出之公司基本資料及商標註冊申請證各1 份附卷可稽（原審卷第13頁及第177 頁）。本件被上訴人將「中鋼」作為自己公司名稱之特取部分，具有前開侵害態樣㈡之構成要件㈢⑵之非商標使用行為，亦堪認定。至被上訴人公司雖經主管機關核准設立，因公司名稱與商標權之取得程序及要件，尚有不同，二者之作用及權利範圍，亦有差異，不得以已獲准登記公司名稱特取部分之使用，即謂必不致侵害商標權或違反公平交易法，原審判決事實及理由欄四㈢就此說明綦詳，茲引用之，不再贅述。㈦又，「中鋼」二字本身並不具有意義，上訴人係將之作為其公司名稱「中國鋼鐵」之簡稱，並為國內媒體30多年來對上訴人普遍習用之簡稱，且上訴人為國內唯一一貫作業之煉鋼廠，生產鋼品類之工業材料，銷售於工業用戶加工使用，至於一般家庭日常可見之不銹鋼成品則為向上訴人購買材料之下游產業所製造，為眾所周知之事實，被上訴人法定代理人自陳學歷為高中畢業，應認其具有通常之智識，自難諉為不知。且上訴人自77年間起，即以「中鋼」字樣取得如附表所示之商標及服務標章，為著名註冊商標，業如上述，而智慧財產局資料庫即可輕易查得上訴人之所有系爭商標資料及以「中鋼」係屬著名商標，而將他人所申請註冊之「中鋼」商標予以核駁之資料，被上訴人雖稱未上該資料庫查詢，不知中鋼為著名商標云云，然被上訴人既成立公司從事商業以為營利，並曾以「JHONGGNG SPINNING & J.S.圖」，向經濟部智慧財產局申請商標註冊，業如上述，是其該部分所述顯係卸責之詞，與常情有違，無足採信。被上訴人雖提出50份品牌市場調查表（原審卷第182 至285 頁），以曾經調查就21至27類用品是否看過或買過以中鋼為商標之商品，結果無人知曉，抗辯中鋼非著名商標云云，該等調查表之真正為上訴人所否認，被上訴人自陳該部分無法查證，已難作為其前述主張之證據。且如附表所示，中鋼正商標係屬55類產品，就21至27類產品上訴人係取得防護商標（如附表編號24至30），防護商標並非以使用為目的，業據前開經濟部函說明綦詳。因此，21至27類產品無中鋼商標，乃理所當然，該問卷之設計顯意在誤導受詢問者，縱認有為該市場調查，亦屬無意義之調查。但由此調查行為適足認被上訴人明知中鋼為著名商標，否則何須如此為。而一般消費者日常可見之不銹鋼成品既為向上訴人購買材料之下游產業所製造，上訴人所製工業材料並未直接銷售予一般消費者，亦無在電視等大眾媒體廣告之需要，被上訴人以此抗辯中鋼非著名商標，亦嫌無據。至被上訴人抗辯在YaHoo 網站，以「中鋼商標」四字無法查得系爭商標云云，以證明其為善意等，然YaHoo 為民營之網站，與主管機關商標資料庫不同，並非專門提供該部分服務之機構，且其使用「中鋼商標」等字為查詢，是否已使用適當之關鍵字，亦屬有疑，該部分抗辯亦無可採。㈧至被上訴人主張：除中鋼鋁業、中鋼運通等公司外，依網路搜尋尚有中鋼事業有限公司、中鋼建設股份有限公司、中鋼貿易股份有限公司、中鋼投資股份有限公司、中鋼企業股份有限公司、中鋼金庫有限公司、中鋼鼎工程有限公司、中鋼工業有限公司、中鋼焊材廠股份有限公司之成立，為何他們可以，而被上訴人不可以云云，然「中鋼建設股份有限公司」及「中鋼投資股份有限公司」已廢止；「中鋼貿易股份有限公司」及「中鋼金庫有限公司」亦已解散，「中鋼鼎工程有限公司」係以「中鋼鼎」為公司名稱之特取部分，並非「中鋼」；而其餘公司則均在上訴人77年取得系爭「中鋼」商標前，即已完成公司登記，有公司資料查詢表可憑（本院㈠卷261 頁），與被上訴人之情形並不相同，自不得比附援引。近年來其他未得上訴人同意而使用系爭商標為公司名稱者，經上訴人發函制止後已自行更正公司名稱。又，至95年12月31日為止上訴人已成立之關係企業，其中以「中鋼」為公司名稱者有中鋼鋁業股份有限公司、中鋼運通股份有限公司、中鋼保全股份有限公司、中鋼機械股份有限公司、中鋼結構（崑山）有限公司、中鋼碳素化學股份有限公司、中鋼企管顧問股份有限公司（原審卷第140 至142 頁）。綜上，除在上訴人成立前已成立之公司外，只有上訴人之關係企業始使用「中鋼」二字為公司之名稱，則被上訴人以「中鋼」為公司名稱之特取部分，足使消費者以為二者為關係企業，或者不再認定「中鋼」是專指上訴人，而削弱商標之識別性。上訴人主張被上訴人所為削弱系爭商標之識別性，自堪認定。㈨綜上，「中鋼」為著名商標，被上訴人未得上訴人同意，將之作為公司名稱之特取部份，致減損該商標之識別性，上訴人主張被上訴人所為侵害其商標專用權，足堪認定。至於其他公司或商標處理或爭訟情形及外國判決之見解等，尚與本件無涉，無加以論斷之必要。五、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之；商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第61條第1 項、第64條定有明文。查，上訴人資本總額為1200億、被上訴人之資本額為100 萬元，有公司登記資料足憑（原審卷10、13頁）。而上開規定無非係在使商標權受侵害者，得以回復其所受之損害。本件被上訴人所為既侵害上訴人之商標專用權，則上訴人請求被上訴人不得使用「中鋼」文字為其公司名稱，並向高雄市政府建設局辦理變更登記，並請求被上訴人負擔費用，將本件最後事實審判決主文及理由，以長25公分、寬19公分之篇幅刊載於自由時報及聯合報新聞紙在A 版（即全國版）各1 日，為有理由，應予准許。且上開方式已足回復上訴人因此所受之損害，因此上訴人請求限定被上訴人應登載於新聞紙第1 版部分，尚非必要，應予駁回。至於上訴人請求將判決刊登在自由時報部分，於上訴狀即已表明，雖言詞辯論意旨狀誤載為中國時報，但嗣後已聲明更正，確定將判決登載在自由時報始為其真意。六、本件事證已臻明確，兩造其餘有關侵害態樣㈢或有無違反公平交易法等爭點之攻擊防禦方法，即無審究之必要，附此敘明。七、綜上，上訴人主張被上訴人所為侵害其商標專用權，足堪認定，被上訴人抗辯善意使用等為無可取。從而，上訴人本於侵害商標權之法律關係，請求被上訴人更名及在自由時報及聯合報A 版（即全國版）登載判決各1 日，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。又，關於財產權之訴訟始有審酌得否宣告假執行之必要，民事訴訟法第 390 條規定甚明，本件並非財產權之訴訟，上訴人聲請假執行部分，於法尚有未合，應併予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二、三項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法尚無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。八、據上論結：本件上訴一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條判決如主文。中　　華　　民　　國　　97　　年　　8 　　月　　6 　　日民事第四庭審判長法官蔡文貴法官謝靜雯法官陳真真以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。中　　華　　民　　國　　97　　年　　8 　　月　　7 　　日書記官馬蕙梅附註：民事訴訟法第466 條之1 ：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。

臺灣高等法院 高雄分院97年度上字第19號

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