臺灣新北地方法院93年度智字第27號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 95 年 01 月 26 日

臺灣板橋地方法院民事判決　　　　　　　　93年度智字第27號原　　　告　文德光學股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　楊祺雄律師
訴訟代理人　陳志傑律師
被　　　告　畢索時尚有限公司
樓
兼法定代理　甲○○
人
前列二人共同
訴訟代理人　張瓊文律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國95年1
月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新台幣壹佰捌拾萬元，及自民國九十三年六月十一日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
被告甲○○應給付原告新台幣柒佰貳拾萬元，及自民國九十三年十月十五日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
禁止被告製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及為任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。
被告應銷燬其所有如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔四分之三，其餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新台幣伍拾肆萬元或等值之華僑商業銀行股份有限公司嘉義分行可轉讓定期存單為被告供擔保後，得假執行，但被告如以新台幣壹佰捌拾萬元為原告預供擔保，得免假執行。
本判決第二項於原告以新台幣貳拾壹拾陸萬元或等值之華僑商業銀行股份有限公司嘉義分行可轉讓定期存單為被告黃炳卓供擔保後，得假執行，但被告甲○○如以新台幣柒佰貳拾萬元為原告預供擔保，得免假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款定有明文。查原告提起本件訴訟，據其於民國93年6 月1 日所提出之訴狀所載，係請求被告連帶給付新台幣（下同）100 萬元，嗣雖於93年10月14日具狀追加聲請，請求：①被告應連帶給付原告540 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；②被告黃炳卓應給付原告720 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；③禁止被告為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。④被告應銷燬如附件所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品、主鏡框及附屬鏡框等半成品。惟請求之基礎事實均係主張被告侵害原告所有之新型第173282號專利，核屬同一，與前揭規定相符，應予准許，合先敘明。
二、次按關於新型專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。專利法第108 條準用第90條定有明文。被告雖辯稱原告所享有之中華民國新型第173282號之「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」，因欠缺新穎性、進步性，業經訴外人甲○○對系爭專利提出舉發而尚在行政爭訟程序中，故聲請本院裁定停止本件訴訟程序。惟專利法中關於專利之侵權訴訟，是否於舉發案確定前裁定停止訴訟程序，受訴法院有其裁量權，而非有舉發案之提出，受訴法院即須必然停止訴訟程序。經查，於專利侵權訴訟實務中，被告因爭執原告之專利合於專利要件是否有效存在而向主管機關即經濟部智慧財產局提起舉發，進而對舉發之審定不服時，再提出訴願、行政訴訟之情形屢見不鮮，倘僅因有舉發案之提出，立即停止民事訴訟程序時，專利權人即須等待行政爭訟程序終結後，方有實現其權利之可能，對專利權人之權利保障似有不週。本件原告所有之系爭專利，雖經訴外人李怡萱、凱達利企業有限公司先後對提出舉發，均遭智財局為舉發不成立之審定，前開舉發人亦未於法定期間提起訴願而確定。至於訴外人甲○○所提出之舉發、訴願亦經主管單位認定系爭專利並未欠缺新穎性、進步性而使原告所有之系爭專利現仍有效存在。又原告於歷次舉發、訴願程序中並未再將其專利範圍予以限縮，因此於本件專利侵權訴訟中，關於原告所享有之專利範圍係為一特定範圍，本院認為保障專利權人之訴訟上即時救濟之利益，並綜合前開情事，
本件並無於舉發案確定前裁定停止之必要，附此敘明。
貳、實體部分：
一、原告起訴主張：
㈠原告為新型第173282號專利之專利權人（下稱系爭專利），專利期間自87年6 月1 日起至98年9 月5 日止。詎料，被告未經原告同意，擅自販賣與系爭專利申請專利範圍實質相同之「中樑前掛式眼鏡」，侵害原告系爭專利，原告自得依據侵權行為之法律關係訴請被告賠償。
㈡按依專利法第84條請求損害賠償時，得依民法第216 條之規定計算其損害，同法第108 條準用第85條第1 項第1 款著有明文，又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項亦著有明文。經查被告甲○○自88年4 月11日起即對外聲稱其製售之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱系爭仿冒眼鏡）乃依據爭專利實施，並未侵害原告新型第173282號專利，並透過代理商創寶發展有限公司（下稱創寶公司）及統順興業有限公司（下稱統順公司）在台傾銷系爭仿冒眼鏡（詳原證7）， 以牟不法利益；迄92年間被告甲○○另設立畢索時尚有限公司，乃與創寶及統順公司終止其代理關係，轉設被告畢索時尚有限公司為在台總代理商，繼續逞其不法。復查原告之系爭專利於被告實施侵害前，本得向其他被授權廠商給付給付每年300 萬元之權利金，嗣因被告以仿冒品壓低市場價格，致原告一再調降系爭專利之授權金，如89年對根茂光學事業股份有限公司（下稱根茂公司）之授權金即從300 萬元大幅調降至150 萬元，嗣後又再度降至135 萬元（詳原證8）。 又如原告與小林眼鏡公司定有專利授權契約，然於被告甲○○向嘉義地方法院聲請假處分後，小林眼鏡公司遂不再向原告續約。原告為便於核算損害賠償之金額，僅以目前非專屬授權其他廠商實施系爭專利之年度授權金之最高額計算損害，而原告授權金可眼鏡實業股份有限公司（下稱金可公司）實施系爭專利之年度權利金為180 萬元（詳原證9）， 而被告畢索時尚公司於92年5 月30日設立（詳原證4）， 迄今達年餘，故被告畢索時尚公司設立後，原告至少受有180 萬元所失利益之損害。
㈢又行害行為如屬故意，法院得酌定損害額3 倍以下之賠償，專利法第108 條準用第85條第3 項著有明文。查被告甲○○明知其製售之系爭仿冒品眼鏡侵害系爭專利，竟對外聲稱其無專利侵權，而被告畢索時尚公司乃被告甲○○所設立，是兩者均有侵害系爭專利之故意甚明，爰依上開規定請求被告連帶償實際損害180 萬元之3 倍賠償金即540 萬元，以回復原告之損害。
㈣第按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179 條著有明文。查被告甲○○無實施系爭專利之權源，卻自88年起製造、販售仿冒系爭專利之產品，而獲得相當系爭專利權利金之不法利益，致原告受有損害，被告甲○○自應將88年4 月11日受權創寶公司實施時（即88年4 月11日）起至92年5 月30日畢索時尚公司設立時止，約4 年期間所受之相當權利金之利益返還予原告。又系爭專利之非專屬授權權利金為每年度180 萬元，乘以4 年期間，被告甲○○自應將其所受利益720 萬元返還予原告。
㈤次按新型專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；新型專利權人對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，專利法第106 條準明同法第84條第1 項暨第3
項分別定有明文。被告明知系爭仿冒品眼鏡侵害原告之系爭專利，仍假藉據爭專利為掩護在市場大量販售、行銷，且於財團法人工業研院鑑定報告出爐後，被告擔憂該報告對本件判決有不利影響，竟將其庫存低價銷入市場，致原告再度受到重創，是原告實有請求排除、防止侵害及命被告銷燬仿冒品之必要。
㈥為此，依據侵權行為與不當得利之法律關係，請求：①被告應連帶給付原告540 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；②被告黃炳卓應給付原告720
萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；③禁止被告為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。④被告應銷燬如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品、主鏡框及附屬鏡框等半成品。並陳明就上開第①、②、③項之請求願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則抗辯：
㈠被告所販賣之中樑前掛式眼鏡係依新型第145922號專利（下稱據爭專利）製造之專利物品，並無侵害原告所有新型第173282號專利之情形。且被告所販賣之中樑前掛式眼鏡經財團法人中華工商研究院鑑定結果，並無侵害原告系爭專利之情事。原告之訴洵屬無理。
㈡原告雖擁有新型第173282號專利，但系爭專利欠缺新穎性與進步性，依法不具可專利性要件，訴外人卓豪公司已於91年3 月21日向智慧財產局舉發，本件訴訟應予停止。又系爭專利於90年8 月11日公告修正後之申請專利範圍內共有1 項獨立項及3 項附屬項。從該第1 獨立項可知，系爭專利之主要技術特徵包括：①磁石分別設於附屬鏡框及主鏡框中間之橋接元件上；②在附屬鏡框橋接元件上之第2 磁性元件位於主鏡框橋接元件之磁性元件上方而形成上下垂直吸附之關係以防止附屬鏡框脫離主鏡框；③該等磁性元件未埋設於鏡框裡所以不影響鏡框強度。惟前述技術特徵早於我國新型第00000000號專利中所揭露，由於系爭專利相較於前述先前技藝，不過係磁性元件簡單之位置變化，乃為熟悉此技藝者所能輕易思及完成者，顯然系爭專利並不具新穎性與進步性。雖該舉發案經智慧財產局於92年8 月12日以（92）智專三（五）02008 字第0920813450號專利舉發番定書為舉發不成立之處分，惟訴外人卓豪公司業已於93年5 月3 日提起行政訴訟在案，則系爭專利是否確屬有效，尚待斟酌，爰請依民事訴訟法第182 條規定裁定停止本件訴訟。
㈢次就我國專利侵害實務以觀，概認專利權人實施自己之專利權，是屬於正當權利之使，並無侵害他人專利權之餘地。且被告早於88年8 月4 日即取得新型第145922號專利證書，原告於90年9 月7 日始取得新型第173282號專利證書，且原告曾以新型第173282號專利對被告所有新型第1459 22 號專利提起舉發，經濟部智慧財產局89年9 月13日（八九）專智三（一）05017 字第08989001585 號舉發審定書亦認兩者之定位技術手段、構造顯不相同，且無證據足以證明據爭專利構造、功效係熟於該項技術者藉原告系爭專利內容，可輕易獲致，而為舉發不成立之處分，被告係依據中華民國法律所頒發之專利證書從事商業行為，應無違法之虞。
㈣次按依修正前專利法第98條第2 項規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且末能增進功效時，不得依專利法申請取得新型專利。查原告所有新型第178282號專利，其在專利核准公告期間，曾遭第3
人遠盈貿易有限公司於87年8 月27日提出異議，該異議案所引證之習知技術資料為78年1 月1 日公告之第00000000號「帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡」專利案說明書（詳被證25），此異議案經經濟部智慧財產局以88年7 月14日（八八）智專（七）02008 字第123478號專利異議審定書審定：「本案異議成立，應不予專利」（詳被證26），原告對前開審定不服向經濟部提起訴願，遭經濟部以88年12月10日經（八八）訴字第88635442號訴願決定書為「訴願駁回」處分（詳被證27）。嗣原告就該訴願決定續為行政救濟程序，並就申請專利範圍進行修正，後經經濟部智慧財產局依據原告於90年5
月2 日提出之專利創作說明、圖示修正本，及90年6 月6 日提出之申請專利範圍修正本審查，方以90年7 月17日（九０）智專三（一）09016 字第09089001104 號專利異議審定書做出「異議不成立」之審定（詳被證28），並因而取得系爭專利權。惟該審定書理由欄第㈡項明白指稱：「被異議人於再訴願階段所提之申准在後之另3 個專利案與系爭案比較並不相同」，而該3 個申准在後之專利案其中公告第00000000號即為被告甲○○所有新型第149522號專利。由此可見在此爭訴案件中，經濟部智慧產局亦認定系爭2 專利並不相同，則被告販售之中樑前掛式眼鏡係依據與原告不同之專利製造而成，自無侵害原告專利之餘地。且原告修正後專利公告期間為90年8 月11日，被告甲○○申請據爭專利之日期為87年5 月22日，自不可能係利用原告修正後之專利從事再發明。㈤財團法人工業技術研究院前所製作「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」新型專利侵權鑑定報告，未依經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」為鑑定，其結論不能作為專利侵害之依據：蓋依據經濟部智慧財產局88年8 月印製之「專利侵害鑑定基準」，全要件原則認定有適用時，為適用消極均等論，之後再就禁反言原則來分析，必須完成整個流程，方能做出是否侵害專利之判斷。惟前開工業技術研究院鑑定報告僅就全要件原則為分析，至於消極均等論及禁反言原則2
部分，則判定不適用或未作任何分析。且工業技術研究院於進行全要件分析時並未就被告甲○○據爭專利之申請專利範圍逐一解析，而幾乎完全抄襲原告所有之系爭專利，且將被告甲○○所有系爭專利獨立項中「主鏡框橋接元件上的定位孔及附屬鏡框上之橋接元件上之定位梢」專利特徵予以排除。且兩造之專利之實質手段、功能不完全相同，自應有消極均等論之適用。
㈥縱退步言，被告所販售之中樑前掛式眼鏡，縱認實施結果落入原告新型第173282號專利之申請專利範圍，惟被告販售之中樑前掛式眼鏡既係依據新型第145922號專利所實施，且原告先前對該專利提出舉發亦經智慧財產局以89年9 月13日（八九）智專三（一）05017 字第08989001585 號審定「舉發不成立」，並確定在案，又被告甲○○委託財團法人工中華工商研究院就系爭2 專利為專利權侵害鑑定報告，鑑定結論亦認2 專利技術手段不相同，亦無再發明關係，是被告販售該眼鏡在其主觀上並無侵害專利之故意，且在客觀上已經必要之求證認無侵害專利之餘，亦無何過失可言，與侵權行為之構成要件顯不相當。
㈦按新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失，專利法第105 條定有明文。是依此條文第1 項之反面解釋，新型專利權人之專利權若未遭撤銷，則其行使自己之專利權，對於他人任何損害應不負賠償責任。被告甲○○系爭專利既未遭撤銷，自應推定為無過失，無須負賠償責任。
㈧為此，請求駁回原告之訴及其假執行之聲請，並陳明如受不利判決，願供擔保請准為免假執行之宣告。
三、兩造不爭執之事實
㈠原告於86年9 月6 六日就系爭專利提出申請，於87年6 月1
日公告，公告期間經訴外人遠盈貿易有限公司（下稱遠盈公司）異議，遭經濟部智慧財產局為「異議成立，應不予專利」之審定。經原告不服，提起訴願遞遭駁回，復提起再訴願後，行院院撤銷原決定及處分，命經濟部智慧財產局於2 個月內另為適法之處分；嗣於智財局重新審理時，原告提出系爭專利說明書修正本，智財局為異議不成立之審定，核准系爭專利。故原告為系爭專利之專利權人，專利期間自87年6
月1 日起至98年95月五日止。
㈡被告所販售之中樑前掛眼鏡，為訴外人甲○○所享有據爭專利製造之專利物品。又甲○○所負責之公司香港商卓豪光學國際有限公司亦以原告享有之系爭專利欠缺新穎性、進步性為由向經濟部智慧財產局提出舉發，遭該局為舉發不成立之審定，舉發人不服提出訴願，遭經濟部為訴願駁回之決定。四、法律見解之說明：
㈠專利權係一項專屬實施之權利或排他之權利：此一爭執在學理之探討上固有其價值，然於專利侵害之判斷上並不具有重要意義。專利權人於不抵觸法律規定之情形下，非但具有排他之權利，亦具有專屬實施之權能，而非僅具有排他之權利而己。主張專利權僅為排他權者係著眼於專利之最少權能為立論，因此，專利權人苟未抵觸法律之規定，縱令採排他權理論者亦不能否認專利權人有專屬實施之權利。而主張專利權為專屬實施權者係基於專利之最大權能而為立論，專利權人既擁有專屬實施之權能，當然亦具有排他之權能，惟其專屬實施權並非完全不受限制，因此，採專屬實施理論者亦須附加「與法律規定牴觸即不得實施專利」之但書限制。我國專利法第78條第2 項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」即係明文對於專利權人實施權能之限制。核被告抗辯其販售之眼鏡產品係依據新型第149522號專利實施即不生侵害原告新型第173282號專利問題，除與上開專利法第78條第2 項規定不符外，亦欠缺學理或論著之支持，顯屬無據。
㈡原告新型第173282號專利之附屬項於專利侵害鑑定時應否列入鑑定範圍：按附屬項或係對於獨立項之材料或結構加以詳細說明，或在文義上係一項獨立之專利惟實質上落入獨立項之均等範圍，或係一項再發明專利，型態雖不一而足，但均包含於獨立項之範圍內。因此，我國現行專利審查基準第2
篇發明專利實體審查第3 章專利要件，2.3.1 逐項審查項即明文規定：「附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做作審查意見。」則待鑑定物品苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利，並非必須同時落入附屬項之範圍，始屬侵害專利，此為從事專利事務人員所須具備之基本知識。核被告空言抗辯：僅落入獨立項而未落入附屬項之範圍，尚不構成侵害專利云云，無法引證任何文獻為其論據，亦屬無據。
㈢申請專利範圍之解釋與專利侵害鑑定方法問題：按專利侵權之認定首先必須先解讀申請專利範圍，解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據，若內部證據足以使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據，若外部證據與內部證據對於申請專利範圍有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。又比對申請專利範圍與待鑑定對象時，應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對，如至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象，中即符合文義讀取之成立要件。待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告主張適用「逆均等論」時，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」。待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均待論」者，應判斷待鑑定對象落入專利權範圍。有經濟部智慧財產局於93年10月5 日以經授智字第0932003111-0號函送司法院之「專利侵害鑑定要點」可資參照（司法院已於93年11月2
日以秘台廳民一字第0930024793號函送各法官供鑑定時之參考）。核被告抗辯：進行全要件分析時必須就被告甲○○據爭專利之申請專利範圍逐一解析，且經判定無「逆均等論」之適用後，尚須為有無「禁反言」適用之分析云云，其中謂專利侵權判斷時須就被告之申請專利範圍一併解析，除與上開專利侵害鑑定要點不符外，亦未見著名專利論著有此見解存在，至於判尚定無「逆均等論」之適用，尚須進行有無「禁反言」適用分析之說法，雖有經濟部智慧財產局88年8 月印製之「專利侵害鑑定基準」可據，然上揭專利侵害鑑定基準業經專利侵害鑑定要點所修正，並已不再適用，均屬不足採。
㈣專利法第105 條之解釋：按「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」專利法第105 條定有明文。上開條文係92年2 月6 日修正時增訂，增訂之原因乃我國專利法對於新型專利改採形式審查，而不再採實體審查，特就新型專利權人之專利權撤銷時之賠償關係加以規範，明定專利權人就其於撤銷前對他人因行使新型專利權所致損害原則上應負賠償責任，但新型專利權人如係基於智慧財產權所做成之新型專利技術報告或已盡相當之注意對他人行使權利者，則可推定為無過失。則專利法105 條係以專利權人於專利撤銷前對他人行使權利造成之損害為規範內容，並以依據新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權為為推定免責要件，與專利權人於專利撤銷前實施其專利是否侵害他人之專利，應否對他專利權人負損害賠償責任完全無涉。則被告抗辯：依專利法第105 條反面解釋，專利權人於專利撤銷前實施其專利，對於他專利權人不負損害賠償責云云，已達曲解法條文義之程度，洵無可採。
五、待鑑定物品有無侵害原告之系爭專利：
㈠經查原告所有新型第173282號專利，係於86年9 月6 日提出聲請，於87年6 月1 日公告，嗣原告於90年6 月6 日提出申請專利範圍修正本，該修正內容於90年8 月11日刊登於專利公報，有原告專利證明、專利公告（詳原證1 、被證29）各1 件在卷足憑。復查原告所有新型第173282號專利修正後之申請專利範圍有4 項，第1 項為獨立項，第2 至4 項為附屬項，原告主張被告製造之待鑑定眼鏡落入新型第173282號專利之申請專利範圍獨立項內，則鑑定待鑑定眼鏡是否侵害原告之系爭專利自以鑑定待鑑定物品是否落入原告所有系爭新型專利之獨立項範圍內，即為已足。再查原告所有系爭新型獨立項為「1 種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，包括1 主鏡框兩側可供樞接腳架，以及1 附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，主鏡框和附屬鏡框的中間各設1 橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：在主鏡框之橋接元件設有至少1 第1 磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少1 第2 磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第2 磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第1 磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，組成要件可拆解為如附件一編號a 至d 所示，而被告所製造之待鑑定眼鏡與台灣台北地方法院92年度智字第98號侵權行為損害賠償事件相同，兩造於93年7 月8 日協議以工業技術研究院為鑑定機關，且因台灣台北地方法院已先行委託工業技術研究院鑑定，兩造同意援用台灣台北地方法院委託該院鑑定之鑑定報告作為本院審理之依據，嗣工業技術研究院於93年7 月26 日 出具鑑定報告，認被告製造之待鑑定眼鏡符合原告系爭新型專利之「文義讀取」，且無「逆均等論」之適用，有該院出具之鑑定報告（詳原證5）1件足憑，則被告製造之待鑑定眼鏡侵害原告所有之系爭新型專利，至為明確。
㈡被告雖抗辯：①就原告系爭新型專利如附件二編號c 之組成要件而言，被告製造之眼鏡在眼鏡框及副框之鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔，並以長方形磁石嵌置固定在長方形槽孔內，兩者並不相同；②原告所有之系爭新型專利，於附屬鏡框之橋接元件上包含一往後突伸之止檔桿可供架設至主鏡框之橋接元件上，被告製造之眼鏡則無止檔桿之設定，兩者亦不相同云云。惟查原告系爭新型專利如附表編號c 之組成要件，係在主鏡框之穚接元件上設有至少第1 磁性元件，該附屬鏡框之亦在其橋接元件上設有至少第2 磁性元件，而被告所抗辯其製造之眼鏡在主鏡框與副框鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔之位置，即分別位於原告系爭專利之第1 橋接元件與第2 橋接元件，且均係採取副框位於主鏡框頂面之上下吸附方式，則如附件二編號c 之組成要件可在待鑑定眼鏡上被讀取，待鑑定眼鏡顯然落入原告系爭專利之獨立項範圍，被告抗未落入，顯然解讀錯誤。復查原告所有之系爭專利於附屬鏡框之橋接元件上包含1 往後突伸之止檔桿，此1 組成要件固為待鑑定眼物所無，然止檔桿之設計係記載於原告系爭專利之附屬項下，參酌前開㈡法律見解之說明，不必加入侵害鑑定之判斷，則待鑑定眼鏡不會因無止檔桿之元件，即不侵害原告系爭專利。核被告此部分之抗辯，難認可採。
㈢被告雖又抗辯：待鑑定眼鏡縱符合「文義讀取」，然與原告系爭專利之實質手段、功能不完全相同，自應有消極均等論之適用，不構成專利侵害云云。惟查待鑑定眼鏡經台灣台北地方法院送請工業技術研究院鑑定結果，認兩者皆使用磁性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，故無消極均等論（即逆均等論）之適用，有該院鑑定報告1 件在卷足憑。復查逆均等論係於待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，阻卻「文義讀取」，主旨限縮申請專利範圍之文義範圍，於專利實務上除非待鑑定對象使用與申請專利範圍完全不同之技術手段，或所使用之技術手段有重大突破，否則，均難認係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果，故經判斷有逆均等論之案件於專利實務上並不多見，而被告製造之待鑑定眼鏡與原告系爭專利相較，僅係多出定位梢與定位點，係屬原告系爭專利之再發明，有國立中正大學、中國機械工程學會鑑定報告各1 件（詳原證16、1 7）在 卷足憑，自無從認與原告系爭專在技術手段上有何重大差異，顯無「逆均等論」之適用。
㈣被告雖又抗辯：原告系爭專利如附件二所示之組成要件，已揭露於申請案號第00000000號專利，並無可專利性，原告修正後專利公告期間為90年8 月11日，被告甲○○申請據爭專利之日期為87年5 月22日，自不可能係利用原告修正後之專利從事再發明云云。惟查：①新型第00000000號專利係將磁性元件埋設於主鏡框與副框上，採取前後吸附之方式，原告之系爭專利則將副框之橋接元件置於主鏡框橋接元件頂面之吸附方式，原告系爭專利採用之吸附方式並未揭露於新型第0000 0000 號之申請專利範圍，有經濟部智慧財產局90年7
月17日（九０）智專三（一）02016 字第09089001104 號專利舉發審定書在卷足憑，且本院審酌申請案號00000000號專利公告（登載於78年1 月1 日專利公報）及其專利說明書之附圖，均係主鏡框與副框以前後方式吸附，並無副框橋接元件置於主鏡框橋接元件頂面上之吸附方式，則被告抗辯原告系爭專利之技術已揭露於申請案號第00000000號專利，顯非事實。②原告系爭專利固於90年6 月6 日修正申請專利範圍，然據經濟部智慧財產局90年7 月17日（九０）智專三（一）020 16 字 第09089001104 號專利舉發審定書理由欄之記載：「（一）本案係依行政院89年10月13日台八十九訴字第29 851號再訴願決定書意旨重為審查。系爭案申請人（即原告）分別於90年5 月2 日提出專利創作說明、圖式修正本，90年6 月6 日提出申請專利範圍修正本，與原公告本比較未變更實質內容且該公告本確有不明確之記載之情事，故准予修正並另將公告，本異議案依該等修正本審查，合先敘明。」則原告系爭專利之申請專利範圍雖於90年6 月6 日修正，然並未變更原告公之實質內容，故專利期間仍自原告之87年6 月1 日起算，有新型第173282號專利證據1 件可稽，又原告申請系爭專利之日期為86年9 月6 日，被告申請據爭專利之期間為87年5 月2 日，晚於原告之申請專利日期，則如附件二所示之組成要件，固為兩造之申請專利範圍所涵蓋，然參酌專利法第31條第1 項前段（修正前為第27條第1 項前段）規定，僅原告就如附表一所示之組成要件部分取得專利權，被告之據爭專利雖另取得專利，然既已使用如附件二所示之組成要件部分（即主要技術），即屬原告系爭專利之再發明專利，依據專利法第78 條 第2 項（修正前為第80條第1
項）規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」則被告未經原告同意自不得實施如附件二所示組成要件範圍之專利。
㈤綜上所述，被告雖另行取得據爭專利，然因如附件二所示之組成要件係原告先申請而取得專利，被告按據爭專利實施既須利用如附件二所示之組成要件，即落入原告系爭專利之申請專利範圍，而構成侵害原告之系爭專利。
六、原告得請求被告賠償之專利侵害損害額：
㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。又依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第108 條準用同法第84條、第85條第1 項分別定有明文。復按專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定（專利法第1 條參照），故對於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，侵害專利行為人應依民法第184 條第2 項規定推定為有過失，如欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。查被告所販售之系爭眼鏡侵害原告之系爭專利，已詳述如前述。被告雖抗辯：其所販售之系爭眼鏡為據爭專利之專利物品，故主觀上無侵害原告系爭專利之故意、過失云云。惟被告之據爭專利使用如附件二所示之組成要件（即主要技術），係原告系爭專利之再發明，而再發明專利權人依據專利法第78條第2 項（修正前為第80條第1 項）規定，未經原專利權人同意不得實施其發明，則被告未經原告之同意即按據爭專利實施製造眼鏡，縱非屬故意，亦有重大過失存在。核被告抗辯其就侵害原告之系爭專利無故意、過失云云，顯屬不足採信。㈡原告請求被告連帶賠償權利金180 萬元部分：按於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第222 條、專利法第108 條準用第85條之補充解釋，且依據前開規定，關於損害賠償之數種計算基準中，原告係有選擇權，亦即為免原告已證明被告確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，由原告擇定關於損害賠償之計算方式。查原告主張其就系爭專利曾授權金可眼鏡實業股份有限公司販售，自91年5 月10日起每年度為180 萬元，及授權根茂光學事業有限公司販售，自92年7 月22日起每年度為為135 萬元，有原告提出之專利授權契約書2 件在卷足憑（詳原證8 、9）。 而被告畢索時尚有限公司係於92年5
月30日設立，有公司基本資料查詢表1 件在卷可證，參酌原告92年度之授權販賣系爭專利產品之權利金為135 萬元，則被告畢索時尚有限公司如欲販售落入原告申請專利範圍之眼鏡，亦須按年支付原告135 萬元之權利金，而被告畢索時尚有限公司之法定代理人甲○○自認，於92年間向台灣嘉義地方法院請命原告容忍被告甲○○生產、銷售「中樑複合式前掛眼鏡」，並經該院以92年度裁全字第494 號假處分准予在案，堪認被告畢索時尚有限公司迄今仍有販賣侵害原告系爭專利產品之行為，則計算93年10月31日止，原告即得請求被告畢索時尚有限公司給付180 萬元之權利金。又被告甲○○係畢索時尚有限公司之法定代理人，於執行販售眼鏡業務時違反專利法之規定致原告受有損害，自須與畢索時尚有限公司負連帶賠償責任。
㈢原告請求被告連帶賠償按上開㈡之權利金180 萬元酌定3 倍賠償額部分：按侵害新型專利行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，專利法第108 條、第85條第3 項固定有明文。惟查被告甲○○於92年間並向台灣嘉義地方法院聲請原告應容忍被告甲○○為生產、銷售「中樑複合式前掛眼鏡」產品之假處分，並經該院以92年度裁定字第494 號假處分裁定准許在案，則被告畢索時尚有限公司依據法院之假處分裁定實施被告甲○○之據爭專利，尚難認有侵害原告系爭專利之故意。復查原告系爭專利之公告期間為87年6 月1 日，而被告聲請據爭專利之日期為87年5 月22日，早於原告系爭專利公告之前，惟因原告申請在先取得如附件二組成要件部分之專利，致被告據爭專利使用如附件二組成要件部分會侵害原告之系爭專利，此與侵權行為並無專利權卻實施製造侵害他人專利之物品，尚屬有間。是本院認依本件被告侵害原告專利之情節，並無酌定損害額以上賠償之必要。
㈣原告請求被告甲○○另賠償720 萬元部分：按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」，民法第179 條定有明文。經查被告甲○○自88年4 月11日起即授權創寶發展有限公司實施據爭再發明專利，已據原告提出被告甲○○與創寶發展有限公司簽訂之專利授權契約書1 件為證，則被告甲○○未支付原告權利金即授權他人實施侵害原告專利之眼鏡產品，顯有獲得相尚於系爭專利權利金之利益，並致原告受有損害，自應將所受利益返還予原告。復查原告自91年5 月10起至92年5 月29日期間授權予金可眼鏡實業股份有限公司之權利金每年度為180 萬元（詳原證9）， 則被告甲○○自88 年4月11日起至91年5 月29日（即畢索時尚有限公司成立前1 日），即可獲得相當於4 年權利金720 萬元（計算式：180 萬元*4=720萬元），原告依不得利之法律關係請求被告甲○○返還不當得利720 萬元，自屬有據。
㈤原告請求禁止被告製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示之眼鏡，及侵害原告系爭專利之行為，並銷燬侵害原告系爭專利之成品、半成品部分：按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人或專屬被授權人依前2 項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。專利法第106 條、第84條第1 項、第3 項定有明文。經查被告據爭專利係屬原告系爭專利之再發明，未經原告同意自不得實施，則被告按據爭專利實施之製造之產品自會侵害原告系爭專利，原告自得請求禁止被告實施據爭專利以排除侵害。復查被告製造如附件一所示之成品係侵害原告系爭專利之物，原告亦得依前揭規定請求銷燬。至於半成部分，因不符專利侵害之全要件原則，並未侵害原告系爭專利，原告請求一併銷燬，難認有據，不應准許。
七、從而，原告依據專利法之規定及侵權行為、不當得利法律關係，請求㈠被告應連帶給付原告180 萬元，及自93年6 月11日即起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。㈡被告甲○○應給付原告720 萬元，及自93年10月15 日 即追加起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之1計 算之利息。㈢禁止被告製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及為任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。㈣被告應銷燬其所有如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品。為有理由，均應准許。逾上開准許部分之請求，即屬無據，應駁回。又兩造就上開㈠至㈡原告勝訴部分，均陳明願供擔保請准宣告假執行與免假執行，經核並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，准許之。至於上開㈢之請求係命被告為一定之作為或不作為，非屬財產權之訴訟，依法不得宣告假執行，又原告敗訴部分，其假執行之聲請亦失所附麗，均應併予駁回。
八、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。
中　　華　　民　　國　　95　　年　　1 　　月　　26　　日民事第三庭 法　官　何君豪
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀
中　　華　　民　　國　　95　　年　　1 　　月　　26　　日書記官　蕭興南