臺灣新北地方法院94年度重智(一)字第21號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 96 年 10 月 31 日

臺灣板橋地方法院民事判決　　　　　94年度重智(一)字第21號原　　　告　甲○○
訴訟代理人　謝宗穎律師
被　　　告　昱嘉科技股份有限公司
英諾華科技股份有限公司
兼上2人共同
法定代理人　乙○○
上3人共同
訴訟代理人　聶開國律師
吳文琳律師
複代理人　　馬志平律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國96年10月1 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：
㈠緣『可使眼珠看似放大之隱形眼鏡』及『可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠』之創作，因設計新穎實用，已分別獲經濟部智慧財產局授予新型專利權，並發給新型第134443號、第218889號專利證書，迄今仍於有效專利期間內，是原告乃上開新型專利之專利權人，依專利法第106 條第1 項規定，原告專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，同法第108 條準用第84條第1 項規定，新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。
㈡又原告所經營之三獅實業股份有限公司（下稱三獅公司）投入大量成本行銷並生產上開專利產品「四季彩色軟性隱形眼鏡」（下稱系爭專利產品），並積極括展市場後，系爭專利產品已為國內外相關眼鏡廠商所推崇，並廣受消費者喜愛及使用。惟邇來原告發現被告昱嘉公司、英諾華公司於原告經營之三獅公司推廣系爭專利產品有成後，見有利可圖，竟未經原告同意，共同乘機製造販賣與系爭專利物品結構相同之「CD軟性隱形眼鏡」及「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」產品，其中「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」產品係由被告昱嘉公司製造，由被告英諾華公司負責在國內銷售，另「CD軟性隱形眼鏡」則係由被告昱嘉公司製造後向海外行銷。而前揭2
項產品確已侵害原告之專利權乙情，亦經原告將渠等公司所製造、販售之上開2 項產品送請專利侵害鑑定機構之「中國機械工程學會」鑑定，其鑑定結論並分別肯認上開「CD軟性隱形眼鏡」產品係相同於新型專利第134443號之申請專利範圍、「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」產品係相同於新型專利第218889號之申請專利範圍，即均構成侵害，是原告自得依前揭法條規定，請求排除侵害及損害賠償，有侵害之虞者，並得請求防止之。
㈢由於被告昱嘉公司係「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」產品之製造者，被告英諾華公司係銷售者，則依專利法第108 條準用同法第84條第1 項規定及民法第184 條第1 項前段、第185 條第1 項規定，被告昱嘉公司、英諾華公司自應就侵害原告所有第218889號新型專利權部分負連帶侵權行為之損害賠償責任。又被告乙○○係被告昱嘉公司、英諾華公司之負責人，對於公司業務之執行，自應以善良管理人之注意為之，避免侵害他人之權利，且其侵害原告上揭專利權之行為，顯有違法令之規定，依民法第28條、公司法第23條第2 項規定，自應與被告昱嘉公司、英諾華公司就上開侵權部分負連帶賠償之責。再者，被告昱嘉公司係「CD軟性隱形眼鏡」之製造者，依專利法第108 條準用同法第84條第1 項規定及民法第184 條第1 項前段規定，被告昱嘉公司亦應就侵害原告所有第134443號新型專利權部分負侵權行為之損害賠償責任。且被告乙○○係被告昱嘉公司之負責人，對於公司業務之執行，應以善良管理人之注意為之，避免侵害他人之權利，而其侵害原告前項專利權之行為，復顯有違法令之規定，依民法第28條、公司法第23條第2 項規定，亦應與被告昱嘉公司就前揭侵權部分負連帶賠償之責。
㈣復依專利法第108 條準用同法第85條第1 項規定，原告本即得選擇依侵害人因侵權行為所得之利益計算其損害，且於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項物品之全部收入為所得利益，惟因原告專利權遭受侵害所受之損失，尚在釐清中，故謹依民事訴訟法第244 條第4 項規定，先表明對被告侵害原告第218889號新型專利權全部請求之最低金額為500 萬元；對被告昱嘉公司及被告乙○○侵害原告第134443號新型專利權全部請求之最低金額為200 萬元。另依專利法第108 條準用同法第85條第2 項規定，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。原告因被告大量生產與銷售侵害專利之物品，已導致業務上信譽減損，惟原告受侵害情節與程度，尚待予以計算，故一併與前項金額合併主張，並待日後一併予以補充。
㈤爰依專利法第108 條準用同法第84條第1 項規定、民法第184 條、第185 條及公司法第23條第2 項規定，提起本件訴訟，並聲明求為判決：⑴被告應連帶給付原告500 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；⑵被告昱嘉公司、乙○○應連帶給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計
算之利息；⑶陳明願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以下列陳詞資為抗辯，並聲明求為判決：原告之訴及假執行聲請均駁回，如受不利判決，願供交通銀行新竹科學工業園區分行之無記名可轉讓定期存單為擔保，請准宣告免為假執行。
㈠原告主張被告昱嘉公司、英諾華公司產製銷售之「CD軟性隱形眼鏡」及「新情BIGE YES軟性隱形眼鏡」侵害原告之專利權，固舉「中國機械工程學會」之鑑定報告為據，惟該鑑定機關之專業技術領域在於機械自動化、化工設備、微電腦控制系統和運輸設備，則該鑑定機構是否具備鑑定本件之專業能力？該鑑定報告是否可信？即非無疑義。更何況，上開專利侵害鑑定報告就「CD軟性隱形眼鏡」圖文之敘述完全與事實不符，就「新情BIGE YES軟性隱形眼鏡」之內容亦多所違誤。從而中國機械工程學會出具之鑑定報告指稱被告昱嘉公司、英諾華公司所產製銷售上開隱形眼鏡侵害原告之專利，顯非實在，委無足取。被告昱嘉公司、英諾華公司既未侵害原告之專利，乃原告爰依專利法第108 條準用第84條第1 項和民法第184 條、第185 條規定，請求損害賠償，顯然於法無據。
㈡況專利法第108 條準用第84條第1 項和民法第184 條、第185 條，其性質均為侵權行為損害賠償之請求權，而損害賠償以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償可言。原告雖主張依專利法第108 條準用第85條第1 項第2 款規定計算損害賠償額，然此僅為專利法規定之特殊損害賠償額計算標準，絕非排除「無損害即無賠償」法則之適用，是原告應先舉證證明有損害之發生，方能主張依專利法第108 條準用第85條第1 項第2 款計算損害賠償額。又原告起訴時雖主張原告所經營之三獅公司投入大量成本行銷並生產系爭專利產品，並積極拓展市場後，該等產品已為國內外相關眼鏡廠商所推崇及廣受消費者喜愛與使用。然被告昱嘉公司自89年成立以來，即致力於隱形眼鏡之開發、製造與銷售，卻從未聽聞市面上有原告所稱之系爭專利產品之存在。抑且由於隱形眼鏡係屬醫療器材，依藥事法第40條、第49條規定，其製造與銷售需經衛生主管機關核准許可證後，方得為之。而原告所經營之三獅公司前經衛生署核准發給之軟性隱形眼鏡許可證，已於94年5 月間失效，是原告或三獅公司依藥事法規定已不得再製造、販賣隱形眼鏡，且原告於起訴狀中亦僅空言投入大量成本行銷並生產系爭專利產品云云，卻未能提出任何證據以證其實，足見原告根本未實際實施其所擁有之專利權。原告既未實際實施其專利權，其專利權縱受侵害，亦難謂有任何損失。原告逕主張依專利法第108 條準用第85條第1
項第2 款計算損害賠償額，已無可採，更遑論依專利法第108 條準用第85條第2 項，請求業務上信譽之損害賠償，蓋原告既未實際實施其專利權，自根本無從累積業務上之信譽。再者，原告亦未證明其在系爭專利產品或其包裝上已標示專利證書號數，依專利法第108 條準用第79條規定，自亦不得請求損害賠償。
㈢又原告未事先通知被告昱嘉公司、英諾華公司請求排除侵害，即逕自發警告函予被告昱嘉公司、英諾華公司之客戶、經銷商、上下游廠商等交易相對人或潛在交易相對人，依「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告案件之處理原則」，其專利權之行使不僅有違誠實信用原則，並係不公平競爭之行為，而有違公平交易法第22條及第24條規定，自亦不應准許。
㈣況且，本件系爭第134443號專利和第218889號專利，早已見於美國第0000000 號「隱形眼鏡」（Contact Lens）專利及日本平7-32631 號「使眼珠看似放大之隱形眼鏡」專利，且上揭2 項國外專利之公開日期均係早於系爭第134443號專利和第218889號專利之申請日，顯見該第134443號專利和第218889號專利缺乏新穎性。又系爭第134443號專利和第218889號專利雖稱其進步性在於改善彩色隱形眼鏡僅可使眼珠變色，而不具有使眼珠看似放大之效果之缺失。惟事實上，一般彩色隱形眼鏡均將彩色圖樣作的比角膜大一些，此觀國內外各大隱形眼鏡廠商所生產之隱形眼鏡規格即可知悉。從而，配戴彩色隱形眼鏡時，由於彩色隱形眼鏡圖樣之外緣會超過角膜之外緣，故自然會產生使眼珠看似放大的效果。因此，系爭第134443號專利和第218889號專利顯然缺乏進步性。而關於系爭第134443號專利和第218889號專利欠缺新穎性及進步性且僅屬該技術領域中之通常知識的簡單組合等事實，並有中華工商研究院之鑑定報告可稽，故本件上開專利係確有應撤銷之原因，自應參照已制訂之智慧財產權審理法第16條之規定，認原告於本件訴訟不得對被告昱嘉公司、英諾華公司主張專利權。
㈤至原告雖又補行提出四季彩色隱形眼鏡包裝之照片，主張伊確實有授權三獅公司製造販售系爭專利產品，且其後係由三獅公司轉授權優你康光學股份有限公司（下稱優你康公司）代工製造系爭專利產品，再由三獅公司向優你康公司買回予以販售云云。惟查，經被告上智慧財產局網站查詢得知，原告並未將上開專利授權於第三人（蓋查無授權之登記資料），足見原告上開主張顯非實在。再者，姑不論被告昱嘉公司自89年成立以來，即從事隱形眼鏡之開發、製造及銷售，從未聽過市面上有所謂之系爭專利產品。況隱形眼鏡乃屬醫療器材，須取得行政院衛生署發給之醫療器材許可證後，始可製造販賣。而被告上網查詢行政院衛生署發給三獅公司之醫療器材許可證，並未發現三獅公司取得系爭專利產品之醫療器材許可證，足見三獅公司未曾依據原告之上開專利，據以製造販賣系爭專利產品。至於原告雖又聲稱三獅公司嗣後於94年6 月15日授權優你康公司代工製造上開專利之隱形眼鏡云云，惟姑不論市面上從未聽過有所謂之系爭專利產品，已如前述，況優你康公司未經依法為專利授權登記，縱經非專利權人之三獅公司非法授權，依專利法第108 條準用第59條規定，亦不得對抗被告，參諸原告主張優你康公司未曾於94年6 月15日之前，製造上開專利之隱形眼鏡，則依據專利法第108 條準用第79條規定，及最高法院19年上字第363 號判例意旨，原告自亦不得對被告請求損害賠償。
㈥另被告並主張本件應有先使用權規定之適用，蓋被告昱嘉公司早在89年12月間銷售之隱形眼鏡產品，即具有鑑定機關中國生產力所認定第218889號新型專利及「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」之技術特徵，則依專利法第108 條規定，準用同法第57條規定，被告昱嘉公司就該等技術特徵之隱形眼鏡，依法自有先使用權，故原告之第218889號新型專利權之效力並不及於被告昱嘉公司所製造之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」，是被告昱嘉公司、英諾華公司自無侵害原告專利權之情事可言。
㈦又專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，需以加害人有故意或過失始成立，且專利法為解決專利權侵害之主觀構成要件認定，特於同法第79條規定專利權之標示義務，協助大眾辨識是否為專利物品，如其未附加標示專利證書號數者，即不得請求損害賠償，旨在避免無辜者之侵權。而本件原告既無法舉證證明於起訴前即94年9 月30日前已有銷售隱形眼鏡之事實，則依專利法第79條規定，自不得請求94年9 月30日前之損害，蓋原告既未於94年9 月30日前未實施其專利權，自無可能依專利法第79條規定於專利物品包裝上附加專利證書號數之標示，且原告亦未舉證證明被告昱嘉公司、英諾華公司有何明知或可得而知為侵害專利之情事，則被告昱嘉公司、英諾華公司當無故意或過失可言，依法原告自不得向被告昱嘉公司、英諾華公司請求損害賠償。
三、原告主張新型第134443號『可使眼珠看似放大之隱形眼鏡』之專利權及新型第218889號『可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠』之專利權為原告所享有，專利權期間分別為87年3 月11日至98年1 月19日、93年1 月21日至102 年5 月31日，迄今均仍於有效專利期間內之事實，業據提出為被告所不否認之中華民國專利證書2 紙為證（見本院卷一第21、22頁），堪信為真。原告又主張名稱為「CD軟性隱形眼鏡」之產品係由被告昱嘉公司製造後向海外所行銷，及名稱為「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」之產品係由被告昱嘉公司製造後，交由被告英諾華公司負責在國內銷售，且上開2 項產品業經原告聲請臺灣新竹地方法院以94年度全字第28號保全證據事件予以保全在案乙節，亦為被告所不否認，並經本院依職權調閱臺灣新竹地方法院94年度全字第28號保全證據事件卷宗查明屬實，復有勘驗筆錄附於該卷宗內可參，同堪採信。原告另主張被告昱嘉公司、英諾華公司製造、販賣之前揭2 項產品其利用之技術係分別與原告所享有之上開2 項專利權申請專利範圍所主張之技術特徵相同，實已落入原告專利權之申請專利範圍內，而侵害及原告之專利權乙情，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是以本件兩造之爭執要旨，在於㈠原告所取得之專利權，是否具備新穎性、進步性等實體要件而屬有效？㈡被告昱嘉公司、英諾華公司所製造、販賣之產品是否落入原告專利權之申請專利範圍內？㈢原告實際有無受有損害？㈣有無專利法第79條不得請求損害賠償規定之適用？㈤被告昱嘉公司、英諾華公司主觀上有無故意或過失？㈥原告與三獅公司間之授權關係是否為專屬授權性質？㈦有無專利法第59條之適用？㈧被告昱嘉公司、英諾華公司抗辯有先使用權是否可採？等項，以下分述之。
四、關於「原告所取得之專利權，是否具備新穎性、進步性等實體要件而屬有效？」部分：
㈠被告抗辯原告所有上揭2 項新型專利權，因欠缺新穎性及進步性，並不具備取得專利之實體要件，故應屬無效云云；原告則予以否認，並稱專利效力審查之職能，依專利法規定係專屬行政機關之職權，基於憲法上所採行之權力分力原則，則司法機關在侵權訴訟中，自無法加以審查等語。
㈡按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第73條第2 項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」自明，並有最高法院93年度台上字第1073號、95年度台上字第1663號裁判意旨可資參照。本件原告巳取得新型第134443號、第218889號專利，其專利權期間分別為87年3 月11日至98年1 月19日、93年1 月21日至102 年5 月31日，業經本院認定如前，雖被告已依專利法規定，對於原告所有上開2 項專利提出舉發，並經經濟部智慧財產局予以受理，有被告所提出之專利舉發申請書等資料在卷可按，惟經濟部智慧財產局迄今均尚未就被告前揭舉發案作出結論等情，則為被告所不爭執。是以，參照上開說明，原告所有專利權於經前開舉發案撤銷確定前，其原核准專利權之行政處分自仍有效存在，尚難謂原告未有專利權。易言之，被告辯稱原告不能取得前揭新型專利，故其專利權應屬無效云云，並不足取。
㈢至被告雖又舉智慧財產案件審理法第16條規定為據，主張本件應就原告專利有效性與否逕行認定云云。然按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」智慧財產案件審理法第16條第1 項固定有明文，惟上開條文雖於96年3 月28日經以總統華總一義字第09600035711 號令公布，但其施行日期則係授權由司法院以命令定之，而司法院迄今尚未決定其施行日期乙節，有法規查詢資料在卷可參，是上開條文既尚未生效，自無適用之餘地。則被告主張依智慧財產案件審理法第16條規定，應逕行就本件原告專利有效性與否認定云云，亦無可採。綜此，原告所有專利權於經前開舉發案撤銷確定前，即應認仍屬有效存在。
五、關於「被告昱嘉公司、英諾華公司所製造、販賣之產品是否落入原告專利權之申請專利範圍內？」部分：
㈠按新型專利侵害之判斷標準，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，並得審酌新型說明及圖式，確立其申請專利範圍之內容，再將申請專利範圍及爭議標的物之每一構成要件予以分解（即解析其申請專利範圍之技術特徵及爭議標的物之技術內容），嗣再將分解後之每一構成要件逐一進行比對（即比對申請專利範圍之技術特徵與爭議標的物之技術內容）。若比對結果，於「全要件原則」下，爭議標的物具備申請專利範圍界定描述之所有技術特徵之每一構成要件，即符合「文義讀取」時，即應再適用「消極均等論」來判斷申請專利範圍與爭議標的物之實質技術手段、作用或效果是否相同，如三者之一與申請專利範圍不同，則認為無侵害，不構成專利侵權。反之，則有侵害而構成專利侵權。又若依「全要件原則」認為構成要件有不相同而未落入申請專利範圍之字面意義範圍內（即不符合文義讀取）時，則需再依「積極均等論」判斷二者之差異或改變是否為熟悉該項技術人士所能完成。若爭議標的物之技術內容與申請專利範圍之技術特徵其不同點之技術手段、作用（功能）及所產生之效果（結果）實質上均相同，且該差異或改變為熟悉該項技術人士所能輕易完成或置換者，則爭議標的物即認為與申請專利範圍所載之技術均等而屬申請專利範圍所包括之專利範圍。此時，若當事人（被告）主張有禁反言或先前技術阻卻適用時，即應續依禁反言原則或先前技術阻卻原則判斷。如有適用禁反言原則或先前技術阻卻原則時，則認定為不相同，而不構成專利侵權。如無禁反言原則或先前技術阻卻原則之適用，便仍維持均等論之結論，即認為爭議標的物與申請專利範圍相同，構成專利侵權。反之，若不同點之技術手段、作用（功能）及所產生之效果（結果），三者實質上有一不同者，則為不相均等，未侵害專利權而不構成專利侵權。此觀諸專利法第106 條第2 項規定及經濟部智慧財產局所頒布之專利侵害鑑定基準甚明。
㈡系爭新型第134443號專利之申請專利範圍為：「⒈一種可使眼珠看似放大之隱形眼鏡，該隱形眼鏡主要係於外表面上印製一呈中空環狀之有色圖案，該圖案為不規則排列之圖案構成，圖案內部為無印製圖案之空白部，空白部概同於眼珠之大小；當隱形眼鏡配戴於眼睛上時，藉由圖案圍繞於眼珠外圍，可呈現出一種使眼珠看似放大之效果者（獨立項）。⒉如申請專利範圍第1 項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡，其中圖案的顏色以採與眼珠相同之顏色為較佳者（附屬項）。」（見本院卷二第52頁）。
㈢經本院依原告聲請，囑託兩造合意之鑑定機關即中國生產力中心鑑定被告昱嘉公司所製造販賣之「CD軟性隱形眼鏡」是否落入原告所有新型第134443號專利之申請專利範圍內，該中心鑑定報告（另置放於卷外）就『獨立項』部分為鑑定，並認：原告所有新型第134443號專利與被告昱嘉公司所製造販賣之「CD軟性隱形眼鏡」（鑑定報告稱為待鑑定物品），於全要件原則下為比對，其結果待鑑定物品結構與原告所有新型第134443號專利申請專利範圍敘述之文義相同，符合文義讀取：
┌─┬───────┬────────┬──────┐
│ │ 系爭專利 │ 待鑑定物品 │是否符合文義│
│ │（新型第134443│（CD軟性隱形眼鏡│讀取？ │
│ │ 號） │ ） │ │
├─┼───────┼────────┼──────┤
│１│隱形眼鏡主要係│隱形眼鏡主要係於│結果：符合。│
│ │於外表面上印製│外表面上印製一呈│說明：待鑑定│
│ │一呈中空環狀之│中空環狀之黑褐色│物品圖案內部│
│ │有色圖案，該圖│圖案，該圖案為不│空白部之CD字│
│ │案為不規則排列│規則排列之圖案構│樣係為產品之│
│ │之圖案構成，圖│成，圖案內部為印│商標不屬於本│
│ │案內部為無印製│製有CD商標字樣之│專利所稱之圖│
│ │圖案之空白部，│空白部，空白部（│案（指具有裝│
│ │空白部概同於眼│直徑約10㎜）概同│飾性的圖形和│
│ │珠之大小。 │於眼珠（虹膜）之│色彩） │
│ │ │大小。 │ │
├─┼───────┼────────┼──────┤
│２│當隱形眼鏡配戴│當隱形眼鏡配戴於│結果：符合 │
│ │於眼睛上時，藉│眼睛上時，藉由圖│ │
│ │由圖案圍繞於眼│案圍繞於眼珠外圍│ │
│ │珠外圍，可呈現│，可呈現出一種使│ │
│ │出一種使眼珠看│眼珠看似放大之效│ │
│ │似放大之效果者│果者。 │ │
│ │。 │ │ │
└─┴───────┴────────┴──────┘
故新型第134443號專利申請專利範圍要件與待鑑定物品要件，在基於全要件原則下，其文義係屬相同，符合文義讀取，而須進一步為逆均等論之判斷。
㈣續者，就逆均等論判斷部分，由於本專利（第134443號）係利用於隱形眼鏡外表面上印製一呈中空環狀之有色圖案，該圖案為不規則排列之圖案構成，圖案內部為無印製圖案之空白部，空白部概同於眼珠（虹膜）之大小，使圖案可環繞於眼珠（虹膜）外圍，達到呈現出一種使眼珠（虹膜＋環繞圖案）看似放大之技術手段。此與待鑑定物品係利用於隱形眼鏡外表面上印製一呈中空環狀之有色（黑褐色）圖案，該圖案為不規則之圖案構成，圖案內部為無印製圖案之空白部，空白部（直徑約10㎜）概同於眼珠（虹膜）之大小，使圖案可環繞於眼珠（虹膜）外側圍，呈現出一種使眼珠（虹膜＋環繞圖案）看似放大之技術手段相同，故應認無逆均等論之適用，鑑定報告亦同此認定。依此，由上述之分析比較，再參酌前開有關專利侵害鑑定程序之說明，因待鑑定物品所利用之技術內容對應原告所有新型第134443號專利申請專利範圍所主張之技術特徵，於全要件原則下，符合文義讀取，且無逆均等論之適用，足見被告昱嘉公司所製造販賣之「CD軟性隱形眼鏡」應係落入原告所有新型第134443號專利申請專利範圍內，洵堪認定。
㈤系爭新型第218889號專利之申請專利範圍為：「⒈一種可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，該隱形眼鏡係於外表面上印製一有色圖案，該有色圖案內部為無印製圖案之空白部，該有色圖案係向內延伸，使其內徑縮小，俾使該空白部小於眼珠之大小；藉此，當該隱形眼鏡配戴於眼睛上時，可藉由該有色圖案圍繞於眼珠外圍，可呈現出一種使眼珠看似放大之效果，且該有色圖案內緣可與眼珠重疊，可防止白眼球露出（獨立項）。⒉如申請專利範圍第1 項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，其中該有色圖案係為不規則排列網點圖案構成，且呈外密內疏的漸層變化（附屬項）。⒊如申請專利範圍第1 項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，其中該有色圖案內緣可呈波浪狀（附屬項）。⒋如申請專利範圍第1 項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，其中該有色圖案的顏色以採與眼珠相同之顏色為較佳者（附屬項）。」（見本院卷二第66頁）
㈥經本院依原告聲請，囑託兩造合意之鑑定機關即中國生產力中心鑑定被告昱嘉公司、英諾華公司所製造販賣之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」是否落入原告所有新型第218889號專利之申請專利範圍內，該中心鑑定報告（另置放於卷外）就『獨立項』部分為鑑定，並認：原告所有新型第218889號專利與被告製造販賣之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」（鑑定報告稱為待鑑定物品），於全要件原則下為比對，其結果待鑑定物品結構與原告所有新型第218889號專利申請專利範圍敘述之文義相同，符合文義讀取：
┌─┬───────┬────────┬──────┐
│ │ 系爭專利 │ 待鑑定物品 │是否符合文義│
│ │（新型第218889│（新情BIGEYES 軟│讀取？ │
│ │ 號） │性隱形眼鏡） │ │
├─┼───────┼────────┼──────┤
│１│隱形眼鏡係於外│隱形眼鏡係於外表│結果：符合。│
│ │表面上印製一有│面上印製一呈中空│ │
│ │色圖案，該有色│環狀之黑褐色圖案│ │
│ │圖案內部為無印│，該圖案直徑約為│ │
│ │製圖案之空白部│12.5㎜，圖案內部│ │
│ │，該有色圖案係│為無印製圖案之空│ │
│ │向內延伸，使其│白部，該空白部直│ │
│ │內徑縮小，俾使│徑約為5 ㎜小於一│ │
│ │該空白部小於眼│般人眼珠（虹膜）│ │
│ │珠之大小。 │直徑約為10㎜-12 │ │
│ │ │㎜之大小。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─┼───────┼────────┼──────┤
│２│當該隱形眼鏡配│當隱形眼鏡配戴於│結果：符合 │
│ │戴於眼睛上時，│眼睛上時，可藉由│ │
│ │可藉由該有色圖│該黑褐色圖案圍繞│ │
│ │案圍繞於眼珠外│於眼珠外圍，可呈│ │
│ │圍，可呈現出一│現出一種使眼珠看│ │
│ │種使眼珠看似放│似放大之效果，且│ │
│ │大之效果，且該│該有色圖案內緣可│ │
│ │有色圖案內緣可│與眼珠重疊，可防│ │
│ │與眼珠重疊，可│止白眼球露出。 │ │
│ │防止白眼球露出│ │ │
│ │。 │ │ │
└─┴───────┴────────┴──────┘
故新型第218889號專利申請專利範圍要件與待鑑定物品要件，在基於全要件原則下，其文義係屬相同，符合文義讀取，而須進一步為逆均等論之判斷。
㈣次就逆均等論判斷部分，由於本專利（第218889號）係利用於隱形眼鏡外表面上印製一呈中空環狀之有色圖案，該有色圖案內部為無印製圖案之空白部，利用該有色圖案係向內延伸，俾使該空白部內徑小於眼珠之大小，使該圖案內緣可與眼珠（虹膜）重疊，圖案外緣可環繞於眼珠（虹膜）外圍，達到呈現一種可防止白眼球於空白部露出及讓眼珠（虹膜＋環繞圖案）看似放大之技術手段。此與待鑑定物品係利用於隱形眼鏡外表面上印製一呈中空環狀之黑褐色圖案，該黑褐色圖案內部為無印製圖案之空白部，利用該空白部內徑小於眼珠之大小，使該圖案內緣可與眼珠（虹膜）重疊，圖案外緣可環繞覆蓋於眼珠（虹膜）外圍，達到呈現出一種可防止白眼球於空白部露出及讓眼珠（虹膜＋環繞圖案）看似放大之技術手段相同，故應認無逆均等論之適用，鑑定報告亦同此認定。依此，由上述之分析比較，再參酌前開有關專利侵害鑑定程序之說明，因待鑑定物品所利用之技術內容對應原告所有新型第218889號專利申請專利範圍所主張之技術特徵，於全要件原則下，符合文義讀取，且無逆均等論之適用，足見被告昱嘉公司、英諾華公司所製造販賣之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」應係落入原告所有新型第218889號專利申請專利範圍內，亦堪認定。
㈤至被告另稱因上開2 份鑑定報告均漏未就被告所為之先前技術阻卻抗辯一併進行判斷，故其鑑定結果顯有可議云云。惟查，承前所述，依經濟部智慧財產局所頒布之專利侵害鑑定基準，其鑑定流程主張適用「先前技術阻卻」之前提為適用「均等論」，而本件因待鑑定物品均符合文義讀取，故皆無需進行均等論分析，自亦無進一步需判斷有無先前技術阻卻之適用問題，此並為上開2 份鑑定報告內所載明，是被告前揭所辯，尚無足採；被告聲請再送鑑定有無「先前技術阻卻」適用部分，本院亦認無調查之必要，附此敘明。
六、關於「原告實際有無受有損害？」部分：
㈠被告抗辯原告並未實際實施上開2 項專利，縱專利受有侵害，亦難謂有任何損失可言云云；原告則予以否認，並稱專利權人得以自行製造或授權他人製造專利產品以取得利益之損失作為證明損害之依據，且被告昱嘉公司、英諾華公司既侵害原告之專利權，依一般經驗法則，此仿造專利之行為，亦不但侵害專利權人之商譽，更因而減少專利權人在同一時地販賣專利品獲利之機會，如何能謂未造成原告之損害，殊難想像等語。
㈡按專利權並非專利權人已從事製賣該項專利品，或已有一定之營業計劃，始應受保護，而專利法第106 條第1 項規定，新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，係賦予專利權人合法獨佔之權利，其排除之對象應包含製造商、販賣商及使用者。本件被告昱嘉公司、英諾華公司確有侵害原告之專利權，業如前述，則依一般經驗法則，其行為因而減少專利權人實施專利權通常所可獲得之利益，自不得以專利權人未製造、販賣，未授權他人製造、販賣而謂無損害（最高法院96年度台上字第17號判決意旨參照）。何況，本件上開專利產品雖係屬醫療器材，依藥事法第18條規定需由製造、裝配醫療器材，與其產品之批發、輸出及自用原料輸入之「業者」始得製造，及依同法第17條規定，需經營醫療器材之批發、零售、輸入及輸出之「業者」始得販賣，而原告並非從事上開營業之業者，不得自行製造、販賣，此並為原告所不否認（見本院卷四第174 頁），然藥事法及專利法均未禁止為專利權人之原告授權取得許可之業者從事專利產品之製造與販賣。依此，原告自得以授權他人實施方式行使其專利權，並藉此獲得相當於授權金之利益。抑且事實上原告亦確實有將其專利權於93年7 月1 日授權三獅公司實施，授權期間即為上開專利有效期間，並又於授權三獅公司實施期間，再於95年2 月6 日授權美國壯生公司實施，有專利授權契約書二份附卷可稽（見本院卷一第191 頁起、本院卷四第248 頁起），堪信為真。而由上開授權契約書有關使用費（見第3 條）或授權金之約定內容，並佐以原告所提出之扣繳憑單（見本院卷四第250 頁）等文件，均可見原告稱得藉由授權他人實施方式獲取利益等語，應非子虛。遑論事實上原告亦確實因被告昱嘉公司係未經其授權而仿造，致原告無法依一般授權方式向被告昱嘉公司收取授權金，自屬受有損害。是被告徒以原告並未親自實施其專利權，即謂原告並未因其侵權而受有損害云云，顯屬率斷，不足為採。
七、關於「有無專利法第79條不得請求損害賠償規定之適用？」部分：
㈠被告主張原告並未依專利法第79條規定，於專利物品上為專利證書號數之標示，依法即不得向被告請求損害賠償等語；原告則提出如原證21所示之證物，主張已有於專利物品上標示專利證書號數，故自得請求損害賠償云云。
㈡按新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，此觀專利法第108 條準用同法第79條即明。又參酌該條立法之理由，乃係因專利權所保障者涉及專業技術，一般人從物品外觀上不易知悉是否為專利品，為避免公眾動輒侵害他人專利權，乃明定專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，以使公眾知所尊重，且此專利權人標示專利證書號數，應係屬專利權人之一種義務，如其怠於為此項標示，除可證明侵權人已明知或可得而知為專利物品外，即不得請求民事上損害賠償。查原告雖提出如原證21所示之專利產品外包裝（見本院卷一第189 頁）以資證明確實已依規定標示專利證書號數，惟被告已予以否認，且由三獅公司授權優你康公司製造系爭專利產品之買賣契約書及其授權書觀之（見本院卷一第179 頁起），可徵三獅公司授權優你康公司製造者僅為新型專利第218889號「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠」之專利產品，並不包括新型專利第134443號「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡」之專利產品，然上開原證21所示之專利產品外包裝竟除標示新型專利第218889號證書之號數外，並有標示新型專利第134443號證書之號數，明顯與上揭授權書之授權內容有所不符。再參酌原告對於三獅公司授權優你康公司製造實施上開專利之過程，前後陳述不一，即先是陳稱由優你康公司製造，再由三獅公司予以買回後販售，後則又更異前詞改為係由視霸光學有限公司直接販售予杉悅貿易有限公司，惟此舉又明顯與原告授權三獅公司之專利授權契約書所要求之三獅公司僅得自行銷售（見契約書第2 條）乙節不符，其所言反覆與矛盾，更令人質疑上開證物之真實性，自難遽予採認。是原告未依專利法第79條規定，在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，堪予認定。
㈢另查，關於原告所稱之侵權產品「CD軟性隱形眼鏡」，被告昱嘉公司早於94年3 月間即已停止生產乙節，業經被告昱嘉公司陳稱在卷，且由本院依原告聲請向財政部臺北關稅局所函查之資料可知，被告昱嘉公司自91年以後迄今，出口至義大利公司（名稱為Safilens）之所有出口報單僅有12份，最後1 份係於94年3 月11日，核與被告昱嘉公司所陳相符，有財政部臺北關稅局96年5 月17日北普出字第0961010805號函暨其附件在卷可參（見本院卷四第85頁起），自堪採信。依此，承前所述，原告既未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，且未舉證證明於94年3 月間被告昱嘉公司停止生產原告所稱之侵權產品「CD軟性隱形眼鏡」之前，被告昱嘉公司已明知或可得而知為專利物品，依上揭法條規定，原告自不得就侵害新型第134443號專利權部分，請求被告昱嘉公司與被告乙○○應連帶負損害賠償責任。至新型218889號專利權受侵害部分，雖原告亦未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，惟於原告起訴或為證據保全時，即應堪認被告昱嘉公司、英諾華公司已明知或可得而知為專利物品。易言之，就起訴或保全證據後原告因新型218889號專利權受侵害所受之損害，得向被告昱嘉公司、英諾華公司請求損害賠償，不受專利法第79條之限制，惟仍須符合侵權行為之成立要件，事屬當然。
八、關於「被告主觀上有無故意或過失？」部分：
㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第84條第1 項定有明文。上開規定依專利法第108 條規定，於新型專利權受侵害時準用之。又依上開規定，新型專利權人對於已經發生之損害，固可請求損害賠償，惟該民事賠償請求權本質上仍是民事侵權行為，故侵權人須有故意或過失之主觀要件。否則，即不成立侵權行為，而不得請求損害賠償。㈡按主張法律關係存在之當事人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任，至於他造主張有利於己之事實，則應由他造舉證證明，最高法院48年台上字第887 號判例意旨參照。次按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，遑論如原告於其所主張之起訴原因，不能為相當之證明，而被告就其抗辯事實，已有相當之反證者，自當更應駁回原告之請求。依此，就專利侵權行為言，專利權人即應就侵權人有故意或過失之主觀要件，負舉證之責任。經查：承前所述，原告既未在專利物品或其包裝上標示新型第134443號專利證書號數，且未舉證證明於94年3 月間被告昱嘉公司停止生產原告所稱之侵權產品「CD軟性隱形眼鏡」之前，被告昱嘉公司已明知或可得而知為專利物品。此外，復無提出其他確切證據以資證明被告昱嘉公司有何故意或過失，自堪認其所辯並無故意或過失等語，尚非子虛，足以採信。則依上說明，被告昱嘉公司與被告乙○○自無庸連帶負賠償責任。
㈢次查，被告昱嘉公司、英諾華公司所製造、販賣之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」，其技術內容乃係於隱形眼鏡外表面上印製一呈中空環狀之黑褐色圖案，且該圖案直徑約為12.5mm，圖案內部為無印製圖案之空白部，該空白部直徑約為5
㎜小於一般人眼珠（虹膜）直徑約為10㎜-12 ㎜。藉此，當該隱形眼鏡配戴於眼睛上時，可藉由該黑褐色圖案圍繞於眼珠外圍，可呈現出一種使眼珠看似放大之效果，且該黑褐色圖案內緣可與眼珠重疊，可防止白眼球露出，有中國生產力中心之鑑定報告在卷可參。而由上開技術內容可知，其所揭示之技術特徵主要在於：⑴於隱形眼鏡外表面上印製一呈中空環狀之圖案。⑵該圖案直徑需大於眼珠之直徑。⑶圖案內部為無印製圖案之空白部。⑷該空白部之直徑需小於眼珠之直徑。又依公告日為84年6 月16日之日本實用新案公開平第7-32631 號新型專利之申請專利範圍內容，並參酌其圖示及產業上之利用、先前技術、使用之效果等說明，綜合以觀，可知其技術特徵乃為：⑴在比眼珠大的隱形眼鏡，除瞳孔以外的部分施色。⑵由於其施色圖案部分大於眼珠之範圍，故可使眼珠看似放大。⑶且因係在瞳孔以外之部位施色，故其未施色之空白範圍亦小於眼珠，可防止白眼球露出。依此，經比對結果，可徵被告所製造販賣之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」產品，其所利用之技術內容雖與上開日本專利所揭示之技術特徵並不完全相同，惟其不同之處不過係利用上開日本專利之說明書及圖示內容所為之等效結構變化，其技術手段、作用與結果均仍實質上相同，為習於此項技術者藉此教示所可輕易推及之差異或改變。此外，再參酌原告所提出之原證13所示之廣告內容，亦已載明「特別推出日本另一暢銷新款」等語，可見被告辯稱係利用習知技術所為，非全然不足採信。而原告又無法舉出確切證據以資證明被告昱嘉公司、英諾華公司有何侵害原告專利權之故意或過失，揆諸前開說明，亦難遽令被告應連帶負責。
九、關於「原告與三獅公司間之授權關係是否為專屬授權性質？」部分：
㈠被告抗辯應係屬專屬授權性質，且此業經原告於準備書狀內先後2 次自認在卷云云；原告則主張係非專屬授權，並以授權契約書內無載明係專屬授權，即為非專屬授權，且亦另有授權他人等為據，而請求撤銷前所為之自認等語。
㈡按當事人於訴訟上所為之自認，於辯論主義所行之範圍內有拘束當事人及法院之效力，法院應認其自認之事實為真，以之為裁判之基礎，在未經自認人合法撤銷其自認前，法院不得為與自認之事實相反之認定。而自認之撤銷，依民事訴訟法第279 條第3 項規定，除別有規定外，於自認人能舉證證明其自認與事實不符，或經他造同意者，始得為之，並應向法院為撤銷其自認之表示。本件原告雖於準備書狀內曾先後自認與三獅公司間係屬專屬授權關係，惟其後已向本院為撤銷自認之表示，稱係屬非專屬授權性質，並提出與三獅公司之專利授權契約書及與美國壯生公司之授權契約為證。而查，依原告與三獅公司間之專利授權契約書內容觀之，確實並無有關專屬授權之文字，參酌專屬授權與否乃屬關係授權人與被授權人權益重大之事項，按諸常情，如當事人間確實有為此項特別約定，自無不付諸文字加以載明之理？更何況，原告於授權三獅公司實施專利權期間（即自93年7 月1 日起至專利有效期間止），另又於95年2 月6 日復授權美國壯生公司實施專利權，且被告對於原告之再授權美國壯生公司一事亦不否認，益堪認原告與三獅公司間之授權應係非專屬授權性質。因此，原告既已證明所為之自認確與事實不符，依上開說明，其撤銷自認即屬合法，本院得為與自認事實相反之認定。易言之，原告與三獅公司間應係屬非專屬授權堪以認定。
十、關於「有無專利法第59條之適用？」部分：
㈠被告抗辯原告之授權他人實施，未經依專利法第59條規定，向專利專責機關登記，依法自不得對抗為第三人之被告云云；原告則以專利法第59條所謂「無專利授權登記不得對抗第三人」，係指被授權人不得以專利被授權人之地位，對於他人主張相關之專利授權權利，並非指行為人侵害之產品為未經登記之專利被授權人所生產販售之產品，即不構成專利權之侵害，故被告尚不得以原告與他人間之授權未經登記，而主張無需負責等語。
㈡按專利權為無體財產權，具有準物權性，而物權之變動，必須有一足由外界可以辨認之徵象（一定之公示方法），始能發生一定之法律效果，此即所謂「公示原則」，蓋物權具有排他之效力，如無可由外界查悉變動之徵象，則第三人易受不測之損害。故不動產物權以登記，動產物權以交付為其公示方法。而專利權因無法依動產物權交付，因此只能依不動產物權採登記之公示方法。又有關登記之效力，立法例上有登記生效主義及登記對抗主義2 種，專利法第59條規定，既明定專利權人以其專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，顯係採登記對抗主義。再探究該條之立法意旨，乃係欲藉由公權力之介入，避免當事人間權益之爭執。依此，該條規定應係於當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用之餘地，經核尚與本件訴訟情形有間，自難加以援用。是被告以此為抗辯，進而主張無需就本件侵權行為負責云云，自不足採。
十一、關於「被告抗辯有先使用權是否可採？」部分：
㈠被告主張被告昱嘉公司早在89年12月間所銷售之隱形眼鏡產品，即具新型第218889號專利及「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」之技術特徵，依專利法第108 條準用同法第57條結果，被告昱嘉公司就該等技術特徵之隱形眼鏡，自有先使用權，而不為原告專利權之效力所及云云；原告則否認有先使用權的適用且否認被告針對此所提出證物之真正等語。
㈡按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。被告辯稱本件有專利法第57條第1 項第2 款先使用權規定之適用，故應為原告專利權效力所不及等情，既為原告所否認，依舉證責任分配原則，應由被告對於「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」等事實負舉證責任。又被告雖提出如被證19所示之統一發票及出口報單各2 件為證，然原告既否認上開發票及出口報單形式上及實質上之真正，被告又別無其他證據證明上開證物為真正，則該證物自尚無從證明被告所稱之有先使用權存在等語係屬真正，是被告抗辯本件有先使用權之適用云云，亦無足取。
十二、綜上所述，被告昱嘉公司所製造販賣之「CD軟性隱形眼鏡」以及被告昱嘉公司、英諾華公司所製造販賣之「新情BIGEYES 軟性隱形眼鏡」，雖分別落入原告所有新型第134443號、第218889號專利申請專利範圍內，且其侵害行為應已對原告造成損害，惟或因原告並未依專利法第79條規定於專利物品上標示專利證書號數，或因被告昱嘉公司、英諾華公司於主觀上並無侵害專利權之故意或過失，業如前述，故依法原告並不得向被告昱嘉公司、英諾華公司請求損害賠償，則被告乙○○自亦無庸連帶負責。從而，原告本於專利法第108 條準用同法第84條第1 項規定、民法第184 條、第185 條及公司法第23條第2 項規定，請求被告應連帶給付原告500 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即94年10月13日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；被告昱嘉公司、乙○○應連帶給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即94年10月13日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，均屬無據，為無理由，應予駁回。十三、本案事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據暨攻擊防禦方法，經本院審酌後，認與本案判斷結果無影響，毋庸再予一一審酌，附此敘明。
十四、原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回之。
十五、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　10　　月　　31　　日民事第一庭 法　官　黃若美
以上正本，係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀
中　　華　　民　　國　　96　　年　　10　　月　　31　　日書記官　洪惠玲