臺灣新北地方法院97年度智字第26號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 97 年 12 月 31 日

臺灣板橋地方法院民事判決　　　　　　　　97年度智字第26號原　　　告　多元生活企業有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　陳添信律師
被　　　告　虹纖生醫科技股份有限公司
法定代理人　甲○○
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國97年12月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
１原告為「Reun及圖」商標之權利人，指定使用於面霜、化妝水、日霜、晚霜等美容保養產品，此有中華民國第00000000號商標註冊證可資佐證，權利期間自民國96年9 月1 日至
106 年8 月31日止。被告未經原告同意授權使用，擅自將上開商標使用於被告生產販售之TMODE Rein原生機能霜產品包裝上，並於網路上公開販售，業已侵害原告之商標權，經原告委託律師發函請求被告停止前述侵害商標權之不法行為，被告回函拒絕配合，原告為保障權利，爰依商標法第63條規定，訴請被告負損害賠償責任。以被告商品零售價每瓶新台幣（下同）6000元及粗估被告至少已販售300 餘瓶以上計算，加上原告信譽減損，原告請求被告賠償200 萬元。並聲明：被告應給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利百分之五計算之利息。願供擔保，請准宣告假執行。
２被告不得主張其於系爭商標註冊前即已善意使用，而得不受商標權之拘束：
兩造先前之合作關係屬O.D.M （OriginalDesignManufacturer的縮寫），指由採購方委託製造方，由製造方從設計到生產一手包辦，而由採購方負責銷售的生產方式，採購方通常會授權其品牌，允許製造方生產貼有該品牌的產品。易言之，被告僅為原告委託之製造商，系爭產品對外銷售及推廣均以原告名義為之，此從系爭產品包裝記載之聯絡電話及地址均為原告公司，故涉及品牌之商標權，本屬原告對外推廣系爭商品作為辨識之用，與身為製造商之被告無涉。被告辯稱：系爭商標為其發想，並付費委由他人設計等語云云，惟查原告採購之系爭乳霜本無品牌，為便於銷售，乃透過朋友介紹之唐子雯負責商標設計，因本件雙方合作為O.D.M 方式，故聯繫方面雖由被告出面洽談，然而所有LOGO設計概念均需依原告指示，此亦有被告發給原告之電子郵件內容可稽，原告亦取得相關LOGO圖稿，若該商標圖案真為被告發想，並付費委託他人設計，屬被告之權利，被告為何還需將LOGO交給原告確認？原告為何能取得相關設計之初稿？顯見此商標自始至終係屬原告之權利。
３退步言之，縱然被告主張其於系爭商標註冊前即已善意使用，然而此為權利人即原告授權其使用，之後因被告96年5 月7 日發函片面終止雙方合作關係，原告即未再同意授權被告使用系爭商標，被告倒果為因，將原告同意其使用之情事，主張有商標法第30條第1 項第3 款適用，顯然扭曲事實，不足採信。參照商標法第5 條第14款規定，被告基於業務往來關係使用系爭商標，其於業務往來關係終止後，當不得繼續主張其為善意使用。
二、被告則以：
１原告在95年11月申請系爭商標註冊，被告在此之前業已善意使用此一商標，不受原告商標權效力拘束：
按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：．．．三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，商標法第30條第1 項第3 款著有明文。是以，若係善意先使用商標，但未申請註冊，仍得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外。本件原告所申請註冊之商標，乃為被告於95年間所發想，並由被告付費委由訴外人唐子雯設計之文字圖案，此有Rein及圖創作發想之原始稿件、完成稿件及被告支付外包美工設計唐子雯之稿費扣繳憑單可稽。被告生產「山藥乳霜」產品後，為尋求經銷商，方與原告於95年8 月17日簽訂合作意向協議書，其中第一條即規定：「甲方同意提供山藥乳霜產品給乙方於台灣國內地區獨家行銷權，且乙方同意不得再代理經銷他家同屬性商品，須全力主攻甲方之產品」等語，可知原告乃被告之經銷商。而山藥乳霜上即印有「Rein
乳霜」之圖及字樣，此有被告山藥乳霜瓶器及包裝發包他人產製之證明文件可稽。是以，被告確實在原告系爭商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品上，依商標法第30條第1 項之規定，被告不受原告系爭商標權之拘束。
２按「商標有下列情形之一者，不得註冊：……14相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人存在者」，商標法第23條第14款定有明文。原告申請註冊之商標，本為被告所發想，被告於95年9 月間將系爭商標向智慧財產局提出申請註冊，嗣遭智慧財產局以商標與其他公司之商標權近似而遭駁回，然此亦可證明被告方為該商標之權利人。原告與被告有經銷之契約關係，是以，原告依法不得申請註冊。為此，被告已於97年9 月11日向智慧財產局提出異議，請求將原告之商標註冊撤銷。若「Rein及圖」真是原告所擁有，那為何原告公司之經理蔡王傑曾於96 年3月間，向被告之瓶器廠商台灣開廣公司私自下訂「Rein及圖」之瓶後，經被告公司於96年5 月以存證信函舉發後，不了了之，可見原告並非真正商標之擁有者。再者，原告於96年6 月後另闢瓶器廠商生產山藥乳霜時，改以「Reun」商標，由此可知，原告係想規避被告所申請之Rein及圖之商標。原告所稱之logo圖稿（原證七）之第一張圖，其內容之英文字體均為「Reun」，益證此為原告為規避被告所申請之「Rein」，事後所做之修改。系爭乳霜於代理經銷之初，係用「Rein」之名稱，此參被證五號之進出貨通知單上記載可知，苟若系爭商標確屬原告所發想，則原告在申請商標之時，必定使用「Rein及圖」之名稱，絕不會用與實際商品名稱不同之「Reun」申請註冊。是以，被告係於經銷過程中，預想於將來經銷關係結束後，欲以另一相似之商標進行相同或類似商品之銷售，而以惡意搭便車之心態，將原屬被告所有之「Rein」之商標稍做修改，另行申請註冊。因為由原告負責產品的銷售，原告對於字體的大小有意見，所以被告才將圖案送給原告確認，但非承認商標權為原告所有。
３被告於網路上公開販賣之產品為「Tmode Rein」原生機能霜產品，是以，系爭產品之標示屬「Tmode 加Rein」之組合式商標，與原告所有之「Reun」，有明顯區別，不會產生消費者混淆或誤認之情。況Tmode 本為被告申請之商標，因此，被告所有系爭產品並無侵害原告商標權之情。又依兩造之經銷協議書，原告當初經銷系爭產品之價格僅為650 元，非如原告所稱每瓶6000元之定價，原告以6000元作為損害賠償之計算基準，亦有錯誤。
４並聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實
原告為「Reun及圖（Rein）」商標之權利人，指定使用於面霜、化妝水、日霜、晚霜等美容保養產品，此有中華民國第00000000號商標註冊證可資佐證，權利期間自民國96年9 月1 日至106 年8 月31日止。被告生產販售之TMODE Rein原生機能霜，其包裝上使用與原告系爭商標相同之圖（Rein）。四、按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第30條第1 項第3 款定有明文。被告辯稱：原告在95年11月申請系爭商標註冊，惟被告在此之前業已善意使用此一商標，不受原告商標權效力拘束等語。經查，被告所生產之山藥乳霜產品，其上「Rein」圖樣係由被告付費委由訴外人唐子雯完成美工設計等情，此有被告持有「Rein及圖」之原始稿件、完成稿件及被告於95年7 月至9 月支付唐子雯之稿費扣繳憑單可稽。被告嗣將印有「Rein乳霜」之圖及字樣交予製瓶及包裝之昶融企業有限公司，亦有昶融企業有限公司於95年8 月18日出具之訂購確認單可參。被告於95年8 月17日與原告簽訂合作意向協議書，由被告提供山藥乳霜產品交予原告經銷，此見卷附第48頁合作意向協議書內容、第55頁出貨單自明。而被告於95年9 月間將「Rein及圖」向智慧財產局提出申請註冊，嗣遭智慧財產局以「Rein」與已註冊之「REINE 」之商標有4 個字母相同、字型大小寫之細微差異，構成近似為由駁回被告之申請，亦有被告提出經濟部智慧財產局商標核駁第0000000 號審定書足憑。被告主張原告係於95年11月提出商標註冊申請，此為原告所不爭執，是被告在原告提出申請之前，已善意使用「Rein」，依商標法第30條第1 項第3 款之規定，被告不受原告系爭商標權之拘束。
五、綜上，原告以被告使用「Rein」之行為侵害系爭商標權，而依商標法第63條規定，請求被告賠償200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息，為無理由，應予駁回。原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　12　　月　　31　　日民事第三庭法　官　陳映如
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀
中　　華　　民　　國　　98　　年　　1 　　月　　5 　　日書記官　李錦輝