111年度智字第2號｜民事：損害賠償｜裁判日期：111 年 11 月 25 日

臺灣新竹地方法院民事判決 111年度智字第2號原告齊偉智被告何佩倫上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國111年10月24日辯論終結，判決如下：主　　　文被告應給付原告新臺幣壹萬柒仟柒佰貳拾壹元。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之八，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行。事實及理由壹、程序方面：一、本件屬於智慧財產民事訴訟事件，除有民事訴訟法第24條、第25條之情形外，普通法院應以無管轄權為由移送智慧財產及商業法院。惟本件被告不抗辯本院無管轄權，而為本案之言詞辯論，依民事訴訟法第25條規定，以本院為有管轄權之法院，合先敘明。二、按補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條規定甚明。查原告提起本件訴訟時，其雖於起訴狀訴之聲明欄位內記載：「被告於合資關係結束後（3.31.111年結束）仍繼續使用本人之商標（御丼鍋－經濟部商標局核準文及商標註冊號數：00000000，有效期至2028年7月31號－如附件1）（即本判決之附件，下稱系爭商標）」等語（見本院卷第11頁），惟上開陳述僅係表明原告與訴外人何燕燕、乙○○於民國111年3月31日合資關係結束後，被告仍繼續使用系爭商標等原因事實，並非表明應受判決事項之聲明。經本院向原告當庭確認後，其訴之聲明為：「請求被告給付原告新臺幣（下同）21萬元」等語，有111年8月12日言詞辯論筆錄在卷可參（見本院卷第57頁）。核原告上開聲明之變更，僅係為符合法定程式應受判決事項聲明之法律上補充，非為訴之變更追加，先予敘明。貳、實體方面：一、原告主張：㈠原告為系爭商標之商標權人。而原告與被告之母何燕燕、證人乙○○，於111年2月10日合夥成立越公公企業社，由原告登記為負責人，成立隱名合夥關係，並自111年2月23日起在門牌號碼新竹市○○路000號經營火鍋及河粉餐廳（下稱系爭餐廳），期間由原告擔任系爭餐廳之負責人及店長，並由原告提供經營火鍋餐廳之技術、尋找原物料供應商及設計系爭餐廳之菜單、裝潢，訴外人何燕燕則因工作長期派駐於國外，遂將系爭餐廳之經營工作委託其長女甲○○、次女即被告處理。嗣原告因經營系爭餐廳後，未能顧及自身原有事業，且於經營理念上與其餘合夥人有落差等情，已不願繼續合夥經營系爭餐廳，乃於111年3月25日下午3時許，與被告、證人乙○ ○、甲○○及另一位蔡姓小姐（被告之友人）共5人，在系爭餐廳內開會討論將原告之股權無償轉讓及結算店內之支出及營收。期間原告並多次提醒被告系爭商標為原告所有，並請求被告等人應於111年4月前將系爭餐廳之招牌、菜單及POS機中任何有關「御丼鍋」文字部分予以更換。詎自111年4月1 日，被告擔任系爭餐廳之實際負責人後，仍繼續在原址以「御丼鍋」文字經營系爭餐廳，而原告於111年4月18日察覺此事後，遂於111年4月20日以存證信函通知被告應於111年4月27日前終止使用系爭商標，惟被告仍繼續使用系爭商標。為此，爰依商標法第68條第1款規定之法律關係，提起本件訴訟。㈡又被告抗辯原告退夥部分，本件原告係無償將系爭餐廳事業之合夥股份轉讓予訴外人何燕燕，並非有償轉讓，且原告提出轉讓之通知後，被告亦於111年3月25日以通訊軟體LINE（下稱LINE）回覆原告稱：「媽媽（即訴外人何燕燕）這邊是同意受讓你的股份」等語，其後於111年3月28日及次日，被告亦在未事先通知原告之情形下，私下找其他人評估頂讓予他人之可能性，可知訴外人何燕燕亦已同意受讓原告之股份。另被告抗辯系爭餐廳使用之「御丼鍋」文字與系爭商標並非同一商標等語，惟就商標近似部分，比較消費者對文字之認定，不會因「御丼鍋」之「丼」字有無外圈之簡單圖形而有差異；就商品或服務類似部分，系爭商標申請類別為第43類(提供餐飲；臨時住宿）其下之「430201餐廳」群組，包含火鍋店及其他餐飲等，而系爭餐廳於商標類別上與系爭商標屬於同一群組，因此容易造成消費者混淆。至被告辯稱原告退夥後，另曾授權得暫時使用系爭商標6個月等語，原告否認之，此應由被告負舉證責任。㈢綜上，爰聲明： ⒈被告應給付原告21萬元。 ⒉訴訟費用由被告負擔。二、被告則以：㈠本件原告固主張其於111年3月31日退出合夥越公公企業社後，曾多次提醒被告應將系爭餐廳內有關「御丼鍋」文字部分予以更換等語。而越公公企業社之成立，實乃被告之母何燕燕、證人乙○○與原告等3人，於111年1月間合夥出資受讓系爭餐廳原址之「玖鍋」火鍋店（嗣更名為「御丼鍋」）繼續經營餐廳業務，又系爭餐廳事業於111年2月23日起籌備及正式營運期間，訴外人何燕燕位於國外，並因疫情嚴峻無法經常往返，故將經營等庶務委託次女即被告、長女甲○○負責。其後因各合夥人間因系爭餐廳事業之帳務、出資及經營等各問題迭生爭執，原告突於111年3月間向訴外人何燕燕稱其欲退夥，惟原告不僅未依民法第686條第1項規定之2個月前通知其餘合夥人，亦未經其他合夥人同意退夥，則系爭餐廳事業繼續使用系爭商標，自無侵權之可能。㈡又被告否認原告有終止授權被告使用系爭商標之情事，蓋原告於111年3月25日與被告及證人乙○○討論股權轉讓、退夥等事宜當日，即已明確向被告表示其同意被告於其退出系爭餐廳事業後，得繼續使用系爭商標6個月。且觀系爭商標之註冊商標證所示，其商標圖樣之「御丼鍋」文字係由上往下書寫，字體偏新細明體較工整，其中「丼」字外圈並有圓形體包圍，而系爭餐廳招牌、菜單之「御丼鍋」文字乃自左而右書寫，字體偏少女體較圓潤，其中「丼」字並無圓形體包圍，可見2者並非同一商標，自應由原告舉證說明有何致相關消費者混淆誤認之虞之情事。㈢另兩造間原係因合夥經營事業故存在商標授權使用之關係，依原告之主張，其甫於111年3月31日退夥，復於111年4月20日單方面寄發存證信函要求被告於111年4月27日更換系爭餐廳內全部印有系爭商標之物品，不僅已與其於111年3月25日會議中之承諾相互違背，且終止授權更換期間僅有短短7日，更未審酌兩造間曾具有合夥經營事業關係，應給予被告合理之過渡期間移除系爭商標，即提起本件訴訟請求損害賠償，難認係以誠實信用之方式行使權利，是原告提起本件損害賠償訴訟，當屬權利濫用。遑論被告縱明知原告確有授權被告繼續使用系爭商標6個月，為避免爭議，仍於收受原告寄送之存證信函後立即安排更換店面招牌、菜單等為「御品鍋」文字，然因製作仍需時間，嗣於5月初即已全面停止使用系爭商標，益徵被告並無故意或過失侵害原告之商標權。㈣綜上，答辯聲明： ⒈原告之訴駁回。 ⒉訴訟費用由原告負擔。三、本院之判斷：㈠原告主張其為系爭商標之商標權人。原告與被告之母何燕燕、證人乙○○，於111年2月10日合夥成立越公公企業社，由原告登記為負責人，成立隱名合夥關係，並自111年2月23日起在門牌號碼新竹市○○路000號經營系爭餐廳，其招牌、菜單之「御丼鍋」文字圖樣即如原告所提出之「御丼鍋」招牌及菜單照片所示（見本院卷第23、25頁）。其後因原告已無意繼續經營系爭餐廳，僅參與經營至111年3月31日，被告則自111年4月1日起，在原址繼續經營系爭餐廳，並沿用上開「御丼鍋」招牌及菜單至111年5月7日止等情，業據提出系爭商標之中華民國商標註冊證、「御丼鍋」招牌及菜單照片為證（見本院卷第17、23至25頁），並有被告提出系爭餐廳更名後之「御品鍋」招牌及菜單照片在卷為憑（見本院卷第73、75頁），上開事實亦為被告所不爭執，自堪信屬實。又原告主張其自111年4月1日起，即未再授權被告使用系爭商標，並請求被告賠償自111年4月1日起至111年5月7日止，期間因使用系爭商標經營系爭餐廳，致原告所受之損害21萬元等語，則為被告所否認，並以前詞置辯。㈡按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：1.將商標用於商品或其包裝容器；2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；3.將商標用於與提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5條第1項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，原告應舉證證明被告有行銷商品之目的，並有標示系爭文字之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，始可認定被告使用系爭文字行為，符合商標之使用要件。查被告自111年4月1日起至111年5月7日止，期間就系爭餐廳之名稱、招牌及菜單等均有使用前揭所述式樣之「御丼鍋」文字，此為兩造所不爭執，並有前揭招牌及菜單照片在卷可證（見本院卷第23、25頁），而該「御丼鍋」即為系爭餐廳最主要識別性之文字，並經被告使用作為系爭餐廳之名稱及符號標識，以達與其販售之商品產生特定之連結關係等功能，足見被告使用上開「御丼鍋」之文字，具有商標效果及功能，而為實質意義之商標使用，自堪認被告使用上開「御丼鍋」之文字，具有行銷之目的，且該等文字使用於有關火鍋餐飲服務，足以使相關消費者認識其為商標，核屬商標法第5條之商標使用要件。㈢次按未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第1項第3款定有明文。又商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，由於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，則於判斷商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯想，於此種情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並考量主要部分最終影響商標給予商品或服務之消費者的整體寓目印象加以判斷，故上開兩觀察法對判斷商標近似係屬相輔相成（最高行政法院106年度判字第609號判決意旨參照）。經查： ⒈就外觀而言，系爭商標為直書之「御丼鍋」文字，字體稜角近似新細明體，其中「丼」字外並有「○」符號圍繞，有前開商標註冊證在卷可參（見本院卷第17頁），且為兩造所不爭執。是就系爭商標與被告所使用之文字互核觀之（見本院卷第23、25頁），被告使用之文字雖係橫書之「御丼鍋」文字，字體圓潤近似少女體，其中「丼」字外亦無「○」符號圍繞，惟就「御丼鍋」3字之字形、讀音均完全相同，於異時異地隔離通體觀察及交易時連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音等項目，均極為相仿。 ⒉再觀前開商標註冊證所示，系爭商標分別指定使用於飲食店、小吃店、火鍋店等餐飲服務，而依前開「御丼鍋」招牌及菜單之照片所示，被告亦係使用「御丼鍋」文字於火鍋店之經營，可知被告使用「御丼鍋」文字於火鍋店之餐飲服務，與系爭商標指定使用之飲食店及火鍋店之餐飲服務，二者服務具同一目的性，且滿足相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消費者認為二者之服務來自相同或關聯來源，故二者之服務類別同一或存在高度類似關係，堪認被告使用之「御丼鍋」文字，與系爭商標已構成近似。 ⒊而被告雖辯稱其使用之「御丼鍋」文字，其書寫方式及字體等，顯與系爭商標不同，應不致使消費者產生誤認等語。本院審酌上開「御丼鍋」文字之字體及書寫方式縱有不同，且被告使用之文字並未於「丼」字以「○」符號圍繞，然相關消費者關注之顯著主要部分，仍為上開極為明顯之「御丼鍋」3字，已如前述。此外，被告使用之文字與系爭商標亦無其他可供單獨辨識之圖案，因此整體觀察而言，仍屬高度近似，故被告此部分所辯，難認可採。 ⒋據此，被告使用之「御丼鍋」文字，既與系爭商標構成高度近似，依上開說明，被告使用該等文字，客觀上自構成商標法第68條第1項第3款「有致相關消費者混淆誤認之虞」之行為態樣。又於被告接手經營系爭餐廳前，系爭餐廳係由原告、訴外人何燕燕及證人乙○○等3人共同合夥經營，惟原告自1 11年3月31日起，即未再實際參與系爭餐廳之經營，並自111年4月1日起交由被告繼續經營，此為兩造所不爭執，另佐以原告於111年4月20日寄送予被告之新竹西大路存證號碼000024號存證信函中記載：「貴店從今年4月1日起至今仍使用御丼鍋的商標於招牌、菜單及POS機等，此舉已嚴重侵害到本人的商標權」等語，有上開存證信函在卷可參（見本院卷第21頁），可見原告自未實際經營系爭餐廳之111年4月1日起，已顯無繼續同意被告使用系爭商標之意思，堪認被告自111年4月1日後，即不得再使用系爭商標或與其相類似之字樣。詎被告仍自111年4月1日起至111年5月7日止，期間仍有使用與系爭商標相似之「御丼鍋」文字，且係為行銷之目的，業經本院論述如前，則被告使用與系爭商標相同之文字在同一服務類別，當屬商標權之侵害行為。 ⒌被告復辯稱原告自111年3月31日退出系爭餐廳之經營後，仍有同意暫時授權被告使用系爭商標或與其相類似之字樣6個月期間等語，無非係以證人甲○○於本院所為之證述稱：「在 3月25日之前…那是第一次討論，證人乙○○有問原告到時候原告股權不要了，我們是否還可以繼續用那個招牌，原告說可以，說4至6個月，第二次是3月25日，跟被告說6個月」等語；證人乙○○亦證稱：「（指111年3月25日）我有提出招牌的事，當初原告有提出要給這邊多少時間，我說至少3、4個月，後來談的結果是半年」等語，有本院111年9月13日、111 年10月24日言詞辯論筆錄在卷可參（見本院卷第117、213頁），可知上開證人等2人固均一致證稱原告曾同意給予被告6個月期間更換招牌等語。惟查： ⑴觀證人甲○○另證稱：「（法官問：是否知道原告有登記為御丼鍋設計字圖樣之商標權人？）不知道」；「（法官問：火鍋店名稱何人決定是否知道？）不知道」等語；證人乙○○則證稱：「其實店名我也不知道當時為何是御丼鍋」等語（見本院卷第117、214頁），可知上開證人等2人亦證稱不知系爭餐廳使用「御丼鍋」文字之緣由，而參酌原告提出其與訴外人何燕燕間之LINE訊息紀錄所示，原告曾於111年1月18日向訴外人何燕燕陳稱：「老闆…午安…這是估價單和尺寸說明」等語，並傳送記載「御丼鍋」文字之招牌設計圖樣予訴外人何燕燕，並陳稱：「以上是招牌商剛傳過來的報價，請參考」等語；訴外人何燕燕則回覆：「看起來質感不錯」等語（見本院卷第93頁），可見原告曾與其他合夥人商討過招牌之文字及樣式，最終並決定使用前開「御丼鍋」文字作為系爭餐廳之招牌，此已與上開證人等2人證述自始不知系爭餐廳招牌使用「御丼鍋」文字之緣由等情形不符。 ⑵再者，依一般社會及經驗法則以觀，證人乙○○同為系爭餐廳之合夥人，而證人甲○○則係被告之姐，與被告同為訴外人何燕燕之女兒，並同受訴外人何燕燕委託一同管理系爭餐廳庶務等節，可見上開證人2人均身為管理、營運系爭餐廳之要職，此與一般受人聘雇之員工身分有別，應無無從參與系爭餐廳開設、營運，或知悉營運狀況之理，然上開證人等2人所證述「渠等於系爭餐廳開設之初，未曾聞問招牌之名稱及設計」等語，要屬可疑，難以遽信。另佐以原告係主動提議欲將其股權無償轉讓予其他合夥人而退出系爭餐廳之經營等情互核以觀，原告殊無可能在退出系爭餐廳之經營後，仍同意被告繼續使用原有之「御丼鍋」文字招牌、菜單，益徵其主張並未同意被告繼續使用「御丼鍋」文字做為系爭餐廳之招牌乙節，應堪信採。 ⑶遑論上開證人等2人若不知系爭餐廳使用「御丼鍋」文字之緣由，卻於原告與被告、上開證人等2人商討退夥事宜時，經原告要求更換招牌時，未曾向原告質詢其要求更換招牌之理由，反而僅係向原告徵詢同意繼續使用「御丼鍋」文字作為系爭餐廳之招牌等情，顯與常情不符，更堪信上開證人等2 人實際應知悉系爭餐廳使用「御丼鍋」文字，係依系爭商標設計而來之事實，兼衡以證人甲○○為被告之姐姐，同與被告共同經營系爭餐廳，而證人乙○○同為系爭餐廳之合夥人，均與被告有相同之利害關係等節，堪認上開證人等2人，其中關於不知系爭餐廳使用「御丼鍋」文字之緣由，及原告曾同意限期6個月更換招牌等證述，應有偏頗被告之虞，而不可採。 ⒍至兩造另爭執原告於111年3月31日後即退夥一事，是否係無償轉讓股份予其他合夥人，及原告有無踐行民法第686條第1項規定應於退夥前2個月通知其餘合夥人等節，經核僅為原告與其餘合夥人間，渠等間合夥關係終止時點之認定，及渠等間如何清算合夥財產之問題，均與本件無涉，且無礙前開原告自111年4月1日起即不同意被告及其餘合夥人繼續使用系爭商標之事實，即無再行論述之必要，併此敘明。㈣又按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償；商標權人請求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益計算其損害，商標法第69條第3項、第71條第1項第2款前段分別定有明文。查原告雖於111年2月23日起至111年3月31日止，期間與被告之母何燕燕合夥經營系爭餐廳，然原告既已於111年3月31日即未再參與系爭餐廳之經營，且不同意授權系爭餐廳之經營者繼續使用系爭商標，然被告仍自111年4月1日起至111年5月7日止，期間繼續使用與系爭商標相似「御丼鍋」文字，並有致相關消費者混淆誤認之虞，業經本院認定如前，是依上開規定，原告請求被告負損害賠償責任，自屬有據。至關於原告所得請求損害賠償之範圍及金額，本院審酌依證人甲○○所提出之系爭餐廳111年4至6月記帳簿所示（第145至207頁），其中系爭餐廳4月份總收入為113,603元，支出成本為103,934元，是以收入扣除成本後，共獲利9,669元（計算式：113,603元－103,934元＝9,669元）；5月份總收入為119,788元，支出成本為84,131元，是以收入扣除成本後，共獲利35,657元（計算式：119,788元－84,1 31元＝35,657元）（見本院卷第177頁），經核與證人乙○○證稱：「（指111年4月營收）好像10萬元左右，我只能說入不敷出，這還沒扣掉採購成本、薪資，只是單純營收而已」等語，及原告亦當庭自陳：「（指111年3月營收）帳太細我已無法記得那麼清楚，損益兩平或小賺、小虧，可能在5萬元之內」等語，尚大致相符，有本院111年10月24日言詞辯論筆錄附卷可稽（見本院卷第214、216頁），堪信上開帳務明細應無不實之情形，可堪採信。是以上開帳務明細作為被告侵害原告商標權期間所獲得利益之計算基礎，被告於111年4月間獲有利益為9,669元，而111年5月間被告雖獲有利益35,657元，惟被告侵害原告商標權之期間僅有7日（即111年5月1日起至111年5月7日止），經核算平均獲得之利益為8,052 元（計算式：35,657元÷31日×7日＝8,052元，小數點以下四捨五入），是原告得請求被告自111年4月1日起111年5月7日止，期間侵害其商標權之損害賠償金額為17,721元（計算式：9,669元＋8,052元＝17,721元），核屬有據；逾此範圍之請求，則屬無據。㈤至被告另辯稱原告提起本件訴訟，有權利濫用之情形等語，惟系爭商標係經經濟部智慧財產局合法註冊登記之商標，原告為該商標之商標權人，其權利之行使本應受有商標法之保障，是原告提起本件訴訟，自屬權利之正當行使。又經遍觀全卷，被告及其他合夥人間，亦未就原告授權使用系爭商標一事，有約定授權期間，原告自得隨時終止授權關係，觀前揭證人甲○○、乙○○等2人之證述，均曾提及渠等間於111年3 月25日，已與原告商討如何結算屬於原告部分之合夥財產，及向原告徵詢是否可以繼續以「御丼鍋」文字作為系爭餐廳之招牌等情，至少可知被告及上開證人等2人至少早於111年3月25日即已知悉原告不同意繼續授權使用系爭商標之事實，然卻未見被告提出任何證據，足以證明其於知悉原告不同意繼續授權使用系爭商標一事後，有立即尋找廠商更換招牌等作為，反逾1個月後之111年5月7日始更換系爭餐廳之招牌，而有消極處理之情形，則原告請求期間因商標權受侵害之損害賠償，亦非以損害被告為主要目的，並無權利濫用或違反誠信原則，故被告此部分所辯，亦非可採。四、綜上所述，原告主張被告有商標法第68條第1項第3款之侵害系爭商標行為，核屬有據。從而，原告依同法第69條第3項、第71條第1項第2款前段規定，請求被告給付17,721元，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，則屬無據，為無理由，應予駁回。五、本判決原告勝訴部分，所命被告給付之金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　25　　日民事第一庭法　官如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

臺灣新竹地方法院111年度智字第2號

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