95年度重智字第8號｜民事：損害賠償｜裁判日期：99 年 11 月 19 日

臺灣新竹地方法院民事判決　　　　　　　 95年度重智字第8號原　　　告　甲○○○○ ○○○. 即反訴被告　e. Ltd 法定代理人　乙○○○○ ○○ . 訴訟代理人　李書孝律師陳澤榮律師梁開天律師林怡萱律師駱淑娟律師邱淑卿律師複代理　人　柯一嘉律師被　　　告　義隆電子股份有限公司即反訴原告法定代理人　丙○○ 訴訟代理人　陳世寬律師董浩雲律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國99年9月14日辯論終結，判決如下：主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。反訴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。本訴訴訟費用由本訴原告負擔；反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、本訴部分：一、原告主張：（一）緣原告甲○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○(Singapore)Pte. Ltd於民國（下同）95年4月間自美商安捷倫科技公司（ Agilent Technologies, Inc.,）受讓中華民國專利證書第207503號「電腦系統用視覺眼滑鼠」發明專利（下稱系爭專利）之專利權及系爭專利相關所有一切權益，並已向智慧財產局辦理完成轉讓登記在案，其後雖原告曾將系爭專利之專利權，讓與予訴外人Avago Technolog ies ECBUIP(Singapore) Pte. Ltd.，惟之後該訴外人公司，又將其就系爭專利之專利權及就本件下述之對被告之專利侵權之損害賠償請求權讓與予原告公司。是系爭專利權若發生遭第三人侵害等情事時，原告應得以專利權人之法律上地位，依專利法等相關規定主張權利。又原告享有之系爭專利，其專利權期間自91年1月11日至107年10月16日止，依據系爭專利「申請專利範圍」之記載，原告享有之專利權範圍包括3個獨立項（即該專利之第一、四、十請求項），摘要其內容如卷一之原證3所示，是依專利法第56條第1項之規定，原告專有排除他人未經其同意而製造、販售、為販賣要約、使用或為上述目的而進口系爭專利物品之權利。惟查，在市面上販售之型號為「Can Mous e CM-315 」、「M-089BU」、「M-M1UP2RBK」及「KM-752」之光學滑鼠（以下簡稱系爭四件光學滑鼠），並非原告所製造、販賣或經原告授權之光學滑鼠產品，經原告委託財團法人中華工商研究院（以下簡稱中華工商研究院）、財團法人臺灣經濟科技發展研究院（以下簡稱台灣經濟科技發展研究院），就該四件滑鼠與系爭專利進行鑑定之結果，均認定各該光學滑鼠之構建內容、特徵，與系爭專利之上開申請專利範圍構成實質上相同，即為系爭專利之申請專利範圍第一、四、十項所涵括。足證，型號為「Can MouseCM-315」、「M- 089BU」、「M-M1UP2RBK」及「KM-752 」之系爭四件光學滑鼠，均係侵害原告系爭專利權之產品。（二）次查，型號為「Can Mouse CM-315」、「M-089BU」、「 M- M1UP2RBK」及「KM-752」之系爭四件光學滑鼠所使用之OM02晶片，皆為被告公司所生產製造銷售者，該型號晶片乃被告公司所製造專用於光學滑鼠產品所需之重要元件，並經臺灣經濟科技發展研究院，確定與系爭專利部分範圍相符而為重要元件，故被告公司未經原告同意或取得原告授權同意即製造、生產、販售型號OM02之晶片，亦有共同侵害原告依專利法第56條就系爭專利所享有之權利，原告自得依專利法等相關規定，對被告為如下述之訴之聲明之請求。（三）本件經依司法院認可之專業鑑定機構鑑定結果，確認系爭之四件光學滑鼠確有侵害原告之系爭專利權，且因被告之OM02晶片為系爭四件光學滑鼠內之重要元件，故被告應與系爭四件光學滑鼠之製造商，對原告負共同侵權之責任：１、含有被告OM02晶片之系爭四件光學滑鼠，確有侵害原告之系爭專利權： ⑴原告之系爭專利除利用光學方法來改善機械式滑鼠球之缺點外，並首創無須同時使用特殊滑鼠墊，而可直接在大多數任意表面上操作之技術特徵及功能。此參系爭專利之「發明專利說明書」記載：「曾經有幾個先前的嘗試使用光學方法取代機械的方法。這些方法包括使用光偵測器回應在有特殊記號滑鼠墊上滑鼠之移動，以及回應有特殊條紋滑鼠球之移動…。」、「迄今，儘管使用者對該機械式滑鼠感到挫折已數十年，這些較早的光學技巧沒有一個被廣泛的接受以令人滿意的取代該傳統機械式滑鼠。因此，假若有一以製造觀點可實行，相對地不貴，可信賴的而且對使用者而言，其實質操作和傳統滑鼠相同之非機械式滑鼠，其會是令人嚮往的。…假若此新型光學滑鼠之操作不需依賴和一特殊或是此類之滑鼠墊一同使用，而可以在大多數任意之表面上操作的話將會更好。」（見卷一內之原證2 、發明專利說明書第6頁第13行起至第7頁第7行止）之內容可資佐證。是系爭專利之特殊性在於：以光學方法取代機械式滑鼠，其操作方式與機械式滑鼠相同，且較其他光學方法更優，即無需同時使用特殊滑鼠墊來協助定位，可直接在大多數任意表面操作。 ⑵經原告委請經司法院認可之專業鑑定單位中華工商研究院，就系爭四件光學滑鼠實物及相關技術文件進行鑑定，並依專利法及專利法施行細則、經濟部智慧財產局93年10月5日經授智字第0932003111-0號「專利侵害鑑定要點」辦理，而其鑑定結論為：「本案待鑑定物KM-752光學滑鼠之構件內容、特徵，與本案發明專利公告編號第472206 號『電腦系統用視覺滑鼠』之申請專利範圍構成實質上相同，即為本案發明專利之申請專利範圍所涵括。」，且就其餘之系爭三件光學滑鼠之鑑定，其等之鑑定結論亦與上開者相同，此有原告提出之上開鑑定機關之鑑定報告四本在卷可參。足證，系爭四件光學滑鼠之製造商及銷售商，已侵害原告之系爭專利無疑。嗣原告為加強舉證，乃再委請臺灣經濟科技發展研究院進行鑑定，而該機關鑑定之結果，亦認系爭四件光學滑鼠確有侵害原告之系爭專利權，此可參原證39該機關之侵害鑑定研究報告書之鑑定摘要內載稱：「原告所有中華民國發明第20 7503號「電腦系統用視覺眼滑鼠」專利權之申請專利範圍共有三項獨立項，使用被告產品OM02晶片之系爭四件光學滑鼠（標緻電子科技有限公司之「巧翼光學滑鼠mini mou se（型號：AGM307E）」、台灣金欣科技股份有限公司之「SONAROptical mouse」（型號：M-366SG）、威策國際股份有限公司之「detrois小晶鑽光學滑鼠」（型號：Can Mouse CM-315）、日本ELECOM株式會社之「【M1】簡約型滑鼠」（型號：M-M1UP2RBK/BU/RD/WH）等四件），依據文義讀取分析、及逆均等論分析結果，構成要件與前揭原告專利範圍（三項獨立項）構成實質相同。」之情可參。是依前述臺灣經濟科技發展研究院以及中華工商研究院，對於含有被告OM02晶片之系爭四件光學滑鼠進行鑑定，皆證實該等光學滑鼠確有侵害原告之系爭專利權，是產製、銷售上開光學滑鼠者，自應對原告負侵權之責任。 ⑶被告所生產、銷售之系爭OM02晶片，為系爭四件光學滑鼠產品內之重要元件，即偵測距離元件，且該晶片經臺灣經濟科技發展研究院鑑定後，證明該晶片係與原告系爭專利之申請專利範圍第一、二、三獨立項（即申請專利範圍第一、四、十項）內，有關於晶片該部分之要件相同，是被告自應與其他零件製造商，對原告構成共同侵權行為及間接侵權行為，而應對原告負侵權行為損害賠償責任： ①被告之OM02晶片主要為系爭四件光學滑鼠內之光學感測器元件，屬於系爭四件光學滑鼠之最重要之電路元件，若無此元件即無法接收反射光源，以判斷光學滑鼠移動之狀況，如此，即喪失光學滑鼠之功能。且該晶片經臺灣經濟科技發展研究院鑑定後，認為：該晶片包含光學偵測電路、光偵測器、記憶體，其之安裝位置、移動指示訊號來源與運作、連續作用方式，與系爭專利範圍第一獨立項之第H1、I1、J1及K1要件（此之要件之編號，係以中華工商研究院之鑑定報告內之編號為準），不論在技術手段、功能與結果上並無實質不相同，構成「實質相同」，且因該晶片之光學偵測電路含有鄰近偵測器、且其停止再動作之方式與系爭專利範圍第二獨立項（即第四請求項）之第H2、I2、J2、M2及O2要件（此之要件之編號，係以中華工商研究院之鑑定報告內之編號為準），構成「實質相同」，又因該晶片具有「在一時間區間內超過一選定的極限，並且回應地禁止產生該等移動指示訊號」之功能，與系爭專利範圍第三獨立項（即第十請求項）之第H3、I3及J3要件（此之要件之編號，係以中華工商研究院之鑑定報告內之編號為準），構成「實質相同」之情，有原證39之台灣經濟科技發展研究院該侵害鑑定研究報告第一二二至一二四頁、第一二七至一三一頁、第一三五至一三六頁之內容，並對照中華工商研究院該四份鑑定報告之第五十四頁至五十八頁之內容可參。準此，顯見被告之OM02晶片確實有落入於原告系爭專利之專利申請範圍內。 ②依專利法第84條第1項及民法第185條規定，被告係與系爭四件光學滑鼠之製造商，共同不法侵害本件原告之系爭專利，此因依專利法第56條之規定內容，可知物品專利之保護範圍，除為物品成品本身外，尚包括成品前之製造行為及原料、器具等預備行為。若行為人係為了侵害他人專利而製造物品之主要零件者，即屬侵害專利權之行為。又就民法第一八五條之規定，實務見解亦認為：共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，亦可成立共同侵權行為；且若數人分別生產製造侵害專利物之一部分，只要該侵害專利物之整體，有侵害專利之事實，則其餘分別生產製造該侵害專利物一部之人，亦因有主觀或客觀之共同關聯性或有幫助侵害專利之情事，亦得構成民法第一八五條所規定之共同侵權行為，此有最高法院67年台上字第1737號判例意旨及臺灣高等法院臺南分院86年度重上字第42號民事判決內容可參。又因專利法第84條亦為民法侵權行為之類型，故相關民法總則中對於侵權行為之規範自應有所適用，亦即侵害專利權之行為人若有多數，各行為人即應對專利權人負連帶賠償責任，且各侵權行為人間不以有侵權之意思聯絡為成立要件，只要各侵權行為人間於客觀上均不法侵害他人之專利權，即成立共同侵權行為。 ③被告生產銷售之該OM02晶片之地位，與系爭專利晶片（8a、8b、9、10、11及12號組成物件）相同，故該OM02晶片為系爭四件光學滑鼠之最重要且致為關鍵之零件，若前述四家生產、銷售系爭四件光學滑鼠之共同侵權行為人公司，未取得被告製造之OM02晶片者，絕無可能生產侵權滑鼠，是被告以此具有與系爭專利範圍部分要件相同之晶片即OM02晶片，銷售、交付予上開之系爭四件光學滑鼠之製造商，使其等得以進一步組成侵害系爭專利之「侵權滑鼠」，可見被告具有侵害原告系爭專利之故意，且有分擔侵害系爭專利之侵權行為存在。 ④本件被告生產、銷售侵權產品之重要元件即該ＯM02晶片，並明知該晶片專門使用於侵害原告專利權之用途，應成立對原告系爭專利權之「間接侵害」，而應對原告負賠償責任，此因依我國實務（臺灣高等法院93年度上易字第44號判決，見原證36，見卷二）、學說見解（見原證23，見卷二）及外國（美、英、日、德國）立法例（見原證24、37 ，見卷二），就專利權間接侵害之要件，歸納之，乃係：行為人必須有銷售之行為，而其所製造之物品係為侵害該發明專利權之物品之重要成分，且其明知該重要部分僅能且專門係使用於侵害發明專利權之該侵權物品之用途。就本件而言，因被告有出售該OM02晶片予系爭四件光學滑鼠製造商，此為被告所不爭執，故被告有銷售之行為，且被告所銷售之該OM02晶片，係為系爭四件侵權之光學滑鼠之重要零件，其地位猶如人體之大腦，如無該晶片，系爭侵權滑鼠根本不可能產生系爭專利範圍之技術特徵及功能，已如前述，且除該OM02晶片之說明書，可證該晶片係專用於光學滑鼠外，被告於96年11月13日之言詞辯論庭中，亦自承該晶片係專供光學滑鼠之用（參原證38，見卷二），可見被告係明知該OM02晶片係系爭四件光學滑鼠之重要部分，且其生產、銷售該OM02晶片，係專門配合、且為系爭侵權滑鼠量身訂作之用，被告亦知悉該晶片僅能使用於侵害系爭專利權之用途，是被告之行為，依上開所述專利間接侵權之要件而言，業已完全符合，已對原告構成專利權之間接侵權行為，自應對原告負侵權行為損害賠償責任。（四）被告依民法第184條之規定，亦應對原告負侵權行為損害賠償責任：１、依經濟部智慧財產局93年10月5日「專利侵權鑑定要點」（草案）：「行為人雖不知其製造、為販賣之要約、使用或進口行為以構成專利侵害，惟依民法第184條第2項之規定：『違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。』惟若該等行為人能證明其行為無過失者，則依民法同條項但書規定，免負賠償之責。」，是若行為人製造、為販賣之要約而有侵害專利時，其即依民法184條第2項之規定，推定有過失，需由被告舉證其行為無過失，始得免負賠償責任，而非由原告負舉證之責，民法第184條第2項已有明文。又依最高法院94年度台上字第1340號民事判決：「按專利法第56條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第184條第 2項之規定，即應推定其過失。」，是專利法係在保護專利權，如明知而製造主要零件以協助他人實施侵害行為者，自屬違反保護他人之法律，構成民法第184條第2項之過失侵權，應負賠償責任。２、本件被告與光學滑鼠「Can Mouse CM-315」、「M-089BU 」、「M-M1UP2RBK」、「KM-752」之各零件製造人，共同不法侵害系爭專利，已如前述，而被告為專門生產製造供光學滑鼠使用之晶片廠商，其不可能對市場上相關光學滑鼠相關專利權毫無所知，更不可能不知其OM02晶片所構成之光學滑鼠有侵害原告專利權之情形。然被告卻仍繼續以侵害原告之系爭專利之故意，製造OM02晶片以提供組裝光學滑鼠，是被告之侵權行為故意至臻明確，是被告自亦應依民法第184條第1項前段之規定，對原告負損害賠償責任。３、退萬步言，由前述條文及實務見解可知，專利法係為保護專利權之法律，保護範圍及於製造物品之原料與器具，是被告未經專利權人之同意而製造專利權之物品，亦屬違反專利法保護專利權人之規定，其依民法第184條第2項之規定，即應推定為有過失侵權責任，自應依民法第184條第2項之規定，對原告負損害賠償責任。（五）綜上所述，被告製造之OM02晶片表現於外部之技術手段、功能與結果，與系爭專利範圍要件構成「實質相同」，其係專供侵害系爭專利之系爭四件光學滑鼠使用，若無該晶片解決無同時使用特殊滑鼠墊之問題，則系爭四件光學滑鼠之製造商，要無可能販售系爭四件之侵權滑鼠。是以，被告行為成立專利法第84條之侵權行為。且因被告提供該OM02晶片，使得系爭四件光學滑鼠之製造商公司，得以順利侵害原告之系爭專利，是被告有幫助他人實施加害行為之事實，亦屬灼然，且被告亦有違反保護他人法律之行為，是依專利第84條、民法第184條及第185條共同侵權行為之規定，以及前述之專利間接侵權之理論，被告自應對原告負侵權行為損害賠償責任。（六）就請求之損害賠償數額部分，按專利法第85條第1項與第2項係規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」、「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額」。本件原告參酌被告公司91年度為發行國內第一次無擔保轉換公司債用之公開說明書第18頁以下有關重營運概況之陳述（見原證9）載稱：「資訊用IC －個人電腦及週邊產品IC，就資訊領域而言，IC產品主要應用於電腦及電腦週邊設備，如滑鼠IC、鍵盤IC等」（參原證9之第21頁）、「主要產品之用途及產製過程…國內為全球個人電腦之生產重鎮，本公司的產品著重其周邊應用IC，有掃描器之視訊類比數位轉換器、鍵盤控制IC、監視器控制IC、多頻率產生器及滑鼠IC等，其中滑鼠IC更是目前居市場領先地位，市場佔有率達70％」（參原證9之第28- 29頁）及「最近二年度主要產品別毛利率重大變化之說明：90年度毛利166,742仟元」，由於被告公司之公開說明書並未進一步細分「個人電腦及週邊產品」下各種產品之營收淨額，且原告事實上亦無法取得侵害系爭專利物品之實際銷貨資料，茲僅先參考被告上開公開說明書之內容，就被告自九十一年一月一日起至九十五年九月十一日止之侵權行為，向被告公司求償新台幣（下同）1.5 億元之損害賠償，並保留日後查明後，依專利法第85條各項之規定，對被告追加賠償金額之權利，且因被告公司之侵害行為係屬故意，原告並依專利法第85條第3項之規定，請求本院酌定損害額以上之賠償。原告爰依上開所述之法律關係，聲明請求：１、被告應給付原告1億5,000萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；２、訴訟費用由被告負擔；３、如獲勝訴判決，原告願供擔保請准宣告假執行。（七）對被告抗辯之陳述：１、雖被告辯稱原告提起本件訴訟當事人不適格云云，惟原告就本件訴訟之當事人適格並無欠缺，此因：原告巳提出原證1之HewlettPackard Company(惠普公司)讓與其就系爭專利之共有人持分予AgilentTec hnologies, Inc.(安捷倫科技公司);以及Agilent Techno logies, Inc.(安捷倫科技公司)將其就系爭專利之全部專利權及其他相關之利益，讓與本件原告甲○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○ ○○(Sin gapore) Pte.Ltd. (安華高科技通用IP(新加坡)公司)之轉讓書影本二紙為證。是以，原告自民國95年4月20日受讓該專利權及相關利益(包含任何侵權行為之損害賠償請求權在內)，即巳存在當事人適格，自得向被告提起本件侵權行為與專利法上之損害賠償訴訟。嗣後雖因基於統籌管理專利及商業考量，本件原告甲○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○ (Singapore) Pte. Ltd.(安華高科技通用IP(新加坡)公司)曾讓與該專利權予Avago Technologies ECBU IP(Singapore) Pte. Ltd公司.，然因該移轉專利權，並未免除被告在原告享有專利權期間，侵害原告系爭專利權之責任，更無法作為被告不負侵權損害賠償責任之藉口，是以縱使原告曾移轉專利權，然就本件之「侵權行為損害賠償之請求」，仍有當事人適格。況依原告提出之原證30之專利讓渡書及原證31之權利移轉書所載，乃係訴外人「Avago Technologies ECBU IP(Singapore) Pte.Ltd.」公司，將其就系爭專利權及其對於被告之專利侵權所生之損害賠償請求權，讓與予本件之原告甲○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○ ○○ (Singapore) Pte. Ltd.(安華高科技通用IP( 新加坡)公司)，故本件原告不論係就專利權人身分或以侵權行為損害賠償請求權受讓人之身分，對被告為本件訴訟之主張，皆有當事人適格。至於被告所舉之之司法院院字第2351號解釋與最高法院27年上字第1964號判例之意旨，因其等之內容與本件情形並不相同，自無適用於本件之餘地。故被告上開所辯云云，難以採認。２、雖被告辯稱：中華工商研究院及台灣經濟科技發展研究院所作成之前述侵權鑑定報告，僅依系爭四件光學滑鼠之外顯功能、ＯＭ02晶片外觀、ＯＭ02晶片規格書而作比對、鑑定，並未比對系爭晶片之原始程序碼，且未進行還原工程，僅以儀器測試方式，其鑑定過程草率、違反程序正當性原則，且無驗證可能性，故其鑑定之結果不足採信，此亦有台大資訊工程系暨研究所王傑智助理教授所出具之專家意見（被證6）內容可參云云，原告予以否認，概因被告不服原告提出之中華工商研究院所作之鑑定報告，乃以中華工商研究院為被告，向臺北地方法院提起民事訴訟，請求損害賠償。然，臺灣臺北地方法院就被告起訴中華工商研究院有關本件之鑑定報告涉及侵害其名譽權乙事，於96年11月23日以95年訴字第11748號判決，判定中華工商研究院之鑑定報告並無違反鑑定流程，該院並依據經濟部智慧財產局之回函，認定因原始程序碼並非原告之系爭專利之技術特徵之一，本件鑑定並無須比對原始程式碼，故台灣台北地方法院認為被告指責並無所據，且認中華工商研究院之鑑定流程並無違反鑑定要點所示之鑑定流程，因而判決本件之被告敗訴，且台灣高等法院亦維持原審判決。又使用儀器設備就系爭ＯＭ02晶片接腳逐一檢測其功能表現，為比對系爭專利之請求項中外顯功能之合法方法，並不以進行還原工程或比對原始程序碼為必要。而上開之台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告，乃係就系爭專利之各獨立項構件與待鑑定物進行分析、比對，因系爭專利並無包括原始程序碼，自無須取得系爭ＯＭ02晶片之原始程序碼進行比對，且其利用儀器測試系爭四件光學滑鼠內之ＯＭ02晶片之功能，經比對後，認定該晶片落入原告系爭專利獨立項中之部分要件，亦應無疑義，又該晶片之規格說明書為被告對其系爭產品之描述，屬於被告於訴訟外之書面陳述，因係產生於本件爭議發生之前，故其內容應具有相當之真實性，自可作為辦理鑑定之參考資料。又因經濟部智慧財產局之上開答覆，與被告提出之上開王傑智助理教授之意見，明顯不同，實已明白駁斥該助理教授之意見，益見該助理教受之意見之不可採，是被告上開所辯云云，並不可採。３、被告雖辯稱：縱然系爭四件光學滑鼠及其內所含之系爭晶片，其外顯功能與系爭專利請求項之記載內容相同，惟因達成相同功能、結果之方法，不僅只有一個，是仍無法據此認定系爭晶片內之構件、技術與光學運作方式，有落入系爭專利範圍內乙節，原告予以否認。概就系爭專利請求項第一、四、十項之內容，以目前之科技水準而言，能達成與上開請求項內容所顯現之相同外顯功能之技術、光學運作方法，僅有惟一，且係與系爭專利者相同，絕非被告所稱有數方法，是被告執此藉以否認系爭晶片有落入系爭專利之部分要件云云，並不可採。４、雖被告另辯稱：其僅係晶片製造商，晶片用途繁多並非只有單一用途，其無法控制下游廠商如何利用該晶片，是以下游廠商所販售之光學滑鼠有侵害原告之情形與其無涉，其並非於知悉下游廠商係以系爭ＯＭ02晶片供製作侵害系爭專利之光學滑鼠之用之情況下，而販售該等晶片予其下游廠商，且事實上經其再查證結果，其公司就系爭ＯＭ02晶片僅係銷售予通路經銷商例如巨虹電子股份有限公司（以下簡稱巨虹公司）、弘碩電子科技股份有限公司（以下簡稱弘碩公司）等公司，再由該等通路經銷商販售予其下游客戶，而該等通路經銷商本身並不從事光學滑鼠之製造，被告公司並未將系爭ＯＭ02晶片，販售予系爭四件光學滑鼠之製造商云云，原告予以否認。蓋因各項晶片均有其特定功能及規格，所以晶片廠商須依使用目的及用途來設計晶片，由被告公司網站上之「產品櫥窗」項目下分為「通信IC、消費性IC、微控制器、電腦週邊設備IC」，其中「電腦週邊設備IC」項目下又特別將「Mouse Controller」區分出來(見原證十五)等資料可知，被告公司所生產之晶片均係有特定用途，且用於滑鼠之晶片絕不可能用於電腦螢幕或其他設備，足見被告辯稱其所生產之系爭ＯＭ02晶片用途有數種並非專用，其無法確知下游廠商會利用該等晶片做何種用途云云，洵屬臨訟卸責之詞。再者，依被告公司93年至95年之財務報表中表示：「本公司（即被告）與PIC簽訂光學滑鼠共同開發合約，依合約訂定本公司運用此技術生產銷售產品時，須依銷售毛利一定比例支付權利金予PIC」、「本公司與AMI Semiconductor Inc.(AMIS)簽訂光學滑鼠共同開發合約，於任一方提出合約終止之要求而終止，依合約訂定當本公司運用此技術生產銷售產品時，須依銷售毛利之一定比例支付權利金予AMIS。」(見被證十四)，顯見被告公司並非單純之光學滑鼠晶片之代工廠，實係光學滑鼠之開發商，即被告公司先開發出光學滑鼠後，始就該光學滑鼠之零件部分與其他下游廠商進行製作、銷售之分工，參以被告亦曾自認其之系爭OM02晶片係特別定製，專供「侵權滑鼠」特定用途使用，與一般半導體廠所大量生產之泛用型晶片不同，此參被告之訴訟代理人於96年4月2日言詞辯論時，針對「侵權滑鼠」之OM02晶片之製造，陳稱：「原始碼是一種….PIC公司不給我們知道原始碼的內容，PIC公司只給我們NETLIST檔案，是一種元件連結關係的檔案，我們拿到這檔案是看不懂的，PIC給我們的檔案，結合我們自己的電路（我們自己的電路只是一種周邊的輸出的電路，跟系爭專利的技術無關），我們再透過一種軟體，把他轉成積體電路佈局圖，去製作光罩，有了光罩就可以生產晶片，我們並不直接生產晶片，但是我們有委託半導體廠商幫我們生產晶片。」之情可證。又被告於先前已不爭執其有販售系爭ＯＭ02晶片予系爭四件光學滑鼠之製造商，嗣才又改辯稱其公司未出售該等晶片予系爭四件光學滑鼠之製造商云云，顯不可採。又被告雖主張其系爭ＯＭ02晶片所銷售之通路經銷商如巨虹、弘碩公司並未從事光學滑鼠製造業云云，原告予以否認，概依原告查證之結果，該二家公司確係光學滑鼠之製造商，是被告上開之主張，亦與事實不符而不可採。是被告確係在明知其銷售系爭ＯＭ02晶片之對象，係以該等晶片從事製造侵害原告系爭專利之系爭四件光學滑鼠產品之情況下，而銷售其該等晶片予該等光學滑鼠製造商，是被告係在明知系爭ＯＭ02晶片，係專供侵害系爭專利之侵權滑鼠之用，而予以銷售該晶片予侵害系爭專利之系爭四件光學滑鼠製造商，自已構成前述之專利「間接侵權」而對原告構成侵權行為，被告上開所辯云云，自非可採。（八）本件本院函詢技術審查官之問題，顯有突襲並有失公平，並係受被告問題所誘導，自不得影響上開所述之中華工商研究院及台灣經濟科技發展研究院所作之鑑定報告之效力，且技術審查官之答覆意見，亦不得做為該等鑑定報告是否可資採信之依據。二、被告之答辯：（一）本件原告安華高通用公司當事人不適格：１、原告安華高通用公司自承：「原告已將系爭專利權讓與訴外人安華高科技ECBU IP（新加坡）公司，但安華高科技 ECBU IP（新加坡）公司同意將系爭專利權，及因專利權所生損害賠償請求權讓與原告」等語（見原告96年10月9 日民事準備（9）狀及96年11月13日訊問筆錄參照）。是訴外人安華高科技ECBU IP（新加坡）公司（下稱：安華高科技公司）始為起訴時之系爭專利權人，再參酌經濟部智慧財產局公告及檢索服務資料所示之專利權人，亦為安華高科技公司（見被證7、被證8）。顯然，原告安華高通用公司並非起訴時之系爭專利權人。２、至於原告安華高通用公司雖提出其與訴外人安華高科技公司於96年10月4日簽署之轉讓書（原證30、原證31），惟查，該等文書係本件訴訟繫屬後所為，無從補正起訴時原告安華高通用公司之當事人不適格。尤其，被告已否認該原證30、31轉讓書之形式上真正及實質證據力，則代表訴外人安華高科技公司簽署轉讓書之人，即David M. Perna，是否為其本人所親簽？原告安華高通用公司自應負舉證責任。縱使David M. Perna之署名為其本人所親簽，但David M. Perna是否為安華高科技公司之有代表權人？原告安華高通用公司亦應舉證以明之。縱使David M. Perna 為有代表權人，但其同時代表轉讓人及受讓人簽名，其間所涉及之利益衝突，是否涉及法律上之禁止規定？致使轉讓之約定無效？原告安華高通用公司亦應舉證以釐清疑義。惟原告安華高通用公司迄今均置之不理，難謂其本件之起訴，係屬當事人適格。況依經濟部智慧財產局關於系爭專利權之歷史資料所示，原告安華高通用公司所主張其受讓取得之系爭專利權，本係原申請權人美商惠普公司於89年10月3日第一次讓與給美商安捷倫公司，美商安捷倫公司再於90年8月7日第二次讓與系爭專利之申請權1/2給美商惠普公司。但是，美商惠普公司、美商安捷倫公司間上開申請權之二次轉讓，均未檢附專利申請權讓與證明文件，且依經濟部智慧財產局關於系爭專利權之歷史資料顯示，系爭專利於95年4月25日曾由訴外人美商惠普公司、美商安捷倫科技公司讓與給訴外人安華高科技公司（被證12參照）。惟該次專利權讓與登記申請書所附讓渡書，依其內容顯示系爭專利權係由美商安捷倫科技公司讓與給訴外人安華高科技公司（被證13參照）。則系爭專利權究係由何公司轉讓予何公司？該次專利權之轉讓是否使原告安華高通用公司取得全部專利權？均有疑義。況且，上開系爭專利權之讓與過程及各項證明文件，與原告安華高通用公司提起本件訴訟所附之原證一，亦不相符，足見系爭專利權轉讓過程紊亂，原告安華高通用公司應舉證證明其為適格當事人，否則即應駁回其訴。再者，原告安華高通用公司提起本訴使用之專利權讓與文件（原證1參照），係由美商惠普公司於2008年3月28日將系爭專利權讓與美商安捷倫科技公司，再由美商安捷倫科技公司於同年四月讓與給訴外人「Avago Technologies, Inc.」，但讓與文件本文卻記載：由美商安捷倫科技公司將系爭專利權讓與給安華高科技公司，是原告安華高通用公司提起本訴使用之專利權讓與文件，明顯與智慧財產局關於系爭專利權存檔之歷史資料不符。是系爭專利申請權之讓與既有疑義，則其後原告安華高通用公司依上開所述各次轉讓流程受讓取得之系爭專利權源，是否合法？原告安華高通用公司迄今亦未補正相關證據，故原告安華高通用公司自非正當權利人。３、依上所述，本件原告起訴時既有當事人不適格情形，且迄今仍置之不理，本院自毋庸命其補正，逕以判決駁回原告之訴。（二）按發明專利權受侵害時，專利權人固得依專利法第八十四條第一項請求賠償損害，惟因此項請求權之性質屬於侵權行為之損害賠償請求權，故仍須具備侵權行為之要件，始能成立。姑不論本件原告所提出之包括中華工商研究院及台灣經灣科技發展研究院之二份鑑定報告及其鑑定結論，已因違反專利鑑定要點之規定、違反程序正當性等，而完全不足採信，且因被告僅係系爭ＯＭ02晶片之製造、銷售商，並非系爭四件光學滑鼠之製造商，而原告所委託中華工商研究院鑑定之待鑑定物，乃係系爭四件光學滑鼠而非系爭ＯＭ02晶片，故該機關之鑑定，僅在於就系爭專利之申請專利範圍之要件，與系爭四件光學滑鼠之構件，作比對，而非比對系爭晶片之構件，故原告提出之該中華工商研究院之鑑定報告，形式上至多僅能釋明系爭四件光學滑鼠之製造商可能涉及侵害系爭專利（然此被告仍否認），但絕無法據以釋明及證明該等光學滑鼠內建元件即系爭晶片之製造商即被告，亦涉有侵害系爭專利之事實，遑論與原告主張之損害具有任何因果關係。況因系爭晶片內建之PIC公司所有之軟體原始碼，兩造均不知悉其內容，此為兩造所不爭執，則在欠缺該軟體原始碼之下，顯然無法確定系爭晶片之技術內容及特徵，自無法就系爭晶片之內部構件進行文義讀取及比對，更無法與系爭專利相對應之技術特徵及要件進行比對。（三）本件原告所提兩份專利侵害鑑定報告不足採取，此因原告所提出之中華工商研究院及台灣經濟科技發展研究院之該二份侵權鑑定報告，其鑑定過程草率、違反程序正當性原則，且無驗證可能性，不足採信，茲分述如下：１、就中華工商研究院之鑑定報告部分： ⑴按專利侵權鑑定必須比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象，故必須先解析申請專利範圍之技術特徵，再解析待鑑定對象之技術內容。而基於全要件原則，鑑定人必須先為文義讀取，以判斷待鑑定對象是否符合文義讀取。惟中華工商研究院之鑑定報告，係以不同廠牌之光學滑鼠（Can Mouse CM-315、M-089BU、M-M1UP2RBU、KM-752）為待鑑定對象（參其鑑定報告第2頁參照），其解析待鑑定對象之技術內容，既非系爭OM02晶片之技術內容（參該等鑑定報告第36頁），故縱使與解釋後之申請專利範圍進行文義讀取比對，亦僅限於解釋後之申請專利範圍之技術特徵的文字意義，是否完全對應表現在不同廠牌之光學滑鼠中，而非完全對應表現在該OM02晶片。因此，該OM02晶片不可能符合系爭專利之文義讀取。又若該OM02晶片不符合文義讀取時，鑑定人應再比對OM02晶片是否適用均等論，而均等論之成立要件，必須待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異，且符合全要件原則，始有成立可能。姑且不論OM02晶片之技術特徵，根本未對應系爭專利之申請專利範圍，已不符合全要件原則，不應適用均等論。尤其，系爭OM02晶片使用之技術，係由美商PIC公司提供，美商PIC公司基於保護其技術機密理由，從未公開OM02晶片內建韌體之軟體原始碼（source code），被告亦不知悉OM02晶片內建韌體之運作邏輯，中華工商研究院既不知悉該晶片內建韌體之軟體原始碼，亦不可能知悉其運作邏輯，根本不可能進行OM02晶片之光學追蹤功能比對，無從判斷OM02晶片之技術特徵，是否為以與系爭專利範圍實質相同之技術手段（way），達成實質相同之功能（function），而產生實質相同之結果（result）。因此，中華工商研究院根本無從判斷OM02晶片之對應元件、成分、步驟或其結合關係，與系爭專利之申請專利範圍之技術特徵有無實質差異，自不適用均等論。 ⑵關於中華工商研究院出具之該份鑑定報告，經被告於台灣台北地方法院（95年訴字第11748號）對該研究院提起訴訟，於該訴訟中，經台北地院函請經濟部智慧財產局表示意見之結果，經濟部智慧財產局以96年7月24日（96）智專三（一）03007字第09641232870號函覆稱：「實施專利侵權鑑定，應就待鑑定物為之，不得以規格說明書為鑑定對象，充其量，規格說明書僅得為鑑定過程中之參考，且表示物品請求項，通常其技術特徵為結構特徵、結構間之連接關係、功能關係特徵，原始程式碼，並非請求項之技術特徵，未載入請求項之技術特徵，並非比對內容。因此，物品請求項，無須比對原始程式碼；但原始程式碼得為比對過程中之工具；請求項所載之外顯功能，是否可以僅使用儀器設備，就待鑑物之晶片接腳逐一檢測其功能表現，或使用還原工程，或取得原始程式碼始能分析、比對，則須視個案狀況。」等情。故依經濟部智慧財產局之上開函覆意見，可知檢測系爭OM02晶片是否具有系爭專利請求項所載之技術特徵，雖然無須比對原始程式碼，但是仍可以原始程式碼為比對過程中之工具，或使用儀器設備逐一檢測其功能表現，或利用還原工程分析、比對，不得僅以規格說明書、晶片外觀逕為比對鑑定。然本件之原告已自承：中華工商研究院鑑定過程中並未進行還原工程，亦未取得該晶片之原始程式碼等情，則該中華工商研究院竟僅依系爭四件光學滑鼠之外顯功能、OM02晶片外觀、OM02晶片規格說明書，即可解析出其鑑定報告第36-37頁所載之 OM02晶片內部技術內容，並作成侵權鑑定報告，可見其鑑定過程明顯草率而不可採。 ⑶為進一步說明中華工商研究院鑑定過程之草率及無稽，被告特針對其所稱之「光學滑鼠外顯功能」進行實驗，實地操作內建OM02晶片之滑鼠，以具體說明該滑鼠之外顯功能，與系爭申請專利範圍並不相同。就此部分，被告已提出OM02感測晶片技術特徵測試光碟片（被證10參照）、系爭專利之申請專利範圍91年7月修正本（被證11參照）為證，其中：①依系爭專利之申請專利範圍之記載，其偵測器於大於一選擇的距離（專利範圍第4項），或在一時間區間內超過一選定的極限時（專利範圍第10項），禁止產生該移動指示訊號之技術特徵，但是OM02感測晶片技術特徵測試光碟片，共錄製三項不同測試項目，均顯示OM02感測晶片之偵測，在超過選擇的距離及選定的極限時，仍會產生移動指示訊號，明顯與系爭專利申請專利範圍此部分之技術不同；②依系爭專利之申請專利範圍第10項之記載，系爭專利技術特徵之一，在於其偵測器偵測何時該指標裝置之該移動，在一時間區間內超過一選定的極限，回應地禁止產生該移動指示訊號。然而，測試光碟片測試顯示：OM02感測晶片在超過選定的極限時，仍會產生指示訊號，與系爭專利之申請專利範圍第10項之技術特徵，並不相同。是依上述測試光碟內容，可知依中華工商研究院聲稱其鑑定報告係依據系爭四件光學滑鼠之外顯功能，而解析出該OM02晶片有與系爭專利之申請專利範圍第4項、第10項相同之技術特徵云云，顯與被告之測試結果不符而不可採。再者，關於該OM02晶片是否具有系爭申請專利範圍之技術特徵，必須取得原始程式碼或進行還原工程，始能逐一分析、比對之理由，亦有被告提出之「OM02數位邏輯電路設計流程圖」可資證明（見被告96年9月28民事答辯（6）狀第7頁參照）。又還原工程不可能於短短7日內完成，而中華工商研究院亦自承未進行此艱難的還原工程分析、比對，且儀器檢測只能得知OM02晶片「外顯」之功能，不能依此儀器分析或檢測出OM02晶片「內部」之技術特徵，被告自行以儀器檢測該OM02晶片功能表現之結果，得知OM02晶片之功能表現，顯與系爭專利描述之功能不同，但何以該OM02晶片之功能表現與系爭專利不同，依上開說明，可知並無法單純僅運用儀器檢測即能分析出其原因或內部迥異的技術特徵。故被告主張內建有該OM02晶片之系爭四件光學滑鼠，是否落入系爭專利之專利申請範圍內，必須取得該OM02晶片之原始程式碼，始能逐一分析、比對其技術特徵，自屬有據。 ⑷再者，依台大資訊工程系暨研究所王傑智助理教授所出具之專家意見（被證6參照），王傑智助理教授認為若未取得待鑑定物中之「OM02」晶片的原始碼，則很難判定待鑑定物即系爭四件光學滑鼠是否符合系爭專利之獨立項要件之文字描述。換言之，在未取得待鑑定物即系爭四件光學滑鼠中之「OM02」晶片之原始碼的情況下，難以對待鑑定物與系爭專利之獨立項第1、4、10項進行完整的全要件分析。故中華工商研究院之鑑定報告，在未取得該晶片之原始碼，亦未進行該晶片之還原工程推估可能之「近似」原始碼之下，即憑空推論系爭OM02晶片落入系爭專利範圍，可謂毫無證據價值。又針對中華工商研究院該等侵權鑑定報告及上開之王傑智助理教授之專業意見書，台大慶齡工業研究中心出具專家鑑定意見，其認為：①中華工商研究院出具之系爭專利侵害鑑定報告書，其鑑定流程中各階段之方法，並未實作而記載於鑑定報告中，有違正當程序要求，且鑑定流程引產品規格書為鑑定對象，違反專利侵害鑑定原則，且該等鑑定報告無驗證可能性；②王傑智助理教授之專業意見，則並無違反學理之處（見反原證12）。２、就台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告（以下簡稱系爭鑑定報告）部分：台灣經濟科技發展研究院在未取得該OM02晶片之原始碼，或進行還原工程、或使用任何儀器設備就OM02晶片接腳逐一檢測其功能表現，僅以OM02晶片外觀、規格說明書、滑鼠外顯功能，即解析出該份鑑定報告內所載之該OM02晶片之內部技術內容，此與專利侵權鑑定原則不符，謹說明如下： ⑴系爭鑑定報告第10頁記載：「．．．除專利內容外，本所並未確核其他資料，且本所亦未進一步通知證物所有人說明暨提供其他相關資料．．．。」，故關於系爭OM02晶片之構件內容，系爭鑑定報告係以該晶片之規格書所載之內容，對應系爭專利內容，而推論得出有系爭專利之申請專利範圍之元件（見系爭鑑定報告第79-81頁，原證29參照），準此，足徵系爭鑑定報告認定系爭OM02晶片之構件，具有系爭專利所述元件之依據，係以規格書為認定依據。⑵系爭鑑定報告第84頁及85頁記載：「三、光學偵測電路：首先，依照對於證物內部電路之觀察，搭配對於證物構件晶片藉由規格書所載內容而得到的認知狀況，可知證物構件晶片本身即包含該光學偵測電路．．．其次，由證物構件晶片規格書中的內容可知，證物構件晶片中確實包含了具有輸出之多個光偵測器，則由證物構件晶片規格書在Pin configurations and descriptions的敘述中，可知．．．會輸出．．．方向的移動指示訊號．．．」云云。另就光學偵測器之位置，系爭鑑定報告第80頁引用該晶片之規格書之說明：「．．．感測器被佈植在塑膠的光學封裝內．．．」，並佐以系爭鑑定報告第62頁及66頁之照片，而認定系爭OM02晶片應係一封裝於塑膠外殼內之物云云，惟查，事實上，該感測器係封閉狀態，根本無法由外部之肉眼觀察得知其內部結構或內容，故台灣經濟科技發展研究院既未對證物構件晶片（即前開所稱感測器）開蓋（decap），如何能對證物內部電路觀察？可見台灣經濟科技發展研究院僅以該晶片之規格書為據，進而認定證物構件晶片具有光學（移動）偵測電路，亦即系爭鑑定報告僅以規格書為據，認定證物構件晶片中有光偵測器、移動指示訊號，惟卻完全未進行任何之驗證，且系爭鑑定報告第84頁有關連續作用方式整段之論述，亦僅以該晶片之規格書為影像訊框連續作用方式之認定唯一依據，未進行任何驗證，是此種認定自不可採。 ⑶系爭鑑定報告於證物對應系爭專利第一獨立項構件之分析表解中，第108頁有關安裝位置之論述稱：「由實際上設置的相對位置來看，證物構件晶片裝置的位置，均係在於殼體內，並且接近底部表面的洞的位置；而以規格書在Module structure中所載之內容，可知晶片中包含了sensor，且其位置係鄰近於Base plate」云云，可見系爭鑑定報告上述有關安裝位置之論述，係以規格書為認定證物構件晶片中，具有「光學（移動）偵測電路」之唯一依據，完全未進行任何驗證，與經濟部智慧財產局前揭函文所示不符。又系爭鑑定報告第109頁有關移動指示訊號記載：「由證物構件晶片規格書在Pin configurations anddescripti ons的敘述中，可知證物構件晶片，在對應的腳位會輸出X1、X2、Y1、Y2等沿著該等第一和第二軸之方向的移動指示訊號」云云，可見該鑑定報告前開有關移動指示訊號之論述，亦僅以規格書為認定證物構件晶片中，具有「移動指示訊號」之唯一依據，完全未進行任何驗證，亦與智財局前揭函文所示不合。另系爭鑑定第110頁有關連續作用方式之論述稱：「如規格書在General description 中所提到形成一種surface images（frames ）的表面影像訊框，並使得影像訊框mathematically determining the dir ection and magnitude of movement．．．」云云，惟查系爭鑑定報告前開有關連續作用方式之論述，亦僅以規格書為認定證物構件晶片中，具有「連續作用方式」之唯一依據，完全未進行任何驗證，是此種認定自不可採。 ⑷系爭鑑定報告於證物對應系爭專利第二獨立項構件之分析表解中，其第112頁有關安裝位置記載：「由實際上設置的相對位置來看，證物構件晶片裝置的位置，均係在於殼體內，並且接近底部表面的洞的位置；而以規格書在Module structure中所載之內容，可知晶片中包含了sensor，且其位置係鄰近於Base plate」云云。惟系爭鑑定報告上述有關系爭OM02晶片之安裝位置論述，僅以該晶片之規格書為認定證物構件晶片中，具有「光學（移動）偵測電路」之唯一依據，完全未進行任何驗證，與智財局前揭函文所示有違。又該鑑定報告第113頁有關移動指示訊號之論述記載：「由證物構件晶片規格書在Pin configurationsand descriptions的敘述中，可知證物構件晶片在對應的腳位，會輸出X1、X2、Y1、Y2等沿著該等第一和第二軸之方向的移動指示訊號」云云。惟該鑑定報告之上述有關移動指示訊號之論述，亦僅係以該晶片之規格書為認定證物構件晶片中，具有「移動指示訊號」之唯一依據，完全未進行任何驗證，與智財局前揭函文所示有違。另該鑑定報告第113頁有關光偵測器之論述記載：「由檢測及證物構件晶片規格書中的內容可知，證物構件晶片確實包含了具有輸出之多個光偵測器」云云。惟該鑑定報告之上述有關系爭晶片含有多個光偵測器之論述，亦僅係以該晶片之規格書為認定證物構件晶片中，具有「光偵測器」之唯一依據，完全未進行任何驗證，是此種認定自不可採。 ⑸系爭鑑定報告於證物對應系爭專利之第三獨立項構件之分析表解中，其第116頁有關安裝位置記載：「由實際上設置的相對位置來看，證物構件晶片裝置的位置，均係在於殼體內，並且接近底部表面的洞的位置；而以規格書在Module structure中所載之內容，可知晶片中包含了sensor，且其位置係鄰近於Base plate」云云。惟系爭鑑定報告前開有關該晶片之安裝位置之論述，僅係以該晶片之規格書為認定證物構件晶片中有「光學（移動）偵測電路」之唯一依據，完全未進行任何驗證，與智財局前揭函文所示有違。又該鑑定報告之第117頁有關移動指示訊號記載：「由證物構件晶片規格書在Pin configurations and descriptions的敘述中，可知證物構件晶片，在對應的腳位會輸出X1、X2、Y1、Y2等沿著該等第一和第二軸之方向的移動指示訊號」云云，惟該鑑定報告之上述有關移動指示訊號之論述，亦僅係以該晶片之規格書為認定證物構件晶片中，具有「移動指示訊號」之唯一依據，完全未進行任何驗證，是此種認定自不可採。 ⑹系爭鑑定報告中第53頁「學理之參照」說明：「例如光感測器（亦稱光偵測器）如只一個，只能量測位移量．．．」云云，乃係錯誤之論述。概因一個光偵測器不可能可以量測位移量，恰如一台照相機只能照到一靜止之影像，只有兩台以上照像機才有可能量測到其間有位移之狀況，準此，足見系爭鑑定報告之鑑定人並無系爭專利及待鑑定物相關之專業知識，其所謂學理之參照，亦毫無根據，違反論理及經驗法則。又系爭鑑定報告中第87頁第七點中，關於檢測結果之說明，係援引其之第72頁至78頁之檢測結果，惟查，該鑑定報告之第72頁至78頁之檢測結果，乃係系爭四件光學滑鼠之可接受工作高度及可接受移動速度之測試數據，然無法依該等測試數據反推得出該等滑鼠內具有某元件存在，可見系爭鑑定報告完全未對證物進行內部檢視及說明具有該等元件之依據，是其之認定顯有不當，且已違反論理及經驗法則而不可採。 ⑺系爭鑑定報告第76頁記載：「．．．但增加到一定的速度時，相反地；速度增加所得到的計數值反而降低，如後列六圖所示，這當是因為在移動速度達到某一程度時，其光學滑鼠內的光學感測元件的取樣速度與處理無法跟上的原因，而導致後續解析X軸正交訊號也無法正常的輸出，所以所得到的計數數字反而降低，因此以這個趨勢來判斷，當平台的速度再加快，最後應該可得到一個能讓滑鼠進入完全失效狀態的數值」云云。惟查，系爭鑑定報告之上述測試結果之說明，均係推測之詞，顯見鑑定人無法確認其測試結果，但卻能得出結論，益見本件鑑定過程根本未實際進行。 ⑻系爭鑑定報告第113頁有關鄰近偵測器表解記載：「透過對於證物進行高度檢測之結果來看，運用證物構件晶片之證物滑鼠一至四均具有此種效果，故可知證物構件晶片之光學偵測電路中，包含有偵測高度狀態的鄰近偵測器無虞」云云。惟查，該OM02晶片並無「鄰近偵測器」元件之設計，故縱使系爭四件光學滑鼠中之證物構件晶片，確為該OM02晶片，惟內含該OM02晶片之系爭四件光學滑鼠，離開桌面達一定高度，而致使滑鼠游標不動時，係肇因於沒有光影照到OM02晶片，而非因該OM02晶片有鄰近偵測器，然系爭鑑定報告之鑑定人僅以滑鼠游標不動之「效果」，反向推論證物構件晶片必有「鄰近偵測器(一)」（偵測高度元件），卻完全未進行任何直接證明之驗證，是其此部分之認定亦屬毫無依據，且與事實完全不符而不可採。再者，系爭鑑定報告第114頁之內容，其純以邏輯推論訊框之存在或不存在，而其鑑定人根本未進行任何驗證，以證明待鑑定物內有訊框之存在，及有系爭專利之停止再動作方式特徵存在，故其此部份之認定毫無依據，亦不可採。 ⑼系爭鑑定報告第117頁記載：「透過檢測之結果來看，由本案檢測中儀器所設定之速度極限，仍尚未能夠使運用證物構件晶片之證物滑鼠1~4呈現此種效果；然而，依前述檢測後所做之數據整理與歸納，可知證物構件晶片仍具有一該選定之速度極限值，僅因目前的測試設備速度未及於該數值，因此未能看到證物滑鼠不作動之結果，但並不代表證物滑鼠在任何速度下均可反應。故由此推斷論證當可知，證物構件晶片之光學偵測電路中，仍應包含有此種針對速度進行偵測的鄰近偵測器」云云。惟查，該OM02晶片並無偵測速度的偵測電路，OM02晶片的spec中有敘述移動速度，顯示典型的操作速度為每秒16英吋，並非速度極限，是無法據此認定該OM02晶片內部有偵測速度的偵測電路。而系爭鑑定報告中的第49頁所敘述的C.皮帶轉動速度最高速度可達716mm/s，也就是每秒28.18英吋，此速度已超過該OM02晶片spec中典型操作的速度，所以當速度超過16inch/s，其所看到的現象，應該是游標亂跑，而不是禁止不動，故系爭鑑定報告之鑑定人此部份之說明，顯與事實不符。故該鑑定人以與事實不符之檢測結果，加上全無根據的推測之詞，而作出該晶片中有鄰近偵測器元件之結論，其此部份之認定毫無依據，且有違論理及經驗法則，自不可採。 ⑽系爭鑑定報告於第1頁記載之鑑定小組召集人資格，未見與電子相關領域之專業經歷，是其鑑定人是否有能力進行本件之專業鑑定，令人存疑。且該鑑定報告第1頁記載：「比對、檢測原理：(一) ．．．（外觀）；(二)透過取得「間接證據」的方式，確認證物構件晶片是否具有對應的元件；創造一可量化的測試環境，以瞭解證物構件晶片是否具備對應之功效」云云。惟查，系爭鑑定報告並未提及引用任何「間接證據」以供參酌，且其原理之說明，亦屬虛構，準此而言，益見系爭鑑定報告之鑑定結果及內容顯不可採。（四）更何況，縱使（假設語氣）系爭四件光學滑鼠及其內所含之系爭晶片，其外顯功能與系爭專利請求項之記載內容相同或近似，惟因達成相同功能、結果之方法，不僅只有一個，是仍無法據此認定系爭晶片內之構件、技術與光學運作方式，有落入系爭專利之部分要件內。（五）本件被告並未與第三人，對原告構成共同侵權行為，或對原告構成任何之侵權行為責任：１、按發明專利權受侵害時，專利權人固得依專利法第84條第1項請求賠償損害，惟此項請求權之性質，屬於侵權行為之損害賠償，須加害人有故意或過失，始能成立。此外，侵權行為損害賠償請求權之存在，除須有侵權行為之發生及行為人有故意、過失之事實外，並以侵權行為與損害發生之間有相當因果關係為成立要件，故侵權行為損害賠償之訴訟，主張侵權行為之人須先就上述要件為相當之證明，始能謂其請求權存在，此為我國審判實務上對於侵權行為舉證責任分配法則之通說，有最高法院58年台上字第 1421號判例、44年台上字第108號、70年台上字第2550號、80年台上字第1462號、82年度台上字第267號判決意旨可供參照。２、原告雖主張：被告將OM02晶片售與光學滑鼠製造商，由光學滑鼠製造商將OM02晶片裝置於系爭四件光學滑鼠產品中，經中華工商研究院、台灣經濟科技發展研究院鑑定之結果，系爭四件光學滑鼠係落入系爭專利之專利申請範圍，是被告販賣系爭OM02晶片行為，應與其他滑鼠製造商依民法185條規定負共同侵權之連帶賠償責任云云。惟查，依司法院66年例變字第1號之解釋內容，可知共同侵權行為人仍須各自具備侵權行為之要件，若其中一人無「故意或過失」及「不法行為」，則其並非侵權行為人，即不需與其他具備侵權行為要件之人負連帶賠償責任。而因依前所述，原告提出之中華工商研究院、台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告，既不能證明系爭OM02晶片落入系爭專利之申請範圍內，是被告製造、銷售OM02晶片之行為，自無從構成侵害他人權利之不法行為，亦無違反保護他人之法律致生損害他人之情形，自不負共同侵權行為或違反保護他人法律之損害賠償責任。３、原告雖另主張：被告與其他滑鼠製造商分工完成侵害系爭專利權之物品即系爭四件光學滑鼠之產品，縱認被告未對原告構成對系爭專利權之直接侵害，然因該OM02晶片係專供光學滑鼠之用，且屬系爭四件光學滑鼠中最關鍵之元件，而被告當時又係明知系爭四件光學滑鼠會侵害到系爭專利，卻仍出售予該等滑鼠製造商以製成該等侵權之光學滑鼠，故依學說、外國立法例及實務見解，亦屬對原告之系爭專利構成間接侵害，亦應對原告負侵權行為賠償責任云云。惟查： ⑴依我國專利法規定，專利侵權行為並無所謂直接侵害或間接侵害之分，而原告雖援用台灣高等法院93年上易字第44號民事判決之內容（原證36參照），據此主張本件被告之行為構成專利權之間接侵害云云，亦有誤會。概因台灣高等法院93年上易字第44號民事判決意旨係指：依全要件原則，待鑑定物不符合文義讀取（欠缺一零件，但此一零件為普及物，可經由簡單之購買或容易之組裝完成）時，仍須依均等論判斷（待鑑定物已具備組合該零件之部位），如構成均等侵害時，始為間接侵害，是以上開判決事件所指之情形，事實上為專利之「均等侵害」，核與英美法上所指專利之「間接侵害」無涉。何況原告於本件提出之前述之專利侵害鑑定報告，均係草率中完成，根本未進行均等論侵害判斷。因此，縱依台灣高等法院93年上易字第44號民事判決意旨之釋示，本件亦根本無成立間接侵害之餘地。 ⑵又英美法制中之「間接侵權」概念，並不得於我國實務中採行，此因除上述誤均等侵害為間接侵害之台灣高等法院93年上易字第44號民事判決外，我國法院實務上鮮少採用英美法制之間接侵權規定或法理加以判斷專利侵權之案例。尤有進者，民國98年間，專利法主管機關之經濟部智慧財產局，曾邀集各界探討引進間接侵權法制於我國專利法修正草案之雛議，然同年9月間，智慧財產局決定：「因考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，爰決定本次專利法修正草案不納入間接侵權制度」，此有智慧財產局網頁公告及網路新聞可茲參照（被證21），是由上述我國專利法之修法經過及實務動態可知，英、美法制下之間接侵權規定或觀念，目前並未直接立法規定於我國之專利法中，更不應直接援引適用於個案中進行侵權行為之判斷依據，是本件原告主張：被告生產、銷售系爭OM02晶片之行為，縱未構成直接侵害，亦構成間接侵害系爭專利，仍該當對原告之專利侵權行為云云，顯無所據，不足採取。 ⑶被告否認有販售系爭OM02晶片予生產系爭四件光學滑鼠之製造商，此因依被告內部之銷售紀錄所載，被告主要係將系爭晶片販售給通路經銷商，再由該等通路經銷商販售給其下單購買之客戶，且被告之該等通路經銷商，如巨虹公司及弘碩公司等，並未從事光學滑鼠之製造、銷售，此亦有該二家公司出具之證明可參。況被告生產銷售之系爭晶片，並非專供光學滑鼠之用，亦否認係專供系爭四件光學滑鼠之產品之用，被告亦否認被告於生產、銷售系爭晶片時，係明知該等晶片會被用來組裝在會侵害原告系爭專利之光學滑鼠之內，且被告亦無法控制後段之滑鼠製造商之製造工作，亦未主導或幫助系爭四件光學滑鼠產品之產銷。故縱認（假設語氣）我國實務有英美外國立法例之專利間接侵害法制之適用，惟被告之行為，亦不構成對原告系爭專利之間接侵害。（六）綜上所述，本件原告之請求，既有當事人不適格之情形，且原告亦非系爭專利之權利人及請求權人，又依原告提出之前述該二份鑑定報告，亦無從認定系爭四件光學滑鼠及系爭晶片之構件，有落入系爭專利之專利申請範圍內，而原告就此亦未能進一步舉證證明，參以我國法制並無專利之間接侵權之適用，且縱有該法制，被告亦未構成對原告系爭專利之間接侵害等情，故被告實未對原告構成專利法或民法上之共同侵權或任何侵權行為可言，故本件原告之請求於法無據。爰並聲明：１、原告之訴駁回；２、訴訟費用由原告負擔；３、如受不利判決，請准供擔保免為假執行。三、本院之判斷：（一）原告主張其係一依據新加坡法令成立之法人組織，而系爭專利即「電腦系統用視覺眼滑鼠」專利，係屬物品專利，其專利權期間自民國九十一年一月十一日起至一０七年十月十六日，該專利仍在有效期間內，且該項專利之申請專利範圍內，包含三個獨立項即第一、四、十項及其他附屬項，而該三項獨立項之內容，係如原告所提出之原證二內之系爭專利之專利說明書之第二十七頁至三十一頁內所載之「六、申請專利範圍之第1、4、10項」之記載內容，又被告為系爭ＯＭ02晶片之製造、銷售廠商，且經原告自市場上取得之系爭四件光學滑鼠，並非原告所製造、販賣或經原告授權之光學滑鼠產品，而該四件光學滑鼠內，建有系爭ＯＭ02晶片，經原告先後委託中華工商研究院、台灣經濟科技發展研究院就系爭四件光學滑鼠與系爭專利進行鑑定之結果，乃係均認為該等待鑑定物即系爭四件光學滑鼠之構件內容、特徵，與系爭專利之申請專利範圍構成實質上相同，即為系爭專利之申請專利範圍（其中之獨立項即第一、四、十項）所涵括，而該二份鑑定報告之鑑定人於進行鑑定時，並未取得系爭晶片之原始碼，亦未進行還原工程，又系爭ＯＭ02晶片為系爭四件光學滑鼠之重要零件乙節，已據原告提出原證二之系爭專利之專利證書影本、專利說明書影本、原證四之發票二紙影本、系爭四件光學滑鼠之照片、中華工商研究院之該四份鑑定報告及台灣經濟科技發展研究院之該份鑑定報告在卷可憑，且為被告所不爭執（但被告有爭執上開鑑定結果之真實及可採性），堪信原告此部分之主張為真實，又系爭四件光學滑鼠產品，並非由被告所生產、銷售之情，亦為兩造所不爭執。至原告另主張：其係系爭專利之專利權人及基於該專利得對第三人主張侵權行為損害賠償之請求權人，因系爭四件光學滑鼠之產品，已落入系爭專利之請求項第一、四、十項之範圍內，已對原告之系爭專利構成侵權，且系爭ＯＭ02 晶片本身，亦有落入系爭專利之第一請求項內，其中如前述之中華工商研究院之鑑定報告內所編列之H1、I1要件，及落入系爭專利第四請求項內，如該鑑定報告所編之H2、I2、J2要件，暨落入系爭專利第十請求項內，如該鑑定報告所編之H3、I3要件內（即如中華工商研究院，就系爭四件光學滑鼠其中之M-M1UP2RBU滑鼠之該份鑑定報告【以下簡稱該份鑑定報告】之第五十四至五十八頁之對系爭專利中其中第一、四、十項請求項之要件拆解表所示），而被告既明知該等光學滑鼠產品對原告系爭專利構成侵權，且其系爭晶片有落入前述之系爭專利之部分要件內，卻仍故意生產、銷售該等光學滑鼠之最重要零組件即系爭ＯＭ02晶片，供該四件光學滑鼠之製造商，予以內建、組裝在該等侵權滑鼠內，故被告所為，已對原告構成專利法之專利直接侵權及民法之侵權行為、民法之共同侵權行為暨對系爭專利之間接侵權行為，應對原告負損害賠償責任乙節，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯。故本件兩造間有爭執，應予以審究者，在於：１、原告本件之請求，是否有當事人不適格之情形？原告是否為系爭專利之專利權人或專利請求權人？該部分與原告在本件訴訟當事人是否適格，是否有關？２、美國專利法上所規定、指涉之對專利之間接侵害行為，可否直接適用我國專利法之規定，而認為其成立對專利之侵權行為？被告生產、銷售系爭晶片之行為，是否有對原告之系爭專利構成侵權行為？原告主張被告應依民法第一百八十四條第一、二項及第一百八十五條第一項之規定，對其負損害賠償責任乙節，是否有理由？３、縱使認為透過我國民法第一百八十五條第二項規定之適用，而認前述之對專利之間接侵害之行為，可構成對專利之侵權行為，則：原告是否已證明系爭四件光學滑鼠，已有落入系爭專利之請求項第一、四、十項之範圍? 原告是否已證明系爭ＯＭ02晶片，已均有落入前述之系爭專利第一請求項之I1、第四請求項之J2、第十請求項之I3要件？原告主張被告之行為，已對其構成專利之間接侵害行為乙節，是否有理由？原告依民法第一百八十五條第二項之規定，主張被告應對其負造意或幫助專利侵權之共同侵權行為責任乙節，是否於法有據？（三）經查：１、就原告本件之請求，是否當事人不適格部分，按「當事人適格，係指當事人就具體特定之訴訟，得以自己之名義為原告或被告，而受為訴訟標的法律關係之本案判決之資格而言。故在給付之訴，若原告主張其為訴訟標的法律關係之權利主體，他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其當事人即為適格。至原告是否確為權利人，被告是否確為義務人，乃為訴訟標的法律關係之要件是否具備，即訴訟實體上有無理由之問題，並非當事人適格之欠缺。」、「當事人適格，乃指當事人就具體特定訴訟標的有無實施訴訟之權能而言，此項權能之有無，應依當事人與特定訴訟標的之關係定之。倘原告主張其為訴訟標的法律關係之權利主體，或主張他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其當事人即為適格，至其是否確為權利人或他造是否確為義務人，乃為訴訟標的法律關係在實體上有無理由問題，非為當事人適格之欠缺。」，分別有最高法院93年度台上字第382號、86年度台上字第16號判決意旨可資參照。故於給付之訴，若原告主張其為訴訟標的法律關係之權利主體，他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其當事人即為適格，亦即是否當事人適格，僅就原告之主張，從形式上觀察予以認定，至於原告是否確為權利人，乃為原告之請求，在實體上有無理由之問題，核與原告是否當事人適格無關。查，就本件而言，原告既主張其係系爭專利之專利權人，因被告侵害其系爭專利，對其構成侵權行為，而請求被告負損害賠償責任，則揆諸上開之說明及最高法院裁判之意旨，可認原告本件給付之訴之請求，其當事人適格業已具備，至於原告是否確為系爭專利之專利權人或專利請求權人，則係涉及原告本件之請求，在實體上有無理由之問題，是被告辯稱因原告非系爭專利之專利權人及專利請求權人，故其當事人適格有欠缺云云，尚有誤會，難以採認。２、就原告是否為系爭專利之專利權人或專利請求權人而言，查，原告主張其因於95年4月間自訴外人美商安捷倫科技公司（Agilent Technologies, Inc.,）受讓系爭專利之專利權及系爭專利相關所有一切權益，並已向智慧財產局辦理完成轉讓登記在案，其後雖原告曾將系爭專利之專利權，讓與予訴外人Avago Technolog ies ECBUIP(Singapore) Pte.Ltd公司，惟之後該訴外人公司，又將其就系爭專利之專利權及就本件有關之對被告主張之專利侵權損害賠償請求權讓與予原告公司之情，已據原告提出原證一、原證三十、三十一、四十七為證，堪信為實在，故原告為系爭專利之專利權人及專利請求權人乙節，堪以認定。３、按依專利侵害鑑定基準（草案）之規定，就專利侵害之鑑定（認定），於文義讀取階段，係採全要件原則，且參考我國專利法第五十六條之規定內容，暨依我國專利法第八十四條之規定，於發明專利權之民事救濟要件，並未如美國法特別區分侵害類型，而美國專利法第二七一條之規定，其中第一項乃規定為：於專利權存續期間，未經授權於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或販賣任何已核准發明，或將該發明由外國輸入美國境內，即屬侵害發明專利權，此即屬美國專利法所謂之直接侵權，是綜合我國專利法第五十六條及第八十四條之規定內容，可認該等條文之規定，即類似美國上開直接侵權之規定，至於美國專利法第二七一條其中第二、三項之規定，係其於一九五二年修正專利法時，將法院實務發展出來之間接侵害，加以成文化，有將該第二、三項合稱為間接侵害者，其中其第二項乃係規定為：積極誘引他人侵害專利權者，應負侵害人之責任，第三項則規定為：於美國境內為販賣之要約或販賣，或由外國輸入美國境內，屬已核准專利之機器、製品、組合物或化合物之重要成分，或實施已核准專利之方法所使用之材料或裝置，構成發明之重要部分，且明知該特別製造或特別使用係作為侵害該專利權，並非適用於實質上無侵害用途之主要物品或商品者，應負輔助侵害人之責任（以上引自蔡明誠者：專利侵權要件及損害賠償計算該書，為國立台灣大學科際整合法律學研究所編印第七至第十頁）。是對照我國專利法上開條文及美國專利法上開之規定，並參酌上開之說明，可認於我國專利法之現行法制及其規定上，就專利侵權之構成而言，僅限於類如美國專利法規定之直接侵害之情形，並未包括類如美國專利法上開有關間接侵害規定所指涉之情形在內，此從民國98年間，專利法主管機關之經濟部智慧財產局，曾邀集各界探討引進間接侵權法制於我國專利法修正草案之雛議，然同年9月間，智慧財產局決定：「因考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，爰決定本次專利法修正草案不納入間接侵權制度」之情（見被證二十一之智慧財產局之網頁公告及網路新聞可資參照），亦可加以佐證，是依我國現行專利法之規定內容及法制而言，可知：類如前述美國專利法有關專利間接侵權之規定所指涉之行為，係無法因直接適用我國專利法之規定，而認其構成對專利之侵權行為，是原告主張類如美國專利法所規定、指涉之專利間接侵害之行為，依我國專利法第五十六條、第八十四條之規定及適用結果，仍構成對專利之侵權行為乙節，已非可採。至於原告雖援引台灣高等法院93年上易字第44號民事判決之內容（原證36參照），據此主張本件被告之行為，可構成對專利權之間接侵害，亦屬對系爭專利之侵權行為云云，惟查，經細繹該台灣高等法院93 年上易字第44號民事判決之案例情形及其內容，該判決所指涉者，乃係指依全要件原則，待鑑定物因欠缺一零件，不符合文義讀取，但因該欠缺之某一零件為普及物，可經由簡單之購買或容易之組裝完成時，仍須依均等論判斷，如構成均等侵害時，仍認為構成專利之侵害。故該判決所指涉者，乃係專利之均等侵害，此亦屬前述之美國法上所指之直接侵害之情形，核與英美法上所指專利之「間接侵害」無涉，故原告援引上開判決，作為我國法院實務有採行美國法之專利之間接侵權責任成立之見解云云，已屬無據。又依司法院66年例變字第1號之解釋內容，可知共同侵權行為人仍須各自具備侵權行為之要件，若其中一人無「故意或過失」及「不法行為」，則其並非侵權行為人，即非共同侵權行為人，自無與其他具備侵權行為要件之人，負共同侵權行為之連帶賠償責任可言。查：⑴因被告所製造銷售者，乃係系爭晶片而非系爭四件光學滑鼠產品，故依前述我國之專利法有關專利侵權之規定，就被告是否對原告構成系爭專利之侵權行為而言，即應在解析系爭專利之申請專利範圍第一、四、十項之內容與系爭晶片之構件後，就其二者，依全要件之原則，加以比對，以判斷系爭晶片是否落入系爭專利上開請求項之範圍內。而經查，經比對後，明顯可認系爭晶片就系爭專利之請求項第一、四、十項而言，乃係分別欠缺如該份鑑定報告所解析編列之該等第一、四、十項請求項之A1至G1、A2至G2、A3至G3之要件，兩者已不符合文義讀取，且亦無法符合均等論之情，有該份鑑定報告第五十四頁至五十八頁之就系爭專利請求項第一、四、十項之要件拆解表可資參照，是基於全要件原則，依我國專利法之規定，已難認被告產銷系爭晶片之行為，有對原告構成專利之侵權行為。 ⑵又按專利之侵權行為，固亦具有民法第一百八十四條所定之侵權行為之性質，惟就專利法第五十六條及八十四條有關專利侵權之構成要件之規定，相對於民法第一百八十四條之一般侵權行為之規定而言，前者之規定，就涉及專利侵權之事件而言，應具有特別法之關係，即應以專利法之該等規定，作為判斷被控專利侵權者，是否有構成侵權行為之規範基準。而依上所述，本件被告產銷系爭晶片之行為，既然經適用我國專利法第五十六條、第八十四條規定之結果，未對原告構成專利之侵權行為，亦即未對原告構成侵權行為，而無須對原告負損害賠償責任，則原告所另主張：因被告之上開行為，已該當民法第一百八十四條第一項所規定侵權行為之要件，故其應對原告負損害賠償責任乙節，即屬無據，再者，因被告之行為，依我國專利法之上開規定，未對原告構成專利之侵權行為，是對原告而言，被告自亦無「違反保護他人之法律」之行為，則原告併主張被告對其構成民法第一百八十四條第二項所規定之侵權行為，應對其負損害賠償責任乙節，亦無理由。 ⑶再查，依上開所述，被告產銷系爭晶片之行為，依我國專利法之上開規定，未對原告構成專利之侵權行為，而因民法第一百八十五條第一項規定之共同侵權行為，其前提必須各個行為人本身均獨立構成侵權行為，是被告既然未對原告構成侵權行為，則原告另援引我國民法第一百八十五條第一項之規定，主張被告對其系爭專利構成共同侵權行為，應與其他共同侵權人對其負連帶損害賠償責任云云，亦屬無據而不可採。４、前述之如美國專利法所定對專利之間接侵害行為，縱認（假設語氣）透過我國民法第一百八十五條第二項規定之適用結果，可構成對專利之侵權行為，則本件需進一步審究者，在於：原告是否已證明系爭四件光學滑鼠，已有落入系爭專利之請求項第一、四、十項之範圍內?原告是否已證明系爭晶片，已均有落入前述之系爭專利第一請求項內，如中華工商研究院該鑑定報告內所編列之I1要件（即台灣經濟科技發展研究院該鑑定報告內所編列之D14、E1要件）、第四請求項內，如中華工商研究院該鑑定報告內所編列之J2要件（即台灣經濟科技發展研究院該鑑定報告內所編列之D24、E2要件）、第十請求項內，如中華工商研究院該鑑定報告內所編列之I3要件（即台灣經濟科技發展研究院該鑑定報告內所編列之D352要件）？經查： ⑴原告主張系爭四件光學滑鼠，有落入系爭專利之第一、四、十項之請求項，且系爭晶片有落入系爭專利第一請求項之前述H1、I1之要件，及有落入第四請求項之前述H2、I2、J2之要件，暨有落入第十請求項之前述H3、I3之要件之情，係以前述之中華工商研究院及台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告內容、結果為據，而被告則否認該二份鑑定報告之證明力，辯稱：該二份鑑定報告之鑑定流程，違反專利侵害鑑定原則、專利侵害鑑定要點之規定，鑑定過程草率、違反程序正當性，且無驗證可能性，亦未實際進行檢測程序，且其既未取得系爭晶片之原始碼，亦未以還原工程進行鑑定，根本不可能知悉系爭晶片之運作邏輯，也無從判斷、解析出系爭晶片之技術特徵，自不可能進行該晶片之光學追蹤功能比對，也無從判斷、解析出該晶片之對應元件、成分、步驟或其結合關係，自無從與系爭專利相對應之技術特徵相比對，是其等之鑑定結果與事實不符而不足採，且該台灣經濟科技發展研究院之鑑定，係以該晶片之規格書及對系爭四件光學滑鼠不完全、不實之檢測之外顯功能、結果，逕以推論、主張系爭晶片內部構件中，含有與系爭專利之要件、特徵相同之光學移動偵測電路、多個光偵測器、記憶體、能偵測速度及高度之鄰近偵測器及移動指示訊號及其內部運作之連續作用方式，已違鑑定法則及經驗法則暨論理法則而不可採，且事實上系爭晶片並無偵測速度、高度之鄰近偵測器，其於高度達一定數值時雖會造成游標不動，惟係肇因於沒有光影照到OM02 晶片，而非因該OM02晶片內有偵測高度之鄰近偵測器，且於速度超過一定數值時，系爭四件光學滑鼠之游標係會亂動而非不動，故台灣經濟科技發展研究院以不實之檢測結果及系爭晶片、光學滑鼠之外顯功能及系爭晶片之規格書，逕以就系爭晶片之構件及技術特徵為上開之解析、認定，顯不足採等語。 ⑵就中華工商研究院之鑑定報告部分，經查： ①其鑑定人就系爭專利其中第一、四、十項請求項之申請專利範圍要件之拆解結果，係如該份鑑定報告第五十四頁、第五十五頁所示之要件A1至I1（就第一請求項）、第五十六頁、第五十七頁之要件A2至J2（就第四請求項）、第五十八頁之要件A3至I3（就第十請求項），而經核其該等拆解結果固屬可採。惟查，其於進一步就系爭待鑑定之光學滑鼠（包含其中內含之系爭晶片）予以解析其構件時，就其中有關系爭晶片之構件部分，其固然於鑑定報告之第三十六至三十七頁，針對系爭晶片之內部技術內容，解析而認定該晶片具有一光學移動偵測電路，內包含有多個光偵測電路，該等光偵測電路各有一輸出；一個暫存器；一鄰近偵測電路及一偵測電路，且予以拆解該等構件為如該份鑑定報告第六十六頁至六十七頁所示之構件h1、i1（相對應於系爭專利之第一請求項）、第六十八頁及六十九頁所示之構件h2 、i2、j2（相對應於系爭專利之第四請求項）、第七十頁所示之構件h3、i3、j3（相對應於系爭專利之第十請求項），然依其於該份鑑定報告第三十六頁所載，其係依據待鑑定物滑鼠之實品及相關技術文件（即系爭晶片之規格書【Data Sheet】而為上開解析，惟綜觀該份鑑定報告，鑑定人並未提及有使用任何之檢測方法，或用儀器設備檢測，故其之鑑定方法，核與前述之經濟部智慧財產局於前述之台北地院該事件中，所函覆提及之：「...請求項所載之外顯功能，是否可以僅使用儀器設備，就待鑑物之晶片接腳逐一檢測其功能表現，或使用還原工程，或取得原始程式碼始能分析、比對...」，其中之任一檢測方法，均難謂該當。 ②次查，因系爭晶片係由多數之「積體電路」所組成，其內部之構件或電路及運作方式為何，通常需藉助高倍顯微鏡及借用電腦處理方能查知，而因就系爭專利之申請專利範圍第一、四、十項之記載，其中涉及晶片部分，有一部分係為特定功能與效果之描述，並非均為結構特徵、技術之描述。姑不論本件依上開所述，於該份鑑定報告內，並無提及任何檢測方法，故亦未有其於檢測後，其檢測所呈現之結果、功能，係與系爭專利者相同之記載，且縱使其有檢測，且檢測出來之結果、功能，係與系爭專利者相同，惟查，如此充其量僅能「推論」系爭晶片可能具有系爭專利內所含括之涉及晶片之結構、要件，然要作此推論之前提，係建立在：「能達成該功能，在當時僅具有唯一之技術」此一前提之正確性存在；否則，若於當時能達成該功能之技術手段並非為唯一時，則不能僅由裝置或物品之外顯功能，即據以推斷系爭晶片係採用與系爭專利相同或實質相同之技術手段與結構。雖原告主張：以目前之科技水準，要達成與系爭專利相同外顯功能之光學滑鼠晶片，其內部運作之方法僅有惟一，且係與系爭專利者相同乙節，惟此為被告所否認，而原告就此未能進一步舉證證明，是原告此部分之主張，即難以採認。 ③再查，依被告所不爭執其形式真正之系爭晶片規格書（ Data Sheet，附於該份鑑定報告內）之記載內容，雖有提到偵測電路（sensor，於該規格書之第二頁）、X1X2Y1Y2之有關訊號者（於該規格書第一頁）、訊框（frames，於該規格書第一頁）之名詞，惟綜觀該份規格書之記載內容，其並未明確指出系爭晶片是否具有由光學偵測電路、移動指示訊號、各有一輸出之多個光偵測器、可取得數位化光偵測器輸出值之訊框之記憶體之結構，且該規格書亦未記載該晶片之如何決定影像位移量之所進行之運算及其連續作用方式為何。 ④綜上所述，該份鑑定報告之鑑定，就待鑑定物內之系爭晶片，其之構件之認定及解析，既未提及任何檢測方法，即無驗證之可能性，且固然系爭晶片之規格書可供鑑定人參考，惟因該規格書之內容，並未明確指出系爭晶片是否具有由光學偵測電路、移動指示訊號、各有一輸出之多個光偵測器、可取得數位化光偵測器輸出值之訊框之記憶體之結構，且該規格書亦未記載該晶片之如何決定影像位移量之所進行之運算及其連續作用方式為何，再參以前述有關呈現相同之外顯功能、結果，但其內含之技術手段、運作方式不一定相同之說明，準此而言，可認該份鑑定報告認定並解析系爭晶片具有與系爭專利相對應之構件、技術特徵，並進而比對認為其等有落入系爭專利第一、四、十請求項中之該部分之要件，並據以認定待鑑定物滑鼠落入系爭專利之第一、四、十項請求項範圍內，而構成侵權云云，其之認定結果已難以採認。 ⑶就台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告部分，經查： ①其鑑定人就系爭專利其中第一、四、十項請求項之申請專利範圍要件之拆解結果，係如該份鑑定報告第三十五頁至第四十一頁所載，且其中有關其之晶片部分之要件，係如該鑑定報告內，其中第三十六頁所載之D1、D11、D12、D121、D122、D13、D14、E1部分（就第一請求項）、第三十八頁所載之D2、D21、D22、D222、D23、D24、D251、E2部分（就第四請求項）、第四十一頁所載之D3、D31、D32、D321、D322、D352部分（就第十請求項），而經核其該等拆解結果固屬可採。 ②次查，該鑑定報告於進一步就系爭待鑑定之光學滑鼠（包含其中內含之系爭晶片）予以解析其構件，尤其就其中有關系爭晶片之構件部分，其固然於鑑定報告之第四十二頁中，提及係利用：包括對系爭晶片效能之測試、對系爭晶片對應輸出輸入之訊號之分析及審閱系爭晶片之規格書之方式，予以解析、認定系爭晶片之構件、技術特徵。而其中該鑑定人就系爭晶片效能之測試部分，乃係針對：系爭晶片之可接受之工作「高度」、可接受之工作移動「速度」、該晶片有無記憶體作測試，此係相對應於系爭專利第一、四、十項請求項中、如上開鑑定報告內所載之D14 之記憶體（就第一請求項內）、D24記憶體、D251偵測高度之鄰近偵測器（就第四請求項內）、D352偵測速度之鄰近偵測器要件（就第十請求項內）。 ③惟查，就其中有關系爭晶片有無記憶體之測試及測試訊號之分析部分，該鑑定報告係載稱：「有關於記憶體存在與否之測試，其所持之設計論證如下：首先，設如果系爭晶片中沒有記憶體，以極慢之速度移動時，自無法正確地連續回報位移之數據。基於前述之情況，可設想在有記憶體的情況：因為存有一個參考影像（參考訊框），可以藉由不斷比對目前取得之影像（比對訊框）與參考影像的位移，計算出位移數據。則只要參考訊框還在有效的範圍內（也就是累積的移動距離在某個限度內），每次的移動都可以計算出正確的位移數據，不受速度快慢之影響。反之，如果系爭晶片沒有記憶體：只能透過感測器，去推測滑鼠與底面的相對移動，來計算出位移數據。此種感測方式要在滑鼠與底面的相對移動達到某個程度以上才會有結果，當慢速移動時，滑鼠要較長的時間才能夠達到可以被感測器所感測出的移動數據，而造成類似跳躍式移動之狀況。例如：在移動距離未達到5microns時，滑鼠都不會回報有位移；但是當達到smicrons時，才會回報對應於5microns讀位移數據。另一種沒有記憶體的情況是：滑鼠藉由某種測速裝置去計算位移距離，在極慢速時，測試裝置可能根本不會被觸發，也就不會有任何位移數據之產生。ps：上述沒有位移數據，指的是pc端沒有收到位移的相關訊號，或是位移值為零。則由上述論證可知，以極慢的速度進行測量，其結果當可反應系爭晶片中是否包含有記憶體」（以上見該鑑定報告第四十七至四十八頁）。惟查，鑑定人上開之測試方法，其中一假設乃係：有含記憶體之晶片在極慢速之情況下，仍有輸出值，而未含記憶體之晶片在極慢速之情況下，則可能無輸出訊號或無法正確連續地發出訊號。然就此一假設，該鑑定人於鑑定書內，並未驗證其該一假設係屬正確。且查該鑑定人於該鑑定報告之第七十三至七十五頁內所載之其所做此部分之測試，均係就其所謂含有記憶體之系爭晶片所組裝而成之待鑑定滑鼠之移動速度與輸出數值之實驗與結論，該鑑定報告並未提出未含有記憶體之光學晶片，其在相同之移動速度（即極慢速之情況）下，所得到之輸出數值，而與系爭晶片者作比較，如此，更無法確認其上開之假設係屬正確、可採。又依該鑑定報告第七十七頁至七十八頁所載之系爭四件光學滑鼠之計數值與速度關係圖所示，在相同之速度下所得之COUNTS數值均不相同，即外顯之功能並不相同，惟衡情，該四顆滑鼠既均採用相同之系爭晶片，其外顯之功能應均相同，然由上開所述該鑑定報告第七十七頁至七十八頁之關係圖，其差異頗大，何以會如此？亦有疑義。從而，該鑑定報告於第八十五頁中段載稱：「再由證物檢測（前章第一節第二項第6點）的論證可知，由於證物在不存在有記憶體時，難以正確連續回報位移之數據，即使可回報數據，其所需之移動範圍亦需遠大於有記憶體存在之時，故而本案鑑定使用一般無記憶體狀態下，所無法測得回報資料之極慢速度進行測試，並且進而得到證物（即系爭四件光學滑鼠）可回報數據之結果（系爭四件光學滑鼠間之結果亦頗為相近），因此可認定系爭晶片中應具有記憶體之存在。」乙節，此部分所為之推論及認定，揆諸前開之說明，亦已有疑義。再者，由上開之測試結果，亦無法得知系爭晶片之該光學偵測電路中，是否具有參考訊框和在該參考訊框後取得之一些數位化之取樣訊框，及該參考訊框之一經移為版本之對照訊框，和該取樣訊框相關來確定在沿著該等第一和第二軸之方向上的移動之作動方式，準此而言，可認該份鑑定報告依上開之測試及分析，尚無法證明及解析出系爭晶片之構件內，具有如系爭專利之第一請求項中，如該份鑑定報告內所載之D14之作動方式之記憶體、 E1連續作用方式之要件（該要件即為中華工商研究院該份鑑定報告內所編列之I1要件），亦無法證明具有如系爭專利之第四請求項中，如該份鑑定報告內所載之D24之作動方式之記憶體、E2停止再動作方式之要件（該要件即為中華工商研究院該份鑑定報告內所編之J2要件）。 ④就該鑑定針對含有系爭晶片之待鑑定物滑鼠之可接受之工作移動速度之測試部分，依該鑑定報告之第七十三頁至七十八頁所載，該鑑定人固選擇十個階段之不同速度作為檢測之標準，並據以記錄所擷取到之數值，並表示其發現：「於測試過程中，當待鑑定物滑鼠進行非常慢速之移動時，該滑鼠仍可將訊號解析出來，且解析出之訊號會隨著滑鼠之速度之增快而隨之加快，且當滑鼠跟相對平面間之速度在最低速（0.3mm/s）時，其十秒後所得到之計數值大都落在20-32左右之數據，當相對平面之速度增加時，其所得到之數值也隨之而增加，但增加到一定之速度時，相反地，速度增加所得到之計數值反而降低，此係因在移動速度達到某一程度時，其光學滑鼠內之光學感測元件的取樣速度與處理無法跟上的原因，而導致後續解析X軸正交訊號也無法正常地輸出，故所得到之計數值反而降低，因此以這個趨勢來判斷，當平台的速度再加快，最後應可得到一個能讓滑鼠進入完全失效狀態的數值。」之情，並有其針對系爭四件光學滑鼠及另取得之二件對照滑鼠所作之六份測試結果表、六個計數值與速度關係圖附於該鑑定報告內供參。惟查，對照該鑑定報告第八十六頁、八十七頁所載其對「鄰近偵測器」之有關速度部分，其解釋及定義乃係：「在於其可偵測滑鼠何時該指標裝置之該移動在一時間區間內超過一選定的極限，該選擇乃係一隨製造者意願決定之臨界值；則當該時間區間內之移動超過了該臨界值，則回應地禁止產生該等移動指示訊號，即使得滑鼠不動。由於其限制與定義在此，故而欲確定證物是否具有該鄰近偵測器，亦僅需確定證物是否得具有該效果即可。」，然於本件就待鑑定滑鼠進行速度檢測時，並未產生讓滑鼠不作動之效果，是依此等檢測之結果觀之，對照系爭專利有關偵測速度之鄰近偵測器之技術特徵、功能，即已難遽認系爭晶片具有此部分偵測移動速度之鄰近偵測器之構件。雖鑑定人於其鑑定報告內載稱：「而透過檢測之結果來看，由本案檢測中儀器所設定之速度極限仍尚未能夠使運用證物構件晶片之證物滑鼠一至四呈現此種效果；然而，依前述檢測後所做之數據整理與歸納，可知證物構件晶片仍應具有一該選定之速度極限值，僅因目前的測試設備速度未及於該數值，因此未能看到證物滑鼠不作動的結果，但並不代表證物滑鼠可在任何速度下均可反應。故由此推斷論證當可知，證物構件晶片之光學偵測電路中仍應包含有此種針對速度進行偵測的鄰近偵測器。」等情（見該鑑定報告第八十七頁中段），亦即鑑定人將系爭四件光學滑鼠無法測試出其不作動結果之原因，歸諸於因測試儀器之限制所致，然此已為被告所否認，且該份鑑定報告又未就此部分有何進一步之驗證或說明，是其遽而推論指出系爭晶片內，亦應含有此種針對滑鼠之移動速度進行偵測之鄰近偵測器乙節，已非可採。 ⑤再查，依被告所不爭執其形式真正之系爭晶片規格書（Data Sheet，亦附於台灣經濟科技發展研究院該份鑑定報告內）之記載內容，雖有提到偵測電路（sensor，於該規格書之第二頁）、X1X2Y1Y2之有關訊號者（於該規格書第一頁）、訊框（frames，於該規格書第一頁）之名詞，惟綜觀該份規格書之記載內容，其並未明確指出系爭晶片是否具有由光學偵測電路、移動指示訊號、各有一輸出之多個光偵測器、可取得數位化光偵測器輸出值之訊框之記憶體之結構，且該規格書亦未記載該晶片之如何決定影像位移量之所進行之運算及其連續作用方式為何，此有該份規格書影本附於上開之鑑定報告書內可憑。 ⑥依上所述，依台灣經濟科技發展研究院所使用前述之檢測方法，及搭配系爭待鑑定物滑鼠之外顯功能及系爭晶片規格書之記載內容，尚無從認定待鑑定滑鼠內之系爭晶片，有該當、落入系爭專利之第一、四、十請求項內，如上開鑑定報告內所載之D14作動方式之記憶體、E1之連續作用方式要件（就第一請求項內）、D24之作動方式之記憶體、D251偵測高度之鄰近偵測器、E2停止再動作方式之要件（就第四請求項內）、D352偵測速度之鄰近偵測器要件（就第十請求項內），亦即依該份鑑定報告之鑑定人所作之鑑定內容，尚無法認定系爭晶片有落入系爭專利內、如前所述之部分要件、技術特徵內，從而，自亦無法認定系爭四件光學滑鼠有落入系爭專利之第一、四、十請求項範圍內。 ⑷綜上所述，依原告所主張援為證據之上開二份鑑定報告之內容，及依原告舉證之結果，尚無法認定系爭四件光學滑鼠有落入系爭專利之第一、四、十項之請求項範圍內，是被告辯稱該等光學滑鼠之產製者，並未對原告之系爭專利，構成專利之侵權行為（即美國專利法上之專利直接侵權行為）乙節，即堪採認。而因專利「間接侵權」之成立，須以有他人為對專利之直接侵權行為成立為前提，從而，原告主張因被告對其構成專利之間接侵權，須對其負損害賠償責任乙節，亦無理由。又民法第一百八十五條第二項固規定：造意人及幫助人，視為共同行為人，惟查，就本件而言，被告所產銷之系爭晶片所結合而成之系爭四件光學滑鼠該產品，依前開所述，既未侵害系爭專利，是被告辯稱：其並無原告所稱幫助他人或造意（即唆使）他人，為侵害原告系爭專利之行為乙節，亦非無據，則原告主張被告應依民法第一百八十五條第二項共同侵權行為損害賠償責任之規定，就本件對其負賠償責任乙節，亦無理由。（四）依上所述，本件難認被告產銷系爭晶片之行為，有對原告構成專利法第八十四條第一項所規定之專利侵權行為，且原告主張依民法第一百八十四條第一、二項及第一百八十五條第一、二項之規定，請求被告對其負侵權行為損害賠償責任乙節，亦無理由。又因被告之行為，亦不該當前述之專利之間接侵權行為，從而，原告主張依上開所述之規定及法律關係，訴請被告對其負損害賠償責任，並請求被告給付其一億五千萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，於法即屬無據，應予以駁回。而原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回之。（五）本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，爰不一一予以論列，併此敘明。乙、反訴部分：壹、程序部分：一、按民事訴訟法第259條規定：「被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴。」，又，依民事訴訟法第260條規定之反面解釋，反訴之標的，如與本訴之標的及其防禦方法相牽連，且行同種之訴訟程序者，即得提起反訴。又按「...所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。」，此有最高法院91年度台上字第262號判決意旨可資參照。二、查，本件反訴原告係以反訴被告明知中華工商研究院所作成之前述鑑定報告，其鑑定過程草率、違反專利侵害鑑定要點及鑑定法則等，有嚴重之瑕疵，且其鑑定結果認定系爭四件光學滑鼠有侵害系爭專利乙節完全不可採，卻為商業競爭之利益，逕依該等鑑定報告之不實鑑定結果，對外宣稱反訴原告侵害其系爭專利權云云，並透由國內報紙及網路相關產業新聞刊登流傳，欲藉此使反訴原告之客戶對反訴原告信譽產生懷疑，而其此等行為，已使反訴原告之商譽受到嚴重之貶損，業已對反訴原告構成侵權行為，是反訴原告爰依侵權行為損害賠償之法律關係提起反訴，並聲明請求反訴被告賠償反訴原告精神慰撫金一百五十五萬元及登報道歉等語；而原告於本訴係以被告所產銷之系爭晶片所結合而成之系爭四件光學滑鼠之產品，依前述之中華工商研究院及台灣經濟科技發展研究院鑑定之結果，均認定有落入系爭專利範圍內，爰主張被告上開行為已對原告之系爭專利構成侵權行為，並依侵權行為損害賠償之法律關係等，為本訴之請求，而本訴之被告於本訴中，則亦抗辯稱上開之鑑定報告違反鑑定法則及有嚴重之瑕疵，其鑑定結果顯不可採等情。是依上開所述，可認反訴之訴訟標的，與本訴之訴訟標的及本訴被告之防禦方法有相牽連，且兩者係行同種之訴訟程序。雖反訴被告辯稱反訴原告係意圖延滯本訴而提起反訴云云，惟此為反訴原告所否認，且查，經核諸本件之本訴及反訴之訴訟提起之時間（本訴係於九十五年九月間起訴；反訴係於九十六年九月間起訴）及兩造就本件本、反訴之訴訟進行之情形，尚難認反訴原告係因意圖延滯本訴之進行而提起本件之反訴，是反訴原告提起本件之反訴，程序上並無不合，先此敘明。貳、實體部分：一、反訴原告主張：（一）反訴被告為全球第一大光學滑鼠晶片供應商（反原證1參照），在光學滑鼠晶片市場與反訴原告有競爭關係。反訴被告見反訴原告生產、銷售之OM02晶片市場反應良好，乃意圖藉由不實之侵權消息打擊反訴原告，並遏阻OM02晶片之銷售成長。嗣反訴被告於95年6月間，自行向國內量販店購買內建OM02晶片之不同廠牌「Can Mouse CM-315 」、「M-089BU」、「M-M1UP2RBU」、「KM752」等4只之系爭四件光學滑鼠，並於95年6月16日將上述不同廠牌光學滑鼠委託中華工商研究院進行專利侵權鑑定，中華工商研究院於95年6月23日（僅5個工作天），即完成4只不同廠牌滑鼠之鑑定報告，並認定系爭四件光學滑鼠之構件內容落入反訴被告之系爭專利之專利權範圍。（二）中華工商研究院之鑑定報告顯有嚴重瑕疵：１、鑑定晶片是否構成侵權，應視各該晶片內電路運作之功能及技術特徵，是否與主張被侵權專利之功能及技術特徵相同。而檢視各該晶片之功能及技術特徵，只能透過還原工程或分析原始碼之方式進行。此有反訴被告前針對系爭專利之相對應專利，在美國北加州地方法院聖荷西院區，委任RELL &MANE LLA律師事務對反訴原告提出初步侵權主張，針對反訴原告律師之質疑（反原證3號參照），反訴被告委任之律師Richard E. Lyon於94年9月15日函覆坦承：「安捷倫公司無法自還原工程取得移動偵測演算資訊，．．．安捷倫公司初步侵權主張未提供移動偵測演算之構成要件。安捷倫公司在未檢測義隆光學滑鼠感應晶片之原始碼情形下，無法提供合於規定之詳細資料。確實，在你信中引用之Network Caching Tech. LLC v Novell Inc.乙案中，意欲說明情況：各個軟體慣行之路徑，如果不能經由還原工程取得，確定特定慣行路徑之唯一方法是分析原始碼」等語（反原證4號參照），可見反訴被告於當時亦已明知於未取得系爭晶片之原始碼或進行還原工程時，是無法鑑定系爭晶片是否有落入系爭專利之部分要件此事。２、系爭OM02晶片係由反訴原告與美商PIC公司共同合作開發，惟其中核心具演算功能之電路，係由美商PIC公司所提供，該核心電路之原始碼（source code）屬於美商PIC 公司所有商業機密資料，除美商PIC公司外，反訴原告、反訴被告及中華工商研究院對於該原始碼毫無所悉，此亦為反訴被告所不否認。是在未進行還原工程及欠缺原始碼之情形下，反訴被告及中華工商研究院根本無法知悉系爭OM 02晶片之運作邏輯，並進行OM02晶片之光學追蹤功能之比對，遑論判斷OM02晶片是否落入反訴被告之專利範圍內。而中華工商研究院於鑑定時，並未取得系爭晶片之原始碼，亦未進行還原工程之情，為反訴被告所不爭執，準此可言，可見該份鑑定報告具有嚴重之瑕疵，其鑑定結果完全不可採。３、系爭專利中屬於技術特徵之描述者，有該專利之申請專利範圍第1項獨立項、第4項獨立項、第10項獨立項部分，而反訴原告生產之系爭OM02晶片之資料單（Data Sheet，即規格書），完全沒有系爭專利前開獨立項之技術特徵及執行流程之描述，亦未有任何相同或類似系爭專利之技術實施圖示，是如未取得OM02晶片之電腦程式碼，根本無從判斷OM02晶片是否落入系爭專利範圍。此部分之技術原理，反訴原告已委請台大資訊工程系暨研究所王傑智助理教授出具專家意見（反原證5號參照）。依據王傑智助理教授之意見，如果未取得待鑑定物中之該OM02晶片之原始碼，很難判斷待鑑定物即系爭四件光學滑鼠是否符合系爭專利之獨立項要件之文字描述。換言之，在未取得待鑑定物中之OM02晶片之原始碼的情況下，難以對待鑑定物即系爭四件光學滑鼠與系爭專利之第1項獨立項、第4項獨立項、第10項獨立項進行完整的全要件分析。至於系爭專利之附屬項第2、3、9、11項之文字描述，亦牽涉到必須依據電路原始碼內容，才能得知電路內部之運作流程，也才能判斷待鑑定物中是否有任何電路元件之運作，符合附屬項之描述。因此，中華工商研究院在欠缺OM02晶片原始碼，亦未進行還原工程之情況下，竟然達到侵權之鑑定結論，實令人匪夷所思。４、針對中華工商研究院之鑑定報告，普華智財管理顧問公司亦提出分析報告書（反原證6號參照），認為中華工商研究院之鑑定報告，並未翔實記載對待鑑定物核心元件（ OM02晶片）進行完整及深入之分解及剖析過程，即斷言待鑑定物所有內部元件特徵及執行流程符合全要件原則。甚且，在欠缺電路功能方塊圖說明，及韌體原始碼之取得途徑與執行結果說明之情形下，中華工商研究院之鑑定報告主張待鑑定物即系爭四件光學滑鼠侵權，其鑑定過程具有瑕疵，鑑定報告內容欠缺依據，根本不具公信力。嗣反訴原告又另行委託台大慶齡工業研究中心，針對中華工商研究院侵權鑑定報告，及王傑智助理教授專業意見書表示專家鑑定意見，經台大慶齡工業研究中心出具之專家鑑定意見，認為中華工商研究院出具之系爭專利侵害鑑定報告書，其鑑定流程中各階段之方法，並未實作而記載於鑑定報告中，有違正當程序要求；且鑑定流程引產品規格書為鑑定對象，違反專利侵害鑑定原則，且其鑑定報告無驗證可能性；而王傑智助理教授之專業意見，則並無違反學理之處（反原證12參照）。是由上足以證明中華工商研究院出具之系爭專利侵害鑑定報告，其鑑定程序違反專利侵害鑑定要點規定，至臻明確。（三）反訴被告明知中華工商研究院之鑑定報告有嚴重瑕疵，卻仍向各大平面及電子媒體散佈反訴原告侵害其系爭專利權之不實消息，供渠等刊登流傳，已對反訴原告構成民法第184條第1項及第195條第1項之侵權行為，自應對反訴原告登報道歉並賠償反訴原告非財產上之損害賠償：１、民法第184條第1項前段規定，因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，最高法院90年台上字第646 號判例亦釋示：「民法上名譽權之侵害，非即與刑法之誹謗罪相同，名譽有無受損害，應以社會上對個人評價是否貶損作為判斷之依據，苟其行為足以使他人在社會上之評價受到貶損，不論其為故意或過失，均可構成侵權行為，其行為不以廣佈於社會為必要，僅使第三人知悉其事，亦足當之。」（反原證10參照），又臺灣高等法院86年上易字第5908號判決亦釋示：「公司名譽與商譽乃維繫公司營運之重要支柱，在競爭激烈之高科技產業同業內，智慧財產權之重視與維護，猶為公司興亡存續之命脈。倘任何公司被指稱涉嫌侵害他人智慧財產權，客戶必然對公司信譽及產品之信賴減損，輕則使公司業績下滑，重則公司倒閉，公司之聲譽、商譽當然受到嚴重損害，參以公平交易委員會於85年10月17日之(85)公處字第165號處分書，客觀上已足使不特定之他人，誤認告訴人業有侵害周○○專利權，故堪認被告所發布之新聞，為足以損害他人名譽之事項。」（反原證11參照）。據此，就法人而言，公司之商譽亦屬保護範圍。２、關於中華工商研究院於五個工作天，即就系爭四件光學滑鼠完成4件侵權鑑定報告（反原證2參照），其鑑定程序輕率且粗糙，違反專利侵害鑑定要點之規定，已如前述，以一般人之注意義務，皆難認其鑑定結果之可信，反訴被告係光學滑鼠晶片產業界之龍頭，就其專業之判斷，在未進行還原工程及分析原始碼之情況下，該等鑑定報告之嚴重瑕疵，不言可喻。尤其，反訴被告早已於94年9月1日在美國對反訴原告提起相對應美國專利之侵權訴訟，當時其已知悉在未進行還原工程及欠缺原始碼之情形下，無法進行侵權與否之鑑定之情，已如前述，顯見反訴被告早已明知中華工商研究院之4件鑑定報告具有嚴重瑕疵，其鑑定結果顯不可採，卻為商業競爭之利益，先在其網站上公布不實之反訴原告侵權訊息：「Avago Technologies asserts,after a review of an independent technical examination,that Elan sensors in optical mice that are imported to, exported from or distributed or sold in taiwan ingringes its patent number 207503 "Seeing Eye Mouse for a Computer System."」（反原證13參照），經由國際性Look Smart、Solid State Lighting 、Futura-Science網站援用刊登散佈全世界（反原證14參照），嗣反訴被告並再以散發新聞稿方式，在國內宣稱：「根據一份獨立的技術檢驗報告顯示，義隆電子在光學滑鼠所採用之感測器，包括：進口至台灣、自台灣出口、或在台灣市場銷售，已侵犯該公司編號207503的專利」云云，足以使反訴原告營業信譽受損，且國內中國時報、工商時報、經濟日報於95年9月19 日刊登上述不實新聞，並於各自之網站刊載上述不實訊息（反原證15參照），更使國內之台灣通訊、電子電腦資訊網競相刊登（反原證16參照）。是反訴被告上述故意散布不實侵權新聞之行為，在在均足使反訴原告之營業信譽受有重大損害，徵之前開判例、判決意旨所示，反訴被告上開刻意毀損反訴原告信譽（商譽）之行為，已對反訴原告構成民法第184條第1項及第195 條第1項之侵權行為。３、反訴被告應依民法第195條第1項之規定登報道歉，並賠償反訴原告155萬元：按民法第195條第1項規定：「不法侵害他人之名譽，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」，查，反訴被告上述詆毀、貶損反訴原告名譽之行為，顯已使反訴原告商譽受有損害。而按被害人名譽被侵害者，得請求回復名譽之適當處分。回復名譽之處分，性質上屬於損害賠償之回復原狀，其回復之方法及範圍，自應斟酌損害之侵權方法、名譽受損之程度等因素，為適當之處分。反訴被告以刊登網站及發布新聞稿方式詆毀、貶損反訴原告商譽之結果，非僅任由網路使用者上網自由讀取，亦由國內外各大媒體援用報導，倘再參酌網路使用普及等情參互以觀，系爭不實侵權行為報導之影響力，益見深遠。倘再經不知情之讀者閱後耳語相傳，其散播力驚人，已足使社會大眾對反訴原告之經營形象產生重大誤解，為求回復商譽，反訴原告請求反訴被告應於中國時報、經濟日報、工商時報第一版報頭下刊登道歉啟事各一日，顯屬必要、適當，又不違背比例原則，自應准許。又依最高法院90年台上字第2109號判決釋示：「按侵害法人之名譽，為對其社會上評價之侵害。又侵害法人之信用，為對其經濟上評價之侵害，是名譽權廣義言之，應包括信用權在內，故對法人商譽之侵害，倘足以毀損其名譽及營業信用，僅登報道歉是否即足以回復其商譽，自滋疑問。」，是對法人商譽之毀損，除登報道歉外，並得請求給付非財產上之損害（反原證9參照），且反訴被告此項對反訴原告之非財產上損害之賠償，並不因其貶損反訴原告商譽之行為，係違反契約義務或侵權行為而有不同。又反訴被告散佈不實消息之對反訴原告之侵權行為，顯對反訴原告造成商譽之損失，且該等損失已難以金錢正確估算，惟參酌反訴原告係聲譽良好之上市公司，市值高達約新台幣2百多億元，是反訴原告僅請求反訴被告賠償155萬元之非財產上損失，應屬合理。（四）反訴原告爰聲明請求：１、反訴被告應給付反訴原告155 萬元，及自民事反訴起訴狀繕本送達反訴被告翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息；２、反訴被告應負擔全額費用，將如民事反訴起訴狀之附件所示之道歉啟事，以長14公分、寬5公分之篇幅，登載於中國時報、經濟日報及工商時報第一版報頭下各一日；３、反訴訴訟費用由反訴被告負擔；４、第一項聲明，請准反訴原告供擔保宣告假執行。（五）對反訴被告抗辯之陳述：反訴被告雖辯稱：依最高法院62年台上字第2806號判例釋示：「公司係依法組織之法人，其名譽遭受損害，無精神上痛苦之可言，登報道歉已足回復其名譽，自無依民法第195條第1項規定請求精神慰藉金之餘地。」之見解，可見法人無精神上之痛苦可言，且登報道歉已足回復其名譽，自不得請求精神慰撫金云云，惟查，本件反訴被告散布之不實侵權訊息，業已對反訴原告之商譽造成侵害，足以毀損反訴原告之信譽及造成反訴原告產品信賴度之減損，就反訴原告受毀損之營業信用而言，顯已超越精神上痛苦範圍，徵諸最高法院90年台上字第2109號判決見解，僅登報道歉，自不足以回復反訴原告之商譽，是反訴原告合併請求此部分之非財產上損害賠償，自屬有據，故反訴被告上開所辯云云，自不可採。二、反訴被告則辯稱：（一）依反訴原告所提資料，反訴被告網頁記載文字大意略為：「根據一份獨立的檢驗報告顯示，義隆電子在光學滑鼠所採用之CMOS感測器，侵害安華高科技公司在台第207503 號專利。日前已在新竹地方法院提起訴訟」（請參反訴原證13），上述文字並未有任何不實內容，且亦載明本件爭議現由鈞院審理中，並未損及反訴原告之權利，遑論反訴被告有何損害賠償責任，至於反訴原告所提Look Smart、Solid Lighting、Futura -Science、中時電子報、工商時報、聯合知識庫、台灣通訊及電子電腦資訊等報導（即反原證14-16），渠等媒體是否直接由反訴被告處得知訊息？是否完整轉述反訴被告之意思？就此反訴原告均無舉證說明，況且渠等媒體於報導中，均論及反訴被告對反訴原告，就專利侵權爭議，向本院提起訴訟乙節，並無不實，則反訴被告何來侵害反訴原告權利之情形？反訴原告亦無損害之發生，是反訴原告之主張顯不足採。（二）訴外人中華工商研究院乃屬經司法院公告侵害專利鑑定之公正機構，反訴原告徒以其之鑑定結果對其不利，遽稱該鑑定結果顯有嚴重瑕疵，又在未能確認鑑定結果是否有瑕疵下，進而主張反訴被告構成侵權行為，實有濫行起訴之嫌，反訴被告絕未對反訴原告構成何侵權行為：１、查訴外人中華工商研究院係司法院所認可鑑定專利侵權之公正機構，由司法院公告「侵害專利鑑定專業機構之參考名單」資料所示：「中華工商研究院之專業領域為工業技術、工業設計、光學、物理、…等等，自84年7月迄93 年6月間，接受司法機關囑託辦理鑑定者為29件，民間委託者為304件」（參反訴被證2），足徵該機構為鑑定經驗極為豐富之機構，且中華工商研究院核屬學校機構非屬營利事業單位，可見其具有獨立第三人之地位，能秉持專業學識作出客觀判斷，所作出之鑑定結果實具高度可信性。又反訴原告因不服上開機構之鑑定結果，除在本案訴訟質疑該鑑定結果外，並佐以普華智財管理顧問股份有限公司所出具之鑑定分析報告書（參反訴原證6），為其論據。惟查，姑不論普華公司為私人營利公司，其公正性頗受質疑外，該公司並未列名司法院公告侵害專利之鑑定機構，其是否具有專業性已非無疑，更不得以該公司之鑑定分析報告書，作為認定中華工商研究院該等專利鑑定報告書，有明顯瑕疵之證據。又，反訴原告提出台灣大學資訊工程學系助理教授王傑智之意見（參反訴原證5），表示於PIC公司未提供系爭晶片原始碼之前提下，無法鑑定系爭ＯＭ02晶片有侵害系爭專利情事等語，惟查，因司法院頒佈之「專利鑑定要點」第23頁明示：「鑑定工作應由嫻熟該專業領域且曾經接受專利侵害鑑定訓練之人員擔任」（參本訴原證27），而王傑智助理教授所學之專業領域與系爭專利權之領域不同，其又未接受專利侵害鑑定人員之訓練，是其意見顯不足作為否定中華工商研究院鑑定結果之參考。２、反訴原告主張中華工商研究院之前開鑑定報告及鑑定結果有明顯瑕疵，並以該機構為被告，提起損害賠償之訴，經台灣台北地方法院於96年11月23日，以95年訴字第11748 號判決，認定：中華工商研究院之鑑定報告並無違反鑑定流程，且依據經濟部智慧財產局之回函，該鑑定並無須予以比對原始程式碼，中華工商研究院未比對原始程式碼，為該院本於其之鑑定專業，就個案所為之判斷，難謂中華工商研究院有故意或過失之不法行為之情，而判決駁回反訴原告在該件之訴訟，嗣並再經台灣高等法院於97年5月8日以97年度上字第1號判決駁回本件之反訴原告之上訴而告確定，可見反訴原告主張中華工商研究院之鑑定報告有瑕疵云云，已非可採。又依據經濟部智慧財產局於上開台北地方法院訴訟中，針對法官之函查，以其96年7月24 日(96)智專三(一)03007字第09641232870號函之函覆內容，已明白表示就本件之專利侵權鑑定，並不必然須使用還原工程或取得原始程式碼始能分析、比對，仍須視個案狀況，準此，可知反訴原告所稱：鑑定系爭晶片是否落入系爭專利之申請範圍內，只能透過還原工程或分析原始碼方式云云，顯非正確，則反訴原告據此錯誤事實，推論中華工商研究院之鑑定結果顯具瑕疵，反訴被告公告該等鑑定結果並據此起訴乃屬侵權行為云云，更屬謬論而不可採。又反訴被告亦否認反訴原告所稱：反訴被告於送請中華工商研究院鑑定前，已明知倘未取得系爭晶片之原始碼或未進行還原工程時，無法就系爭晶片是否有落入系爭專利之部分要件乙事，進行正確之鑑定之情。３、反訴被告係於發現反訴原告涉有侵害系爭專利權後，為求慎重，特委請中華工商研究院進行鑑定，該機構乃司法院公告之專利侵害專業鑑定機構，其依據專業判斷所作成之鑑定報告，自足受反訴被告之信賴，則反訴被告依中華工商研究院之鑑定報告於網站公告其已對反訴原告提起訴訟之事實，乃屬合法行使權利之行為，並非不法行為，亦無對反訴原告構成故意或過失之主觀可歸責事由可言，自不可能對反訴原告構成侵權行為。（三）反訴原告雖主張：其依最高法院90年度台上字第2109號判決之意旨，得向反訴被告請求非財產上之損害賠償云云，惟查，該判決之背景事實為該件之上訴人向被上訴人購買磁磚，因磁磚之瑕疵導致其商譽受損，故而請求損害賠償，核屬債務不完全給付（瑕疵給付）之損害賠償，與本件反訴原告主張依民法第184條侵權行為之損害賠償不同（見反訴被證6），是上開判決之基礎事實既與本件不同，自難比附援引，自無從援以參考。況除最高法院62年度台上字第2806號判例認為公司法人並無精神痛苦外，實務多數見解亦認為法人之名譽遭受損害時，僅登報道歉已足回復其名譽，無精神上痛苦可言（見反訴被證7），此因公司雖具有法人格，但究非實質血肉之軀，自無精神痛苦可言，也無請求非財產上損害之可能。（四）綜上所述，可認反訴被告未對反訴原告構成侵權行為，且反訴原告既為法人，亦無何受有精神上痛苦之精神慰撫金之請求權可言，是反訴原告提起本件反訴，核屬無據。爰並聲明請求：１、反訴原告之訴駁回；２、反訴訴訟費用由反訴原告負擔；３、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院之判斷：（一）反訴原告主張：反訴被告以反訴原告所產銷之系爭晶片所組合作成之系爭四件光學滑鼠之產品，經反訴被告送請中華工商研究院鑑定，鑑定結果認該等光學滑鼠產品有落入系爭專利之申請專利範圍內，反訴被告並因而據此對反訴原告提起本件之專利侵權訴訟，且於其後於九十五年九月十八日先在其網站上公布訊息指稱：「Avago Technologies asserts,after a review of an independent technical examination,that Elan sensors in optical mice that are imported to, exported from or distributedor sold in taiwan ingringes its patent number 207503 "Seeing Eye Mouse for a Computer System."」，經由國際性Look Smart、Solid State Li ghting、Futura-Science網站援用刊登，嗣國內中國時報、工商時報、經濟日報並於95年9月19日刊登有關反訴被告指控反訴原告之產品涉及侵害反訴被告之系爭專利，反訴被告已在本院對反訴原告為此提起訴訟等內容，該等報紙嗣並於各自之網站刊載上述訊息，且國內之台灣通訊、電子電腦資訊網業亦有刊登，且上開中華工商研究院於鑑定時，其之鑑定人並不知悉系爭晶片之原始碼，亦未採用還原工程乙節，已據反訴原告提出反原證十三、反訴原證十四、反原證十五、反原證十六各一份（均影本）為證（見卷二之反訴原告於九十六年十二月十二日提出之民事反訴準備狀內），且為反訴被告所不爭執，堪信此部分反訴原告之主張為真實。（二）至反訴原告另主張：反訴被告明知中華工商研究院之上開鑑定，在未知悉系爭晶片之原始碼，且未進行還原工程之情況下，根本無從鑑定、比對系爭晶片是否有落入系爭專利內相對應之要件，且明知該鑑定報告鑑定過程草率，違反鑑定基準，存有嚴重瑕疵，其鑑定結果顯不可採之情況下，卻基於商業競爭之考量，在其網站上公布不實之消息，胡亂指控反訴原告侵權，並對國內上開之報紙媒體散發不實之新聞稿，惡意指控反訴原告對其侵權，反訴被告此等行為已對反訴原告構成侵權行為乙節，則為反訴被告所否認，並以前揭情詞置辯。故本件反訴兩造間有爭執而應予以審究者，在於：反訴被告上開在其網站上公布訊息，對外宣稱、指摘反訴原告對其構成專利侵權之行為，是否有對反訴原告構成侵權行為？（三）經查：１、依反訴原告所提出反訴被告在其自己網站上所公布之資料即反原證十三所載，反訴被告係提到：「根據一份獨立的檢驗報告顯示，義隆電子在光學滑鼠所採用之CMOS感測器，侵害安華高科技公司在台第207503號專利。日前已在新竹地方法院提起訴訟...」之情，且反訴原告所提出之國內之數家報紙媒體所刊登於其網站（即反原證十五）及刊登於台灣通訊、電子電腦資訊網網站（即反原證十六）上之內容，亦係大致如同上開所述之反訴被告在其網站上公布之訊息內容之情，亦有上開之反原證十三、反原證十五、反原證十六影本可參。２、次查，反訴原告固主張反訴被告於送請中華工商研究院鑑定之前，已在其於美國對本件之反訴原告，就其與系爭專利相對應之美國專利，所提起之該訴訟中，由其委任之律師表示：如未取得系爭晶片之原始碼或進行還原工程時，係無法就系爭晶片是否有落入系爭專利之部分要件進行鑑定之情，並提出反原證四（附於卷三內）為證，惟此為反訴被告所否認。查，經細繹反原證四之內容，可看出該美國訴訟乃係由美商安捷倫公司所提起，並非由本件之反訴被告公司所提起，且核諸其內容，並無法看出該事件之原告所委任之律師，已表示如未取得系爭晶片之原始碼或未進行還原工程時，就無法就系爭晶片是否有落入該美國專利之要件乙事，進行鑑定或比對，是反訴原告據此主張：反訴被告於送請中華工商研究院鑑定之前，已明知在未取得系爭晶片之原始碼或未進行還原工程時，係無法就系爭晶片是否有落入系爭專利之部分要件乙事，進行鑑定或比對乙節，已難以採信。又依反訴原告所舉前述經濟部智慧財產局，針對台北地院該事件之函覆內容，乃係表示：「...但原始程式碼得為比對過程中之工具；請求項所載之外顯功能，是否可以僅使用儀器設備，就待鑑物之晶片接腳逐一檢測其功能表現，或使用還原工程，或取得原始程式碼始能分析、比對，則須視個案狀況。」之情，有反訴被證五之經濟部智慧財產局之上開函覆內容影本在卷（附於卷二）可憑。故依經濟部智慧財產局之上開函覆意見，其亦未答覆表示本件就系爭晶片是否有落入系爭專利之部分要件之鑑定，一定須取得系爭晶片之原始碼或先進行還原工程後，始能為之。３、次查，就中華工商研究院所作成之前述鑑定報告而言，依本院於前述本訴中之認定結果，固然認為該份鑑定報告之鑑定人，因未提出、提及其檢測方法，且其所參酌之系爭晶片規格書之記載內容，並無從認定系爭晶片具有系爭專利之部分要件，以及基於前述之其他認定理由，而認依該鑑定報告之內容，無從認定系爭之四件光學滑鼠，有落入系爭專利之第一、四、十請求項之範圍內，惟此核係屬該份鑑定報告之鑑定結果，是否可資採信之問題，且固然該份鑑定報告之內容及結論，有上開所述之問題而不為本院於本訴中所採認，然亦不能以該鑑定報告之鑑定人，於進行該等鑑定時，不知系爭晶片之原始碼，亦未進行還原工程，且此情為反訴被告當時所已知悉乙節，即可推認：反訴被告當時已明知該份鑑定之鑑定結果顯不可採之情。是反訴原告據此進而主張：反訴被告當時公布上開訊息、對外發放消息時，乃係基於侵害反訴原告合法權益之意圖，而故意不實地在媒體上指控反訴原告涉及侵權一事乙節，亦有疑義。４、再查，反訴被告固於其網站上，表示依一份獨立之檢驗報告（即中華工商研究院該鑑定報告），顯示反訴原告在光學滑鼠所採用之系爭晶片，侵害反訴被告之系爭專利，惟其亦同時表示其已因此在本院對反訴原告提起專利侵權之訴訟之情，且查，上開所述之報導該等消息之媒體、網站，亦大致均係將反訴被告上開公布之訊息內容予以揭示、報導，甚且其中之「聯合知識庫」之網站報導內容，亦同時揭示有反訴原告否認其有侵權之說法及內容之情，亦有反證十三、十四、十五、反證十六在卷可憑。而經查，一般人看到反訴被告上開網站公布之訊息及前述媒體、網站之報導內容，雖然知悉反訴被告指控反訴原告涉及侵權乙事，然渠等亦應能認知到既然兩造就此已進入訴訟，而雙方已各有爭執並提出不同之說法，故反訴原告是否確有構成侵權乙節，最終仍須待法院之認定，始得予以確定，並非單憑一方之說詞。準此而言，難認反訴被告於網站上公布之上開訊息內容，及上開媒體、網站所為之報導內容，會致看到該等訊息及報導內容之第三人，即因此而產生反訴原告有構成侵權之主觀認定之結果，從而，即難認反訴原告之商譽（名譽），有因此受到貶損之情事發生，是反訴被告辯稱反訴原告並無因其上開公布訊息之行為，而受有何損害乙節，亦非無據。５、再者，訴外人中華工商研究院係司法院所公告之鑑定專利侵權之機構之一，且依司法院所公告之「侵害專利鑑定專業機構之參考名單」資料，亦顯示有「中華工商研究院之專業領域為工業技術、工業設計、光學、物理、…等等，自84年7月迄93年6月間，接受司法機關囑託辦理鑑定者為29件，民間委託者為304件」之情，亦有反訴被告所提出之反訴被證2可參，是固然中華工商研究院之上開鑑定報告，嗣後經本院於上開之本訴，認定其鑑定結論不可採，已如前述，惟反訴被告當時因信賴該份鑑定報告之鑑定結果，並以之為證據，據以對本件之反訴原告提起前述之專利侵權之本訴，並依此在其網站上，發布此部分之相關訊息，揆其該等行為，核應係屬其權利之行使及主張之行為，不應因其該等權利之行使及主張，在實體上被認定為無理由，而認其該等行為具有不法性，是反訴被告辯稱其上開在網站上公布上開訊息、對外發布消息之行為，不具有不法性，因此，不會對反訴原告構成何故意或過失之侵權行為乙節，亦堪採認。（四）綜上所述，難認反訴被告上開在網站上公布上開訊息，而對外指稱反訴原告對其構成專利侵權之行為，具有不法性，且有何故意侵害反訴原告權利之主觀責任要件之存在，且亦難認反訴原告因此受有何損害，準此而言，核與侵權行為之要件不符。從而，反訴原告依侵權行為損害賠償之法律關係，提起本件之反訴，並訴請反訴被告賠償其非財產上之損害賠償金一百五十五萬元，及自民事反訴起訴狀繕本送達反訴被告翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息，暨請求反訴被告應負擔全額費用，將如其民事反訴起訴狀之附件所示之道歉啟事，以長14公分、寬5公分之篇幅，登載於中國時報、經濟日報及工商時報第一版報頭下各一日乙節，於法均屬無據，均應予以駁回。而反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回之。（五）本件反訴判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，爰不一一予以論列，併此敘明。丙、結論：本件原告之本訴及反訴原告之反訴，均為無理由，均依民事訴訟法第78條，判決如主文。中華民國 99 年 11 月 19 日民事第二庭法官鄭政宗以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國 99 年 11 月 19 日書記官鄧雪怡

臺灣新竹地方法院95年度重智字第8號

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