102年度訴字第552號｜民事：損害賠償｜裁判日期：103 年 09 月 26 日

臺灣士林地方法院民事判決　　　　　　　102年度訴字第552號原　　　告　廣穎電通股份有限公司法定代理人　陳慧民訴訟代理人　蔡銘書律師陳韻任律師被　　　告　鼎鈞科技股份有限公司法定代理人　林中銘訴訟代理人　徐玉如賴安國律師複代理人　　賴怡文律師蔡明宏律師上列當事人間損害賠償事件，本院於中華民國103年8月27日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應給付原告新臺幣貳佰零肆萬伍仟伍佰玖拾肆元，及自民國一百零二年一月二十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之八十六；餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分，於原告以新臺幣陸拾捌萬貳仟元供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣貳佰零肆萬伍仟伍佰玖拾肆元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、原告主張： ꆼ伊於民國98年7月22日起向被告採購Secure Digital Card共27次（下稱系爭SD卡），金額合計美金116萬5,899.25元（未稅），伊於採購單上註記應提供原廠卡，經被告簽回訂購單表示同意。SD卡係應用於電子產品之記憶儲存裝置，分為SD、SDHC、SDXC等格式，Toshiba Corporation、PanasonicCorporation、SanDisk Corporation於90年1 月間達成開發協議，為下一世代之半導體儲存裝置制定新的產業標準規格，遂共同成立SD Association（下稱SD協會），致力於制定SD卡規格，並推廣此規格之採用與發展，促進產品製造商依此規格製造相容之記憶卡與裝置，使SD規格成為產業標準，於今已被400多個品牌遵循SD規格產製超過8000 種消費性電子產品；上述Panasonic等三家公司另成立有SD- 3C,LLC ，負責將生產或銷售SD卡所需技術規格之專利、商標及著作權，授權予製造商，故利用SD規格生產記憶卡或內建SD規格之產品（SD協會網站稱之為SD主機裝置），須視所製造產品之需求，分向SD協會及SD-3C,LLC 取得各項授權，亦即，SD記憶標準規格不僅與SD-3C,LLC 之智慧財產權有關，且因SD記憶體已成為一種標準規格，因此只要製造SD規格之產品如SD卡，便需取得SD-3C,LLC之授權，未經支付權利金取得授權而所製造、販賣之SD規格產品，必然為侵權產品，此為生產或販賣SD卡、SD主機裝置之業界所熟知之事。詎伊於101 年間遭SD-3C,LLC 稽查，向伊表示被告並非其合法授權之廠商，除非伊能提出文件證明被告出售予伊之系爭SD卡係由合法授權廠商所製造者，否則即侵害其相關智慧財產權等語，而欲向伊請求給付權利金，伊為此數度催促被告提供系爭SD卡為合法授權產品之證明，然被告均未置理，SD-3C,LLC 因此認定系爭SD卡為非經合法授權製造、銷售之產品，而請求伊給付以伊對外銷售價格6 ﹪計算之權利金暨自應付權利金當月起算每月5 ﹪之遲延罰款，以及SD-3C,LLC 為稽查與判定系爭SD卡是否經合法授權所生之費用。按「權利耗盡原則」，倘SD規格之記憶卡生產者或販賣者已向SD-3C, LLC繳納過6 ﹪之權利金，其後手於販售該等記憶卡時，即因智慧財產權利人之權利業已耗盡，而無須再繳納權利金；被告基於出賣人地位，應擔保系爭SD卡無侵害他人智慧財產相關權利，然因被告未提出相關文件證明系爭SD卡係已繳納應付權利金或購自合法授權廠商之產品，致伊無法向SD-3C,LLC 主張「權利耗盡原則」，而遭該公司請求權利金，被告顯然違反權利瑕疵擔保責任且未盡兩造間買賣契約所附隨提出產品合法來源證明之協力義務，致伊受有損害，伊自得就所受上述給付予SD-3C,LLC 金額之損害，請求被告給付按系爭SD卡採購價格6%計算之賠償金，即SD卡應付權利金新臺幣227萬1,426元及5 ﹪營業稅新臺幣11萬3,571 元、共計新臺幣238 萬4,997 元。 ꆼ伊於採購單上註記應提供原廠卡，是被告本應交付權利無瑕疵之SD卡，且應於第三人就被告交付之SD卡主張權利時設法排除之： ꆼ因SD記憶體已成為一種標準規格，只要製造SD規格之產品如SD卡，均須向SD協會或SD-3C,LLC 取得相關智慧財產權之授權並支付權利金，故依SD卡產業之背景特性，SD-3C,LLC 欲稽核製造商所生產銷售之產品是否侵害其智慧財產權、有無經合法授權時，僅須判斷是否屬SD規格產品即可，若屬之，則判斷產品來源是否出於合格授權廠商，若不屬之，則此SD產品於生產與銷售過程，即未曾支付權利金；而SD-3C,LLC 稽核發現伊曾向非屬合法授權廠商之被告採購系爭SD卡，始要求伊提出產品來源或其他已經支付權利金之證明，用以確認系爭SD卡產品係已支付權利金而經合法授權所生產製造者，伊隨即於第一時間向被告要求協助提出相關證明，被告自應基於出賣人之權利瑕疵擔保責任，提出系爭SD卡已繳納權利金或購自合法授權廠商之證明文件，然被告竟均拒絕之，致使原告須依SD-3C,LLC 之稽核認定而賠償相關費用，被告顯然違反權利無缺之擔保義務。 ꆼ伊於製造生產SD卡時與SD卡採購交易（Tradig）時可讀取獲悉之資訊不同，於Trading 中，伊因不知SD卡中之控制器與記憶體之廠牌、版本，亦無從取得相對應之治具與軟體，故無法讀取獲悉SD卡之製造資訊，根本無從檢驗判斷SD卡是否為原廠製造，則即使伊已收受系爭SD卡，仍非可認為被告已經依約履行給付原廠卡，蓋：不同SD卡組成之控制器晶片（Flash Controller IC）及快閃記憶體晶片（Flash Memory IC）可能來自不同製造商、可能有不同之技術與功能規格或版本，是製造商製造SD卡所使用之控制器晶片與搭配之快閃記憶體晶片之來源、規格與版本均未必相同，即使製造商自身有製造控制器或快閃記憶體晶片，亦未必使用之；再者，加入成為SD協會會員並經SD-3C,LLC 列於網站公布之合法授權廠商名單中之廠商，在製造控制器晶片時，會於內燒製由SD-3C,LLC 所提供代表其會員資格之MID（Manufacture ID）與OID（OEM/Application ID ）合法授權會員公司碼，以供日後辨識之用，然MID與OID公司碼無法以市面一般機器進行判讀，須由SD卡授權生產廠商特製專用於該廠商SD卡之治具並搭配相符之軟體，方能讀取其MID、OID公司碼及與相關之Flash及Controller 等資料，此一特殊之讀取資訊過程在業界泛稱為「開卡」；而伊銷售SD卡之對象，有一般消費大眾，其所著重者在於SD記憶卡功能規格（如儲存容量為4GB 或16GB、讀取速度如何等），亦有工業用客戶，其係將SD記憶卡使用於工業產品上（如樂透機），為配合使用機器之相容性，會對SD卡特別指定特定之控制器晶片與快閃記憶體晶片之製造商與版本，由於伊向被告採購之系爭SD卡主要係應用在一般消費者通路，伊只需指定功能規格，而無庸確認原廠卡所使用控制器晶片與快閃記憶體晶片之製造商、技術規格或產品資訊，被告亦未告知相關製造資訊或提供相對應之治具與軟體以讀取MID與OID公司碼，故伊收取系爭SD卡時僅能測試產品速度、容量等功能，不可能「開卡」讀取確認產品是否為原廠卡。 ꆼ伊向SD-3C,LLC 委任處理智慧財產授權及管理事務之美國會計師事務所Miller,Kaplan,Arase & Co.,LLP （下稱Miller事務所）查詢SD-3C,LLC 判定SD卡是否經授權之方式為何，Miller事務所合夥人Michael Quackenbush 表示認定SD卡合法性之方法依序為：ꆼ將商標使用情形與SD商標指引做比較，未經授權者在SD卡上或SD卡包裝上使用商標常會犯錯；ꆼ檢驗儲存於卡片韌體中的MID/OID ；ꆼ以發票或貨運資料認定卡片製造來源；據此，無論包裝或條碼均非判定SD卡是否經合法授權之方式，亦非兩造所約定驗收之內容，且被告並未證明系爭SD卡有原廠原封條碼資料。事實上，僅於SD卡包裝上恰印有SD商標時，始能以該商標與SD商標指引所載內容不符，而篩出偽造之SD卡，反之，惟有開卡讀取SD卡內儲存之MID/OID 公司碼，或藉由發票及貨運資料釐清SD卡製造來源，始足確認SD卡是否經合法授權。則伊遭SD-3C,LLC 主張權利時，亟須仰賴被告提供相關文件以證明系爭SD卡已獲SD-3C,LLC 之授權，惟被告竟拒絕提供，則系爭SD卡是否為原廠卡暨是否曾經支付權利金，即有疑義。因被告並非SD-3C,LLC 之授權廠商，是其販售SD卡未繳納權利金洵為常態之事實，被告倘欲主張其交付之系爭SD卡曾經支付權利金而已履行出賣人之義務，被告自應就此一變態事實負舉證責任。 ꆼ伊要求系爭SD卡應有原廠原封包裝，在採購單中不僅載明「TOSHIBA ORIGINNAL」、「TOSHIBA ORI」、「SAMSUNG ORI 」、「SAMSUNG ORIGINNAL」、「SANDISK ORIGINNAL」、「SAM ORI 」，約定被告交付之SD卡需為TOSHBA 、SAMSUNG及SANDISK等SD-3C,LLC合法授權廠商原廠所生產而具有該公司之授權，亦載明「所訂購之貨物因…非原廠原封包裝，導致遭受之損失，應由賣方負責」，乃在於要求系爭SD卡應來自於上開3 家合法授權之製造商，並約定被告就非原廠原封包裝導致之損失亦應負責，兩造間從未約定以系爭SD卡具有原廠原封包裝作為認定產品來源合法之標準，更未約定若有原廠原封包裝，即可排除被告之債務不履行或權利瑕疵擔保責任；就此，由採購日期98年7月22日、編號200907SD0243 採購單交易，被告交貨時其公司人員Grace於採購單上註明「送貨時是一般外箱，不是原廠外箱」，可知被告所交付產品縱無原廠原封包裝，伊仍因被告承擔擔保權利無瑕之責任，僅能先信賴被告所交付之產品來自原廠而收貨，又部分採購單中載明散裝（Bulk），此時被告會以俗稱「脆盤」之塑膠真空成型容器包裝SD卡提供予伊，而無涉原廠原封包裝，是原廠原封包裝並非兩造約定之收貨標準，可見一斑。況且，權利瑕疵及物之瑕疵擔保責任，其法律性質、構成要件及規範功能各不相同，權利瑕疵擔保責任要無適用民法第356 條規定之餘地，無論買受人收受方式為何，甚至無論買受人就此有否檢查，出賣人均應付權利瑕疵擔保責任，蓋買受人收受出賣人交付之物時，根本無從知悉將有第三人主張權利，遑論就此加以檢查，自無可能如被告所稱，因系爭SD卡有原廠原封包裝即視為承認其權利瑕疵。而SD卡之仿冒情形甚為嚴重，其中常見偽造標籤或包裝、條碼者，無論從SD卡本身外觀或包裝均難以辨識是否非仿冒品，故於SD卡業界，惟有以前述對應SD卡之治具及軟體讀取卡內燒製之MID與OID合法授權會員公司碼，方能確認該SD卡是否為原廠所生產，自不得以伊已收受系爭SD卡，即認被告所給付者為原廠產品。 ꆼ被告於伊遭SD-3C,LLC 主張權利時，拒絕提供系爭SD卡之相關合法來源證明文件予以協助，致伊遭SD-3C, LLC認定系爭SD卡未經合法授權，則縱設被告在本件中得以證明系爭SD卡係合法授權廠商所製造者，然伊業已基於SD-3C,LLC 之請求而支付相關費用，故被告顯然違反出賣人權利瑕疵擔保義務，及違反兩造間契約附隨之及時提供相關證明文件之協力義務，仍應負損害賠償責任。況且，被告所提出所謂系爭SD卡來源資料與伊之採購單多所不符，例如其答辯三狀附件2第2頁手寫「買進：MMAGR02GUOCA-2DB 5200 賣廣穎」、右下方編號ꆼ第2 頁之黔德國際實業有限公司統一發票手寫「買進5130賣廣穎：2000PCS 」等文字，究為被告或何人於何時添註？均有不明，自非得據以作為系爭SD卡來自被告所稱廠商之證明；SD卡之傳輸速度可分為Class 2 、Class 4、Class6、Class 10（即每秒傳輸2MB、4MB、6MB、10MB）等不同等級，其價格亦有不同，然附件2 右下編號ꆼ及ꆼ之採購單，兩造約定買賣傳輸速度Class 4 之SD卡，被告提出之SD卡來源資料卻記載買賣傳輸速度之Class 2 之SD卡，兩者明顯不同，伊無可能同意收受傳輸速度等級較低之SD卡之理，則被告提出之SD卡來源資料顯與兩造約定之採購單不符，自非得證明系爭SD卡來自被告所稱廠商。 ꆼ為此，依民法第349條、第353條、第226條第1 項、第227條第1項規定，提起本件訴訟。並聲明： ꆼ被告應給付原告新臺幣238萬4,997元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。 ꆼ願供擔保請准宣告假執行。二、被告則以： ꆼ依兩造所成立之系爭SD卡採購單記載或依法律規定，伊對原告並無交付SD卡來源證明文件之義務，亦無提供原告治具或檢驗工具以檢驗是否為原廠貨物之義務，蓋： ꆼ1.原告長年從事於SD卡買賣交易，對於SD卡所謂合法之規格標準理應知之甚詳，本可透過其與供應商之採購條款來明定規格標準所需之驗收流程以達要求，是兩造既於採購單中約定以「原廠原封包裝」作為系爭SD卡收受驗收之方式，而未約定「交付來源廠商名單」為條款內容，即表示原告認為「原廠原封包裝」已足以作為認定系爭SD卡合法之規格標準，且倘若系爭SD卡真需以治具及軟體方能驗收是否合法，何以原告當時未要求伊提供治具及軟體？因伊另行添購治具及軟體所增加之成本必會加諸於原告購買之價格中，兩造本諸成本考量，僅約定較便宜之「原廠原封包裝」驗收及收受方式，而無提供治具及軟體之約定。且原告係為SD協會會員，應得預見日後有遭SD-3C,LLC 進行稽查之可能，倘原告真要準備將來向SD- 3C, LLC 主張「權利耗盡原則」，可直接向SD-3C,LLC 授權之廠商訂貨，待其進行稽查時，原告向其提出合法授權廠商之訂購單即可主張「權利耗盡原則」，然事實上，原告係向伊訂購系爭SD卡，且原告清楚知悉伊並非授權廠商，足見系爭SD卡之採購來源為何，並非原告所注重者，原告根本不在乎「權利耗盡原則」。 ꆼ業界僅有一個驗收方式，即為「原廠原封」，收貨、驗貨時將原廠原封之條碼掃瞄下來，作成紀錄備份，將來遭SD-3C,LLC 查核時，便有充分資料可證明產品係出自合法授權之廠商、已繳納過權利金，倘原告就系爭SD卡原廠原封包裝5 之條碼有善加保管，於SD-3C, LLC稽查時，原告即可當場提出證明，故縱使SD-3C,LLC 真判定系爭SD卡有瑕疵，亦係可歸責於原告所致，與伊無涉；至於原告所稱伊將部分SD卡以脆盤（BULK）裝運一事，脆盤僅係一種包裝方式，脆盤外仍會有原廠原封包裝，故原告不應以脆盤之交付方式作為否認系爭SD記憶卡為原廠原封包裝之事實；則，系爭SD卡之出貨包裝盒上原廠原封標籤及貼紙內容，以肉眼一望即知，原告可依通成程序從速檢查，則原告既已檢查並收受系爭SD卡，且未曾通知伊有任何瑕疵情形，足見原告對於系爭SD卡為原廠原封包裝之事實並無疑義，依民法第356 條規定，應視為原告承認其所受領之物。 ꆼ關於原告提出Miller事務所合夥人Michael Quackenbush 之郵件，該名會計師與原告之往來過程不明，原告是否充分揭露訊息？有無要求或誘導該名會計師做出郵件內容中之陳述？郵件中所述之訂單是否為系爭SD卡之訂單？均非無疑，故伊否認此封郵件與系爭SD卡有關。此外，原告主張 MichaelQuackenbush為SD-3C,LLC指派為侵權鑑定人之依據為何？即便其真有替SD-3C,LLC服務，從其CPA會計師職業來看，其所提供者應是會計稽核服務，而其所提供之判斷方法顯然也應是SD-3C,LLC 對授權廠商查核數量時之約定作法，如此作法未經兩造納入系爭SD卡交易條款中，自不能以此拘束伊。 ꆼSD卡之價格類似於原物料，會依市場供需法則而浮動，各家供應商之報價也會因其囤貨數量過多或其他因素而有所變動，伊係於市場上尋找優惠報價之SD卡供應商及需求廠商，從中進行採購交易以賺取微薄差價，是伊採購來源廠商名單便為公司營業秘密，否則伊之下游需求廠商一旦知悉上游來源廠商為何，下游廠商即得直接向供應商採買，而不願向伊採購，伊將無法賺取差價而陷入營運困境。原告於101 年9 月11日以電子郵件向伊表示遭SD-3C, LLC 稽查，請求伊交付4筆採購單之上一手發票，然原告當時並未提出任何SD-3C, LLC 稽查系爭SD卡之事證資料，且上一手發票為伊營利之命脈，原告係記憶卡之大公司，相較於伊為小公司之規模，一旦原告取得採購來源廠商名單，變得輕易以龐大之下單採購數量取代伊之貿易地位，伊將毫無應對能力，要求伊提出上游廠商名單，實無期待可能性。況且，被告已將系爭SD卡交付原告多年，伊信賴原告應尚有保管包裝條碼等資料而得向SD-3C,LLC 主張已繳交權利金，故伊對於原告並無提出相關資料文件之義務存在。退步言，即便被告就系爭SD卡交易存有協力義務，伊已依兩造約定以原廠原封包裝交付產品予原告，產品包裝盒上均有出自原廠之條碼，可由原告提供予 SD-3C,LLC 進行稽查，此正係兩造約定交付原廠原封包裝之原因，故伊已盡交付產品來源證明文件之協力義務。 ꆼ即使伊之上游廠商非為SD-3C,LLC 會員，伊所交付之貨品一定是出自於SD-3C,LLC 會員，因此，伊依據採購單上所載「原廠原封包裝」之要求，提供之系爭SD卡包裝上均有原廠之標示，伊對於系爭SD卡之商品交付義務業已履行完畢，並經原告驗收後收受，自無任何債務不履行之情事；況且，伊在本件訴訟中雖不負舉證責任，惟於今亦已提出系爭SD卡來源廠商明細及相關採購單，足以證明系爭SD卡確為合法授權產品（其中原告於98年10月1日向被告下單SANDISK 4GB料號為SDSDQ-0004G-803 之記憶卡，該筆交易係以料號作為認定標準，故答辯三狀附件2編號ꆼ 伊向上游進貨之採購單上記載CLASS 2 與原告向伊訂貨編號ꆼ之採購單上記載之CLASS 4不符，乃是原告下單時有所誤載）。 ꆼ縱然SD卡因智慧財產權成為標準規格，但因「權利耗盡原則」，市面上之產品並非因此一律均為侵權產品，仍有可能購自合法授權廠商，智慧財產權人對於市面產品有侵權主張時，仍應由其負舉證責任，而非可由其任意主張市售產品侵權，即要求銷售者舉證其係購自合法授權廠商，否則等同智慧財產權人得藉由侵權之主張，任意要求市售商家交代貨品來源，如此舉證責任，顯然未當。是以，應由原告就「系爭SD卡是否非合法」作充分舉證，惟： ꆼ原告並未提出SD-3C,LLC 判定系爭SD卡侵害其專利權或智慧財產權之資料（例如SD-3C,LLC 指稱系爭SD卡侵害其何一特定號專利權等智慧財產權？該公司主張權利之SD卡樣本來源及取得過程為何？是否確定為伊所產製、販賣？是否有購買之發票或憑證足佐？該公司送請見檢測鑑定之機關及鑑定樣本暨鑑定過程為何？），以及可佐其給付SD-3C,LLC 權利金美金52萬5,020元確與系爭SD卡有關之證據；原告雖提出原證13之往來電子郵件，然伊否認該等郵件形式真正性，亦否認原證13頁第2 頁之進貨明細表為該等郵件之附件，蓋由該等郵件，僅能得之Miller事務所有對原告進行稽查，惟無法由該等郵件內容證實系爭SD卡遭認定有瑕疵，且原告公司員工JASON WU於101年8月31日郵件中表示：「無論我們對你的查核同意或不同意，在附表2 當中有一些基本的錯誤存在」，顯徵該等電子郵件存有疑義而不可採信，故原告顯然未盡其舉證之責任。 ꆼ又SD-3C,LLC憑何得以向原告內部進行稽核？SD-3C,LLC如係基於系爭SD卡侵害其之專利權而為稽核，其應提出鑑定報告以證明確有侵權之事實，然其進行稽查時因原告當時已無實物以供開卡驗證，故其稽查並未以實物驗證，自無法就系爭SD卡產品做出任何侵權判定，故不應認為系爭SD卡有原告所指稱之權利瑕疵情事存在，縱使原告有支付該公司任何費用，亦與系爭SD卡無關；如SD-3C, LLC係基於其與原告間之契約關係而為稽核，基於契約相對性，原告不得將與SD-3C,LLC間因契約而付之責任轉嫁給伊。實則，原告為SD-3C,LLC之會員，雙方曾簽有記憶卡授權協議書，其中SCHEDULE E-1記載「SD記憶卡權利金及SD快閃記憶體記憶卡年費，且原告除經手SD卡貿易外，本身亦有廠房用以製造SD卡，綜此，原告支付予SD-3C,LLC之無形資產使用費用美金52萬5,000元，是否涉及原告自行產製之SD記憶卡權利金？非無疑義。 ꆼ此外，SD-3C,LLC就原告支付之美金52萬5,000元費用所開立之INVOICE，其所載罰款金額竟出現整數之美金50 萬元，該金額如何計算而來？顯有疑義。且原告自承此筆權利金涉及其向十餘家廠商採購SD卡之交易，因此，縱設伊對原告負有賠償義務，其中究竟多少金額係與系爭SD卡有關？亦未見原告未提出任何資料可證，故原告空言泛稱其受有損害新臺幣238萬4,997元云云，自屬無稽。甚至，原告於101年9月11日電子郵件中僅要求伊提供系爭SD卡中4 筆訂購單之上一手發票，就其他訂購單均未要求，足徵S-3C,LLC 當時僅稽核該4筆採購單，則倘若SD-3C,LLC 認定系爭SD卡未經授權，原告所受損害之金額至多亦應依該4 筆採購單之金額來計算；另伊採購系爭SD卡之進貨廠商中，十銓科技股份有限公司、巴比祿股份有限公司及勁永國際股份有限公司均為SD-3C, LLC授權廠商，是計算原告所受損害時，應將來自該3 家廠商之SD卡交易部分予以扣除等語，資為抗辯。 ꆼ並聲明： ꆼ原告之訴駁回。 ꆼ如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。三、經查： ꆼ原告自98年7月22日起至99年2月10日止陸續開立27紙採購單，向被告購買系爭SD卡（原告主張單價及數量如原證13第2 頁所列，惟被告爭執最末一筆採購單號201002SP0038之交易數量應為2000），於一般消費通路販售，採購單所載金額合計美金116 萬5,899.25元（不含稅），採購單上並註明被告應交付TOSHIBA 、SAMSUNG 、SANDISK 等三家經SD-3C, LLC合法授權廠商之原廠（TOSHIBA ORIGINNAL 或TOSHIBAORI、SAMSUNG ORIGINNAL 或SAMSUNG ORI 或SAMORI、SANDIS ORIGINNAL）SD卡；嗣雙方已履約完畢。〈見本院卷一第61至87、128 頁〉 ꆼ原告公司員工101 年9 月11日寄發電子郵件（如原證5 所示）予被告，向被告表示遭SD-3C,LLC 稽查，請求被告交付系爭SD卡中單號200907SP0240、200908SP0151、200909SP0032、200911SP0189等4 筆採購單之上一手來源發票；為被告所拒絕。〈見本院卷一第98頁〉 ꆼ原告於101年10月15日支付無形資產使用費用美金52萬5,000元予SD-3C,LLC，SD-3C,LLC 就此所出具之Invoice記載支付項目為專利使用權權利金（Royalty）美金50 萬元及稽核認定費用（Audit Findings）美金2萬5,000元。〈本院卷一第127至130頁〉 ꆼ原告於101 年12月26日出具請款單，請求被告給付系爭SD卡權利金新臺幣227萬1,426元及營業稅11萬3,571 元，被告迄未給付。〈本院卷一第17頁〉 ꆼ原告在採購系爭SD卡時為SD-3C,LLC 合法授權廠商名單（列名於原證4 ），被告則非合法授權廠商。〈見本院卷一第97頁〉以上各項，業據原告提出國內採購單27份、SD-3C, LLC網頁資料、電子郵件節錄內容暨附加檔文件、Invoice 暨匯款交易憑證、請款單等各1 份（以上均影本）附卷為憑，均堪以認定。四、得心證之理由：本件應審酌之爭點為：ꆼ被告就兩造系爭SD卡交易是否有違反民法第349條之權利瑕疵擔保義務之情？ꆼ原告依第353條、第226條第1項、第227條第1項規定，請求被告賠償新臺幣238萬4,997元，有無理由？茲詳述於下： ꆼ被告未及時提供原告系爭SD卡之合法授權證明，已違反民法第349條之權利瑕疵擔保義務：按出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利。民法第349條規定甚明。次按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277條亦有明文。而事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任，反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負舉證責任，有最高法院86台上字第891號判決意旨可資參照。是以，買賣契約之買受人提起訴訟對出賣人為請求，其主張有利於己之事實如屬常態，而出賣人主張有利於己之事實則屬變態事實之情形，即應由出賣人就其主張變態之事實，負舉證責任；且出賣人如未能先就其主張有利於己之變態事實盡舉證責任，其主張即難憑採，合先敘明。本件原告主張其於系爭SD卡採購單上註記應提供原廠卡，故被告應交付權利無瑕之SD卡，然在SD-3C,LLC 稽核系爭SD卡交易時，伊於第一時間要求被告提出產品來源相關證明，為被告所拒絕，致原告須依SD-3C,LLC 之稽核認定而賠償相關費用，被告顯然違反權利無缺之擔保義務等語。經查： ꆼ原告所稱Toshiba、Panasonic、SanDisk等三家公司於90年1月間共同成立SD協會，致力於制定SD卡規格，並推廣此規格之採用與發展，促進產品製造商依此規格製造相容之記憶卡與裝置，使SD規格成為產業標準，於今已被400多個品牌遵循SD規格產製超過8000種消費性電子產品，上述Panasonic 等三家公司另成立有SD-3C,LLC，負責將生產或銷售SD卡所需技術規格之專利、商標及著作權，授權予製造商，故利用SD規格生產記憶卡或內建SD規格之產品，須視所製造產品之需求，分向SD協會及SD-3C,LLC公司取得各項授權，因SD記憶體已成為一種標準規格，因此只要製造SD規格之產品如SD卡，便需取得SD-3C,LLC之授權，未經支付權利金取得授權而所製造、販賣之SD規格產品，必然為侵權產品等節，業據原告提出SD協會及SD-3C,LLC 網站網頁資料（見本院卷一第88至96頁）、21UC中國電子網站登載之「SD卡技術與應用趨勢」網頁資料（見本院卷一第108 至110 頁）、國立中央大學產業經濟研究所碩士范慧玲所著「小型記憶卡產業之廣告競爭分析」節錄影本（見本院卷第111 至119 頁）、SD協會網站關於使用使授權之網頁資料（見本院卷一第120 頁）附卷可稽。可知，SD技術規格雖非3C電子產品之唯一製造方法，SD技術規格產品亦非特定電子製造廠商方有能力製造，然因Toshiba 、Panasonic 、SanDisk 等三家公司挾龐大資本及品牌市占率而成立SD協會，於市場上積極進行SD技術規格之推廣，使SD技術規格實際上成為現今記憶卡或內建記憶卡產品市場上廣泛並普遍使用之規格，形同記憶卡或內建記憶卡產品之標準規格，且SD技術規格已由SD-3C,LLC 註冊登記而取得商標權及專利權等智慧財產權，故未享有相關智慧財產權之製造商欲產製SD技術規格產品或貿易商欲銷售SD技術規格產品時，均須支付相當權利金，以向SD-3C,LLC 取得授權，其產製與銷售行為方屬合法，否則，即屬侵害SD-3C, LLC 之智慧財產權，至於製造商或貿易商將SD技術規格產品再售予其下游廠商時，則因「權利耗盡原則」（按即權利人就其所製造、創作或經其同意所製造之物品，於第一次進入市場後，即喪失其對該物品之販賣權與使用權，亦即權利人就該物品之販賣權、使用權已經耗盡，任何合法取得該物品之第三人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利），無庸再行支付權利金予SD-3C,LLC ，此乃應運3C電子產業市場機制及智慧財產權法制而生之商業運作模式，先予敘明。 ꆼ再者，SD技術規格於3C電子市場具有最為普及之流通性，以此技術規格製成之產品種類及數量眾多，更因商機龐大，常見有未經SD-3C,LLC合法授權之廠商私下自行製造或販售SD 技術規格產品，舉凡品牌商標、產品外型及內容、外箱包裝甚至貨號、條碼，均與經SD-3C,LLC合法授權廠商所產製或銷售之原廠產品相仿，而難以自形式外觀上加以辨識，該等產品即俗稱之仿冒品，此為一般製造商或銷售商及社會大眾所周知之事；而關於SD-3C,LLC如何稽核市場上之SD技術規格產品是否經其合法授權乙節，據隸屬於Miller事務所、為SD-3C,LLC提供智慧財產授權及管理相關事項服務之會計師 Michael Quackenbush以103年6月12日電子郵件向原告表示：「We judge three different attributes of the card to determine the legitimacy of the card,in this ord-er：1.Trademark usage in comparison to the SD Logo Guidelines。Typically the non-licensee will make errors in the way they apply the trademark on the SDcard or the packaging of the SD card.2.Testin g the MID / OID stored in the cards firmware.3.Determiningthe manufacturing source of the cards based on invoice or shipping information.（我們判斷卡片的三個不同屬性以認定卡片的合法性，依序為：l.將商標使用情形與SD商標指引作比較，未經授權者在SD卡上或SD卡包裝上使用商標常會犯錯。2.檢驗儲存於卡片韌體中的MID/OID。3. 以發票或貨運資料認定卡片製造來源。）」等內容，有原告提出之財政部關務署臺北關複查決定書影本、Miller事務所網頁資料及電子郵件（見本院卷二第50至54頁）附卷為憑。而被告就上開電子郵件中記載之三種仿冒品稽核方法，亦未具體提出不可採行之爭執。由此，堪認原告所稱SD-3C, LLC認定市售SD技術規格產品是否為仿冒品所採用之辨識方法依序為ꆼ將商標使用情形與SD商標指引做比較、ꆼ檢驗儲存於卡片韌體中的MID/ OID、ꆼ以發票或貨運資料認定卡片製造來源乙節，應足採信。 ꆼ承上所述，基於未享有相關智慧財產權之製造商欲產製SD技術規格產品或貿易商欲銷售SD技術規格產品時，須向SD-3C,LLC取得授權，其產製與銷售行為方屬合法，否則，即屬侵害SD-3C,LLC之智慧財產權之商業運作模式，以及現今市場上多見難以自形式外觀上辨識是否經合法授權之SD技術規格仿冒產品，又SD-3C,LLC須藉由將商標使用情形與SD商標指引做比較、檢驗儲存於卡片韌體中的MID/ OID、以發票或貨運資料認定卡片製造來源之方式，方能稽核認定市售SD技術規格產品是否經合法授權等情；製造商製成SD技術規格產品後對外銷售時或貿易商轉售SD技術產品時，對於向其購買產品之下游廠商所負之權利瑕疵擔保義務，尚包含應擔保SD-3C,LLC就產品不得對其下游廠商以侵害智慧財產權為由而主張任何權利，否則如下游廠商因可歸責於出售產品之製造商或貿易商之事由，無法向SD-3C,LLC主張「權利耗盡原則」，致權利受有侵害，該製造商或貿易商即違反權利無缺之擔保義務。是以，在SD技術規格產品製造商或貿易商售予產品之下游廠商遭SD-3C,LLC稽核產品有無經合法授權之情形，於通常情形下，已無可能由下游廠商自行舉證產品合法性時，本諸民法第349條所定買賣契約出賣人之權利瑕疵擔義務，當然衍生出賣人應於能力範圍內提供資訊或以其他方式使下游廠商得向SD-3C,LLC主張「權利耗盡原則」之協力義務，至為顯然，否則在現今SD技術產品之市場商業運作模式及仿冒品充斥之情形下，倘認SD技術規格產品之製造商或貿易商無須對下游廠商負此一協力義務，已幾近使出賣人無須對產品負瑕疵擔保義務，如此自有悖於民法第349條規範之內涵。據此，兩造就系爭SD卡既於訂購單上載明「TOSHIBA ORIGINNAL或TOSHIBA ORI、SAMSUNG ORIGINNAL或SAMSUNG ORI或SAM ORI、SANDISK ORIGINNAL」，顯見兩造約定買賣之SD卡係為經SD-3C,LLC合法授權之產品甚明。至於系爭SD 卡採購單所載「原廠原封包裝」，無非係原告要求產品需以原廠原封模式為包裝、不得以散裝方式交付之意，以訂購單所載文義內容觀之，尚無從解為原告確有同意被告所負義務僅止於交付形式外觀為原廠原封包裝之產品，即免除權利瑕疵擔保責任之意思。而被告所舉證人呂彩美（勁永國際股份有限公司前香港海外分公司採購總經理，任職期間81年至99年12月，負責進出貨及採購銷售等業務）雖到院證述，以SD卡產品外箱包裝、原廠條碼、產品編號及內部錫箔紙包裝上之標籤等外觀即可辨識是否為原廠產品，業界標準到這樣就可以了云云。惟據證人呂彩美同日所述：「（問：是否知道有SD-3C,LLC 協會？）知道。確實的機構我不是很清楚…」、「…但我不是抽驗人員開卡讀取基本上可以讀到要買的或是否屬於要買的容量，但是否可易看到廠商是否為原廠我不太清楚，…」、「（問：就你所知，SANDISK 的SD卡，坊間是否有仿品情形？）我不清楚。」等語（見本院卷第64頁正面及背面、第66頁背面），可知其並不清楚SD-3C,LLC 係從事何等業務，亦非熟知SD卡業界檢視產品是否為原廠正品之流程及方法，其稱不知市面上有SD卡仿冒品乙節，亦與其曾任職勁永國際股份有限公司十餘年之從業背景不符，故其所稱之業界檢驗標準，自非可採。 ꆼ而原告主張於101年間遭SD-3C,LLC稽查，表示被告並非其合法授權之廠商，除非原告能提出文件證明被告出售予原告之系爭SD卡係由合法授權廠商所製造者，否則即侵害其之相關智慧財產權而須向其給付權利金乙節，業據原告提出Miller事務所人員 Yu-Ju Wu 於101 年8 月13日寄發予原告公司人員 Jason Wu 之兩封電子郵件記載：「 Attached are thepreliminary findings of the audit. These schedulesare for discussion purposes only. …（附加檔案是初步的稽核認定結果，這些一覽表僅供討論之用。… ）」、「 Attached is the revised schedule. Please let me knowif you have any other questions . I would like tomake suer you agree to the calculations and the numbers,then we can just discuss with issue itself tomorrow.（附加檔案是修正後一覽表，請告知你們是否尚有其他問題，我想確認你們同意表列的計算結果和數量，然後明天我們便可就爭議問題本身進行討論。）」等內容，以及該等郵件附加檔案所列系爭SD卡交易明細（本院卷一第127、128頁）附卷為憑。被告雖否認上開電子郵件暨附加檔案之真正，並抗辯由上開郵件不足以證明系爭SD卡交易有遭SD-3C,LLC稽核云云，然Miller事務所確為SD-3C,LLC提供智慧財產授權及管理相關服務，已如前述，且上開電子郵件附加檔案所列SD卡交易一覽表之內容核與原告提出之27紙採購單所載產品、日期及數量相符（見前述三、ꆼ），此外，原告於未久後即向被告請求交付足以證明系爭SD卡為SANDISK / SAMSUNG /TOSHBA ORIGINAL卡片之前一手發票，而遭被告拒絕（見前述三、ꆼ），足見原告所稱遭SD-3C,LLC就系爭SD 卡主張權利一事並非虛妄。 ꆼ101年間SD-3C,LLC稽核系爭SD卡交易時，距兩造交易已約2 年，系爭SD卡早經原告於消費通路銷售一空，相較於原告出售貨物後按理本會將產品外箱丟棄，而無從提供外箱供SD-3C,LL C比對商標或條碼以查明是否為合法授權產品，被告基於公司會計作業上當會保留之系爭SD卡進貨發票、進貨單等相關來源證明文件，方足以作為對SD-3C,LLC主張「權利耗盡原則」之依據。實則，被告亦於本件訴訟中提出所謂系爭SD卡來源廠商採購單據（本院卷一第242至301頁），則姑且不論被告提出之前一手採購單據之真偽、與系爭SD卡是否相關，可徵被告並非無能力協助原告向SD-3C,LLC主張「權利耗盡原則」之適用。然而，被告拒絕及時履行提供資訊或以其他方式使原告得向SD -3C,LLC主張「權利耗盡原則」之協力義務，致使原告遭SD- 3C,LLC認定販售未經合法授權之SD卡而請求支付權利金，則即便原告未能提出產品實體以供開卡查詢MID/OID 授權公司碼，系爭SD卡是否為未經合法授權之仿冒品，尚存疑義，仍無礙於被告違反出賣人之權利瑕疵擔保義務之事實。被告雖另抗辯其上游工或廠商為公司經營命脈，其下游需求廠商一旦知悉上游來源為何，便會直接向供應商採買，而不願向其採買，故要求其提出系爭SD卡上游廠商名單，無期待可能性云云；然被告自稱其係利用SD卡市場價格浮動特性，購入優惠報價之SD卡後再轉售其他廠商，以轉取其中差價，可見被告之上游供貨廠商為何固非不具重要性，然實質上，被告獲利之關鍵因素應在其購入產品之進價為是。而原告雖同為SD技術規格產品廠商，然其於101 年9 月11日以電子郵件要求被告提供上一手來源發票時，亦表示被告可以將金額塗掉沒有關係等語（見本院卷一第98頁），當可避面令原告知悉上游廠商資訊，是被告應得免除此等顧慮為是；況且，縱被告不欲令原告知悉其供貨商名單，其亦可不經原告而直接聯繫向SD-3C,LLC 提出上一手來源發票，非不得以他種變通方式協助原告主張「權利耗盡原則」以免除責任，是被告此部分抗辯亦無可採，附此敘明。 ꆼ原告依第353 條、第226 條第1 項、第227 條第1 項規定，得請求被告賠償之金額為新臺幣204 萬5,594 元：按出賣人不履行第348條至第351條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利。民法第353條規定甚明。次按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。民法第227條第1項、第226條第1項復分別定有明文。經查： ꆼ原告向被告買受系爭SD記憶卡，原告要求被告須交付TOSHIBA、SAMSUNG、SANDISK等三家經SD-3C,LLC授權之原廠產品，基於SD卡產製及銷售之市場機制，被告依民法第349條規定對原告負有提供產品來源相關證明文件或以其他方法以使原告得向他人主張「權利耗盡原則」之協力義務，然則被告於SD-3C,LLC對於系爭SD卡進行授權稽核時，經原告要求提出產品來源相關證明文件，竟拒絕交付之，原告因而無從相 SD-3C,LLC公司主張「權利耗盡原則」，致使系爭SD記憶卡遭SD-3C,LLC公司以不具合法來源證明文件為由，認定為非合法授權廠商所製造或販售之產品，業如前述，則，按諸 SD-3C,LLC於101年間稽核系爭SD卡、原告旋於101年9月間即要求被告提出產品來源證明文件而遭拒以及原告於101年10 月15日支付SD-3C,LLC權利金美金52萬5,000元（見前述三、ꆼ），三者發生時間緊密接續，足徵原告支付予SD-3C,LLC 之美金52萬5,000元，應有包含系爭SD卡之權利金及賠償金在內。故原告因被告未履行出賣人之權利瑕疵擔保義務，而受有支付權利金及賠償金之損害，依民法第353條規定，原告自得依民法依民法第227條第1項、第226條第1項之規定向被告請求損害賠償。原告雖因SD-3C,LLC未同意揭露美金52 萬5,000元款項之實際付款內容，而未能具體指明其中究有多少金額為系爭SD卡之權利金及賠償費用，惟SD記憶卡產製及銷售市場關於權利金金額之核算方式，向來以產品對外銷售價格之6﹪計算之，有原告提出之工業技術研究院網站所登載「全球第一片USB3.0薄型記憶卡小小一片商機無限」、亮發科技股份有限公司網站所登載「連馬桶都要插記憶卡！NAND Llash產業怎能不發？NAND Flash將走10年大運快閃記憶卡商機驚人」、Pin資訊分享站部落格所登載「專利保護大傘之下SD卡權利金被多層剝皮」、DIGITIMES網站所登載「SD卡權利金戰火未歇下一步恐將追查銷售量與繳納金是否相符」、CTIMES網站所登載「不以現狀自滿SanDisk 積極搶佔記憶卡市場」、北美智權報網站所登載「以市場與產品發展策略主導的專利管理重點」及驅動之家網站所登載「SanDisk 希望台灣政府幫忙打擊假冒SD卡出口」等文章之網頁資料（本院卷一第207 至214 頁）附卷可參，此外，被告提出原告與SD-3C,LLC 簽訂之SD記憶卡授權協議書（本院卷二第132 至135 頁），就SD快閃記憶體記憶卡之權利金亦以6 ﹪計算（逾00000000數量方以4.5 ﹪計算），是原告主張以其向被告購入系爭SD記憶卡之「採購價格之6 ﹪」，為其受損害之金額，既不逾原告對外販賣系爭SD記憶卡之「銷售價格之6 ﹪」，亦不必然高於「銷售價格之4.5 ﹪」，且並未加計原告賠償SD-3C,LLC 之稽核認定費用，應屬合理有據。 ꆼ基此，兩造就系爭SD記憶卡之總交易金額為美金116萬5,899.25元（未稅），被告雖爭執最末一筆採購單號201002SP0038之交易數量應為2000，惟據原告提出之被告就該筆訂單所開立之受訂單（本院卷一第86頁反面），其上亦載具產品數量為3200，則被告既無提出任何事證可佐該筆訂單之實際出貨數量為2000 而非3200，其所辯自不可採；是以，原告於 101年12月26日出具請款單請求被告給付其就系爭SD卡支出權利金及賠償金而受之損害，依當日新台幣與美金兌換匯率為29.242（現金賣出價）計算，應為新臺幣204萬5,594元（1,165, 899.25×6﹪×29.242＝2,045,594。元以下四捨五入）。次按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。民法第216條第1項。是原告依民法第227條第1項、第226條第1項規定向被告請求損害賠償，當以其所受損害及所失利益為限。本件原告支付予SD-3C,LL C公司之權利金及賠償金，非屬加值型及非加值型營業稅法所定應課徵營業稅之貨物銷售款項，本無加計營業稅額，故原告主張被告應給付之損害賠償金額須加計5％營業稅，難謂有據。是以，原告請求被告賠償新臺幣204萬5,594元，於法尚無不合，應予准許；原告逾此部分之請求，則乏所據，不應准許。五、從而，原告依民法第349條、第353條、第226條第1項、第2 27條第1 項規定，請求被告給付新臺幣204 萬5,594 元及自起訴狀繕本送達翌日即102 年1 月25日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許；原告逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。六、兩造分別陳明願供擔保，請准宣告假執行或免為假執行，就原告勝訴部分，均無不合，爰分別酌定相當擔保金額，各自准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與證據調查，核與本件判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為有一部理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。中華民國 103 年 9 月 26 日民事第四庭法官施月燿以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。中華民國 103 年 10 月 6 日書記官程翠璇

臺灣士林地方法院102年度訴字第552號

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