94年度智字第2號｜民事：排除侵害等｜裁判日期：96 年 04 月 09 日

臺灣士林地方法院民事判決　　　　　　　　 94年度智字第2號原　　　告　日商．優你嬌美股份有限公司號京急法定代理人　乙○○○ 訴訟代理人　陳和貴律師鍾文岳律師前列二人共　馮馨儀律師同複代理人訴訟代理人　葉茂華律師被　　　告　紳宇實業股份有限公司兼法定代理　甲○○ 人共　　　同　翁顯杰律師訴訟代理人前列　一人　丙○○ 複　代理人共　　　同　蔡淑美律師訴訟代理人上列當事人間排除侵害等事件，本院於民國96年3 月21日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應連帶給付原告新台幣柒萬叁仟貳佰肆拾貳元，及自民國九十四年二月三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔百分之八，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行；但被告如以新台幣柒萬叁仟貳佰肆拾貳元為原告供擔保，或將上開金額提存後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、原告起訴主張：原告開發之「清潔用物品」技術，已取得中華民國經濟部智慧財產局（以下簡稱：智慧財產局）核准發明第186846號專利（下稱：系爭專利），專利期間自民國92年9 月11日起至110 年7 月9 日止。詎被告紳宇實業股份有限公司（以下簡稱: 紳宇公司）之負責人即被告甲○○意圖獲得不法之利益，未經原告同意或授權，於其公司製造、販賣之「奇魔撢子」（後更名為：奇拂撢）產品（下稱：系爭產品）上使用原告發明之系爭專利，經原告將系爭產品送請財團法人中國生產力中心鑑定，鑑定結果確認被告製造、販賣之系爭產品其構造與原告系爭專利申請之範圍相同，顯已侵害原告之專利權。被告紳宇公司仿冒原告產品製造、販賣之系爭產品，已在市場上公開販賣銷售，侵害原告權益，經原告於93年10月4 日委請律師發函通知其停止不法之侵害行為，為被告所拒絕，仍繼續於國內、外（含美國、加拿大等地）持續販售造成原告損害甚鉅。原告因被告上開故意侵害專利權行為，致受有新台幣（下同）100 萬元以上之損害，被告甲○○為被告紳宇公司之負責人，其因職務上之行為或對公司業務之執行加損害於他人，依法應與公司負連帶賠償責任，為此依專利法第84條、第85條、民法第184 條、第28條、公司法第23條規定，請求排除被告紳宇公司侵害、防止繼續侵害暨賠償原告所受之損失。並聲明：㈠被告紳宇公司、甲○○應連帶給付原告新台幣100 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡被告紳宇公司應停止自行或委請他人設計、製造、販賣、使用、陳列「奇魔撢子」及「奇拂撢」產品，或其他侵害原告發明第186846號專利之產品。㈢被告紳宇公司不得以刊登廣告、散佈產品、型錄、舉辦產品展示會、說明會、或其他任何方式，推廣促銷前項產品，其已製造之產品應予銷毀。㈣願供擔保請求准予就第1 項請求宣告假執行。二、被告則以：本件原告取得登記第186846號系爭專利，其專利範圍早於西元1906年6 月10日由美國人亨利‧海鄧申請取得美國第823725號專利權時已經揭露，屬於習知之技術資料，不具有可專利性之要件，現已遭第三人向智慧財產局舉發聲請撤銷中。又系爭產品為被告紳宇公司所獨自研創，並於88年、89年分別向經濟部智慧財產局申請專利，取得第00000000號、第00000000號發明專利在案。被告紳宇公司系爭「奇拂撢」產品已取得中華民國、大陸、日本、德國、英國等國之專利證書，並於美國、加拿大、義大利等國申請專利審核中，並無故意或過失侵害原告之專利權事實。又被告紳宇公司系爭產品不論外型、功能、材質上均與原告產品不同，甚且優於原告，系爭產品結構上特徵係以壓紋針軋不織布、獨立式噴節紗、除塵毛撢成90度立式掃把構成，能真正提升清潔除塵效果，較原告產品更具有進步性，原告所提「中國生產力中心」之鑑定報告、法院囑託「財團法人工業技術研究院」（以下簡稱：工研院）所做鑑定報告，其見解均非可採。再者，原告亦未於系爭專利產品包裝上標示專利證書號碼，有違反專利法第79條規定，自不得請求損害賠償；又「奇魔」、「奇拂」係屬商標法規範之商品標章，且「撢子」為用品名稱，應不在專用之列，原告訴之聲明第2 及第3 項之請求內容，已逾越專利法規範保護範圍。再自94年起被告紳宇公司之系爭商品已重新改良，且每隔一段時間又加以推陳出新，自94年起被告紳宇公司之系爭商品（第2 代）已非原告起訴範圍所爭執之系爭侵權商品，原告亦自認被告紳宇公司之改良品並無侵害原告專利且改良品亦非其請求對象。又計算被告紳宇公司之獲利時，應先扣除握把售價，並以被告紳宇公司93年、94年度平均營業淨利率來計算，始符被告紳宇公司真實獲利情形。至原告請求被告負責人甲○○負連帶賠償責任部分，原告未具體指明被告甲○○執行何種業務、違反何種法令，專利法非規範公司業務執行之法，系爭產品並未抄襲原告系爭專利，縱為二者技術上之偶然競合，亦非對公司業務之執行有違反法令。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事實：㈠原告系爭「清潔用物品」技術前曾取得智慧財產局所核准之發明第186846號專利權，專利期間自92年9 月11日至110 年7 月9 日止。㈡原告所提原證3 所列之「奇魔撢子」、「奇拂撢」係被告紳宇公司所生產製造之產品（本院卷㈠第129-130 頁本院94年4 月6 日言詞辯論筆錄）。㈢原告就系爭專利於台灣地區所販賣之產品，確實並未標示專利號碼（本院卷㈠第147 頁本院94年5 月11日言詞辯論筆錄）。㈣原告於提起本件訴訟前曾以如原證6 所示律師函通知被告系爭產品侵害原告專利權，前開通知已於93年10月6 日到達被告（本院卷㈢第133 、134 頁本院95年9 月29日言詞辯論筆錄）。四、本件經本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款規定，整理並協議整理爭點如下（本院卷㈠第129 至130 頁本院94年4 月6 日言詞辯論筆錄）㈠原告系爭之第186846號專利是否符合專利之要件？㈡被告生產之「奇魔撢子」、「奇拂撢」是否侵害原告之186846號專利權？（兩造就系爭產品是否侵害原告系爭發明第186846號專利權，同意以原告所提原證3 「奇魔撢子」、「奇拂撢」實物，委請工研院進行鑑定，見本院卷㈠第147 頁本院94年5 月11日言詞辯論筆錄）。㈢原告專利產品是否未標示專利號數而依專利法第79條不得請求損害賠償？㈣如原告得請求損害賠償，其所得請求之數額應如何計算？㈤被告甲○○是否符合民法28條、公司法23條第2 項連帶賠償之要件？五、按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之，涉外民事法律適用法第9 條第1 項定有明文。本件原告為日本法人，其主張我國之被告侵害其專利權而負有債務，性質上為侵權（專利權）行為而生之債，依前揭法條規定，應適用原告主張之侵權行為地法即中華民國法律，合先敘明。六、茲就前述爭點分述如下：㈠原告系爭之發明第186846號專利是否符合專利之要件？按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第74條第2 項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」自明（最高法院93年台上字第1073號判決意旨參照）。本件被告雖抗辯稱原告系爭「清潔用物品」技術不具有可專利性之要件，現已遭第三人梁盛樽向智慧財產局舉發聲請撤銷中云云。惟查：前開舉發案迄本院言詞辯論終結時，仍於智慧財產局審查中，尚無任何處分，業經本院查明屬實，有智慧財產局94年6 月6 日 (94) 智專三㈠02054 第00000000 000號（本院卷㈡第26頁）、95年5 月3 日 (95) 智專三㈠02054 第00000000000 號復函（本院卷㈢第19頁）、本院96年1 月31日公務電話查詢紀錄表（本院卷㈣第138 頁）在卷可稽，依前揭說明，系爭專利既未經權責機關即智慧財產局撤銷確定，其在專利權期限於110 年7 月9 日屆至前，應認專利權仍有效存在。本院並認前開第三人梁盛樽舉發案於原告94年1 月21日提起本件訴訟前之93年10月8 日始行提起，恐有延滯本件訴訟程序之虞，故尚無依專利法第90條第1 項停止訴訟程序之必要，是系爭發明專利是否符合專利之要件，非本件民事法院所得審酌，本院於系爭專利撤銷確定前，仍應以有效存在之專利權認定之。㈡被告生產之「奇魔撢子」、「奇拂撢」是否侵害原告系爭之發明第186846號專利權？ ⒈原告主張被告生產之系爭產品侵害原告系爭之發明第186846號專利權，業據提出中國生產力中心所製作之專利侵害鑑定報告為證（附本院卷㈠第29至53頁），且經本院囑託工研院就系爭產品是否侵害原告系爭之發明第186846號專利權為鑑定之結果，亦同此結論，有該院鑑定報告附卷可稽（本院卷㈡第162至239頁）。 ⒉至被告雖質疑前揭鑑定報告，認該報告結論為不可採，惟：⑴按法院為闡明訴訟關係，得就「爭點或其他有利於訴訟終結之事項」協議並簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第2 項定有明文。本件兩造於本院委請鑑定人工研院為鑑定前，曾各自提出「中國生產力中心」（原告所提）、「財團法人台灣經濟發展研究院」、「國立台灣科技大學電機系蕭弘清」（被告所提）等機關所製作、結論不同之鑑定報告支持各自之論點，嗣兩造於本院審理程序，幾經爭執後，兩造始就鑑定機關、鑑定樣本於訴訟中達成協議，同意由鑑定人工研院行鑑定程序（本院卷㈠第147 頁本院94年5 月11日言詞辯論筆錄），是此一兩造合意所選定之鑑定機關，其鑑定結果縱不能作為本院事實認定之唯一基礎，然既經兩造及本院為使訴訟有利於終結，而於訴訟程序中花費相當之時間爭執、討論、妥協後所擇定之鑑定機關，仍應認其就專業所為之鑑定，對於兩造仍有一定之拘束力，除有顯失公平或類似之情形外（民事訴訟法第270 條之1 第3 項），不得徒以結果不利某一造，而任意指摘其鑑定結果為不可採，方符訴訟上誠信原則，亦與兩造「協議」選定鑑定機關，以利訴訟終結之目的相吻合。基上所述，兩造合意選定之鑑定機關工研院所為，認被告紳宇公司所生產之系爭產品落入系爭專利範圍之結論，自應於相當程度內拘束兩造。 ⑵按智慧財產局於93年10月5 日以經授智字第09320031110號函送，經司法院已於93年11月2 日以秘台廳民一字第0930024793號函送各法官供鑑定時參考之「專利侵害鑑定要點」下篇第壹部分「發明（或新型）專利侵害之鑑定原則」第2 章第1 節「鑑定流程概述」就專利侵害之鑑定流程曾提出下列參考準據：①專利侵害之鑑定流程分為兩階段：Ⅰ解釋申請專利範圍；及Ⅱ比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。②比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：Ⅰ解析申請專利範圍之技術特徵Ⅱ解析待鑑定對象之技術內容Ⅲ基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」。若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」；若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。本件工研院鑑定報告於第1 至4 頁解釋系爭專利之申請專利範圍後，於第4 -5頁1.2 「實質內容」部分解析申請專利範圍之技術特徵，第5 、6 頁2 「待鑑定對象」部分解析待鑑定對象原證3 所列之「奇魔撢子」、「奇拂撢」之技術內容，依全要件原則比對結果，認待鑑定對象符合系爭專利之「文義讀取」（鑑定報告第7 頁）後，再以「逆均等論」分析待鑑定物是否在實質上有利用系爭專利所揭示之技術手段，結論認待鑑定物與系爭專利之技術手段「相同」，「不適用」逆均等理論（鑑定報告第9-11頁），與前開「專利侵害鑑定要點」所揭示「發明（或新型）專利侵害之鑑定原則」相符，是該鑑定報告所採鑑定流程自無何不當之處。⑶至被告質疑前揭鑑定報告「怠惰」而未為「禁反言」（申請歷史禁反言）分析，造成鑑定程序不完備云云，惟：依前揭「專利侵害鑑定要點」所揭示之鑑定流程，「禁反言」之成立要件應以待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已於申請至維護過程中放棄或排除之事項（要點第42至43頁），而「均等論」之適用前提復為待鑑定物不符合文義讀取時始有適用（參要點第29頁流程圖），是工研院前揭鑑定報告未為「禁反言」之分析，實符「專利侵害鑑定要點」程序，雖其補充鑑定意見以「被告並未主張及提出禁反言或先前技術阻卻有關之證據，故本報告不對此項目作分析」，作為未分析之理由，然於本案例無須分析「禁反言」之原則結論尚無不同，被告前揭指摘，難認可採。 ⑷至被告雖復以：系爭產品①有2 個刷擦部分；②刷擦部分不具備收集灰塵的功能；③不具備纖維束層部分的連結至基部材料的特徵；④固持空間並非位於清掃側之相對側上，爭執工研鑑定報告所為符合文義讀取之鑑定結論不可採。另以系爭產品：①不具備可抵抗外力之良好形狀保持特性；②不具備防止產生纖維束層之纖維纏繞現象；③具有雙面可用之功效，為原告專利範圍第1 項所無；④並非在中間部位透過2 連結部位連結在一起；⑤應係4 道熱熔合之連結線，鑑定人對原告的專利範圍是幾道熱熔合連結線，並未揭示等情，爭執工研院鑑定報告所為不適用「逆均等論」之結論為不可採云云。惟：專利侵害之鑑定，本質上仍係一種三段論之涵攝過程，大前提為以文字描述之專利範圍，小前提則為待鑑定之專利品，因文字、技術本具有多義性、可解釋性，文義採廣義、狹義之解釋即可能導致不同之結論。如系爭專利第1 項範圍文字敘述謂「一種清潔用品，它具有一『刷擦部分』」，「一」在此可能之解釋，文義上可能相當於英文之冠詞"a" 或"one" ，而「部分」亦非得以科學數據精確量化之單位，是「一..... 部分」之解釋即可能是將某專利以「功能」來區分「部分」（某一部分是刷擦功能部分、某一部分是固持空間部分），而非被告主張以片數來計算「部分」之數量之解釋方法，某一部分是刷擦（功能）部分、某一部分是「固持空間」，均難謂已逸脫「文義」讀取之範疇。本件被告所提「財團法人台灣經濟發展研究院」所製作之鑑定報告，將此部分之文義解讀為「一種具有刷擦部分之清潔用品」而認定系爭產品就此符合文義讀取（該鑑定報告第38頁），即採相同之見解。本院認工研院所為鑑定報告所為鑑定尚無明顯悖離「專利侵害鑑定要點」所揭示之鑑定原則，且就被告所提質疑亦已分別提出2 次補充鑑定意見說明（本院卷㈢第101 至109 頁、本院卷㈣第14至34頁），被告以一己之利害關係人之立場，在文字、技術可解釋之範圍內，選取對己有利之定義、解釋，並藉以攻訐立場中立、且經兩造合意選定之鑑定機關所為不利被告之解釋、鑑定結果為不可採，自非允洽。 ⒊綜上，被告生產之「奇魔撢子」、「奇拂撢」確已侵害原告系爭之發明第186846號專利權，應堪認定。㈢原告專利產品是否未標示專利號數而依專利法第79條不得請求損害賠償？ ⒈按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」專利法第79條定有明文。本件原告未於所生產之產品標示專利號碼，為原告所自認，是原告除得證明被告「明知」或「有事實足證其可得而知」為專利品外，依前揭規定，應不得請求損害賠償。 ⒉本件原告於提起本件訴訟前曾以如原證6 所示律師函通知被告系品侵害原告專利權，前開通知已於93年10月6 日到達被告，為兩造所不爭執，是原告主張93年10月6 日以後被告仍有侵害原告專利權情事，即屬「明知」或「有事實足證其可得而知」，應為可採（詳後損害賠償計算說明）。㈣如原告得請求損害賠償，其所得請求之數額應如何計算？ ⒈如前所述，原告所得請求損害賠償之期間，應以93年10月6 被告收受原告所發原證6律師函為始期。 ⒉次查，被告辯稱於93年9 月中已著手改良系爭產品，委請權和機械有限公司（以下簡稱：權和公司）修改生產線模組，隨後被告於販售改良之產品，品名即改為「奇拂撢2 代」，系爭產品（即原奇拂撢第1 代產品）僅銷售至94年1 月等情，業據提出開立予權和公司之統一發票為證，證人即權和公司廠長高大偉並結證稱：確曾開立前揭統一發票予被告，係於93年9 月間開始修改生產系爭產品之機器，於同年10月底完成修改，修改後之機器已無法生產第1 代產品等語屬實（本院卷㈣第37、38頁本院95年11月10日言詞辯論筆錄）。本院在未預先告知之情形下，於95年11月10日言詞辯論期日後即定期當日下午至被告紳宇公司廠房勘驗，經證人高大偉逐一解說明確，被告紳宇公司工廠內現場勘驗結果亦確無其他生產系爭產品之機器及存貨（本院卷㈣第48-50 頁本院95年11月10日勘驗筆錄），嗣原告並具狀陳稱基於訴訟經濟，請求以被告所提93年10月至94年1 月發票為認定準據即可（本院卷㈣第10 5頁原告民事陳報㈦狀），捨棄其餘證據方法，是原告既無法舉證94年1 月以後被告紳宇公司仍生產、販售系爭產品，亦未證明系爭產品之後所生產之「奇拂撢2 代」或其他改良型產品亦侵害原告系爭專利權，則本件損害賠償之計算，自當以94年1 月底為終期。 ⒊按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法第84條第1 項定有明文。次按依專利法第84條規定請求損害賠償時，得以侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，亦同法第85條第1 項第2 款所明定。本件依被告所提統一發票及銷售紀錄，93年10月6 日至94 年1月31日期間，扣除被告主張非屬專利範圍之握把每支9.5 元後，銷售總額為48萬8,280 元，雖被告抗辯不織布同業利潤7%，被告紳宇公司93、94年度獲利平均淨利為0.405% ，故其所得利益僅為1,978 元云云，其所舉為「同業」而非被告紳宇公司，而且被告紳宇公司生產產品非僅系爭「奇拂撢」1 項，難認被告已就「該項物品」之成本、必要費用為舉證。本件原告主張同意以「清潔用品」類同業利潤15% 作為原告利得基準，並同意握把扣除額為每支9.5 元（本院96年3 月21日言詞辯論筆錄），本院認尚屬合理，且因本件依前開標準計算所得損害賠償額非高，兩造就此若再為攻防、舉證所得差額利益甚小，顯與訴訟經濟相違，應認以前開方式計算被告所得利益即原告系爭專利受侵害之損害額7 萬3,242 元（計算式：488280×15%=73242 元）為適當。 ⒋再按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項前段分別定有明文。又應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五，亦為同法第203 條所明定。本件原告得訴請賠償之金額為7 萬3,242 元，其就前開得請求之金額，併請求以起訴狀繕本送達翌日即94年2 月3 日起算按法定率年息5%計算之利息，自屬有據，應予准許。㈤被告甲○○是否符合民法28條、公司法23條第2 項連帶賠償之要件？按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，民法第28條、公司法第23條第2 項定有明文。本件被告甲○○為被告紳宇公司董事長即負責人，於收受原告所發如原證6 所示律師函通知該公司所生產之系爭產品侵害原告之專利權後，仍由被告甲○○決定繼續於前開期間生產、販售系爭產品，被告甲○○自屬因故意、過失而侵害原告權利（專利權），自應依民法第184 條第1 項前段規定負侵權損害賠償責任，並由被告紳宇公司依前揭法條規定對原告負連帶損害賠償責任。七、發明專利權受侵害時，專利權人除得請求賠償損害外，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第84條第1 項定有明文。本件原告除訴請損害賠償外，另聲明請求被告紳宇公司應停止自行或委請他人設計、製造、販賣、使用、陳列「奇魔撢子」及「奇拂撢」產品，或其他侵害原告發明第186846號專利之產品；不得以刊登廣告、散佈產品、型錄、舉辦產品展示會、說明會、或其他任何方式，推廣促銷前項產品，其已製造之產品應予銷毀。惟查：被告自94年1 月以外已無生產系爭「奇魔撢子」及「奇拂撢」產品，生產系爭產品之機器於93 年10 月間業已改裝而無法繼續生產同一產品，為本院前揭所認定之事實，是原告於94年1 月25日提起本件訴訟後未久，被告即已無現實存在之侵害待除去，依上述客觀情事，亦無可能再有生產「奇魔撢子」及「奇拂撢」而侵害原告專利權之虞，是原告所為第2 、3 項訴之聲明，即無保護必要，應認為無理由。八、從而，原告本於前揭原因事實，依專利法第84條、第85條、民法第184 條、第28條、公司法第23條規定，請求被告紳宇公司、甲○○連帶給付原告7 萬3,242 元，及自起訴狀繕本送達翌日即94年2 月3 日起算按法定利率年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，即為無理由，應予駁回。九、本件事證已臻明確，其餘兩造協議爭點、主張、陳述暨所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此敘明。十、本判決所命給付金額，未逾50萬元，應依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款宣告假執行；被告就此陳明願供擔保免為假執行，爰酌定相當之擔保金額准許之。至原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。十一、據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，並依民事訴訟法第79條、第389 條第1 項第5 款、第392 條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　96　　年　　4 　　月　　9 　　日民事第二庭法官王本源以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　96　　年　　4 　　月　　18　　日書記官陳淑女

臺灣士林地方法院94年度智字第2號

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