臺灣臺中地方法院104年度訴字第3067號

• 裁判案由: 給付違約金
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 106 年 04 月 28 日

臺灣臺中地方法院民事判決　104年度訴字第3067號
原　　　告　廖榮田
訴訟代理人　吳莉鴦律師
被　　　告　董建成
晁淑華
共　　　同　賈俊益律師
訴訟代理人
上列當事人間給付違約金事件，本院於民國106 年2 月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、原告起訴主張：
一、緣原告與被告董建成共同出資經營鴻億成企業有限公司（下稱鴻億成公司）及鴻富陽企業社，惟兩造於民國102 年6 月28日簽立股權轉讓協議書（下稱系爭協議書），約定由被告董建成將其持有鴻鴻億成公司、鴻富陽企業社之出資額及機械設備、庫存貨物、專利權等，以新臺幣（下同）27,000,000元讓與原告，由原告分5 期給付，每期給付5,400,000 元，但被告董建成應協助辦理交接業務，交接期間3 個月，原告於交接期間須每月給付被告董建成薪資110,000 元，並負擔勞健保費用。兩造並約定被告董建成自102 年7 月1 日起2 年內，應負競業禁止之義務，不得從事與鴻億成公司、鴻富陽企業社相同業務，亦不得洩漏機密，否則應負損害賠償責任。而原告或被告董建成任一方違約，均應無條件給付他方違約金5,000,000 元。被告董建成之配偶即被告晁淑華則擔任其連帶保證人。
二、原告於訂立系爭協議書後即依約履行，惟被告董建成在將鴻億成公司、鴻富陽企業社出資額讓與予原告之前，曾與原告討論過要開發如附圖所示之車削刀片產品，但尚並未完成，兩造即訂立系爭協議書，嗣原告獨力完成如附圖車削刀片產品之開發圖案，並於103 年10月間正式向盧森堡森拉天時公司（下稱森拉天時公司）下單製造量產，嗣於104 年6 月間擬申請專利註冊時，經由專利商標事務所承辦人告知，始知悉被告董建成竟於同年3 月間即以被告晁淑華為發明人，就同一產品項專利商標局申請專利名稱為「內珠溝，車刀及其刀片、刀桿」，證書號碼為M505355 號之新型專利（下稱系爭新型專利）。經原告進一步查詢，赫然發現以被告晁淑華擔任發明人之專利申請人為被告董建成胞弟董宗山擔任登記負責人之昇益興企業有限公司（下稱昇益興公司），而附圖之車削刀片與系爭新型專利之圖型，就外觀構造及功能用途，均屬相同，依系爭協議書精神，在被告董建成將鴻億成公司、鴻富陽企業社之出資額讓與原告前，無論如附圖之產品有無成案或量產，均屬原告所有之物，被告董建成不得剽竊或使用，然被告董建成竟以被告晁淑華名義申請專利，並據為己有，顯已違反系爭協議書約定之不得洩漏業務祕密之義務。
三、又原告於得悉被告董建成以被告晁淑華為專利發明人申請取得新型專利後，曾向與原告、被告董建成熟識之森拉天時公司之弗客寧談及因被告董建成已提出專利申請，故原告日後無法再販售如附圖所示產品。嗣弗客寧基於保障森拉天時公司之利益，及協調原告與被告董建成之營業衝突，乃於 104年7 月16日以電子郵件寄送一份內容為：「兩造日後均能繼續向森拉天時公司訂製車削刀片產品，但雙方均不得販售他方有專利之商品，並由廖榮田擇定19家客戶，董建成不得自己或經由第三人與該19家客戶進行交易，如有違反即應負一定數額之賠償責任」之協議書。詎被告董建成未經原告同意，即修改弗客寧所擬之協議書，並翻譯成繁體字及簡體字版本，連同屬鴻億成公司業務機密之38家廠商及營業額等內帳資料，於104 年7 月20日以電子郵件寄送給弗客寧，副本則寄送原告。經查，客戶業績排行榜為鴻億成公司之營業機密文件，其內所載客戶資料及營業額占鴻億成公司之總營業額之百分之84，原除原告及被告董建成外，並無第三人能獲取該文件，然被告董建成竟未依協議書之約定，將該文件移交給原告，甚至提供給弗客寧知悉，顯見被告董建成不但未完成交接，亦有違反協議書第5 條關於不得洩漏鴻億成公司、鴻富陽企業社業務機密之約定。
四、依昇益興之公司基本資料，該公司之法定代理人固登記為被告董建成之胞弟董宗山，然實際負責人卻為被告董建成，此由弗客寧所擬的協議書，及由被告董建成提出之協議書，與事後由原告、被告董建成所簽訂之協議書，均記載被告董建成為昇益興之負責人或實際控制人，即足證之。被告董建成既於104 年7 月1 日之前即已實際設立昇益興公司，且該公司從事之業務內容與鴻億成公司相同，被告董建成顯然違反協定書第5 條之競業禁止之約定。
五、被告董建成既有上開違約情事，自應依系爭協議書第6 條給付違約金5,000,000 元，而被告晁淑華為連帶保證人，應就被告董建成所負上開債務，負連帶清償責任。爰依契約之法律關係，提起本件訴訟。並聲明：㈠被告應連帶給付原告5,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。
六、對被告抗辯之陳述：
㈠就系爭協議書所指公司業務機密為何，兩造並未具體約定其內容或判斷標準，故是否為公司業務機密，應依據營業秘密法第2 條之規定判斷之。
㈡客戶資料、營業金額及進銷項價格及存貨等資料部分：
⒈為保護鴻億成公司之營業機密，並避免惡性競爭之流弊，系爭公司行號之客戶資料，自應屬公司之無形資產，為營業秘密，且原告有須以競業禁止條款保護之利益存在，否則若被告董建成於轉讓出資額、離職後，仍得任意攜走並使用客戶資料，對原告及鴻億成公司、鴻富陽企業社即全然無保障，被告董建成不但可不勞而獲，且與原告顯有不公平競爭。而鴻億成公司之客戶資料，是經過公司投入相當時間與費用等資源，才能獲取之客源，並有鴻億成公司對特定客戶之全年營業額，此乃是整理客戶過往交易內容而得之資料，這些資料不同於一般名單，並非在市場上或公開領域經過查詢即可輕易取得之資料，具有秘密性與價值性，當屬鴻億成公司之營業秘密。
⒉原告與被告董建成共同經營鴻億成公司時，為管理公司之客戶及產品進出貨、庫存等資料，而向訴外人博科資訊股份有限公司購買「買賣業管理系統多倉版」之軟體，設有專用密碼，除原告廖榮田及鴻億成公司之會計外，只有被告董建成知悉，而該軟體之智慧財產權係屬於博科公司所有，任何人未經博科公司同意，不但不能將使用權轉讓給第三人，亦不得將程式之全部或部分複製或拷背使用。是不僅該軟體不得任意拷背轉讓，鴻億成公司利用該軟體所建製、儲存之資料，均屬鴻億成公司之重要營業秘密，不能隨意洩漏。被告董建成既已將股權轉讓給原告廖榮田，即無權利再持有或保管該些資料。詎被告董建成未經原告同意，即將其中「客戶業績排行榜」之部分資料複製，並交付給弗客寧，顯已洩漏鴻億成公司之重要營業機密。
⒊弗客寧要求原告擇定19家客戶之名稱及101 年度營業額係要保障原告就表列19家客戶擁於109 年12月31日前有獨家銷售權。原告為不得罪弗客寧，且在被告董建成已先取得系爭新型專利，又熟知鴻億成公司之經營內容之情形下，原告不得已接受弗客寧的建議，提出19家客戶資料，並逐一擅打客戶名稱及營業額，然依弗客寧所擬定之協議書，並未同時要求被告董建成也要相對應提出19家客戶以定獨家銷售權。倘於弗客寧居間協調時，被告董建成認為有必要保障其客戶範圍，而有使用鴻億成公司之客戶資料，理應要求原告提出供其選擇，而非未經原告同意即自行提出，此方符誠信原則。
㈢鴻億成公司之產品及專利權：
⒈鴻億成公司為專業的鎢鋼切削刀具供應商，主要業務為鎢鋼切削刀具之產品規劃、銷售、代理，為保護自己的研發與營利，每研發一項產品，即申請專利，迄今已取得5 項專利，並請廠商依圖製成模具，專屬鴻億成公司所有，並以為日後生產製造產品之用，是有關於鴻億成公司之產品及模具與專利均為鴻億成公司之營業秘密，應不待言。而就鴻億成公司之專利產品，於被告董建成讓與出資額之前，或由原告提供創意，或由被告董建成設計，於其2 人討論後，由被告董建成製圖繪製產品圖形，再委請廠商依圖生產製造，然後銷售，而本件車削刀片亦是如此。
⒉被告晁淑華曾任職之4 家公司，並無任何一家有從事「切削工具」之設計、製造及販售，所謂隔行如隔山，以被告晁淑華從未參與或就職過從事切削刀具之公司之任何職務，何以能在短時間內即能從市售產品變更設計出系爭新型專利？又原告係改良鴻億成公司某項已在銷售之切削刀具，而於103
年10月間完成附圖之設計圖，並交由森拉天時公司開模製造，而被告係遲至104 年3 月間始申請專利，並在104 年中向森拉天時公司下單製造，於時程上已晚原告至少半年之久，如非由熟知鴻億成公司之被告董建成設計，以完全未從事過切削刀具之設計製造之被告晁淑華，又如何能獨立完成與附圖相仿之系爭新型專利？據原告所知，自103 年9 月起至104 年初，被告晁淑華係與被告董建成之胞弟董宗山在臺中市太平區經營「老先覺麻辣火鍋」店，亦無可能可以設計發明系爭新型專利？被告主張系爭專利為晁淑華設計發明云云，顯非事實。由於鴻億成公司向來之專利申請均是委任長盛國際智慧財產有限公司（下稱長盛公司）辦理，原告於104 年6 月間亦是委任同一公司申請系爭新型專利，經該公司承辦人林志輝告知，原告始知被告董建成已先委任該公司申請系爭新型專利，被告董建成於訴訟中否認系爭新型專利為其所發明及申請，實為虛妄之詞。
⒊依鈞院向經濟部智慧財產局調取之系爭新型專利及公告號M509692 號專利權（申請人及發明人均為廖榮坤）申請資料，由兩者之說明書所附圖示觀之，系爭新型專利之第二圖與M509692 號之圖2 、系爭新型專利之第三圖與M509692 號之圖1 、系爭新型專利之第五圖與M509692 號之圖3 、系爭新型專利之第八圖與M509692 號之圖6 ，幾乎相同，兩者之技術領域均用於「車削套筒」的應用，故兩者之新型專利內容縱非百分之百相同，亦屬相似之專利。
⒋原告於104 年6 月間交付森拉天時公司依附圖之圖型生產製造之產品，委託證人林志輝代為申請專利，但林志輝遲未回覆辦理狀況，直到104 年7 月2 日才電話告知原告董建成已於10 4年3 月間以相同圖型先申請專利，並拒絕再代理原告提出專利申請。原告始另委託訴外人吳洲平代理提出M509692 號專利權之申請。因此原告申請專利時間雖較被告推遲，但原告之成品製造在先，倘如兩造簽訂系爭協議書前，原告未曾與被告董建成討論過關於系爭新型專利之研發，何以董建成委託林志輝申請之專利圖型幾乎與原告之專利圖型相同？雖原告與被告董建成於102 年6 月28日簽訂股權轉讓協定書時，就附圖僅只有構想，尚未繪製成圖形，也未提出專利申請，但觀諸專利法第1 條規定之立法目的在於「保護、利用發明與創作」，被告於言詞辯論期日亦自承就原告主張之專利權部分，「被告董建成離開公司時只是構想」，足見原告確實曾與被告董建成討論過附圖之發明。
㈣原告並不知被告董建成在職期間有就公司資料進行備份，依系爭協議書，被告董建成應將先前留存之公司資料、文件、物品全數移交給原告，始符合誠信原則及股權轉讓之目的。至由被告董建成提供之電子郵件，係原告請被告董建成查詢其是否有此圖檔，由此圖檔仍在被告董建成手上等情，足見當時並未移交清楚。被告董建成未經原告同意即將「客戶業績排行榜」軟體拷背並保留股權轉讓前之資料未刪除，顯已違反其交接義務。
㈤關於違約金部分：
⒈系爭協議書第6 條約定違約金之性質，應屬懲罰性違約金。⒉原告及被告董建成雖於104 年7 月23日在弗客寧協調下簽訂協議書，但該協議書僅就日後兩造銷售金屬切削的硬質合金之營業行為為約定，原告就被告董建成於104 年7 月23日前之各項違約行為之請求權並未拋棄，或約定免除被告董建成之責任。
⒊鴻億成公司之客戶資料乃是其無形資產，又豈能以「沒有具體損失」即卸免被告董建成應負之責任，否則以被告董建成仍持有鴻億成公司之會計資料及客戶名單，又得以任意使用之情形下，原告公司之營業秘密實無任何保障。
⒋原告於104 年10月間即下訂單委託森拉天時製作模具並製造成品，其中模具費用為美金2,760 元，成品每片美金2.9 元，森拉天時於104 年4 月28日先交付成品1873片，其餘137
片則因原告與被告董建成於104 年7 月23日簽訂協議書而未再交貨，故原告已支付模具費用美金2,760 美元及成品貨款美金5,431.7 元。原告嗣雖已取得專利權，礙於被告董建成先取得專利權，嗣又簽訂協議書，致原告無法出售成品，已完成之模具及成品全成廢鐵。如被告董建成非先於原告申請系爭新型專利，原告至少可享有專利10年，但現在卻徒有專利，卻無法販售產品，已受具體損失為8,191.7 美元，且被告現正向經濟部智慧財產局申請撤銷原告取得之M509692 號專利權，不論結果如何，原告都無法再繼續生產販售係爭專利產品，原告所受損失實無法估算。
⒌被告雖抗辯約定之違約金過高，然被告董建成違反系爭協議書之約定，侵害原告之營業秘密，且明知原告早有附圖之構想，卻搶先申請專利權，又未完全移交所保管之鴻億成公司之文件及資料，被告董建成顯然有違反系爭協議書之精神及約定。況協定書第5 條已載明「原告給付之2700萬元已包含競業禁止之補償」，被告董建成既已收受高額補償金，於交接期還領取薪資，獲利甚多；又系爭協議書第6 條約定之違約金非針對被告董建成一方，而是對於任一方違約，即應賠償他方之違約金，故此項違約罰金之約定乃是兩造基於契約自由、私法自治原則之體現，並無加重任一方之義務或責任，況被告並未舉證約定之違約金額過高而顯失公平，自無酌減必要。
貳、被告則以：
一、有關被告晁淑華申請系爭新型專利部分：
㈠被告晁淑華畢業於光華高職機械製圖科、國立勤益工專機械自控組，並且曾任職數家公司擔任課長或副課長長達15.5年，專精於機械設計，除本件專利外，尚同時是其他多件專利的發明人，因此系爭新型專利是由晁淑華所發明，而此發明內容是由巿售相關產品變更設計，以達到更佳之效果。
㈡被告否認於簽訂系爭協議書之前，原告曾與被告董建成討論兩造曾討論要開發如附圖所示車削刀之產品。鴻億成公司原本由被告董建成經營，董建成才是擁有技術之人，鴻億成公司的相關圖說等幾乎都是被告董建成研製，另被告晁淑華也是有機械設計專長之人，也有研發機械刀具的能力，被告董建成沒有必要和原告討論所謂此專利的構想。再者，被告董建成於102 年7 月即離開鴻億成公司，倘若原告有相同的構想，自102 年7 月至104 年3 月之間，原告大可自行申請專利，然卻未如此，亦可證明原告所謂與被告一起討論的構想云云，應不實在。被告為了自104 月7 月重新從事機械刀具的行業，平時即會就現行刀具的優缺點進行研究及改良設計，原告待被告晁淑華於104 年3 月間提出系爭新型專利之申請後，始說原本即有此構想，則是否被告董建成以後提出任何專利申請，原告均可謂是屬被告董建成離職前即曾討論過的構想？
㈢在被告董建成離開前，鴻億成公司所有產品及設計均由被告董建成負責，而附圖之設計圖係在被告董建成離開後始完成，並加上機密之註記，被告董建成離開前，公司之設計圖並未註記係機密文件。縱認董建成和原告討論過此事，然依系爭協議書第1 條約定，被告董建成出賣之標的並不包括存在其頭腦中的創意及發明，系爭協議書亦未約定被告董建成不得就其他發明申請專利，更無約定被告晁淑華不得申請專利。
㈣原告得知被告晁淑華申請系爭新型專利後，也透過國外供應商森拉天時公司的弗客寧進行協調，原告與被告董建成於104 年7 月23日亦簽訂協議書，原告對於被告晁淑華取得系爭新型專利部分亦無意見，依上開協議內容，兩造應互相尊重對方的專利權，並承諾互不侵害他方之專利權，由此可證，原告主張被告董建成妨害原告之營業秘密，並不實在。
㈤退步言之，被告董建成之構想並不是鴻億成公司的營業秘密，依原告主張之事實，其構想還未形成鴻億成公司的任何資訊形態，也未為鴻億成公司所採用，亦未不符營業秘密法第2 條規定之營業秘密。
二、就客戶業績排行榜部分：
㈠原告為與被告董建成簽署104 年7 月23日之協議書，曾於同年月19日以電子郵件將協議書草稿，以及鴻億成公司客戶名單及年交易金額，一併列為「HYC clientlist」提供給弗客寧及被告董建成，而自行將鴻億成公司的客戶資料包括年交易金額等資訊提供給弗客寧，該協議書並預計請弗客寧見證，參照該協議書第4 條約定，對於哪些客戶是由何人進行銷售必須協商認定，始能確認被告不能對哪些客戶進行銷售，因此客戶資料及年度交易金額為兩造討論協議內容所必要提供之文件。原告已事先將客戶資料及交易金額提供予弗客寧，參照前述營業秘密法之定義，原告的客戶資料及交易金額對於弗客寧而言係屬已知之資料，而非屬營業秘密範圍。再者，依該協議書第2 條約定客戶資料不得洩露於協議以外的相關人，而弗客寧為鴻億成公司之供應商，並非競爭廠商，且為協議書的協調人及見證人，因此弗客寧為為簽訂該協議書之相關人，因此就兩造討論協議過程提供的客戶資料而言，就協議相關人間並不具秘密性，已非營業秘密。又被告董建成係在原告提出19名客戶名單及交易金額進行討論後，為了要協商契約內容，確認第19名以後的客戶名單為何人，而必須相對應的提出客戶資料以為討論，因此被告董建成基於上開目的提出資料，並非無故洩露，或不正當方使用，與侵害營業秘密須以無故洩露為要件亦有不符。
三、被告董建成於102 年7 月31日即完成業務交接，並未為了離職而刻意複製文件或檔案。被告董建成離職時，仍繼續輔導系爭公司行號3 個月，當時原告並未要求被告董建成不得保留而須刪除客戶業績排行榜等備份資料，兩造亦均未思及此問題。然系爭協議書第5 條之約定，是有關競業條款及保密約定，並非文件移交的約定。鴻億成公司於102 年6 月以前是由被告董建成擔任法定代理人，且為實際經營者。而公司財務系統曾發生電腦故障，致半年之資料遺失，因此早在被告董建成擔任法定代理人期間即定期將資料備份至被告董建成之電腦內，此亦為原告所明知。原告並於簽立系爭協議書後之102 年9 月10日亦曾向被告董建成索取刀具的圖檔，經被告董建成提供予原告後，原告就此亦未有任何表示，復未質疑被告董建成何以未刪除之。
四、被告董建成有確實遵守競業禁止條款，而與被告晁淑華改從事餐飲業。
五、依兩造於104 年7 月23日簽訂之協議書，原告不得再向被告主張系爭新型專利有侵害營業秘密：
原告於104 年7 月23日簽立之協議書中確認被告董建成已遵守競業禁止條款，亦確認遵守彼此申請的專利權，彼此應遵守的專利，應包括由被告晁淑華申請系爭新型專利，否則原告與被告董建成在弗客寧之協調下，達成前述協議後，又對被告提出訴訟，並謂系爭新型專利是鴻億成公司的營業秘密，即顯有矛盾，亦違反前述協議之約定。因此，原告應明白表明是否承認104 年7 月23日之協議書，若承認則應尊重被告的專利，如認該協議不成立，則被告是否亦不受該協議內容關於不得銷售予原告公司12家客戶的限制，否則原告一方面不尊重被告的專利權，同時卻又要求被告不得與原告自由競爭，此顯然對被告不公平，亦有違前述協議約定。
六、鴻億成公司之客戶名單對弗客寧而言，已不屬秘密，則被告董建成將客戶業績排行榜同時郵寄一份給原告及弗客寧，鴻億成公司不僅未有具體損失，且原告迄今亦未提及鴻億成公司有任何損失之可能性。縱認原告受有損害，亦應酌減違約金之金額等語置辯。並聲明：如主文所示。
參、兩造經法官試行整理不爭執事項，結果如下：
一、原告與被告董建成原共同出資經營鴻億成公司及鴻富陽企業社，原告、被告董建成出資比例分別為百分之49、百分之51。
二、原告及被告董建成於102 年6 月28日簽立系爭協議書，約定由被告董建成將其對鴻億成公司、鴻富陽企業社之全部股權（即股份百分之51含公司所有之機械設備、庫存、專利權），以27,000,000元讓與原告，被告晁淑華則擔任被告董建成之連帶保證人。
三、系爭協議書第4 條約定：「甲方（按指被告董建成，下同）應協助辦理交接公司所有業務，交接期為3 個月（自10 2年7 月1 日起），薪水依目前全薪每月11萬元，並享有勞健保、勞退等員工福利。」；第5 條約定：「甲方兩年內（自102 年7 月1 日起），不得從事與鴻億成企業有限公司及鴻富陽企業社相同之業務，且不得洩漏公司業務機密，如有損害鴻億成企業有限公司之利益，應負損害賠償責任。甲方領取之2700萬元已含競業禁止之補償，如得到乙方（按指原告廖榮田，下同）書面同意亦得提前解除競業禁止。」；第6 條約定：「違約條款：甲乙雙方如有任何一方違反本協議書之約定，即視為違約，應無條件給付違約罰金新臺幣五百萬元整予未違約之一方。」
四、兩造於簽立股權轉讓協議書時，就所指公司業務機密為何，並未有約定，故應依營業秘密法之規定定之。
五、昇益興公司法定代理人為被告董建成之胞弟董宗山。昇益興公司於104 年3 月17日，以被告董建成之配偶即被告晁淑華為發明人，向經濟部智慧財產局申請專利名稱為「內珠溝，車刀及其刀片、刀桿」，證書號碼為M505355 號之新型專利。
六、弗客寧出面為原告與被告董建成協調，而於104 年7 月16日以電子郵件寄送1 份內容略為：日後原告及被告董建成均能繼續向森拉天時公司訂製車削刀片之產品，但原告及被告董建成均不得販售他方享有專利權之商品，並由原告擇定19家客戶，被告董建成不得自己或經由第三人與該19家客戶進行交易，如有違反即應負損害賠償責任等語之英文協議書。原告並提供該19家客戶之客戶業績排行榜予弗客寧。嗣被告董建成修改弗客寧所擬協議書內容，並翻譯成簡體字及繁體字版本之契約，連同鴻億成公司38家廠商及營業額之資料，於104 年7 月20日以電子郵件寄送給弗客寧，並將副本寄給原告。
七、原告與被告董建成透過弗客寧協調，而於104 年7 月23日訂立協議書（見本院卷第34至37頁），約定互相尊重他方之專利權。
八、原告曾於訂立系爭協議書後，於102 年9 月10日以電子郵件詢問被告董建成：「請你查詢是否有以下規格刀片的圖，如還有請你再mail，謝謝…」（見本院卷第38頁），嗣被告董建成於翌（11）日將刀片圖以電子郵件傳送予原告。
九、如原告之請求有理由，則遲延利息自104 年12月4 日起算。肆、得心證之理由：
一、被告董建成並無洩漏鴻億成公司、鴻富陽企業社業務機密之行為：
㈠查森拉天時公司為鴻億成公司、被告董建成之貨品供應廠商，因原告與被告董建成發生專利權爭議問題，故由森拉天時公司之弗客寧經原告及被告同意後，居中為其等協商，其間弗客寧於104 年7 月16日以電子郵件寄送1 份內容略為：日後原告及被告董建成均能繼續向森拉天時公司訂製車削刀片之產品，但原告及被告董建成均不得販售他方享有專利權之商品，並由原告擇定19家客戶，被告董建成不得自己或經由第三人與該19家客戶進行交易，如有違反即應負損害賠償責任等語之英文協議書，原告並提供該19家客戶之業績排行榜予弗客寧，嗣被告董建成修改弗客寧所擬協議書內容，並翻譯成簡體字及繁體字版本之契約，連同鴻億成公司38家廠商及營業額之資料，於104 年7 月20日以電子郵件寄送給弗客寧，並將副本寄給原告等情，為兩造所不爭執，且有弗客寧所擬協議書及譯文、被告董建成寄發之電子郵件、客戶業績排行榜、原告電子郵件中譯文暨2012年度客戶銷售額資料附卷可稽（見本院卷第14至19頁、第40至42頁、第66頁、第97至99頁）。原告既於與被告董建成協商過程中，先行主動將鴻億成公司之19家客戶之業績排行榜提供予被告董建成及居中協調之弗客寧，且依照弗客寧初步擬定之協議書內容，係要原告自原有客戶中擇定19家客戶，以禁止被告董建成與該等客戶交易，故原告所選擇之客戶為何，攸關被告董建成之利益至鉅，此亦應屬原告與被告董建成協商之重點。在此情形下，關於鴻億成公司客戶及其交易額，實屬原告及被告進行協商之重要參考資料，且原告既同意由弗客寧居中協商，又自行提出其擇定之19家客戶業績排行榜，足見其對於弗客寧有相當之信賴關係，且無意對弗客寧隱瞞該等資料。基上，被告董建成另以電子郵件提供包括原告所提供之19家客戶在內之38家鴻億成公司客戶之業績排行榜予弗客寧及原告，其用意係作為原告與被告董建成協商之基礎，並提供弗客寧更為完整之資訊，以助於協商之進行。故被告董建成提出客戶業績排行榜，並非為損害原告之利益，故意使不應知該資訊之人得以知悉，否則被告董建成自無可能同時將附有38家客戶業績排行榜之電子郵件，併寄送予原告。故而，被告董建成上開行為，應非屬洩漏業務祕密之行為。又依系爭協議書第5 條之約定：「甲方兩年內（自102 年7 月1 日起），…且不得洩漏公司業務機密，如有損害鴻億成企業有限公司之利益，應負損害賠償責任。…。」，而原告就被告董建成提出客戶業績排行榜予弗客寧之行為係損害其何利益、所受損害之金額，僅泛稱公司營業秘密之利益無法計算，而未能具體陳明鴻億成公司有因而受有何等損害，復未能舉證證明之，則其主張被告董建成以電子郵件將鴻億成公司38家客戶業績排行榜寄送予弗客寧知悉之行為，乃違反系爭協議書第5 條之約定，尚無可採。
㈡關於系爭新型專利權部分：
⒈查昇益興公司於104 年3 月17日，以被告董建成之配偶即被告晁淑華為發明人，向經濟部智慧財產局申請專利名稱為「內珠溝，車刀及其刀片、刀桿」，證書號碼為M505355 號之新型專利等情，有中華民國專利系統審查公開資訊、經濟部智慧財產局105 年5 月9 日（105 ）智專一㈠15189 字第10520563780 號函暨新型專利申請書附卷可佐（見本院卷第12頁、第106 至129 頁），且為兩造所不爭執，而堪信為真實。
⒉又原告主張其於被告董建成讓與鴻億成公司、鴻富陽企業社之出資額前，即曾向被告董建成提出開發如附圖所示車削刀片之構想等情，然被告否認之。原告雖主張被告於本院105
年1 月20日言詞辯論時已自承「被告董建成離開公司時只是構想」，然觀諸該次筆錄所載，被告共同訴訟代理人係抗辯：「…，且原告起訴狀所載其所主張之專利權部分，於被告董建成離開公司時只是構想…」，僅是引述原告所主張之事實，尚難認被告已就原告主張之上開事實予以自認。而原告就其曾向被告董建成提出如附圖之構想乙節，迄未能舉證證明之，自難為對原告有利之認定。其次，原告雖提出附圖為證，然其亦自承於簽立系爭協議書時，附圖之完整圖形及尺寸尚未完成、當時有基本構想，只差形諸圖面等情，則斯時附圖尚未完成，應可認定。而被告董建成係於102 年6 月28日轉讓鴻億成公司、鴻富陽企業社之出資額予原告，而原告則於104 年7 月17日始就附圖申請新型專利等情，有新型專利申請書附卷可稽（見本院卷第129 至136 頁），時間前後相隔2 年之久，倘若原告於簽立系爭協議書時，就附圖所示之專利已構思完成，只差形諸圖面，則應無必要耗費2 年之久，始提出新型專利之申請，是原告主張在原告與被告董建成簽立系爭協議書時，附圖已構思完成，僅差形諸圖面云云，是否屬實，即堪置疑。
⒊再查，原告主張系爭新型專利並非被告晁淑華發明，而係被告董建成以被告晁淑華之名義提出申請等情，然被告否認之。經查，證人林志輝於本院105 年9 月26日言詞辯論期日證稱：「（問：目前在何處任職？）長盛國際智慧財產有限公司。（問：負責業務？）國內外專利商標申請之接洽。【問：（提示本院卷第12頁）此專利權是否你代理昇益興企業有限公司提出申請？】是。（問：本院卷第12頁上「代理人劉安鴻」是何人？）他是我們另外一家長盈國際專利商標聯合事務所的所長。（問：何以代理人係劉安鴻？）因為申請案均須劉安鴻核准後才會送件申請專利，我們僅是負責與客戶接洽。…（問：就昇益興企業有限公司申請該專利權事宜，是由何人與你接洽？）一開始是被告董建成跟我電話聯絡，約在被告董建成經營的火鍋店見面，當時被告的弟弟、太太都在場，他們三人就告訴我專利的構想，我回去之後就將他們的構想畫成圖面給他們確認。…（問：時間為何？）去年2 、3 月間。（問：是否知道該專利權之發明人為何人？）知道，被告董建成有跟我說發明人就是被告晁淑華。（問：你們談論申請該專利權事宜是否僅有那次？）不只那次，後來還有圖面確認及蓋章。（問：此部分係與何人接洽？）與被告晁淑華。…（問：被告晁淑華與被告董建成、及被告董建成弟弟跟你在討論此專利圖樣時，你依照晁淑華跟你講的內容，你認為她對專利是否瞭解？）瞭解。」（見本院卷第146 頁背面至第148 頁、第150 頁），則由被告晁淑華不僅能與被告董建成、董宗山共同將系爭新型專利之構想傳遞予證人林志輝，更能單獨確認證人林志輝所提出之圖面，是否正確並與其構想相符，足見被告晁淑華應非如原告所述，無能力獨自設計系爭新型專利。
⒋另者，證人林志輝於同一言詞辯論期日復證述：「（問：原告是否曾經提出如本院卷第12頁專利權之產品，請你代為申請專利？）有。他給我一個樣品跟這個專利權的產品很像。（問：時間？）104 年6 月份。【問：原告要申請專利權之產品是否如本院卷第11頁所示？（提示本院卷第11頁）】我沒有看過這張圖。（問：該產品與本院第12頁專利權之產品之外觀構造及功能用途是否完全相同？）很像，但我沒有辦法確定是否完全相同。（問：差異在何處？）整個外型很像，功能、用途幾乎是一樣，構造我就不瞭解。…（問：你剛剛證述本院卷第11頁之設計圖並無見過，該設計圖與原告今日提出之產品是否相同？）我無法確認。…」等語（見本院卷第148 正反面），則原告原擬請證人林志輝代未申請專利之產品，固與系爭新型專利之外觀、功能、用途相近，然就構造部分，證人林志輝並未能肯認兩者完全相同；原告復未能舉證證明系爭新型專利與附圖，或原告擬委託證人林志輝申請專利之產品完全相同，則原告主張系爭新型專利係仿照原告之構想云云，亦乏依據。
⒌綜上，原告以被告晁淑華申請系爭新型專利為由，主張被告董建成有洩漏鴻億成公司業務機密，而有違反系爭協議書之行為，並無可採。
二、原告並未舉證證明被告董建成為昇益興公司實際負責人，而有違反系爭協議書第5 條關於競業禁止之約定：
㈠依系爭協議書第5 條約定：「甲方兩年內（自102 年7 月1
日起），不得從事與鴻億成企業有限公司及鴻富陽企業社相同之業務，且不得洩漏公司業務機密，如有損害鴻億成企業有限公司之利益，應負損害賠償責任。甲方領取之2700萬元已含競業禁止之補償，如得到乙方（按指原告廖榮田）書面同意亦得提前解除競業禁止。」等情，堪認被告董建成自102 年7 月1 日起至104 年6 月30日止，應受上開競業禁止條款之拘束，而不得從事與鴻億成公司、鴻富陽企業社相同之業務，應無疑義。
㈡原告雖主張被告董建成為昇益興公司之實際負責人，而有違反上開競業禁止條款之行為，惟被告否認之，辯稱：被告董建成有遵守競業禁止條款，改行從事餐飲業等語，則原告自應就被告董建成有違反上開競業禁止行為之有利於己之事實，負舉證責任。
㈢經查，昇益興公司係於104 年3 月4 日設立，其法定代理人為董宗山等情，有公司及分公司基本資料查詢在卷可參（見本院卷第13頁）。而董宗山為被告董建成之胞弟乙節，則為兩造所不爭執。查昇益興公司固曾於104 年3 月17日，以被告晁淑華為發明人，向經濟部智慧財產局申請系爭新型專利，惟原告並未能舉證證明系爭新型專利之發明人並非被告晁淑華，而係被告董建成，則原告徒執昇益興公司有申請系爭新型專利乙節，尚難逕認被告董建成始為昇益興公司之實際負責人。
㈣另原告雖主張由弗客寧所擬的協議書，及由被告董建成提出之協議書，與事後由原告、被告董建成所簽立之協議書，均記載董建成為昇益興公司之負責人或實際控制人，足徵昇益興公司之實際負責人應為被告董建成等情。惟查，弗客寧擬定之協議書係於104 年7 月16日以電子郵件傳送於原告及被告董建成；被告所擬之協議書則於同年月20日以電子郵件寄送予弗客寧及原告；嗣兩造簽立協議書之日期則為同年月23日，均已逾原告與被告董建成約定之競業禁止期間，是縱上開協議書中表明被告董建成為昇益興公司之法定代理人，亦僅係商議或簽立上開協議書時即104 年7 月間之狀態，尚無從因而即認昇益興公司自設立時起，即由被告董建成擔任實際負責人。
㈤另查，原告與被告董建成於104 年7 月23日簽立協議書，其中背景部分記載：「廖榮田先生與董建成先生在2003年成立鴻億成公司，銷售盧森堡森拉天時的金屬切割的硬質合金刀片。在2013年董建成先生轉讓鴻億成其持有的所有股份給廖榮田先生，按協議書規定，在2015年7 月1 日之前董建成先生不會銷售金屬切割的硬質合金刀片，廖榮田先生將支付台幣2700萬（約USD900,000）的總金額作為股權轉讓金。在此期間，董先生遵守協議沒有銷售任何金屬切消刀片，而是專注餐廳經營。廖榮田先生也依約定的時間付清股權轉讓金。現在約定時間結束，為了避免市場衝突，董建成先生、董宗山先生與廖榮田先生已達成銷售金屬切削的硬質合金的業務協議…」，有該協議書附卷可查（見本院卷第94至96頁），足見原告於被告董建成出面代表昇益興公司協商之情形下，於訂立上開協議書時，仍肯認被告董建成於競業禁止期間係經營餐飲業，而並無違背系爭協議書競業禁止義務之情事；且原告就被告董建成有違反競業禁止業務之有利於己之事實，又未能舉證以實其說，自難認其主張被告董建成為昇益興公司實際負責人，而有違反系爭協議書第5 條關於競業禁止之約定等情為可採。
三、原告主張董建成並未依約完成交接，而有違反系爭協議書第4 條之約定，並無可採：
㈠系爭協議書第4 條約定：「甲方（按指被告董建成）應協助辦理交接公司所有業務，交接期為3 個月（自102 年7 月 1日起）…」，有系爭協議書可證。而原告與被告董建成嗣於102 年7 月31日完成交接，並簽立交代清結證明書，其內容為：「查卸任負責人董建成自中華民國91年11月25日到任之日起至102 年7 月1 日卸任日止，照冊逐項交接盤查清楚，接收無誤，特此證明。」等情，有鴻億成公司負責人交接清冊、交代清結證明書附卷可查（見本院卷第78至84頁背面）。
㈡原告雖主張被告董建成應將其持有中之公司資料、文件、物品全數移交給原告，卻未經原告同意即將「客戶業績排行榜」軟體複製，並保留股權轉讓前之資料未刪除，顯已違反其交接義務等情，惟被告董建成則抗辯其已依約完成交接義務等情。經查：
⒈系爭協議書第4 項並未就被告董建成應交接之範圍明確約定，然上開交接清冊中已將被告董建成應交接之項目，造具清冊一一列出，堪認被告董建成須交接之項目應如交接清冊所載。
⒉原告主張上開交接清冊之附件六電子檔案清冊編號１「青松STK-2000進銷存系統正版CD光碟」或「鴻億成公司網站後來管理系統電子檔」中有包括鴻億成公司之客戶業績排行榜，然原告所主張鴻億成公司客戶業績排行榜所在之上開光碟或電子檔，被告董建成已於102 年7 月23日移交予原告，並經原告簽名確認（見本院卷第82頁）；況原告亦於與被告董建成協商之過程中，自行提出19家客戶之業績排行榜，更足證被告董建成確實有將鴻億成公司客戶業績排行榜移交於原告，而履行此部分之交接義務無誤。
⒊原告雖主張被告董建成負有將其持有之鴻億成公司客戶業績排行榜等資料刪除，然查系爭協議書就此並未加以約定。而被告董建成抗辯其於擔任鴻億成公司法定代理人期間，即會將公司資料定期備份等情，然原告則主張其對此並不知情等語。惟查，原告曾於102 年9 月10日以電子郵件詢問被告董建成：「請你查詢是否有以下規格刀片的圖，如還有請你再mail，謝謝…」，嗣被告董建成於翌（11）日將刀片圖以電子郵件傳送予原告等情，業據提出電子郵件為證（見本院卷第38至39頁），且為兩造所不爭執，而堪認定。由原告所寄送之電子郵件內容以觀，其確實知悉被告董建成個人曾保有鴻億成公司業務之相關資料，否則豈會向被告董建成索取刀片圖檔，是其抗辯不知被告董建成會將公司資料備份云云，實不可採。又原告向被告董建成索取刀片圖檔之時間為102
年9 月10日，乃在其等簽立交代清結證明書之後，倘若原告主觀上認為被告董建成之交接義務包括刪除其持有中所有關於鴻億成公司之資料，則何以於交接完成後，仍向被告董建成索取刀片圖檔？而就被告董建成方面而言，若依約其已不得再保有鴻億成公司之所有資料，則於原告詢問其有無刀片圖檔時，當無將之提供予原告，而自曝有違約情事之理。況被告抗辯原告於收到該刀片圖檔後，並未有任何表示，亦未質疑被告董建成何以未刪除之等情，而原告就此並未爭執，而堪信被告抗辯此節為真實。倘若原告認為被告董建成保有上開圖檔，已屬違反交接義務，則於知悉此事後，亦當無默不作聲，不加追究之理。是由原告於接收被告董建成所寄刀片圖檔後之反應以觀，其主張被告董建成負有刪除其持有中之鴻億成公司相關資料等情，應屬無據。
㈢基上，被告董建成已將鴻億成公司之客戶業績排行榜交接予原告，而原告復未能證明其與被告董建成約定交接之範圍包括須刪除被告持有中之鴻億成公司相關資料，則其主張被告董建成有違反系爭協議書第4條之交接義務，尚無可採。
四、綜上所述，原告並未能舉證證明被告董建成有違反系爭協議書第4 條、第5 條之義務，故其主張依契約之法律關係，請求被告董建成給付違約金5,000,000 元，被告晁淑華則應負連帶清償責任，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦無所附麗，應併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與本件判決結果並無影響，爰不逐一論述，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 106 年 4 月 28 日民事第七庭 法 官 郭妙俐
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院
提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判
費。
中 華 民 國 106 年 4 月 28 日書記官 廖于萱