108年度智字第14號｜民事：專利權移轉登記｜裁判日期：108 年 11 月 27 日

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　108年度智字第14號原　　　告　銘信綠能科技股份有限公司法定代理人　賴信彰訴訟代理人　林益誠律師被　　　告　蔡易澤訴訟代理人　陳昭全律師複代理人　　陳葛耘律師上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於民國108年11月13日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應將附表所示之新型專利、設計專利，共三件移轉登記予原告。訴訟費用由被告負擔。本判決原告以新臺幣叁拾叁萬元為被告預供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣玖拾玖萬元為原告預供擔保，得免為假執行。事實及理由壹、原告方面：一、原告與訴外人蔡耀坤（父）、蔡易澄（子）及被告蔡易澤（子）父子三人（下稱蔡家父子），於民國107年8月下旬簽訂協議書（下稱系爭協議書），約定共同出資300萬成立原告公司。原告公司為甲方、蔡耀坤為乙方、蔡易澄為丙方，被告蔡易澤為丁方。依系爭協議書約定，原告係由原告法定代理人賴信彰及訴外人王淑靜、莊柏毅、蔡易澄，因如附表所示專利權（下稱系爭專利權）鑑價不易，需另外花費鑑價，故約定共同以現金出資新臺幣（下同）300萬元設立，其中原告法定代理人賴信彰出資佔30%、王淑靜佔4%、莊柏毅出資佔33%、蔡易澄33%，並約定由賴信彰擔任原告負責人、王淑靜為監察人、四人均為股東。而原告公司設立目的係因蔡耀坤向原告其他股東遊說，表明系爭專利權具有商機，為求永續經營，設立原告公司，並簽立系爭協議書。惟蔡家父子無足夠現金，欲以被告所有系爭專利權抵充蔡易澄取得原告公司股份所應支付之現金。嗣因專利權客觀價值鑑價不易，且系爭專利權尚有共有人即訴外人蔡世勤，故系爭協議書第參、陸條約定暫由其他股東以出借現金99萬元交予蔡易澄，供蔡易澄繳交原告以取得原告公司股份99,000股，由原告公司股得系爭專利權，惟仍維持由被告出名，被告並將系爭專利權證書交予原告，並約定由原告公司負責維護，兩造乃成立借名契約。而借名契約為無名契約，適用民法委任規定，依民法第549條規定及參照最高法院98年度台上字第218號裁判意旨，借名契約適用委任關係，且以信賴關係為基礎，借名人與出名人間信賴關係如動搖，借名人得隨時終止委任關係。本件原告授權蔡耀坤每月領取原告約6萬元，負責系爭專利權商品銷售事項及管理，惟原告成立至今實收資本300 萬元已將用罄，卻仍無實際業績收入，蔡耀坤復未經原告同意私自接洽其他同業疑似洩漏系爭專利權細節予第三人，原告雖經查證僅自同業轉述得知上情，苦無確證對蔡家父子行使系爭協議書約定之賠償金請求權。近日原告經查詢系爭專利權公告雜項資料，系爭專利權編號1、2於107年12月1日及編號3於同年月11日公告，除公告專利權讓與登記外，並公告將專利權證書作廢，詢問經濟部智慧財產局，得知係因系爭專利權經轉讓原權利證書作廢，原告始知原告於107年10 月借款予蔡耀坤242,500元作為辦理系爭專利權移轉登記為被告單獨所有之費用，並清償蔡耀坤與蔡世勤間債務，使蔡世勤願移轉系爭專利權共有部分予被告。惟蔡家父子並未將辦理結果告知原告，顯違反雙方協議時之誠信。衡諸上情已使原告其他股東與蔡家父子信賴感動搖，為保護其他股東權益，原告終止借名登記契約，依法終止契約準用民法第258 條規定，則借名人與出名人負有回復原狀義務，借名人應將原登記借名標的變更為出名人，爰以起訴狀送達被告當日終止借名契約，被告即負有移轉系爭專利權登記予原告之義務，故請求被告移轉登記。二、兩造間存有借名登記契約，與原告設立係經由現金出資誠屬二事，與另案108年度中簡字第1946、2737號返還借款事件無涉。細譯系爭協議書，甲、乙、丙、丁簽署系爭協議書係為永續經營公司，並約定原告內部管理、處分系爭協議書所附專利權之事項，故系爭協議書實係原告與蔡耀坤、蔡易澄及被告成立系爭專利權移轉、借名登記及委任管理之無名契約，自與另案借款契約無關。系爭協議書包含（一）簽約人係商業合作夥伴關係。（二）原告係由賴信彰、王淑靜、莊柏毅與蔡易澄共同出資300萬元設立，約定「暫由」其他股東以現金補足上德金額，並無免除被告借款債務之意。（三）系爭協議書所稱專利權共三件，如系爭協議書附件一至三，原告與被告並成立借名登記契約。（四）107年9段4日因原告設立登記完畢，嗣9月18日被告經由油風機及結構專利權共同發明人蔡世勤轉讓，取得油風機及結構專利權單獨所有（系爭協議書附件四、五）。（五）原告委任蔡耀坤為系爭專利權衍生商品銷售，負責管理系爭專利權衍生產品。（六）被告為系爭專利權之出名人，系爭協議書所附之系爭專利權移轉予原告。（七）蔡易澄（丙方）出任董事。（八）乙、丙、丁方對甲方之忠實義務。（九）本約於簽訂後拘束立契約書人，並取代此前所為與油風機及結構專利權有關之任一與所有之書面與口頭之同意與協議。故系爭協議書為原告核准設立後與蔡家父子所成立之專利權借名登記及委任管理之無名契約，與另案兩造依系爭借款證明書所成立之消費借貸關係請求返還借款事件，屬各自獨立之法律關係。至消費借貸關係存在另案兩造間，並已交付借款，由蔡易澄以現金出資取得股份，蔡易澄自應返還借款。而於原告設立階段未經法定鑑價程序，亦無經設立階段認股人與發起人合意特定價額，若為技術出資，未經意定或法定技術或專利權價額之鑑價程序，蔡易澄何以取得價值相當之股份，被告自應舉證以實其說。果真有技術出資，更應進行上開合法程序，落實洗錢防制法之立法目的。又衡情如無相當對價關係或至親、好友關係，少有無故匯款予他人，亦不會隨意交出印章與存簿與他人，蔡易澄、賴言福、莊柏毅存有借貸關係，供蔡易澄取得原告股份，被證1、2足證借款意思表示合致及交付借款之事實，並轉入原告帳戶，合於我國公司設立現金出資流程。系爭協議書係原告考量包括控管營運風險及論述蔡耀坤在原告公司非為董事、非股東、非經理人，卻有管理及銷售系爭專利權事項之實質負責人地位，與蔡家父子另簽訂之法律關係協議與另案返還借款事件均無關。三、聲明：（一）被告應將附表所示之新型專利、設計專利，共三件移轉登記予原告。（二）願供擔保請准宣告假執行。貳、被告方面：一、原告公司為原告法定代理人賴信彰之父親賴言福、被告父親蔡耀坤及股東莊柏毅之父親莊銘德等三人合資設立，出資方式實為賴言福及莊銘德各出資150萬元，蔡耀坤以製作油霧回收空氣清淨機專利及技術抵充出資，但約定由上三人親屬即賴言福之子賴信彰、賴言福媳婦王淑靜、莊銘德之子莊柏毅，及莊耀坤之子即被告哥哥蔡易澄等4人出名擔任股東，因蔡易澄係以蔡耀坤所有，登記名義人為被告之系爭專利權為出資對價，始有系爭協議書第陸條之約定，足證蔡易澄確係以技術出資抵繳股款，並為原告之其他實際出資賴言福、莊銘德及原告公司莊柏毅、王淑靜所知悉。惟因賴言福向蔡耀坤表示洗錢防制法必須有金錢流向，需提供蔡易澄存摺及印章，將錢存入蔡易澄帳戶，再轉至原告，且蔡易澄帳戶不可能突有該筆金錢，所以要蔡易澄再簽二張借據給蔡言福及莊銘德，以供備查等語，蔡輝坤信以為真，始請蔡易澄提供帳號00000000000000之郵局帳戶存摺及印章交予賴言福。蔡易澄亦不疑有他，將上開郵局存摺及印章交予蔡耀坤，由蔡耀坤再轉交予賴言福。嗣賴言福於107年8段30日囑咐蔡耀坤，要求蔡易澄應於賴言福及原告公司股東莊柏毅所出具金額以原證1系爭協議書之出資總金額300萬元，乘以系爭協議書第參條所示丙方即蔡易澄出資33%計算各為495,000元之2紙借款證明書（下稱系爭借款證明）上簽名，蔡易澄始於系爭借款證明書上簽名並交由蔡耀坤轉交予賴言福。二、蔡耀坤於108年農曆過年期間曾請賴言福返還系爭借款證明書，賴言福以系爭借款證明書置放於會計師處無法提供而藉故拖延，詎賴言福及莊柏毅於108年5月間竟持系爭借款證明書，向法院聲請對蔡易澄核發支付命令，均經蔡易澄聲明異議，現由本院臺中簡易庭108年度中簡字第1946、2737號審理中。惟承一、所述，蔡易澄未向賴言福及莊柏毅借款，系爭借款證明書僅為配合賴言福辦理股東登記出具之文件，蔡易澄自始未取得系爭借款證明書所示金錢，嗣蔡易澄向郵局查詢後，發覺賴言福及莊柏毅雖分別於107年8月20、21日各匯款495,000元至蔡易澄郵局帳戶，惟賴言福旋於107年8月 21日將99萬元款項轉入原告設於金作金庫大里分行帳號0000000000000帳戶內，足證賴言福及莊柏毅分別與蔡易澄間未有借貸意思表示合致，亦無交付金錢之事實，渠等間並無消費借貸關係。三、蔡易澄、蔡耀坤及被告與原告間存有系爭協議書之約定，惟無消費借借貸關係存在，詎原告一方面要求被告應依系爭協議書約定，提供系爭專利權作為蔡易澄對原告之出資對價，逕對被告提出本訴，另一方面卻否認蔡易澄係以被告所有系爭專利權為出資對價，由賴言福及莊柏毅對蔡易澄請求返還借款事件，顯見原告不承認與蔡易澄、蔡耀坤及被告存有系爭協議書所示約定，卻又持系爭協議書請求被告應將系爭專利權移轉登記予原告所有，所為顯然互為矛盾。如果依照原告所述，則被告一方面又要以專利權移轉作為出資，他方面又又要向被告提出返還借款訴訟，等於要求蔡易澄重複出資等語資為抗辯。四、聲明：（一）原告之訴駁回。（二）若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。參、兩造不爭執事項（本院卷第113、147、148、153頁）：一、原告公司與蔡耀坤（父）、蔡易澄（子）及被告蔡易澤（子）父子三人（下稱蔡家父子），於民國107年8月下旬簽訂協議書，約定共同出資300萬成立原告公司。原告公司為甲方、蔡耀坤為乙方、蔡易澄為丙方、被告蔡易澤為丁方。協議書第4頁之各方簽名蓋章為真正。二、原告公司股東分別為賴信彰、莊柏毅、蔡易澄及王淑靜。三、附表一所示編號1至3專利之登記專利權名義人為被告。肆、得心證之理由：一、原告主張系爭專利權現登記名義人蔡易澤為被告等情，除為兩造不爭執外，復有原告提出之為證，自堪信為真實。至於原告主張被告應移轉專利權於原告，則為被告以前揭等詞置辯。是以，本件爭點厥為：原告得否請求被告將系爭專利權移轉登記予原告？本院析之如下：（一）按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責；若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（本院17年上字第917號判例參照）。又按稱「借名登記」者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約。主張借名登記者，自應就該借名登記之事實負舉證責任，最高法院101年度台上字第 1775號、103年度台上字第621號判決意旨足資參照。又稱借名登記者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，及出名者與該登記有關之勞務給付，具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質，應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，當賦予無名契約之法律上效力，並依民法第529條規定，適用民法委任之相關規定。」（最高法院99年度台上字第1662號民事判決、98年度台上字第990號民事判決參照）。（二）經查，由原告所提出之系爭協議書以觀，其第陸條即明文載明：「立契約書人均同意甲方與乙、丙、丁方成立借名登記契約，由甲方取得油風機及結構專利權，並由甲方負責維護。唯，仍由丁方為專利權登記名義人。非經甲方書面同意，油風機及結構專利權不得讓與或繼承，亦不得轉授權與第三人」等情，有卷附系爭協議書可參（本院卷第24頁），從文義上已明示載明兩造間就油風機及結構專利權成立借名登記契約，並由被告為專利權登記名義人，兩造間成立借名登記契約，洵屬有據，依前揭說明，自應適用民法委任之規定。（三）按當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。當事人之一方，於不利於他方之時期終止契約者，應負損害賠償責任。但因非可歸責於該當事人之事由，致不得不終止契約者，不在此限。民法第549條定有明文。又按當事人之任何一方，得隨時終止委任契約，民法第549條第1項定有明文。又終止契約不失為當事人之權利，雖非不得由當事人就終止權之行使另行特約，然委任契約，係以當事人之信賴關係為基礎所成立之契約，如其信賴關係已動搖，而使委任人仍受限於特約，無異違背委任契約成立之基本宗旨。是委任契約不論有無報酬，或有無正當理由，均得隨時終止。委任契約依民法第549條第1項規定，不論有無報酬，或有無正當理由，均得隨時終止。」（最高法院98年度台上字第218號民事判決參照），是以，由民法第549條第1 項及第2項為體系解釋，顯然立法者對於委任契約之設計，賦與雙方得隨時終止委任契約之權限，至於終止之時間點，若因一方過於恣意而造成對他人不利，充其量依民法第549條第2項規定，衍生終止是否應負損害賠償責任之問題。換言之，在終止是否合法的層次上，立法者並不加以限制，縱然行使終止權之當事人，於不利於他方時間為終止契約，其終止之意思表示，仍然發生效力，只是依民法第549條第2項規定，發生應負損害賠償責任，而非不得終止契約。因此，被告辯稱賴言福、莊柏毅與蔡易澄間，是否有消費借貸法律關係，以及賴言福、莊柏毅與蔡易澄間之借款訴訟等情，均與借名登記適用民法委任以後，當事人間得否終止借名登記無涉，被告所辯，與借名登記是否終止並無關聯性，被告所辯，並無理由，應予駁回。（四）至於被告辯稱原告既然一方面持系爭協議書要求被告依照協議書提供專利作為出資，他方面又任由原告股東及原告法代父親對被告提起返還借款訴訟，等於一方面要求蔡易澄要專利出資又要金錢出資，無異要求蔡易澄重複出資乙節，由於此二者間訴訟標的不同，自無法僅形式上為比附援引，至於倘若兩者均勝訴確定，原告得否同時為執行，更屬強制執行之範疇，本件由協議書內容，兩造間已明示定性為借名登記，則原告於借名登記契約期間內，依適用委任契約之規定而終止契約，並請求被告將專利權為移轉，既無違誤，自應准許。（五）是以，兩造間既然就系爭三項專利權，書立系爭協議書並明示該項專利權登記為借名登記，由被告為出名人，原告公司取得系爭專利權，被告並將系爭專利權證書交給原告公司並約定系爭專利權由原告公司負責維護，雙方成立借名契約，堪以認定，而原告又以起訴狀送達為終止借名登記契約之意思表示，而起訴狀繕本於108年8月1日送達被告，又有卷附送達證書可參（本院卷第101頁），則被告於借名登記終止後，自應準用民法第258條規定，負回復原狀義務，即將系爭專利移轉登記予原告，故原告以協議書之借名登記法律關係，主張以起訴繕本送達被告之時為終止借名登記之意思表示，並準用民法第258條規定，負回復原狀義務即將系爭專利權移轉登記予原告，為有理由，應予准許。二、綜上所述，兩造間既然就系爭三項專利權成立借名借名契約，原告以起訴狀送達為終止借名登記契約之意思表示，並準用民法第258條規定，主張被告應負回復原狀義務即將系爭專利權移轉登記予原告，為有理由，應予准許。三、本判決兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。四、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。中華民國 108 年 11 月 27 日民事第三庭法官林慶郎正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國 108 年 11 月 27 日書記官陳靖國附表一 ┌──┬────┬────┬─────┬───────────┬──────┐ │編號│ 登記地 │專利類型│專利證書號│ 專利名稱 │登記專利權人│ ├──┼────┼────┼─────┼───────────┼──────┤ │ 1 │中華民國│ 新型 │ M557636 │緩衝式可清洗油風分離器│ 蔡易澤 │ ├──┼────┼────┼─────┼───────────┼──────┤ │ 2 │中華民國│ 新型 │ M557653 │具安全拆卸的油風蓋結構│ 蔡易澤 │ ├──┼────┼────┼─────┼───────────┼──────┤ │ 3 │中華民國│ 設計 │ D191686 │油風分離器 │ 蔡易澤 │ └──┴────┴────┴─────┴───────────┴──────┘

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