臺灣臺中地方法院92年度智字第52號

• 裁判案由: 損害賠償（專利權）
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 95 年 12 月 29 日

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　　92年度智字第52號原　　　告　丙○○
訴訟代理人　林堡欽律師
被　　　告　伯鑫工具股份有限公司
法定代理人　乙○○
被　　　告　甲○○
共　　　同
訴訟代理人　朱逸群律師
林殷世律師
上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，本院於民國95年12月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、兩造爭執要旨：
一、原告主張：
(一)原告所創作之新型「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」，其主要功能為提供使用者在使用扳手時，可以達到扳動一般已打滑之螺絲之扳手結構，原告並於民國（下同）85年12月24日取得主管機關經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）核發之專利證明，專利權期限自89年2月1日起至97年12月23日。而被告伯鑫工具股份有限公司（以下簡稱伯鑫公司）之實際負責人甲○○，明知前開專利為原告所有，竟自89年2月間起，在伯鑫公
司之工廠內大量製造侵害原告系爭專利權之扳手，並交由訴外人金源工業社販賣給消費大眾，亦同時交由國內貿易商直接出口至國外銷售，迄至95年間，從未停止其侵害行為。
(二)原告於91年4月13日向金源工業社購買被告伯鑫公司所
製造品名「Fulco」之活動扳手（以下稱系爭活動扳手
），而該活動扳手是否落入原告系爭專利之申請專利範圍，經法院送請財團法人中華工商研究進行專利侵害鑑定，其歸檔字號為智專鑑法雅字第0000000號之專利侵
害鑑定報告之鑑定結論為：「本案待鑑定物之活動扳手之構件內容、特徵，與本案新型專利公告編號第381525號『可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構』之申請專利範圍構成實質相同，即為本案新型專利之申請專利範圍所涵括。」此為兩造所不爭執。準此，被告伯鑫公司製造之系爭活動扳手，顯已侵害原告之系爭專利權。至於財團法人中華工商研究院之歸檔字號為智專鑑法名字第0000000號之鑑定報告，其鑑定結論雖認：「本案待鑑
定物6寸及10寸活動扳手之構件內容、特徵，與本案新
型專利公告編號第302793號『活動扳手之夾口防護結構』之申請專利範圍構成實質上相同，故前開二待鑑定物係均依本案新型專利之申請專利範圍所製造，並無任何脫離該專利所主張之申請專利範圍之情事。」惟專利權是排他權，而非實施權，亦即係賦予專利權人合法獨占之權利，此觀專利法第106條第1項：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權」即明。換言之，只要被控侵權物品即系爭活動扳手確定落入原告系爭專利之專利範圍內者，則已構成專利權之侵害。即使系爭活動扳手是另依其他專利權而製造者，亦不影響原告系爭專利權遭侵害之結果。
(三)被告提出設計圖影本即F-6"鍛胚圖、F-8"射出柄及F-8"鍛胚圖等，原告否認其設計圖影本及被告甲○○之85年間記事本為真正。又既然僅是停留在圖面設計階段，衡情自難遽認被告已完成必須之準備。況且由被告提出之鍛胚圖中所呈現之技術，僅僅是習用技術，與被告所有之新型專利公告編號第302793號「活動扳手之夾口防護結構」之專利技術及特徵顯不相同。尤其該等圖面均與系爭活動扳水之設計特徵大相逕庭，此由該圖面並無「活動顎」之設計，亦無「平齒」及「凸垣」等之元件足為佐證。再參以被告於答辯時曾述及系爭活動扳手係於86年10月間方完全成熟並公開銷售，故足認系爭活動扳手於原告系爭專利申請之前，尚未完成必須之準備。
(四)原告擁有各國扳手專利權高達3、4百件，其中系爭專利即「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」之新型專利權，自89年2月1日即公告於中華民國專利公報上，乃屬公開揭露之資訊，一般大眾均可查閱得知，尤其被告亦同為手工具業者，更難諉為不知。況且，原告得知被告將仿冒品即系爭活動扳手直接出口至國外之後，而在本件起訴之前，原告即將系爭活動扳手業已侵害原告系爭專利權之情告知被告，並附上由國立中興大學出具之專利侵害鑑定報告，以供被告立即查閱核對。由此可知，被告顯然明知系爭活動扳手落入原告系爭專利之申請範圍內。準此，即使系爭活動扳手是依據被告甲○○享有之「活動扳手之夾口防護結構」新型專利權所製造，但被告在實施其新型專利權時，仍應自行詳加審酌是否侵害原告之系爭專利權，尚不能僅憑主管機關業已核准其「活動扳手之夾口防護結構」之新型專利，即認為被告所製造之系爭活動扳手並未侵害原告之專利權。詎料，被告置之不理，且未經詳查，又未獲得原告之專利授權同意，仍執意繼續製造系爭扳手，則被告仍不能解免過失侵權行為之責任。
(五)被告甲○○為被告伯鑫公司之董事，亦為該公司之總經理，又實際負責被告伯鑫公司所有扳手之產製及銷售事宜。詎其於執行職務時，製造銷售侵害原告專利權之仿冒品，致原告遭受鉅大損害，原告自得依公司法第23條及民法第28條規定，請求被告甲○○與被告伯鑫公司連帶負損害賠償責任。
(六)按專利法第85條第1項規定：「依前條請求損害賠償時
，得就下列各款擇一計算其損害：㈠依民法第216條之
規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。㈡依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該物品全部收入為所得利益。」前開規定，於新型專利亦準用之。由前開法條「專利權得就其實施專利權通常所可獲得之利益…」及「依侵害人因侵害行為所得之利益」請求損害賠償之規定可知，專利權人並不以實際實施專利為請求損害賠償之要件。故專利權受有侵害，但未實施專利、生產或銷售產品，自不得謂無損害可言。意即侵害人因侵權行為獲有利益，亦不得謂受侵害人未實施專利即無損害，而不得請求賠償。被告以原告未曾產製、銷售系爭新型專利之產品為由，辯稱原告不得請求損害賠償，殊不足取。另專利法第79條後段規定：「但侵權行為人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」前揭規定於新型專利亦準用之。準此，即使新型專利權人並無在專利物品或包裝上標示專利證書號數，但侵權行為人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，則受侵害人仍得請求損害賠償。而查，被告伯鑫公司及被告甲○○既均為手工具業者，且被告伯鑫公司設於台中地區，又長期以來與原告於商業上存有激烈競爭，衡諸情理，被告自係明知或可得而知原告之系爭專利。更何況，早於92年2月間我國專利法廢除刑事處罰規定之前，原
告即以與本件相同之行為事實，於91年8月間對被告甲
○○提出刑事告訴在案。由是亦足認，至遲於91年8月
間被告即明知或可得推知原告之系爭專利。綜上，可知即使原告未曾產製、銷售系爭新型專利之產品，亦得請求賠償；又至遲於91年8月間被告即明知或可得推知原
告之系爭專利權，故原告至少得請求91年8月至12月，
及92年、93年、94年、95年等全年度之損害賠償。
(七)被告於89年、90年、91年及94年等年度所生產之系爭活動扳手之銷售總金額為新臺幣（下同）91,886,694元，則經平均計算後，系爭活動扳手之每年度銷售金額約為22,971,674元（計算式：91,886,694÷4=22,971,674）
，而以此據，計算92、93、95年度之損害賠償金額即為68,915,022元（計算式：22,971,674×3=68,915,022）
。據此，原告依專利法第108條準用85條第1項第2款規
定，請求被告於91年8月至12月，及92年、93年、94年
、95年全年度因侵害原告之專利權所得之利益為損害賠償範圍，其損害賠償額酌定為500萬元。
(八)因而聲明：⑴被告應連帶給付原告500萬元，及自起訴
狀繕本送達被告之翌日（即92年10月8日）起至清償日
止按週年利率百分之五計算之利息；⑵願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告抗辯：
(一)被告甲○○為被告伯鑫公司之總經理，其除擔任總經理代表伯鑫公司外，個人並無任何製造或銷售活動扳手之行為，自無可能與伯鑫公司有任何共同侵權行為存在。原告請求被告甲○○與被告伯鑫公司連帶賠償，即非有據。
(二)被告伯鑫公司所生產之活動扳手，係依據被告甲○○所有之122926號「活動扳手之夾口防護結構」專利內容製作。而被告之上開專利權，係於85年8月30日提出申請
，並於86年4月11日獲准專利，專利權期間為86年4月11日至97年8月29日。然原告之專利權則遲至85年12月24
日始提出申請，且遲至89年2月1日始獲專利。依專利法第27條規定，同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就最先申請者准予發明專利，故被告依據自有專利權內容實施，自不可能侵害申請在後之原告專利權。蓋如認二者之內容實質相同，則原告之專利權申請在後，應不受保護；反之，如認為二者內容不同，則亦不生所謂之侵害問題。
(三)被告伯鑫公司所生產之活動扳手，經法院囑託財團法人中華工商研究院鑑定結果，認為待鑑定物之構件內容、特徵與上開甲○○之專利權專利範圍構成實質上相同，並無任何脫離該專利所主張之申請專利範圍情事。故被告之產品係依自己之專利內容生產，要無任何侵害原告權利之可能。雖然財團法人中華工商研究院亦認為被告之產品與原告之專利權範圍構成實質上相同，以致於有同一產品竟為二個合法專利權所涵括之不合理情形出現。但以專利法之規範精神而言，專利權之所以獲得保障者，其首要條件即為須具「新穎性」，亦即該等技術或構造內容為「前所未有」，始符合專利法所欲保障之對象。今被告之產品同時為被告之專利權內容及原告之專利權內容所涵括，但就「新穎性」之要件而言，被告之專利權無論申請或獲准日，均較原告之專利權為早，則在「新穎性」之觀點下，被告專利權之保護必要無疑優於原告之專利權。準此，若謂被告依其專利權內容實施所生產之產品反而侵害申請及獲准均在後之專利權，其結果無疑使專利權之保障性蕩然無存，亦有違專利法著重「新穎性」之立法精神。職故，本件被告既係依自己之專利權內容生產，即為依法行使權利之行為，顯與民法第184條須有主觀上之故意或過失及客觀上之不法行
為之構成要件不合，被告並無侵權行為至明。至於此二項專利內容重疊應如何解決，則為專利權相關立法及主管機關應另行斟酌之問題，要非本案所能解決。另原告曾就被告之專利權進行舉發，惟經濟部智慧財產局審定為舉發不成立，由此益見被告據以生產之專利權仍具保護之必要。從而原告主張被告依自己合法專利權內容所生產之產品侵害其專利權云云，殊非可取。
(四)財團法人中華工商研究院第0000000號報告書之鑑定結
論雖認為：本案待鑑定物之活動扳手之構件內容、特徵，與本案新型專利公告編號第381525號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」之申請專利範圍構成實質相同。但該鑑定無論鑑定流程及內容、方法，有諸多錯誤，顯難採信：
⒈系爭鑑定流程，標準不一，鑑定之嚴謹度不足：本案鑑定機關使用在「活動扳手之夾口防護結構專利權施作鑑定研究報告書」其使用之鑑定流程，係採93年10月5日已停止適用之「專利侵害鑑定基準」之流程圖
，而另在「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構專利侵害鑑定研究報告書」使用鑑定流程，則採經濟部智慧財產局93年11月2日檢送各級法院之「專利侵害鑑
定要點」之流程圖。同一鑑定機構所採鑑定流程，標準不一，甚至使用已廢止之鑑定流程，其鑑定之嚴謹度，明顯不足。
⒉系爭鑑定內容，諸多錯誤：
⑴系爭專利之請求範圍係「開口扳手」，而待鑑定物係「活動扳手」，依「文義讀取」兩者顯不相同。系爭鑑定竟認為符合全要件原則，明顯錯誤。
⑵待鑑定物並無平齒及凸坦，且元件之排列方式，亦不相同。系爭鑑定認定待鑑物有二平齒及一凸垣，其排列方式，亦與系爭專利相同，顯屬無據。
⑶待鑑定物夾顎凸出處所呈之角度係為鈍角而非呈直角，與系爭專利不同。
⑷待鑑定物之固定顎及活動顎為左右不對稱之設計，與系爭專利設置左右對稱之二平齒及一凸垣，顯然不同，系爭鑑定竟認二者相同，明顯錯誤。
⑸待鑑定物左右兩扳手之距離為可調式，而非固定於至夾頷之距離幾近於扳口張開之一半寬度，與系爭專利不同。
⑹系爭鑑定未踐行鑑定流程，以實測、分析待鑑定物能否扳動打圓螺絲之鎖緊作用，實屬草率。
⒊承如前述，本件應不適用「全要件原則」，系爭鑑定所為「逆均等論」分析，應係錯誤，不符鑑定流程（鑑定報告47頁至50頁）。
⒋本件適用「均等論」分析，待鑑定物與系爭專利，並不構成實質上相同，待鑑定物並落入系爭專利範圍。綜上所陳，待鑑定物無論就文義讀取或適用均等論，皆與系爭專利範圍炯不相同，依專利侵害鑑定要點之鑑定流程，待鑑定物應未落入系爭專利範圍。
(五)且按「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：……申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」為專利法第57條所明定，依同法第108條並準用於新型專
利。本件姑不論被告係依其專利權合法實施，且被告之專利權申請日及獲准日均較原告之專利權為早，被告不可能有侵害原告專利權之情事。縱不考慮此節，以原告之專利權範圍，亦不及於被告伯鑫公司之活動扳手產品。蓋原告之系爭專利權係於85年12月24日提出申請，然在原告提出申請前，被告早已於85年9月至12月間分別
完成各種尺寸之活動扳手鍛胚圖，且於同年9月至11月
間，被告並已陸續發包系爭編號為F-150系列之活動扳
手。又被告之扳手至遲於86年10月即已完全成熟並公開銷售。由此可知，被告之產品早在原告專利申請前即已完成必須之準備，並於不久後即生產上市，揆諸前開專利法之規定，原告之專利權效力本即不及於被告之產品。從而原告主張被告之產品侵害其專利權云云，自屬無據。
(六)又專利法第79條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品時，不在此限。」而此規定於新型專利準用之，同法第108條亦
有明定。依此規定，專利權人得請求損害賠償者，限於其專利權已具體實施，且在專利產品上標示其專利號碼，始得為之。而查，原告未實際產製及銷售系爭新型專利「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」之產品，更無在專利產品上標示所謂專利號碼，依前開規定，原告請求本件損害賠償，應無理由。
(七)並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
參、本件經兩造整理並協議簡化爭點如下：
一、不爭執事項：（本院採為判決之基礎）
(一)原告以其創作之「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」，於85年12月24日向經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）申請新型專利，嗣經准予新型第156354號專利（申請案號：00000000；公告編號：381525），專利權期間自89年2月1日至97年12月23日。
(二)被告甲○○以其創作之「活動扳手之夾口防護結構」，於85年8月30日向經濟部中央標準局（現改制為智慧財
產局）申請新型專利，嗣經准予新型第122926號專利（申請案號：00000000；公告編號：302793），專利權期間自86年4月11日至97年8月29日。
(三)原告為優鋼機械股份有限公司之負責人，優鋼機械股份有限公司於91年4月13日向金源工業社購買品名「Fulco活動扳手」3支，每支415元。
(四)前述優鋼機械股份有限公司向金源工業社購買之活動扳手，為被告伯鑫公司所製造。原告提出其中6吋及10吋
活動扳手各1支，經兩造合意以該2支活動扳手為待鑑定物，送請侵害專利鑑定專業機構為鑑定。
(五)本院於94年8月9日囑託財團法人中華工商研究院為鑑定，囑託鑑定事項為：⒈該活動扳手6吋、10吋各1支，是否均依據甲○○擁有之新型專利第122926號（申請案號：00000000；公告編號：302793）「活動扳手之夾口防護結構」專利案之申請專利範圍所界定之範圍製造，有無任何脫離該專利所主張之申請專利範圍之情事？⒉該活動扳手6吋、10吋各1支，是否侵害丙○○擁有之新型專利第156354號（申請案號：00000000；公告編號：381525）「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」之專利權？財團法人中華工商研究院於95年4月12日以 (95)中北思字第04010號函檢送該院智專鑑法雅字第0000000號報告書（以下簡稱第0000000號報告書）及智專鑑法名
字第0000000號報告書（以下簡稱第0000000號報告書）。
(六)第0000000號報告書之鑑定事項為：就原告所提供之待
鑑定物實品與中華民國新型專利公告編號第381525號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」之申請專利範圍是否構成實質相同。其鑑定結論為：本案待鑑定物之活動扳手之構件內容、特徵，與本案新型專利公告編號第381525號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」之申請專利範圍構成實質相同，即為本案新型專利之申請專利範圍所涵括。
(七)第0000000號報告書之鑑定事項為：就委託單位所提供
之待鑑定物（活動扳手6寸、10寸各乙支）是否均依據
中華民國新型專利公告編號第302793號「活動扳手之夾口防護結構」之申請專利範圍所界定之範圍製造，有無任何脫離該專利所主張之申請專利範圍之情事？其鑑定結論為：本案待鑑定物6寸及10寸活動扳手之構件內容
、特徵，與本案新型專利公告編號第302793號「活動扳手之夾口防護結構」之申請專利範圍構成實質上相同，故前開二待鑑定物係均依本案新型專利之申請專利範圍所製造，並無任何脫離該專利所主張之申請專利範圍之情事。
(八)被告甲○○為被告伯鑫公司之董事，並擔任總經理，且與被告伯鑫公司之代表人乙○○為夫妻。
二、爭執之事項：
(一)被告伯鑫公司製造之系爭活動扳手，是否侵害原告之新型第156354號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」專利？
(二)如有侵害，被告伯鑫公司製造之系爭活動扳手，是否於系爭專利申請前已經完成必須之準備而不受系爭專利效力之所及？
(三)如有侵害，原告依專利法第108條準用第85條第1項第2
款規定（93年7月1日施行），得請求被告伯鑫公司賠償損害之數額為何？
(四)原告依公司法第23條及民法第28條規定，請求被告甲○○與被告伯鑫公司應連帶負損害賠償責任，有無理由？肆、得心證之理由：
一、被告伯鑫公司製造之系爭活動扳手，是否侵害原告之新型第156354號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」專利？說明如下：
(一)被告伯鑫公司製造之系爭活動扳手，經本院囑託財團法人中華工商研究院為鑑定，其第0000000號報告書之鑑
定結論為：「本案待鑑定物之活動扳手之構件內容、特徵，與本案新型專利公告編號第381525號『可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構』之申請專利範圍構成實質相同，即為本案新型專利之申請專利範圍所涵括。」另第0000000號報告書之鑑定結論為：「本案待鑑定物6寸及10寸活動扳手之構件內容、特徵，與本案新型專利公告編號第302793號『活動扳手之夾口防護結構』之申請專利範圍構成實質上相同，故前開二待鑑定物係均依本案新型專利之申請專利範圍所製造，並無任何脫離該專利所主張之申請專利範圍之情事。」已如前述。依上開二份鑑定報告書之結論觀之，被告伯鑫公司之系爭活動扳手，雖然是依被告甲○○之新型第122926號「活動扳手之夾口防護結構」專利所製造，但其構件內容、特徵，卻與原告之新型第156354號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」專利之申請專利範圍構成實質相同。
(二)被告伯鑫公司依被告甲○○之新型第122926號「活動扳手之夾口防護結構」專利所製造之系爭活動扳手，雖有被鑑定機關認為是侵害原告之新型第156354號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」專利之吊詭現象（姑且不論該第0000000號報告書有無被告所指鑑定流程、內
容及方法有諸多錯誤之情事）。惟被告甲○○既然取得新型第122926號專利權（85年8月30日申請，專利權期
間自86年4月11日至97年8月29日），自當然取得專利權之消極排他權能（專利法第106條第1項參照），此於原告取得新型第156354號專利權（85年12月24申請，專利權期間自89年2月1日至97年12月23日）之情形亦同。至於被告甲○○是否享有該專利之積極實施權能，本院認為如果被告甲○○之新型第122926號專利權，其技術內容係利用、實施到第三人之專利，致其實施自己專利之過程中必會實施到該第三人之專利時，該專利之積極實施權能即應受到限制，否則將與第三人專利之排他權能產生衝突；反之，如其技術內容並未利用、實施到第三人之專利，則其實施自己專利之結果，因無侵害他人專利之虞，自得享有該專利之積極實施權能。準此以論，被告伯鑫公司依被告甲○○之新型第122926號專利製造系爭活動扳手時，其實施該專利之過程中，如無利用或實施到原告之新型第156354號專利，則無侵害原告之專利可言。茲查，被告甲○○之新型第122926號專利，係於85年8月30日提出申請，經核准專利權期間為86年4月11日至97年8月29日；而原告之新型第156354號專利，
係於85年12月24提出申請，經核准專利權期間為89年2
月1日至97年12月23日，已如前述。由此觀之，被告甲
○○於申請及取得新型第122926號專利時，被告之新型第156354號專利尚不存在，故被告甲○○之新型第122926號專利，顯然並無利用到原告之新型第156354號專利之可能（且被告甲○○之新型第122926號專利，亦無可能為原告之新型第156354號專利之再發明），亦即被告伯鑫公司及甲○○實施其新型第122926號專利時，並不存在有實施到原告之新型第156354號專利之情形。從而被告二人實施其自有之專利，尚難認為有侵害原告之新型第156354號專利。
二、被告伯鑫公司製造之系爭活動扳手，既未侵害原告之新型第156354號「可扳動打圓螺絲之防滑開口扳手結構」專利，則上開爭執事項（二）至（四）所列各爭點，即無再為論述判斷之必要。
三、據上所述，原告依專利侵害之法律關係，請求被告二人連帶給付原告500萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日（
即92年10月8日）起至清償日止按週年利率百分之五計算
之利息，為無理由，應予駁回。而原告陳明願供擔保聲請宣告假執行部分，因本訴經敗訴駁回，其假執行之聲請，已失所依附，應併予駁回。
伍、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　95　　年　　12　　月　　29　　日民事第一庭 法 官 游文科
正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　1 　　月　　2 　　日書記官