96年度智字第33號｜民事：損害賠償（專利權）｜裁判日期：97 年 11 月 07 日

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　　96年度智字第33號原　　　告　　非凡熱科國際股份有限公司法定代理人　　乙○○ 訴訟代理人　　蔣文正　律師被　　　告　　上銀科技股份有限公司兼法定代理人　甲○○ 上　二　人訴訟代理人　　范清銘　律師董浩雲　律師上　一　人複　代理人　　陳正和　律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，經本院於民國97年10月9日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文，是本件被告以其於民國96年6月22日已對於原告所享有經濟部智慧財產局核准授與之發明第I272233 號專利權主張有應予撤銷為由，提起舉發，而依據專利法第90 條第1項之規定，聲請停止本件訴訟，經核與上開說明，顯有不符，尚難准許，合先敘明。貳、兩造爭執要旨：一、原告主張：「可調整之輸送工作站」發明係原告所創作，並經經濟部智慧財產局核准授與原告發明第I272233號專利權（專利期間自96年2月1日起至115年3月16日為止），被告上銀科技股份有限公司（下稱上銀公司）於95年7月3日向原告購買感應式熱處理器設備（型號：WH-7000）一套，價格為 630萬元，原告並交付該機器予被告上銀公司使用。被告上銀公司購得該機器設備後，因售價頗高，乃自行仿製組裝，其後原告查覺位於雲林縣斗六市雲林科技工業區○○路○段128號之工廠內製造有侵害原告專利權之機器設備（下稱系爭機台），於96年6月1日向臺灣雲林地方法院聲請保全證據，業經該法院准予就該機台予以勘驗並拍照、錄影存證，由上開照片及光碟片可知，被告上銀公司所製造之機器台具有與原告專利權範圍所包含之全部構件，且其構件組成型態、動作方式及所達成之功效目的均與原告之專利相同，已落入原告之專利申請範圍，被告上銀公司未經原告同意，擅自製造並使用上開機器並以為營利之工具，此舉已侵害原告之專利權，且被告甲○○係被告上銀公司之負責人，被告上銀公司製造、使用仿冒品，侵害原告所有專利權，故依據民法第184條第1項、第2項、公司法第23條之規定提起本件訴訟等語。並聲明：⑴被告應連帶給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息；⑵願供擔保，請准宣告假執行。二、被告抗辯：被告上銀公司於93年6月17日曾向訴外人凱因科技工業股份有限公司（下稱凱因公司）購買「高週波熱處理設備工作站臥式機台」（型號：WH-7000）供生產線使用，由於凱因公司出售之機台使用之技術已為公眾所習知，根本不具備發明專利要件，凱因公司亦未申請發明專利，被告上銀公司因擴充生產線需要，乃於94年間依先前之技術，另行改良製造成改良式「臥式輸送工作機台」，即前述系爭機台，係於原告95年3月17日申請專利之前已存在或已完成準備之物，為系爭專利所不及，且原告未能舉證被告有何故意或過失，自難請求被告賠償200萬元，而關於民法第28條及公司法第23條第2項係規定法人對於董事或職員因執行職務所加於他人之損害，應負連帶賠償責任，並非規定董事或職員對於法人所負損害賠償責任，應負連帶責任等語。並聲明：⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。參、本件經兩造整理並協議簡化爭點如下：一、不爭執事項：（本院採為判決之基礎） ⒈原告係發明第I272233號「可調整之輸送工作站」發明專利（即申請案號第00000000號、申請日期為95年3月17日，專利期間自96年2月1日至115年3月16日止）之專利權人，系爭專利業經被告上銀於96年6月22日向經濟部智慧財產局提出舉發，並於同年8月2日申請優先審查。 ⒉被告上銀公司於95年7月3日向原告購買感應式熱處理器設備（型號：WH-7000）一套，價格為630萬元，原告並交付該機器予被告上銀公司使用。該機器並沒有標示專利證書的號數（因為當時原告所有系爭專利尚在申請中）。 ⒊台灣雲林地方法院以96年度智全字第1號裁定所保全放置於雲林縣斗六市雲林科技工業區○○路○段128號工廠內之臥式輸送工作站機台（即系爭機台）係被告上銀公司所有。二、爭執之事項：系爭機台有無侵害原告所有之專利權？（含系爭機台是否為原告申請專利前已存在國內之物品？）肆、得心證之理由：一、經查，依照被告上銀公司所提出之請購單，係由承辦人徐誌能於93年6月17日簽請向凱因公司購買品名為「感應式熱處理機」之請購單，並於同年6月27日經董事長批示520萬元議價為500萬元，其中百分之30定金先於同年8月9日先行支付，百分之70則於94年6月16日支付，凱因公司於94年5月9日將前述感應式熱處理設備運交被告上銀公司潭子廠，此有被告提出之請購單及出貨單附卷可參，另凱因公司並將WH 7000 機構配置圖，WH7000高週波操作手冊交予上銀公司，此亦有原告提出之WH7000機構配置圖，WH7000高週波操作手冊附卷可稽。原告雖以「感應式熱處理設備」包含有主機、工作站、冷卻系統、電控系統等裝置，被告所提出之請購單記載「感應式熱處理機」之規格為「250KW、6-10KHZ」，僅顯示主機規格之功率與頻率，與本件所設工作站之規格無涉等語，惟查，被告上銀公司於95年7月3日向原告購買感應式熱處理器設備（型號：WH-7000）1套，參照合約書之內容亦僅記載訂貨明細名稱：「感應式熱處理設備」、型號：「WH-7000」，並未特別標明含工作站部分，尚難據此，推認被告未購買工作站部分，同理，被告所提出之華信資產鑑定股份有限公司於95年11月28日所出具之「動產機械設備鑑價表」名稱上雖記載：「感應式熱處理機」、規格為「250KW、 6-10KHZ」，亦難據此逕認為僅有主機部分。且依照上開合約書所附熱處理設備規格書3-7條有關保護迴路，在工作站部分記載內容為：運動軸前後極限、加熱線圈／工件間接觸短路、總加熱能量異警設定、主軸馬達過負載、氣壓不足等語，而關於原告提出之請購單關於董事長批示欄第二點亦記載有：「另附加熱線圈一組，可含蓋熱處理螺桿尺寸為ψ12-ψ120m/m」等語，而凱因公司94年5月9日之出貨單，除記載「高週波熱處理機WH-7000」外，更有「回火專用機」、「回火專用T」等項目，而此項目又與原告所出具其提供予被告上銀公司95年12月1日及96年2月5日之報價單內所列高週波感應淬火設備，即內含工作站、淬火主機、回火主機、冷卻循環系統、冷水系統、CNC電控配線及程式等六大項之情形觀之，足見被告上銀公司於93年6月間向凱因公司所購買之「感應式熱處理機」，顯非單純主機而已，應包含工作站之相關部位。更何況，依照原告聲請保全證據獲准後，於96年6月14日至系爭機台所在處所攝取之照片（倒數第二張）顯示，被告於系爭機台旁所標示之站別係記載為：「螺桿熱處理」等語，並未就工作站之名稱特別表示，是據此以觀，原告主張被告上銀公司於請購單上所記載之規格僅為「 250KW、6-10KHZ」係屬主機規格之功率，與訟爭工作站規格無涉云云，應非可採。二、次查，本件原告於96年6月1日向臺灣雲林地方法院聲請保全證據時，即於民事保全證據聲請狀陳稱：「又聲請人係至相對人工廠維修機器時（請參附件三），於其工廠內偶然發現侵權之機器設備（如附件四）」等語（參照該卷宗第3頁），而依照原告當時所附之附件三之資料顯示其進行維修之時間分別為95年9月28日、同年10月12日、同年12月27日，足見原告至遲於95年9月28日起至同年12月27日之間即發現系爭機台之存在。此更與被告提出之華信資產鑑定股份有限公司於95年11月28日所出具之「動產機械設備鑑價表」記載取得日期為：94年7月大致相符，被告上銀公司雖於95年7月3 日向原告購買感應式熱處理器設備（型號：WH-7000）一套，然被告抗辯原告交付機器之時間為96年1月6日乙節，為被告所不爭執，是見系爭機台應非被告上銀公司利用購買機台機會進行仿製組裝而成。三、按申請前已在國內使用或已完成必須之準備者，為發明專利權之效力所不及，專利法第57條定有明文，而所謂在國內使用，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，不包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，惟不以自己製造為限，又所謂已完成必要之準備者，是指為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在過內做了必要之準備。必要之準備行為須為客觀上可被認定之事實，例如已進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅主觀上有實施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而向銀行借款等準備行為，則不得謂已完成必要之準備，查被告上銀公司主張其於93年6月向凱因公司購得機台後，即著手系爭機台之改良事宜，於94年12月1日內部簽呈已核准改良製造機台專案，95年1月18日完成相關設備之採購，而分別提出專案編碼新增（修改）申請單、及發票各1紙，其中申請單所記載之專案說明為螺桿熱處理產量擴增使用，其產品類型歸類為滾珠螺桿，機台類型為「前製成--熱處理、校直」，此與原告所提出之94年12月1日、95年2月5日報價單上，關於工作站項下均列有「伺服導螺桿傳動系統」相符，另被告又提出曾向臺灣應達股份有限公司購買中頻感應熱處理設備及熱處理加熱系統各一套之發票為證，然從發票所記載之名稱，似難認為與所欲購買之螺桿熱處理機相同，雖無據此直接認為被告上銀公司係購買有關工作站之設備，然依照該等機器設備名稱觀之，應可推知係購買系爭機台其他設備為準備。而如前所述，被告既已於94年3月開始向凱因公司購買「高週波熱處理機WH-7000」（附加熱線圈一組，可含蓋熱處理螺桿尺寸為ψ12 -ψ120m/m）、「回火專用機」、「回火專用T」等機組，94年12月陸續準備申購螺桿熱處理產量擴增使用，購入機台類型為「前製成--熱處理、校直」之滾珠螺桿，與95年1月陸續購入中頻感應熱處理設備及熱處理加熱系統各一套等情觀之，可認為被告於原告已95年3 月17日申請專利前，已準備妥系爭機台，並有使用之事實，經濟部智慧財產局於97年8月6日（97）智專三（三）05051字第09720412670號專利舉法審定書亦同此見解，而該審定書更據此認定系爭專利申請範圍第1項至第17項之構造已於申請前公開使，而認其不具新穎性，而審定：被告舉發成立，系爭專利權應以撤銷。是見系爭機台縱使有落入系爭專利之範圍，亦為系爭專利所不及，因認被告所辯，尚屬可採。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項、第2項、公司法第23 條之規定請求被告給付200萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之遲延利息，為無理由，應予駁回；其假執行之聲請亦失其依據，應併予駁回。伍、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　97　　年　　11　　月　　7 　　日民事第三庭法官許石慶正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　97　　年　　11　　月　　7 　　日書記官

臺灣臺中地方法院96年度智字第33號

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