99年度智字第4號｜民事：損害賠償｜裁判日期：100 年 04 月 27 日

臺灣臺中地方法院民事判決　99年度智字第4號原　　　告　優鋼機械股份有限公司法定代理人　謝智慶訴訟代理人　劉思顯　　律師複代理人　　黃惠凌訴訟代理人　沈炎平　　律師被　　　告　銳泰精密工具股份有限公司兼法定代理人　游祥鎮共　　　同訴訟代理人　高進棖　　律師蘇顯騰　　律師上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國100年3月23日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序事項：原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。民事訴訟法第262條第1項定有明文。本件原告於言詞辯論終結後具狀撤回本件訴訟，惟被告已於該撤回書狀送達後十日以內具狀表明異議，依上開規定，原告之撤回不生效力，此合先敘明之。貳、兩造訴之聲明：一、原告方面：㈠被告應連帶給付原告新台幣（下同）13,769,658元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告方面：如主文所示。參、事實摘要（以兩造不爭執事項代之）：一、原告於民國95年6月21日向經濟部智慧財產局申請發明專利註冊，並獲准公告期滿，登記為中華民國專利證書第I296305號發明專利「易扳動之特殊形狀固定工具」（以下簡稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自97年5月1日起至115年6月20日止。系爭專利申請專利範圍共有5項，其中第1、2、3項為獨立項，第4項為第1項之附屬項，第5項為第2項或第3項之附屬項。二、被告銳泰精密工具股份有限公司曾生產Xi-on 32mm及同款不同型號（即Xi-on 8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、25mm、26mm、27mm、28mm、29mm、30mm）之套筒產品（以下簡稱被控物件）。肆、本件關鍵爭點：系爭專利有無違反專利法第26條（明確性，充分揭露、可據以實施、為發明說明及圖式所支持）；系爭專利第2請求項（原告於99年8月4日主張被控物件侵害系爭專利第2項，故將爭點限縮於此）有無違反專利法第22條第1項（新穎性）及第22條第3項但書（進步性）規定？伍、法院之判斷：一、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條第1、2項定有明文。二、查系爭專利係原告於95年6月21日向經濟部智慧財產局申請，是以系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之93年7月1日公布施行之專利法（下稱專利法）規定為斷。次按專利說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支援。再按凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：㈠申請前已見於刊物或已公開使用者。㈡申請前已為公眾所知悉者。發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。專利法第26條第1、2、3項、第22 條第1項、第4項分別定有明文。發明專利申請案違反第21條至第24條、第26條…規定者，應為不予專利之審定。如專利業經核准審定，而有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反…第21條至第24條、第26條、…規定者。同法第44條、第67條第1項第1款亦分別定有明文。三、系爭專利申請專利範圍解析：㈠系爭專利申請專利範圍共5項，第1、2及3項為獨立項，其餘項均為直接或間接依附於第1項之附屬項。原告主張被控物件侵害系爭專利申請專利範圍第2項，以下針對兩造爭執之請求項第2項予以解析，先此敘明。㈡第2項（編號部分參附圖一、二之標示）：一種易扳動之特殊形狀固定工具，其主要係包括一固定工具，該固定工具係為一套筒(20)並包括有一驅動口(21)，該驅動口(21)內側之側邊(211)與側邊(211)之間係以內凹弧抵(212)相連，並在不相鄰之側邊(211)上設有兩個內凹弧邊(213)，據以提高扳轉卡制力道。四、被告提出之引證案：㈠引證一為2004年3月17日公告之大陸第CN0000000A號專利案。㈡引證二為2004年1月1日公告之我國第569869號專利案。㈢引證三為2004年2月1日公告之我國第574964號專利案。㈣引證四為2000年9月21日公告之我國第406604號專利案。㈤引證五為2000年8月8日公告之美國US0000000專利案。㈥引證六為1992年1月2日公告之美國US0000000專利案。㈦引證七為1975年9月9日公告之美國US0000000專利案。㈧引證八為1978年11月21日公告之美國US0000000專利案。㈨引證九為1995年11月19日公告之美國US0000000專利案。五、系爭專利申請專利範圍第2項專利權是否欠缺進步性及新穎性之分析：㈠引證一（編號部分參附圖三至六）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性或不具進步性？ 1.系爭專利申請專利範圍第2項套筒之驅動口與引證一套管體(6) 之定位孔(24)相當，系爭專利該驅動口內側之側邊與側邊之間係以內凹弧抵相連，與引證一圖三揭露之側邊間設有平弧凹面(22)相同，再者，系爭專利在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，與引證一在每一側邊上設有兩個凹陷尖面(23)所揭露不完全相同，是以引證一尚難證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性，應堪認定。 2.惟查系爭專利「在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊」與引證一「在每一側邊上設有兩個凹陷尖面」之差異仍屬極為類似者，因相對於系爭專利僅係將引證一揭露每一側邊設兩個凹陷尖面(23)改變為不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，表現於技術手段為設有兩個內凹弧邊之側邊予以減縮，屬易於思及之技術手段，況此等技術手段在減少三點集中咬合之側邊數量，系爭專利分配至每一與接觸螺固件之凸緣反作用力反而較大，易造成凸緣之磨損而失去卡製作用，是以系爭專利相較於引證一併無增進「提高扳轉卡制力道」之功效，故系爭專利申請專利範圍第2項手工具所屬技術領域中具有通常知識者將引證一直接減少三側邊之兩個凹陷尖面所能輕易完成，是以引證一可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，亦足認確實。 3.原告雖主張：在不相鄰的側邊產生三個卡抵著力點，其中位於二側之卡抵著力點不尖銳且支援力充足，中央卡抵著力點尖銳卻位於不易被磨損的中央位置，惟引證一運用更多側邊設兩個凹陷尖面，其支援力比系爭專利更為充足，且原告所陳：系爭專利卡抵著力點不尖銳，然該技術特徵並非系爭專利申請專利範圍所請求者；換言之，系爭專利申請專利範圍第2項均未有凸緣技術特徵之界定，即卡抵著力點可為尖銳或不尖銳皆為其權利範圍，故原告此一主張並不足採。㈡引證二（編號部分參附圖七）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？查引證二之套筒(20)揭露六個讓槽(24)，並無界定何處係為側邊，且不相鄰之讓槽(24) 之一斜面上設有咬齒(251)，對照系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵，引證二並揭露系爭專利前述「該驅動口內側之側邊與側邊之間係以內凹弧抵相連，並在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊」之技術特徵，致使引證二套筒(20)之扳動孔(23)在驅動螺固件時施力位置與系爭專利並不同，基此，引證二若發生螺固件崩牙情形時，因咬齒(251) 係處於讓槽(24)邊上，相較地系爭專利在不相鄰的側邊產生三個卡抵著力點，位於二側之卡抵著力點支援力充足，螺固件不易被磨損，故系爭專利確有「提高扳轉卡制力道」之功效，換言之，系爭專利申請專利範圍第2項與引證二存有諸多結構上之差異，且系爭專利亦具引證二無法預期之功效，顯見系爭專利申請專利範圍第2項非為手工具所屬技術領域中具有通常知識者依引證二所能輕易完成，是以引證二尚難證系爭專利申請專利範圍第2、3或5項不具進步性。㈢引證三（編號部分參附圖八）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？因引證三於扳動孔(23)與引證二扳動孔(23)內部結構完全相同，故既引證二尚難證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，同理，引證三亦難證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈣引證四（編號部分參附圖九）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？引證四為開口扳手(30)，驅動螺固件之部位並非如系爭專利申請專利範圍第2項係由封閉之六角結構所構成，且引證四顎部之兩斜邊(32)均無棘齒之設置，為平直之斜邊表面，反觀系爭專利為在不相鄰的側邊設兩內凹弧邊，藉此產生三個卡抵著力點支援力充足，被扳動之螺固件不易被磨損，故系爭專利確有「提高扳轉卡制力道」之功效。據上，系爭專利申請專利範圍第2、3或5項與引證四存有諸多結構上之差異，且系爭專利亦具引證四無法預期之功效，顯見系爭專利申請專利範圍第2項非為手工具所屬技術領域中具有通常知識者依引證四所能輕易完成，是以引證四尚難證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈤引證五（編號部分參附圖十）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？經查系爭專利申請專利範圍第2項套筒之驅動口與引證五之六角扳手(2) 之中央孔相當，系爭專利該驅動口內側之側邊與側邊之間係以內凹弧抵相連，與引證五揭露之側邊間設有內凹(12)相同；再者，系爭專利在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，與引證五在每一側邊上設有四個凸脊(13、14，即三個凹陷處)所揭露雖非完全相同，惟系爭專利「在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊」與引證五「在每一側邊上設有四個凸脊(即三個凹陷處)」之差異仍屬極為類似者，基於系爭專利僅係將引證五揭露每一側邊設三個凹陷改變為不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，表現於技術手段為凹陷個數以及設凹陷之側邊數的減縮，屬易於思及之技術手段，況此等技術手段在減少三點集中咬合之側邊數量，反而使系爭專利分配至每一與接觸螺固件之凸緣反作用力反而較大，易造成凸緣之磨損而失去卡製作用，是以系爭專利相較於引證五並無增進「提高扳轉卡制力道」之功效，故系爭專利申請專利範圍第2項手工具所屬技術領域中具有通常知識者將引證五直接減少設凹陷之側邊數及凹陷數所能輕易完成，是以引證五可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈥引證六（編號部分參附圖十一）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？引證六亦為開口扳手(12)，驅動螺固件之部位並非如系爭專利申請專利範圍第2項係由封閉之六角結構所構成，且引證六顎部為弧邊均無棘齒之設置，為圓弧表面；反觀，系爭專利為在不相鄰的側邊設兩內凹弧邊，藉此產生三個卡抵著力點支援力充足，被扳動之螺固件不易被磨損，故系爭專利確有「提高扳轉卡制力道」之功效。據上，系爭專利申請專利範圍第2項與引證六存有諸多結構上之差異，且系爭專利亦具引證六無法預期之功效，顯見系爭專利申請專利範圍第2項非為手工具所屬技術領域中具有通常知識者依引證六所能輕易完成，是以引證六尚難證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈦引證七（編號部分參附圖十二、十三）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？引證七之套筒揭露十二個次表面凹洞(53)，並無界定何處係為側邊，且所有次表面凹洞(53)皆設有鋸齒，對照系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵，引證七並揭露系爭專利前述「該驅動口內側之側邊與側邊之間係以內凹弧抵相連，並在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊」之技術特徵，致使引證七套筒之次表面凹洞(53)在驅動螺固件時施力位置與系爭專利並不同，基此，引證七若發生螺固件崩牙情形時，因鋸齒與螺固件接觸係在螺固件較為脆弱之邊上，相較於系爭專利在不相鄰的側邊產生三個卡抵著力點，位於二側之卡抵著力點支援力充足，螺固件不易被磨損，故系爭專利確有「提高扳轉卡制力道」之功效，換言之，系爭專利申請專利範圍第2項與引證七存有諸多結構上之差異，且系爭專利亦具引證七無法預期之功效，顯見系爭專利申請專利範圍第2項非為手工具所屬技術領域中具有通常知識者依引證七所能輕易完成，是以引證七尚難證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈧引證八（編號部分參附圖十四、十五）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？經查系爭專利申請專利範圍第2項套筒之驅動口與引證八之套筒(4) 之中央孔相當，系爭專利該驅動口內側之側邊與側邊之間係以內凹弧抵相連，與引證八附圖十四揭露之側邊間設有橫角邊(26)相同；再者，系爭專利在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，與引證八在每一側邊上設有四個凹陷所揭露雖非完全相同，惟系爭專利「在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊」與引證八「在每一側邊上設有四個凸脊(即四個凹陷處)」之差異仍屬極為類似者，基於系爭專利僅係將引證八揭露每一側邊設四個凹陷改變為不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，表現於技術手段為凹陷個數以及設凹陷之側邊數的減縮，屬易於思及之技術手段，況此等技術手段在減少三點集中咬合之側邊數量，反而使系爭專利分配至每一與接觸螺固件之凸緣反作用力反而較大，易造成凸緣之磨損而失去卡製作用，是以系爭專利相較於引證八並無增進「提高扳轉卡制力道」之功效，故系爭專利申請專利範圍第2項手工具所屬技術領域中具有通常知識者將引證八直接減少設凹陷之側邊數及凹陷數所能輕易完成，是以引證八可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈨引證九（編號部分參附圖十六、十七）是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？經查系爭專利申請專利範圍第2項套筒之驅動口與引證九之套筒(10)之六角凹洞(12)相當，系爭專利該驅動口內側之側邊與側邊之間係以內凹弧抵相連，與引證九揭露之側邊間設有內凹弧抵相同；再者，系爭專利在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，與引證九在每一側邊上設有多個凹陷所揭露雖非完全相同，惟系爭專利「在不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊」與引證九「在每一側邊上設有多個凹陷」之差異仍屬極為類似者，基於系爭專利僅係將引證九揭露每一側邊設多個凹陷改變為不相鄰之側邊上設有兩個內凹弧邊，表現於技術手段為凹陷個數以及設凹陷之側邊數的減縮，屬易於思及之技術手段，況此等技術手段在減少三點集中咬合之側邊數量，反而使系爭專利分配至每一與接觸螺固件之凸緣反作用力反而較大，易造成凸緣之磨損而失去卡製作用，是以系爭專利相較於引證九並無增進「提高扳轉卡制力道」之功效，故系爭專利申請專利範圍第2項手工具所屬技術領域中具有通常知識者將引證九直接減少凹陷數所能輕易完成，是以引證九可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。㈩引證一至九組合是否可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性？承上所述，單獨以引證一、五、八或九即可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，且引證一至九均為手工具技術領域者，是具多份引證文件組合之明顯性，當然亦可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。六、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第2項欠缺進步性已堪認定，從而，原告即不得據以對被告主張權利，原告請求損害賠償自亦屬於法無據，應予駁回，其假執行之聲請亦失附麗，應併予駁回之。七、兩造其餘陳述、主張及所提證據，經審酌後認與上開認定無涉或無違，爰不一一論駁，併此敘明。陸、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。中華民國 100 年 4 月 27 日民事第三庭法官曹宗鼎正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國 100 年 4 月 27 日書記官洪千羽

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