臺灣高等法院 臺中分院93年度智上字第15號

• 裁判案由: 損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 95 年 07 月 05 日

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　　　93年度智上字第15號上　訴　人　洪其修即吉興企業社
訴訟代理人　戊○○
訴訟代理人　林玲珠律師
訴訟代理人　丙○○
送達代收人　甲○○
被上訴人　　德保有限公司
法定代理人　丁○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於民國93年9月30日
臺灣南投地方法院92年度訴字第510號第一審判決提起上訴，本
院於95年6月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
查被上訴人德保有限公司於民國（下同）94年12月16日就本案即本院93年度智上字15號案件，提起附帶上訴，惟未繳納附帶上訴裁判費，經本院於九十四年十二月二十日當庭裁定限期命其於十日內補正，仍未遵行，則其附帶上訴自非合法，並經本院裁定駁回該附帶上訴，確定在案。另被上訴人聲請就上開附帶上訴案件，聲請訴訟救助部分（本院九十五年度聲字第一號），亦經本院駁回確定在案，合先敘明。
貳、訴訟要旨：
一、本件被上訴人主張：伊所創之「隔熱浪板結構改良」產品，經向經濟部中央標準局提出新型專利之申請，經其核准取得新型專利（專利號數為第一○六二七三號，下簡稱系爭專利權或系爭專利隔熱浪板），專利期間自八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日止，被上訴人依專利法專有該產品之製造、販賣及使用權。上訴人未經專利權人即被上訴人同意，自八十六年五月起，即大量製造、販賣上述專利產品，嚴重侵害被上訴人之系爭專利權，甚至被調查站查獲後仍繼續為侵權行為，查上訴人侵權行為持續至現在仍不間斷，自無時效消滅之問題。又查系爭專利權期間雖曾於86年4月22
日經中央標準局台專（判）0520字第115187號舉發成立。惟於88年5月20 日最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定（88判字第1971號），智慧財產局於89年5月1日就系爭專利權的「說明書及圖式或圖說」更正公告，並於89年7月10日核發專利舉發審定書，判定舉發不成立，是系爭
專利權仍然存在。又查上訴人所裝設之隔熱浪製造機器，係向訴外人陳嘉欽為負責人之嘉宏機械有限公司所購買，用以製造隔熱浪板，上訴人所製造之隔浪板（下簡稱訟爭隔熱浪板），其外觀於鋼板起緣之左右兩側，可見有導引槽，且搭接部之二側頂緣則分別設有凹槽，隔熱浪板之內層裝飾紙，其中襯有ＰＵ發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，該產品之構成要件發泡棉層、鋼板、裝飾紙與系爭專利之要件相同，在鋼板高緣起之左右兩側，可見有導引槽，亦與系爭專利權相同，搭接部之二側頂緣亦分別設有「圓弧凹槽」，當兩片浪板搭接後，自會形成「扣接結構」，核與系爭專利結構相同。再者，訟爭隔熱浪板迭經法院囑託台灣科技大學鑑定結果，亦認定被上訴人訟爭隔熱浪板，確有侵害上訴人系爭專權無誤。至台灣省機械技師公會所製作專利鑑定評估報告，乃被上訴人私自委託，自不足為被上訴人有利之認定。又智慧財產局雖就系爭專利權為「說明書及圖式或圖說」，然係系爭專利隔熱浪板原說明書及圖示有「申請專利範圍過廣及不明瞭之記載」之情事，而以文字加以說明，並非上訴人所稱被舉發撤銷而為之。又原法院於八十九年三月七日上午十時至上訴人位於南投縣草屯鎮○○路一四八七號吉興企業社保全證據之結果，查扣之現場隔熱浪板為三二二九點五尺，換算成一天八小時產量為12,918尺，是被上訴人自八十六年五月起至八十九年四月止共計三十五個月侵害，則侵害總額為新台幣（下同）五千九百三十四萬二千零六十二點五元，依專利法第八十九條規定，被上訴人得請求二倍之損害額即一億一千八百六十八萬四千一百二十五元，爰依民法第一百八十四條第一項及舊專利法第八十八條、第八十九條等侵權行為規定及民法第一百七十九條不當得利法律關係請求上訴人給付部分損害額一百七十八萬零二百六十二元及其法定遲延利息等語。
二、上訴人則以：查八十九年五月一日專利公報所載被上訴人之專利權範圍為「鋼板設有多處高起緣之『左右兩側導引槽』及搭接方便之預留空間及搭接部，而該『搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體」；反觀上訴人之訟爭隔熱浪板，並未具備系爭專利之搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽所形成之扣接結構可使上下層鋼板緊密嵌固下層鋼板，並成為一體，使搭接更穩固，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象；且亦無系爭專利於高起緣二側設有導水槽，形成無隙縫，可順利導水，防止水份滲透，二者之構造、技術及功效均大不相同。又依被上訴人專利說明書及圖示、圖說更正公告，乃因被上訴人專利權遭他人舉發成立，因而修正，縮小其專利權範圍如上所述。此外，依專利說明書創作說明第三點「於兩片浪板搭接處，因無相互扣接結構，故容易受風力吹掀而鬆動，致影響浪板搭接結構之穩固強度」、「而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，是該扣接結構為被上訴人系爭專利權之必要構成要件，足證「扣接結構」為被上訴人專利權利之必要構成要件，而上訴人之產品並無圓弧凹槽，亦無扣接結構，更無左、右兩側導引槽，而係「單向導引槽」與00000000號之
專利相同，自與被上訴人專利並不相同。又本案被上訴人於八十二年六月二十九日提專利申請案時曾陳稱：「本創作乃係指一種將00000000號，係於浪板一側高起緣內側
設一導水凹權，使水由此導引槽流走，不會滲入內層」，是當產品烤漆浪板僅設有一側導水凹槽時，此部分乃被上訴人於申請專利權時，明示表示放棄之權利，於本件專利訴訟並不得再依「均等論」之理論，主張「一側」與兩側之產品特徵相同，上訴人產品兩側乃於浪板高起緣僅有一側導引槽，另一側則是重合狀並無導水凹槽存在，依上所述，被上訴人並不得再主張上訴人之產品有何侵害被上訴人之專利權存在。又查專利權之構成要件本應以專利說明書之申請利範圍而為判斷，亦即專利說明書內所載申請專利範圍當是確定專利範圍之直接依據，而台灣科技大學鑑定報告係以系爭專利之「中文創作摘要」作為判斷系爭專利之依據，顯然違反上開規定。又查上訴人訟爭隔熱浪板僅有「一側」之導水槽，其技術手段相同於新型第00000000號之申請專利範圍
，而此部分技術手段非但已屆專利期限而成為習知技術，且依禁反言原則，被上訴人已在專利申請書創作說明揭露依此習知技術之缺失而加以改良，自不得再主張「均等論」。又被上訴人之系爭專利權於八十六年四月二十二日遭訴外人李幸修等人向中央標準局舉發成立而撤銷其新型專利權，經被上訴人向經濟部訴願及行政院再訴願，均以系爭專利結構不具新穎性及進步性，而駁回其訴願及再訴願，嗣經被上訴人向行政法院提起行政訴訟，行政法院於八十八年五月二十日判決原處分撤銷，由智慧財產局另為適法之處分，而被上訴人於上開新型專利於主要特徵部分增加並更正「於搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，於八十九年五月一日為智慧財產局准許更正，經濟部復於八十九年七月十日認舉發不成立，足證本件被上訴人未就系爭專利增加並更正前，本件專利並不被認定有進步性及新穎性，且其專利被撤銷之狀態持續至八十八年五月二十日即行政法院判決之時，則自八十八年五月二十日至八十九年七月十日期間，雖經智慧財產局於八十九年五月一日准被上訴人更正專利範圍審查並認舉發不成立，然上開期間被上訴人之專利是否有新穎性及進步性，仍處於不確定狀態，則被上訴人主張上訴人自八十六年五月起至八十九年四月止有侵害系爭專利之故意或過失之行為，即難採信。又被上訴人曾於八十七年五月十二日以存證信函通知上訴人，謂上訴人侵害伊之專利權，然於八十九年八月三十一日（誤書為二十九日）始行提起附帶民事訴訟之起訴，而請求上訴人賠償之時間為八十六年五月至八十九年四月止，則本件縱有侵害亦已罹於二年之消滅時效。又台灣科技大學鑑定報告就系爭「隔熱浪板結構改良」產品專利，有下列缺失；㈠全要件原則方面：只列三點即發泡棉層、鋼板、及裝飾紙三要件，但上訴人認為應有九要件，即：１、發泡棉層。２鋼板。３、裝飾板。４、高起緣設左右兩側導引槽。５、被搭接部。６、搭接部。７、搭接部二側頂緣圓弧凹槽。８、扣接結構。９、兩側導水槽。故系爭「隔熱浪板結構改良」全要件原則方面就不符合。㈡在均等論方面：系爭「隔熱浪板結構改良」產品專利，在解決導水問題結構是在搭接部二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，搭接形成雙側導水槽，且可達成搭接後上下層鋼板緊密嵌固卡合扣接結構。但上訴人產品在搭接後形成單側導水槽，且搭接後若不以螺絲等外力鎖緊，則上、下鋼板呈鬆脫滑動。㈢在禁反言部分：系爭「隔熱浪板結構改良」產品專利曾經舉發後，增加了將搭接部分兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，形成浪板搭接處之扣接結構。故在無圓弧凹槽扣接結構之上訴人產品不構成侵權。再者，本件縱有損害，亦不得依被上訴人主張機器產能計算損害賠償，因本件上訴人生產之浪板根本未如被上訴人主張之數量，依「有損害才有賠償」原則，充其量亦僅能依證據保全之數量計算損害賠償，而不得依機器產能計算損害賠償。而系爭產品每尺之ＰＵ發泡鋼板之售價為每尺三十一元，惟製造每尺ＰＵ發泡鋼板之成本為每尺二九點一五元，即每尺鋼板之成本為二十元，ＰＶＣ紙即壁紙為每尺一點一五元、ＰＵ發泡材料每尺七元，人事費用及水電費之成本為每尺一元，是上訴人每尺之所得利益僅為一點八五元。退萬步言之，縱認上訴人果有侵害專利權，惟被上訴人並未實際生產系爭專利產品，此由其之前向法院聲請訴訟救助中所附資產並無營業收入及另案法院至其工廠勘驗時自承已未生產可證，而被上訴人自不因上訴人製造系爭浪板而受有損害，且上訴人製造系爭浪板非但未獲得利益，反而還出現虧損，準此，不論被上訴人係依專利法第八十五條第一項第二款或民法不當得利之規定，請求損害賠償或返還利益，均不應准許等語，資為抗辯。
參、原審判決及上訴情形：
一、查本件原審對於被上訴人之請求，判決被上訴人部分勝訴，即：上訴人應給付被上訴人新台幣壹佰陸拾陸萬貳仟參佰元及自民國八十九年九月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。並駁回被上訴人其餘之訴。並就被上訴人勝訴部分，諭知附條件假執行及免為假執行。上訴人就其敗訴部分聲明不服，上訴聲明求為判決：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄，㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。被上訴人則求為判決駁回對造之上訴。
肆、兩造不爭執部分：（見本審卷二第一五六、一五七頁）
一、本件系爭「隔熱浪板結構改良」之新型專利權（專利權號碼為：專利權新型第106273號，下簡稱系爭專利權），其專利期間從83年9月1日至94年6月28日止。
二、上開專利權期間曾於86年4月22日經中央標準局台專（判）
0520字第115187 號舉發成立。嗣於86年11月20日訴願駁回
德保公司訴願（經濟部（86）訴字第86471900號決定書）。再於87年6月29日行政院駁回德保公司再訴願（（87）訴字
第32611號決定書）。再於88年5月20日最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定（88判字第1971號）。智慧財產局於89年5月1日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」為更正公告，並於89年7月10日核發專利舉發審定書，
判定舉發不成立（（89）智專三（三）06007字第08989001139號，見原審卷二第13、14頁）。
三、於88年7月1日被上訴人公司法定代理人丁○○，曾向南投地檢署聲請前往南投縣草屯鎮○○路1487號吉興企業社搜索扣押到4-1、4-2ＰＵ隔熱浪板樣品各一件（南投地檢署88年偵字第4018號、92偵字第1892號、88聲字第713號）。並保管
如南投地檢署88年聲字第713號卷第30頁扣押筆錄及扣押物
品目錄所載。嗣後上開物品除二片隔熱板樣品外，其餘下落不明。
四、於89年3月7日南投地院法官至草屯鎮○○路1487號吉興企業社實施勘驗並保全證據（89年全字第1號保全證據事件卷宗
第58頁統計數量表），嗣後上開保全波浪板下落不明。
五、德保有限公司負責人丁○○對洪其修向南投地方法院提起違反專利法自訴，經該院92年4月15日以89年自字第11號判決
免訴確定。
六、93年4月27日臺灣省機械技師公會專利鑑定評估報告，認定
吉興企業社所生產產品無侵害德保公司系爭專利權。93年3
月11日、94年6月6日、94年9月26日、95年4月6日國立臺灣
科技大學鑑定及補充鑑定報告，認定吉興企業社所生產產品有侵害德保公司系爭專利權。
七、原審於93年1月9日兩造會同法官至草屯鎮○○路1487號吉興企業社實施勘驗現場時，兩造均當場同意以南投地檢署扣押之標的及保全證據物品「照片」送鑑定。嗣於93年2月12日
開庭時吉興企業社訴訟代理人同意用保全證據「扣案照片」送鑑定（因上開偵查中扣案後又發還之波浪板樣本二片找不到）。嗣後上訴人卻於93年3、4月間又找到前開波浪板樣本二片，並送上開臺灣省機械技師公會鑑定。
伍、得心證之理由：
一、本件被上訴人主張上訴人吉興企業社所生產之訟爭隔熱浪板，業已侵害被上訴人系爭專利權等情，然為上訴人所否認，是本件首應審究者，厥為上訴人吉興企業社所生產之訟爭隔熱浪板，是否侵害被上訴人系爭專利權？茲分述如下：
㈠查被上訴人系爭「隔熱浪板結構改良」之新型專利權（專利權號碼為：專利權新型第106273號），其專利期間從83 年9月1日至94年6月28日止。又專利期間雖曾遭人號舉發成立，然經被上訴人行政救濟後，於88年5月20日經最高行政法院
判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定（88判字第1971號），智慧財產局並於89年5月1日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」為更正公告，業如前述，則被上訴人就隔熱浪板之系爭專利權，應自88年5月20日最高行政法院判決撤銷
原處分、訴願決定及再訴願決定時起，確實回復其專利權；且因更正說明書、圖說、圖式之更正公告，並不變更其專利權之實質性（修正前專利法第一０五條準用同法第六十七條參照），自無所謂禁反言之問題，合先叙明。
㈡次查，上開檢察官扣案後，發還予上訴人之訟爭隔熱浪板二片，曾下落不明，故原審上訴人之訴訟代理人，同意以上開保全「照片」送請台灣科技大學作為侵權之鑑定憑據，有原審筆錄及台灣科技大學鑑定報告書（93年3月11日）可證（
見原審卷一第二一一、二一二頁）。惟於本院審理中，上訴人又提出前開扣案訟爭隔熱浪板二片，經調查局承辦人己○○到庭辨認並結證證明上訴人所提訟爭隔熱浪板二片，確為上開刑案扣案之證物無誤等情在卷，亦有證人己○○證詞可考（見本審卷一第一四三、一四四頁）。是本院再次檢送上訴人所提出前開扣案訟爭隔熱浪板二片，並送請台灣科技大學補充鑑定三次，以補足首次未以實物鑑定之不足，如前所述，並有本院函文在卷可參（見本審卷一第一五七、一五八頁），是上訴人質疑台灣科技大學之鑑定報告並未以實物鑑定云云，已不足取。
㈢又查，台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日），其鑑定程序依根據專利法第一百零六條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，有台灣科技大學鑑定報告書可按（94年6月6日）。又查台灣科技大學鑑定報告書依據新型第一○六二七三號專利「隔熱浪板結構改良」之相關文件（含專利證書、專利公報、說明書及圖式之更正公告、專利說明書及圖式等），認定系爭專利（下簡稱本專利，下同）之技術摘要為：本專利係於民國八十二年六月二十九日申請新型專利，經核准於民國八十三年九月一日公告 (公告編號：二二九六二○)，並更正本專利說明書及申請專利範圍，
經核准於民國八十九年五月一日公告主旨謂：係指一種隔熱浪板結構，其大體包括：發泡棉層 (10《查該10為專利圖示上之記號》，下同)、鋼板 (20)、裝飾紙 (30)；係利用發
泡劑發泡膨脹將具有導引槽 (40)及置留空間 (A) （《查該A為專利圖示上之記號》, 下同) 之鋼板(20)及裝飾用品之
裝飾紙 (30)黏接為一體。且由於鋼板之高起緣 (50)均設左右兩側導引槽 (40)及搭接方便之預留置留空間(A）及搭接
部(21)，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽 (40)排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費
及防止水份滲透產生滴水之功效等情，亦有台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）可按。再查，本專利之構成要件：依本專利之專利說明書申請專利範圍所記載，本專利係一種隔熱浪板結構改良，其大體包括三個要件：要件①：一發泡棉層 (10)、要件②：一鋼板 (20)要件、③：一裝飾紙
(30) 。其中發泡棉層 (10)為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，將鋼板
(20)及裝飾紙 (30)黏合成一體；該鋼板 (20)為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣 (50)，為加強該鋼板 (20)之強度；該高起緣 (50)設左右兩側凹陷之導引槽 (40)；且預留搭接方便之置留空間 (A)及搭接部 (21)；該搭接部 (21)之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽 (211)，俾形成浪板搭接處
(21)之扣接結構，可使兩片浪板搭接為一體，亦可防止水分滲透而由導引槽 (40)排出；該裝飾紙 (30)為具有美麗花紋之裝飾用化學品等情，亦有台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）可考。
㈢再查，解析上訴人訟爭隔熱浪板（下簡稱待鑑定物品）技術摘要：吉興企業社所製造之待鑑定物品，係一種波浪型之隔熱鋼板結構，其主要結構包括：發泡棉層 (10*《查該10 *
為台灣科技大學鑑定報告書訟爭隔熱浪板照片上之記號，下同》)、鋼板 (20*)、裝飾紙 (30*)；其主要特徵為：利用
發泡劑發泡膨脹壓力及黏性而將上層鋼板 (20*)與下層裝飾紙 (30*)黏為一體，且該鋼板 (20*)之邊緣設有搭接部
(21*)及搭接用之置留空間 (A*《查該A*為台灣科技大學鑑
定報告書訟爭隔熱浪板照片上之記號，下同》)，可防止水
分滲透及鋼板搭接處鬆動，且該鋼板 (20*)之每一高起緣
(50*)頂端兩側皆具有導引槽 (40*)，亦可防止水分滲透，
亦有台灣科技大學鑑定報告書可參。次查，待鑑定物品之構成要件主要包括三個要件：要件①：發泡棉層 (10*)、要件②：鋼板 (20*)、要件③：白色裝飾紙 (30*)。又發泡棉層(10*)為一PU發泡劑，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性而
將上層波浪型金屬鋼板 (20*)與下層裝飾紙 (30*)黏為一體；鋼板 (20*)為一波浪型金屬鋼板，該鋼板 (20*)設有多處凸起之高起緣 (50*)，且該高起緣 (50*)之左右兩側各自設有凹陷之導引槽 (40*)；鋼板 (20*)之一端設有搭接部
(21*)及搭接用之置留空間 (A*)；該搭接部 (21*)之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽 (211*)，俾形成浪板搭接處(21*)之扣接結構，可使兩片浪板搭接為一體，亦可防止水分滲透而由導引槽 (40*)排出；白色裝飾紙 (30*)為一具有美麗花紋之裝飾用白色化學品。
㈣再查，比較分析待鑑定物品之技術內容與本專利之申請專利範圍之異同：
甲：全要件原則判斷：根據專利侵害鑑定基準之侵害判斷流程，利用全要件原則判斷待鑑定物品之技術內容是否構成對本專利之字義上侵害 (literalinfringement) ，
茲說明如下：待鑑定物品之構成要件包括：要件①之發泡棉層 (10*)為一PU發泡劑，以完成本專利要件①之實施。要件②之鋼板 (20*)為一波浪型金屬鋼板，設有多處凸起之高起緣 (50*)，且該高起緣 (50*)之左右兩側各自設有凹形導引槽 (40*)。鋼板 (20*)之左端有搭接部 (21*)，該搭接部 (21*)底下有一適當搭接空間
(A*)；其中該搭接部 (21*) 之兩側頂緣則分別設有圓
弧凹槽 (211*)，俾形成浪板搭接處(21*)之扣接結構，可使兩片浪板搭接為一體，亦防止水分滲透，以完成本專利要件㈡之實施。要件③之白色裝飾紙(30*)為具有
美麗花紋之裝飾用白色化學品，以完成本專利要件三裝飾紙之實施效果。綜合上述，待鑑定物品具有本專利之申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同。故依全要件原則，待鑑定物落入本專利之專利權範圍。，有台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）可證。
乙：消極均等論原則判斷：根據專利侵害鑑定基準之鑑定侵害判斷流程，全要件原則適用為侵害，需進一步判斷消極均等論適用之結果，以確認待鑑定物品是否實質上利用本專利之技術方法或手段。茲說明如下：根據消極均等論，該待鑑定物品實質上與本專利所述之技術手段與功能效果相同，待鑑定物品係為一種波浪型鋼板，其特徵在於：該波浪型鋼板之要件①發泡棉層 (10*)為一PU發泡劑，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性而將要件②上層波浪型鋼板 (20*)與要件③下層白色裝飾紙 (30*)黏為一體，實質上與本專利要件一緊密的黏合上、下層成一體的技術手段與功能相同；其中，待鑑定物品之要件②鋼板 (20*)之高起緣(50*)處左右兩側均設凹陷導
引槽 (40*)，實質上與本專利要件二兩側均設凹陷之導引槽 (40 )的技術手段與功能相同；其中，待鑑定物品之要件②鋼板 (20*)之預留置留空間 (A*)，利於施工
搭接工作，可節省材料之浪費，及縮短施工之工時，相對使施工方便，成本減低，實質上與本專利要件二的技術手段與功能相同；其中，待鑑定物品之要件二鋼板
(20*)於兩片搭接時，係利用覆蓋式，且左右兩側均設
導引槽 (40*)，使水份無法利用搭接縫隙滲水進入，實質上與本專利要件二的技術手段與功能相同；其中，待鑑定物品之要件②鋼板 (20*)於搭接端 (21*)係利用二圓弧凹槽(211*)所形成之扣接結構，可加強該搭接端之強度，實質上與本專利要件②的技術手段與功能相同；其中，待鑑定物品之要件③白色裝飾紙 (30*)為一具有美麗花紋之裝飾用白色化學品，實質上與本專利要件③的技術手段與功能相同；因此，依據消極均等論之判斷，待鑑定物品落入本專利之專利權範圍。
丙、禁反言原則判斷：根據專利侵害基準之鑑定侵害判斷流程，需進一步判斷禁反言原則之適用，以確認本專利之專利權人在取得專利權過程的任何階段或任何文件上，有無表明放棄之權利，茲說明如下：(a)本專利於民國
八十三年九月一日公告（公告號第二二九六二○號），於三個月公告期間內，由王義福提起異議。民國八十四年四月十九日由經濟部中央標準局審定異議不成立。本專利並未修正說明書及申請專利範圍（台灣科技大學鑑定報告書《94 年6月6日》所附經濟部中央標準局專利
異議審定書，84年4月19日發文，台專 (判)06006 字第115539號參照）。(b)本專利舉發案共十九件（台灣科
技大學鑑定報告書《94年6月6日》所附經濟部智慧財產局函，發文文號：(94)智專一 (二)14006 字第09420120480號參照），除了曾經更正書說明、申請專利範圍、圖式，並未變更實質內容（台灣科技大學鑑定報告書《94年6月6日》所附經濟部智慧財產局函，發文字號：(
八九)智專二 (三)06011 字第08921000067號）。準此
，本專利權人並未放棄待鑑定物品中所用之專利技術，待鑑定物品不適用無禁反言。所以，待鑑定物品落入本專利之專利權範圍。
綜上，鑑定結果：待鑑定物品落入本專利之專利權範圍。
㈤又查，被上訴人所取得公告編號229620(證書編號：新型第
106273號)專利權名稱：「隔熱浪板結構改良」 (以下稱本
專利)將「而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾
形成浪板搭接處之扣接結構」增加在申請專利範圍獨立項中，乃申請專利範圍不明暸記載事項之修正，符合當時專利法第一百零五條準用第六十七條第一項第一款、第二款、第三款之規定，並未變更實質內容。是上訴人抗辯，本專利申請修正申請專利範圍之「而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，乃增加獨立項之元件及限制條件，使得申請專利範圍縮小云云，顯不足取。再查，上訴人所提台灣省機械技師公會之鑑定報告書（外放），其所載針對第一次台灣科技大學鑑定報告書（93 年3月11日，下簡舊報告）評估缺失，因台灣科技大學鑑定報告書嗣後提出「新的」補充鑑定報告書三件（下簡報告）：即94年6月6日、94年9月26日、95年4月6日三件，則台灣省機械
技師公會之鑑定報告書，其所載針對第一次台灣科技大學鑑定報告書（93年3月11日）評估缺失，自失其參酌之價值至
明。又查，台灣省機械技師公會之鑑定報告書就扣案隔熱浪板之搭接方式（見該公會報告第二一頁照片），顯與台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）搭接方式迥異（見台灣科技大學鑑定報告書《94年6月6日》第三五頁照片）；即就扣案隔熱浪板兩端互換搭接，並經本院勘驗無誤，有勘驗筆錄（見本審卷二第八七頁）及搭接照片二張（見本審卷二第九三、九五頁）可按，復為證人即製作台灣省機械技師公會之鑑定報告書之鑑定人乙○○證明在卷（見本審卷二第八七頁）。然查，其中扣案長約二十三公分隔熱浪板，其下側裝飾紙明顯有寬約二公分長條裝飾紙（下簡稱缺損浪板），遭人截去，亦經本院勘驗無誤（見本審卷二第八六頁），並有照片可證（見本審卷二第九二頁、第九六頁反面，即編號2、
19 號照片）。次查，台灣省機械技師公會之鑑定報告書就
扣案隔熱浪板之搭接方式，係將該缺損浪板置於另片浪板之上，所作之鑑定報告書，然以缺損浪板搭接另片浪板上，因缺損浪板裝飾紙有缺損一截，造成兩片搭接浪板下方不平整，則以此搭接不平整浪板之鑑定基準，自不正確；反觀，台灣科技大學台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）就扣案隔熱浪板之搭接方式，避開有缺損浪板之一端，以其無缺損之一端，與另片浪板搭接，則搭接之浪板下方自平整無缺，則以搭接平整浪板之鑑定基準，自足採信。是台灣省機械技師公會之鑑定報告書結論（含鑑定人乙○○證詞），認定上訴人訟爭隔熱浪板，並未侵害被上訴人系爭專利權云云，均不足採。
㈥又按專利法第一百零六條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。查，系爭專利隔熱浪板，其中文創作摘要謂：「本創作係指一種隔熱浪板結構，係將第00
000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成形，其
大體包括發泡棉層、鋼板、裝飾紙．．．」等文句；及申請專利範圍亦謂：一種隔熱浪板結構，係將第0000000
0號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成形，其大體包括：
「發泡棉層：．．、鋼板：．．裝飾紙；．．．由上述元件組成」等文句，有該中文創作摘要附台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）可佐。又智慧財產局89年5月1日就系爭專利權為「說明書及圖式或圖說」更正公告，亦曰：一種隔熱浪板結構改良，係將第00000000號「防滲隔熱浪板
之結構」加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：．．．鋼板：．．．裝飾紙：．．．由上述元件組成．．．」等文句，亦有台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）可考，足證台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）認定系爭專利隔熱浪板之全要件有三項，即①發泡棉層、②鋼板③裝飾紙無誤。是上訴人任意擴張全要件有九要件，即：１、發泡棉層。２鋼板。３、裝飾板。４、高起緣設左右兩側導引槽。５、被搭接部。６、搭接部。７、搭接部二側頂緣圓弧凹槽。８、扣接結構。９、兩側導水槽云云，顯有誤會。又查上訴人訟爭隔熱浪板，其鋼板部分：鋼板之高起緣處左右兩側均設凹陷導引槽，實質上與本專利要件二兩側均設凹陷之導引槽的技術手段與功能相同；又鋼板之預留置留空間，利於施工搭接工作，可節省材料之浪費，及縮短施工之工時，相對使施工方便，成本減低，實質上與本專利要件二的技術手段與功能相同；又鋼板於兩片搭接時，係利用覆蓋式，且左右兩側均設導引槽，使水份無法利用搭接縫隙滲水進入，實質上與本專利要件二的技術手段與功能相同；又鋼板於搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，可加強該搭接端之強度，實質上與本專利要件②的技術手段與功能相同等情，業經台灣科技大學鑑定報告書（94年6月6日）鑑定無誤。是上訴人抗辯伊訟爭隔熱浪板搭接後形成單側導水槽，且無扣接結構云云，自不足取。又查被上訴人系爭「隔熱浪板結構改良」之新型專利權雖曾遭人舉發成立，但經最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定（88判字第1971號），智慧財產局並於89年5月1日就系爭專利權為「說明書及圖式或圖說」更正公告，業如前所，則被上訴人就隔熱浪板之系爭專利權，應自88年5月20日最高行政法院判決撤銷原處分
、訴願決定及再訴願決定時起，確實回復其專利權；且因更正說明書、圖說、圖式之更正公告，並不變更其專利權之實質性，自無所謂禁反言之問題，已如前述，是上訴人抗辯，系爭「隔熱浪板結構改良」產品專利曾經舉發後，增加了將搭接部分兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，形成浪板搭接處之扣接結構，而有禁反言適用云云，亦不足取。
㈦準此，上訴人待鑑定物品既落入本專利之專利權範圍，自構成侵權行為無誤。又查被上訴人系爭專利權，雖曾於八十五年五月十三日由李幸修向中央標準局提出舉發，並於八十六年四月二十二日舉發成立而撤銷上開新型專利，經被上訴人向經濟部訴願及行政院再訴願，及向行政法院提起行政訴訟，行政法院則於八十八年五月二十日撤銷上開「舉發成立，應撤銷其專利權」之再訴願決定、訴願決定及原處分，業如前述，系爭專利被撤銷之狀態持續至八十八年五月二十日即行政法院判決之時，此期間被上訴人是否系爭專利權人，實仍處於不確定之狀態。則上訴人自八十六年五月至八十八年五月二十日時止之生產行為（下詳述之），因斯時本件專利是否有新穎性及進步性，及被上訴人是否得享有專利權，仍處於不確定之狀態，自難謂上訴人有何故意或過失侵害被上訴人權利之行為，而於行政法院撤銷再訴願、訴願及原處分之決定時，即自八十八年五月二十一日起，系爭專利權則回復撤銷前之狀態，於斯時起上訴人侵害被上訴人之系爭專利，顯有過失行為，從而被上訴人主張上訴人自八十八年五月二十一日起至八十九年四月共十一個月有侵害系爭專利之過失行為，即屬有據。
二、查上訴人不法侵害被上訴人系爭專利權，對於被上訴人因而所受之損害，自應負賠償責任，茲所應審酌者，為被上訴人所得請求上訴人賠償之金額，爰分述如左：
㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。請求害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。修正前專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第一項第二款分別定有明文。又按按加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。（最高法院民事86
年度台上字第1798號裁判參照）。
㈡查原審曾會同兩造於八十九年三月七日至，位於南投縣草屯鎮○○路一四八七號上訴人洪其修即吉興企業社工廠，查獲上訴人所生產侵害被上訴人所有系爭專利之隔熱浪板共三二二九點五尺，有原審八十九年全字第一號保全證據筆錄影本在卷可稽（見原審卷一第一一七至一一九頁）。又上訴人之妻於該案現場供陳：發泡機使用很久了，是向陳嘉欽買的等詞在卷，亦有該保全證據筆錄影本可考。另原審九十年度重訴字第一三二號（本院九十二年度智上字第四號）即被上訴人與洪其修即吉興企業社及嘉宏機械有限公司（其公司法定代理人為陳嘉欽）間，有關隔熱浪板製造機專利權訴訟案件，上訴人亦自承伊生產之隔熱浪板機器係向嘉宏機械有限公司所購買，並自八十六年起即組裝於工廠內等情在卷，有該案判決書附卷可佐（見本審卷二第二０一至二二三頁），復為上訴人訴訟代理人自承在卷（見本審卷二第二三三頁）。甚且上訴人洪其修於另案即原審八十九年度自字第一一號違反專利法刑事案件中自承，伊係自八十六年起開始生產隔熱浪板，每日生產一、二千尺等詞在卷（見本院調閱原審八十九年度自字第一一號卷內八十九年四月十三日審判筆錄），足證上訴人洪吉興企業社自八十八年五月二十一日起（查八十六年五月至八十八年五月二十日間，系爭隔熱浪板專利權，因遭人舉發成立，並撤銷系爭專利權，致系爭專利權處於不確定狀態，如前所述），即以嘉宏機械有限公司機器，每日生產訟爭隔熱浪板二千尺，連續侵害被上訴人系爭隔熱浪板專利權，則被上訴人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。是上訴人抗辯，被上訴人曾於八十七年五月十二日以存證信函通知上訴人，謂上訴人侵害伊之專利權，自該日起，經過二年時效即消滅云云，顯有誤會，合先敍明。
㈢又查上訴人既自承每日生產二千尺（即六百六十六點六公尺），如前所述，則其其每日產能二千尺，足堪認定，是被上訴人主張上訴人每日生產為一萬二千九百一十八尺云云，實屬過高，要無足取。又查，嘉宏機械有限公司生產之隔熱浪板，每公尺之利潤為十元，平均每月之工作天數為二二點六七天，此有原法院九十重訴字第一三三號案件委託台灣省機械公會之產能鑑定報告附卷可稽（見原審卷一第二二九、二三０頁），上訴人稱每尺利潤為一點八五元云云，為不可採。以上開鑑定報告書計算，則上訴人每月之利潤所得應為十五萬一千一百一十八元（666．6×10×22．67＝151118．22
，小數點以下四拾五入，下同），而十一個月所得之利益為一百六十六萬二千三百元。
陸、綜上所述，被上訴人依據修正前專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第一項第二款及民法第一百八十四條規定，請求上訴人賠償一百六十六萬二千三百元及自起訴狀繕本送達之翌日即八十九年九月六日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，即屬正當，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。又本院所持理由，雖與原審未盡相同，但結論並無不同。是於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並為假執行之宣告，核無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。末查本件被上訴人主張侵權行為法律關係，既有理由，自勿庸再審究其主張之不當得利之法律關係，併此敍明。
柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，均與本院心證之形成，不生影響，爰不一一再加以論述，併此敍明。
捌、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第二項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 5 日
民事第一庭審判長法 官 吳火川
法 官 饒鴻鵬
法 官 陳繼先
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書 (須按他造人數附具繕本)。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 林育德
中　　華　　民　　國　　95　　年　　7 　　月　　6 　　日Ｂ