臺灣高等法院 臺中分院94年度智上字第12號

• 裁判案由: 履行契約等
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 94 年 10 月 28 日

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　　　94年度智上字第12號上　訴　人　伊必朗化學製藥股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　蔡得謙律師
何立斌律師
被　上訴人　金貓企業股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　黃勝雄律師
上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國94年4月20日臺灣彰化地方法院93年度訴字第792號第一審判決提起上訴，本院於94年10月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、本件被上訴人主張：兩造於民國（下同）九十年五月十六日因委託生產「雙貓傷風友」感冒液，簽訂合約書，於第一條約定：「甲方（即上訴人）願意無條件將其所有之「傷風友」感冒液藥照及商標權轉讓給乙方（即被上訴人），並應即協同向有關機關辦理移轉登記手續」。詎上訴人竟拒不履行上開約定之義務，其中關於「傷風友」感冒液藥照部分，伊起訴請求上訴人履行移轉登記之義務，經原法院於九十一年五月二十一日以九十一年度訴字第二二九號民事事件判決上訴人敗訴，並於九十一年八月間以九十一年度執字第八二九三號強制執行完畢在案。然關於商標權部分，上訴人則迭經催促辦理移轉登記手續，卻均藉故拖延，迄今已逾四年有餘。依本件兩造所簽訂之合約書雖僅載明上訴人應將「傷風友」商標權移轉登記予伊，而未就關於其註冊審定號碼、英文字及圖即經濟部智慧財產局註冊審定號九一三六○八號，正審定號00000000號依必朗傷風友ＩＢＬ及圖（下稱
系爭商標）詳細記載，然簽約當時迄至目前為止，上訴人所擁有關於「傷風友」之商標僅系爭商標一種，且自合約簽訂至今，伊每月委託上訴人生產之「雙貓傷風友」感冒液所據以使用「傷風友」三字商標之依據，亦係系爭商標，足證簽約當時，兩造之真意所指應移轉之「傷風友」商標即係系爭商標無疑。至於系爭商標雖為聯合商標，但上訴人並未告知為聯合商標，故伊完全不知情，又八十六年五月十六日修正商標法第二十九條第二項規定，雖規定聯合商標單獨移轉者無效，但並非指約定無效，且系爭合約仍有效存在，伊仍依合約所定義務履行中，並未曾請求解除或終止合約，況九十二年五月二十八日修正之商標法，業已將有關聯合商標之上開規定全部刪除廢止，原屬聯合商標者，已變為獨立商標，得單獨移轉，可見伊請求為有理由等情，爰依契約關係，求為命上訴人將其所有經濟部智慧財產局註冊審定號九一三六○八號、正審定號00000000號依必朗傷風友ＩＢＬ
及圖商標權移轉登記與伊之判決。
二、上訴人則以：伊於六十六年間取得行政院衛生署藥製第○三四○六四號「傷風友」感冒液藥品許可證後，與訴外人佶松實業有限公司（下稱佶松公司）合作，並以佶松公司擁有之「雙貓及圖」商標（下稱雙貓商標）標示上市，嗣因佶松公司經營不善，雙貓商標遭查封拍賣，與伊終止合作關係，伊乃計劃以自己公司名稱註冊商標生產上市，於八十九年間申請註冊系爭商標，後於前開雙貓商標拍賣期間，伊與被上訴人關係企業新一點靈公司約定委託伊生產，伊繼續以雙貓商標標示合作生產，俟被上訴人標得雙貓商標後，要求與伊永久合作生產，伊基於雙貓商標在市面已極受認同，如以系爭商標上市，恐需較長時間廣告始能為消費市場接受，而被上訴人雖有雙貓商標，但藥品許可證為伊所有，若不與伊合作亦無法製造上市，因而同意與被上訴人永久合作，後於九十年五月十六日簽定合約書，簽約時被上訴人幾乎全權委任黃勝雄律師處理，合約內容亦為黃勝雄律師所製作，關於合約內容第一條及第一條但書部份，上訴人法定代理人及陪同之莊崇意律師當場質疑不公平，表明既然已經合作生產何須為轉讓藥照及商標權行為，黃勝雄律師以確保伊不會另行為其他公司生產，且雙方終止合約時，依法律規定須回復原狀，暫時移轉登記應屬無妨為由，而不願更改，伊因雙方另有永久合作生產之約定，因而勉為同意。而商標權部分上訴人法定代理人表示僅有系爭商標，並無合約書所述「傷風友」之商標，故要求刪除商標權之文字，但黃勝雄律師因恐伊隱瞞或將來聲請「傷風友」商標而有約束作用，並表示既然沒有也不會向被上訴人要而堅持保留。第二條但書部份，伊亦要求刪除，但黃勝雄律師表示既然合作生產，不可能改用其他商標，但書部分係為保障被上訴人有選擇權而拒絕刪除。然被上訴人標得雙貓商標後，即四處尋找買主，企圖以更高價賣出，又不依合約第二條約定，將雙貓商標授權予伊，伊始暫不登記藥照許可證予被上訴人，因而有原法院九十一年訴字第二二九號之爭訟。嗣後被上訴人又對系爭商標為廢止之申請，經經濟部智慧財產局以九十三年八月十七日（九三）智商０八四０字第０九三八０三七九七八０號處分書為申請不成立之處分，倘被上訴人認合約書第一條之商標係指系爭商標，何需出面申請廢止，又倘被上訴人真有使用系爭商標之意，又何以申請廢止，可見被上訴人亦認同合約書第一條所指之「傷風友」商標權並不存在，而非系爭商標，是被上訴人提起本件訴訟之目的在於送請廢止註銷，動機並不單純，顯非兩造合作之真意，被上訴人請求顯乏理由。又被上訴人既有出面廢止系爭商標之作為，倘兩造終止合約關係後，被上訴人將有不能回復原狀之虞，且移轉後，如被上訴人不同意以系爭商標為產品標示，伊亦無法享有移轉之對待利益，故本院如認合約書第一條所載「傷風友」商標權應包含系爭商標，則伊主張不安抗辯權，請求判准被上訴人不得為移轉、變更、廢止之行為，並應同意標示於兩造生產之產品上。再契約之內容係要求伊無條件移轉，對伊極度不公平，且實際上並無獲得任何利益，且伊亦不可能僅因與被上訴人合作生產一項感冒藥液產品，即將冠有伊公司名稱之系爭商標移轉予被上訴人。末被上訴人於簽立契約書之時尚未購得雙貓商標，故上開契約僅屬預約性質，預定被上訴人需標得雙貓商標授權予伊使用，而伊提供「傷風友感冒液藥照」，雙方以永久合作生產「雙貓傷風友」感冒液進行銷售，為契約之合作基礎。又兩造於九十年五月十六日簽訂合約書時，系爭「依必朗傷風友及圖」為正商標第00000000號之
聯合商標，依簽訂時八十六年五月七日修訂之商標法第二十九條規定，必須與正商標一併移轉，否則其移轉無效，故該約定依民法第七十一條、第二百四十六條第一項規定為無效，且上開約定，並無預期未來法令修改將聯合商標視為獨立商標得單獨移轉之情事，故縱商標法於九十二年五月二十八日修法時將上開規定刪除，亦不能變更無效為有效等語，資為抗辯。
三、本件被上訴人主張，兩造於九十年五月十六日簽立合約書，合約書第一條約定『甲方願意無條件將其所有之「傷風友」感冒液藥照及商標權轉讓給乙方，並應即協同向有關機關辦理移轉登記手續』。兩造曾因上開合約爭議，經原法院以九十一年訴字第二二九號判決上訴人於被上訴人將雙貓商標授權上訴人使用並永久委託上訴人生產「雙貓傷風友」感冒液之同時，應將其所有之「傷風友」感冒液藥品許可證移轉登記予被上訴人確定，且業經強制執行完畢等情，有被上訴人提出之合約書、原法院九十一年度訴字第二二九號民事判決、確定證明書、原法院執行命令等影本各一份為證，並經本院調取原法院九十一年度訴字第二二九號民事判決查閱屬實，此部分，堪信被上訴人之主張為真實。
四、本件兩造爭執者，厥為系爭合約書第一條所謂「傷風友」商標權是否即系爭商標，及兩造簽立系爭合約時，約定將系爭商標權移轉予被上訴人，該約定是否違反法律強制規定？依序詳述如下。
五、就系爭合約書第一條所謂「傷風友」商標權是否即系爭商標乙節，查：
㈠、被上訴人主張合約書第一條所謂「傷風友」商標即系爭商標，上訴人則否認之，並辯稱並無「傷風友」商標權之存在等語。故本件首應確立者，兩造所訂立合約書第一條所謂「傷風友」商標即系爭商標？按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第九十八條定有明文。故解釋私人之契約，應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。且解釋當事人所立書據之真意，以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意（最高法院十八年上字第一七二七號判例、第十九年上字第二十八號判例意旨參照）。從而，解釋當事人間之書據，除應本於誠信原則、經濟目的，依經驗法則而為判斷外，亦須綜合當事人立約時之一切情況，以為探求。而解釋意思表示所探求者，即非表意人內心之意思，亦非相對人主觀上所了解之意思，而是法律行為上之客觀意義，亦即探求當事人表示行為之客觀意義。查：兩造所訂之合約書第一條約定如上所述，為兩造所不爭執，而上訴人於簽約前早於八十八年七月十二日即申請註冊系爭商標，於八十九年八月十六日經審定公告，註冊日期登記為八十九年十一月十六日，專用期限迄九十八年二月二十八日止，上訴人自簽約迄今僅登記註冊上開商標等情，有被上訴人提出之系爭商標權註冊文及上訴人提出之中華民國商標註冊證等影本一份為證，並為上訴人所自認，堪足以確認兩造簽約時，上訴人僅登記註冊系爭商標而已，且系爭商標中文圖樣「依必朗傷風友」與合約書所述「傷風友」商標，就「傷風友」三字完全相同，且該「傷風友」三字核屬上述商標重要之中文字樣，亦足以與其他商標區別，則兩造之真意，就合約書所謂之「傷風友」商標即為系爭商標，應屬無疑，揆諸前開規定及判例意旨，被上訴人指稱合約書所謂之「傷風友」商標為系爭商標，應符當事人立約當時之真意。是被上訴人主張合約書第一條所謂「傷風友」商標即系爭商標等語，即非無稽，堪予採信。
㈡、上訴人抗辯稱：合約書第一條所稱之「傷風友」商標權並不存在，而上訴人聲請傳喚之證人莊崇意亦於原審具結證稱：「當時被告（即上訴人）法定代理人乙○○表示只有依必朗傷風友及圖ＩＢＬ的商標，並沒有傷風友商標，第一條的商標權應該刪除，原告（即被上訴人）訴代表示沒有也不會向我們要；第二點是永久合作就不必要移轉，原告又怕被告又跟其他的人合作，我主張不合作就要有回復原狀之約定，原告訴代表示不合作就回復原狀；第三點是我對合約書第二條但書提出意見，如果可以隨時更換商標合作基礎就不確定，原告的意思是如果雙貓標不到，就改用金貓商標而不用依必朗商標，原告訴代表示雙貓如果標到怎麼可能選擇其他；第四點是契約主題，本來都是梁勝松名義簽約，後來是用金貓公司簽約之前合約要作廢，原告訴代表示要去收回作廢」等語（見前審卷第七一、七二頁）。然按解釋契約固須探求當事人之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意者，即不得反捨契約文字，而更為曲解（最高法院十七年上字第一一一八號判例意旨可參）。本件證人莊崇意前開所證，顯與兩造簽名確認之上述合約書內容不符，倘「傷風友」商標非指系爭商標而係指不存在之商標，則兩造何須多此一舉，於合約書內約定上訴人願將不存在之商標轉讓予被上訴人，是證人莊崇意前述證詞，顯與契約文字內容及經驗法則不符，自無從採為有利於上訴人認定之證據。再者，上訴人當時如獲告知，其合法可使用「傷風友」三字之商標全名為「依必朗傷風友ＩＢＬ及圖」，豈有不予更正之理？從而，本件兩造所簽訂之合約書雖僅載明上訴人應將「傷風友」商標權移轉登記予被上訴人，而未就其註冊審定號碼、英文字及圖即經經濟部智慧財產局註冊審定號九一三六０八號、正審定號00000000號依必朗傷風友ＩＢＬ
及圖詳細記載，然簽約當時迄至目前為止，上訴人所擁有關於「傷風友」之商標權僅系爭商標權一種，且自合約簽訂至今，被上訴人每月委託上訴人生產之「雙貓傷風友」感冒液所據以使用「傷風友」三字商標之依據，亦為系爭商標，足證簽約當時，兩造之所指應移轉之「傷風友」商標之真意應係指系爭商標權無疑，註冊號碼及正審號碼僅為商標權之識別符號而已，並非商標權之主體，無礙契約標的之確定，故雖然兩造間之契約未記載註冊號碼及正審定號碼，並不影響契約之成立。是上訴人上開抗辯，殊不足取。
㈢、上訴人再以，被上訴人曾申請廢止系爭商標，足認上訴人無使用系爭商標之意，且認同合約書第一條所指之「傷風友」商標並不存在等語；被上訴人則陳稱：伊以為廢止後伊即可逕行申請「雙貓傷風友」商標使用，無須再以訴訟程序請求上訴人移轉，徒增訟累之故等語。經查：被上訴人雖曾於九十三年二月二十日向經濟部智慧財產局申請廢止系爭商標，固有上訴人提出之經濟部智慧財產局商標廢止處分書在卷可稽，且為被上訴人所自認，足認屬實，然被上訴人以系爭商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年為由，申請廢止，有前開處分書可憑，是被上訴人申請廢止系爭商標之原因，與被上訴人有無使用系爭商標之意及被上訴人是否認同合約書第一條所指之「傷風友」商標並不存在等情，並無關連，故上訴人此部分辯解，亦屬無據。反之，如系爭商標經廢止，被上訴人確可以前已標得之雙貓商標中文圖樣「雙貓」為基準，加列系爭商標所含中文圖樣「傷風友」之圖樣，另行申請中文圖樣為「雙貓傷風友」之商標使用，是被上訴人主張以為廢止後可逕行申請「雙貓傷風友」商標權使用，無須再訴求上訴人移轉，洵屬真正，尚可採信。㈣、上訴人復主張其得行使不安抗辯權，請求判准被上訴人不得為移轉、變更、廢止之行為，並應同意標示於兩造生產之產品上等語。按當事人之一方，應向他方先為給付者，如他方之財產，於訂約後顯形減少，有難為對待給付之虞時，如他方未為對待給付或提出擔保前，得拒絕自己之給付，民法第二百六十五條定有明文。然上訴人縱得主張不安抗辯權，亦僅得拒絕自己之給付，而無請求被上訴人不得為移轉、變更、廢止系爭商標之行為，更無要求被上訴人同意將系爭商標標示於兩造生產之產品上之權利，是上訴人此部分抗辯，亦無可採。
㈤、上訴人又謂：契約之內容係要求上訴人無條件移轉，對上訴人極度不公平等語，但被上訴人否認之。查：依兩造所訂合約書第一條內容，係約定上訴人對被上訴人之義務，該合約第二條內容，則係約定被上訴人對上訴人應負之義務，且觀諸兩造互負之義務內容，其一係有關「傷風友」感冒液藥照及商標權，另一則係有關「雙貓及圖」商標權，目的為合作生產銷售「雙貓傷風友」感冒液，顯然有所關連，堪信兩造係因上開合約而互負債務無訛，是上訴人辯稱契約之內容對伊不公平云云，自無足取。
㈥、上訴人另行辯稱被上訴人於簽立契約書之時尚未購得雙貓商標，故上述合約書係屬預約性質，預定被上訴人需標得雙貓商標授權予上訴人使用等語，被上訴人否認之。查，本件合約書第二條前段雖約定「乙方應負責將經濟部中央標準局註冊號數字第一一二三一○號雙貓及圖商標，授權甲方使用」，而上訴人於簽立合約書時，確未標得雙貓商標，嗣於九十年八月十日始標得雙貓商標，固為被上訴人所自認，堪認為真，惟按契約有預約與本約之分，兩者異其性質及效力，預約權利人僅得請求對方履行訂立本約之義務，不得逕依預定之本約內容請求履行。所謂預約係約定將來訂立一定契約（本約）之契約。倘將來係依所訂之契約履行而無須另訂本約者，縱名為預約，仍非預約。而當事人訂立之契約，究為本約或係預約，應就當事人之意思定之，當事人之意思不明或有爭執時，應通觀契約全體內容是否包含契約之要素，及得否依所訂之契約即可履行而無須另訂本約等情形決定之（最高法院六十一年度台上字第九六四號判例、六十四年度台上字第一五六七號判例、八十五年度台上字第二三九六號判決意旨可參）。兩造所訂契約，名為「合約書」，而非「合約書預約」，觀之契約內容，自第一條迄第八條皆為兩造照所訂契約履行之約定，亦無將來訂立本約之約定，又依上開契約即可履行並無須另訂本約，自屬本約而非預約，至右開合約書第二條係約定被上訴人應負責將雙貓商標授權上訴人使用，倘被上訴人無法履行，即應負債務不履行之損害賠償責任，與右揭契約究屬預約或本約根本無涉，是上訴人所辯，容無足採。
㈦、上訴人再以，「傷風友」雖未註冊，但經濟部智慧財產局卻認為該「傷風友」三字係「伊必朗公司首先使用製造於感冒糖獎之商標，並得據以評定「雙貓傷風友」註用傷標無效，因而認為被上訴人所稱「傷風友」之商標就是系爭商標，為不實在等語，並提出依經濟部智慧財產局八十九年四月十九日中台評字第Ｈ00000000號商標評定書影本一份為
證（見本院卷第八十三至八十六頁）。惟上開評定書係認定「傷風友」三字，係認定上訴人首先製造使用於感冒糖獎之商標，並非認定其有「傷風友」三字之獨立商標專用權存在，故上訴人之上開抗辯，亦不足採。
㈧、基上所陳，被上訴人主張兩造簽訂合約書之之「傷風友」商標權，應指經濟部智慧財產局註冊審定號九一三六○八號、正審定號00000000號依必朗傷風友ＩＢＬ及圖商標
權等語，堪可確認。
六、再就兩造簽立系爭合約時，約定將系爭商標移轉予被上訴人，該約定是否違反法律強制規定而無效？上訴人辯稱，兩造於九十年五月十六日簽訂合約書時，系爭商標為聯合商標，依簽訂時八十六年五月七日修訂之商標法第二十九條規定，必須與正商標一併移轉，單獨移轉者無效，該約定並依民法第七十一條、第二百四十六條第一項規定為無效，且上開約定，並無預期未來法令修改將聯合商標視為獨立商標得單獨移轉之情事，故縱商標法於九十二年五月二十八日修法時將上開規定刪除，亦不能變更無效為有效等語；被上訴人則主張系爭商雖為聯合商標，但上訴人並未告知為聯合商標，伊完全不知情，又依八十六年五月十六日修正商標法第二十九條第二項規定，並非指約定無效，故系爭合約仍有效存在，且伊仍依合約所定義務履行中，並未曾請求解除或終止合約，況九十二年五月二十八日修正之商標法，業已將有關聯合商標之上開規定全部刪除廢止，原屬聯合商標者，已變為獨立商標，得單獨移轉，可見伊請求為有理由等語，查：
㈠、依八十六年五月七日修正公布之商標法第二十九條第一、二項規定「聯合商標、防護商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅。聯合商標、防護商標單獨移轉者，其移轉無效。」，上訴人抗辯稱，本件係因系爭「依必朗傷風友ＩＢＬ及圖」為正商標第00000000號註冊商標之聯合商標等
語，已為被上訴人所承認（見本院卷第一０二、一０三頁），堪認上訴人此部分主張為真實。而兩造簽立系爭合約時為九十年五月十六日，自應適用當時有效之上揭法律規定，而認為無效。至被上訴人另主張上訴人未將系爭商標為聯合商標之情形告知伊，伊完全不知道等語，縱為屬實，僅屬是否得另外請求損害賠償之原因而已，尚難據此推翻系爭商標之無效約定變更為有效，是被上訴人此部分之主張，並不足採為有利己之證據，其主張為不足取。
㈡、復按「法律違反強制規定或禁止規定者，無效。」、「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能之情形可以除去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效。」，分別為民法第七十一條、第二百四十六條第一項所明定。被上訴人主張系爭商標迄今仍無移轉之行為，故無所謂移轉是否有效之問題，況依上開規定係指移轉無效，並非指約定無效等語，惟兩造簽訂系爭合約中第一條有關移轉系爭商標之約定，已因系爭商標為聯合商標，不得與正商標分離而單獨移轉，屬給付不能，依上揭規定，為無效。按無效乃自始、絕對、當然無效，故不因嗣後九十二年五月二十八日修正之商標法，將有關聯合商標之上開規定全部刪除廢止，即將原屬聯合商標者，變為獨立商標得單獨移轉，而使原無效變更為有效。且觀乎系爭合約書，兩造當時並無約定預期未來法令修改將聯合商標視為獨立商標得單獨移轉之情形，即無民法第二百四十六條第一項但書事由，是被上訴人上開主張，仍不足採。
㈢、被上訴人又以，依兩造所簽立之系爭合約因仍有效存續中，伊並無解除或終止，上訴人自有依該合約約定履行之義務等語。查系爭合約固未解除或終止等情，為兩造所不爭執，惟系爭合約仍有多項內容，除約定移轉系爭商標外，尚有移轉「傷風友」感冒液藥照等，其中移轉「傷風友」感冒液藥照部分，被上訴人已勝訴，並經強制執行完畢，有被上訴人提出原法院九十一年度訴字第二二九號民事判決、確定證明書及執行命令影本各一份為證，並為上訴人不爭執，足見兩造所簽訂之系爭合約書為一部有效、一部無效。其中，一部分即系爭合約書約定移轉系爭商標部分既有無效之原因，自不因系爭合約未解除或終止，而認上訴人有依該合約書約定履行之義務，是被上訴人此部分之主張，洵屬無據，實不足取。
七、綜上所述，被上訴人主張兩造簽訂合約書之「傷風友」商標權，係指經濟部智慧財產局註冊審定號九一三六○八號、正審定號00000000號依必朗傷風友ＩＢＬ及圖商標權
，固為可採，但兩造所簽立系爭合約時，約定將系爭商標移轉予被上訴人，因該約定違反法律強制規定為無效。從而，被上訴人本於系爭合約書之約定，請求上訴人移轉系爭商標，為無理由，不應准許。原審判命上訴人應將上開系爭商標移轉予被上訴人，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢棄改判，如主文第二項所示。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，因與本判決結果不生影響，爰不一一論述。
九、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百五十條、第七十八條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　10　　月　　28　　日民事第七庭審判長法 官 邱森樟
法 官 陳賢慧
法 官 盧江陽
以上正本係照原本作成。
被上訴人得上訴。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書 (須按他造人數附具繕本)。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 康孝慈
中　　華　　民　　國　　94　　年　　10　　月　　31　　日Ｈ