臺灣高等法院 臺中分院96年度智上易字第2號

• 裁判案由: 損害賠償（專利權）
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 96 年 05 月 30 日

臺灣高等法院臺中分院民事判決　96年度智上易字第2號
上　訴　人　丙○○
被　上訴人　丁○○
訴訟代理人　戊○○
被　上訴人　宏誠資訊有限公司
法定代理人　乙○○
被　上訴人　常誠電腦股份有限公司
法定代理人　甲○○
上二人共同
訴訟代理人　洪錫欽　律師
複　代理人　陳姿君　律師
上列當事人間損害賠償（專利權）事件，上訴人對於民國96年1
月25日臺灣臺中地方法院93年度智字第54號第一審判決提起上訴，本院於96年5月16日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、兩造之聲明：
(一)、上訴人方面：求為判決：
１、原判決關於駁回上訴人新台幣（以下同）10萬元本息之訴部分廢棄。
２、上述廢棄部分，被上訴人應給付上訴人10萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。
(二)、被上訴人方面：求為判決：駁回對造之上訴。
二、本件上訴人起訴主張：伊為中華民國發明專利第135936號專利權「避免停機的門診資訊處理架構」之發明人及專利權人（以下稱系爭專利），專利權期間自民國（下同）90年7月
21日至104年7月27日止。被上訴人丁○○係「蔡眼科診所」之負責人，未經上訴人同意，擅自於其診所之電腦內使用系爭專利之技術方法，上訴人以郵局存證信函通知被上訴人丁○○出面洽談專利權之授權使用事宜，被上訴人丁○○不予理會，上訴人於93年7月13日至台中縣豐原市○○路408號「蔡眼科診所」訪視，得知該診所使用之門診電腦作業系統使用系爭專利之單元架構法架構其門診醫療資訊系統，侵犯系爭專利範圍第1項至第4項專利項目，又利用系爭專利預先傳送之資訊處理方法，侵犯系爭專利第5項及第6項專利項目，並具備系爭專利之「避免停機」功能，明顯運用系爭專利之創作構思，即侵害系爭專利權。被上訴人經營之上述診所門診量每日至少100人次，以每人次收費500元計算，自90年7
月至93年9月間，被上訴人因其侵害系爭專利權之行為所獲
之利益至少新台幣（下同）57,000,000元，而被上訴人在接獲上訴人之存證信函後，仍繼續製造使用系爭專利產品，係故意侵害上訴人之專利權，以損害額3倍計算，上訴人得請
求之損害賠償額可達171,000,000元，被上訴人暫請求賠償
800,000元。而被上訴人丁○○所使用之門診電腦作業系統
，係被上訴人常誠電腦股份有限公司（下稱常誠公司）出品，被上訴人宏誠資訊有限公司（下稱宏誠公司）代理經銷販賣，被上訴人宏誠公司、常誠公司均明知上訴人已取得系爭專利，竟未經上訴人同意，擅自製造、販售系爭電腦作業系統，侵害上訴人之系爭專利權，應與被上訴人丁○○所連帶負賠償責任等情，爰依專利法第84條、第85條、民法第184
條、第185條規定，請求被上訴人丁○○、宏誠公司、常誠
公司連帶賠償上訴人800000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，並宣告假執行之判決
（原審判決上訴人全部敗訴，上訴人僅就其中10萬元及遲延利息部分聲明不服）。
三、
(一)、被上訴人丁○○則以：伊所經營之診所尚使用實體病歷，看診時依病歷送來之先後順序看診，非直接使用電腦，若主機當機，只要按「重開鍵 (reset)」，即可重新開機，回到主畫面功能，若掛號處的電腦關機，即無法進行電腦作業，伊所使用之作業系統與上訴人之專利產品並不相同。上訴人所設計的問卷文字敘述並不詳盡，加上上訴人訪談之對象為伊開設之診所護士，對於系統之狀況並非完全了解，上訴人以其訪視結果作成之勘驗紀錄表認定伊侵害其專利權，並失之偏頗，且上訴人所提出中興大學之鑑定報告於92年12月30日即已作成，於93年7月13日始至被上
訴人丁○○之診所進行訪視，該鑑定報告應不足證明本件侵權之事實。再者，上訴人憑空想像被上訴人丁○○之診所3年之收入，與事實不符等語，資為抗辯。
(二)、被上訴人宏誠公司、常誠公司則辯以：系爭專利係一種避免停機門診資訊處理架構，其特徵為掛號單元、診間看診單元、批價與收費單元或配藥與領藥單元內之電腦，預先將該單元正常作業所必須之資訊從其他單元傳輸至該單元內，加快現場處理速度及避免因其他單元停機，而影響該單元正常運作之方法，使醫療過程中各個電腦單元既係互相連結又可獨立作業，不因某一單元停止運作而影響其他單元，其運作方式為：掛號電腦掛號後，電腦即預先自動將病患資料傳送至診間電腦；掛號電腦關機，診間電腦仍可繼續看診已掛號之病患。而被上訴人丁○○之門診資訊處理架構，係使用檔案伺服器 (File Server)架構，當檔案伺服器正常運作時，各工作站皆可正常存取所需資料，一台工作站異常或停機，不會影響其他工作站之運轉，但若檔案伺服器異常或停機，則所有工作站將無法運作，其運作方式為：掛號室電腦設定為檔案伺服器及掛號櫃檯工作站，患者掛完號後資料回存檔案伺服器，診間醫師於門診時，經由電腦向掛號主機提取門診病歷，診間電腦並無儲存病歷資料，若掛號主機停機，診間電腦即無法自掛號主機讀取資料，除非異常排除，否則無法進行看診作業。顯見被上訴人之設計架構與上訴人之專利概念並不相同，亦即被上訴人販售使用之醫療軟體與上訴人之專利並不相同。再者，被上訴人等所銷售之軟體於79年即研發販售至今，上訴人則於90年7月21日始取得系爭專利，因此被上
訴人等不可能侵害系爭專利權。且該專利之方法無法產製「物」，應為狹義之「方法發明」，非屬「製作方法」之專利權，自無專利法第87條之適用。上訴人僅依自行至被上訴人丁○○之診所訪視，以作問卷之詐誘手段，由被上訴人丁○○之職員在事先填就之門診電腦作業現況訪視勘驗紀錄表上簽章，即認定被上訴人等侵害上訴人之專利權，並不合理，縱上訴人依中興大學之鑑定報告認定被上訴人等侵害系爭專利權，被上訴人等均未參與該次鑑定，且該鑑定報告係於92年12月30日即上訴人至被上訴人丁○○診所訪視之前作成，其鑑定對象應非被上訴人等製造販賣之軟體，況中興大學並非司法院所委託有關資訊類之鑑定單位，其鑑定意見自無可採。又，上訴人以被上訴人丁○○之門診全部所得作為計算損害之基礎，亦乏依據等語。四、兩造不爭執之事實：
(一)、上訴人為中華民國發明專利第135936號專利權「避免停機的門診資訊處理架構」之發明人及專利權人，專利權期間自90年7月21日起至104年7月27日止。
(二)、被上訴人丁○○係「蔡眼科診所」之負責人，其診所之電腦內使用之作業系統，係屬被上訴人常誠公司出品，被上訴人宏誠公司代理經銷之產品。
五、本件之爭點為：被上訴人丁○○經營之「蔡眼科診所」內使用之電腦處理系統，是否有侵害上訴人之專利：
㈠、按民事訴訟法第277條規定：「當事人主張有利於己之事
實，就其事實有舉證之責任」。又最高法院17年上字第917號判例：「民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原
告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求」。本件上訴人主張被上訴人等侵害其專利權，依上述法條規定及最高法院判例意旨，應由上訴人就其所主張被上訴人等人有侵害其專利權之事實負舉證責任。上訴人陳稱本件應由被上訴人負舉證責任，證明被上訴人自己未侵害上訴人之專利權云云。惟查，專利權人主張其專利權被侵害時，必須負舉證責任。專利權人必須證明系爭專利確有被侵害之事實，且應證明行為人有實施其專利權之行為。
(二)、專利法第87條第1項，對於「製造方法專利」受侵害之舉
證責任，規定如下：「製造方法專利所製成之物品，在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造」。此項規定，旨在避免「製造方法專利」之專利權人舉證困難，而將舉證責任適度轉嫁予專利侵害之行為人，惟依上述規定，其適用之前提要件需為專利權人之專利屬「製造方法專利」，始有該條之適用。本件系爭專利是否屬「製造方法專利」？原審於94年1月6日，以中院清民乙九十三智五四字第1512號函，向經濟部智財產局函查結果，該局復函說明四載稱：「．．． (一)、按發明專利，分為物之發明及方法發明兩
種．．．本案屬「方法專利」，惟並非屬有製成物品之「製造方法專利」。(二)、．．．本案並非具有「製造方法專利所製成之物品」．．所詢之三種表徵設備：〔⑴掛號處配置有掛號電腦，診間配置有診間電腦。⑵電腦掛號後，電腦即自動將病患資料傳送至診間電腦。⑶掛號電腦關機，診間電腦可以繼續看診已掛號之病患〕，即非具有在專利法第87條所規定下之「製造方法專利所製成之物品」之情事等語（見原審卷一第104頁、第186頁、第187頁）
，上訴人所享有之系爭專利既非專利法第87條第1項規定
之「製造方法專利」，自無該條項之適用，即不能援引該條項之規定，而命被上訴人負舉證責任，被上訴人就其專利權受侵害之事實，仍應負舉證之責。
(三)次按最高法院79年台上字第540號判例：「法院固得就鑑
定依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證為判斷事實真偽之依據，然就鑑定人鑑定之意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨，倘法院不問其取捨之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權行使委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據方法之旨趣，殊有違背」。本件上訴人雖提出國立中興大學92年12月30日機鑑（92）字第106號鑑定報告書
（見原審卷一第20頁、第21頁），並以該在鑑定報告書所提之三項表徵，與上訴人自行於93年7月ll日至被上訴人
丁○○診所訪視之勘驗記錄表（見同卷第19頁），發現該診所使用之電腦設備亦具有系爭專利之三項表徵，據以主張被上訴人診所使用之電腦軟體侵害系爭專利。惟前揭鑑定機關，並非兩造合意選定或受法院囑託之鑑定單位，且該鑑定報告日期為92年12月30日，其鑑定之日期早在上訴人自行前往被上訴人丁○○診所訪視日期93年7月ll日之
前約半年，兩者相差甚遠，該鑑定報告所鑑定之對象物件，顯非本件被上訴人丁○○診所內之電腦軟體，自無法以該鑑定報告遽認被上訴人等侵害上訴人之專利權；且鑑定報告僅為法院審酌採證認事之方法之一，非法院即可無條件採納；何況前揭鑑定報告尚非針對本件被上訴人之軟體而為，自不得逕依該鑑定報告，遽為上訴人有利之認定；再查：上訴人既主張被上訴人丁○○侵害上訴人之系爭專利，自應由上訴人就被上訴人丁○○開設診所使用之電腦軟體作業方法落入系爭專利範圍負舉證之責任。而進行專利侵害之鑑定，首應解釋申請專利範圍，再比對申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法），比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象：①解析申請專利範圍為技術特徵。②解析待鑑定對象之技術特徵。③基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」。④基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。被上訴人常誠公司抗辯稱伊公司設計之電腦軟體作業系統，其資訊處理架構有三台電腦，一台設定主機、另在掛號室、看診室各配置電腦一部，均設定為工作站，是採取主從式架構，工作站之電腦並非獨立作業，而是直接向主機存取資料，以外觀之處理流程，其外在表徵或與系爭專利相似，但內部之處理架構實大異其趣等語。則本系爭事件可否依上訴人所主張：僅以外在表徵，即斷定被上訴人侵害其專利權？自應由上訴人就此負舉證之責。原審曾函請國立台灣科技大學專利鑑定與軟體認證諮詢中心鑑定被上訴人之電腦作業系統是否有侵害上訴人之系爭專利（見原審卷一第167頁），
經該中心負責鑑定人員與兩造洽談有關鑑定簽約事宜，兩造之意願均不足而無法進行鑑定，有該中心之復函可憑（見同卷第214頁），原審再就同一事項，函請財團法人工
業技術研究院鑑定（見原審卷二第39頁、第40頁），上訴人改請求變更鑑定機關（見同卷第61頁）；原審再函台灣經濟發展研究院鑑定，上訴人未繳鑑定費致未鑑定（見同卷第121頁、第127頁）；上訴人復於95年8月7日具狀請求法院命被上訴人保證診所內之電腦系統自93年7月13日起
迄95年8月止均無變更修改，若未經修改，才請求鑑定，
被上訴人於95年9月5日言詞辯論期日陳稱診所內之電腦系統迄無變更修改，（見同卷第129頁、138頁），上訴人仍不請求鑑定，改請求勘驗系爭電腦（見同卷第138頁），
原審指定95年9月25日勘驗系爭電腦，上訴人復具狀請求
勿勘驗系爭電腦，致原審取銷原定之勘驗系爭電腦期日（見同卷第139至141頁），嗣於原審95年12月14日言詞辯論期日，被上訴人陳稱隨時等候鑑定，上訴人則未再聲請鑑定，僅稱被上訴人不保證其電腦系統未變更，鑑定無實益，而未再聲請鑑定，有筆錄可憑（見原審卷三第12頁、第13頁），顯見原審已盡調查能事，上訴人於本院準備程序亦未聲請鑑定，受命法官於96年5月4日準備程序期日問兩造有無其他證據調查，兩造均陳稱「沒有」，而諭知準備程序終結，迨言詞辯論期日始再陳稱若本院認為伊尚未舉證證明被上訴人有侵權行為之事實，則請求鑑定云云，顯屬逾時始提出鑑定之請求，自無鑑定必要。綜上所述，上訴人既未能證明被上訴人丁○○開設診所使用之電腦軟體作業系統有侵害上訴人之系爭專利權，則其對被上訴人等請求侵權行為損害賠償，即非有據。
(四)上訴人於本院所提證七至證十一，係訴外人延吉診所、許耳鼻喉科診所、莫笑皮膚科診所、全民醫院、慶鴻診所之「電腦作業現況訪視勘驗記錄表」，均與本件無關，不能資為有利上訴人之認定。上訴人於本院所提證十三即被上訴人宏誠公司於94年6月6日所提之言詞辯論續狀（原本見原審卷一第231頁），該書狀第２頁最後一段及第３頁，
係先於該段之首引述上訴人享有之135936號專利之資訊處理架構，其次說明被上訴人宏誠公司所販售之門診資訊處理架構如何與上訴人之上述專利不同之處（見本院卷第34頁、第35頁、原本見原審卷一第231頁、第232頁），上訴人竟指稱被上訴人宏誠公司於上述言詞辯論續狀內已自認伊所販售之門診資訊處理系統有侵害上訴人之專利云云，顯屬虛妄，毫無可取。又上訴人於本院所提之證十四，即被上訴人於原審所提93年12月25日答辯狀，主張被上訴人丁○○已承認百分之百使用上訴人之專利等語。被上訴人丁○○則辯稱：上訴人斷章取義，不足採憑，被上訴人丁○○係醫師，對資訊產品毫無所悉，上訴人所提答辯狀，僅是被上訴人丁○○的心情告白，是假設語氣，才會於狀內載稱：「一項專利品，在市場上有百分之一的侵權出現，…在市場上有百分之百的人在使用時．．．」之語，此純係被上訴人丁○○的喟嘆，而非被上訴人丁○○自認侵害上訴人之專利等語。查上述書狀第一點雖有：「一項專利產品，在市場上有百分之一的侵權品出現，理所當然該予以取締非法，然而當一項所謂的專利品，在市場上有百分之百的人在使用時，是否該怪罪政府的規範無方．．」等語（見本院卷第36頁）。惟第三點內明確表示電腦公司（指被上訴人常誠公司）的設計沒有侵權」等語，由該書狀全文意旨觀之，被上訴人丁○○於該書狀並非自認有侵害上訴人之系爭專利，而係以該書狀第一點之比喻，資為否認伊有侵權之理由，上訴人以上述書狀，指稱被上訴人丁○○自認伊侵害上訴人之專利，即無可取。
六、綜上所述，上訴人迄未舉證明被上訴人等有侵害系爭專利權之事實，則上訴人依據民法第184條第l項前段、第l85條第l項前段規定，請求被上訴人丁○○、宏誠公司、常誠公司連帶賠償上訴人100000元（原審判決駁回之700000元本息部分未上訴）及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，洵非正當，原審就此部分，為上訴人敗訴
之判決，並駁回其假執行之聲請，核無不合，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，爰不一一論述。又被上訴人等均無侵害上訴人之系爭專利權，已如上述，則上訴人另請求被上訴人丁○○提出實際門診量紀錄及收支帳目、憑證等文件；請求向健保局調取被上訴人丁○○之診所向健保局申請之金額資料，均無必要，併予鈙明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　5 　　月　　30　　日民事第一庭 審判長法　官 吳火川
法　官 饒鴻鵬
法　官 邱森樟
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 鄧智惠
中　　華　　民　　國　　96　　年　　5 　　月　　31　　日Ｍ