臺灣高等法院 臺中分院97年度智上字第2號

• 裁判案由: 損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 98 年 09 月 15 日

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　　　 97年度智上字第2號上　訴　人　甲○○
訴訟代理人　己○○
訴訟代理人　吳瑞堯律師
周思傑律師
被　上訴人　施新和織帶有限公司
法定代理人　丙○○
訴訟代理人　蔣文正律師
訴訟代理人　張益隆律師
複　代理人　戊○○
乙○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年12月12日臺灣彰化地方法院95年度智字第21號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於民國98年9月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴及追加之訴均駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人於原審起訴主張：
㈠上訴人於民國（下同） 94年12月1日取得經濟部智慧財產局新型第 M281971號可伸縮之織物結構專利（下稱系爭專利），惟上訴人於95年6、7月間發現被上訴人所製造販售之3、6、9、 12英吋鬆緊帶，涉嫌侵害系爭專利。嗣經上訴人取得被上訴人產品後，送請鑑定，經確認被上訴人產品之構件內容、特徵，與系爭專利申請技術內容，符合全要件原則，且不適用逆均等論，已構成實質上相同，亦即被上訴人之產品確已侵害系爭專利。是被上訴人製造販賣上揭各種尺寸之鬆緊帶，依法應對上訴人負賠償責任。然因損害賠償數額之計算，須視被上訴人販賣收入而定，因未查扣被上訴人銷售憑證，故暫以新台幣（下同）200萬元作為損害賠償數額。
㈡關於被上訴人生產製造之3英吋、6英吋鬆緊帶是否侵害系爭專利，經原審送請財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱台經院）鑑定，依該鑑定人96年6月8日（96）專侵法字第04009 號鑑定研究報告書（下稱台經院第一次鑑定報告）以：依據文義讀取原則之鑑定，證物對專利之申請專利範圍獨立項應不符合文義讀取，依據均等論原則之鑑定，證物對專利申請之專利範圍仍為實質不相同，最終鑑定結論為被上訴人產品未侵害系爭專利。惟其鑑定報告對於作為鑑定基礎之待鑑定對象即系爭專利，發生本質上之錯誤，致該鑑定報告書第 24頁之照片6「待鑑定對象實體狀態之手繪簡圖」與客觀上之待鑑定對象實體狀態顯不相同。該鑑定機關再依錯誤之「待鑑定對象實體狀態之手繪簡圖」解析出錯誤之「技術內容」；復以此錯誤之「技術特徵」內容為鑑定分析，當然導致錯誤之鑑定結果。該鑑定報告書內容錯誤百出，最為離譜之處在於對證物構成要件解析之錯誤，而該錯誤正是系爭專利權申請專利範圍之重要技術特徵所在，自足以影響鑑定結果之正確性。
㈢又細閱上開台經院第一次鑑定報告後，可發現其鑑定經過及所憑鑑定資料，不符專利侵害鑑定要點，其鑑定結果，不能為有利被上訴人之認定。是以鑑定人完全未依專利侵害鑑定要點規定之鑑定程序，進行鑑定。況且，鑑定人寧願違背專利侵害鑑定要點規定，不以均等論擴張系爭專利之權利範圍，可能原因有鑑定人無能力正確地分析證物之技術內容，而欲掩飾其粗糙之比對內容及分析結果，乃以其自創理由，在尚未開始進行鑑定比對及分析前，先限制均等論之適用範圍；抑或鑑定人預先認定鑑定結果，再以限縮均等論之適用範圍，及以事實不符之構成元件與系爭專利申請專利範圍第1
項之技術特徵進行分析比對，作出預先認定之鑑定結果，其鑑定結果不足採信。
㈣鑑定人函覆原審 96年10月12日96經研禧字第10010號函，上訴人認為毫無事實根據，且與被上訴人產品不相符合之資料、圖示為依據，其所為鑑定顯不可採。
㈤綜上所述，鑑定人所出具第一次鑑定報告及補充報告，均不可採。被上訴人確有侵害系爭專利，爰依侵權行為損害賠償之法律關係，求為命被上訴人應給付上訴人 200萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息，暨被上訴人不得為製造、販賣侵害系爭專利物品之行為之判決。添
二、被上訴人則以下列各點資為抗辯，並求為判決駁回上訴人之訴：
㈠被上訴人就上訴人所提系爭專利之證書及專利技術報告，固不爭執其真正，但上訴人所提侵害專利鑑定報告書，被上訴人否認其真正。至於上訴人所提發票影本，因繕本未附有此發票，無從表示意見。
㈡依專利法第 94條第1項規定，申請前已見於刊物或已公開使用者，或已為公眾所知悉者，不得取得新型專利。該條第 4項復規定為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利。又申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，或申請前已存在國內之物品，非專利權之效力所及，專利法第 108條、第57條亦有明文。系爭專利申請日為 94年7月25日，然在此之前，非但被上訴人，甚至業界多家廠商均有其製造系爭專利結構之方法技術，此有被上訴人於93年銷售統一發票，更有93年 3月23日財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心之試驗報告可資證明。足見系爭專利，於其申請前已為公開使用，亦為公眾所知悉，且為國內使用及已存在國內之物品，依上揭規定，上訴人不得享有專利權。再者，被上訴人從事織物生產已數十年，同業亦多家從事此等系爭專利構造之製造。顯見系爭專利為具有通常知識者依申請前技術顯能輕易完成，依法亦不得享有專利。
㈢按專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，其未附加標示者，不得請求損害賠償，專利法第 108條、第78定有明文。上訴人既未舉證其符合上揭規定，從而上訴人依法不得請求損害賠償。
㈣被上訴人生產製造之鬆緊帶經原審囑託鑑定結果，確未侵害系爭專利，是以上訴人請求損害賠償，並無依據。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，求為判決㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人 200萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息；㈢被上訴人不得為製造、販賣侵害上訴人系爭專利物品之行為；㈣上訴人願供擔保，請准宣告假執行。嗣於98年7月 22日準備程序中擴張及追加訴之聲明為㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人 887萬0083元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息；㈢被上訴人不得為製造、販賣侵害上訴人新型第M281971 號「可伸縮之織物結構」專利物品之行為。㈣被上訴人應將用以製造侵害上訴人新型第 M281971號「可伸縮之織物結構」專利物品如台灣臺中地方法院 95年度聲字第708號聲請保全證據事件卷內照片所示之機械交予上訴人銷燬。㈤上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並補充陳述：
㈠上訴人聲請台經院本案鑑定小組召集人丁○○到庭說明上訴人對該第一次鑑定報告之疑義。台經院指派參與鑑定人江天禧到庭說明，江天禧認為原鑑定結果尚有疑義，認為：「‧‧‧原鑑定報告書中有關證物之『織物圖示』，似有所誤差；‧‧‧」（本院卷第84頁）。經本院請台經院再次鑑定結果，其鑑定結論：「扣案『3英吋鬆緊帶』及『6英吋鬆緊帶』，其對應構成要件與中華民國新型第 M281971號『可伸縮之織物結構』專利權修正後之申請專利範圍構成實質相同，應落入於該專利之權利範圍內。」有台經院98年5月14日（
98）經研真字第05010號函所附之（96）專侵法04009-1號、（96）專侵法 04018-1號報告書可查（請見外放之專利權侵害鑑定研究報告書，下稱第二次鑑定報告）。被上訴人對於上開第二次鑑定報告並無異議（本院卷第 161頁被上訴人民事答辯狀），足證被上訴人未經上訴人授權，竟製造扣案之3英吋、6英吋鬆緊帶，其織物結構落入系爭專利權範圍內，故被上訴人之行為確已侵害上訴人之系爭專利權。
㈡被上訴人雖辯稱，其於系爭專利權申請日（ 94年7月25日）之前，即92年之前即已持續製造系爭專利權所示織物結構之鬆緊帶銷售予他人，爰依專利法第108條準用第57條第1項第3 款「系爭專利申請前已有相同物品存在國內」之規定，主張不受系爭專利權效力所及云云，並提出93年銷售發票、財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心試驗報告為證，惟查：⑴被上訴人公司經核准設立之日期為 92年9月25日，有經濟部公司基本資料查詢明細為證（本院卷第 168頁），被上訴人竟稱其在92年之前即已持續製造扣案鬆緊帶銷售予他人云云，顯非真實。
⑵被上訴人嗣後雖以筆誤為由，改稱其在93年之前即已持續製造扣案鬆緊帶云云。然於另案專利權損害賠償事件（智慧財產法院97年民專上字第10號），亦經證明被上訴人侵害上訴人之他號新型專利權。而被上訴人同以「在民國92年之前，即已持續製造銷售鬆緊帶予他人」等語置辯。詎兩案書狀皆有相同之筆誤，殊難想像。嗣經上訴人舉經濟部公司登記資料加以推翻後，被上訴人始以「筆誤」加以搪塞，已見其心虛及主張之不實。次查，於95年11月間，上訴人以被上訴人為被告提起本件訴訟後，被上訴人旋即於95年12月14日以「竹炭纖維編織帶體結構」申請專利（申請案號： 00000000）
，嗣被舉發成立，由經濟部智慧財產局撤銷其專利權，有舉發審定書為證（本院卷第 238頁）。經查，舉發審定理由乃依據9 4年12月1日公告之我國第00000000號「可伸縮之織物結構」專利案（即本件系爭專利權），認定被上訴人之「編織帶體結構」不具進步性。再者，倘被上訴人確實於系爭專利權申請前，即已製造與系爭專利權織物結構相同之鬆緊帶，則如被上訴人所一再抗辯者，其自可依據專利法第57條第1項第3款規定，主張不受系爭專利權效力所及。又何須於知悉上訴人提起訴訟後，才匆匆以系爭專利權織物結構復行提出申請，其動機顯然可議！
⑶被上訴人固於原審提出93年間之發票（原審卷第33至36頁）。惟查，其上「品名」僅記載「鬆緊帶」，並未揭示任何有關「系爭專利權『織物結構』之記載或圖示」；而被上訴人亦自承其製造之鬆緊帶種類多達百種，然被上訴人卻遲遲未能就「上揭93年發票所載鬆緊帶之織物結構與系爭專利權相同」乙節，提出證明方法，則該93年間之發票顯然無從用作「系爭專利申請前已有相同物品存在國內」之證明。
⑷財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心試驗報告僅能證明被上訴人於 93年3月間曾將「彈性鬆緊帶15cm」之樣品，送請試驗「偶氮染料含量」乙事：
①本件所爭執者，乃鬆緊帶之「織物結構」，上開試驗報告內容顯無法作為「系爭專利申請前已有相同物品存在國內」之證明。
②鑑定人針對「試驗報告所附鬆緊帶樣本」與「系爭專利權織物結構」所作之比對，由98年5月14日（98）經研真字第05010號函所附之（96）專侵法 04019-1號報告書第65頁，最終鑑定結論貳：「本案之申請專利範圍第一獨立項鑑定先依『文義讀取原則』進行鑑定分析，得到不符合文義讀取之結果」等文字。而文義讀取原則所彰顯者，在於針對物品之結構轉換為以「文字」方式具體描述，則上揭「得到不符合文義讀取之結果」之結論，足證「試驗報告所附鬆緊帶樣本」與「系爭專利權織物結構」，在織物結構上並不相同，自不符合專利法第57條第1項第3款「系爭專利申請前已有相同物品存在國內」之要件。
③自試驗退樣（原審卷第39頁）形式上觀之，明顯可見黏貼其上之鬆緊帶，與試驗報告所載「樣品名稱：彈性鬆緊帶15cm」（原審卷第37、38頁），兩者之尺寸並不相符。再者，擔保文書真正之章戳，明顯不連續。則上訴人質疑該文書之真正，依民事訴訟法第 357條規定，被上訴人自應先行證明試驗報告為真，即「試驗退樣物與 93年3月22日試驗者為同一之物」，始得將試驗報告所附鬆緊帶樣本作為本案裁判之基礎。然被上訴人始終迴避其舉證義務，並未提出證據方法加以證明。
④試驗報告已明文揭示「本報告分離或部份引用無效。」、「試驗報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。」及「本報告試驗退樣品保留三個月。」（原審卷第37頁）。佐以另案專利權損害賠償事件（智慧財產法院97年民專上字第10號）中，智慧財產法院曾函詢財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心：「試驗退樣物品與93年送樣之物品是否同一？」，經該中心函覆：「本中心針對客戶產品委託試驗完成後，剩餘測試樣品，本中心只保管三個月。目前該樣品因超出原保存期限而已清除，故貴院來函所附之試驗退樣物品，本中心已無93年送樣之物品進行比對。」等語（本院卷第 244頁）。足見，連試驗單位本身亦已無從確認「試驗退樣物品」與「93年3月22日試驗者」是否為同一之物？
⑤被上訴人對於系爭專利權曾於 95年11月1日為舉發，舉發理由為系爭專利權不具新穎性，亦以上開試驗報告所附之物為附證。然經經濟部智慧財產局審定為「舉發不成立」，審定書理由第四點即明文敘明「其內所附的不同尺寸之鬆緊帶樣品」等語（本院卷第127至129頁。亦可參見台經院 97年9月23日經研禧字第09017號函附件二，本院卷第115頁）。
⑥綜上足證，財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心試驗報告，不能作為「系爭專利申請前已有相同物品存在國內」之證明。
㈢損害賠償金額之計算：
⑴依據專利法第 108條準用第85條第1項第2款規定，依侵害人因侵害行為所得之利益為計算。爰以財政部臺灣省中區國稅局彰化縣分局98年7月1日中區國稅彰縣三字第0980023025號函附之被上訴人銷項憑證明細資料表為據。
⑵上訴人於95年9月25日以台北圓環郵局第633號存證信函（196至199頁）通知被上訴人，提示新型專利技術報告進行警告，並告知侵害系爭專利權之事實。是先行請求自95年10月起至97年12月止，為損害賠償金額計算之期間。
⑶被上訴人自95年10月起至97年12月止，銷售金額總計4927萬8239元，如本院卷第193至194頁附表所示。又，依法應由被上訴人就其成本及必要費用舉證，惟上訴人基於市場經驗及裁判費用之考量，推估上開銷售金額中，有九成為系爭專利權產品，而扣除成本及必要費用後，被上訴人所得利益以二成為計算，被上訴人應賠償之金額為887萬0083元。（49,278,239×90％×20％=8,870,083.02）
⑷被上訴人雖辯稱，就被上訴人銷項憑證明細資料表中，哪幾筆交易為以系爭專利權織物結構製造之鬆緊帶，應由上訴人舉證云云。惟查：
①關於「被上訴人銷項憑證明細資料表中，哪幾筆交易為以系爭專利權織物結構製造之鬆緊帶」之事實，被上訴人理當知之甚詳，上訴人並非被上訴人公司之員工或內部人，如何探知其交易之內容？
②再者，供證明所需之書證，諸如買賣契約、訂購單、出貨單、營運報告及損益表等，均由被上訴人所執有。經上訴人於98年7月22日準備程序，依民事訴訟法第342條規定，聲請鈞院命被上訴人提出。然被上訴人於 98年8月12日準備程序，仍未提出。被上訴人訴訟代理人並稱被上訴人現在也無法提出足資證明之有關書證。
③承上，本件顯有證據偏在被上訴人之一方、兩造武器不平等之情事，倘仍責由上訴人就被上訴人銷售憑證明細中區分何者為系爭專利權織物結構之鬆緊帶，實屬不可期待而顯失公平。另參酌專利法第85條第1項第2款規定可知，立法者係有意加重侵權行為人之舉證責任。本件情形與民事訴訟法第277 條規定之修正理由所示，商品製造人責任之案例類型具有相同性，當有同條但書規定之適用。就「被上訴人銷項憑證明細資料表中，哪幾筆交易為以系爭專利權織物結構製造之鬆緊帶」此一事實，應由被上訴人負舉證責任。
④復依民事訴訟法第345條第1項規定：「當事人無正當理由不從提出文書之命令者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」查被上訴人不從鈞院命提出文書，亦未提出任何正當理由（僅言詞陳述其也無法提出足資證明之有關書證，顯非正當理由），依法請鈞院審認上訴人關於損害賠償計算所主張之事實為真。
⑤末按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。查被上訴人未經上訴人授權，竟製造、銷售系爭專利權織物結構之鬆緊帶，確已侵害上訴人之權利。然上訴人已盡舉證之能事，仍難以證明其數額。爰請鈞院依上開規定，酌定賠償之數額。
被上訴人則求為判決駁回上訴，如受不利判決，願預供擔保，請准免為假執行。並補充抗辯：
㈠民事訴訟法第446條第1項規定：「訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。」，上訴人於本案二審準備程序後，才於 98年7月22日準備程序為訴之追加，而請求「被上訴人應將用以製造侵害上訴人新型第 M281971號『可伸縮之織物結構』專利物品如台灣台中地方法院 95年度聲字第708號保全證據事件卷內照片所示之機械交予上訴人銷燬」。被上訴人不同意上訴人訴之追加，且該機械並非證據保全之標的，該機械名稱為何？構造為何？編號為何？機械之用途功能為何均未明，所謂「請求之基礎事實同一」，即有不符。
㈡被上訴人於原審所提出之「試驗樣品鬆緊帶」，業經鑑定證明其結構與扣案之3吋、6吋鬆緊帶構造相同，則早在上訴人94年 7月25日申請專利之前，即已製造存在，而為上訴人專利權效力所不及，被上訴人並無侵害專利：
⑴被上訴人於原審提出 93年3月23日財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心之試驗報告，該試驗告上之鬆緊帶之結構，可資證明被上訴人早在上訴人申請專利之前，即已在製造該構造之產品，依專利法第108條準用同法第57條第1項第3款「
申請前已存在於國內之物品」之規定，被上訴人所製造之產品不為上訴人專利權效力所及。
⑵鈞院將被上訴人於原審所提出之「試驗樣品鬆緊帶」及扣案「3英吋鬆緊帶」及「6英吋鬆緊帶」，再請台經院為鑑定，台經院於98年5月7日完成之三份鑑定報告，認為「試驗樣品鬆緊帶」及扣案「3英吋鬆緊帶」及「6英吋鬆緊帶」均落入上訴人之專利範圍內，由台經院三份鑑定報告就「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶構造之分析比對，足以證明「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶之結構相同，理由如次：
①依上揭台經院三份鑑定報告所示，台經院針對扣案「 3英吋鬆緊帶」、「 6英吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」就第一獨立項之分析，這三種鬆緊帶構造內容之述敘，一字不差，三種物品可茲證明是相同的結構。
②台經院針對上訴人申請專利範圍第二項獨立項之比對，三份報告在第50頁之結論都是符合文義讀取（本院卷第263至265頁）。而按「專利侵害鑑定要點」中所定「文義讀取成立要件」 (本院卷第267頁)為：至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合「文義讀取」。符合「文義讀取」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。台經院針對上訴人申請專利範圍第二項獨立項之比對之鑑定，既認為本案扣案之「3英吋鬆緊帶」及「6英吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」結論為符合文義讀取，則上訴人申請專利範圍第二項獨立項中，所有技術特徵已完全對應表現在待鑑定物對象中（即「3英吋鬆緊帶」及「6英吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」），因而上訴人申請專利範圍第二項獨立項之前，被上訴人即有製造完全對應相同構造之「鬆緊帶」即足可確認，因而在上訴人申請專利之前即已存在之物，自為上訴人專利權效力所不及，被上訴人並無侵害專利。
⑶前揭台經院第二次鑑定就這三種鬆緊帶之構件之構造內容之述敘，既一字不差，可以證明三種鬆緊帶之構造是完全一樣。被上訴人於原審除提出 93年3月23日財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心之試驗報告外，另有提出發票數張，因而早在上訴人申前專利之前，被上訴人就已在製造、販賣該申請專利結構之鬆緊帶，茲再提出相關事證，用以輔佐證明前揭台經院第二次鑑定就這三種鬆緊帶內容構造之證據：
被上訴人於 98年8月12日有提出生產鬆緊帶之型錄四大本，其中編號「059」之鬆緊帶產品（本院卷第 268、269頁），即是本案系爭之產品；而編號「059」之鬆緊帶於93年間「
璟茂實業股份有限公司」（下稱「璟茂公司」其公司英文名稱為「SPECIAL PROTECTORS CO., LTD.」（本院卷第 270頁）即有下訂單採購（本院卷第 271頁）。璟茂公司以該鬆緊帶製成編號SP-786「束腹帶」之產品，而璟茂公司編號SP-786「束腹帶」之產品，至少從2003年（即民國92年）即已存在至今（本院卷第272至274頁）。設若鈞院就前揭台經院就三種鬆緊帶內容構造描述之證據，尚有不足，則由上開之採購單、型錄、產品等證物之串連，可用本院275至278頁之產品實物與上訴人之申請專利範圍比對鑑定，亦可輔佐證明被上訴人早在上訴人申請專利之前有製造、完全對應相同於上訴人專利構造之「鬆緊帶」，依專利法第 108條、同法第57條第1項第3款「申請前已存在於國內之物品」之規定，被上訴人所製造之產品不為上訴人專利權效力所及。
⑷被上訴人於原審提出之「試驗樣品鬆緊帶」，上訴人於原審從未否認其真實，俟被上訴人提出台經院就「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶之結構分析，主張「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶之結構相同之事實，上訴人始提出所謂「應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」之抗辯，依民事訴訟法第447條第1項之規定，上訴人不得提出新攻擊或防禦方法，上訴人於二審主張「被上訴人應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」云云，即屬「新攻擊或防禦方法，」或屬「逾時始行提出攻擊或防禦方法」，因而鈞院自得駁回之。
㈢有關上訴人主張之損害額計算及請求銷燬機械部分，亦有違誤：姑不論被上訴人早在上訴人申請專利之前有製造完全對應相同於上訴人專利構造之「鬆緊帶」，依專利法第 108條用法第57條第1項第3款「申請前已存在於國內之物品」之規定，被上訴人所製造之產品不為上訴人專利權效力所及，而上訴人所列損害賠償之計算式及請求銷燬機械之主張，亦均有違誤：
⑴按被上訴人於 98年8月12日即提出「智慧財產法院」之開庭通知書，可茲證明上訴人以新型 M284674之專利就被上訴人之另種產品提出訴訟，因而被上訴人不只生產銷售本件系爭之產品，尤可確認。而且當庭亦提出型錄四大本，被上訴人生產銷售之鬆緊帶有二百多種，當庭亦為上訴人所不否認，則上訴人於前開狀中主張所謂「有九成是系爭專利產品」云云，即有違誤。
⑵又依業界習慣發票上之品項，均僅記載「鬆緊帶」而已，並沒有註明結構規格。庭呈之型錄四大本，其中編號「 059」之鬆緊帶產品，才是本案系爭之產品，有被上訴人提出客戶訂購「059」產品之訂購單（本院卷第279至283頁）。
⑶再查上訴人主張被上訴人所得利益二成云云，亦不符事實，按依被上訴人96年度營利事業所得稅結報申報書所載，被上訴人之純益率為4.01%（本院卷第284頁），上訴人主張被上訴人所利益二成云云，即不符事實。
⑷被上訴人不同意上訴人為訴之追加，而且上訴人並未證明其請求銷燬所謂之「機械」與專利侵害事實有關，是以上訴人請求所謂銷燬機械云云，即有未洽。又「當事人所為應受判決事項之聲明，必須明確，適於強制執行」（最高法院86年台上字第1884號裁判），依上訴人請求銷燬所謂之「機械」，亦僅是照片而已，並非保全證據所保全之標的，該機械名稱為何？構造為何？編號為何？機械之用途功能為何？均未明，是以上訴人該項請求之聲明，亦有未洽。
⑸綜上所陳，被上訴人早在上訴人申請專利之前有製造完全對應相同於上訴人專利構造之「鬆緊帶」，依專利法第 108條用法第57條第1項第3款「申請前已存在於國內之物品」之規定，被上訴人所製造之產品不為上訴人專利權效力所及，被上訴人並無侵害專利。
四、按民事訴訟法第446條第1項規定：「訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限」，上訴人於本案二審行準備程序後，於 98年7月22日準備程序中為訴之追加，請求「被上訴人應將用以製造侵害上訴人新型第 M281971號『可伸縮之織物結構』專利物品如台灣台中地方法院 95年度聲字第708號保全證據事件卷內照片所示之機械交予上訴人銷燬」。被上訴人雖不同意上訴人訴之追加，惟上訴人追加部分所依據之事實，與起訴主張「被上訴人製造之扣案鬆緊帶侵害上訴人新型第 M281971號專利權」為同一事實，其請求之基礎事實同一，依民事訴訟法第446條第1項規定，應予准許。至於上訴人擴張訴之聲明，請求被上訴人應給付上訴人 887萬0083元及法定遲延利息，為訴之擴張，亦應予准許。
五、上訴人為系爭專利之專利權人，該專利權目前仍有效存續。本件送鑑定樣品確係被上訴人製造之3英吋、6英吋鬆緊帶，原經上訴人以原法院 95年度聲字第708號保全證據事件扣押取得，嗣經上訴人於 96年2月14日言詞辯論期日當庭提出其購得 3英吋、6英吋鬆緊帶各1捲，經被上訴人確認係其生產無誤後，由上訴人每捲各丈量20公分，再由被上訴人每捲各剪下 2塊，經原法院囑託台經院鑑定有無侵害系爭專利。經台經院依據「專利侵害鑑定要點」之流程，先依「文義讀取」進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，再進一步施以「均等論原則」進行鑑定分析，仍得到構成不適用之結果，其構成實質不相同，即鑑定樣品之構成要件與系爭專利申請專利範圍構成實質不相同，此有該鑑定人所出具 (96)專侵法禧字第04009號、(96)專侵法禧字第04018號專利權侵害鑑定研究報告書各1冊（即第1次鑑定報告）可參。原審據此而為不利於上訴人之論斷，上訴人不服，提起上訴，於本院質疑第一次鑑定報告對於作為鑑定基礎之待鑑定對象即系爭專利，發生本質上之錯誤，致該鑑定報告書第 24頁之照片6「待鑑定對象實體狀態之手繪簡圖」與客觀上之待鑑定對象實體狀態顯不相同。該鑑定機關再依錯誤之「待鑑定對象實體狀態之手繪簡圖」解析出錯誤之「技術內容」；復以此錯誤之「技術特徵」內容為鑑定分析，當然導致錯誤之鑑定結果。該鑑定報告書內容錯誤百出，最為離譜之處在於對證物構成要件解析之錯誤，而該錯誤正是系爭專利權申請專利範圍之重要技術特徵所在，自足以影響鑑定結果之正確性。又鑑定報告，其鑑定經過及所憑鑑定資料，不符專利侵害鑑定要點，其鑑定結果，不能為有利被上訴人之認定。況且，鑑定人寧願違背專利侵害鑑定要點規定，不以均等論擴張系爭專利之權利範圍，可能原因有鑑定人無能力正確地分析證物之技術內容，而欲掩飾其粗糙之比對內容及分析結果，乃以其自創理由，在尚未開始進行鑑定比對及分析前，先限制均等論之適用範圍；抑或鑑定人預先認定鑑定結果，再以限縮均等論之適用範圍，及以事實不符之構成元件與系爭專利申請專利範圍第 1項之技術特徵進行分析比對，作出預先認定之鑑定結果，其鑑定結果不足採信等語。本院再將上開證物送請台經院，請就上訴人質疑之點再為鑑定，經該院第二次鑑定結果，認為：「扣案『3英吋鬆緊帶』及『6英吋鬆緊帶』，其對應構成要件與中華民國新型第 M281971號『可伸縮之織物結構』專利權修正後之申請專利範圍構成實質相同，應落入於該專利之權利範圍內。」有台經院 98年5月14日（98）經研真字第05010號函所附之（96）專侵法04009-1號、（96）專侵法 04018-1號報告書可查（見外放之專利權侵害鑑定研究報告書即第二次鑑定報告）。被上訴人對於第二次鑑定報告並無異議（本院卷第 161頁被上訴人民事答辯狀），足證被上訴人所製造扣案之3英吋、6英吋鬆緊帶，其織物結構落入系爭專利權範圍內。惟被上訴人抗辯稱：伊於原審所提出之「試驗樣品鬆緊帶」，業經鑑定證明其結構與扣案之 3英吋、6英吋鬆緊帶構造相同，且早在上訴人94年7月25日申請專利之前，即已製造存在，而為上訴人專利權效力所不及，伊並無侵害專利等語。經查：
㈠本院將被上訴人於原審所提出之「試驗樣品鬆緊帶」（即93年 3月23日財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心之試驗報告之試驗樣品）及扣案「3英吋鬆緊帶」及「6英吋鬆緊帶」，再請台經院為鑑定，台經院於98年5月7日完成之三份鑑定報告，認為「試驗樣品鬆緊帶」及扣案「 3英吋鬆緊帶」及「 6英吋鬆緊帶」均落入上訴人之專利範圍內，由台經院三份鑑定報告就「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶構造之分析比對，足以證明「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶之結構相同，理由如次：
⑴依上揭台經院三份鑑定報告所示，台經院針對扣案「 3英吋鬆緊帶」、「 6英吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」就第一獨立項之分析，這三種鬆緊帶構造內容之述敘，一字不差，三種物品可以證明是相同的結構：在三份報告之第39頁、第40頁 (本院卷第257至262頁），比對三份報告第 39頁項次1之第一個字都是「證」字，最後一個字都是「成」字。項次2 之第一個字都是「證」字，最後一個字都是「線」字。項次 3第一個字都是「證」字，三份報告在第39頁之最後一個字都是「及」字。第40頁第一個字都是「經」字，而項次 3最後一個字都是「線」字。項次 4第一個字都是「證」字，而項次4最後一個字都是「區」字。項次5第一個字都是「證」字，而項次5最後一個字都是「線」字。項次6第一個字都是「證」字，而項次 6最後一個字都是「隙」字。因而扣案「3英吋鬆緊帶」、「6英吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」，台經院就這三種鬆緊帶之構件之構造內容之述敘，既一字不差，所以可以證明三種鬆緊帶之構造是完全一樣。被上訴人早在上訴人申請專利之前之 93年3月23日，財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心試驗時即已製造與上訴人專利相同鬆緊帶構造，因而在上訴人申請專利之前即已存在之物，自為上訴人專利權效力所不及，被上訴人並無侵害專利。
⑵台經院針對上訴人申請專利範圍第二項獨立項之比對，三份報告在第50頁之結論都是符合文義讀取（本院卷第263至265頁）。而按「專利侵害鑑定要點」中所定「文義讀取成立要件」 (本院卷第267頁)為：至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合「文義讀取」。符合「文義讀取」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。台經院針對上訴人申請專利範圍第二項獨立項之比對之鑑定，既認為本案扣案之「3吋鬆緊帶」及「6吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」結論為符合文義讀取，則上訴人申請專利範圍第二項獨立項中，所有技術特徵已完全對應表現在待鑑定物對象中（即「3吋鬆緊帶」及「6吋鬆緊帶」及「試驗樣品鬆緊帶」），因而上訴人申請專利範圍第二項獨立項之前，被上訴人即有製造完全對應相同構造之「鬆緊帶」即足可確認，因而在上訴人申請專利之前即已存在之物，自為上訴人專利權效力所不及，被上訴人並無侵害專利。
⑶前揭台經院就這三種鬆緊帶之構件之構造內容之述敘，既一字不差，可以證明三種鬆緊帶之構造是完全一樣。且被上訴人於原審除提出 93年3月23日財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心之試驗報告外，另提出發票數張，因而早在上訴人申前專利之前，被上訴人就已在製造、販賣該申請專利結構之鬆緊帶。
⑷被上訴人又於 98年8月12日本院準備程序中提出生產鬆緊帶之型錄四大本，其中編號「 059」之鬆緊帶產品（本院卷第268、269頁），即是本案系爭之產品；而編號「 059」之鬆緊帶於93年間「璟茂公司」（本院卷第 270頁）即有下訂單採購（本院卷第271頁）。璟茂公司以該鬆緊帶製成編號SP-786「束腹帶」之產品，而璟茂公司編號 SP-786「束腹帶」之產品，至少從2003年（即民國92年）即已存在至今（本院卷第272至274頁，其中273頁右下角有CTL2003字樣）。是更可由上開之採購單、型錄、產品等證物之串連，證明被上訴人早在上訴人申請專利之前有製造、完全對應相同於上訴人專利構造之「鬆緊帶」，依專利法第108條、同法第57條第1項第 3款「申請前已存在於國內之物品」之規定，被上訴人所製造之產品不為上訴人專利權效力所及。
⑸被上訴人於原審提出之「試驗樣品鬆緊帶」，上訴人於原審從未否認其真實，俟被上訴人於本院提出台經院就「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶之結構分析，主張「試驗樣品鬆緊帶」與扣案「3英吋」、「6英吋」鬆緊帶之結構相同之事實，上訴人始提出所謂「應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」之抗辯，依民事訴訟法第447條第1項之規定，上訴人不得提出新攻擊或防禦方法，上訴人於本院主張「被上訴人應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」云云，即屬「新攻擊或防禦方法，」及「逾時始行提出攻擊或防禦方法」。上訴人雖謂：「上訴人原審代理人李宗炎律師即當庭主張『被上訴人應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同』」云云，然觀諸原審筆錄：原審第一次開庭是95年12月27日，被上訴人訴訟代理人張益隆律師答辯稱：「．．．，其餘如95年11月29日答辯狀所載。我們沒有聲請專利，但被告（按: 應係「原告」之筆誤）聲請專利前，我們就有製造。」（原審卷第50頁）而95年11月29日提出之第一份答辯書狀，即以「申請前已存在國內之物品，非專利權之效力所及」為答辯，該狀並提出 93年3月23日財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心之試驗報告影本為證（原審卷第30、31頁），該日筆錄並無李律師所謂「應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」之主張。原審第二次開庭是 96年2月14日，被上訴人訴訟代理人張益隆律師，當庭提出財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心試驗報告彈性鬆緊帶15CM一份附卷，而李律師僅謂「對被告陳報之鑑定單位我們不同意」（原審卷第62頁），該日筆錄亦無李律師所謂「應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」之主張。從而依民事訴訟法第447條第1項之規定，上訴人不得提出新攻擊或防禦方法，且依民事訴訟法第 196條之規定，上訴人就被上訴人於原審所提出之「試驗樣品鬆緊帶」，既從未否認其真實，其於二審時提出所謂『被上訴人應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同』之主張，即屬「新攻擊或防禦方法，」及屬「逾時始行提出攻擊或防禦方法」。況被上訴人於原審提出「試驗樣品鬆緊帶」供鑑定之時，上訴人於並沒有否認「試驗樣品鬆緊帶」之真實性，因而台經院就將該報告拆開、拆解鑑定「試驗樣品鬆緊帶」，上訴人卻於台經院兩次拆解鑑定後，二審才提出所謂「應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」之抗辯，設若上訴人於原審鑑定前，即提出所謂「應先證明該試驗退樣物確與93年試驗者相同」之抗辯，則在台經院未拆開拆解該報告之前，被上訴人尚有機會請求原審鑑定該報告之「試驗樣品鬆緊帶」是否經過偽造或變造？今報告中之「試驗樣品鬆緊帶」既經台經院拆開、拆解而為鑑定，並無法呈現「原樣」，上訴人顯然已經逾時提出且有重大過失，當屬「逾時始行提出攻擊或防禦方法」。又於二審才提出，亦屬「新攻擊或防禦方法」，本院自無從斟酌其主張。
六、綜上所述，上訴人主張被上訴人產品侵害系爭專利，為不足採，被上訴人抗辯尚屬可信。上訴人執此主張被上訴人應賠償伊 887萬0083元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息，暨被上訴人不得為製造、販賣侵害系爭專利物品之行為，並追加被上訴人應將用以製造侵害上訴人新型第 M281971號「可伸縮之織物結構」專利物品如臺灣臺中地方法院 95年度聲字第708號聲請保全證據事件卷內照片所示之機械交予上訴人銷燬云云，自屬無據。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，理由雖然不當，但結論並無二致。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。其追加之訴亦無理由，應一併駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經審酌後於判決結果不生影響，自毋庸一一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴及追加之訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　9 　　月　　15　　日民事第三庭 　審判長法　官 童有德
法　官 陳繼先
法　官 曾謀貴
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 王麗珍
中　　華　　民　　國　　98　　年　　9 　　月　　16　　日Ｖ