111年度智字第3號｜民事：確認專利權發明人等｜裁判日期：112 年 05 月 19 日

臺灣臺南地方法院民事判決 111年度智字第3號原告康文宣訴訟代理人蔡建賢律師被告國立成功大學法定代理人沈孟儒訴訟代理人蔡明松被告林錫璋訴訟代理人林金宗律師上列當事人間請求確認專利權發明人等事件，經本院於民國112 年4月25日言詞辯論終結，判決如下：主文被告林錫璋應給付大員生醫股份有限公司股票陸仟肆佰股予原告。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告林錫璋負擔千分之六十五，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分得假執行。但被告林錫璋以新臺幣陸萬肆仟元為原告預供擔保後，得免為假執行。事實及理由壹、程序部分：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第2 款定有明文。本件原告起訴時原請求：被告應給付原告新臺幣（下同）500,000元，如被告其中一人為給付，另一人之債務於給付範圍內消滅。嗣於民國111年12月14日具狀變更聲明為：被告應給付原告訴外人大員生醫股份有限公司（下稱大員生醫公司）股票99,204股，如被告其中一人為給付，另一人之債務於給付範圍內消滅（見本院卷第223頁）。核其請求之基礎事實仍屬同一，觀之上揭規定，自屬合法。二、次按當事人法定代理人代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人承受其訴訟以前當然停止；前開規定，於有訴訟代理人時不適用之；前開承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明；聲明承受訴訟，應提出書狀於受訴法院，由法院送達於他造，民事訴訟法第170條、第173條前段、第175條第1項及第176條分別定有明文。查被告國立成功大學（下稱成功大學）之法定代理人原為蘇慧貞，嗣於本件訴訟繫屬中變更為沈孟儒，經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷第271頁），並送達他造，核與前揭規定尚無不合，應予准許。貳、實體部分：一、原告起訴主張：（一）被告林錫璋係被告成功大學醫學院之教授，第0000000號「可供內視鏡治療術應用的即溶乾燥粉末」發明專利（下稱系爭專利），係被告林錫璋依國立成功大學研究發展成果管理辦法（下稱系爭管理辦法），率領訴外人陳志鴻、康瑞文、曾中柏、林詮勝、何啟銘、溫芝寧及原告等人（下稱研發成員），共同研發之發明。被告林錫璋與研發成員於106年1月6日簽訂同意書（下稱系爭同意書）約定分配比率，原告之分配比率為8%。系爭專利依法註冊，登記專利權人為被告成功大學，共同發明人為研發成員。原告嗣後發現被告林錫璋將系爭專利授權予訴外人大員生醫公司，並向美國聯邦專利商標局申請專利登記，惟被告林錫璋就上揭授權內容，完全未告知原告。依被告2人與大員生醫公司於108年3月1日簽立之「研發成果讓與契約」（下稱系爭契約）第2條第1、2項約定，被告於系爭契約簽立後90個日曆天（108年6月1日）已受有15,000,000元股票之利益，以及每年固定比例之衍生利益金，該條第3項亦有授權回饋金及第4項每年最低保障利益之約定。原告為系爭專利之共同發明人，自得依111年4月20日修正之系爭管理辦法第14條及第11條之規定，共同分配系爭專利授權金或其他收益，被告成功大學依系爭管理辦法亦應負給付義務。依系爭契約第2條第1項約定及附件二技術作價分配表（下稱系爭分配表），權利金1,500,000股由被告成功大學取得6%、科技部10%、鏈結中心1.33%、剩餘82.67%（即1,240,050股）由被告林錫璋及研發成員取得。又依系爭同意書約定，原告應取得系爭專利之利益8%，故被告應給付原告99,204股（1,500,000×82.67%×8%）。詎系爭分配表竟無原告及其他發明人，被告違法排除原告（發明人）之權益，隱瞞系爭專利之權利金，違反系爭管理辦法第14條，並將權利金給付他人，侵害原告之權益，自對原告等合法發明人不生效力，依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第18條規定、系爭同意書及111年4月20日修正之系爭管理辦法第11條、第14條規定，原告自得請求被告給付權利金，爰依法提起本訴。（二）對被告抗辯之陳述：依系爭管理辦法規定，系爭專利之應受分配之人，應為發明人，而被告排除原告等發明人，被告明知系爭分配表所列之人並非系爭專利之發明人，無權自系爭專利「技術作價」之權利金（專利權授權之對價）受分配，而故意排除原告等人，侵害原告之權益，並有背信之嫌疑。至被告辯稱系爭專利仍未商品化，尚未創造且相關技術開發及費用，與原告無關云云，自與系爭契約約定不符。被告雖違法將系爭專利之授權對價（權利金）分派予他人，而不分派予原告等發明人，自屬違法之約定及處分行為，對原告等發明人自不生效。縱若被告所辯為真，被告故意排除原告之權益，違背為原告等發明人處理事務之義務，並圖利其他人，且被告2人已領得1,330,050股股票，此部分依約應依系爭管理辦法第11、14條之規定，按比例分配予原告。又被告所指「商品化等」，即負擔費用及有任何項貢獻，故原告不應享有系爭契約之利益分派云云。惟本件原告請求之權利金係系爭契約第2條第1項權利金，非第2條第2項之衍生利益金，被告不得混淆權利金及利益盈餘分派，故被告所辯並不可採等語。（三）並聲明：被告應給付原告訴外人大員生醫公司股票99,204股，如被告其中一人為給付，另一人之債務於給付範圍內消滅。二、被告方面：（一）被告成功大學則以：１、依104年1月7日修正之系爭管理辦法第2條及第8條規定，被告成功大學之研發成果，若有以專利形式衍生之權益收入，該收入之受分配對象，依系爭管理辦法之規定，為該專利之「創作人」，至於研究團隊中何者具有「創作人」之資格，應由系爭管理辦法中所定義之「本校人員」，即擔任該研究團隊主持人/代表人之教授或研究員負責認定，方屬公允。原告雖為系爭專利之發明人，但依系爭管理辦法之規定，原告並不必然可對被告成功大學請求分配研發成果之任何衍生權益收入。２、依104年1月7日修正之系爭管理辦法第8條第1項第2款規定，僅要求被告成功大學依該規定之比例將研發成果移轉授權所獲利益之分配予創作人即可，並無規定被告成功大學要對特定人分配多少比例。再依系爭契約第2條第1項約定，觀之系爭分配表可知，被告成功大學僅分配6%，科技部分配10%，鏈結中心分配1.33%，其餘82.67%全數分配予創作人圑隊，且分配之比例明顯超過104年1月7日修正之系爭管理辦法第8條第1項第2款規定之80%比例，系爭分配表關於創作人部分之比例，係由被告林錫璋所提供，被告成功大學已依系爭分配表所示比例給付各受回饋人，顯見被告成功大學業已依其內部辦法，履行將研發成果移轉授權所獲利益分配創作人之義務，原告請求被告成功大學應負不真正連帶責任，給付其訴外人大員生醫公司股票99,204股，實屬無據等語資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。（二）被告林錫璋則以：１、系爭專利係被告林錫璋、原告及其他6人，受僱被告成功大學時，於職務上所完成之發明。原告既非系爭契約之當事人，自無從依據系爭契約主張契約權利。系爭同意書簽訂日期為106年1月6日，依實體從舊之法理，原告援引之系爭管理辦法，應為106年1月6日當時有效之管理辦法，即104年1月7日修正之版本，而非適用原告所援引111年4月20日修正之版本。依104年1月7日修正之系爭管理辦法第8條第1項規定，研發成果移轉授權時，可受分配之人為「創作人」，並非「發明人」，因此，對於研發成果有貢獻之人，經學校認可即可列入分配，並不限於「發明人」。原告援引111年4月20日修正之系爭管理辦法第11條規定，主張原告為系爭專利之發明人，於專利之研發成果移轉授權予訴外人大員生醫公司時，被告成功大學應將研發成果移轉所得之利益，依該規定分配予原告，顯有適用規定錯誤之誤會。依104年1月7日修正之系爭管理辦法第8條第1項第2款規定，被告成功大學只要依該規定之比例將研發成果移轉授權所獲利益之分配予創作人即可，並無規定被告成功大學要對特定人分配多少比例，而依系爭契約第2條第1項約定，觀之系爭分配表可知，被告成功大學僅分配6%，科技部分配10%，鏈結中心分配1.33%，其餘82.67%分配予創作人圑隊，分配之比例超過104年1月7日修正之系爭管理辦法第8條第1項第2款規定之80%比例，顯見被告成功大學業已依其內部辦法，將研發成果移轉授權所獲利益分配創作人。再者，系爭同意書係原告與被告林錫璋及其餘6人所共同簽訂，約定就申請系爭專利，簽名之8人依貢獻比率為一定分配，其中原告應分配8%，被告林錫璋應分配35%，被告林錫璋與其他簽名之人均立於相同之契約地位，系爭同意書並非原告得主張被告林錫璋有給付義務之法律依據，原告依系爭同意書請求被告林錫璋應給付其大員生醫公司之股份，已屬無據。２、依系爭契約第1條約定，可知被告成功大學移轉予大員生醫公司之研發成果不只有「專利之發明」，尚包含「技術知識（know-how）」，且依系爭契約附件一所示，被告成功大學移轉予大員生醫公司之「專利之發明」，包含系爭專利權發明專利共有6件（用於「大員微球」、「腸安膠」），另有29項「技術知識（know-how）」，用於「大員微球」（8件）、「腸安膠」（10件）、「大員油」（11件）等3項商品，足證被告成功大學移轉予大員生醫公司之「專利之發明」及「技術知識（know-how）」共計35件研究成果，原告為發明人之專利權，僅為35項中之1項。依大員生醫公司112年2月8日大員研字第1120202001號函復內容，可知其已給付技術股1,500,000股，當時分配金額為每股10元，共15,000,000元，其取得相關專利6件，總價值6,000,000元，每件專利價值為1,000,000元，是系爭專利占全體價值之比例為15分之1，足證大員生醫公司因受讓被告成功大學研究成果而給付被告成功大學1,500,000股作為對價，系爭專利之價值僅佔15分之1即100,000股。又依104年1月7日修正之系爭管理辦法第8條第1項第2款規定，應分配予創作人之比例為80%，故就系爭專利權，創作人可分配股數為80,000股（100,000股×80%＝80,000股），又依系爭同意書，原告僅能分配其中8%即6,400股(80,000股×8%＝6,400股），原告請求被告應給付99,204股，顯屬無據。另系爭契約雖約定大員生醫公司應給付回饋金、權利金及衍生利益金等予被告成功大學，但大員生醫公司實際上僅有給付1,500,000股，研究成果至今未產出產品，大員生醫公司尚無就該產品有任何獲利，依約無須給付任何回饋金、權利金及衍生利益金等予被告成功大學等語資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。三、本院得心證之理由：（一）關於被告林錫璋係被告成功大學醫學院之教授，系爭專利係被告林錫璋率領原告等研發成員，共同研發之發明，嗣於107年11月11日取得專利權，系爭專利權人為被告成功大學，被告林錫璋、原告等研發成員為發明人。被告林錫璋與研發成員於106年1月6日簽訂系爭同意書，其上記載「同意書/茲為申請專利可供內視鏡治療術應用的即溶乾燥粉末……申請人貢獻比例依下列分配：……康文宣8%……/本專利依成功大學醫院對專利管理辦法管理。申請所有人暫列林錫璋……。如有專利之利益分配，依以上之貢獻度分配。民106.1.6」等語；被告2人與訴外人大員生醫公司於108年3月1日簽立系爭契約，約定被告成功大學同意讓與含系爭專利在內等多項研發成果予大員生醫公司，系爭契約第2條第1項約定：「一、受讓人（即大員生醫公司）應…… 支付股票150萬股（每股面額10元，價值新臺幣1500萬元，下稱「權利金」）予讓與人（即被告成功大學；下同）（不含營業稅；下同），並依讓與人之研發成果管理辦法規定以附件二（即系爭分配表）之分配股數進行登記。…… 」，依系爭分配表之記載，被告成功大學技術作價分配股數90,000（6%）、科技部技術作價分配股數150,000（10%）、鏈結中心技術作價分配股數20,000（1.33%），其餘由被告林錫璋等人依所示股數分配，系爭分配表並無將原告列入。大員生醫公司已依約給付技術股1,500,000股予被告成功大學等情，有中華民國專利證書、系爭同意書、系爭契約、104年1月7日、106年10月25日、110年4月21日、111年4月20日修正之系爭管理辦法、大員生醫公司112 年2月8日大員研字第1120202001號函各1份附卷可稽（見本院卷第21至23、91至114、201至207、241至245、269頁），且為兩造所不爭執，堪信為真實。（二）原告主張：被告因讓與系爭專利簽立系爭契約後已受有15,000,000元股票之利益，以及每年固定比例之衍生利益金，原告為系爭專利之共同發明人，自得依111年4月20日修正之系爭管理辦法第14條及第11條之規定，共同分配系爭專利授權金或其他收益，被告成功大學依系爭管理辦法亦應負給付義務；又依系爭分配表，權利金1,500,000股之82.67%（即1,240,050股）由被告林錫璋及研發成員取得，再依系爭同意書約定，原告應取得系爭專利權之利益8%，故被告應給付原告99,204股（1,500,000×82.67%×8%）云云，為被告所否認，並以前詞置辯。經查：１、原告簽署之系爭同意書已約定「同意書/茲為申請專利可供內視鏡治療術應用的即溶乾燥粉末……申請人貢獻比例依下列分配：……康文宣8%……/本專利依成功大學醫院對專利管理辦法管理。申請所有人暫列林錫璋……。如有專利之利益分配，依以上之貢獻度分配。民106.1.6」等語，細繹其中約定「本專利依成功大學醫院對專利管理辦法管理。申請所有人暫列林錫璋」，可知含原告在內之系爭專利研發成員，業已同意以被告林錫璋為代表，對外依據系爭管理辦法行使其權利義務，又其中約定「本專利依成功大學醫院對專利管理辦法管理。……。如有專利之利益分配，依以上之貢獻度分配」，可徵在被告林錫璋對外因系爭專利取得相關權益時，再由被告林錫璋對內依據系爭同意書所約定比例分配利益於含原告在內之系爭專利研發成員，是據此，被告林錫璋有代原告對外處理系爭專利之權限，且其因授權系爭專利有所獲利時，原告不得再向被告成功大學請求分配利益，僅得依據系爭同意書所約定之比例向被告林錫璋請求分配利益。２、承上，關於大員生醫公司已依系爭契約給付技術股1,500,0 00股予被告成功大學等情，業如前述，且被告成功大學業已將該等股份交予被告林錫璋所提出之含被告林錫璋在內但不含原告之研發成員乙節，為兩造所不爭執（見本院卷第336頁），是被告林錫璋顯已因對外授權系爭專利而有所獲利，揆之上揭說明，原告自得依據系爭同意書所約定比例向被告林錫璋請求給付利益，而不得向被告成功大學請求給付利益，是原告請求被告成功大學給付大員生醫公司股票99,204股，自屬無據；又系爭同意書係簽署於106 年1月6日，則關於系爭專利對外授權所生利益之分配，自應依訂約時有效之系爭管理辦法即104年1月7日修正之系爭管理辦法，依據該辦法第8條第1項第2款規定：「本校研發成果移轉授權、讓與及其衍生權益收入，……以下列方式進行分配：……（二）以專利形式衍生之權益收入，創作人之分配比例如下表所示。……專利費用負擔方式C/創作人分配比例80%……」，因此，關於授權系爭專利所生之利益，創作人即含原告在內之研發成員共可獲分配80%無疑，又參以大員生醫公司以112年2月8日大員研字第1120202001號函回復本院謂：「……本公司依契約已共計給付技術股1 ,500,000股，當時分配金額為每股10元，共15,000,000元，迄今公司尚未販售研發成果之產品且未將相關研發成果再授權故未給付衍生利益金及授權回饋金。（二）本公司所給付技術股之單一對象為國立成功大學……另，國立成功大學針對1,500,000股進行分配則與本公司無關。……（三）本公司取得大員微球、腸安膠及大員油之技術文件（know-how）價值新台幣9,000,000，另取得相關專利六件，總價值新台幣6,000,000元，每件專利價值為新台幣1,000,000元。（四）承上所述，『可供內視鏡治療術應用的即溶乾燥粉末』之專利，佔全體價值之比例為十五分之一。」等語（見本院卷第269頁），據此可知，大員生醫公司因系爭契約提出之對價僅有該公司技術股1,500,000股，且系爭專利佔全體授權專利價值之比例為15分之1，是創作人即含原告在內之研發成員共可獲分配大員生醫公司技術股80,000股（計算式：1,500,000×80%×1/15＝80,000），再依據系爭同意書之約定，原告得向被告林錫璋請求給付其中之8%，是原告請求被告林錫璋給付大員生醫公司股票6,400股（計算式：80,000×8%＝6,400），自屬有據，逾此部分之請求，則難認有理。四、綜上所述，原告依據系爭同意書、管理辦法，請求被告林錫璋給付大員生醫公司股票6,400股，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。五、末按各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用，民事訴訟法第79條定有明文。據此，爰斟酌兩造勝敗之情形，確定兩造負擔訴訟費用之比例如主文第3項所示。又本件原告勝訴部分所命被告給付之價額未逾500,000元，應依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行；併依職權宣告被告預供擔保，得免為假執行。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　19　　日民事第二庭法官王參和以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　22　　日書記官沈佩霖

臺灣臺南地方法院111年度智字第3號

關鍵資訊