九十一年度重訴字第五七七號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：93 年 10 月 06 日

臺灣臺南地方法院民事判決　九十一年度重訴字第五七七號原　　　告　　庚○○ 訴訟代理人　　金輔政律師複　代理人　　施承典律師被　　　告　　千歲企業股份有限公司兼法定代理人　己○○ 輔　佐　人　　戊○○ 訴訟代理人　　黃奉彬律師複　代理人　　陳豐裕律師被　　　告　　新光三越百貨股份有限公司兼法定代理人　甲○○ 訴訟代理人　　丁○○ 被　　　告　　遠東百貨股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 訴訟代理人　　丙○○ 右當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院判決如左：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、原告方面：一、聲明：求為判決：①被告等應連帶給付原告新台幣（下同）壹仟萬元（原附帶民事訴訟請求金額為六千萬元，嗣裁定移送本院審理後，減縮為一千萬元），並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年率百分之五計算之利息。②被告等不得繼續販賣以「磁力畫板製造方法」所製成一切產品或意圖販賣而陳列、加工製造或其他一切處分行為。並陳明願供擔保，請求宣告假執行。二、陳述：（一）按「磁力畫板之製造方法」係原告所發明，並經經濟部中央標準局（即智慧財產局之前身）審查核准取得發明第二八四九九號專利，專用期間自民國（下同）七十八年一月十六日起至九十二年一月十五日止，有專利證書及專利公報附刑案卷可按。（二）原告於八十八年七月二十一日間分別於被告新光三越百貨股份有限公司台南分公司購得由被告千歲企業股份有限公司販售之神奇畫板，有卷附發票可按，而該神奇畫板經原告送請台灣大學慶齡工業研究中心鑑定結果認其製造方法與原告所有之系爭發明第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」申請之專利範圍相同，此有該中心八十八年八月三十日之卷存專利鑑定服務報告可按，是被告千歲公司所販售之神奇畫板，侵害原告專利實屬明確。（三）原告於收到前述之鑑定報告後，於八十八年九月間發函通知被告千歲公司及新光三越百貨公司所販賣之神奇畫板有侵害原告之發明，並請渠等停止侵權行為，惟被告等均置之不理，此有發函後原告再至新光三越百貨公司台南分公司再購神奇畫板之卷存發票及函可按，其後原告又於八十八年十月十九日再次發函通知被告千歲公司、新光三越及遠東百貨公司停止侵害行為，惟被告等仍置之不理，而原告於八十八年十月三十日被告遠東百貨公司仍繼續販賣，有卷附發票及函件可按，是被告等經原告通知後仍繼續為販賣行為，共同侵害原告之專利權甚明。（四）謹按：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除侵害，有侵害之虞者得請求防止之。」專利法第八十八條定有明文，另依前述專利法第五十六條第二項規定方法專利權人專有進口，販賣該方法直接製成物品之權，被告所為，實屬侵害原告之專利權且其等販賣供需之間亦具行為關連共同，應依民法第一百八十五條規定，依法負連帶賠償責任，而專利法之規定，乃係保護他人之法律，爰依專利法第八十一條、民法第一百八十四條第一項、第二項、第一百八十五條第一項及公司法第二十三條請求被告等連帶給付如聲明之金額，並請求停止侵害之販售行為。（五）被告千歲企業股份有限公司自八十年至八十五年間進口其他玩具類（c c codＺ 00000000000)八十三年以前（00000000000)八十三年後，其他玩具類（進口總成本三千六百三十萬四千七百六十六元，換算所得百貨公司六百九十七萬零五百十五元，千歲公司三百六十二萬四千六百六十八元，詳於九十二年八月廿日原告證據聲明狀附件四至附件七被告驗關檢驗進口成本之計算式。（六）本件被告進口銷售之神奇畫板與原告獲有專利之「磁力畫板之製造方法」在形成圖案之原理，磁性圖板之構造，產生對比圖形之原料均在相關特徵方面相同，有台大慶齡工業研究中心專利鑑定服務報告附件可證，被告等侵害原告專利權應無疑義。（七）被告又以六十六年十一月一日審定公告之0000000號「磁性板」發明專利案主張原告不應獲得專利，但其舉發，審定經於九十一年一月十五日經濟部智慧財產局（九一）智專三（一）02031 字第○九一八九○○○一四三號就被舉發之000000000NO一審定舉發不成立。審定理由指明原告專利範圍為：「一種磁力畫板之製造方法，由底座、塑膠磁板、蓋體及除磁搖桿配合磁筆、磁印組合而成，其塑膠磁板係置於底座之框體內，而蓋體則蓋於磁搖桿間，其上則設有磁體，而磁筆、磁印則分別置於底座一端之凹槽內，其特徵在於塑膠磁板係為上下層塑膠皮中間包覆一層槽器，該槽器內可充填具有磁性之液體，該液體係以特定植物油與白色液料以500：1之比例混合形成白色液體，並將該白色液體與磁化粉末以50:1之比例溶合，使液體表層產生磁場，再將顆粒微小鐵粉與該液體以1:50之比例配合溶解鐵粉沈於液體下層，並經過室溫下風乾約三至四小時後，於液體表面結成一層膜，以使該塑膠板表層磁化，以便磁筆或磁印於塑膠磁板上作畫者」，而審定公告第0000000號「磁性板」其申請專利範圍揭示：「一種磁性板，係由（Ａ）選自黑色磁鐵礦、r-赤鐵礦、二氧化鉻、鐵酸鹽、鐵、鈷、鎳或此等粒子的粗粒化者中之一種或兩種以上之磁性粒子。（Ｂ）選自水、己二醇等極性分散媒，或有機溶劑、油類等非極性分散媒之一種或二種以上之分散媒。（Ｃ）選自微粒矽酸、微粉矽酸鹽、微粉氧化劑、微粉碳酸鹽、微粉碳酸鐵、中之一種或二種以上之微粒增稠劑。（Ｄ）依需要選自白色顏料，其他染料或顏料中一種或二種以上之著色劑製成而降伏值5dyne/cm以上的塑性分散液體封入於兩片基板間者」。審定理由對上開專利指明其並未揭示系爭專利特徵（似認為該項專利僅為原理之推論，未及實際使用之特徵），而原告專利與該0000000號專利，無論標的、使用材料之組成與製造條件皆不相同，習於此項技術者亦無法由原告之專利之教示而推及該0000000號專利之技術內容（原告專利由底座、塑膠磁板蓋體及除磁搖桿、磁筆、磁印組成，其中磁性液體以特定植物油與白色液枓混合而成，再加50:1之比磁化粉末，另以50:1之磁化粉末溶合，再以50:1之比例之顆粒微小鐵粉沈澱風乾三、四小時成膜，而所謂0000000號專利，則以磁性粒子加上極性或非極性分散媒、微粒增稠劑，而封入基板，其使用之原料並不相同，製造方法依兩專利申請內容所述亦不相同，足證原告之專利與該000 0000號專利並不相同，而原告之專利併附屬請求槽器中空吸管切割黏著似蜂巢狀之結構以便充填液體為0000000號所無，原告專利使用特定植物油與白色顏料加鐵粉，而0000000號以細磁粒、分散媒、染色劑、細粒稠化劑組成，兩者使用原料顯不相同。原告植物油與白色顏料之混合比例為 500比1，另案專利並未揭示，而白色液體與鐵粉以50:1比例之混合溶液使鐵料沈於液體下層，另案專利亦未揭示，而白色液體與鐵粉混合溶解，使鐵粉沈於液體下層後，經過室溫下風乾約三至四小時後於液體表面結成一層膜，以使塑膠磁板表層磁化，另案專利亦未見及或有相關之設計，事實上原告之專利之各項技術，另案專利並無相關對應技術，而原告之專利並無添加磁化粉末，僅加鐵粉，而由植物油之特殊組織使鐵粉沈於下層，俟有磁筆之使用始吸附而上，單純明確，與另案專利使用增稠劑限制霧化液體之活動性，其無關連應可確認。而原告專利是利用鐵粉在磁性液體裡上下活動的原理，係利用特定植物油本身原具備之物性及化性不需添加助劑而使鐵粉可在磁性液體上下均無阻礙活動，達到書寫及繪畫功能，與另案專利藉分散媒及增稠劑兩項化工原料混合調製或塑性分散液降伏值均在5dyne/cm兩所所運用之原理均不相同，足見經濟部智慧財產局之專利並無不符專利法規定。（八）台大慶齡工業研究中心奉　鈞院委託，請求鑑定原告之專利另案專利及被告販售之畫板是否有差異，其差異內容並與原告專利內容是否相同或類似。就其所列甲乙案專利相關特徵及專利範圍之比較分析表： ┌────┬──────────────┬───────┐ │塑膠磁板│ 乙案（另案） │甲案（原告） │ │組成元件│ │ │ ├────┼──────────────┼───────┤ │磁性顆粒│選自黑色磁鐵礦、r-赤鐵礦、二│顆粒微小的鐵粉│ │ │氧化鉻、鐵酸鹽、鐵、鈷、鎳、│ │ │ │或此等微粒子的粗粒化者中之一│ 　│ │　　　　│種或兩種以上磁性粒子　　　　│ │ ├────┼──────────────┼───────┤ │分散媒│選自水、乙二醇類等極性分散媒│植　　物　　油│ │　　　　│或有機溶劑、油類等非極性分散│ │ │　　　　│媒之中一種或兩種以上之分散媒│ │ └────┴──────────────┴───────┘ ┌────┬──────────────┬───────┐ │增稠劑│選自微粉矽酸、微粉矽酸鹽、微│　　　無　　　│ │　　　　│粉氧化鋁、微粉碳酸鈣、微粉碳│ │ │　　　　│酸鎂之中一種或兩種以上之微粒│ │ │　　　　│增稠劑　　　　　　　　　　　│ │ ├────┼──────────────┼───────┤ │背景顏料│選自白色顏料、其他染料或顏料│白　色　顏　料│ │　　　　│之中一種或兩種以上之著色劑　│ │ ├────┼──────────────┼───────┤ │組成方式│製成降伏值5 dyne/cm 以上的塑│按一定比例混合│ │　　　　│性分散液體封入於兩片基板間者│植物油、白色顏│ │　　　　│兩片基板之間隙為0.5mm-2.0mm │料、磁化粉末、│ │　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│鐵粉填充入上下│ │　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│層塑膠皮中之槽│ │　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│器內　　　　　│ └────┴──────────────┴───────┘ 兩案差異如下：１．乙案強調要改善圖案成型持久之時間，增稠劑需要5 dyne/cm 以上之特性。２．乙案提出最佳之磁性顆粒徑在44 m-149 m，產生畫面及對比兩者皆佳，磁性微粒子的大小以直徑10微米以上為適當。３．甲案之填充漿液經過室溫下風乾約三至四小時後在一體表面結成一層膜，以使該塑膠板表層磁化，以便磁筆或磁印於塑膠板上作畫。４．甲案提出之塑膠磁板之槽器為中空吸管切割黏著似蜂巢狀之結構。該鑑定結論竟謂：「兩案專利採用之圖案顯示及圖案消除方法（理論）均經由磁筆及除磁滑桿對磁性顆粒之吸引作產生黑白對比之圖案，甲案選用之材料（包括磁性顆粒、顏料、油性分散媒）及產生圖案之塑膠磁板型式均涵蓋在乙案之專利範圍內」云云。㈠上開結論對前述之比較分析表及兩案差異之鑑定，其實為「自打嘴巴」，不僅輕率，非專業，質言之，到底甲案能否依法取得專利，應請　鈞院命鑑定機關簡單明確答覆，俾免以影射影響　鈞座心證。㈡誠如乙案專利說明開宗明義所述：﹁以往利用磁力作展示的方法，被熟知的展示方法之特徵為將磁場作用於著色液體分散媒中分散著磁性微粉末的分散系，使該分散系的顏色發生變化。是本件兩案之專利引用相同之理論，固係正常無誤，但兩案用以顯示消除圖案之標的，使用材料之組成與製造條件皆不相同（專利舉發審定書參照）磁化原理國中教科書耳熟能詳並不在專利許可範圍，但應用磁化原理製造消除圖案始為是否核發專利之依據，本件依鑑定分析表及差異表所載，甲、乙兩案均核發專利，在不能認有抄襲情形下有何可資質疑？㈢至於所謂：「甲案選用之材料（包括磁性顆粒，顏料油性分散媒）及產生圖案之塑膠磁板型式均涵蓋在乙案之專利範圍內」云云之鑑定報告，原告絕不接受，材料之不同在鑑定說明書已在分析表內明白指出，磁性顆粉不同，分散媒不同，增稠劑為甲案所不必使用，背景顏料不同，組成方式亦有不同，所謂材料不同究何所據？磁板型式亦有不同，單謂涵蓋，等同禁止他人以不同材料取得專利，妨害專利發明確非明智，亦為專利法所不採。縱認甲案對乙案之專利再改良而取得專利，亦可取得專利而受保護，鑑定報告對於甲案能否取得專利，並未評斷，應認係對甲案專利權之確認。（九）鑑定報告千歲畫板與兩項專利之差異內，其報告內容稱：㈠丙案係採用日商百樂萬年公司之專利磁性板之原理，利用黑色磁性粉體被磁性吸引，在塑膠板上下兩面間構成圖案之原理。此項陳述難以理解者，在於鑑定報告如前所引之鑑定結論，稱甲、乙兩案之圖形之顯示及消除原理相同，鑑定人竟只稱採用乙案之磁性板原理顯難自圓其說，其因該鑑定報告為被告付錢，即偏袒被告，顯失公正立場。㈡三案使用之塑膠磁板均是由兩層透明塑膠皮中間包覆，一蜂巢狀格板及油狀液體所構成，丙案之蜂巢狀格板與甲案說明書之圖形雷同。乙案並無蜂巢狀格板之專利（見其說明書），其塑膠皮自屬源自原告之專利權。㈢三案均在格板內部充填具有磁性顆粒之白色顏料液體，該液體係以油類、白色顏料及黑色磁性顆粒混合形成。此與原告專利說明以植物油加白色顏料、鐵粉、磁性粉末混合相同，本次之鑑定報告規避材料之內容之檢視，率以相同一語帶過，與審定案之專業人士直指使用材料之組成與製造條件皆不相同，天差地別，本件鑑定報告難認無瑕疵，況不能以均相同一語模糊而認被告只侵害日商之專利。㈣丙案塑膠上下蓋體及外部構造之設計與甲案之型式及顯示功能非常相似，足見其侵害原告專利。（十）最高法院九十年台上字第五二三號判決要旨略謂：「民事訴訟之裁判，凡以行政處分是否無效或違法為據者，應由認定先決事實之行政法院為裁判後，以該確定裁判所認定之事實供為民事法院裁判時認定事實之依據，俾防止不同法院裁判結果互相抵觸之情形發生。」，另依行政法院五八年度判字第一二二號判例要旨略謂：「按凡新發明之具有工業上價值者得依法申請專利，為專利法第一條所明定。其所謂「新發明」係指無相同之發明核准專利在先，且無同法第二條第一款及第三款至第五款規定之情形而言。」本件原告專利經主管機關核發，揆諸上揭判決要旨，甲、乙兩案之專利範圍經舉發審定並不相同之審定理由。（）慶齡中心所謂：『本專利案之塑膠磁板組成，使用材料都「含蓋」在前專利案專利範圍內』云云，究「含蓋」所指意含極端模糊，不具法律意義，欠缺就差異表、分析表所指各項不同為詳盡說明，過程自欠允當，難以就其偏頗無據之論，加以採擇。（）鑑定專利之侵害應係就待鑑定物（即被告畫板）與專利權揭露之專利範圍進行鑑定比對，美商畫板與本案無關。（）按專利法第五十六條規定：「物品專利權人除本法另有規定者外，專有排除他人未經同意而製造販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」，中央標準局印製之專利侵害鑑定基準第二項第十七行所載：『專利權效力之本質為一種專利權人專有「製造」、「販賣」、「使用」及「進口」之排他權。而排他權意指未經權利所有人之同意或授權，不得製造、販賣、使用及進口該「專利說明書」中之「申請專利範圍」所揭露之專利』。準此，被告販賣畫板之結構特徵如與原告所申請揭露之專利範圍相同，即構成侵害，主管機關既已認定「本專利案」與「前專利案」二者並不相同，則縱使被告畫板之結構特徵與前專利案之專利範圍相同或與美商產品之結構特徵相同，均無礙被告侵害原告專利權之事實。（）附呈對外招商開發本產品之磁力畫板說明書一件，證明原告招商之事實，雖台灣工資問題招商有所困難，但被告自外進貨低價傾　銷仍對專利權有侵害，不影響原告之請求，併此陳明。（）被告遠東百貨公司等答辯主張其販賣行為係其專櫃所為，然其就專櫃販賣行為有抽成計算之特約，雙方似有合夥或僱用關係與靠行車輛與車行關係相同，且彼等出售該物品經原告以存證信函通知後仍依然固我，繼續販賣，侵權行為之發生有關連性，自難免責。三、證據：提出台大慶齡工業研究中心專利鑑定服務報告一件、經濟部智慧財產局專利舉發審定書一件、存證信函二件、經濟部專利侵害鑑定基準第七十三－七十五頁、經濟部中央標準局專利證書一件、經濟部標準檢驗局函一件、經濟部智慧財產局函一件、原告聲請函一件、經濟部智慧財產局專利舉發審定書一份、被告獲利計算方式及說明一份、意見分析書一份暨附件一、二、磁力畫板說明書一件等為憑；並請求向經濟部標準檢驗局查被告千歲公司進口之神奇畫板（內銷檢驗號碼第0000000號）自七十七年一月十六日起迄今內銷數量、進口報單、商品輸入報驗書、生產廠登記申請書；向財政部關稅局查被告千歲公司進口神奇畫板之進口報單。貳、被告方面：甲、被告千歲企業股份有限公司暨兼法定代理人己○○部分：一、聲明：求為判決駁回原告之訴及假執行之聲請，並陳明如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。二、陳述：（一）被告所販賣之神奇畫板係自香港進口，而香港進口之神奇畫板係緣自日商百樂萬年筆股份有限公司所申請之專利，該專係於六十七年一月十一日向專利局申請並獲得專利，此有六十八年十一月一日專利公報及專利說明書可稽，故被告販售之神奇畫板並未侵害原告之專利權且　鈞院已將被告所販售之神奇畫板與日商獲得專利之神奇畫板ＴＹＣＯ公司生產之Magan Doodle畫板及原告所生產之畫板送請鑑定，經台大慶齡工業研究中心鑑定結論為：①原告所取得之發明專利證書號第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」與日商百樂万年筆股份有限公司所取得之發明專利（證書號一一四三一號磁性板）採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內。②被告所販售之畫板其中之塑膠磁板設計應與日商百樂万年公司提出之磁性板專利相雷同，塑膠上、下蓋體及外部結構與原告所取得之發明專利（證書號第二八四九九號磁力畫板）相似。③被告所販售之畫板與美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近，均採用相同之圖案顯示及消除原理。由上開鑑定可知被告販售之神奇畫板其專利範圍與日商之神奇畫板相同，原告之發明專利亦與日商之專利範圍相同，查日商畫板之專利期間僅至八十三年十月三十一日，此有專利權函查資料可稽，因此，八十三年十月三十一日以後，該日商之專利權即不受保護，任何廠商均可製作同型之神奇畫板，因此被告自香港進品該神奇畫板之時間即在八十三年十月三十一日以後，當無侵犯任何人專利權之問題。（二）被告千歲企業股份有限公司早於八十六年八月一日向主管機關聲請解散並辦理清算完畢，此有主管機關函示及國稅局清算所得申報核定通知書可稽，千歲公司之法人格業已消滅，特此呈報。（三）原告公司於獲得產品專利之後，並未實際從事生產工件，且在市場上亦無銷售行為，被告根本不知原告已獲得專利權，更不可能從市場上取得原告之產品加以仿製侵害其專利權，再者原告即無生產銷售之行為，自無所謂因被告之販售行為而造成其損害，原告既無損害，自不得對被告主張賠償。（四）有關兆虹玩具有限公司對原告專利權撤銷舉發案，目前尚由經濟部智慧財產局審理當中。三、證據：提出專利公報六十八年一月一日版第九八頁影本一紙暨申請明專利說明書影本一份、美商磁性畫板說明書（英文版）一份、兆虹玩具有限公司專利舉發申請書一份為證，並請求將被告所進口之畫板、美商公司之畫板、日商所取得之專利、原告所申請之專利送請台大慶齡工業研究中心鑑定。乙、被告新光三越百貨股份有限公司暨兼法定代理人甲○○部分：被告二人未於最後言詞辯論期日到庭，惟依其前到庭及所陳書狀陳稱：一、聲明：求為判決如主文所示，並陳明如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。二、陳述：（一）按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，民事訴訟法第二百五十五條第一項定有明文，被告不同意原告為任何當事人之追加，合先敘明。（二）被告否認有何侵害原告專利權之行為，且原告是否為本件之專利權人，是否有提起本件訴訟之適格及其請求權基礎為何，亦應由原告指明並舉證之。按被告係百貨公司之經營業者，基於百貨公司與專櫃廠商間設櫃法律性質之特殊性，百貨公司僅係提供場地予廠商設立專櫃販售商品，並非實際販售人，殊無任何侵權行為可言。且基於百貨業之特殊性，與被告簽約設櫃之廠商數量眾多且種類繁複，而各類設櫃廠商所營之商品更是不勝枚舉，基於經濟上及事實上限制，被告絕無法對各專櫃廠商販賣之每一商品逐一查核確認其是否經合法授權，而應由設櫃廠商自行負責管理販售之商品，並負完全之法律賠償責任，均與善意之被告無涉。系爭商品神奇畫板事實上係由向被告承租專櫃之訴外人鼎美股份有限公司實際販售，告僅提供專櫃用地及依稅法規定統一由被告開立發票，非實際之販隻行為人，殊無任何侵權行為可言，換言之，被告開立統一發票之行為係依稅法規定及被告與鼎美公司之廠商合約書之約定，被告儘係專櫃場地之提供者，並非為實際之販售行為人，無論鼎美公司或其供應商千歲企業公司是否涉有違法，究與被告無涉，原告謂被告侵害其專利權，顯有誤會。（三）次按被告向來要求設櫃廠商所販售之商品應遵守法令規定，尤不得有違反智慧財產權等法令之規定，倘有違反者，依廠商合約書第二條第三項（參被證二號）之約定，設櫃廠商應自負完全之法律賠償責任，事實上，被告本於尊重智慧財產權之精神，於被告所屬之台南分公司接獲原告八十八年十月間之存證信函時，即立即將該函之意旨轉知設櫃廠商鼎美股份有限公司，並請鼎美股份有限公司立即將該系爭商品下架，停止銷售；至於原告主張「其於八十八年九月間發函通知被告所販賣之神奇畫版有侵害原告之發明，惟被告等均置之不理」等語，經被告清查並無前述發函之收文資料，本案卷證內亦未見原告附有被告收文之回執證明聯，請命原告提出被告收受前述發函之證明以實其說。（四）就原告主張被告與專櫃間『似有合夥或僱用關係』等語，純屬推測之詞，按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」，民事訴訟法第二百七十七條前段定有明文，原告應對其主張之事實負舉證責任。三、證據：提出財政部七十七年四月二日台財稅第七六一一二六五五五號函影本一紙、廠商合約書影本一件、八十八年十月二十七日新越府管財字第一二一號致台一國際專利法律事務所蔣文正律師函影本一件等為憑。丙、被告遠東百貨股份有限公司暨兼法定代理人乙○○部分：被告乙○○未於最後言詞辯論期日到庭，惟依其前到庭及所陳書狀與被告遠東百貨股份有限公司併為陳稱：一、聲明：求為判決如主文第一項所示，並陳明如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。二、陳述：（一）否認有任何侵害原告專利權之行為，並否認原告有對被告提起本件訴訟之適格及其請求權。（二）原告主張被告銷售由共同被告千歲公司所輸入之產品「神奇畫板」有共同侵害原告之發明專利云云，惟被告為百貨公司業者，基於百貨業之經營特性，因簽約供貨之廠商數量眾多且種類繁複，而各類供貨廠商所營之商品更是不勝枚舉，絕非百貨而已，由是任何貨業者絕無法對各貨廠商提供販賣之所有商品逐一查核認定其為絕無瑕疵（尤其安全及衛生上之瑕疵）或絕無侵害他人任何權利（包括智慧財產權）之情形，從而無不要求各供貨廠商切結保證所生產、製造或輸入之商品遵守法令規定，絕無瑕疵及無侵害他人任何權利之情事，並自行負責管理其生產、製造或輸入之商品，倘有侵害他人權利之情事者，自應由供貨廠商應自負完全之法律及賠償責任，均與善意經營之百貨業者無涉。（三）基上所述百貨業經營事實，倘非有意與侵權之供貨廠商共同謀議侵害第三人之權利而竟共同為之，百貨業者絕不至因其提供廠商銷售商品之場所或機會，而供貨廠商因故意或過失侵害第三人之智慧財產權，即逕謂百貨業者有任何之侵權行為，從而百貨業者自無就非其所為之違法行為負其責任可言。（四）事實上被告為免涉入智慧財產權之糾紛，於接獲原告警告函時，即立刻將該系爭商品下架，停止進貨及供售，並促請千歲公司為適法之處理，是被告既未原告所述之侵權行為，亦無任何之故意過失行為，縱令原告之系爭新型專利得以維持其合法存在，被告要無對原告負任何侵權責任可言。叁、兩造不爭之事實及爭執內容：一、「磁力畫板之製造方法」係原告所發明，並經經濟部中央標準局（即智慧財產局之前身）審查核准取得發明第二八四九九號專利，專用期間自七十八年一月十六日起至九十二年一月十五日止，有原告所提之專利證書為憑；原告於八十八年七月二十一日於新光三越百貨股份有限公司台南分公司購得神奇畫板，另於八十八年十月三十日在被告遠東百貨公司亦購得該神奇畫板，亦有原告所提發票二紙為憑；另原告主張該神奇畫板係由被告千歲公司所進口，亦為被告千歲公司所不爭執。二、被告千歲公司所進口之神奇畫板，經原告委請台灣大學慶齡工業研究中心鑑定結果，認其製造方法與原告所有之系爭發明第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」申請之專利範圍相同，有原告所提該中心八十八年八月三十日之專利鑑定服務報告為憑，原告因認被告千歲公司、遠東百貨公司及新光三越百貨公司等侵犯原告之專利權，而被告己○○、乙○○、甲○○三人分別為前揭三公司法人之代表人，依專利法第八十一條、民法第一百八十四條第一項、第二項、第一百八十五條第一項及公司法第二十三條，請求被告連帶賠償一千萬元及自起訴狀送達被告之翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之遲延利息，並請求停止侵害之販售行為等語。三、被告千歲公司暨其法定代理人己○○則否認有侵害原告之專利權，並辯稱其產品係自香港進口，緣自日商百樂萬年筆股份有限公司所申請之專利，該專於六十七年一月十一日向專利局申請並獲得專利，且①被告所販售之神奇畫板②日商獲得專利之神奇畫板③ＴＹＣＯ公司生產之Magan Doodle畫板④原告所生產之畫板送請鑑定，經送台大慶齡工業研究中心鑑定結論為：①原告所取得之發明專利證書號第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」與日商百樂万年筆股份有限公司所取得之發明專利（證書號一一四三一號磁性板）採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內。②被告所販售之畫板其中之塑膠磁板設計應與日商百樂万年公司提出之磁性板專利相雷同，塑膠上、下蓋體及外部結構與原告所取得之發明專利（證書號第二八四九九號磁力畫板）相似。③被告所販售之畫板與美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近，均採用相同之圖案顯示及消除原理。由上開鑑定可知被告販售之神奇畫板其專利範圍與日商之神奇畫板相同，原告之發明專利亦與日商之專利範圍相同。而日商畫板之專利期間僅至八十三年十月三十一日，八十三年十月三十一日以後，該日商之專利權即不受保護，任何廠商均可製作同型之神奇畫板，因此被告自香港進品該神奇畫板之時間即在八十三年十月三十一日以後，當無侵犯任何人專利權之問題。而原告公司於獲得產品專利之後，並未實際從事生產工件，且在市場上亦無銷售行為，被告根本不知原告已獲得專利權，更不可能從市場上取得原告之產品加以仿製侵害其專利權，再者原告即無生產銷售之行為，自無所謂因被告之販售行為而造成其損害，況原告專利權刻有兆虹玩具有限公司對之為撤銷舉發案，目前尚由經濟部智慧財產局審理當中，尚未結案，被告千歲公司並未對原告專利權有何侵害行為，自不生賠償問題等語為辯；另被告遠東百貨股份有限公司暨兼法定代理人乙○○、被告新光三越百貨股份有限公司暨兼法定代理人甲○○等四人均否認有何侵害原告之專利權，除與千歲公司前揭抗辯相同外，另陳稱該神奇畫板雖在其專櫃所出售，惟係專櫃販賣人之行為，其公司僅出租專櫃場地，基於百貨業經營事實，倘非有意與侵權之供貨廠商共同謀議侵害第三人之權利而竟共同為之，百貨業者絕不至因其提供廠商銷售商品之場所或機會，而供貨廠商因故意或過失侵害第三人之智慧財產權，即逕謂百貨業者有任何之侵權行為，從而百貨業者自無就非其所為之違法行為負其責任可言，且在接獲原告警告函時，即立刻將該系爭商品下架，停止進貨及供售，並促請千歲公司為適法之處理，並原告所述之侵權行為，亦無任何之故意過失行為，縱令原告之系爭新型專利得以維持其合法存在，被告要無對原告負任何侵權責任可言等語如前所載之答辯。四、被告之輔佐人戊○○曾於八十九年四月二十一日對原告之專利權提出舉發，業經經濟部智慧財產局於九十一年一月十五日以九一智專三（一）０二０三一字第九一八九０００一四三號舉發審定書宣告舉發不成立在案，有原告所提之審定書在卷足憑。其後於九十二年十一月二十日復有兆虹玩具有限公司對原告之前揭專利提出舉發，現仍在審定中，有被告千歲公司所提之專利舉發申請書影本一份在卷足憑，且為兩造所不爭執。五、本件原告依專利法第八十一條、民法第一百八十四條第一項、第二項、第一百八十五條第一項及公司法第二十三條，請求被告負連帶賠償責任，被告否認之，是原告之請求是否有理由，首應探究被告是否有侵害原告專利權之事實，苟原告之專利權確遭被告侵害，次再審認六個被告是否均有侵權行為責任，原告所受損害額之認定等，資以確定原告請求是否有理由。肆、得心證之理由：一、程序部分：（一）本件被告新光三越百貨股份有限公司暨兼法定代理人甲○○、乙○○等三人均經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第三百八十六條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。（二）原告於刑事附帶民事訴訟所請求被告連帶賠償之金額為六千萬元，其後請求之金額為一千萬元，核屬聲請之減縮，並未變更其訴訟標的。（三）原告於刑事程序提起附帶民事訴訟所列被告，計有千歲公司暨其法定代理人己 ○○、新光三越公司、遠東公司暨其法定代理人乙○○等五人，本院刑事庭所為九十一年度重附民更（一）字第一號裁定，將該附帶民事訴訟裁定移送民事庭審理，亦列前揭五人為被告，嗣原告於九十一年十月三十日所具準備書狀，增列新光三越公司之法定代理人甲○○為被告，是就被告甲○○部分係屬訴之追加，被告甲○○雖表示不同意原告所為訴之追加，惟原告對被告甲○○起訴所主張之基礎事實，與對被告新光三越公司所主張之基礎事實同一，另與乙○ ○所主張之基礎事實類似，符合民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款之規定，是原告追加被告甲○○為共同被告，在程序上並無不合，核先陳明。二、原告之專利權是否被侵害：（一）按原告系爭「磁力畫板之製造方法」係七十四年十二月十八日提出申請，經經濟部中央標準局於七十七年六月十日核發發明第二八四九九號專利證書，有原告所提之七十七年一月十六日專利公報影本（第一百十頁）、專利證書影本各一份為憑，而其專利期間自七十七年一月十六日至九十二年一月十五日止，其申請專利範圍，依專利公報所載為：「一、一種磁力畫板之製造方法，係由底座、塑膠磁板、蓋體及除磁搖桿配合磁筆、磁印組合而成；其中塑膠磁板係置於底坐之框體內，而蓋體則蓋於除磁搖桿間，其上並設有磁鐵，而磁筆、磁印則分別置於底座一端之凹槽內；其特徵係在於：塑膠磁板係為上、下層塑膠皮中間包覆一層槽器，該槽器可充填具有磁性之液體，該液體係以特定植物油與白色顏料以５００；１之比例溶合，使液體表層產生磁場；再將顆粒微之鐵粉與該液體以１：５０之比例配合溶解使鐵粉沉於液體下層，並經過室溫下風乾約三－四小時後於液體表面結成一層膜，以使該塑膠磁板表層磁化，以便磁筆或磁印於塑膠磁板上作畫者。二、如請求專利部分第一項所述之磁力畫板之製造方法，其中該槽器係為中空吸管切割黏著似蜂巢狀之結構，以便充填液體者。」（二）惟在原告申請前揭專利前，業有日商百樂萬年筆股份有限公司於六十七年一月十一日申請，經審定公告之發明專利第0000000號「磁性板」，其請求專利部分依六十八年十一月一日專利公報所載：「一、一種磁性板，係由（Ａ）選自黑色磁鐵礦、r-赤鐵礦、二氧化鉻、鐵酸鹽、鐵、鈷、鎳或此等粒子的粗粒化者中之一種或兩種以上之磁性粒子。（Ｂ）選自水、己二醇等極性分散媒，或有機溶劑、油類等非極性分散媒之一種或二種以上之分散媒。（Ｃ）選自微粒矽酸、微粉矽酸鹽、微粉氧化劑、微粉碳酸鹽、微粉碳酸鐵、中之一種或二種以上之微粒增稠劑。（Ｄ）依需要選自白色顏料，其他染料或顏料中一種或二種以上之著色劑製成而降伏值5dyne/cm以上的塑性分散液體封入於兩片基板間者。二、請求專利部分第一項之磁性板，兩片基板之間隙為０，５mm －２．０mm。」此有被告千歲公司所提之該專利公報影本一份在卷足憑。（三）原告在本件起訴前，固將被告千歲公司所進口之神奇畫板送請台大慶齡工業研究中心鑑定，鑑定結論為：「委託人所交付鑑定之千歲企業股份有限公司進口之神奇畫板與發明第二八四九九號專利『磁力畫板之製造方法』申請之專利範圍相同。」惟此鑑定係僅就千歲企業股份有限公司進口之神奇畫板與原告所有之發明第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」二者為鑑定，然原告所有之前揭發明專利，與日商百樂萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000 000號「磁性板」間，除底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項係日商百樂萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000000號「磁性板」所未記載外，關於最重要之塑膠磁板部分，二專利間之構成原理有其共通處。且被告千歲公司亦另提出美商ＴＹＣＯ公司所生產之畫板，其外觀及構造均與被告千歲公司所進口之神奇畫板相同，經被告千歲公司請求將①美商ＴＹＣＯ公司所生產之畫板、②被告千歲公司進口之神奇畫板與③原告所有之發明第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」、④日商萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000000號「磁性板」等四項再送請台大慶齡工業研究中心鑑定再次鑑定，依該中心九十三年三月十日所出具之專利鑑定服務報告所載結論為：「①原告所取得之發明專利證書號第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」與日商百樂萬年筆股份有限公司所取得之發明專利（證書號一一四三一號磁性板）採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內。②被告所販售之畫板其中之塑膠磁板設計應與日商百樂万年公司提出之磁性板專利相雷同，塑膠上、下蓋體及外部結構與原告所取得之發明專利（證書號第二八四九九號磁力畫板）相似。③被告所販售之畫板與美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近，均採用相同之圖案顯示及消除原理。」益堪認定原告所有之前揭發明專利，與日商百樂萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000000號「磁性板」間，除底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項係日商百樂萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000000號「磁性板」所未記載外，關於最重要之塑膠磁板部分，二專利係採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內，且該報告第十三頁第五行３．３第一款更直接認定「丙案（被告千歲公司所進口之神奇畫板）係採用日商百樂萬年公司之專利磁性板之原理，利用黑色磁性粉體被磁性吸引，在塑膠板上、下兩面間移動，做為構成圖案之原理。」（四）由上述台大慶齡工業研究中心之報告結果，被告千歲公司所進口之神奇畫板，在塑膠磁板部分係與日商百樂萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000 000號「磁性板」相同，縱與原告之發明專利證書號第二八四九九號「磁力畫板之製造方法」中之塑膠磁板部分有異曲同工之妙，亦難認此部分已侵害原告之發明專利。致於原告所獲發明專利之底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項，雖非日商百樂萬年筆股份有限公司所有之發明專利第0000000號「磁性板」之專利範圍，惟依被告千歲公司另提出之九十二年十一月二十日由兆虹玩具有限公司對原告之前揭專利提出舉發事件相關事證中，其證據二之中譯本（附於本案卷一第四一七頁）該磁性畫板（Ｍａｇｎａ　Ｄｏｏｄｉｅ）係於一九七四年發明，畫板中間係一個蜂巢狀或六角形的塑膠格子狀物，另有磁性筆、消磁器、框架（含前蓋－具有可放磁性筆的支撐處，有些產品的框架具有可放置各種形狀磁鐵的放置處；背面）；依其所述後組成之實體物（本院卷一第三九九頁）則與被告千歲公司之神奇畫板相同，堪認被告千歲公司所進口之神奇畫板，與美商一九七四年所發明之磁性畫板（Ｍａｇｎａ　Ｄｏｏｄｉｅ）相同。至於原告所有之所有之發明第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」，雖有製造方法之說明，然並未有生產實物以供比對，苟原告依其專利所生產之實物，與美商一九七四年所發明之磁性畫板（Ｍａｇｎａ　Ｄｏｏｄｉｅ）相同，因美商美商一九七四年所發明之磁性畫板（Ｍａｇｎａ　Ｄｏｏｄｉｅ）發明在前，原告所有之第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」發明在後，則原告之發明顯然違反其申請時之專利法第二十條第一項第一款之規定，原不應授予發明專利；苟原告依其專利所生產之實物，與美商一九七四年所發明之磁性畫板（Ｍａｇｎａ　Ｄｏｏｄｉｅ）不同，則則被告千歲公司所進口之神奇畫板自無侵害原告系爭專利之情事。三、綜上所述，本件被告千歲公司所進口之神奇畫板，在塑膠磁板部分之設計與日商百樂万年公司提出之磁性板專利相雷同，有台大慶齡工業研究中心之鑑定報告可稽，而塑膠上、下蓋體及外部結構等，亦與與美商一九七四年所發明之磁性畫板（Ｍａｇｎａ　Ｄｏｏｄｉｅ）所製造之實物相同，並無任何部分超出該二項專利之範疇者，且該二項專利之發明時間均早於原告所有之第二八四九九號專利「磁力畫板之製造方法」，則被告千歲公司抗辯稱並未侵害原告之系爭發明專利等情，尚非無憑。原告主張被告千歲公司進口之神奇畫板侵害其發明專利權云云，應不可採，其因而請求被告等六人連帶負賠償一千萬元之侵權行為責任，並請求被告等不得繼續販賣以「磁力畫板製造方法」所製成一切產品或意圖販賣而陳列、加工製造或其他一切處分行為云云，核屬無憑，應予駁回。四、原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。五、因本案事證已臻明確，則兩造其餘有關被告新光三越公司、遠東百貨公司及法定代理人己○○、乙○○、甲○○等人之連帶賠償責任是否成立之主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌；另第三人兆虹玩具有限公司現對原告系爭專利所提之舉發案是否成立，亦與本件無涉，自無庸在該舉發案確定前停止審理，附此敘明。伍、據上論結：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第三百八十五條第一項前段、第七十八條，判決如主文。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　十　　　月　　　六　　　日臺灣臺南地方法院民事第一庭~B法　　　官　王國忠右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　十　　　月　　　六　　　日 ~B法院書記官　孫鈴堯

臺灣臺南地方法院九十一年度重訴字第五七七號

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