92年度智字第28號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：96 年 05 月 02 日

臺灣臺南地方法院民事判決　　　　　　　　92年度智字第28號原　　　告　　甲○○ 65號訴訟代理人　　黃進祥律師黃建雄律師江順雄律師被　　　告　　南塑機械有限公司法定代理人　　蔡秀眉訴訟代理人　　葉安勳律師被　　　告　　堡勝企業股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 上　二　人訴訟代理人　　丙○○ 被　　　告　　丁○○ 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國96年4 月18日言詞辯論終結，判決如下：主文被告於民國109年3月26日之前不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第142007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之機器。原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由被告南塑機械有限公司、堡勝企業股份有限公司連帶負擔4分之3；上開被告南塑機械有限公司、堡勝企業股份有限公司連帶負擔部分，被告丁○○應與被告南塑機械有限公司連帶負擔，被告乙○○應與被告堡勝企業股份有限公司連帶負擔；餘由原告負擔。事實甲、原告方面：一、聲明：㈠、被告應連帶給付原告新台幣（下同）100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡、被告於民國109年3月26日之前不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第142007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之機器。㈢、訴訟費用由被告負擔。㈣、上開第1項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。二、陳述：㈠、緣原告所創作之「射製複色或複料之裝置」，業經原告向經濟部智慧財產權局申請取得發明第142007號專利權（下稱系爭發明專利權），專利期間自民國90年10月1日起至109年3 月26日止，該專利係一種射製複色或複料之裝置，主要是利用機械本身設有一轉盤、一轉塔及複數射料裝置，轉盤上有數下模具，可以與上模具閉合，轉塔上有內模仁或吸盤，由轉盤或轉塔之轉動，使該閉合之模具內可以由複數射料裝置射製塑料，該複數射料裝置射出塑料可以為不同材料或顏色者。原告取得系爭「射製複色或複料之裝置」之發明專利權後，即授權百塑企業股份有限公司（下稱百塑公司）製造射出成型機台販賣，百塑公司曾將其製造之機台販賣1部予被告堡勝企業股份有限公司（下稱堡勝公司）使用，嗣百塑公司於92年7月1日派員至堡勝公司進行機台維修時，竟發現被告堡勝公司之工廠內另有1台機組（下稱系爭機器）之轉盤、轉塔外觀、施轉、升降、射出成型動作，與系爭原告取得專利權之「射製複色或複料之裝置」相同，原告乃於92年7 月16日向台灣彰化地方法院聲請證據保全，經該法院以92年度聲字第239號裁定准許原告證據保全，並於92年7月18日至被告堡勝公司進行現場履勘及搜證，完成證據保全。詎被告堡勝公司於92年7月21日傳真予百塑公司稱，該部機台之製造商係被告南塑機械有限公司（下稱南塑公司），其已將原告之專利資料寄予被告南塑公司研讀是否侵害原告之專利權等語。原告即於92年7月25日委請律師分別以台北圓環郵局 524號及525號存證信函，通知被告堡勝公司及南塑公司出面處理侵害原告專利權之事宜，惟均置之不理。而上開被告南塑公司製造販賣予被告堡勝公司之機台，經原告委請五洲國際專利商標事務所進行鑑定，鑑定結果認定系爭機器與原告取得系爭專利權之申請專利範圍相同，有該事務所92年8月 29日專利權侵害分析報告可稽，又依台灣省機械技師公會專利侵害鑑定報告，亦認本件查扣之系爭機器與原告之系爭專利權「申請專利範圍相同」，足見本件查扣之機器確係仿冒原告之專利機器所製造無訛。被告南塑公司於92年12月2日答辯狀辯稱：系爭機器係被告堡勝公司於91年4月間委託伊所製造，伊則委請訴外人江柏榮設計，並為滿足符合被告堡勝公司之要求，而進行多次討論修正，至91年9月間設計圖才定稿，並於91年9月21日簽立買賣契約書等語，足見被告堡勝公司及其法定代理人乙○○應就本件侵害原告專利權事件，與被告南塑公司及其實際負責人丁○○負連帶侵權行為損害賠償責任。而原告因被告侵害原告之發明專利權，受有營業利益減少之損害，請求被告應連帶賠償原告100萬元。㈡、系爭機器係被告堡勝公司委託被告南塑公司製造之情，雖為堡勝及南塑公司所自承，並有南塑公司提出之被證三買賣合約書可憑。然南塑公司復辯稱，系爭機器其係委託江柏榮設計，江柏榮亦證述系爭機器係其憑過去之經驗設計出來的，並未參考其他專利設計圖面云云，亦即依其證述，系爭機器係其「原創」之構思所設計出來的，既係「原創」，自不可能是「具有通常知識者，依‧‧‧先前技術所能輕易完成」，則被告南塑公司93年4月7日答辯狀主張原告取得之系爭專利權有修正後專利法第22條第4項規定之撤銷事由云云，豈非相互矛盾？且依鑑定結果，系爭機器確係仿冒原告之專利機器，足見證人江柏榮證述不實。而訴外人百塑公司出售機器予被告堡勝公司之「簽約日期」雖係「89年1月20日」，但約定之「交貨日期」係「89年4月15日」，實際上之「交貨完成日期」則係「90年9月24日」，而堡勝公司於90年9月24日取得成型機器，於90年9月27日即與南塑公司簽約購買系爭機器，足見南塑公司製造之系爭機器，顯係仿冒百塑公司交付之機器所製造。又原告係於89年3月27日提出專利申請，於90年10月1日獲得核准，以上各情並為被告堡勝公司於上開答辯狀所自承，足見堡勝公司係於90年9月24日才取得成型機器，而原告則於89年3月27日即提出專利申請，申請當時機器尚未成型，且尚未交付堡勝公司，自不符合現行專利法第20條第1項第1款規定「申請前」已「公開使用」之要件（即修正後專利法第22條第1項第1款）。㈢、訴外人百塑公司曾出售1部與系爭專利機器相同之機器給堡勝公司，當時係由百塑公司之業務代表吳世銘接洽，吳世銘有提出系爭專利機器之型錄向堡勝公司說明並將該型錄提出給堡勝公司參考，該型錄第12頁有特別將該機器為專利產品之標識「PATENT」（專利）拉出放大，有型錄（原證9）可稽，足見堡勝公司對於該機器為有專利權之物品知之甚詳，詎堡勝公司竟委託南塑公司予以仿冒製造系爭專利機器，自應負侵權行為損害賠償之責任。上開型錄第2頁載明百塑公司之「CAPITAL：NT$75,000,000」（資本額），此為百塑公司原來之資本額，百塑公司於91年10月18日變更資本額為102,500,000元，足見該型錄係百塑公司於91年10月18日之前所印製，而百塑公司出售機器給堡勝公司之時間為89年1月 20日，可證該型錄係業務員吳世銘提供給堡勝公司之型錄。又南塑公司應早已明知堡勝公司委託其製造系爭機器為原告擁有專利權之物品，其亦應與南塑公司對原告負連帶侵權行為損害賠償。㈣、證人即百塑公司業務員吳世銘證述：「我有告訴堡勝公司李英周經理這個機器的結構特色，我們公司有申請專利」、「原告提出的證物九型錄，我有給堡勝公司，．．．，我在介紹結構特色有告訴堡勝公司機器的轉塔可以降低開模的成本，只有我們公司有，別家公司沒有」。證人既然有告訴堡勝公司李英周經理系爭機器正申請專利中，且將印製有「PATENT」字樣之型錄交付給堡勝公司參考，則堡勝公司於委託南塑公司仿製之時，自應盡其注意義務查證百塑公司之機器是否已經取得專利權，茲堡勝公司既未查證，即貿然仿冒，自有過失，自應負侵權行為損害賠償責任。綜上所述，堡勝公司未加查證百塑公司之機器是否已申請取得專利權，顯有過失，南塑公司於接受堡勝公司委託製造時，亦未查證其仿製之機器是否為堡勝公司所有或其他公司生產製造，即予以仿製，亦有過失。㈤、按專利法第84條第1項規定「發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」。次按最高法院94年度台上字第1340號判決「專利法第56條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保護專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第184條第2項之規定，即應推定其有過失。原審依調查證據而為辯論之結果，認為被上訴人之新型專利．．．，業．．．刊登於．．．專利公報，．．．已生公示之效果，上訴人未經被上訴人同意，．．．製造該專利權之物品，即違反上開保護專利權人之專利法，自應推定其有過失」，有判決書可稽（證11）。又修正後民法第184條第2項規定「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限」。查本件原告之發明專利權已經刊登於專利公報，依上揭最高法院判決意旨，應推定被告仿製系爭機器為有過失，若被告主張其無過失應負舉證責任，否則，原告訴之聲明第1項損害賠償之請求即有理由。至於原告訴之聲明第2項係請求排除及防止侵害，並不以故意或過失為要件，被告客觀上既有侵害原告專利權之事實，原告之請求即有理由。㈥、按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有被侵害之虞者，得請求防止之」、「依前條請求損害賠償時，得依民法第226條之規定計算其損害。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」、專利法第84條第1項、第85條第1項第1款分別定有明文。又按「法人對於其董事或其他有代表權之人，因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負損害賠償責任」、「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，民法第28條、第185 條、公司法第23條亦分別定有明文。本件被告丁○○及乙○○應依民法第184條第1項前段、第185條及專利法第84條規定負連帶侵權行為損害賠償責任；被告南塑公司應依民法第28條及公司法第23條規定與丁○○負連帶侵權行為損害賠償責任；被告堡勝公司應依民法第28條及公司法第23條規定與乙○○負連帶侵權行為損害賠償責任。乙、被告方面：一、聲明：㈠、原告之訴駁回。㈡、訴訟費用由原告負擔。㈢、如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。二、陳述：㈠、被告南塑公司、丁○○部分： ⒈被告南塑公司於87年9月21日核准設立，其所營事業包括：機械設備製造、其他機械製造、模具製造、自動控制設備、機械安裝、模具批發、機械批發、機械器具零售、國際貿易、家用電器製造等。91年4月間被告南塑公司因受被告堡勝公司委託製造「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」，被告南塑公司乃委請訴外人江柏榮著手設計，為滿足並符合堡勝公司要求，曾進行多次討論修正，至同年9月間始將機械設計圖定稿，並於同年9月21日簽立買賣合約書。其後，被告南塑公司於92年7月間接獲原告委託律師寄發之存證信函後，曾至堡勝公司了解狀況，發現原告授權百塑公司製造之射出成型機與被告南塑公司所設計、製造之「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」，雖同為射出成型機，然兩者之構成元件、電氣操控系統設計、油線回路設計及機械外觀顏色等，均有明顯不同，並未侵害原告專利。被告南塑公司係單純受委託而設計製造「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」，此乃被告南塑公司精心設計之原創，絕不可能侵害原告專利權。 ⒉90年8月司法院第50期司法業務研究會法律問題研討第9則：【法律問題】訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性，法院可否進行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發待行政救濟體系撤銷該專利案？【討論意見】採乙說，舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度，而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥，況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以進行否定其效力。依前述見解，則本件被告南塑公司所提出之舉發事件雖經訴願駁回確定，惟就本件專利核發有重大明顯錯誤乙節，本於司法權獨立之原則及96年3月28日公布之智慧財產案件審理法，本院自仍得逕行獨立審酌認定。 ⒊關於本件侵權行為損害賠償事件，仍有三大疑點尚待釐清，並就此三大疑點，分述如后： ⑴原告於提出專利申請前，即授權百塑公司製造射出成型機販賣，是否該當專利法第22條第1項第1款「申請前已公開使用」之事由？原告於提出專利申請前，即授權百塑公司製造「射出成型機」販賣等事實，實已包含「授權」及「販賣」等雙重之技術內容公開，茲再分述如下： ①原告授權百塑公司製造之「授權行為」，已第一次公開其技術內容，蓋如未公開技術內容，百塑公司即無法進行製造，此理所當然也。 ②百塑公司據原告之授權而為販賣之「販賣行為」，已屬第2次公開其技術內容，蓋依一般社會通念，既有販賣，必先就所販賣機器之特徵、功能，詳為介紹，否則購買人無法知其所購機器之特徵、功能為何？更何況，百塑公司於簽訂機器買賣合約書前，曾帶領堡勝公司之採購承辦人至其他公司參觀系爭專利機器及其生產品，由此觀之，百塑公司所製造、販賣之系爭專利機器，絕非只1台，應無可疑。 ③按專利者，乃專利權人與國家間所締結之一種契約，易言之，即專利權人公開其技術內容，而國家給予一定期間專利保護之制度也，本此立法意旨，倘專利權人於申請專利前，早有公開技術內容之事實，國家即無給與專利保護之必要，此即專利法第22條規定之所由設也。今原告於專利申請前，既早有「授權」及「販賣」等雙重技術內容公開之事實，自屬該當專利法第22條第1項第1款「申請前已公開使用」之事由。 ④然查，經濟部智慧財產局專利舉發審定書及經濟部訴願決定書，對於上述雙重技術內容公開之事實，卻均略而不談，其所為處分自有重大明顯之錯誤；審其意旨，約有三大謬誤處，其一，將「個人」、「法人」混為一談，其二，「授權」及「販賣」等雙重技術內容公開之事實，均避而不談，其三，誤解專利法第22條「申請前已公開使用」之「使用」義涵（按「使用」一詞之定義，專利法無明文，惟見於商標法第6條，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標而言，依此相較於專利法第22條復明列「已見於刊物」、「陳列展覽會」等用語，足證專利法第22條「申請前已公開使用」之「使用」一詞，並非狹義地指系爭專利機器製造、生產之使用。），以上三大謬誤，當然屬重大明顯之錯誤，本院自可本於司法權獨立之原則，逕行審酌認定。 ⑵被告堡勝公司所購得之射出成型機，並未標示專利證書號數及專利申請案號，而原告亦從未告知堡勝公司已提出專利申請或已核准專利，是否該當專利法第79條不得請求損害賠償之事由？被告堡勝公司所購得之射出成型機，並未標示專利證書號數及專利申請案號，而原告亦從未告知堡勝公司已提出專利申請或已核准專利，當然符合專利法第79條規定，原告自不得請求損害賠償。 ⑶被告等是否有侵權行為之故意或過失？本件系爭侵害原告專利權之機器，本為堡勝公司委託被告南塑公司製造，而後再由被告南塑公司另行委託訴外人江柏榮設計，被告從來不知原告取得專利核准事，而被告亦只生產本件系爭侵害原告專利權之機器壹台，原告通知後即已停止製造，當然為自始無侵權之故意或過失可言。 ⒋本院於96年1月3日審理時，原告所提出之型錄及原告聲請訊問證人所為供述，業已明確證明原告於提出專利申請前，系爭專利機器早即具有「已見於刊物」、「已公開使用」等情事（專利法第22條第1項第1款），換言之，原告所有之系爭專利，明顯為核發錯誤，殊無主張其專利權之餘地，茲分述如下： ⑴訴外人百塑公司與堡勝公司簽約時間為89年1月20日，而證人吳世銘證稱：「接洽系爭機器的買賣有大半年的時間」，由此可推知，百塑公司應係於88年7月間開始與堡勝公司接洽買賣，同時更可推知，原告授權百塑公司製造、販賣，必係於88年7月之前，當無可疑。 ⑵原告於96年1月3日民事準備書三狀自承：「百塑公司曾出售1部與系爭機器相同之機器給堡勝公司，當時係由百塑公司之業務代表吳世銘接洽，吳世銘有提出系爭機器之型錄向堡勝公司說明並將該型錄提出給堡勝公司參考，該型錄第12頁有特別將該機器為專利產品之標識『PATENT』拉出放大，有型錄（原證9）可稽」，而證人吳世銘亦證稱：「原告提出的證物9型錄，我有給堡勝公司」，由此足見，原告於提出專利申請前，系爭專利機器早「已見於刊物」，符合專利法第22條第1項第1款前段事由，事證明確，已無疑義。 ⑶證人吳世銘證稱：「堡勝公司不是第1個買系爭機器的客戶，之前已經有其他客戶買過，這段時間我接洽買賣相同結構的機器台數有10多台」，又坦承：「堡勝公司也不是公司交貨的第1個客戶，之前也有交貨給其他的客戶，堡勝公司才有信心來買」，由此足證，接洽系爭機器買賣期間（即88年7月至89年1月20日間），證人吳世銘個人即已銷售10多台系爭專利機器（如以全省銷售量言，應已逾50台），同時亦有交付機器給其他客戶之事實，換言之，原告於提出專利申請前，系爭專利機器早「已公開使用」，符合專利法第22條第1項第1款後段事由，亦屬事證明確，要無可疑。 ⑷凡以上本院審理所發現之事實，其中部分為原舉發審定書、訴願決定書所未詳審而疏漏之舊事實，而另部分則為原舉發審定書、訴願決定書所從未發現之新事實、新證據，就此新事實、新證據部分，被告固得依專利法第67條第4項規定再為舉發（非同一事實及同一證據），惟本諸司法權獨立之原則，並避免行政拖延，曠日廢時，本院自得就此明確事證，逕行審酌認定。 ⒌訴外人百塑公司與堡勝公司簽約時間為89年1月20日，而原告提出專利申請之日期為89年3月27日，則百塑公司與堡勝公司接洽買賣期間（即88年7月至89年1月20日間）所提出之型錄，絕不可能有任何專利字號及專利標識，此乃事理之必然；故知，原告所稱：「該型錄第12頁有特別將該機器為專利產品之標識『PATENT』（專利）拉出放大」等語，其所謂『PATENT』一字，如非事後變造加註（按以現代之印刷技術，欲變造加註重印型錄，絕非難事），即屬虛偽記載。更何況，本院於96年元月3日審理時，證人吳世銘復證稱：「從締約（即89年1月20日）到92年間我沒有與堡勝公司提供系爭專利已經被核准的情形，公司沒有特別告訴我專利通過，我也記不得到底是何時專利通知（過）乙事，我是從看到目錄上的專利號碼知道機器有專利之事，我是今天庭呈有單頁型錄知道機器有專利」，又坦承：「我有交給堡勝公司一份舊型錄，那是遷廠前使用的型錄，現在已經沒有了，該舊型錄上有沒有百塑後來賣給堡勝的那台機器時間太久我也記不清楚，我印象中舊型錄上面只有機器型號，沒有專利號碼。」，由此足見，證人吳世銘知有專利，應係92年9月以後之事。試問：倘原告所提出原證9之型錄真有『PATENT』一字，證人吳世銘豈會遲至92年9月以後始知有專利？依此推斷，原告所提出原證9型錄內『PATENT』一字，其為事後變造加註之可能性極大（按目前專利實務，即曾發現以變造之型錄提出舉發情事）。綜上所陳，原告所有之系爭專利，明顯為核發錯誤，殊無主張其專利權之餘地。 ⒍台灣省機械技師公會於93年2月24日所為之專利侵害鑑定報告，鑑定結論雖記載：「檢送之『變色射出機』與發明專利公告編號第457181號『射製複色或複料之裝置』之申請專利範圍相同。」，惟其鑑定程序內之「禁反言原則分析」亦載稱：「由於臺灣臺南地方法院民事庭並無檢送有關審查本專利之歷程資料，因此未進一步作禁反言分析。」，按所稱「禁反言原則」，係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分；換言之，均等論是擴大申請專利範圍係用於專利權者，禁反言之原則是抑制申請專利範圍之擴大係用於非權利者，既然鑑定報告未進一步作禁反言分析，則其鑑定結論即顯為不完備。退萬步言，縱認台灣省機械技師公會所為之專利侵害鑑定報告之鑑定結論為正確，惟「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任，但能證明其行為無過失者，不在此限」，民法第184條定有明文。就本件侵權行為損害賠償事件而言，系爭侵害原告專利權之機器，本為堡勝公司委託被告南塑公司製造，而後再由被告南塑公司另行委託訴外人江柏榮設計，其與原告授權百塑公司製造之機器，應認係本於機械基本理論，分別在不同時間、地點設計完成，被告應無侵害專利之故意或過失可言。 ⒎原告之被授權人百塑公司與被告堡勝公司，係「立式轉盤及升降轉塔兩用式雙色射出成型機」買賣之直接當事人，原告及其授權人百塑公司從未在系爭專利物品或其包裝上附加標示專利證書號數，亦從未告知被告堡勝公司已提出專利申請或專利申請已獲核准，堡勝公司自無從得知上開「立式轉盤及升降轉塔兩用式雙色射出成型機」為專利物品；而被告南塑公司又係單純受堡勝公司委託製造「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」後，復又委請訴外人江柏榮著手設計，故被告南塑公司當然更無從得知上開「立式轉盤及升降轉塔兩用式雙色射出成型機」為專利物品。綜上，原告於提出專利申請前，系爭專利機器早即「已見於刊物」、「已公開使用」，且專利獲准後，又未將專利證書號數標示於專利物品或包裝上，而被告事實上無從得知原告之機器為專利物品，復無故意或過失之可言，有如上述，是以原告之訴，自屬無理由。㈡、被告堡勝公司、乙○○部分： ⒈被告堡勝公司本是委託南塑公司設計製造，而南塑公司如何設計、其運用之技術手段如何，被告堡勝公司並未加以置喙，本即無侵害原告專利權之故意或過失，經此事件後，被告堡勝公司既知悉原告已有請得該技術內容之發明專利，當無再行繼續委請南塑公司或其他第三人製造相同技術內容之機器，衡情應無侵害之虞，原告之此項聲明請求，當無實益。退步言之，縱認本院認本件仍有請求防止侵害之實益者，則被告對此聲明無意見。 ⒉次按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數．．．其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」專利法第79條定有明文。查被告堡勝公司前於89年1月20日向原告訂購「立式轉盤及升降轉塔兩用式雙色射出成型機」1台（即本件原告主張被告向其採購之機器），約定價金220萬元，預定交貨日期為89年4月15日。嗣該機器經雙方多次會同檢驗測試，於90年9月24日方才完成第6次測試合格，完成交貨程序。而原告所有之系爭專利權，於89年3月27日提出專利申請，嗣於90年10月1日公告，是原告乃於出售含有專利技術之機器予被告堡勝公司以後，方才向主管機關提出專利權申請，顯然在兩造成立機器買賣契約之同時，原告尚未有就該專利技術提出專利申請；且在90年9月24日系爭機器完成第6次測試當時，因專利是否核准尚未可知，原告事實上亦不可能向被告堡勝公司表示該機器已有請得專利權甚明。再進步言之，原告自取得系爭專利權後，從未向被告堡勝公司表示此事，且未至被告堡勝公司處所將專利權證書字號標示於原有機器之上，直至92年7月18日下午3時20分，台灣彰化地方法院民事庭人員至被告堡勝公司處進行保全程序（該院92年度聲字第239號保全證據事件卷），被告堡勝公司方才得知原告有就該機器之技術手段請得發明專利權，而原告遲至92年7月25日方才以台北圓環郵局第524號存證信函通知被告堡勝公司侵權事。由此可以推知，被告堡勝公司於91年9月27日向共同被告南塑公司購買系爭機器時，事實上並不知悉原告已有請得系爭專利權，且被告堡勝公司本身係從事文具製造、銷售業務，並非機械之製造專業工廠，本件又是委請南塑公司代為設計、製造，被告堡勝公司只是將所需要機器之功能及目的告知南塑公司，全權由南塑公司進行設計、製造，衡情被告堡勝公司亦無從查證原告是否已有就相同技術手段請得何等專利權。蓋被告堡勝公司委請南塑公司設計時，相關機器之技術手段，被告堡勝公司既非機械專業，根本無提供意見之可能，有者只是告知南塑公司需要達到如何功能及目的，至於如何達到此項功能，應利用何等技術手段，被告堡勝公司即未加以指示或告知，而係全部由南塑公司自行開發設計。凡此事實，業據證人即被告堡勝公司員工李煌燉及機器設計者江柏榮到庭證述屬實。是以被告堡勝公司即使有心向經濟部智慧財產局查證，因未能確定南塑公司究竟係採用何等技術手段，亦無法確認有無侵害他人專利權。況且本件南塑公司既係另委請證人江柏榮設計機器，既有原始設計者，而非初始即提出機器草圖，被告堡勝公司更無懷疑南塑公司有仿冒他人專利權之可能。綜據上述，原告既未將專利證書號數標示於專利物品或包裝上，且被告堡勝公司事實上無從得知原告之機器為專利權物品，徵諸首揭法條規定，原告向被告二人請求損害賠償，自無理由。 ⒊兩造於89年1月20日成立系爭機器之買賣契約後，原告始向主管機關經濟部智慧財產局提出專利權申請，顯然在兩造成立機器買賣契約之同時，原告尚未有就該專利技術提出專利申請；且在90年9月24日系爭機器完成第6次測試當時，因專利是否核准尚未可知，原告事實上亦不可能向被告表示該機器已有請得專利權甚明。茲再縷述如下： ⑴89年1月20日兩造成立系爭機器之買賣契約，按理當時被告既願意向原告購買該機器，必就機器之各項規格、功能、價格、原告有無能力承作等細節均已確定後始有採購之決定，而原告嗣後於89年3月27日始就系爭機器之技術內容申請發明專利權，殊無可能於締約時即在系爭機器上標示專利證書號數甚明。依原告主張之內容，對於此節亦同無爭執，有者，僅就被告是否明知、或有事實足證被告可得而知系爭機器為專利物品等情有所爭執。 ⑵原告於96年1月3日「準備書三狀」主張略以：百塑公司曾出售1部與系爭機器相同之機器予被告堡勝公司，當時係由百塑公司之業務代表吳世銘接洽，吳世銘有提出系爭機器之型錄向堡勝公司說明並將該型錄提出給堡勝公司參考，該型錄第12頁有特別將該機器為專利產品之標識「PATENT」（專利）拉出放大，有型錄（原證9）可稽；上開型錄第2頁載明百塑公司之資本額為75,000,000元，嗣於91年10月18日變更資本額為102,500,000元，足見該型錄係百塑公司於91年10月18日前印製云云，藉此證明被告明知或可得而知系爭機器為專利物品；惟查： ①被告否認原告所呈原證9號產品型錄之真正，並否認該型錄於89年1月20日前即已印製完成，亦否認曾自訴外人百塑公司或原告處取得該原證9號產品型錄。至於原告所提原證10號公司變更登記事項卡，僅能證明原告曾於91年10月18日有辦理增資之變更登記，然與本件爭執事項似乎無關。又該型錄可任由原告或百塑公司隨時印製，是否原告或百塑公司事後要求印刷廠在資本額部分印為舊資本數額，亦非無可能，尚難遽採。 ②有關百塑公司曾出售系爭機器1部予被告堡勝公司，被告並不爭執，其時間89年1月20日。 ③如同上述，原告既然遲至於89年3月27日始提出本件發明專利之申請，該百塑公司何以會事先在印製之產品型錄上標示「PATENT」？並由百塑公司業務代表吳世銘執此型錄向被告說明？更足證明該原證9號產品型錄乃原告臨訟製作。 ④原告若早即印製該原證9號之產品型錄，並已在型錄第12 頁為「PATENT」字樣標示，則本件訴訟原告早於92年9月 17日即起訴（92年12月23日始追加被告堡勝公司及乙○○），嗣被告堡勝公司及乙○○共同於93年3月間提出答辯狀，該書狀第4頁第6行以下就專利法第79條規定已明確提出答辯，且經原告收受該答辯狀，若該型錄早即存在，何以原告遲至96年1月3日始提出原證9號之產品型錄及證人吳世銘為證明方法？ ⑤雖證人吳世銘於96年1月3日言詞辯論時到庭證稱「我是百塑公司的業務員，上開機器的買賣是由我去接洽，在訂約過程中我有告訴堡勝公司李英周經理這個機器的結構特色，我們公司有申請專利」云云；然而上開百塑公司出售機器予堡勝公司之締約時間為89年1月20日，而原告申請本件專利權時間為89年3月27日，證人何以在與堡勝公司締約前即能事先得知該機器之技術有申請專利？證人之證詞顯然與事實不符。又證人吳世銘另證稱「從締約到92年間我沒有與堡勝公司提供系爭專利已經被核准的情形，公司沒有特別告訴我專利通過，我也記不得到底是何時專利通知乙事，我是從看到目錄上的專利號碼知道機器有專利之事，我是今天庭呈有單頁型錄知道機器有專利」等語，適足證明證人吳世銘於原告取得專利權後，根本不知該專利權已核准，更無可能將該訊息告知被告。證人吳世銘又證稱「這份目錄是遷廠之後印製的，遷廠有3、4年了，我有交給堡勝公司1份舊型錄，那是遷廠前使用的型錄，現在已經沒有了，該舊型錄上有沒有百塑後來賣給堡勝的那台機器時間太久我也記不清楚，我印象中舊型錄上面只有機器型號，沒有專利號碼。在跟堡勝的聯繫過程當中，堡勝公司也沒有跟我談到機器是否有專利的事情。」，故由證人之證詞中更足以推認，在證人與被告接洽締訂上開機器買賣過程中，僅交付被告1份百塑公司舊式型錄，其上是否存有本件機器已不復記憶，縱有，亦僅印有機器型號，並沒有專利號碼。又證人於接洽出售機器予被告堡勝公司時，所交付之型錄係舊版型錄，並非原告所提出之原證9 號新式型錄，與原告於書狀中所主張之證人於接洽過程曾提出該原證9號型錄予被告云云，事實已有不符。雖證人吳世銘其後改稱「原告提出的證物9型錄，有給堡勝公司，當時是單純送給堡勝公司作為參考，我並沒有使用這本型錄教導堡勝公司如何使用這台機器，我沒有提到說型錄上面的機器跟我之前賣給堡勝公司的機器結構相同，現在已經有專利。」然而證人既已明白表示賣機器給堡勝公司時交付的是舊型錄，未有專利字號；原證9號之新式型錄，證人雖稱有交付被告堡勝公司參考，惟交付時間究於何時？證人並未明白表示。但由上證詞推之，該新式型錄既係百塑公司在遷廠後所印製，而遷廠已有3、4年時間，則推算該新式型錄最早印製時間當在91或92年間，約即原告自行主張之91年10月18日前後，當時百塑公司出售予堡勝公司之機器早已驗收交付完畢（90年9月24日驗收），證人殊無可能於締約過程中之89年1月20日前即交付該原證 9號型錄，並告知被告該機器存專利技術。況且，證人亦稱後來交給堡勝公司如原證9之新式型錄，係單純提供堡勝公司參考，既未說明機器結構是否相同、亦未依據型錄教導堡勝公司如何使用機器，尚難據此推定堡勝公司或被告乙○○有明知或可得而知系爭機器為專利物品之事實。再則證人吳世銘既然於91年10月18日前後，始將百塑公司如原證9號之新式型錄交予被告，在交付當時即使曾向被告說明「我在介紹結構特色時有告訴堡勝公司機器的轉塔可以降低開模的成本，只有我們公司有，別家公司沒有。」等情，惟堡勝公司向南塑公司採購系爭機器時，南塑公司於91年8月間即委請證人江柏榮設計，已據證人江柏榮前於92年12月23日到庭證述明確。是證人江柏榮在設計系爭機器時，證人吳世銘尚未交付原證9號型錄予被告堡勝公司甚明，則江柏榮在設計系爭機器時，堡勝公司根本無從得知原告就該機器之技術請有專利。今原告僅憑證人上開證詞，即主張被告有事實可得而知該機器請有專利權，既未查證，自有過失云云，殊屬無據。 ⑶再原告自取得系爭專利權後，從未向被告表示此事，且未至被告處所將專利權證書字號標示於原有機器之上，已詳如上述。直至92年7月18日下午3時20分，台灣彰化地方法院民事庭人員至被告堡勝公司處進行保全程序（該院92年度聲字第239號），被告方才得知原告有就該機器之技術手段請得發明專利權，而原告更遲至92年7月25日方才以台北圓環郵局第524號存證信函通知被告侵權事。由此可以推知，被告於 91年9月27日向被告南塑公司購買系爭機器時，事實上並不知悉原告已有請得專利權，且被告本身係從事文具製造、銷售業務，並非機械之製造專業工廠，本件又是委請南塑公司代為設計、製造，被告只是將所需要機器之功能及目的告知南塑公司，全權由南塑公司進行設計、製造，衡情被告亦無從查證原告是否已有就相同技術手段請得何等專利權。蓋被告委請南塑公司設計時，相關機器之技術手段被告既非機械專業，根本無提供意見之可能，有者只是告知南塑公司需要達到如何功能及目的，至於如何達到此項功能，應利用何等技術手段，被告即未加以指示或告知，而係全部由南塑公司自行開發設計。凡此事實，業據證人即被告公司員工李煌燉及機器設計者江柏榮到庭證述屬實。是以被告即使有心向經濟部智慧財產局查證，因未能確定南塑公司究竟係採用何等技術手段，亦無法確認有無侵害他人專利權。況且本件南塑公司既係另委請證人江柏榮設計機器，既有原始設計者，而非初始即提出機器草圖，被告更無懷疑南塑公司有仿冒他人專利權之可能。 ⑷雖原告以系爭機器為仿冒原告專利機器之事實業經智財局認定屬實，足見南塑公司及江柏榮之說詞與事實不符，顯為卸責之詞，主張證人江柏榮之證詞不可採云云；然而： ①本件待鑑定物品（即被告堡勝公司委請南塑公司承製之機器）經送請台灣省機械技師公會鑑定結果，認「檢送之『雙色射出機』，與發明專利公告編號第457181號『射製複色或複料之裝置』之申請專利範圍相同。」，對於該鑑定結論，被告因非系爭機器之設計者，且非機械製造專業，無從表示意見。惟證人江柏榮於92年12月23日到庭證稱「91年8月南塑公司丁○○叫我幫他設計，我有去堡勝公司看機械，當時堡勝公司有放壹台百塑公司製造的射出機，我有跟堡勝公司討論模具及射出的規格及需求，憑我過去的經驗就把他設計出來，我作設計圖時並沒有參考其他有專利的設計圖面，就憑我過去的經驗做出來」等語。且原告之機器大都封閉，無法從外觀以目視或拍照，此由鑑定單位台灣省機械技師公會出具之鑑定報告第4頁末段所述可以得知。是系爭侵害原告專利權之機器既係證人江柏榮自行設計，且設計之時並未參考原告之技術內容，兩者若有技術手段相同之情況，顯係依機械原理所得之必然。亦即本件兩台機器，分別是由原告及江柏榮各別在不同時間、地點設計所得，所本之原理均是機械基本理論，只是原告完成時間較早，且有提出專利權申請而已，尚難以台灣省機械技師公會鑑定結論引為廢棄證人江柏榮證詞不採之理由。 ②鑑定人提出之專利侵害鑑定報告，僅就待鑑定物品與專利技術內容是否符合「全要件原則」、「均等論分析」、「禁反言」等順序一一考量，如有符合其一，即屬「與專利範圍相同」。至於為何相同？待鑑定物品所有人是否具有故意或過失？此乃法院依個案具體案情為審查之權責，鑑定單位並未對此進行審查，亦無審查之權利。 ③按民事侵害行為之構成要件，主觀上在於行為人有無故意或過失，且專利法並未有無過失責任之特別規定，則該南塑公司販售予被告之機器既係江柏榮獨立設計已如前述，衡情被告或南塑公司絕無故意侵害原告專利權之主觀意思；惟南塑公司是否有未盡查證之注意義務，請本院依實際情形審酌，但就被告方面，因當初既係委請南塑公司設計製造該機器，一則南塑公司確實有委任江柏榮到被告公司處討論機器規格及目的功能，在江柏榮未設計出技術內容時，被告既無從得知南塑公司所承製之機器將利用何等技術手段，且即使事後機器草圖畫出後，被告亦非機械專業，亦無從確認是否有牴觸他人專利技術內容，被告事實上無從向智慧財產局查證有否已申請專利之同案存在；再則當初原告販售專利物品機器予被告時，一開始原告尚未提出專利申請，後來雖原告請得發明專利權，卻未向被告告知此事，且未將專利證書號數標示於機器上，被告實際上無能注意而不注意之情事。 ⒋專利法第84條第1項係規定專利權人對侵權行為人之損害賠償請求權，並未有連帶債務之規定；至於民法第28條、公司法第23條係屬於公司董事或法定代理人因執行職務侵害他人者，公司與該董事或法定代理人應負連帶賠償責；民法第185條則係共同侵權行為人之連帶賠償責任。依原告起訴意旨主張伊取得之發明專利權為被告堡勝公司、南塑公司共同侵害，然而公司為法人，並無實體，縱有侵害行為應係法定代理人或實際行為人所為，則身為法定代理人之被告乙○○與南塑公司實際行為人丁○○固為共同侵權行為人，但被告乙○○與被告南塑公司、丁○○間，及被告堡勝公司與南塑公司、丁○○間，為何成立連帶債務？其請求權依據為何？綜據上述，原告既未將專利證書號數標示於專利物品或包裝上，且被告事實上無從得知原告之機器為專利權物品，被告復無故意或過失，徵諸以上論述內容，原告向被告請求損害賠償，自無理由。丙、本院依聲請囑託台灣省機械技師公會鑑定系爭機器有無侵害系爭發明專利。理由甲、程序方面：一、本件被告南塑公司之原法定代理人戊○○業於本院審理中變更為蔡秀眉，有被告南塑公司基本資料查詢附卷可稽，並經被告南塑公司法定代理人蔡秀眉於96年2月8日具狀聲明承受訴訟，核與民事訴訟法第175條第1項及第176條規定無不合，應予准許。二、原告原請求被告南塑公司不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第142007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之產品，並不得自己或使第三人利用該專利技術製造、販賣其他相關之產品；嗣於訴狀送達後，追加被告堡勝公司、乙○○、丁○○，主張依民法第28條、第184條第1項前段、第185條、公司法第23條第2項及專利法第84條第1項規定，請求被告應連帶給付原告100萬元及加計法定遲延利息；並依專利法第84條第1項規定，請求被告於109年3月26日之前不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第142007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之機器；而被告對於原告所為訴之追加無異議，並為本案之言詞辯論，依民事訴訟法第255條第2項規定，視為同意追加，合先敘明。乙、實體方面：一、原告為發明第142007號「射製複色或複料之裝置」之專利權人，專利期間自90年10月1日起至109年3月26日止。原告取得系爭發明專利權後，即授權訴外人百塑公司製造射出成型機台販賣，當時百塑公司之業務代表吳世銘與被告堡勝公司接洽，並提出系爭發明專利機器之型錄（型錄第12頁特別將該機器為專利產品之標識「PATENT」拉出放大）向堡勝公司說明及交給堡勝公司參考，被告堡勝公司即向百塑公司買受系爭發明專利機台1部使用。嗣百塑公司於92年7月1日派員至堡勝公司進行機台維修時，竟發現被告堡勝公司工廠內系爭機器之轉盤、轉塔外觀、施轉、升降、射出成型動作，與原告取得之系爭發明專利相同，被告堡勝公司稱其係委託被告南塑公司（實際負責人為被告丁○○）製造仿冒。被告堡勝公司及南塑公司未加查證百塑公司之系爭發明專利機器是否已申請取得專利權，即予以仿製，顯有過失，且依民法第184條第2項規定，亦應推定被告仿製系爭機器為有過失。原告為此依民法第184條第1項前段、第185條及專利法第84條第1項規定，請求被告丁○○及乙○○連帶負損害賠償責任；依民法第28條及公司法第23條第2項規定，請求被告南塑公司應與被告丁○○連帶負損害賠償責任，被告堡勝公司應與被告乙○○連帶負損害賠償責任；並依專利法第84條第1 項規定，請求被告於109年3月26日之前不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第142007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之機器等情。二、被告南塑公司、丁○○辯稱：原告之系爭發明專利於申請前早有「授權」及「販賣」等雙重技術內容公開之事實，該當專利法第22條第1項第1款「申請前已公開使用」之事由，本院本於司法權獨立之原則，自得逕行審酌認定。系爭機器係被告堡勝公司委託被告南塑公司製造，而後再由被告南塑公司另行委託訴外人江柏榮設計，其與原告授權百塑公司製造之機器，應認係本於機械基本理論，分別在不同時間、地點設計完成，被告應無侵害專利之故意或過失可言。且被告堡勝公司自百塑公司所購得之射出成型機，並未標示專利證書號數及專利申請案號，而原告亦從未告知堡勝公司已提出專利申請或已核准專利，依專利法第79條規定，原告自不得請求損害賠償等語。另被告堡勝公司、乙○○則以：被告堡勝公司與訴外人百塑公司於89年1月20日成立機器買賣契約時，原告尚未就系爭發明專利技術提出專利申請，嗣於90年9月24日就系爭發明專利機器完成第6次測試當時，系爭發明專利是否核准尚未可知，原告事實上亦不可能向被告堡勝公司表示該機器已有請得專利權甚明。且原告自取得系爭專利權，從未向被告堡勝公司表示此事，且未至被告堡勝公司處所將專利權證書字號標示於原有機器之上，直至92年7月18日下午3時20分，台灣彰化地方法院民事庭人員至被告堡勝公司處進行保全程序，被告堡勝公司方知原告有就系爭發明專利機器之技術手段請得發明專利權。被告堡勝公司於91年9月27日向被告南塑公司購買系爭機器時，事實上並不知悉原告已有請得系爭專利權，且被告堡勝公司本身係從事文具製造、銷售業務，並非機械之製造專業工廠，被告堡勝公司只是將所需要機器之功能及目的告知南塑公司，全權由南塑公司進行設計、製造，至於如何達到此項功能，應利用何等技術手段，被告堡勝公司並未加以指示或告知，全部由南塑公司自行開發設計，被告堡勝公司自無侵害原告專利權之故意或過失，原告向被告二人請求損害賠償，為無理由等語，資為抗辯。三、兩造不爭執之事實：㈠、原告為發明第142007號「射製複色或複料之裝置」專利之專利權人，專利權期間自90年10月1日至109年3月26日（申請日期：89年3月27日，公告日期：90年10月1日）。㈡、原告授權訴外人百塑公司製造射出成型機，百塑公司於89年1月20日與被告堡勝公司簽訂買賣合約書，約定買賣「立式轉盤及升降轉塔兩用式雙色射出成型機」乙台，價金（含稅）220萬5千元，交貨日期89年4月25日。嗣該機器於90年9月24日經堡勝公司驗收合格。㈢、台灣彰化地方法院於92年7月17日准許原告保全證據之聲請（台灣彰化地方法院92年度聲字第239號），並於92年7月18日會同原告至彰化縣大村鄉○○村○○路162之1號被告堡勝公司所在地，對該院92年度聲字第239號裁定所示之機台及機器設備為證據保全。㈣、被告丁○○為被告南塑公司之實際負責人，被告南塑公司於91年4月間受被告堡勝公司委託製造「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」，被告二公司於91年9月27日簽訂買賣合約書，約定價金152萬元。㈤、台灣彰化地方法院於92年7月18日會同原告至彰化縣大村鄉 ○○村○○路162之1號堡勝企業股份有限公司所在地所為證據保全之機台（該院92年度聲字第239號），即為南塑公司製造售與堡勝公司之「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」（即系爭機器）。㈥、原告之發明第142007號「射製複色或複料之裝置」專利，經被告南塑公司提起舉發，審定結果為舉發不成立；嗣經被告南塑公司提起訴願，經經濟部駁回訴願確定。四、得心證之理由：㈠、專利權存在與否之爭議，於行政救濟程序確定後，民事法院應否再予審查？ ⒈按審議專利之專責機關依專利法所規定之程序所為之審議決定，乃行政機關本於公權力所為之行政處分，鑑於現行裁判管轄，採二元主義，有關專利權之存在與否，係屬公法上之法律關係，如有爭議，應循行政爭訟程序解決。於行政救濟程序確定後，民事法院即應予以尊重，不得再予審查。 ⒉被告南塑公司、丁○○雖辯稱：系爭發明專利違反專利法第22條第1項第1款之規定（核准時為專利法第20條第1項第1款之規定），不得取得發明專利權等語；惟查，訊之證人吳世銘證述：「我是百塑公司的業務員，上開機器的買賣是由我去接洽，‧‧，這段時間我接洽買賣相同結構的機器台數有10多台，至於期間是在何時我要再查證才知道。堡勝公司也不是公司交貨的第一個客戶，之前也有交貨給其他的客戶，堡勝公司才有信心來買」等語（見本院96年1月3日言詞辯論筆錄），並未能確切證明原告授權之百塑公司係於何時將相同結構之機器交付其他客戶，則被告辯稱：系爭發明專利於申請前已公開使用等語，尚乏所據。再者，系爭發明專利權存在與否之爭議，經被告南塑公司提起舉發，業經經濟部智慧財產局於95年4月14日以（95）智專三（三）05048字第09520277910號專利舉發審定書詳述系爭發明專利未違反核准時專利法第20條第1項第1款規定之理由而為舉發不成立之處分，被告南塑公司對該處分不服提起訴願，經濟部亦於95年10月2日以經訴字第09506177840號訴願決定書論述系爭發明專利未違反核准時專利法第20條第1項第1款規定之理由，而駁回被告南塑公司之訴願確定在案，有上開專利舉發審定書及訴願決定書在卷足憑，則系爭發明專利權存在與否之爭議，既已循行政救濟程序解決，於行政救濟程序確定後，民事法院自應予以尊重，不得再予審查。 ⒊又96年3月28日公布之智慧財產案件審理法（本法施行日期由司法院定之），係將該法施行後之智慧財產案件之民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟交由智慧財產法院管轄，與現行裁判管轄採二元主義並不相同，要難憑此遽謂現行法制之民事法院對已循行政救濟程序解決之系爭發明專利權存在與否之爭議，應再予審查。從而，原告為發明第142007號「射製複色或複料之裝置」專利之專利權人，專利權期間自90年10月1日至109年3月26日，堪以認定。㈡、被告南塑公司受堡勝公司委託而製造販售之系爭機器，是否侵害原告之系爭發明專利？ ⒈審酌判斷專利侵害之理論及其流程如下： ⑴審酌判斷專利侵害之理論： ①全要件原則：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，自構成專利權之侵害。 ②均等論原則：指將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判斷該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ、以實質相同方法；Ⅱ、實行實質相同功能；Ⅲ、產生實質相同結果。在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。申言之，實施形式係依技術上之等效特徵，具有技術上置換可能性，為專家所顯而易見之特徵，亦為專利權所保障之範圍。 ③此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」。 ⑵關於專利侵害判斷之流程，依專利侵害鑑定基準，其順序如下： ①明確申請專利範圍之內容。 ②解析申請專利範圍之構成。 ③解析待鑑定樣品之構成。 ④專利侵害之判斷（適用全要件原則、均等論、禁反言原則）。 ⑤判斷有無侵害專利。 ⒉本院依上開理論及流程，認系爭機器已侵害原告之系爭發明專利，茲將其理由分述如次： ⑴系爭發明專利權之申請專利範圍如下（見卷附系爭發明專利說明書六、申請專利範圍第1項、第5項）： ①一種射製複色或複料之裝置（第1項），係包含：【轉盤】，可以被動力元件驅動，於機體之軸管外徑作定角度旋轉；【轉塔】，由一軸位於機體之軸管內徑定位旋轉，軸設傳動件被動力元件驅動作定角度旋轉，及由軸底端被動作缸引拉直線移動，軸上端設盤，盤上有數模仁座；【模具】，由下模具固定在轉盤，模仁被固定在轉塔之模仁座，上模具被固定在機體，可以對下模具作開閉，且模仁可以進入或離開該開閉之上模具與下模具之間。 ②一種射製複色或複料之裝置（第5項），係包含：【轉盤】，可以被動力元件驅動，於機體之軸管外徑作定角度旋轉；【轉塔】，由一軸位於機體之軸管內徑定位旋轉，軸設傳動件被動力元件驅動作定角度旋轉，及由軸底端被動作缸引拉直線移動，軸上端設盤，盤上延伸有臂稈，臂桿終端有吸盤；【模具】，由複數個下模具固定在轉盤，由複數個上模具被固定在機體，可以對應複數個下模具作開閉；藉由上模具對下模具開閉，及由轉塔之軸旋轉、升降，使吸盤可以對成型物吸取移送至另一模具，或將成型物吸出。 ⑵本院參酌原告於台灣省機械技師公會鑑定時主張系爭機器係侵害其申請專利範圍第1項，並未侵害其申請專利範圍第5項之專利技術，有台灣省機械技師公會93年2月24日專利侵害鑑定報告附卷可稽，並依如附表所示解析系爭發明專利申請專利範圍第1項之構成要件，及審究系爭機器之技術特徵，暨參酌前揭台灣省機械技師公會專利侵害鑑定報告，足認被告南塑公司製造販賣之系爭機器之特徵與原告之系爭發明專利請求範圍第1項之構成要件相符，且依逆均等論而言，系爭機器之功能、方法、結果與系爭發明專利實質相同，復斟酌原告申請系爭發明專利範圍所附之說明、圖說等資料，並未有上開申請專利範圍不請求保護之明白表示，有系爭發明專利說明書在卷可按，是認被告南塑公司製造販賣之系爭機器侵害原告之系爭發明專利，洵堪採認。 ⒊被告雖辯稱：系爭機器係由被告南塑公司委託訴外人江柏榮設計，其與原告授權百塑公司製造之機器，應認係本於機械基本理論，分別在不同時間、地點設計完成，被告應無侵害系爭發明專利可言等語；惟觀證人江柏榮證稱：「（問：被告92年12月2日狀紙後附設計圖是否你畫的？）是的，是塑膠射出機設計圖，91年8月南塑公司丁○○叫我幫他設計，我有去堡勝公司看機械，當時堡勝公司有放壹台百塑公司製造的射出機，我有跟堡勝公司討論模具及射出的規格及需求，憑我過去的經驗就把他設計出來，我作設計圖時並沒有參考其他有專利的設計圖面，就憑我過去的經驗做出來」等語（見本院92年12月23日言詞辯論筆錄），顯見證人江柏榮係看過利用原告系爭發明專利製造之機器後，始繪製系爭機器之設計圖，而系爭機器之特徵與原告系爭發明專利請求範圍第1項之構成要件完全相符，亦如前述，足認證人江柏榮係利用原告之系爭發明專利技術而設計系爭機器無誤。被告辯稱：系爭機器係江柏榮本於機械基本理論而設計完成云云，不足採信。 ⒋按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，此觀專利法第84條第1項規定即明。而排除及防止侵害，並不以行為人有侵害專利權之故意或過失為要件，只要行為人有侵害專利權之事實即可行使。次按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責；民法第185條第1項及公司法第23條第2項分別定有明文。又法人之責任能力，依民法第28條規定意旨，應認法人具有侵權行為能力。綜上所述，被告乙○○負責經營之被告堡勝公司委託被告丁○○負責經營之被告南塑公司製造並買受之系爭機器，既已侵害原告取得之系爭發明專利權，則不問被告有無侵害專利權之故意或過失，原告依專利法第84條第1項之規定，請求被告於109年3月26日之前不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第14 2007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之機器，要屬有據，應予准許。㈢、原告或其被授權人百塑公司在系爭專利物品或其包裝上是否未附加標示專利證書號數，而不得請求損害賠償？被告是否明知或有事實足證其可得而知上開「立式轉盤及升降轉塔兩用式雙色射出成型機」為專利物品？ ⒈按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限；民法第184條第1項前段及第2項固有明文規定。惟按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償；但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限；專利法第79條定有明文。揆諸專利法第79條規定專利權人標示義務之目的，無非為使第三人得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害專利權行為之情形，應屬保護第三人之規定。惟若第三人明知或有事實足證其可得而知為專利物品，卻仍為侵害專利權之行為，即無保護之必要，自應許發明專利權人向該第三人請求損害賠償。而侵害專利為侵權行為之一種，其損害賠償請求權雖須以行為人之故意或過失之責任條件為其要件，然發明專利權人向侵權人行使損害賠償請求權時，依專利法第79條之特別規定，必須侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品時，發明專利權人始得向侵權人請求損害賠償。 ⒉原告主張訴外人百塑公司之業務代表吳世銘與被告堡勝公司接洽買賣時，曾提出系爭發明專利機器之型錄（型錄第12頁特別將該機器為專利產品之標識「PATENT」拉出放大）向堡勝公司說明並交給堡勝公司參考，又被告堡勝公司及南塑公司未加查證百塑公司之系爭發明專利機器是否已申請取得專利權，即予以仿製，顯有過失，且依民法第184條第2項規定，亦應推定被告仿製系爭機器為有過失等情，然為被告所否認，並以前揭情詞置辯；經查： ⑴訊據證人吳世銘證述：「我是百塑公司的業務員，上開機器（指系爭發明專利機器）的買賣是由我去接洽，在訂約過程中，我有告訴堡勝公司李英周經理這個機器的結構特色，我們公司有申請專利，‧‧。從締約到92年間我沒有與堡勝公司提供系爭專利已經被核准的情形，公司沒有特別告訴我專利通過，‧‧，我是從看到目錄上的專利號碼知道機器有專利之事，我是今天庭呈有單頁型錄知道機器有專利，這份目錄是遷廠之後印製的，遷廠有3、4年了，我有交給堡勝公司1 份舊型錄，那是遷廠前使用的型錄，現在已經沒有了，該舊型錄上有沒有百塑後來賣給堡勝的那台機器時間太久我也記不清楚，我印象中舊型錄上面只有機器型號，沒有專利號碼。在跟堡勝的聯繫過程當中，堡勝公司也沒有跟我談到機器是否有專利的事情。」「原告提出的證物9型錄，我有給堡勝公司，當時是單純送給堡勝公司作為參考，我並沒有使用這本型錄教導堡勝公司如何使用這台機器，我沒有提到說型錄上面的機器跟我之前賣給堡勝公司的機器結構相同，現在已經有專利」等語（見本院96年1月3日言詞辯論筆錄），足見證人吳世銘與被告堡勝公司接洽買賣時所提出之機器型錄並非原告提出之證物9型錄，而係只有機器型號，沒有專利號碼之舊型錄，且觀諸原告係於89年3月27日申請系爭發明專利，嗣於90年10月1日始取得系爭發明專利權，自不可能於證人吳世銘與被告堡勝公司接洽買賣時即能提出並交付印有「PATENT」標識之證物9之機器型錄，亦不可能於交付系爭發明專利機器與被告堡勝公司時，即能附加標示專利證書號數。是故，原告主張訴外人百塑公司之業務代表吳世銘與被告堡勝公司接洽買賣時，曾提出系爭發明專利機器之型錄（型錄第12頁特別將該機器為專利產品之標識「PATENT」拉出放大）向堡勝公司說明並交給堡勝公司參考云云，顯非可信。準此，原告或其被授權人百塑公司在系爭發明專利機器或其型錄上並未附加標示專利證書號數，應堪認定。 ⑵次參訴外人百塑公司於89年1月20日與被告堡勝公司簽訂買賣合約書，嗣於90年9月24日經被告堡勝公司驗收合格系爭發明專利機器，其機械驗收確認報告單所載機械代號為： V4-3RU-200T-2C，有被告堡勝公司提出之該機械驗收確認報告單在卷足佐，經與原告提出證物9之型錄所載機器型號為：V4-RU-150T-2C互核並不相同，且證人吳世銘亦證稱其未向被告堡勝公司提及該證物9型錄上之機器與其之前接洽賣給堡勝公司之機器結構相同，自難僅憑被告堡勝公司事後曾收受證人吳世銘交付之證物9型錄而得遽認其明知或可得而知系爭發明專利機器為專利物品。證人吳世銘雖證陳其在訂約過程中，曾告訴堡勝公司李英周經理其公司有申請專利云云，惟觀百塑公司與被告堡勝公司簽訂買賣合約書之日期早於原告申請系爭發明專利之日期，足徵證人吳世銘不可能於訂約過程中向被告堡勝公司表示上情，故其前揭證言，難謂信實。 ⑶按申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之；申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書；專利法第45條第1 項及第51條第2項定有明文。而「公告」程序，係國家授與專利權人專利權應踐行之法定程序，若謂有該公告程序，即該當專利法第79條但書規定第三人可得而知侵害物品為專利物品之要件事實，則同條文規定專利權人之標示義務，豈非成為具文？因之，原告取得之系爭發明專利雖經刊登於專利公報，惟尚難憑此遽認被告可得而知系爭專利機器為專利物品。 ⒊綜上所述，原告或其被授權人百塑公司既未在系爭發明專利機器或其包裝上標示專利證書號數，且原告所舉證據亦不足證明被告明知或可得而知系爭發明專利機器為專利物品，卻仍予以仿製系爭機器；或被告於知悉系爭發明專利機器為專利物品或原告為系爭發明專利權人後，仍有侵害系爭發明專利權之行為屬實，則被告抗辯：原告依專利法第79條規定，不得向被告請求損害賠償等語，委非無據。㈣、從而，原告依專利法第84條第1項規定，請求被告於109年3 月26日之前不得自己或使第三人製造、販賣原告取得之第142007號「射製複色或複料之裝置」發明專利權之機器，為有理由，應予准許。至於原告依民法第28條、第184條第1項前段、第185條、公司法第23條第2項及專利法第84條第1項之規定，請求被告應連帶給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起（即被告南塑公司自92年11月8日起，被告堡勝公司、乙○○各自92年12月30日起，被告丁○○自93年5月 14 日起）至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。㈤、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。㈥、原告之第1項聲明既受敗訴判決，則其陳明願供擔保，聲請宣告假執行，已失所依附，應併予駁回。五、結論：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第85條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　96　　年　　 5 　　月　　2　　日民事第三庭法　官　張季芬以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中　　華　　民　　國　　96　　年　　 5 　　月　　2　　日書記官　陳美萍附表：系爭發明專利構成要件與系爭機器（待鑑定物）之各項特徵之比較： ┌─────────┬──────────┬─────────┐ │系爭發明專利第1項 │系爭機器（待鑑定物）│系爭機器（待鑑定物│ │請求範圍之構成要件│之相關特徵 │）之相關特徵是否與│ │ │ │系爭發明專利第1項 │ │ │ │請求範圍之構成要件│ │ │ │相同 │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │一種射製複色或複料│一種雙色射出機 │是 │ │之裝置 │ │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │轉盤，可以被動力元│轉盤，可以被動力元 │是 │ │件驅動，於機體之軸│件驅動，於機體之軸 │ │ │管外徑作定角度旋轉│管外徑作定角度旋轉 │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │轉塔，由一軸位於機│轉塔，由一軸位於機 │是 │ │體之軸管內徑定位旋│體之軸管內徑定位旋 │ │ │轉 │轉 │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │軸設傳動件被動力元│軸設傳動件被動力元 │是 │ │件驅動作定角度旋轉│件驅動作定角度旋轉 │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │由軸底端被動作缸引│由軸底端被動作缸引 │是 │ │拉直線移動 │拉直線移動 │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │軸上端設盤，盤上有│軸上端設盤，盤上有 │是 │ │數模仁座 │數模仁座 │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┤ │模具，由下模具固定│模具，由下模具固定 │是 │ │在轉盤，模仁被固定│在轉盤，模仁被固定 │ │ │在轉塔之模仁座，上│在轉塔之模仁座，上 │ │ │模具被固定在機體，│模具被固定在機體， │ │ │可以對下模具作開閉│可以對下模具作開閉 │ │ │，且模仁可以進入或│，且模仁可以進入或 │ │ │離開該開閉之上模具│離開該開閉之上模具 │ │ │與下模具之間 │與下模具之間 │ │ └─────────┴──────────┴─────────┘

臺灣臺南地方法院92年度智字第28號

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