93年度智字第5號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：95 年 07 月 21 日

臺灣臺南地方法院民事判決　　　　　　　　 93年度智字第5號原　　　告　　甲○○ 訴訟代理人　　陳豐裕律師被　　　告　　統資實業股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國95年7 月7日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、本件原告起訴主張：原告創作之「可變換成學步車之搖搖椅」，業由原告向經濟部智慧財產局申請核發取得新式樣第070420號專利權在案。依專利法規定，原告於專利權期間即自民國89年9月11日至98年6月29日止，專有排除他人未經同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品之權，於受侵害時，並得請求排除侵害與損害賠償。詎被告統資實業股份有限公司 (下稱統資公司)未經原告授權及同意，大量製造、販賣以原告上述專利權外觀實施在學步車上，此有原告於92年8月13日在市面上購買之實物及發票可證。而被告乙○○係被告統資公司之負責人，因執行業務違背法令，致生損害於原告，依公司法第23條第2項規定，被告乙○○與被告統資公司應負連帶賠償之責。爰依專利法第129條準用同法第85條規定，請求被告連帶賠償原告所受害等語。並聲明：被告應連帶給付原告新台幣 (下同)3,0 00,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之遲延利息；並願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：被告所生產之學步車並未侵害原告之新式樣專利。參酌原告之新式樣第070420號「可變換成學步車之搖搖椅」專利圖說及創作說明，該創作係以撬板部呈較為寬長的U 字形相對設置，撬板部之側邊具設滑輪，上方組設滑桿，並於滑桿上組向上呈交叉樞設之支撐架，支撐架上方可供組設椅座，該椅座上方為一呈圓滑流暢設計之桌板部，且桌板前方凹設一凹陷區供置放如玩具等物品。而被告所生產之嬰兒學步車，車上盤架早於87年4月21日取得新式樣第067324號專利，底盤部分亦於91年11月11日取得新型第183514號專利，均與原告本件專利之橇板部呈較寬之長的U字形相對設置及椅座上方成圓滑流暢設計之桌板部等主要部位形狀顯著不同。次查，原告據以主張被告侵害其專利權，主要係持國立中興大學之鑑定報告為憑，惟查，國立中興大學之鑑定並未遵守中央標準局公布之專利侵害鑑定基準進行鑑定，僅於異同比較欄內泛稱相同，故鑑定結果並不正確，自不足採。為此，被告乃自行委請司法院指定之專利侵害鑑定專業機構，專業技術領域為「運動娛樂」及「日常用品」類之「財團法人台灣玩具暨兒童用研發中心」進行鑑定，鑑定結果認為：「本案委託人所送之『TS-107 8H嬰兒學步車』，與甲○○ 君所有之70420號『可變換成學步車之搖搖椅 (一)』新式樣專利案之申請專利範圍不相同。」，足證被告所生產之嬰兒學步車並未侵害原告之新式樣專利等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、查原告主張其為經濟部智慧財產局核准新式樣第070420號即新式樣名稱「可變換成學步車之搖搖椅 (一)」之專利權人，專利期間自89年9月11日至98年6月29日止，及被告確實有製造「TS-1078H嬰兒學步車」，及原告於92年8月13日發現被告販售前開嬰兒學步車，認有侵害其專利權之虞，乃於93年1月16日向本院提起本件侵權行為損害賠償之訴訟等情，業據原告提出中華民國專利證書、專利公報、照片及統一發票各1件為證，並為被告所不爭執，堪信為真實。惟原告主張被告製造販賣之前揭嬰兒學步車，侵害其所有之新樣式專利權乙節，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯等語。是本件兩造爭執之要點在於：被告製造販賣之系爭嬰兒學步車是否落入原告所有之第070420號「可變換成學步車之搖搖椅( 一)」新式樣專利權之申請專利範圍內? (一)原告主張被告未經其同意，擅自製造販賣侵害系爭專利權之嬰兒學步車，不法侵害其新式樣專利權乙節，固提出國立中興大學之鑑定報告為證，另被告就其所製造販賣之系爭嬰兒學步車未侵害原告專利權之情事，亦提出由財團法人臺灣玩具暨兒童用研發中心所製作之鑑定報告書為證。惟查，本件經兩造合意選定財團法人臺灣經濟發展研究院為鑑定人，有原告93年11月1日陳報狀及被告94年5月27日書狀各1件在卷足憑，並由被告提供其所生產之嬰兒學步車，與原告實施系爭專利權之可變換成學步車之搖搖椅一併送請鑑定，則本院判斷被告所生產之嬰兒學步車是否侵害原告系爭專利權此一爭點，自應受兩造於本件訴訟上所成立之契約所拘束，易言之，被告所生產之嬰兒學步車是否有侵害原告之專利權，自應以鑑定人即財團法人臺灣經濟發展研究院之鑑定結果為本件判決事實認定之依據。 (二)而本件經本院送請鑑定人財團法人臺灣經濟發展研究院，依據專利法、專利法施行細則、該院公佈之專利侵害鑑定準則公報，並依循經濟部智慧財產局所印製之專利侵害鑑定基準及專利侵害鑑定要點鑑定後認為：待鑑定物B(即被告製造販販之嬰兒學步車)應與新式樣第070420號「可變換成學步車之搖搖椅 (一)」專利權之申請專利範圍構成不一致，而不牴觸本案專利之申請專利範圍，故應不構成對專利之侵權，此有鑑定人於94年12月23日所出具之專利侵害鑑定報告1件附卷可稽，是被告辯稱並未侵害原告之新式樣專利權等語，應堪憑採。 (三)原告雖又主張：本件鑑定人既認為兩造之產品在整體外觀具有相似性，且依專利侵害鑑定基準，在相似之比對鑑定上應以整體外觀形狀是否相似為判斷之原則，然卻以在系爭專利案申請前有類似之先前技術，故在去掉先前技術後，細部特徵比對即不近似云云，然鑑定人所引用之前案公告第351967「學步車結構改良」及公告第377679「學步車結構改良」之申請人一為金上吉塑膠股份有限公司，另一為原告，二者與本案專利權人其實為同一來源，僅第351967號專利係以原告所屬公司名義申請，故在引證前案與本案專利權人為同一人下，被告與專利權在整體外觀又為鑑定近似下，不應再以專利權人之其他專利案來併列特徵界定，若前案為他人申請，專利權人在與前案相較後之特徵才可認定為其創作特徵所在，然本案專利案或引證前案實質皆為同一下，即不能去掉前案來比對，而應以整體外觀來比對云云。惟查，依據經濟部智慧財產局所定之專利侵害鑑定基準，其中第10章第2節針對新式樣申請專利範圍之界定內容中，係包含「參酌公知或習用造形」，其內容說明公知或習用造形為公共領域，為公眾得以任意實施的公共財產，並不屬於任何專利權人所有，故專利範圍所包含之公知或習用造形，自不應為考量重點。除此之外，應以專利造形為中心，以公知習用造形為外圍，藉由其間其互比對關係，界定專利範圍，而以之考量專利造形與系爭物之近似性。再依據專利侵害鑑定要點，於解釋申請專利之新式樣範圍步驟上，其說明解釋申請專利之新式樣範圍應限制在申請時，以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵，用於解釋申請專利之新式樣範圍的證據包括內部證據與外部證據，其中用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括創作人之其他論文著作、創作人之其他專利、相關新式樣專利前案、專家證人之見解、該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之觀點或所屬技藝領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。甚至此要點在鑑定流程中增加「先前技藝阻卻」之原則，該原則之意義係認為先前技藝係涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技藝屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉擴張申請專利之新式樣近似範圍而涵括先前技藝。因此，「先前技藝阻卻」自得為申請專利之新式樣近似範圍之阻卻事由。由上述說明可知，無論是「專利侵害鑑定基準」或「專利侵害鑑定要點」均規範專利範圍之界定係應參酌先前技藝，始能明確了解該專利所真正具備之新穎性特徵為何，此亦呼應專利法第110條第1項規定已公開之樣式無法申請取得新式樣專利之意涵。再參酌專利法第110條第1項之規定：凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：(一)申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。(二)申請前已為公眾所知悉者，此即為判斷此新式樣是否具有新穎性之基礎，不具新穎性之樣式應無法取得新式樣專利權。而前述在申請前之情事被概稱為先前技藝，如經濟部智慧財產局所公佈之專利侵害鑑定要點亦有相關定義：先前技藝係涵蓋申請日 (主張優先權者，則為優先權日)之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用者等，又專利法第111條復明定：申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但其申請人與申請在先之新式樣專利申請案之申請人相同者，不在此限，此為判定喪失新穎性之例外原因之一，意即若新式樣之申請日期介於先前專利之申請日期與公告日期之間，係視為已公開之樣式，但如果為同一人申請則為例外。而就本件以觀，其中專利權公告第337679號「學步車之結構改良」，其申請日期為87年1月5日，公告日期為87年8月1日，專利權公告第351967號「學步車之結構改良(一)」申請日期為87年7月9日，公告日期為88年2月1日，兩先前專利之申請日期與公告日期均早於本案專利權公告第405857號「可變換成學步車之搖搖椅 (一)」之申請日期，故無論該兩先前專利之申請人是否與系爭專利之申請人為同一人，該兩先前專利仍屬於已公開之先前技藝之範圍。準此，鑑定人參酌先前專利後出具前開鑑定報告，該鑑定結論自不會因申請人之相同與否而改變，是原告主張鑑定人並未審酌公告第351967「學步車結構改良」及公告第377679「學步車結構改良」之申請人，一為原告所屬公司，一為原告，而認為本件鑑定結果有違誤等語，殊無足取。四、綜上所述，被告生產之系爭嬰兒學步車，並未侵害原告之新式樣專利權，既如前言，則原告依公司法第23條第2項及專利法第129條準用同法第85條之規定，請求被告連帶賠償3,000,000元及自起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息，即屬無據，應予駁回。又原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。五、兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後，核與判決結果不生影嚮，爰不一一論述，附此敘明。六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　95　　年　　7 　　月　　21　　日民事第五庭法　官孫淑玉以上正本證明係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　95　　年　　7 　　月　　24　　日書記官凌昇裕

臺灣臺南地方法院93年度智字第5號

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