97年度智字第22號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：98 年 01 月 16 日

臺灣臺南地方法院民事判決　　　　　　　　97年度智字第22號原　　　　告　辛○○ 被　　　　告　寶島光學科技股份有限公司兼法定代理人　庚○○ 被　　　　告　乙○○○○○○○ 戊○○○○○○○ 甲○○○○○○○ 己○○○○○○○ 上列六人共同訴訟代理人　　方文賢律師複　　代理人　楊淑惠律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國97年12月31日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、原告起訴主張：㈠原告為新型第144829號「無邊框之眼鏡結構改良」（下稱系爭新型專利）之新型專利權人，因系爭新型專利深受消費者喜愛，致遭國內同業大量仿製銷售。經查訪後發現被被告寶島光學科技股份有限公司（下稱被告寶島公司）仿冒，並由被告寶島公司各連鎖店門市銷售，原告遂於民國95年1月至8月間分別向被告寶島公司台南海佃路分公司及多家連鎖店蒐購仿冒品，並將購得之仿冒品送請司法院指定之「財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心」鑑定，鑑定結論為：「待鑑物『JOL-6052眼鏡』落入專利申請人辛○○君所有之新型第144829號『無邊框之眼鏡結構改良』專利案之專利權範圍」。原告遂於95年11月29日寄發存證信函及專利侵害鑑定報告予被告寶島公司，請求其出面解決，惟被告寶島公司置之不理。㈡次查，由被告寶島公司之企業網站門市查詢結果，在台南市雖有八家門市，惟經全國商工登記資料公示查詢系統查詢結果，被告寶島公司於台南市之「門市」大部分為獨立商號，即海佃路門市為乙○○○○○○○○、中山路門市為戊○○○○○○○○○、西門路門市為甲○○○○○○○○、東寧路門市為己○○○○○○○○，遂併以上開獨立商號為被告。㈢按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第106條第l項定有明文，且依專利法第1條所示之立法目的，專利法自屬民法第184條第2項之保護他人法律，如有侵害專利權之行為，自應推定行為人主觀上有故意、過失，倘該行為人欲免除侵權責任，自應由其舉證證明無過失。查被告未經原告同意，仿製銷售原告所有之新型第144829號「無邊框之眼鏡結構改良」專利，原告自有權依上揭規定請求排除其侵害行為。㈣又按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人即幫助人，視為共同行為人；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法今致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。民法第28條、第 185 條、公司法第23條第2項亦分別定有明文，原告爰依此請求被告連帶賠償。復按依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：⒈依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。⒉依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第85條訂有明文，並為同法第108條所準用，原告遂以50萬元為損害額，並請求被告連帶賠償之。㈤對被告抗辯之陳述： ⒈被告雖辯稱原告並無實施其新型專利，並無在專利物品或其包裝上標示專利證書號數之作為，是依專利法第108條準用 79條不得請求損害賠償云云。惟查，專利法第79條原係規範專利權人實施專利時之標示義務，旨在讓社會大眾知悉該物品受有專利保護，以明得以主張專利侵權之故意要件，而非以此作為專利權人未實施專利，即不得請求損害賠償之法令依據。而系爭新型專利為長孔形無框構造，性質上無法於眼鏡產品上標示專利證號，惟原告於92年l月與柏崴光學事業有限公司合作期間，曾就系爭新型專利於「當代眼鏡雜誌」刊登廣告，凡屬眼鏡公會會員均會收到此份「當代眼鏡雜誌」，被告為全國最大之眼鏡銷售集團，自不能諉為不知，故被告抗辯不知有原告專利，顯不足採信。且原告一向從事眼鏡業，因系爭新型專利付出龐大研發、開發費用，因資力所限故僅訴請賠償50萬，並非僅受此損害。 ⒉被告復抗辯，新型專利權人行使新型專利權時，應依專利法第104條提示新型專利技術報告進行警告，惟查專利法第104條係針對新型專利改採形式審查後所作之配合修正，而原告所有之系爭新型專利係屬專利法修正前經實質審查之新型專利，依法律不溯及既往原則，本件應無專利法第104條之適用。 ⒊被告末抗辯經原告口頭警告後已將系爭眼鏡全面下架停止販售，是在之前雖有販售系爭眼鏡之情事，惟應無故意或過失而無須負擔損害賠償責任之可言，惟查，侵權行為之故意過失係以「行為時」為判斷標準，非於侵權行為後，以「停止繼續侵權」為由，即可主張無故意過失或無須負擔損害賠償責任，故被告抗辯實無理由。㈥聲明： ⒈被告應連帶給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。 ⒉禁止被告製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告所有新型第144829號「無邊框之眼鏡結構改良」專利之物品及其他侵害前開專利權之行為。 ⒊訴訟費用由被告共同負擔。 ⒋原告願供擔保請准宣告假執行。二、被告抗辯：㈠原告雖主張其擁有系爭新型專利，惟系爭新型專利權之技術結構應不具「進步性」，有違審定時應適用專利法第98條第2項規定，業經經濟部智慧財產局於97年9月2日以智專三㈠ 02016字第09720466550號專利舉發審定書，審定主文載稱：「舉發成立，應撤銷專利權」在案。則系爭新型專利權既經智慧財產局依法撤銷，則原告本件請求，顯無理由。㈡縱認原告確有系爭新型專利，原告不符合專利法第79條、108條之要件，而無法請求賠償： ⒈本件被告均無就原告所指述之「JL-6052眼鏡」（下稱系爭眼鏡）有製造情事，原告率指其新型專利遭被告寶島公司仿冒云云，並非事實。又原告將其所蒐購被告販賣之系爭眼鏡，交由「財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心」鑑定，謂系爭眼鏡有落入其專利權範圍云云，然鑑定係第三人受法院之命令，在該訴訟向法院報告法院所不知之法規或專業上之經驗法則，或將專業上經驗法則適用於具體之事實而得之事實判斷，原告雖提出由訴外人「財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心」為鑑定人所出具之「專利侵害鑑定報告」，縱名為「鑑定報告」，但因非於訴訟中由法院命其為之，實僅係其單方之書證而已，尚非得採。 ⒉按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，專利法第79條訂有明文，故專利權人如遇有侵害之事實，對侵權人享有損害賠償、侵害排除及侵害防止三種請求權，其中關於損害賠償請求權部分，係屬民法侵權行為之特別規定，是專利權人得請求損害賠償者，以專利權人或被授權人或特許實施權人在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，或侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者為限，即以上開法律規定推定侵權行為人無過失無庸負擔損害賠償之相關規定甚明，且台灣台北地方法院95年度智字第29號民事判決亦採上開見解。而原告雖主張專利法第79條之標示義務，旨在讓社會大眾知悉該物品受有專利保護，以明得以主張專利侵權之故意要件，卻又主張行為人欲免除侵權責任，應舉證證明無過失云云，其前後論據矛盾，顯非可採。 ⒊而原告就系爭新型專利有無於專利物品或其包裝上標示專利證書號數一事，於本院97年5月26日言詞辯論期日陳述：「有生產過產品，但沒有標示專利號碼…當時做的時候，也沒有特別標明是我們的專利」，而於本院97年6月30日言詞辯論期日，先是供稱：「我是在專利未通過之前，在市面上就有產品，時間已經很久，但銷售狀況無法提出證據，當時賣的時候，並沒有特別標示專利證號，因為產品很多種」，繼之則供稱：「提出92年1月當代眼鏡雜誌廣告壹份，上面有我的產品專利廣告，這是我當初賣給柏崴公司，他們登的廣告，但後來柏崴公司倒閉，這份雜誌被告應該也有收到，眼鏡公會會員應該都會收到當代眼鏡雜誌，我知道只有登過一次，沒有登過第二次，我負責生產，行銷是其他公司負責」，故本件原告已自認其所生產之產品，並無標示專利號碼，原告雖舉訴外人柏崴公司曾於92年1月間在「當代眼鏡雜誌」刊登該專利產品廣告，惟被告茲否認看過或知悉有該廣告，且柏崴公司與原告間並無直接關係（係原告授權實施人為丁○○），是該公司雖有就系爭專利權之物品刊登廣告，標明專利字號，惟得否即視為原告在「專利物品或其包裝上」標示專利證書號數，實有疑義。 ⒋查原告並無實施其新型專利之情事，亦無在專利物品或其包裝上標示專利證書號數之作為，是依專利法第108條準用第 79 條之規定，本件被告非明知或可得而知系爭眼鏡為侵害原告系爭新型專利之物品，而柏崴公司是否為原告系爭新型專利之「被授權人或特許實施權人」？有無在專利物品或其包裝上標示專利證書號數？均未經原告舉證說明，尚非可採，故縱認系爭眼鏡有落入其專利權範圍，原告亦不得請求損害賠償。且被告於接獲原告口頭警告後，即於95年8月份將系爭眼鏡全面下架停止販售，是在之前，雖有販售系爭眼鏡之情事，惟應不具故意或過失，自無負擔損害賠償責任之可言。㈢縱認原告確有系爭新型專利，依據權利耗盡原則，被告亦無侵權行為：縱認原告確有系爭新型專利權，然原告曾於91年9月24日授權系爭新型專利權予訴外人丁○○實施（授權期間92年至93年），而丁○○製造系爭眼鏡後，即批售予「柏崴光學事業有限公司」，惟該公司對外之銷售情形不佳，乃將貨品退回予丁○○，丁○○再將該些退貨及其庫存轉賣予訴外人丙○○，嗣丙○○再銷售與被告寶島公司。查訴外人丁○○當初製造1,481支系爭眼鏡，其中300支批售予柏崴公司，之後退貨180支，再由丁○○連同其庫存共1,361支轉賣予丙○○，而丙○○則再批售予寶島公司，除已配裝外，其餘955支則退回丙○○。基上所述，被告寶島公司取得系爭眼鏡，其源頭為經原告授權實施之「丁○○」，是系爭眼鏡非屬侵害系爭專利權之物品。㈣退步言之，縱認本件被告果有侵權行為，然原告謂其損害額高達50萬元云云，顯屬無據。且本件被告寶島公司、寶光眼鏡行、英格蘭眼鏡行、王安眼鏡行、儀光眼鏡行，均為法人及商號，皆獨立運作，各別販賣系爭眼鏡，是縱認其等販賣系爭眼鏡已屬侵權行為，然尚難認其等間有行為關連共同，依最高法院20年上字第1960號、22年上字第3437號判例及84年台再字第9號判決意旨，自無依民法第185條第1項所定連帶負損害賠償之理。㈤聲明： ⒈原告之訴駁回。 ⒉如受不利之判決，被告願供擔保，請宣告准免為假執行。 ⒊訴訟費用由原告負擔。三、本件兩造不爭執之事實在於：㈠原告之「無邊框之眼鏡結構改良」新型第144829號專利，經訴外人李存智舉發，由經濟部智慧財產局以000000000NO1號審查後，經濟部智慧財產局於97年9月2日以97智專三㈠02016字第09720466550號審定書之審定結果為：「舉發成立，應撤銷專利權」，經原告向經濟部提起訴願，經濟部於97年12月10日以經訴字第09706117270號訴願決定書駁回原告訴願在案。（調字卷8頁專利證書、簡字卷46-91頁、卷36-43頁專利舉發審定書、卷99-106頁訴願決定書）㈡原告於91年9月24日與訴外人丁○○簽訂專利權授權契約書，就系爭新型專利全部授權與訴外人丁○○、授權期間為92-93年。（卷33頁授權契約書）㈢訴外人丁○○於92年6月1日與廣角度眼鏡有限公司（代表人丙○○）簽訂委託銷售契約，將系爭新型專利所製造之商品委由廣角度眼鏡有限公司經銷，授權銷售期間為92年6月1日起至93年12月31日。（卷35頁委託銷售契約）㈣原告於95年1月至8月間，分別於被告等處購買眼鏡，共計5 副，並自行委託財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心鑑定，財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心於95年5月2日以玩研鑑字第95402號鑑定報告回覆原告，結論略以：「JOL-6052眼鏡」落入原告所有之新型第144829號「無邊框之眼鏡結構改良」專利案之專利權範圍。（調字卷9頁、10-42頁報告、簡字卷93-95頁）。㈤原告為誠將實業有限公司之負責人，誠將公司所營事業係眼鏡零配件買賣業務及國際貿易業，但已於88年1月22日解散。（簡字卷92頁）㈥柏崴光學事業有限公司於2003年1月號之當代眼鏡雜誌刊登系爭新型專利眼鏡之廣告。（簡字卷114頁）㈦財政部臺灣省南區國稅局佳里稽徵所於97年12月15日以南區國稅佳里三字第0970022363號函，並檢送廣角度眼鏡公司95年9月至10月申報退貨資料及營業稅申報書查詢作業電腦畫面影本。（卷88頁-90頁函）㈧內政部入出國及移民署於97年12月19日以移署資處雲字第 09710143750號函覆本院，並檢送丁○○92年度之入出國日期證明書乙份。（卷93-94頁函）四、本件兩造所爭執者者，在於：㈠原告是否仍擁有系爭新型專利？㈡被告等販賣系爭眼鏡之行為，是否侵害原告所有之系爭新型專利？㈢原告是否有在專利物品上標示專利證書號數，而符合專利法第108、79條之要件？㈣若被告等侵害原告之系爭新型專利，則原告得否向被告請求損害賠償？原告之損害數額為何？原告請求被告等負連帶賠償責任是否有理由？㈠原告主張其為新型第144829號「無邊框之眼鏡結構改良」之新型專利權人，而被告所販賣之眼鏡，屬仿冒品，故請求被告連帶賠償50萬元，及禁止製造、為販賣之邀約、販賣、使用或進口侵害原告系爭新型專利之行為，然為被告所否認，並抗辯系爭專利無進步性。經查，原告所有之144829號新型專利，經第三人李存智舉發不符新型專利要件，經濟部智慧財產局於97年9月2日（97）智專三㈠02016字第097204665 50號專利舉發審定書，審定主文：「舉發成立，應撤銷專利權」，有97年10月30日經濟部智慧財產局函覆審定書在卷（智卷36頁以下），原告就上開審定書，提起訴願，該訴願亦經駁回，有原告提出之經濟部訴願決定書可參（智卷99頁以下）。則於本件訴訟言詞辯論終結時，原告之系爭新型專利處於撤銷之狀態。經查： ⑴本件系爭「無邊框之眼鏡結構改良」新型專利案，其申請專利範圍共2項，其中第1項為獨立項，第2項為依附於第1項之附屬項。其眼鏡結構主要係由二連結鏡片、具延伸部之鉸鏈及腳架所組設而成；其特徵在於: 鏡片外旁端所具之通孔前端位處開設槽口，槽口乃以不等直徑尺寸之橢圓、正或長方形狀之預定形體設立，配合腳架前端所預組設之鉸鏈於其延伸部內壁突具對應鏡片槽口形體而設以具螺孔之嵌凸塊；據此，藉由鉸鏈之嵌凸塊來施予嵌置於鏡片之槽口內並利用螺固元件自鏡片通孔後端螺設定位嵌凸塊，使其眼鏡的鏡片與樞結有腳架之鉸鏈形成緊固定位者。 ⑵於系爭專利取得前，已有①84年8月21日公告之第00000000 號「眼鏡鏡片定位結構之改良」新型專利，其申請專利範圍：「一種眼鏡鏡片定位結構之改良，主要係利用一ㄇ型定位架、配合一具錐度之插銷所構成，．．．以連接兩鏡片另成一整體之無框眼鏡」（下稱新型專利547號，參南智簡卷2號70頁）。②85年6月21日公告之第00000000號「無框眼鏡之鏡片定位結構」新型專利，其申請專利範圍：「一種無框眼鏡之鏡片定位結構，係由二鏡片、一鼻托架、二樞接架及二鏡架等構件組成；．．．；其特徵在於二鏡片二側對應開鑿有具呈立向矩方形之勾合孔，各勾合孔之內壁皆設有一「形嵌槽者，．．．樞接架之二e形彎桿末端朝內水平橫突亦具設有嵌卡段，各嵌卡段可與鏡片內勾合孔之「形嵌槽卡合，致使鏡片連結定位者」。（下稱新型專利987號，南智簡卷 80 頁）。③85年4月1日公告之第00000000號「眼鏡組接結構改良」新型專利，其申請專利範圍：「眼鏡組接結構改良，包括有：一鏡片本體，．．．，二樞接體，．．．；二鏡足，．．．；二鼻托架，．．．鏡足受樞接體固定樞接於鏡片本體」。（下稱新型專利第226號，南智簡卷82頁）。④85 年5月21日公告之第00000000號「不具眼鏡框之鏡片連結構造㈡」新型專利，其專利範圍：「一種不具眼鏡框之鏡片連結構造，主要以固定螺絲來連結用以連結鏡片相互用之鼻架構件之連結部或眼鏡支架連結部，其特徵為配設圓形之連結孔於連結部位並同時在鏡片連結孔周邊之所需要之部位配設作為連結部掣止轉動用之卡合空處之凹部或貫穿孔，．．．」（下稱新型專利第355號，南智簡卷84頁）。 ⑶經將系爭專利申請專利範圍第1項所載技術特徵與547號專利第3圖揭示之習知結構相較，二者均係以槽口 (孔)與嵌凸塊(凸柱)同形體嵌合而螺固之；系爭專利之槽口僅係因應與嵌凸塊套合時之形體對應，與547號專利之鏡片側端二孔配合固定座上凸柱套入，同為二物套合時之形體對應；而系爭專利槽口後端之通孔係為螺固元件穿入，使其螺設定位於嵌凸塊之螺孔，與547號專利鏡片二孔以螺絲穿過螺固，於固定座凸柱內螺紋而固定之技術手段，亦屬相同，二者皆可達到組裝簡潔便利實用之功效。雖系爭專利之鏡片外旁端通孔前端位置處開設不等直徑尺寸之橢圓、正或長方形狀之槽口以因應嵌凸塊，而通孔後端係穿設螺固元件，致通孔前後端形狀不同之部分，並未見於547號專利，然於上開②③④號專利之圖示中，已有不等直徑、尺寸之孔洞，而通孔前後端形狀之不同，僅係因應通孔兩端套入不同形體之物品而已。是系爭專利以單一槽口取代547號專利之二孔，僅係孔洞數量之增減，此為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且其功效並未有所增進，因認並不具進步性，而不符該時之專利法第98條第2項規定，是認原告不應取得該新型專利。㈡縱認原告可取得系爭新型專利，然按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，專利法第79條訂有明文，故專利權人如遇有侵害之事實，對侵權人享有損害賠償、侵害排除及侵害防止三種請求權，其中關於損害賠償請求權部分，係屬民法侵權行為之特別規定，是專利權人得請求損害賠償者，以專利權人或被授權人或特許實施權人在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，或侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者為限，即以上開法律規定推定侵權行為人無過失無庸負擔損害賠償之相關規定甚明。經查：原告就系爭新型專利有無於專利物品或其包裝上標示專利證書號數一事，於本院97年5月26 日言詞辯論期日陳述：「有生產過產品，但沒有標示專利號碼…當時做的時候，也沒有特別標明是我們的專利」。原告嗣後雖另提出92年1月當代眼鏡雜誌廣告壹份，主張眼鏡公會之會員應均知悉該雜誌，然其刊登時間為92年，而原告主張被告販賣相關產品之時間為95年，期間相隔3年之久，則縱該廣告上有原告系爭專利產品之標示，惟尚難認為已符合專利法第79條之要件。㈢又縱認原告確有系爭新型專利權，然原告曾於91年9月24日授權系爭新型專利權予訴外人丁○○實施（授權期間92年至93年），有專利權授權契約書，而丁○○製造系爭眼鏡後，即批售予「柏崴光學事業有限公司」，惟該公司對外之銷售情形不佳，乃將貨品退回予丁○○，丁○○再將該些退貨及其庫存轉賣予訴外人丙○○經營之廣角度眼鏡有限公司、壹品眼鏡，嗣廣角度公司再銷售與被告寶島公司，經證人丁○○、丙○○到庭證述明確（卷54－59頁筆錄），並提出委託銷售契約、出貨單為證（卷35頁、65－69頁），查證人丁○○證述當初製造1,481支系爭眼鏡，其中300支批售予柏崴公司，之後退貨180支，再由丁○○連同其庫存共1,361支轉賣予丙○○經營之廣角度公司，而批售予寶島公司後，除已配裝外，其餘955支則退回廣角度公司，除上開出貨、退貨資料外，經本院調閱廣角度眼鏡公司95年度之退貨資料，亦有該筆銷退折讓之記載，有財政部台灣省南區國稅局佳里稽徵所97年12月15日函可參（卷88頁以下），核與證人所述情節相符，是認證人丁○○、丙○○之證述內容為可採，被告寶島公司取得系爭眼鏡之來源為原告授權實施之丁○○所製造之產品，是系爭眼鏡非屬侵害系爭專利權之物品，至為明確。五、綜上所述，原告之系爭新型專利不具進步性，且原告未於產品或包裝上標示專利證號數，而原告主張被告販售之鏡架，其來源為原告自己授權他人製造生產之產品，從而，原告主張被告侵害系爭新型專利，請求被告連帶賠償五十萬元及法定利息，與禁止被告為侵害專利權之行為，均屬無據，不應准許。其假執行之聲請，亦失依附，併駁回之。六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，爰不一一論述，附此說明。七、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　1 　　月　　16　　日民事第三庭法官　蔡孟珊以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，並依民事訴訟法第77條之16繳交上訴費用。中　　華　　民　　國　　98　　年　　1 　　月　　16　　日書記官吳幸芳

臺灣臺南地方法院97年度智字第22號

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