臺灣高等法院 臺南分院九十一年上字第六六號

臺灣高等法院臺南分院民事判決　九十一年上字第六六號　ｅ

上訴人

乙 ○ ○

上訴人

甲 ○ ○

被上訴人

丙 ○ ○

右當事人間因侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十一年二月六日臺灣臺

南地方法院第一審判決（八十六年度訴字第一三六三號），提起上訴，本院判決如左

：

主文

事實

甲、上訴人方面：

一、聲明：求為判決：

㈠原判決廢棄。

㈡右廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

㈣如受不利之判決時，請准上訴人提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他有價證券為擔保免為假執行。

二、陳述：除與原判決記載相同者，予以引用之外，補稱：

㈠查本件上訴人固不否認經警查獲之系爭「仙人掌」型、「蝸牛」型及「羊角」型之酒瓶蓋係上訴人委託訴外人潘文慶所製造，並力陳系爭酒瓶塞早在被上訴人於八十四年十二月十九日向經濟部中央標準局（現為經濟部智慧財產局）申請准予新式樣專利權前即早為業界所生產，為佐其實，並提出台灣文筆有限公司於八十五年一月份發行之廣告刊物上載訴外人侯維仁亦有製售事證，而台南地檢署於八十六年三月三日傳訊侯維仁之結果，侯維仁具結後亦證稱伊自八十四年八、九月間就在市面上生產發售，亦即侯維仁產製之時間早於本件被上訴人丙○○上揭申請日前。除此之外，訴外人麗綺有限公司及鎧山股份有限公司同時於八十四年（西元一九九五年）十一月十一日之前即分別委託興亞國際有限公司將系爭酒瓶蓋樣品刊登於ＡＳＩＡＮ　ＳＯＵＲＣＥＳ　ＧＩＦＴＳ　ＨＯＭＥ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ廣告雜誌，上揭雜誌，雖於八十五年一月二十三日在香港出刊，但依興亞國際有限公司受理刊登前揭雜誌廣告之程序，前揭麗綺及鎧山兩公司刊登廣告所有材料包括產品、底片及廣告說明文案，應於八十四年十一月十一日前送達興亞公司，赴編輯付梓等程序（就此上訴人於台南地方法院八十六年訴字第一○九七號違反著作權法案件亦當庭提出興亞國際有限公司開立之廣告上刊證明兩紙及麗綺、、鎧山雜誌廣告影本乙份及相關程序表），由上揭事證亦足徵系爭酒瓶塞之造型並非被上訴人首創。上揭事證並為　鈞院刑事庭於九十年度上更㈠字第三○三號審理上訴人乙○○被訴違反著作權法案件所採認，並於其判決書理由欄三詳為引述並除認：「麗綺有限公司及鎧山股份有限公司應早在告訴人（按即本件被上訴人）申請系爭著作權登記核准前，即已完成系爭羊角型酒瓶塞，並刊登於上開廣告雜誌上無疑」及「系爭酒瓶塞之造型，乃一般日常生活皆尋常可見，其中羊角型：：蝸牛型：：仙人掌型：：係一般巴洛克式建築，美術及商業製品所普遍使用之造型：：益見系爭酒瓶塞並非告訴人所原創至明。」等云，更認「告訴人（即本件被上訴人）不惟於歷次偵審中始終未提出系爭酒瓶塞為原創性之證明，抑且在原審自承：「（問：：：如何創作這些東西出來？）我們作外銷，採國外圖案來參考做酒瓶塞等語」（參上訴人於九十年七月二十五日在原審庭呈之判決書影本第四頁），易言之，系爭酒瓶塞在被上訴人於八十四年十二月十九日向前經濟部中央標準局申請准予新式樣專利權前即已有相同之新式樣見於刊物及公開使用且係熟習於該項技術者易於思及之創作者，依專利法第一百零七條第一項第一款及第二項之規定，應有不得取得專利之情形。而刑事訴訟法係採實質真實發見主義，其調查並認定事實本即較民事訴訟採形式之真實發見主義較為嚴格而翔實，茲原審判決就同樣事證竟採與　鈞院刑事確定判決迴異之認定，自難遭人折服。又原審判決既引述台南地方法院九十年度第二一五號刑事判決而亦認上訴人被訴違反著作權法案件被判處無罪之原因係因原告即本件被上訴人無法證明其為系爭酒瓶塞之原始創作人（參原審判決書第十二頁倒數第八行以下），就此論點既亦與前揭　鈞院刑事庭之見解相同，而參諸前揭上訴人所提出之侯維仁證述、文筆雜誌刊載內容、ＡＳＩＡＮ　ＳＯＵＲＣＥＳ　ＧＩＦＴＳ　ＨＯＭＥＰＲＯＤＵＣＴＳ廣告雜誌刊載內容及興亞公司「廣告上刊證明書」之內容顯亦可本於推理之作用而認定業界早在被上訴人申請取得專利權前即已完成系爭酒瓶塞，方得刊登於上開廣告雜誌上「無疑」，則原審之相反認定自有違經驗及論證法則而違背法令。

㈡次查，原審採卷附財團法人中華民國技術鑑定委員會之鑑定報告所示之賠償金額，姑不論本件起訴人僅係被上訴人丙○○，訴外人崧嘉企業有限公司並非被上訴人，亦未委託被上訴人代理本件訴訟，依法本即不得以所謂崧嘉企業有限公司之營運情形據為本件請求之計算基礎，更不得含混率謂崧嘉企業有限公司之獲益即係被上訴人丙○○之獲益（參原審判決書第十五頁第十三行），原審就此之見解已有可議，如復細繹該鑑定報告係以所謂被上訴人提出之發票影本及被上訴人自行計算之支數表作為其鑑定基準，惟經上訴人閱印被上訴人所提出之所謂發票影本，其中大部分僅記載銷售品名為酒瓶塞，並未載明係何型號或型式之酒瓶塞，依形式證據主義之法理在客觀上除顯無法即確認為所銷售者為系爭「仙人掌」型、「蝸牛」及「羊角」型之酒瓶塞外，且被上訴人所提出之發票影本係自八十四年十二月七日；且有部分記載海豚型、貝殼型、寶劍型、鑽石型：：：不一而足，上揭型式皆非本件系爭酒塞造型，上揭鑑定單位以之概計為其計算基礎，自屬疏率而不具客觀正確性（況原鑑定單位竟顯係僅由一人實施專責鑑定，此由卷附該單位於九十年六月十二日以（九十）華執字第○六○九號函內說明欄二可揆知），尤有甚者，被上訴人提出之發票影本中，編號ＡＱ00000000號、發票日期八十四年十二月十一日之銷售之酒瓶塞中竟有記載「仙人掌」數量二百四十ＰＳ、單價十七，金額四○八。」等字，其日期較之原告申請系爭專利權即八十四年十二月十九日為早，更足徵系爭造型於原告申請專利前早已在市面上公開使用彰彰甚明。

㈢本件原審肯認原告享有系爭新式樣專利權之另一理由係謂「其既經舉發、訴願、再訴願及行政訴訟後，經行政法院判決駁回其訴確定。」等語，惟查我國專利權主管機關即經濟部智慧財產局（前為中央標準局）就申請鑑定案咸以自身係行政機關並不具司法調查權及實質審查權為由拒卻，即其所為之審查亦咸以當事人呈送之書面資料為形式之審認而難以實際之徵信調查進入發現真實之領域。本件系爭酒瓶塞屢經台南地方法院、鈞院甚或最高法院以刑事訴訟程序詳為調查審認並確認系爭酒瓶塞並不具原創性之要件，其調查程序自顯較行政體系所為之審查嚴格而周詳，且前揭　鈞院九十年度上更㈠字第三○三號之確定判決亦在上揭行政體系審查結果之後，自足變更上揭行政體系先前之認定。就此上訴人亦已檢卷再向經濟部智慧財產局提出舉發。

三、證據：除援用第一審所提證據外，補提：

㈠被上訴人提出供鑑定部分發票影本。

㈡發票影本乙紙。

㈢舉發函件影本乙紙。

乙、被上訴人方面：

一、聲明：求為判決：

㈠上訴駁回。

㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。

二、陳述：除與原判決記載相同者，予以引用之外，補稱：

㈠本件上訴人不否認經警查獲之系爭「仙人掌」型、「蝸牛」型及「羊角」型之酒瓶蓋係上訴人委託訴外人潘文慶所製造，僅一再以興亞廣告國際有限公司（下簡稱興亞廣告公司）出具之上刊廣告證明書及侯維仁於八十五年偵字第一三二○一號之證詞，抗辯被上訴人於八十四年十二月十九日提出本件新式樣專利申請，係在產品於市場公開之後云云。惟查：

⒈被上訴人否認興亞廣告公司之證明書真正，上訴人亦始終未予證明。且被上訴人係於八十四年十二月間，方將系爭酒瓶蓋提供給貿易商刊登雜誌廣告，而訴外人鎧山股份有限公司及立琦國際有限公司均係與被上訴人長期合作之貿易商，於八十五年十二月間向被上訴人取得酒瓶蓋樣本後，陸續在各中外雜誌上刊登廣告，以招攬客戶。鎧山及立琦公司既係於八十四年十二月間方取得酒瓶蓋，自不可能於在此之前即將酒瓶蓋之產品照片送交興亞廣告公司。且以目前印刷技術如此發達，彩色印刷之週刊已隨處可見，而市面上之產品又日新月異，不斷推陳出新，各種商品之廣告雜誌為爭取商機、把握時效，機動性均甚高，豈有雜誌社之作業流程必須耗時二至三月時間之理？顯見該證明書之內容並非真正，且興亞廣告公司出具之證明書連立琦國際有限公司之名字均誤載為麗綺有限公司，益見其證明書乃虛構。上訴人曾以雜誌廣告為據，申請舉發撤銷被上訴人之專利權，經經濟部中央標準局台專（貳）○三○二一字第一一○九六一號審定書審定：「本案舉發不成立」，其理由並載明：「證據二之發行日期為一九九六年一月晚於本案申請日，亦無其他佐證可證明其公開日期在本案申請日之前，故證據二並不具證據力」，上訴人不服，提起行政訴訟，亦遭駁回。

⒉訴外人侯維仁所稱伊於八十四年八、九月間就已生產販售本件酒瓶蓋產品云云，並非實情。按被上訴人曾於八十五年九月間即以存證信函通知侯維仁所經營之首侯實業有限公司停止侵害被上訴人智慧財產權之行為，侯維仁於接函後立即停止在台灣生產、販售相關產品，被上訴人因搜證不易，致未將侯維仁並列為被告。侯維仁既為本案之利害關係人，其說詞自不足以採信。且設若侯維仁係在八十四年八、九月間即已生產、販賣本件酒瓶蓋，伊應比被上訴人先行提出專利權之申請，或檢具證物舉發撤銷被上訴人之專利權，方合常情。然侯維仁不但無上述舉動，反而在獲接被上訴人寄發之存證信函後，立即轉往大陸生產，致被上訴人無從搜證。上訴人與侯維仁事後串證，空口無憑，顯不足採。

二、次按台灣台南地方法院九十年度訴字第二一五號判決及　鈞院九十年度上更㈠字第三○三號判決僅係認上訴人之行為未違反著作權法第九十一條第二項而已，然就上訴人之行為是否有違反專利法之規定則未涉及，自不能因上訴人行為未違反著作權法之規定即推定上訴人之行為亦不違反專利法之規定。且著作權法與專利法所保護之範疇並不相同，著作權係採著作完成主義，著作完成時即取得權利，然專利權則採先申請主義，此觀諸著作權利第十條、專利法第二十七條甚明，是被上訴人是否享有系爭專利權，應就專利法之規定視之，與被上訴人是否享有著作權無涉。被上訴人所享有之仙人掌型、蝸牛型、羊角型酒瓶蓋之新式樣專利權，係經中央標準局審查核准，上訴人雖爭執被上訴人享有系爭新式樣專利權，然其既經舉發、訴願、再訴願及行政訴訟後，經行政法院判決駁回其訴確定，被上訴人自應受專利法之保護，他人未經被上訴人之同意，不得擅自製造、販賣、進口，否則即應依專利法第八十八條第一項、第一百二十二條第一項之規定負損害賠償責任。

三、證據：援用第一審所提證據。

理由

一、本件被上訴人起訴主張：被上訴人所設計開發之仙人掌型、蝸牛型、羊角型之酒瓶蓋，業已取得經濟部中央標準局核准新式樣第五三二九五號、五三九三一號、五二七０八號專利權，專利期間自民國（下同）八十五年六月一日至九十四年十二月十八日止。而上訴人乙○○係設於台南市○○路一一八一巷九五號禾千實業股份有限公司（以下簡稱禾千公司）之董事長，上訴人甲○○則為該公司之總經理，上訴人等未經被上訴人之授權，竟自八十六年初，擅自製造仿冒被上訴人上開專利權之酒瓶蓋，侵害被上訴人之專利權。經被上訴人於八十六年四月二十六日以台南八支郵局第二七二號存證信函請上訴人尊重被上訴人之專利權，停止製造仿冒品之行為，詎上訴人仍置之不理，經被上訴人報警於八十六年五月八日十五時許在台南市○○街○段一六八巷二六０號查獲上訴人委託訴外人潘文慶仿製之酒瓶蓋，計有㈠仙人掌型九百五十個㈡蝸牛型四百五十個㈢羊角型六百五十個及其模具、訂購單，同日下午七時許，在禾千公司內亦查獲酒瓶蓋包裝盒一千個。嗣於八十七年二月二十六日，在禾千公司前又查獲酒瓶蓋仙人掌型七百二十七個、蝸牛型七百二十個、羊角型六百七十四個及送貨單二張，且上訴人於八十七年四月間仍在雜誌上刊登販賣該酒瓶蓋之廣告。按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第八十八條第一項、第一百二十二條第一項定有明文。又專利法第八十九條第一項第三款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」，本件經原審法院囑託財團法人中華民國企業技術鑑定委員會鑑定（以下簡稱企業技術鑑定委員會）被上訴人所受之損害數額為三百二十九萬八百十二元，是被上訴人訴請上訴人連帶賠償三百萬元，乃合法有據等語。

二、上訴人則以：（一）本案之爭點乃在於被上訴人向經濟部中央標準局（以下簡稱中央標準局，現為經濟部智慧財產局）提出申請新式樣專利之申請日（八十四年十二月十九日）前，業界是否已有該等酒瓶塞產品？經查，欲製作壓克力材質之酒瓶塞產品，必須先製作金屬模具，再將金屬模具載入塑膠射出成型機，而予以射出成型壓克力材質之酒瓶塞，以符量產。又欲製作金屬模具，通常先以仿刻機，刻製木質彫刻品，嗣而才能製作金屬模具，而製作一組金屬模具，一般模具廠耗時約需十至六十天，且完成金屬模具並非就可供量產使用，必須再經試模、電鍍、試做樣品等程序，又需耗時十至二十天。故而，訴外人麗綺有限公司（以下稱麗綺公司）及凱山股份有限公司（以下稱凱山公司）分別委託興亞國際有限公司（以下稱興亞公司）刊登酒瓶塞樣品廣告，至遲需於八十四年十一月十八日前送達興亞公司Asian Media Group國外製作中心；另證人即全候企業有限公司（以下稱全候公司）之負責人侯維仁，於台灣台南地方法院檢察署偵查另案時亦證稱：「八十四年八、九月間就在市面生產發售」，且全侯公司於八十五年元月版文筆外銷雜誌亦刊有該等酒瓶塞產品廣告。綜上，可證被上訴人於八十四年十二月十九日申請新式樣專利前已有該等產品存在。依據專利法第一百零七條第一款明定：申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，不應申請取得新式樣專利。此外，被上訴人丙○○於原審法院八十六年訴字第一０九七號違反著作權法一案，亦自認「伊所產製之酒瓶塞係參考國外圖案而來」，顯然違反新式樣專利必須具有創作性之原則。是上訴人根據國外客戶提供樣品，而生產製造業已廣為生產之酒瓶塞產品，實無任何故意或過失侵害他人權益，顯與侵權行為損害賠償成立要件有間。（二）被上訴人於八十四年十二月十九日共申請新式樣專利「酒瓶蓋（一）」至「酒瓶蓋（五）」，不同造型之酒瓶蓋合計五件，然參閱Gifts & Housewares Accessories October西元一九九五年（八十四年十月出版）第一四二頁之（皇冠造型）酒瓶蓋，與被上訴人於八十四年十二月十九日所申請之新式樣第五二九七四號「酒瓶蓋（四）」（皇冠造型），完全相同，顯可推論，早在被上訴人申請該等酒瓶蓋前，業界已普遍使用。上訴人使用業界已普遍公開使用之酒瓶蓋造型，自無故意或過失可言，且同一事件亦經原審法院刑事庭判決上訴人無罪確定。又被上訴人就系爭三件新式樣專利（仙人掌、蝸牛、羊角型）並不具原創性。蓋：①被上訴人所開立之發票ＡＱ00000000，日期為八十四年十二月十一日，其上有載「仙人掌」型號，由此顯見系爭之成品早於被上訴人申請專利權前已公開使用；②縱上訴人之行為構成侵權，惟被上訴人提出之發票影本未載明係何型號，無法確定所銷售者為系爭侵權商品外，且依其所提發票影本係自八十四年十二月七日，且有部分記載海豚型、貝殼型，不一而足，鑑定單位以之概計為侵害係爭三件新式樣專利權之損害賠償基礎，不具客觀正確性等語，資為抗辯。

三、兩造不爭執之事實：

㈠被上訴人所有之仙人掌型、蝸牛型、羊角型之酒瓶蓋，於八十四年十二月十九日向中央標準局申請准予新式樣專利權，經審查後核准新式樣第五三二九五號、五三九三一號、五二七０八號專利權，專利期間分別自八十五年六月一日起至九十四年十二月十八日止、八十五年六月十一日起至九十四年十二月十八日止、八十五年五月十一日起至九十四年十二月十八日。

㈡上訴人乙○○係禾千公司之負責人，負責該公司之財務，而上訴人甲○○則為該公司之實際負責人。

㈢八十六年五月八日十五時，在台南市○○街○段一六八巷二六０號處經被上訴人報警查獲上訴人委託訴外人潘文慶所製造之酒瓶蓋：仙人掌型九百五十個、蝸牛型四百五十個、羊角型六百五十個，及其模具、訂購單等；同日下午七時許，在禾千公司內查獲酒瓶蓋包裝盒一千個。嗣於八十七年二月二十六日，又在禾千公司前查獲酒瓶蓋仙人掌型七百二十七個、蝸牛型七百二十個、羊角型六百七十四個及送貨單二張。嗣上訴人於八十七年四月間仍在Gifts & Housewares雜誌上刊登販賣該酒瓶蓋之廣告。

四、本件兩造首要爭執之點應為：

㈠被上訴人所設計開發之仙人掌型、蝸牛型、羊角型之酒瓶蓋，是否享有新式樣專利權？

㈡上訴人乙○○、甲○○是否構成專利法第一百二十二條準用第八十八條之民事侵權行為？

㈢原判決之損害賠償計算基準是否有誤？

五、茲分述如下：

㈠被上訴人所設計開發之仙人掌型、蝸牛型、羊角型之酒瓶蓋，享有新式樣專利權：

１、被上訴人於八十四年十二月十九日以「酒瓶蓋㈢」之形狀，向中央標準局申請新式樣專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給新式樣第○五二七○八號專利證書。嗣上訴人甲○○以該案申請前已有相同形狀之酒瓶蓋公開使用並見於刊物，有違專利法第一百零七條第一項第一款及第二項規定云云，檢具西元一九九六年一月出版之文筆合作外銷採購電話簿及中央標準局八十三年九月二十三日台專（壹）○三○一九字第一二八四二九號專利再審查審定書影本，向中央標準局提出舉發。案經中央標準局審查，為舉發不成立之審定，並發給八十六年三月二十四日台專（貳）○三○二一字第一一○九六一號專利舉發審定書。然上訴人甲○○不服審定結果，一再訴願均遭決定駁回，遂提起行政訴訟（最高行政法院八十七年度判字第一五四一號）。

⑴、上訴人甲○○提起該行政訴訟之意旨略謂︰

①就雜誌出版之商業習慣而言，雜誌於出版前需有足夠時間來收集資料、寫文索、照像、排版、校對及印刷，因此每一本雜誌皆有其截稿文件之規定，而此一規定係隨著該雜誌或書冊之厚度及內容數量的多少而有所不同。今舉發證據之文筆合作外銷採購電話簿具有厚達一七四八頁之頁數，故為了準備如此龐大之內容資料，文筆合作外銷採購電話簿之主編一定要求客戶於雜誌出刊日之三十天前截稿，以便有時間進行編輯等籌備作業，此乃一般雜誌社為掌握出版進度之商業習慣。另外欲刊登之客戶也需有相當長的時間進行編輯等籌備作業，此乃一般雜誌社為掌握出版進度之商業習慣。另外欲刊登之客戶也需有相當長的時間進行產品實作、選擇、付照像、再取件等一連串的作業時間，而此作業時也在數十天以上。據此，可推論舉發證據係於一九九六年一月出版，其截稿日必於八十四年十二月一日之前，即刊登客戶必於八十四年十二月一日之前即已製造出其相關產品，由此可知，早於被舉發案申請日八十四年十二月十九日之前已有同業全候公司交付相同造型之酒瓶蓋供雜誌公司刊載廣告，故足證被舉發案於申請前已被公開揭露無誤。

②依八十四年十二月～八十五年文筆刊物出版進度表即可查出簡稱為「上合」之八十五年上半年版（一九九六年一月出版）文筆合作外銷採購電話簿，其截稿日期為八十四年十二月五日，全候公司必係於八十四年十二月五日前將酒瓶蓋相關物品交予台灣文筆有限公司，基於該日期早於被舉發案申請日八十四年十二月十九日的情形下，足證被舉發案不具新穎性。

③全候公司相關人因違反專利法案（系爭標的即為被舉發專利案標的）接受台灣台南地方法院檢察署偵查時曾證稱：「全候企業曾於八十五年一月於文筆雜誌廣告酒瓶蓋產品，且該酒瓶蓋已於八十四年八、九月間就在市面上生產發售；同時，該文筆雜誌所刊登之酒瓶蓋係全候企業於八十四年十一月交付台灣文筆有限公司的。」由此可知，全候公司無論在生產發售酒瓶蓋之日期或將酒瓶蓋交付台灣文筆有限公司刊登廣告之日期，皆較早於被舉發案申請日。

④另興亞公司於一九九六年二月所出版的Cifts & Home Products 廣告雜誌，於該廣告雜誌的第九十八頁中即刊載有與被舉發案造形相同之酒瓶蓋，雖然該份雜誌係在一九九六年（即八十五年）二月才出版，但其事先的準備籌劃則早在八十四年的十一月十一日便已送達興亞公司。且興亞公司亦出具廣告刊登證明書，由證明書中即可清楚揭露有：麗綺公司委託興亞公司刊登Asian Aources Gifts &Home Products廣告雜誌一九九六年二月號，且麗綺公司依興亞公司代理Asian Sources Media Group雜誌出刊約定，其所有刊登於該月號之廣告雜誌上所有材料（包括產生、底片及廣告明文案），已依約定八十四年十一月十一日送達興亞公司辦妥。據此可知，麗綺公司所刊登的酒瓶蓋實已在八十四年十一月十一日前便已製作成型，同時於八十四年十一月十一日將所欲刊登之材料（包括產品、底片、廣告說明文案）送達興亞公司，是故，被舉發案之酒瓶蓋㈢之造形實早被公開製造、刊載無誤。

⑤綜合以上所述，全候公司發售酒瓶蓋之日期，並將酒瓶蓋產品交付台灣文筆有限公司製作廣告之日期，及八十五年一月出版之文筆雜誌截稿日期，皆早於被舉發案之申請人；同時麗綺公司將酒瓶蓋交付興亞公司製作廣告之日期及西元一九九六年二月出版之Cifts &Home Products的截稿日期亦皆較被舉發案之申請日早，故被舉發案實已毫無新穎性及創作性可言，已違反專利法第一○七條第一項第一款及第二項規定至明。

⑵、行政法院審理後以判決駁回該訴，其理由略謂：

①按稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，為專利法第一百零六條第一項所規定。又核准專利之新式樣，任何人認有違反專利法第一百零六條至第一百零八條規定，應撤銷其專利權者，依同法第一百二十二條第一項準用第七十二條第一項規定，得附具證據向專利專責機關舉發之；從而有無應撤銷新式樣專利權之情事依法應由舉發人附具證據供查。

②甲○○於八十五年十一月八日對丙○○獲准專利權之第00000000號「酒瓶蓋㈢」新式樣專利案提起舉發，中央標準局以證據中之酒瓶蓋底端為圓弧喇叭形錐體之塞體，頂端為叉開兩獨立圓弧觸角漸呈水滴狀之相對結合，末端呈小蝸捲狀，其形狀固與本案近似，惟該資料之發行日期西元一九九六年一月晚於本案申請日，無法證明本案不具創作性；本案並無違專利法第一百零七條第一項第一款及第二項規定，乃為本案舉發不成立之審定，於法並無不合。

③甲○○主張其所提出之證據資料厚達一七四八頁，在出刊前必經長時間搜集資料、編輯、照像、排版、校對、印刷，文筆合作外銷採購電話簿於八十五年一月出版（西元一九九六年），截稿日期為八十四年十二月五日，全候公司必係於八十四年十二月五日前將酒瓶蓋相關物品交予台灣文筆有限公司，基於該日期早於被舉發案申請日八十四年十二月十九日之情形，足證被舉發案不具新穎性。麗綺公司將酒瓶蓋交付興亞公司製作廣告之日期及一九九六年二月出版之Gifts & Home Products的截稿日期皆較被舉發案之申請日早，被舉發案不具創作性及新穎性，已違反專利法第一○七條第一項第一款及第二項規定甚明云云。然查：㈠證據資料封面僅揭示一九九六（一月出版）字樣，並無其他詳細之出版日期，惟依專利審查基準，刊物公開日之認定及推定，刊物載有發行之年月者，以該年月之末日定之，舉發證據載有一九九六年一月出版，依基準規定，故可推定其出版日期為一九九六年一月三十一日，係晚於本案之申請日。㈡雜誌上所刊登廣告，並非一定有產品之實物交付給雜誌公司後始能刊載，有圖樣設計亦能刊登，甲○○雖稱證據資料於八十五年一月出版，全候公司在八十四年十二月五日截稿前定將酒瓶蓋相關物品交予台灣文筆有限公司，因僅係甲○○之揣測，無積極之證據以實其說，甲○○未能提出其他足資證明引證資料公開日期之佐證資料，尚難否定中央標準局對證據資料公開日期之認定。㈢八十五年二月所出版Cigts & Products廣告雜誌第九十八頁中雖刊載有與被舉發案造形相似之酒瓶蓋，惟該資料發行日期晚於本案申請日期，甲○○雖稱刊登於該月號之廣告雜誌上所有材料，於八十四年十一月十一日送達興亞公司，麗綺公司於八十四年十一月十一日前便已製作成型云云，依前說明，刊登廣告不以已有實物為必要，甲○○上開主張尚無積極證據以實其說，不足採信。㈣八十四年十二月至八十五年文筆刊物出版進度表影本僅係台灣文筆有限公司內部資料，不足以證明在截稿前定將酒瓶蓋給予台灣文筆有限公司。

⑶、綜上，上訴人甲○○對新式樣第○五二七○八號專利權舉發案既遭駁回確定，則被上訴人自仍享有該新式樣專利權，要可認定。

２、又上訴人因製造前開仙人掌、蝸牛、羊角等圖形酒瓶塞之行為，經被上訴人對上訴人提起違反專利法之告訴，雖經台灣台南地方法院檢察署檢察官以上訴人係違反著作權法起訴，嗣經原審法院以九十年度訴字第二一五號判決無罪確定，然該判決之理由係謂：

⑴該圖樣雖經被上訴人於八十五年二月八日向內政部著作權委員會申請著作權登記，並於申登時自述著作發生日期為八十四年十一月十日，然觀諸上訴人提出八十五年二月份之ASIAN　 SOURCES　GIFTS　HOME　PRODUCTS　廣告雜誌上，亦有麗綺公司及鎧山公司，分別委託興亞公司刊登與被上訴人前揭申登圖形相同之酒瓶塞樣品廣告，且該廣告雜誌於八十五年一月二十三日在香港發行，依興亞公司出具之「廣告上刊證明書」記載，麗綺公司及鎧山公司委託刊登八十五年二月份之廣告雜誌，須於八十四年十一月十一日之前辦妥預約手續，所有出刊之材料（包括產品照片及廣告說明方案）至遲須於八十四年十一月十八日送達ASIAN MEDIA GROUP國外製作中心等情，顯見麗綺公司及鎧山公司，應早在被上訴人申請系爭著作權登記核准前，即已完成仙人掌、蝸牛、羊角型等之酒瓶塞，並刊登於上開廣告雜誌上無疑。雖被上訴人於原審法院審理時指陳：麗綺公司及鎧山公司係伊之客戶，他們是拿伊之產品到興亞雜誌社刊登外銷廣告等語，然其亦自承：伊係八十四年六月間開始研發設計此項產品，在八十四年十二月份開始打樣試產推銷，直到八十五年三月份開始量產出貨等語，則麗綺公司及鎧山公司於八十四年十一月中旬以前拿產品前去刊登時，被上訴人尚未開始打樣，又如何提出產品供渠等刊登？是被上訴人是否確為前揭酒瓶塞之原始創作人，即非無疑。

⑵證人即木工雕刻師傅陳炳森於原審刑事庭九十年度訴字第二一五號案件調查中證稱：「我依據告訴人（即本案被上訴人）丙○○提出繪於紙上的草圖去製作的，他並把構想告訴我，我依據他的意思把製作成木雕成品。其中修飾、美化的工作由我們負責。：：（問：當時告訴人提交給你的草圖是繪畫在何處？有無提出任何模型或壓克力模型供你參考？）沒有提供任何模型供我參考，他的草圖是畫在紙上。（問：製作了多久？）約花了我一個星期的時間。（問：告訴人有無告訴你該物何用？）告訴人有告訴我木雕的尺寸規格，我知道是要做酒瓶塞之用。因為草圖上有酒瓶塞的圖樣。而他要我製作的圖形就是畫在酒瓶塞的上面。（問：酒瓶塞有無以木雕品製作？）沒有，本件只是先以木雕製作出形狀後，供告訴人開模製作射出成型產品。（問：為何如此製作？）開模先要有壹個樣品，這個樣品如果是木雕，可以做比較細部的修飾，如果是鐵器，手工就沒有辦法去作，木頭比較好刻，當時雕刻的目的就是要作酒瓶塞使用。（問：自己本身有無保存木雕製作？）沒有。我從事的都是商品的木雕製作，不是藝術品的創作。」等語，則由證人前揭證述情節觀之，被上訴人委託證人製作者，乃係開模用具，以供其量產香檳酒瓶塞等之工業產品，此與著作權法第三條第一項第一款所規範之「著作」顯然有別，揆諸前開規定之說明，此等仙人掌、蝸牛、羊角等圖形之酒瓶塞自非屬美術著作領域之創作，而非美術著作，即無著作權，難認屬著作權法所保護之對象。

⑶故原審法院九十年度訴字第二一五號判決認定上訴人之行為無罪（未違反著作權法第九十一條第二項），僅係因被上訴人無法證明其為系爭酒瓶塞之原始創作人，且該酒瓶塞並非美術著作，非屬著作權法保護之對象；然就上訴人之行為是否有違反專利之規定則並未涉及，自不能因上訴人之行為未違反著作權法之規定即推定上訴人之行為亦不違反專利法之規定，上訴人抗辯其行為業經判決無罪確定云云，尚有誤會，附此敘明。

３、然上訴人製造該等酒瓶塞之同一行為，台灣台南地方法院檢察署檢察官認為不違反專利法之規定而改以違反著作權法第九十一條第二項之罪嫌起訴，其理由係為「至移送及告訴意旨雖認上訴人二人上揭所為係違反專利法第一百二十六條之罪嫌云云，然查專利法所保護者乃技術之創新以促進產業之發展，而著作權法所保護之對象係觀念或方法之表達方式美術著作整體之原創性，主要係以文學、藝術上之創作為對象，二者仍有差異，本件告訴人所有上開世昌圖即香檳酒瓶塞木雕品，既屬美術創作品，則依專利法第一百零八條第二款之規定，即不得予以新式樣專利，縱告訴人同時以壓克力材質重製申請有新式樣專利，仍難認上訴人二人所為有違反專利法可言，移送及告訴意旨所引法條似有未洽，附此說明。」惟該案起訴後，既經原審法院以九十年度訴字第二一五號判決認定該等酒瓶塞非屬美術著作確定，則上訴人之行為是否有違反專利法第一百二十六條之罪嫌，自尚未經認定而無實質之確定力。

４、而按「凡新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。」專利法第一百零七條第一項定有明文。本件上訴人雖爭執被上訴人所取得之新式樣專利權，然其所提出之資料無非以前開行政訴訟及刑事案件中之證據為憑，然依前所述，上訴人甲○○所提之舉發案業經行政訴訟駁回確定，且著作權法與專利法所保護之範疇並不相同，著作權係採著作完成主義，著作完成時即取得權利，然專利權則採先申請主義，此觀諸著作權利第十條、專利法第二十七條甚明，是被上訴人是否享有系爭專利權，應僅就專利法之規定視之，與被上訴人是否享有著作權無涉。易言之，本件兩造爭執之點應僅為：被上訴人所享有之前開仙人掌型、蝸牛型、羊角型酒瓶蓋之新式樣專利權，有違反前揭規定而應撤銷專利權之情事？依前揭規定，被上訴人所享有之新式樣專利若於申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，專利專責機關始得撤銷其新式樣專利權，惟本件上訴人所提出之雜誌ASIAN SOURCES GIFTS HOME PRODUCTS廣告雜誌係八十五年一月二十三日在香港發行，而文筆合作外銷採購電話簿則係八十五年一月出版，均晚於被上訴人申請專利權之期日八十四年十二月十九日，且上訴人亦未提出於被上訴人申請前該等酒瓶塞已公開使用之物證，揆諸前開規定，該等新式樣專利自無應撤銷之情事存在，即被上訴人享有該等新式樣專利權應堪認定。至上訴人抗辯證人侯維仁於他案中已證稱其公開使用之期日早於被上訴人之申請日云云，然證人侯維仁與被上訴人既為競爭之同業關係，且亦製造與系爭專利權相同之產品，其既未提出客觀可信之證據方法以證明於被上訴人申請日期前確已公開使用，自尚難以該證人片面之證詞而認定被上訴人所享有之專利權有應撤銷之情事。從而被上訴人自享有該新式樣專利權；應受專利法之保護。

㈡上訴人乙○○、包世應構成民事侵權行為：按專利法第八十八條之構成要件為行為人須有主觀之故意或過失，客觀上有侵害專利所有權人權利之行為，造成被侵害人損害之結果。經查：本件被上訴人係於八十四年十二月間申請系爭商品之專利權，於八十五年六月間取得專利權，有被上訴人於原審提出之專利證書三紙可據（參見原審卷㈠第六頁至第二十頁）；又查，上訴人曾於八十六年間向經濟部中央標準局（即現經濟部智慧財產局之前身）舉發上訴人丙○○申請之系爭其中一件新式樣專利不具新穎性，請求撤銷被上訴人上開取得之專利權，經經濟部中央標準局於八十六年三月二十四日發布「舉發（不成立）審定書」（參見原審卷第三六、三七頁），被上訴人丙○○並於八十六年四月二十六日以存證信函函請上訴人停止侵權行為，嗣於八十六年五月間、八十七年二月間分別查獲取得系爭專利權之瓶蓋等物品，且上訴人於八十七年四月間仍繼續刊登廣告，顯見，上訴人確有侵害被上訴人專利權之故意及侵害行為，被上訴人亦因而受有損害，二者之間即有相當因果關係，故上訴人之行為顯構成專利侵權行為。縱上訴人於本院提出一紙八十四年十二月十一日之發票（號碼ＡＱ00000000）以證明其於被上訴人於八十四年十二月申請系爭專利權時即已製作與系爭新式樣專利類似、相近之商品，力圖以上開證據證明被上訴人所有之系爭三件新式樣專利不具新穎性，不得取得專利權，惟如前所述，被上訴人已取得專利權，上訴人亦曾舉發系爭專利不具新穎性而有舉發（不成立）審定書，是行政上之管理既已認定被上訴人具專利權，則上訴人所舉上開證據，亦難辭上訴人侵害被上訴人所有之三件新式樣專利之故意。上訴人乙○○、甲○○應構成民事侵權行為，了無疑義。

㈢原判決之損害賠償計算基準，並無違誤：按新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。依前條請求賠償損害時，得就下列各款擇一計算其損害：：三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。專利法第一百十七條第一項、第八十八條第一項、第八十九條第一項第三款、第一百二十二條第一項分別定有明文；而數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第一百八十五條亦定有明文。查本件上訴人所製造之前開酒瓶蓋經財團法人中國生產力中心鑑定結果認與被上訴人所享有之系爭專利權之申請專利範圍完全相似，有該專利鑑定報告在卷可稽，而上訴人亦未爭執，堪認上訴人確未經被上訴人之同意而擅自製造系爭新式樣物品，已共同侵害被上訴人之專利權。惟上訴人所為之侵權行為，被上訴人所受之損害究為多少？經原審法院囑託財團法人中華民國技術鑑定委員會代為估計數額，因系爭專利權被上訴人已委託訴外人世昌工業社及崧嘉企業有限公司製造、販賣，並以其專利產品之獲益為其專利權人之獲益，是鑑定人依據被上訴人所提供之世昌企業社及崧嘉公司之酒瓶蓋銷售數量及上訴人侵權之時間，並參考八十六年至八十七年間之國內經濟以及產業狀況變化之情形，認被上訴人所享有之系爭專利權遭受侵害，其消極損害金額應為三百二十九萬零八百十二元，有該鑑定委員會之鑑定研究報告一份在卷可稽；而上訴人復自陳其就專利權未經撤銷前被上訴人仍享有專利權一事知之甚詳，則上訴人甲○○於八十五年十一月八日號向中央標準局舉發系爭專利權違反規定未經專利專責機關撤銷前，系爭專利權自屬有效存在，此為上訴人所明知，然上訴人卻自八十六年初起即連續侵害被上訴人系爭專利權，應足認上訴人係故意侵害被上訴人之專利權其情已如前述，依其情節，原審法院認前開鑑定研究報告認定被上訴人之消極損害額尚屬相當。從而，被上訴人依據專利法之規定，訴請上訴人連帶給付三百萬元及其自起訴狀繕本送達翌日即八十六年九月十六日起至清償日止之法定遲延利息，於法自屬有據，應予准許。雖上訴人於本院主張鑑定單位作為計算侵害系爭三件新式樣專利權之損害賠償基準之發票有些項目非系爭專利之商品云云，惟按依專利法第一百二十二條準用第八十九條之規定，專利侵權之損害賠償請求方法有四種，依民法第二百十六條之規定計算（該條第一項第一款本文規定）、採差額說（同條項款但書）、採侵權行為所得利益說（同條項第二款）、採法院囑託數額說（同條項第三款），是依該條規定法院得依職權採用損害賠償計算之方法。原審判決就本件之計算方法係採用第四種方式，及囑咐鑑定單位鑑定損害賠償數額，而查鑑定報告則採第二說，即專利法第八十九條第一項第一款但書規定之方法計算損害賠償，故上訴人於本院主張鑑定單位作為計算侵害系爭三件新式樣專利權之損害賠償基準之發票有些項目非系爭專利之商品即無意義。

六、原審因此為上訴人敗訴之判決於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及舉證，因與本案判斷結果，不生影響，爰未逐一論述及傳訊，併此說明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

臺灣高等法院臺南分院民事第三庭~B1審判長法官　林輝雄~B2法官　王明宏~B3法官　徐宏志

~B法院書記官　陳昆陽