臺灣高等法院 臺南分院94年度智上字第1號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償（專利法）
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺南分院
• 裁判日期: 94 年 10 月 04 日

臺灣高等法院臺南分院民事判決　94年度智上字第1號
上　訴　人　　己○○
訴訟代理人　　薛西全　律師
盧兆民　律師
被　上訴人　　千歲企業股份有限公司
兼法定代理人　戊○○
訴訟代理人　　黃奉彬　律師
被　上訴人　　新光三越百貨股份有限公司
兼法定代理人　甲○○
訴訟代理人　　丁○○
被　上訴人　　遠東百貨股份有限公司
兼法定代理人　乙○○
訴訟代理人　　丙○○
上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年10月6日臺灣臺南地方法院第一審判決（91年度重訴字第577號）提起上訴，本院於94年9月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人等應連帶給付上訴人新台幣（下同）1,000萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清
償日止，按週年利率百分之5計算之利息。（三）被上訴人
等不得繼續販賣以「磁力畫板製造方法」所製成一切產品或意圖販賣而陳列、加工製造或其他一切處分行為。（四）上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
㈠被上訴人等是否侵害上訴人經經濟部智慧財產局（以下稱智慧財產局）核準「磁力主板製造方法」專利（以下稱系爭專利）部分，被上訴人等雖以台灣大學慶齡工業研究中心（以下稱台大慶齡工業中心）鑑定上訴人之系爭專利與日商百樂万年筆公司之磁性板、及美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近專利相雷同之結論，主張渠等並無侵害上訴人專利權云云。惟：
⑴按行政機關就有關專利申請之核准與否，以及因他人舉發前後專利相同，產生應否撤銷原專利之核准等問題，具有高度專業性，屬於行政機關之判斷餘地，司法機關應予尊重。次按行政法院51年度判字第516號判例：「新發明之
具有工業上之價值者，始得依專利法申請專利，而不合實用者，即不能認為有工業上價值，此觀專利法第1條及第3條第1款之規定，殊為明白。本件中央標準局之一再審定
，均係根據其審查委員會之意見，有其科學上之根據，被告官署之最後核定，亦係依據專家之意見，並其專業技術之經驗與學理，而為結論」。又行政法院58年度判字第122號判例：「專利法第1條所謂『新發明』，係指無相同之發明核准專利在先，且無同法第2條第1款及第3款至第5款規定之情形而言。本件利害關係人申請之專利，其製造方法及菌株，與原告請准在先之第1768號、第1831號及第1832號各案均有不同，又無專利法第2條第1款或第3款至第5款之情形，且依其麩胺酸回收率之百分比，亦足認其有工業上價值，依法應予發明專利」。
⑵查系爭專利係其發明，經智慧財產局之前身審查核准取得，專利期間自民國 (下同）78年1月16日起至92年1月15日止，被上訴人千歲企業股份有限公司（下稱千歲公司）曾向智慧財產局舉發上訴人不應獲得專利，智慧財產局於91年1月15日以 (九一）智專三 (一）02031字第09189000143號，就被舉發之000000000NO.1審定舉發不成立，有該局函文可稽，故智慧財產局核准上訴人之系爭專利，以及就上訴人所取得之專利與日商百樂万年筆公司提出之磁性板專利，作出舉發不成立之行政處分，該處分具高度專業性，屬於智慧財產局之判斷餘地，法院應予尊重，不應再以民間機構之意見，介入審查。原判決竟依台大慶齡工業中心鑑定結論，謂：「依其專利方法生產之實物，與美商1974年所發明之磁性畫板（Magan Doodle）相同，美商之發明在前，原告所有之系爭專利在後，不應授予發明專利．．．」云云，推翻智慧財產局之專業性認定，侵害行政機關之行政權，實有違誤。
⑷再者，上訴人之發明專利屬方法專利，日商、美商之專利屬物品專利，二者有明顯之不同，原判決豈可斷然否定上訴人合法取得之方法專利。又被上訴人千歲公司之神奇畫板其所使用之材料與上訴人之方法專利所揭示之材料相同，原判決亦未審酌。
⑸上訴人欲提起民事第一審訴訟之前，即已將被上訴人千歲公司販售之神奇畫板，送請台大慶齡工業中心鑑定，結果認其製造方法與上訴人所有之系爭第28499號發明（方法
）專利之專利範圍相同，此有該中心88年8月30日之專利
鑑定服務報告在卷可稽，是被上訴人千歲公司所販售之神奇畫板，侵害上訴人發明專利之事實，應無疑義，而被上訴人千歲公司就此事實，亦不爭執，自堪信為真實。
⑹被上訴人千歲公司雖不爭執上開事實，惟卻以日商之「磁性板」發明（物品）專利在先，舉發上訴人不應取得方法專利，經原審再次送上開台大慶齡工業中心做第一次補充鑑定，詎該中心竟做出結論謂：「兩案專利採用之圖案顯示及圖案消除方法（理論）均經由磁筆及除磁滑桿對磁性顆粒之吸引作產生黑白對比之圖案。甲案選用之材料（包括磁性顆粒、顏料、油性分散媒）及產生圖案之塑膠磁板型式均涵蓋在乙案之專利範圍內」云云，惟該結論有如下之錯誤：
①依全要件原則之觀點，申請專利範圍中所描述記載之構成要件皆屬必要之構成要件，因此倘被控專利侵權之物品或方法，缺乏申請專利範圍中之一任一構成要件，或與其申請專利範圍中之任一要件有一不同者，依全要件原則，基本上即不構成專利侵權。而該二發明專利．在磁性顆粒、分散媒、增稠劑、背景顏料、組成方式，均有所不同，已據該補充鑑定說明在卷，至於發明之原理即磁化原理相同，此乃科學原理，屬自然原則，而非屬利用自然法則之技術創作，易言之，磁化原理（物理原理）不得做為發明專利權之範圍（專利法第21條），蓋發明專利是在保護表現之方式，而不是在保護原理。
②退步言之，若依該結論認為日商之「磁力板」發明專利範圍涵蓋上訴人之「磁力畫板之製造方法」，則應依消極均等論之原則，予以判斷，來限縮日商「磁力板」專利權之範圍。
③該結論亦有前後矛盾之處，既然有所歧異，又何以會涵蓋在內，所以該中心之補充鑑定尚嫌粗糙，顯然對於專利法之規定外行，該結論不自能採為上訴人不利之證據。又鑑定機關之工作應該是在鑑定行為人所販售之物品有無侵害他人之專利權，而不是在鑑定二個已合法取得之專利權有無互相包涵。
⑺次查，被上訴人等所販賣之神奇畫板，與上訴人獲有專利之「磁力畫板之製造方法」在形成圖案之原理，磁性圖板之構造，產生對比圖形之原料均在相關特徵方面相同，有台大慶齡工業中心專利鑑定服務報告附件可證，則被上訴人等侵害上訴人專利權應無疑義。綜上，被上訴人等主張以台大慶齡工業研究中心鑑定上訴人之「磁力畫板製造方法」之專利與日商百樂万年筆公司提出之磁性板專利相雷同之結論，主張渠等並無侵害上訴人專利權云云，揆諸上開說明，顯不足採。
㈡被上訴人新光三越百貨股份有限公司（下稱新光三越公司）兼法定代理人甲○○、遠東百貨股份有限公司（下稱遠東公司）兼法定代理人乙○○，是否共同侵害上訴人之專利權部分：
⑴按「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。」民法第185條第1項前段定有明文。次按「民事上之共同侵權行為，與刑事上之共同正犯，其構成要件並不相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。」（司法院66年6月1日 (66)院台參字第0578
號令例變字第1號）。
⑵查，被上訴人新光三越公司、遠東公司販賣系爭畫板，係開立自己名義之發票，外觀上係以出賣人之地位賣出系爭畫板予消費者，就所賣出之商品，應負善良管理人之注意義務，注意有無取得專利權或有無侵害他人之專利權。詎被上訴人新光三越公司、遠東公司就被上訴人千歲公司所進口之系爭畫板，是否取得專利及有無侵害上訴人專利一事，未經事先查看被上訴人千歲公司所提供之專利字號及專利期間，率爾准予上架販賣，賽難推諉並無過失，被上訴人等共同侵害上訴人之專利權，應可認定。
⑶被上訴人新光三越公司雖抗辯伊於接獲上訴人之存證信函時，即立刻轉知專櫃廠商將系爭神奇畫板下架，實無過失可言云云。惟查，上訴人於88年9月28日寄發存證信函予
被上訴人千歲公司，並以副本通知被上訴人新光三越公司，88年9月29日被上訴人新光三越公司即接獲該存證信函
，有掛號郵件收件回執可稽，詎被上訴人新光三越公司接獲上訴人之存證信函，卻不予理會，直至88年10月7日仍
在販售系爭神奇畫板，復有上訴人於該日在被上訴人新光三越公司購得系爭神奇畫板之統一發票可憑，足證被上訴人新光三越公司明知系爭神奇畫板侵害上訴人專利權，卻仍繼續販賣，臨訟推諉接獲上訴人之存證信函時，即立刻轉知專櫃廠商將系爭神奇畫板下架，無過失可言，不足採信。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提出台中郵局第4602號存證信函影本1件、掛號郵件收件回執影本1件、統一發票影本1件、經濟部智慧財產局專利舉發審定書影本1件、損害賠償金額之計算方法資料影本1件。
乙、被上訴人千歲公司暨兼法定代理人戊○○方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補陳：
㈠被上訴人並無侵害上訴人專利之行為。被上訴人所販賣之神奇畫板係自香港進口，而香港進口之神奇畫板，係自日商百樂万年筆公司所申請之專利，被上訴人販售之神奇畫板並未侵害上訴人之專利權，原審已將被上訴人所販售之神奇畫板與日商獲得專利之神奇畫板（ＴＹＣＯ公司生產之Magan Doodle畫板）鑑定結論可証明此點。日商畫板之專利期間僅至83年10月31日，被上訴人自香港進口該神奇畫板係在83年10月31日以後，無侵犯任何人專利權之問題。
㈡被上訴人是玩具販售廠商，並不從事玩具之製造生產，因此有關玩具之專利問題，被上訴人並不了解，系爭神奇畫板係向香港貿易商購入，被上訴人既非製造廠商，且無專利之專業知識，自無從侵害上訴人專利可言。
㈢上訴人雖擁有磁力畫板之製造方法之專利，然其並未實際從事生產，此為上訴人所不爭執，被上訴人僅為玩具販售商，且對於專利之技術毫無所悉，既無法從市面上取得上訴人所生產之商品獲悉上訴人有此一專利之製造方法，也無從由專利公報上去了解上訴人專利之內容，蓋專利公報所記載之內容均較簡略，有心仿冒者，如非有實品，無法單從專利公報上之記載而從事仿冒專利之行為。
㈣有關上訴人主張其本身擁有之專利為方法專利，而日商所擁有之專利為物品專利，此部分並非事實。依68年11月1日專
利公報所載內容，並不限於物品專利，涵蓋有製造方法之專利。
㈤上訴人既未從事實際生產銷售，自無所謂因被上訴人之販售行為而造其損害，上訴人既無損害，自不得對被上訴人主張賠償。
三、證據：援用第一審所提證據。
丙、被上訴人新光三越公司暨兼法定代理人甲○○方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補陳：
㈠被上訴人係百貨公司之經營業者，基於百貨公司與專櫃廠商間設櫃法律性質之特殊性，百貨公司僅係提供場地予廠商設立專櫃販售商品，並非實際販售人。系爭商品神奇畫板事實上係由向被上訴人承租專櫃之訴外人鼎美股份有限公司（下稱鼎美公司）販售；被上訴人僅提供專櫃用地及依稅法規定統一由被上訴人開立發票，非實際之販售行為人，殊無任何侵權行為之可言。
㈡被上訴人本於尊重智慧財產權之精神，於被上訴人所屬之台南分公司接獲上訴人88年10月間之存證信函時，即立即將該函之意旨轉知鼎美公司，並請鼎美公司立即將該系爭商品下架，停止銷售；此有被上訴人所屬台南分公司88年10月27日(88)新越府管財字第121號致台一國際專利法律事務所蔣文
正律師函件可稽。
㈢因被上訴人為百貨公司之經營業者，基於百貨業之特殊性，與被上訴人簽約設櫃之廠商數量眾多且種類繁複，而各類設櫃廠商所營之商品更是不勝枚舉，況玩具之款式推陳出新之速度迅速，基於經濟上及事實上限制，被上訴人絕無法對各專櫃廠商販賣之每一商品逐一查核確認其是否經合法授權，而應由設櫃廠商自行負責管理販售之商品，被上訴人並已要求設櫃廠商所販售之商品應遵守法令規定，尤不得有違反智慧財產權等法令之規定，倘設櫃廠商仍有侵害他人權利致違反智慧財產權法令規定之情事者，依廠商合約書之約定，設櫃廠商應自負完全之法律賠償責任，被上訴人實已盡到注意義務，無故意或過失可言。
㈣上訴人直接將進口成本計算後換算百貨公司所得，則百貨公司間連帶責任之依據為何，上訴人應負舉證之責。
㈤上訴人主張被上訴人就賣出之商品應負善良管理人之注意義務，要求被上訴人須事先查看被上訴人千歲公司商品之專利字號及專利期間等語，惟查吾人日常生活所需購買使用之商品包羅萬象，並非各項商品皆須基於專利始得製作完成，現今亦無法令規定商品於販售前皆須取得專利權，是無專利權之商品並不得認定有侵害他人之專利權，自不得以商品無專利權而不允許其販售；更甚者，縱使販售商品有取得專利權，焉能依此得知並無侵害其他專利權之情形？故「未查看專利證明」絕對不等於「過失侵害他人專利權」，被上訴人於接獲上訴人存證信函時，即立刻轉知專櫃廠商將商品下架，實無任何過失可言。上訴人徒以被上訴人未事先查看被上訴人千歲公司提供專利字號及專利期間，逕自推論被上訴人有侵害其專利權之過失，自非可採。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提出行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則1件、公平交易委員會 (89)公法字第00146號函。
丁、被上訴人遠東公司暨兼法定代理人乙○○方面：
被上訴人未於言詞辯論期日到場，據其之前到庭之聲明及陳述略為：
一、聲明：上訴駁回。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補陳：千歲公司是伊公司的花車櫃，沒有正式合約，是短期櫃，花車櫃是在特賣活動時才有試賣，伊公司與花車櫃沒有訂立契約，要待2、3個月活動之後，營利好，伊公司才會與花車櫃簽約為專櫃，才有正式合約；廠商來伊公司設櫃，為保障公司之權利，簽約時會告訴廠商違法行為，應由廠商自己負責等語。三、證據：援用第一審所提證據。
戊、本院依職權向台灣台北地方法院、經濟部中部辦公室查詢千歲公司聲請解散、清算之資料，並向台灣台南地方法院調閱該院89年度自字第45號違反專利法案卷。
理 由
一、被上訴人遠東公司暨兼法定代理人乙○○經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各項情事
，爰依上訴人聲請，由其一造辯論而為判決。
二、上訴人起訴主張：被上訴人千歲公司所進口之神奇畫板，經台大慶齡工業中心鑑定結果，認其製造方法與上訴人所有之系爭「磁力畫板之製造方法」專利相同，被上訴人千歲公司侵犯上訴人之專利權，被上訴人遠東公司、新光三越公司分別於公司內販賣該產品，應與千歲公司共同負侵權行為之責，而戊○○、乙○○、甲○○分別為千歲公司、遠東公司、新光三越公司之法定代表人，爰依專利法第81條、民法第184條第1項、第2項、第185條第1項及公司法第23條規定，請
求被上訴人連帶賠償一千萬元及自起訴狀送達被上訴人之翌日起算之法定遲延利息，並請求被上訴人停止神奇畫板行為等語。
三、被上訴人千歲公司及其法定代理人則以：千歲公司之產品係自香港進口，乃依日商百樂万年筆公司所申請之專利製造之玩具，該專利於67年1月11日獲准，伊販售之神奇畫板與日
商獲得專利之神奇畫板，經送台大慶齡工業中心鑑定結論為：被上訴人所販售之畫板，其中之塑膠磁板設計與日商百樂万年筆公司之磁性板專利相雷同，與美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近，均採用相同之圖案顯示及消除原理。可知被上訴人販售之神奇畫板與日商之神奇畫板相同，日商畫板之專利期間僅至83年10月31日，該日以後其專利權即不受保護，任何廠商均可製作同型之神奇畫板，被上訴人自香港進口該神奇畫板之時間在83年10月31日以後，無侵犯任何人專利權之問題。上訴人獲得專利之後，並未實際從事生產，在市場上無現物銷售，被上訴人根本不知上訴人已獲得專利權，更不可能從市場上取得上訴人之產品加以仿製侵害其專利權，又因其未生產銷售，自無所謂因被上訴人之販售行為而造成其損害，伊未對上訴人專利權有何侵害行為等語置辯。
四、被上訴人新光三越公司暨法定代理人甲○○、遠東公司暨兼法定代理人乙○○等四人則否認有侵害上訴人專利權之行為，並以該神奇畫板雖在其專櫃所出售，惟係專櫃承租人之行為，其僅出租專櫃場地，被上訴人係百貨業者，無法對各專櫃廠商販賣之每一商品逐一查核確認其是否經合法授權，應由設櫃廠商自行負責管理其販售之商品，被上訴人已要求設櫃廠商所販售之商品應遵守法令規定，倘設櫃廠商仍有侵害他人權利致違反智慧財產權法令規定之情事，應自負賠償責任，被上訴人已盡注意義務，並無故意或過失可言。伊等並無侵權責任等語，資為抗辯。
五、上訴人主張系爭「磁力畫板之製造方法」，係其於74年12月18日提出申請，經經濟部中央標準局於77年6月10日核發發
明第28499號專利證書，專用期間自78年1月16日起至92年1
月15日止，有上訴人所提出之專利證書為憑；上訴人於88年7月21日於新光三越公司台南分公司購得神奇畫板，另於88
年10月30日，在被上訴人遠東公司亦購得該神奇畫板，有上訴人所提發票二紙為憑；上訴人主張該神奇畫板，係由被上訴人千歲公司進口，亦為被上訴人千歲公司不爭執。被上訴人千歲公司之原審之輔佐人廖本達，曾於89年4月21日對上
訴人之專利權提出舉發，智慧財產局於91年1月15日以（九
一）智專三（一）02031字第09189000143號舉發審定書，宣告舉發不成立在案，有上訴人所提之審定書在卷足憑（見原審卷一第60至63頁）。92年11月20日復有兆虹玩具有限公司對上訴人之前揭專利提出舉發，智慧財產局於91年1月15日
以（94）智專三（四）01024字第09420853770號舉發審定書，宣告舉發不成立在案，亦有上訴人所提之審定書在卷足憑（見本院卷第154至159頁），且為兩造所不爭執，上訴人上開主張，堪信為真實。
六、茲上訴人主張，被上訴人千歲公司進口之系爭神奇畫板，侵害其專利，被上訴人新光三越公司、遠東公司，容許其專櫃販售圖利，涉共同侵權行為，上開三公司之負責人應連帶與公司負賠償責任，並停止販售神奇畫板之行為等語，被上訴人等均否認共同侵權行為之事，並以前揭情詞置辯。是本件首應探究者，乃被上訴人千歲公司有無侵害上訴人之系爭專利權？
七、經查：
㈠上訴人之系爭「磁力畫板之製造方法」發明專利之範圍，依專利公報所載為：「一、一種磁力畫板之製造方法，係由底座、塑膠磁板、蓋體及除磁搖桿配合磁筆、磁印組合而成；其中塑膠磁板係置於底坐之框體內，而蓋體則蓋於除磁搖桿間，其上並設有磁鐵，而磁筆、磁印則分別置於底座一端之凹槽內；其特徵係在於：塑膠磁板係為上、下層塑膠皮中間包覆一層槽器，該槽器可充填具有磁性之液體，該液體係以特定植物油與白色顏料以500：1之比例溶合，使液體表層產生磁場；再將顆粒微之鐵粉與該液體以1：50之比例配合溶
解使鐵粉沉於液體下層，並經過室溫下風乾約3～4小時後於液體表面結成一層膜，以使該塑膠磁板表層磁化，以便磁筆或磁印於塑膠磁板上作畫者。二、如請求專利部分第一項所述之磁力畫板之製造方法，其中該槽器係為中空吸管切割黏著似蜂巢狀之結構，以便充填液體者」等語即明。
㈡惟在上訴人申請前揭專利前，已有日商百樂万年筆公司於67年1月11日申請，經審定公告之發明專利第0000000號「磁性板」，其專利部分，依專利公報所載：「一、一種磁性板，係由（Ａ）選自黑色磁鐵礦、r-赤鐵礦、二氧化鉻、鐵酸鹽、鐵、鈷、鎳或此等粒子的粗粒化者中之一種或兩種以上之磁性粒子。（Ｂ）選自水、己二醇等極性分散媒，或有機溶劑、油類等非極性分散媒之一種或二種以上之分散媒。（Ｃ）選自微粒矽酸、微粉矽酸鹽、微粉氧化劑、微粉碳酸鹽、微粉碳酸鐵、中之一種或二種以上之微粒增稠劑。（Ｄ）依需要選自白色顏料，其他染料或顏料中一種或二種以上之著色劑製成而降伏值5dyne/cm以上的塑性分散液體封入於兩片基板間者。二、請求專利部分第一項之磁性板，兩片基板之間隙為0.5mm～2.0mm」，此有被上訴人千歲公司所提出之專利公報足憑（見原審卷一第262頁）。
㈢上訴人在起訴前，固將被上訴人千歲公司進口之神奇畫板，送請台大慶齡工業中心鑑定，鑑定結論為：「委託人所交付鑑定之千歲企業公司進口之神奇畫板，與發明第28499號專
利『磁力畫板之製造方法』申請之專利範圍相同」，有該中心88年8月30日專利鑑定服務報告附卷可參（見原審卷一第46至59頁）。查此項鑑定，係由上訴人單獨申請鑑定，且僅
就千歲公司進口之神奇畫板，與上訴人之發明專利方法相互鑑定而已。
⑴查：上訴人所有之系爭發明專利，與日商百樂万年筆公司所有之發明專利「磁性板」兩者間，經相互比對，除「底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印」等項，係日商百樂万年筆公司所有之發明專利「磁性板」所未記載外，關於最重要之塑膠磁板部分，二專利間之構成原理有其共通處。⑵被上訴人千歲公司另提出美商ＴＹＣＯ公司所生產之畫板，其外觀及構造，均與其進口之神奇畫板相同，經被上訴人千歲公司請求，將①美商ＴＹＣＯ公司所生產之畫板、②千歲公司進口之神奇畫板、③上訴人之系爭「磁力畫板之製造方法」專利、④日商百樂万年筆公司所有之「磁性板」發明專利等4項，送請上訴人原先申請鑑定之台大慶
齡工業中心再次鑑定，經該中心93年3月10日出具專利鑑
定服務報告（見外放卷證），鑑定結論認定：「①上訴人所取得之發明專利『磁力畫板之製造方法』，與日商百樂万年筆公司所取得之發明專利，採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者（甲案）提出之塑膠磁板組成使用之材料，亦都含蓋在後者（乙案）專利範圍之內。②即被上訴人千歲公司所販售之畫板，其中之塑膠磁板設計，應與日商百樂万年筆公司提出之磁性板專利相雷同，塑膠上、下蓋體及外部結構與上訴人所取得之發明專利相似。③被上訴人千歲公司所販售之畫板，與美商ＴＹＣＯ所生產之畫板功能及設計相近，均採用相同之圖案顯示及消除原理」。
⑶此項鑑定報告，堪以認定：上訴人所有之前揭發明專利，與日商百樂万年筆公司所有之發明專利「磁性板」間，除底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項，係日商百樂万年筆公司所有之發明專利所未記載外，關於最重要之塑膠磁板部分，二專利係採用相同圖案顯示及圖案消除之原理，前者提出之塑膠磁板組成使用之材料，亦都含蓋在後者專利範圍之內。
⑷又鑑定報告第13頁第5行所示標題3.3第1款部分，直接認
定：「丙案（被上訴人千歲公司進口之神奇畫板）係採用日商百樂万年筆公司之專利磁性板之原理，利用黑色磁性粉體被磁性吸引，在塑膠板上、下兩面間移動，做為構成圖案之原理」等語。
⑸又上訴人所獲發明專利之底座、蓋體、除磁搖桿、磁筆、磁印等項，雖非日商百樂万年筆公司所有之發明專利之範圍，惟被上訴人千歲公司提出之92年11月20日由兆虹玩具有限公司對上訴人之前揭專利提出舉發事件相關事證，其證據二之中譯本所載（見原審卷一第417至422頁），該磁性畫板（Magan Doodle）係於1974年發明，畫板中間係一個蜂巢狀或六角形的塑膠格子狀物，另有磁性筆、消磁器、框架（含前蓋－具有可放磁性筆的支撐處，有些產品的框架具有可放置各種形狀磁鐵的放置處；背面）；依其所述後組成之實體物（見原審卷一第399頁），則與被上訴
人千歲公司之神奇畫板相同，堪認被上訴人千歲公司所進口之神奇畫板，與美商1974年所發明之磁性畫板（Magan
Doodle）相同。
⑹上訴人所有之系爭發明專利，雖有製造方法之說明，然上訴人始終未依其專利內容，實際生產實物，對外公開銷售，此為其所自承，市面上既無法取得現物，專利公報上所載之方法專利，乃抽象文字之敘述，已見前述，若非此方面之專業人士，並有充實資金設備，實無法逕依此文字即製造出售系爭實物，上訴人既未量產出售流通市面，按諸常理，一般人仿冒專利物品，均係從市面上取得實物，透過實物之拆解分析，加以仿造。被上訴人千歲公司係進口商，非生產商，其係從香港進口之系爭神奇畫板，顯非自行生產製造，而其進口之系爭畫板在塑膠上、下蓋體及外部結構等，與美商於1974年所發明之磁性畫板（Magan Do-odle）所製造之實物相同，該美商所發明之磁性畫板（
Magan Doodle）專利之發明時間，早於上訴人所有之系爭專利，此為上訴人所不否認。
⑺綜上所述，依此鑑定報告結果可知，被上訴人千歲公司所進口之神奇畫板，在塑膠磁板部分，係與日商百樂万年筆公司所有之發明專利相同。在塑膠上、下蓋體及外部結構等，則與美商於1974年所發明之磁性畫板（Magan Doodle）相同，被上訴人主張，伊進口之系爭神奇畫板，係依日商、美商早已取得之專利方法製成者，因上訴人未生產伊根本不知上訴人有此專利一節，應屬事實，而為可採。又台大慶齡工業中心，既係上訴人起訴前自行送請鑑定之機構，表示其信賴該機構之專業能力，原審依上訴人提出之初步鑑定意見，參酌被上訴人抗辯，將上開多種專利及實物合併送原鑑定單位再為鑑定，則鑑定機構可以原先初次之鑑定結果為基礎，參酌實物，比對二項專利範圍及二種實物，多方比對鑑定，自更能獲得更充實正確之結論。是上開結論應屬客觀可信。上訴人主張該鑑定未審酌均等原則云云，尚非可採。
㈣上訴人雖提出智慧財產局94年9月16日（94）智專三（四）
01024字第09420853770號專利舉發審定書（見本院卷第154
至159頁），主張其發明專利係方法專利，日商、美商之專
利屬物品專利，明顯不同，被上訴人千歲公司確有侵害其專利云云。惟查：依該審定書所載，僅能認定：兆虹玩具有限公司對上訴人之前揭專利提出舉發事件之相關事證，其中證據一（係美國US第4,143,472號）之磁性液體、磁性畫板及
畫板之製造方法，並未揭示上訴人專利之磁性液體及「磁力畫板之製造方法」，其中證據二（係自美國「LIVE＆WORK
in the USA」網站下載列印有關無塵粉筆板〔亦即磁性板〕之產品結構及使用說明書）亦尚難證明上訴人專利不具新穎性，因而認該證據一、二之技術，無法證明上訴人專利請求專利部分之獨立項與附屬項不具進步性等情，然並無法推翻被上訴人千歲公司所進口之神奇畫板，在塑膠磁板部分係與日商百樂万年筆公司所有之發明專利「磁性板」相同之事實。至原審判決贅述上訴人不應獲得系爭專利是否侵犯行政機關之判斷權，核與本院認定系爭畫板係採日商、美商之專利方法作成，未論述上訴人專利權應否取得，此項攻擊，不影響本件之判斷結果，併予說明。
八、綜上所述，被上訴人千歲公司抗辯，未侵害上訴人之系爭發明專利，為可採信。上訴人主張被上訴人千歲公司進口之神奇畫板侵害其發明專利權，不可採。千歲公司既無侵害上訴人系爭專利權之行為，則被上訴人遠東公司、新光三越公司出租其專櫃供人擺設攤位販售系爭畫板，亦不生共同侵權行為之事，則上開被上訴人之法定代理人，自不負公司負責人之侵權行為責任。從而，上訴人本於侵權行為之法律關係，請求被上訴人等六人連帶負賠償一千萬元之侵權行為責任，被上訴人不得繼續販賣以「磁力畫板製造方法」所製成一切產品或意圖販賣而陳列、加工製造或其他一切處分行為，即為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，經核並無違誤；上訴人上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
九、本件待證事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與本件判決結果不生影響，爰不一一詳為論述，附此敘明。十、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第385條第1項及第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　10　　月　　4 　　日民事第五庭 審判長法　官　張世展
法　官　王浦傑
法　官　吳上康
上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　10　　月　　5 　　日書記官 易慧玲
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