臺灣高等法院 臺南分院95年度智上字第3號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償（專利權）
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺南分院
• 裁判日期: 96 年 08 月 21 日

臺灣高等法院臺南分院民事判決　95年度智上字第3號
上　訴　人　甲○○
訴訟代理人　林瑞成　律師
上　訴　人　乙○○
訴訟代理人　黃逸柔　律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，兩造對於中華民國95年3 月23日臺灣臺南地方法院第一審判決（92年度智字第20號），各自提起上訴，本院於96年8月7日言詞辯論終結，判決如下：主 文
原判決關於命上訴人乙○○給付上訴人甲○○新臺幣伍拾貳萬零叁佰零捌元本息部分，及該部分假執行、免為假執行之宣告，暨訴訟費用（確定部分除外）之裁判，均廢棄。
上列廢棄部分，上訴人甲○○在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
上訴人甲○○之上訴駁回。
第一（確定部分除外）、二審訴訟費用均由上訴人甲○○負擔。事 實
甲、上訴人甲○○方面：
一、聲明：求為判決：（一）原判決關於上訴人甲○○敗訴部分廢棄。（二）上列廢棄部分，上訴人乙○○應再給付上訴人甲○○新臺幣（下同）151 萬元，及自起訴狀繕本送達上訴人乙○○之次日起至清償日止，按年息5％ 計算之利息。（三）上訴人乙○○之上訴駁回。（四）第一、二審訴訟費用，均由上訴人乙○○負擔。（五）准供擔保宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載之事實相同者予以引用外，並補稱：（一）按「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」專利法第106條第1項定有明文。又「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者得請求防止之」、「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。」專利法第108 條準用第84條第1、3項亦有明文。本件上訴人乙○○設置於臺南市○○區○○路1段575巷10號之「半自動鑽砂機」，係作為金飾品表面之加工用途，此可由證據保全之照片可得證，又系爭機器確實侵害上訴人甲○○專利權，亦經原審指定之鑑定單位鑑定，依附卷之專利鑑定報告第2 頁之「二、鑑定結論：⒈乙○○先生之鑑定物之結構與中華民國新型專利第166436號『半自動鑽砂機』專利案之申請專利範圍實質相同」，該鑑定結論於原審復為雙方所不爭執。又民事訴訟法第448 條明定：在第一審所為之訴訟行為，於第二審亦有效力。最高法院28年上字第93號判例亦稱：「第一審所為證人之訊問於第二審亦有效力，其訊問之結果，經當事人於第二審言詞辯論時陳述，或經法院朗讀卷內記載其結果之文書者，第二審法院如認為無更行訊問之必要，自得就其結果逕予斟酌。」上訴人乙○○在原審既已自承侵害上訴人甲○○專利權，並對於上開鑑定結果無爭執，則上訴人乙○○又稱系爭機器存於上訴人甲○○專利權申請之前，援引專利法第108條準用第57條第1項第3款之規定，顯無理由。
（二）系爭機器主要目的是可以完全取代人工加工、提昇金飾加工速度，並增加鑽砂金飾表面之均勻與美感，於上訴人甲○○創作並取得本專利權，並大量推廣自動化機械加工鑽砂金飾之前，以手工加工之鑽砂金飾，根本不受市場青睞，銷售寥寥無幾，但於上訴人甲○○取得本專利權，並以機械開始加工鑽砂金飾，讓加工後之鑽砂可隨意混搭並創作新金飾產品造型後，市場開始活絡並開創出新的金飾市場，上訴人乙○○為上訴人甲○○之妻舅，曾受僱於上訴人甲○○，於上訴人甲○○成功推廣上述市場後，瞭解市場之活絡性，於明知上訴人甲○○擁有本專利權，卻仍執意侵害本專利權。另原僅上訴人甲○○得以利用自己創作之專利權生產高品質、高價值之鑽砂金飾，以照顧員工生計，並因自上訴人甲○○創作該專利權後，得充分改變鑽砂加工金飾於市場上之品質觀點，讓消費者與金飾設計業者完全接受鑽砂金飾之勻稱美感，卻因上訴人乙○○之故意侵權行為，造成上訴人甲○○之持續虧損，及其所有員工之生計隱憂，不得不於民國（下同）95年農曆年初遣散數位員工。由此得證上訴人甲○○專利權之實用價值，更見上訴人乙○○之不法行為持續侵害至今，未因被訴侵權行為，仍於其加工處所維持十數名約聘員工，可藉由侵害上訴人甲○○專利權獲得之不法利益金額可觀，而突顯原裁判金額之不相當。再者於原判決送達雙方後，雙方之親友出面緩頰，盼雙方爭執就此落幕，詎上訴人甲○○請求上訴人乙○○交出系爭機器，並切結不再侵害，或支付權利金得以繼續利用時，除遭拒絕外並稱保全證據之系爭機器，尚有兩台同型機器，益證上訴人乙○○產量之大，實非原審已審究部分。又如上訴人乙○○於原審所稱，在證據保全後即停用系爭機器，上訴人乙○○又何以會拒絕如此優惠條件？而系爭機器可加工之金飾計有11種，將各種加工金飾之單價加工價值總和除以11種，每顆成品之加工價值為23.7元。另依臺灣省機械技師公會所為之「加工方法之價值鑑定第1 頁之鑑定結論：⒈上訴人乙○○侵害上訴人甲○○專利權，節省之人力、時間所減少之工資成本計：490,200 元整。⒉上訴人乙○○侵害上訴人甲○○專利權，節省之人力、時間所增加之成品加工價值：407,664顆。綜上，上訴人乙○○自89 年11月21日起至今，利用系爭機器從事侵害所得為9,661,636元（23.7×407,664＝
9,661,636 ），再加上上訴人乙○○利用系爭機器所節省之人力 490,200元，上訴人乙○○侵害上訴人專利權獲得之利益計11,151,836元。
（三）系爭機器一直放在上訴人乙○○處，上訴人乙○○抗辯於證據保全後即無再利用系爭機器繼續侵害，然依通常合理可信之情狀，上訴人乙○○於證據保全後，並不會停止使用系爭機器，除上訴人甲○○於92年11月27日提出上訴人乙○○仍繼續侵害，並販售DIANA 品牌之鑽砂金飾外，更蒐集上訴人乙○○繼續侵害並販售至下列全臺各地珠寶金飾店之證據；金榮玉銀樓、金長城銀樓、和昇銀樓、金永珍銀樓、展昌珠寶銀樓、景昌珠寶銀樓、典寶銀樓、龍慶銀樓、金正興珠寶銀樓、瑞源珠寶銀樓、金玉春銀樓老舖、合興珠寶銀樓、泰源銀樓、金玉成銀樓、新寶興銀樓、金和成銀樓、金馬金銀珠寶有限公司、金鷹銀樓、嘉品珠寶銀樓。各該珠寶銀樓所購買者，均係上訴人乙○○出品之戴安娜或DIANA 品牌之手鍊等金飾商品，可見上訴人乙○○之侵害行為並非於保全證據後即已停止。又上訴人乙○○於此之前，雖一直從事營利行為，卻從未辦理營業登記，更遑論繳交營業稅，惟近期已設立佳威飾品行（營利事業統一編號00000000號），是上訴人乙○○稱其於證據保全後即不再營業，更與事實不符。再者上訴人乙○○自承其至少使用3 台以上之系爭機器從事金飾鑽砂加工，而包含鑽砂金飾之金飾成品，原審已證實其加工利益約 280元，雖尚有其他加工步驟，惟因利用上訴人甲○○專利權之機器所製造出來之鑽砂金飾，表面均勻美感加倍，也因此使鑽砂金飾得於市場存活不被淘汰，並提高其價值，否則若無上訴人甲○○專利權之專利機器，上訴人乙○○只能繼續使用手工氣動工具進行鑽砂加工，該種鑽砂金飾早就退出金飾市場，是上訴人乙○○能經營至今，也是拜侵害上訴人甲○○專利權所獲之不法利益，原判決計算損害至證據保全當日，與上訴人乙○○侵害所得顯不相當。是該損害之計算應自89年11月21日至95年5 月，即須再加上91年1月16日後之242工作天、92年256工作天、93年256工作天、94年257工作天、95年102工作天，損害額共計1,990,044元（1,113工作天×447顆／日×4元／顆＝1,990,04
4）。
（四）上訴人乙○○於原審傳喚數證人，用以證明其於上訴人甲○○專利權申請之前，即已開始使用與上訴人甲○○專利權相同之鑽砂機，惟上訴人乙○○所提之證據資料，均係經由傳喚之證人口述得知，該證人均非受僱於上訴人乙○○，或是上訴人乙○○之朋友或鄰居，各證人主觀心態，可能基於不願惹惱鄰居外，尚無其他足以令人毋庸置疑之客觀證據，足以證明上訴人乙○○於上訴人甲○○專利申請前，已開始使用系爭機器，又各該證人之證詞與上訴人乙○○從事金飾加工，必項設置多重安全保護之加工廠產生前後矛盾，蓋金飾加工所使用之材料，均屬具高值之9999純金，所有金飾加工廠之加工區域，均會設下多重關卡，防止閒雜人等進入，一來避免遭受不法之徒覬覦行搶，二來當加工數量稍有短缺時，進入加工廠中之所有人員，包括員工與外人，均有嫌疑，如此將造成街坊鄰居或朋友間之誤解，三來受僱之工作人員也會自保禁止外人，尤非相關工作人員進入其工作區域，故上訴人乙○○稱各該街坊鄰居或朋友，可隨意進出其工廠，除令人不可思議外，尚有共同偽證之虞。另上訴人乙○○稱證人洪敏郎為其員工，惟參閱上證2 所示為證據保全之相片Ａ中，穿白衣服坐在工作檯後方之人，其中洪敏郎係從事金飾焊接之工作，其工作位置設於工作檯後方，於證據保全當時，其正在工作（如上證2 之相片Ａ），其焊接工作是將原先無雙耳，且經由沖壓機器，沖壓成型之2 個半圓形零件、及雙耳，進行焊接組成具有雙耳之待鑽砂加工之金飾（如上證 2之相片Ｂ之半成品），如上證2 之相片Ｂ之成品，即是利用上訴人甲○○專利權之機器所加工完成者。然其焊接時所使用火焰焊槍會發出雜音，影響原審法院保全之進行，因此其乃於上一焊接工作完成後暫停工作，自工作桌站起來整理頭髮（如上證2 之相片Ｃ）。而證人黃清煌之工作是將金飾片，利用沖壓機器將其沖壓成半圓形，即前述證人黃清煌所焊接之二半圓形金飾，如上證2 之相片Ｃ，穿紅衣服站在沖壓機器前側之人，即是證人黃清煌，顯見證人黃清煌確實受僱於上訴人乙○○。因此原審證人黃清煌與證人洪敏郎於原審證稱：其只是到上訴人乙○○公司泡茶聊天，顯然與事實不符，且該2 人之證詞，又為原審採認，而認上訴人乙○○既未聘用員工，顯見獲利細微，而使其證詞影響原判決之結果，合與偽證罪之構成要件相當。
（五）上訴人乙○○提出系爭機器之控制器及鐵樂士噴漆，用以證明系爭機器早於88年即已存在，顯係誤導事實且欠缺客觀事實，並違反民事訴訟法第447條第1項「當事人不得提出新攻擊或防禦方法」所明定之適時提出主義。上訴人乙○○雖提出控制器與馬達，惟上訴人甲○○否認該控制器及馬達與系爭機器存在時間之關聯性，因上訴人乙○○提出之控制器與馬達之製造日期，均是在系爭機器組裝完成後，且如上證3 所示與上訴人乙○○提出裝設於系爭機器之相同控制器，該控制器銘版上所標示之「1987 ＣＲ.Ｏ. Ｃ. 」所代表之意義，並非指稱該控制器之製造日期，而是控制器之著作權開始日期，也就是製造者標示其擁有該控制器著作權之開始年度是1987年，其中「Ｃ」字加圓圈為國際通用之著作權標示簡寫字，即 COPYRIGHT（著作權）之第1 個字母，該「Ｃ」字最常見於市售知名著作物者就是米老鼠、凱蒂貓、加菲貓…等等，而「Ｃ」字COPYRIGHT（著作權）之第1 個字母，與市售常見之「Ｒ」字為 Register（註冊商標）或「ＴＭ」字為TRADEMARK是一樣之意義。顯見上訴人乙○○據該標示有 1987ＣＲ. Ｏ.Ｃ. 之控制器，辯稱系爭機器之製造日期早於上訴人甲○○專利權申請日，要與事實不符。且相同之控制器，市售到處可見，如上證3之第2頁，乃上訴人甲○○於 95年7月29日，向建成五金行購買控制器之發票即明。另上訴人乙○○於原審93年3月25 日言詞辯論筆錄中，曾提及系爭機器係於87年2 月組裝完成，惟於鈞院勘驗系爭機器時，所提出之噴漆罐為88年，上訴人甲○○否認該噴漆罐與系爭機器之關聯性。再參閱上證4 綠色包裝之鐵樂士噴漆，該種標示期限接近或超過5年者，市售到處可見，此由上證2第2頁，即上訴人於95年10月4日，東義五金行購買之收據上證4 之鐵樂士噴漆即明。是上訴人乙○○雖辯稱系爭機器存在之日期，即係證據保全中鐵樂士噴漆之日期云者，因除由證據保全中無法得知該噴漆罐之日期外，更無由上訴人乙○○事後提出之噴漆罐證明系爭機器之存在時間，況該噴漆更非製造噴漆之製造廠所製造之唯一一只，上訴人乙○○隨意提出噴漆，即稱該噴漆存在之日期即是系爭機器存在之日期，實難令人心服。尤以上訴人乙○○於95年5月25 日準備程序期日逾時提出之噴漆，違反民事訴訟法第447條第1項「當事人不得提出新攻擊或防禦方法」所明定之適時提出主義，況該噴漆若係存在於證據保全當時，即若存在於原審言詞辯論終結之前，則上訴人乙○○本應於原審言詞辯論終結前提出，惟卻於鈞院始提出，距證據保全 91年1月11日已逾4年4個多月，亦見上訴人乙○○有甚礙訴訟之虞。
（六）又上訴人乙○○於95年5 月25日準備書狀所陳述之歷史，顯與事實不符。查上訴人甲○○61年國中畢業後，就與二哥吳欲禮先生，在仁德鄉後壁厝村1之6號從事糖果、玩具行之小盤商，第5 年二哥又租隔壁轉回本業，成立「金禮成銀樓」（負責人陳金閂女士），68年結束連續7 年的糖果、玩具行，頂讓給屋主，68年7 月與二哥搬去歸仁鄉○市村○○路107 巷13號專營金飾代工，並與二哥學習黃金→熔解→機器壓片→抽線→取胚料，再由二嫂分配工作給男性手工焊接員，同年9月28日服國民兵役，同年10月3日於68年底，上訴人回故鄉將軍鄉三吉村，請上訴人乙○○來學習金飾手工焊接，70年上訴人乙○○之弟國中畢業後也加入，嗣其二姊吳秀女也來加工廠工作，71年11月20日上訴人甲○○與吳秀女結婚，73年上訴人甲○○自行創業金飾代工，初始聘請上訴人乙○○之弟手工焊接及學些雜碎工作，同年7月其妹及3位男性，由上訴人乙○○之弟教導手工焊接，73年購買珠子鍊機器，不久上訴人乙○○退伍前來，學習上訴人甲○○當學徒時期的工作，從此上訴人甲○○專心致力於機器研發、設計，再購威尼斯鍊機、跳舞鍊等，77 年到德國買繩索鍊機"FFR"，之後常到國內外參觀各種機械展。亦即上訴人甲○○係從國外機器參觀過程中，體會必須利用機器從事於金飾鑽砂，以提升品質之重要性，經過無數次耗費大量之金錢人力時間，始設計出本專利權。按一般每家銀樓都有多位外務員舖貨，各外務員又向各中盤商補貨或直接向上訴人甲○○、上訴人乙○○補貨，銷貨量取決於「樣式精緻」，而由於上訴人甲○○長期醉心於機器研發，難免交際手腕不如上訴人乙○○，況系爭機器被其仿冒，並全省大量舖貨下，上訴人甲○○從此慘淡經營，被迫資遣部分員工。是上訴人乙○○所獲利益，超過黃金1,500 兩，今要求損害金額僅其獲得不法利益之九牛一毛而已。
（七）上訴人乙○○雖稱系爭機器為其所自行設計製造，然依原審委託財團法人金屬工業發展研究中心完成之專利侵害鑑定報告，其中第6頁「2.2待鑑定物與本專利之比較」，於全要件比較，自第6頁至第8頁之構成要件中，待鑑定物與本專利申請專利範圍之全部構成要件均完全相同，也就是待鑑定物與本專利具備利用元件一致、結構一致、排列位置一致之種種相同特徵，於鈞院95年7 月10日勘驗系爭機器時，也得到相同之結果，足證於上訴人甲○○層層保密安全無虞防護下，能夠隨意進出上訴人甲○○加工所者，乃是上訴人乙○○與上訴人甲○○間之親戚關係，使上訴人甲○○及其員工少了一份戒心所致，使上訴人乙○○趁機探知上訴人甲○○之營業機密，及放置於高度保密場所中之第一代專利機器，並伺機量測繪製專利機器，再仿冒侵害上訴人甲○○專利權。再由勘驗得知系爭機器用以夾固金飾之夾具，也是可自由更換，申言之系爭機器之固定夾，可隨待加工金飾之形狀體積隨意快速更換，且每次更換夾具所費時間不超過1 分鐘，即上訴人甲○○創作本專利權時，即充分考量其機動性，以配合千變萬化之加工需求。再者上訴人甲○○專利權，係針對金飾表面進行鑽砂加工，而其鑽砂加工過程只需更換夾具，就可加工圓形、橢圓形、單邊有耳及雙邊有耳等之金飾，並非限定具穿孔之金飾，上訴人乙○○稱系爭機器只做有耳金飾之加工，未侵害上訴人甲○○專利權，顯將上訴人甲○○專利權之申請專利範圍不當限縮，顯不可採。
（八）證人潘豐忠於原審92年9 月25日言詞辯論筆錄，證稱其於上訴人乙○○永康家二樓看到系爭鑽砂機，又於鈞院96年5月3日準備程序時，證稱其係於三樓看到系爭鑽砂機，其前後證詞已不一致為虛偽陳述。另證人潘豐忠於88年3 月30日自上訴人甲○○工作所離職，在職期間均以「潘先生」向訴外人東洸機電股份有限公司（下稱東洸公司）購買相關物品，東洸公司內部並均以潘先生紀錄其全部交易情狀，此有東洸公司統計潘豐忠於86年1月1日至87年12月31日2 年間之全部交易明細可證，再由該證據可知潘豐忠於86年11月21日僅向東洸公司購買一只「5GN－12.5K」規格的齒輪箱等配備（包含東力DM09－02控制箱與DM09 －90V－GN馬達），其憑證號碼為0000000000號，上述齒輪箱等配備係當時受僱於上訴人甲○○之潘豐忠，代表上訴人甲○○與東洸公司所成立之買賣契約，再由出貨單得證，送貨地點係上訴人甲○○之住所，且比較上開交易明細及出貨單，二者之單據號碼一致，則證人潘豐忠證稱其於86年11月21日為上訴人乙○○向東洸公司購買5GN－12.5K齒輪箱等配備顯屬虛偽陳述，而東洸公司於96年2 月13日提出之證明書，所提及5GN－12.5K齒輪箱等配備與當時東洸公司出售予上訴人甲○○之齒輪箱等配備外觀並不相同，亦屬虛偽，再依東洸公司於96年5 月22日提出於鈞院之函，證稱出貨單2 紙係屬同一組馬達，更可證證人潘豐忠於鈞院供前、供後雖有具結，卻仍為虛偽陳述。
三、證據：除引用原審之立證方法外，並補提出金榮玉銀樓、金長城銀樓、和昇銀樓、金永珍銀樓、展昌珠寶銀樓、景昌珠寶銀樓、典寶銀樓、龍慶銀樓、金正興珠寶銀樓、瑞源珠寶銀樓、金玉春銀樓老舖、合興珠寶銀樓、泰源銀樓、金玉成銀樓、新寶興銀樓、和成銀樓、金馬金銀珠寶有限公司、金鷹銀樓、嘉品珠寶銀樓金飾保單照片19張，證據保全照片 2張，鑽砂半成品及成品各1個及照片1張，臺南市政府工商資訊目錄服務查詢資料公示查詢結果影本1 份、馬達及調控器之相片1張、95年10月4 日購買之控制器收據影本1份，鐵樂士噴漆照片1 張、東洸公司統計潘豐忠於86年1月1日至87年12月31日2年間之全部交易明細影本1份、東洸公司於86年11月21日0000000000號出貨單影本1 份，及聲請（一）命原鑑定單位臺灣省機械技師公會，就上訴人甲○○專利權之機器與系爭機器進行尺寸、元件設置位置、元件規格進行比較。（二）命上訴人乙○○提出系爭機器設計圖。（三）向東洸公司函查該公司出貨單2 紙之購買日期？是否為同一組馬達？當時給付價金方式？是否有發票存根聯？及聲請傳喚證人陳一麟為證。
乙、上訴人乙○○方面：
一、聲明：求為判決：（一）原判決關於命上訴人乙○○給付上訴人甲○○520,308 元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨命負擔訴訟費用之裁判均廢棄。（二）上列廢棄部分，上訴人甲○○在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。（三）上訴人甲○○之上訴駁回。（四）第一、二審訴訟費用均由上訴人甲○○負擔。（五）如受不利判決，准供擔保免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載之事實相同者予以引用外，並補稱：（一）上訴人乙○○早於87年前即使用系爭鑽砂機器，故不受上訴人甲○○之專利權效力所及，且亦逾2年請求權時效：
⒈依專利法第108 條準用第57條第1項第3款之規定，新型專利權之效力不及於申請前已存在國內之物品。又該條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅，自行為時起逾10年者，亦同，專利法第84條亦有明文。經查上訴人乙○○所有之系爭鑽砂機，係於86年底87年初即已自行組裝使用，早在被上訴人於88年3 月26日申請專利時已存在國內，業據證人陳吳金霞、蔡明志、吳進欽、潘豐忠、洪敏郎、蘇連財在原審證述明確，且上訴人甲○○訴訟代理人於原審亦自承：「在原告取得專利權時，被告的系爭鑽砂機就已經存在。」（見原審卷94年11月17日筆錄）。雖代理人於鈞院補稱當初之原意，為「因為我們提出申請到專利核准約20個月的期間，對造就是利用我們申請的20個月的期間製造此機器，我們的真意就是如此。」（見鈞院卷96年2月1日筆錄），然亦僅係上訴人甲○○空言，並無實證證明上訴人乙○○係在該期間始行組裝系爭機器，且此說法亦不合邏輯，蓋倘上訴人乙○○知悉上訴人甲○○欲將所組裝之鑽砂機申請專利，除非上訴人乙○○欲先一步申請專利，否則怎可能明知他人已申請專利，還會趕快去仿製該產品而自找麻煩？又連當時任職之員工即證人潘豐忠均不知上訴人甲○○將鑽砂機申請專利乙事，與上訴人甲○○鮮少往來之上訴人乙○○，又如何得知其申請專利之情事？上訴人甲○○訴訟代理人上開解釋實有愈描愈黑之虞，況上訴人乙○○確實早於86年（與甲○○同時）即組裝系爭機器無疑，而此事上訴人甲○○知之甚明，始會搶先申請專利。
⒉按各型式機械配置之馬達，有分為直流馬達與交流馬達，前者體積小扭力高，後者體積較大，馬力大轉速亦較高。各種廠牌大大小小顆馬達型式不同，特色（扭力比、高低轉速比等）亦異，故非每種機械均可套用同一型式之馬達，系爭鑽砂機所配置之馬達乃「東力牌馬達」，此馬達係上訴人乙○○於86年11月21日託潘豐忠，以現金向東洸公司所購置，專門用來配置研發該鑽砂機之用，此有該公司所出具之證明書附卷可稽，並經鈞院去函查詢明確。故系爭鑽砂機之馬達及控制箱（嗣後上訴人乙○○有更換尺吋），確係上訴人乙○○於86年所購買，用來組裝研發系爭鑽砂機無訛，況 96年2月26日狀呈之上訴人乙○○工廠內所有之金飾加工機械相片及說明，亦足資證明每種機械配置之馬達並非相同，相互間無法替代使用。另證人潘豐忠亦證實上訴人乙○○託其所買之馬達及控制箱，有說是要作鑽砂使用，當時上訴人乙○○有在組機器零件，上訴人乙○○工廠之其他機器並不需用到該組馬達，只有該鑽砂機用得到等語（見鈞院卷96年5月3日筆錄）。上訴人甲○○雖提出出貨單、應收帳款明細表，稱潘豐忠所購買之該組馬達係為其工廠所買云云；然證人潘豐忠既已說明係不同組馬達（但同型）之買賣，且上訴人乙○○所購買之該組馬達現仍在系爭鑽砂機內，則除非上訴人甲○○能證明該組馬達係其轉讓與上訴人乙○○，否則同時即有兩組以上之同型之馬達存在，一組在上訴人乙○○處，一組在上訴人甲○○處甚明，從而上訴人甲○○提出之出貨單，只能證明其同時亦由潘豐忠為其購進同型之馬達，並不能證明證人潘豐忠於86年11月21日無為上訴人乙○○購買該組馬達。再者上訴人甲○○購買機器馬達，雖均係透過當時任職之潘豐忠訂購，但均採先訂購而出具出貨單予顧客，嗣東洸公司再製作應收帳款明細表前往工廠收錢，但顧客如係以現金交易時即不會開具出貨單及製作應收帳款明細表，故該公司僅能依手寫之交易資料查詢，上訴人乙○○所購買之該組馬達，即因係現金交易始無出貨單及應收帳款明細表，確實與上訴人甲○○同日所購買之馬達並非同一組。且卷附東洸公司回覆之函文，亦載明：「潘先生購買本公司馬達…當時是以現金交付，又因事隔10年之久已無存根聯可查。」至所載「貴院出具之出貨單 2紙應係屬同一組馬達所開立。」則應係依購買日期及購買人同一，所為之推測之詞，蓋客觀事實乃為兩造均擁有東洸公司於86 年11月21日出售之同型馬達，不容置疑。
⒊又該機器本身之外觀老舊，且於系爭機器內置有一罐「橄欖綠鐵樂士噴漆」，該噴漆係專門用來噴系爭機器外殼用，因上訴人乙○○早已不用該機器，故該噴漆並未用完，而一直置於該機器內未加以丟棄。此罐噴漆之製造日期係1996 年12月19日，保存期限為5年，亦足證上訴人乙○○之系爭機器，於上訴人甲○○申請專利權前即已存在。上訴人甲○○雖提出製造日期為2001年7 月10日之鐵樂士噴漆，並稱市面上期限接近5年或超過5年者到處可見云云；然於91年11月16日上訴人甲○○聲請至現場保全證據時，該噴漆即已存在，此有上訴人乙○○提出之上揭相片在卷為憑，故該噴漆自非上訴人乙○○嗣後為應訴之需再行購買。況依常情沒有人於明知產品（尤其是噴漆）期限將至或已過期還會買受，當會選擇較近製造之產品，再觀系爭機器之外觀油漆已屬陳舊，油漆應有數年之久，故上訴人乙○○主張依該噴漆製造日期，亦可為上訴人於86年即有系爭機器之證明，並非全然無據。再者凡商品之製造日期因市場之現實只會往後更改，機器之更換亦係舊換新不會新換舊，該噴漆於保全證據時即已置放於系爭機器內，市面上現欲再買受1996年即85年製造之噴漆想是不可能。而機器內調控器暨馬達引擎雖可更換，但會更換一定係舊換新而非新換舊，上訴人乙○○既僅持有一台系爭機器，自無從再拿出更舊之調控器或馬達更換，如有豈不更證明上訴人乙○○持有系爭機器，更早於88年？況上訴人甲○○所提出購買之金飾，連製造日期均無，祇以購買日期主張上訴人乙○○又繼續以系爭機器加工商品出售之事實，其立論豈不更令人難以心服？又上訴人乙○○研發該鑽砂機，雖無正式之設計圖然亦有草圖，且系爭機器之研發不需花費太多心力，因該機器係參考自國外機器改造而成，且機械原理已普遍運用在各種加工機器上，例如印章雕刻機。上訴人甲○○申請專利權前，即有原理差不多之機械在使用，亦據證人洪志良於原審證述在卷。又上訴人乙○○迄未向經濟部智慧財產局，提出舉發撤銷上訴人甲○○之新型專利權，乃因上訴人乙○○先前不懂未舉發撤銷會影響本件訴訟之結果，嗣經了解舉發之條件後，又因上訴人乙○○於製造系爭機器時，並無正式之設計圖欲舉證實屬困難，且該機器有無專利在市場上也無經濟效益，因當初組裝只是職業上追求研發機器之樂趣而已，實際上生產之經濟效益甚微，有無該專利機器，生產加工利益差異不大，故未為之，非得以此即謂上訴人乙○○承認製造系爭機器，係在上訴人甲○○申請專利之後。
⒋按「證人為不可代替之證據方法，如果確係在場聞見待證事實，而其證述又非虛偽者，縱令證人與當事人有親屬、親戚或其他利害關係，其證言亦非不可採信。」、「民事訴訟法第308條第1項各款，不過規定證人不得拒絕證言之情形，非謂此項證人關於同條項所列各款事項之證言，不可不予採取，故其證言是否可採，審理事實之法院仍得依其自由心證判斷之。」最高法院26年上字第940 號、29年上字第1261號判例、86年度臺上字第2975號裁判迭有明文。次按「法院依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則，民事訴訟法第222條第3項亦有明示。所謂論理法則，係指依立法意旨或法規之社會機能就法律事實所為價值判斷之法則而言。所謂經驗法則，係指由社會生活累積的經驗歸納所得之法則而言；凡日常生活所得之通常經驗及基於專門知識所得之特別經驗均屬之。」、「又證言之證據力，固依法院自由心證認定之，惟法院取捨證言，應就證人之觀察力、記憶力、陳述力及其與證言之利害關係而斟酌之，尚非得僅因證人彼此陳述偶有紛歧，即認其全部均為不可採信。」亦迭經最高法院著有判例、判決意旨足參。經查系爭鑽砂機依上訴人甲○○所稱既有隱蔽之需要，則自需與上訴人乙○○有相當情誼之人，始可能看過或接觸該鑽砂機，是以欲證明系爭機器之存在，當非任何第三人或與上訴人乙○○無何情誼之人可能為之，始符論理及經驗法則，乃原判決竟以證人等與上訴人乙○○分別有鄰居、承攬、舊同事、朋友等情誼，逕認證人等所言有失客觀不足採信，而並未就證人等之陳述內容，有如何不足採為心證之理由予以敘述，亦有違經驗及論理法則。至證人洪敏郎、黃清煌均係上訴人甲○○聲請傳喚之證人，其等均否認上訴人甲○○對其等有任職於上訴人乙○○處之指摘，雖其等於證據保全當日有在現場，但在現場不代表即係上訴人乙○○之職員，除非相片上確實有其等正在工作之情形，否則自不能以擬制聯想之方式，即謂其等係上訴人乙○○之職員。此外上訴人乙○○之泡茶用具在隔壁房間，上訴人甲○○提出之相片上未見係因當時非以其為拍攝重點，上訴人乙○○4 樓並非祇有工作間一間而已，旁邊亦有房間，否則上訴人乙○○工作時欲喝點茶水難道還要下樓往返，一般人會如此折騰自己嗎？上訴人乙○○好交朋友，以誠信待人對朋友並不存戒心，無如上訴人甲○○處處防人之心，一邊工作一邊與友人聊天消除疲勞有何不可？上訴人甲○○以己不信任他人之心態作法為基準，即認上訴人乙○○讓鄰居、朋友入工作間聊天喝茶乙情不可思議，證人等因而有偽證之嫌，實無道理。
⒌上訴人乙○○確於87年12月18日遷居，此有其於原審提出於88年1 月18日遷入新居時，舊居地之永康五王社區慢速壘球隊所贈予之匾額，上載明新居落成日為88年元月、新居落成之請帖日期 88年1月17日等附卷可稽。證人蔡明志僅係為上訴人乙○○搬家之工作人員，並非上訴人乙○○之親友，如非事實根本無須為上訴人乙○○出庭為虛偽之證述，依社會經驗法則，如非不得已，大家均係能不上法院作證即不去，非能勉強得來，故證人蔡明志、陳吳金霞實無虛偽作證之必要，其等所證乃屬實在。至證人潘豐忠、吳進欽、洪敏郎、蘇連財，雖與上訴人乙○○有同事朋友之情誼，但如無此情誼焉能得知上訴人乙○○有何機器？況證人潘豐忠、吳進欽、洪敏郎、黃清煌等人，均曾為上訴人甲○○之員工深知上訴人甲○○之為人，如非事實其等亦不敢出庭作證，且上訴人甲○○事業較大，相較上訴人乙○○事業規模之小尚不足一家溫飽，聰明人亦知不要得罪上訴人甲○○較好，證人等亦無勉強出庭為上訴人乙○○出庭為不實陳述之必要。而各該證人之陳述較有差異者，乃在機器放置之地點部分，此係因上訴人乙○○於舊家即永康住處之1、2樓層之設置擺設與一般住家不同，致客人主觀上就樓層之認知會有不同，故會出現2樓或3樓不同之陳述，此從證人潘豐忠、吳進欽於原審均證稱：「永康是放在樓上，我不記得幾樓，好像是 2樓。」、「我們在2樓泡茶我好像是在2樓看到。」、證人潘豐忠於鈞院證稱：「依我的看法是在2樓看到，實際上應該是3樓。」即知證人對上訴人乙○○永康住處之1、2樓層有不同之主觀認知，並非不實之陳述。此外各該證人確實均證明曾於87年底以前，看過上訴人乙○○有系爭機器之存在無訛，則各該證人所述機器之存在時點於87年底以前之事實既屬一致，應足採信。且依上訴人甲○○訴訟代理人所自承，至少於上訴人甲○○申請專利之期間，上訴人乙○○即製作系爭機器之事實，亦見上訴人甲○○自其專利權於89年11月21日核准時起，至其於 92年8月4日提起本訴，已逾2年之請求權時效無疑。
（二）上訴人甲○○所有之新型第166436號專利「半自動鑽砂機」之專利權範圍，僅及於穿孔之鑽砂金球加工部分，不及於雙耳鑽砂金球加工部分。而上訴人乙○○之鑽砂機，係用於雙耳金球之鑽砂加工，故未侵害上訴人甲○○對於穿孔鑽砂金球加工之專利權：
⒈按專利權保護範圍須限於專利申請核准之文義範圍，且應以專利公報所載之範圍為依據，俾他人得以明悉專利內容及界線而不至於無限上綱，反不利於他人之研發及創作。上訴人甲○○申請所有之新型第166436號專利「半自動鑽砂機」之專利權範圍，為「利用二固定夾具之尖端部可插入球形金飾之穿孔，以將球形金飾加以夾固。」足見上訴人甲○○之專利範圍，僅及於穿孔式之鑽砂加工技術，至於雙耳式所需之器械與穿孔式之夾具並不相同，如以該專利機器欲製作雙耳式之金球鑽砂，則需更換該夾具始得為之，而只要一更換該夾具便已脫離該專利之範圍，易言之雙耳式之鑽砂加工，不可能以該具尖端穿孔夾具製作出來，則申請人於專利範圍內容之文義，既僅載「尖端部可插入球形金飾之穿孔，以將球形金飾加以夾固。」，而未言及該夾具同時可更換其他夾具，以固定非穿孔飾金球，故申請人自屬限縮其權力範圍，依文義觀之即有一項構成要件，不符禁反言原則之適用，本件並無有侵害專利權之事實。
⒉且按侵害鑑定報告僅是證據之一種，係該鑑定機關或團體對專利侵害事實所提供之意見而已，仍需經由雙方當事人依法定程序調查、辯論後，始具有證據之證明力，參以最高法院79年臺上字第540 號判例：「法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真偽。然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨。倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背。」等意旨，顯見是否侵害專利權之認定職權乃法官之職責，亦係法官應依職權調查之事項，且專利侵權事件涉及專業性及技術性，自應依客觀之存在事實為論斷之依據，當事人對事實之自承如顯與客觀事實不符，自難生訴訟法上自承之效果。上訴人乙○○之系爭機器，只製造雙耳鑽砂金球，此從上訴人甲○○聲請保全證據所查扣之成品半成品金球、提出市面上買得之上訴人乙○○所加工之鑽砂金球產品均係雙耳金球，即可證明上訴人乙○○並未有以系爭機器製造穿孔式之鑽砂金球加工行為，迄今上訴人甲○○尚未能提出上訴人乙○○有製造穿孔式之鑽砂金球之事實，故並未侵害上訴人甲○○對於穿孔鑽砂金球加工之專利權。
（三）上訴人甲○○未因上訴人乙○○使用系爭機器加工金飾，而喪失任何之利益，亦即並未受到任何損害：
⒈上訴人甲○○申請專利權前，即有原理差不多之機械在使用，故有無使用該專利機械加工，實際上於市場交易上經濟效益並無差別。因不論是否以該機械加工，市場行情價均為250元並無高低之分，上訴人訴訟代理人稱280元應係買受者即客戶之出售價，此有證人陳一麟、莊丙松、周淑惠於原審證述：「問：對於加工價格如何決定？莊答：我們決定，大部分都是看重量，工錢是以重量來計算，1 錢利潤約10元，這是指我的利潤，以剛才提示的15顆手鍊成品加工價約250元，我賣銀樓280元，我賺30元，因為該手鍊大約 3錢。陳、周均答：如莊丙松所述。…問：依證人所述，以重量來計算加工價，金飾的設計、加工技術的好壞或漂亮程度是否不重要？莊答：設計、金飾的漂亮度也很重要，價格的差距不會很大，但會關係到好不好賣。陳答：不一定，新品剛出來，會比較好賣，賣久了就比較沒銷，到時候價格就低。周答：有時候是這樣。」屬實（見原審卷95年3月9日筆錄）。足證加工價格之多寡，原則上係以金飾重量而定，設計與漂亮度雖亦重要，但非影響加工價格之因素，而僅係好賣與否之問題而已，是單純就金球鑽砂加工部分漂亮與否，並非影響金飾加工價格之因素甚明。此外上訴人乙○○之客戶常年固定且均往來10多年，與上訴人甲○○之客戶競合之情形，亦只有證人周淑惠、莊丙松、陳一麟，根本未對上訴人甲○○之業務產生影響，況此三人之拿貨量原本就不多，亦據各該證人證明屬實在卷。則上訴人乙○○並未低價搶生意且只做自己原有之客戶，上訴人甲○○何來損失之有？除非上訴人甲○○提出證據證明上訴人乙○○確實低價搶其客戶，否則自難僅以空言隨意指控。
⒉金球鑽砂加工市場占有率甚低，該鑽砂金飾係所有金飾中之點綴品而已，並非主要之金飾主力商品，不可能天天做金球鑽砂加工，上訴人乙○○除金球鑽砂（粗面點狀）加工外，尚從事其他金飾加工技術業務，例如噴砂（呈現霧狀）、拋光（表面光亮）、雕刻（表面亮麗有秩序）、洗光（瑪瑙筆洗亮）其技術應用面較金球為廣，占上訴人乙○○業務之九成以上，易言之，上訴人乙○○使用該鑽砂機之頻率不高，不可能整天且天天均使用，有訂單始會使用，而該金球鑽砂加工已是式微業務，原審就此未能詳察，逕認上訴人乙○○天天且整日均使用該鑽砂機從事金球加工，而受有加工利益達520,308 元，實與市場實際狀況不符。此不惟已據證人陳一麟、莊丙松、周淑惠於原審證述屬實（見原審卷95年3月9日筆錄），另證人即臺南市金銀珠寶商業同業公會理事長唐蒼濱，亦在原審證稱：「像這樣之鑽砂金飾很不好賣，生產1 條可能2、3個月賣不出去，賣不出去就不可能再向加工業者補貨，如果幸運的話每天賣1條，1,200元扣除成本有200元的利潤，1年工作200天，1年之利潤約4 萬元，從89年11月到現在，就算有利潤也不過20萬元。」（見原審卷94年10月24日審判筆錄）。並有證人周淑惠（福陞銀樓）、蔡永富（鎮大珠寶銀樓）出具之證明書，及證人邱永坤、洪志良、武治強、翁吉成、蔡永富、翁邱珮綸等人提出之認同書附卷可佐。
⒊金球鑽砂金飾於市場上需求量自89年以降，已顯著減少，且市場銷售之金球金飾並非均為鑽砂金球，拋光式及其他加工方式（如條紋式）之金球比率非少，故以金飾成品行銷業者平均1年賣出1條鑽砂金球金飾之產量而論，上訴人甲○○持有專利權之加工機器，並不會影響市場鑽砂金球之占有率，蓋消費者之喜好是多變的，上開事證均足資證明此客觀事實，從而上訴人甲○○主張受有數百萬元之損害實屬無稽，否則為何上訴人甲○○至今均未能提出其訴訟後這幾年之穿孔式鑽砂金球加工量以實其說。再者鑽砂金球金飾係所有金飾中之點綴品而已並非主要之金飾主力商品，不可能天天做金球鑽砂加工。且金飾加工須先有金飾胚料，除非市○○路活絡加工業者始可能大量加工，否則加工後之成品銷不出去等同囤積庫存，金飾胚料成本較之加工利潤貴上數倍，上訴人乙○○係小本經營實無法囤積加工品，更無每天大量加工囤積之必要。況金球鑽砂加工早於數年前即已式微，使用系爭機器並未有較多之利潤可期，故同業間對系爭機器並無興趣亦無意願購買，此為上訴人乙○○機器未能出售之原因。上訴人乙○○之加工業務量不大，僅勉強維持溫飽而已，與上訴人甲○○之客戶交集不多，實際上不足以影響上訴人甲○○之加工業務，且就金球鑽砂加工成品價格而論，上訴人甲○○之價格還較上訴人乙○○低，此有客戶可以作證，係上訴人甲○○以低價在拉上訴人乙○○之客戶，非乙○○以低價搶上訴人甲○○之客戶，上訴人甲○○95年6月29 日提出之準備書狀所載第三、六點之陳述，與客觀事實不符，上訴人乙○○否認之。
⒋上訴人甲○○無法舉證其每月之營業額及損失之營業額：上訴人甲○○於原審自承：「我們是小額營業的工藝社，帳目都是自己看自己記。」（見原審卷94年11月17日筆錄），卻又拒絕提出帳目以實其業務量之說，其理何在？且上訴人乙○○早已停業，故其業務應已不受影響，為何仍未見其能提出目前之營業額，顯見上訴人甲○○之每月營業額不多故不敢提出。而依原審函查上訴人甲○○每月之營業額查定為65,400元並有卷附之財政部臺灣省南區國稅局臺南市分局南市三字第0940005385號函文為憑，且其自87年度至92年度申報之營利所得均為39,240元，則上訴人甲○○申請專利後之營業所得並未增加至明，且其每年之業務量確實小額無訛，既屬小額又何來鉅額之損害？是上訴人甲○○亦係小本經營，業務量不高故一直在解僱員工，況其所登記之資本額只有 5千元，亦不可能天天且整天有金球鑽砂金飾之加工可做，從而上訴人甲○○所主張之損害額實無依據，不足採信，倘上訴人甲○○能舉證其每年確有數百萬元之營業收入，則上訴人甲○○不無有逃漏稅捐之嫌。反觀上訴人乙○○確實並未僱用工人，純粹自己為之，賺取微薄之工資養家餬口而已，且因自88年以降加工金飾利潤薄且需求量銳減，每月所得已不足維持一家溫飽，況還背負房貸等貸款債務合計達 6,218,671元尚未清償，倘金球鑽砂金飾加工有上訴人甲○○所稱之巨額利潤及業務量，上訴人乙○○怎可能還背負如此沉重之貸款壓力而不得減？蓋金飾市場之蕭條才是影響上訴人甲○○金飾加工業務量之主因，此可從「臺南市金銀珠寶商業同業公會第25 屆第1次會員代表大會」之資料中所載廢業會員名冊有14家，並載明：「社會不景氣影響，金飾零售價格因逐年下滑，門市生意日見低迷………另門市業者購入珠寶首飾，大部分成為滯銷庫成品………」故上訴人甲○○主張其之業務量減少必須裁員等情，係因上訴人乙○○使用系爭機器從事加工之故，實屬牽強之詞，與事實不符。又原審認上訴人甲○○既有專利權即必生損害之論點實待斟酌，蓋專利權之申請雖有保護權利之功效，但該專利產品本身或使用所生之利益是否實際實現，尚需視該產品於市場之銷售度及運用性而定，亦有徒有專利權卻未行銷使用者，故上訴人甲○○主張受有損害，自應提出其金球鑽砂業務量係因上訴人乙○○使用系爭機器之故而減量，及所減之數量為何？俾符有損害始有賠償之損害填補原則。另使用系爭鑽砂機雕刻於球形金飾表面，雖相較於人工加工方式，可生節省人力成本，並增加產品精緻度之效益，惟並非均可獲得完美無瑕之成品，故實際上亦不可能天天均可生產出原判決所認之「使用系爭鑽砂機取代人工每日可增加之產品量為 447顆」而得該數量加工之利益，此觀上訴人甲○○自承客戶退貨因該成品有瑕疵，始得知上訴人乙○○有系爭機器等語即明，從而上訴人縱整天使用系爭機器亦不可能獲得如原審所載之利益額。
（四）又上訴人甲○○指摘上訴人乙○○於本件證據保全後，仍再以系爭機器從事金飾加工，並提出其所購買之金飾為憑，亦事證不足而無理由：查上訴人甲○○所提出購買之金飾，並無製造日期，僅以購買日期即主張上訴人乙○○有繼續以系爭機器加工商品出售之事實，其事證顯有不足，且金飾流通於市場上長達數年，門市業者販售之金飾並非全部新貨，因未能售出而囤積、消費者賣回之舊金飾均有之，此有卷附之認同書及「臺南市金銀珠寶商業同業公會第25屆第1 次會員代表大會」之資料為憑，故上訴人甲○○購買金飾之日期，不足證明該些金飾均係上訴人乙○○於92年11月27日後，以系爭機器所製造之新貨。另上訴人乙○○之所以申請設立「佳威飾品行」，乃係鑑於金飾加工已無利可圖欲轉換經營為金飾成品之買賣，惟因同業之建言及廢業者眾，上訴人乙○○業已撤銷登記要改行。況金飾加工並不僅有金球鑽砂加工一種，尚有噴砂（呈現霧狀）、拋光（表面光亮）、雕刻（表面亮麗有秩序）、洗光（瑪瑙筆洗亮）等加工方式，除金球外尚有雕花、鏤空、長型、方型、不規則型、動物型、花鳥型等式樣，縱上訴人乙○○申請設立商行，與是否繼續使用系爭機器加工與否並非等號，上訴人甲○○以上訴人乙○○申設商行，即為有繼續使用系爭機器加工之事證，實令人有「欲加之罪何患無詞」之嘆。
三、證據：除引用原審之立證方法外，並補提出第00000000號專利第1次修正本創作說明⑶及申請專利範圍影本各1份，未穿孔鑽砂廣告傳單2 紙、製造日期係1996年12月19日之「橄欖綠鐵樂士噴漆」1罐暨相片2張、證人周淑惠（福陞銀樓）、蔡永富（鎮大珠寶銀樓）出具之證明書各1 紙、證人邱永坤、洪志良、武治強、翁吉成、蔡永富、翁邱珮綸等人所提出之認同書各1紙、廣告單影本1份、合作金庫銀行放款相關貸放及保證資料查詢單影本1 紙、臺南市金銀珠寶商業同業公會第25屆第1次會員代表大會之資料節本影本1份、機器本身之老舊外觀、馬達及調控器之相片1 張、機器內置噴漆之相片1張、乙○○4樓空間之相片5 張、上訴人乙○○工廠內所有之金飾加工機械之相片及說明11張、東洸機電股份有限公司出具之證明書1份、草圖影本7張、乙○○永康舊居照片 1張、新居掛有永康五王社區慢速壘球隊所贈予之匾額上相片暨新居落成之請帖等件，及聲請傳喚證人潘豐忠及請求履勘現場機器為證。
理 由
一、上訴人甲○○起訴主張：其係新型第166436號專利「半自動鑽砂機」之專利權人，上訴人乙○○未經其同意，擅自在臺南市○○區○○路1段575巷10號，以侵害其專利權之「半自動鑽砂機」，使用於製造加工金飾之成品，而侵害其專利權。上訴人乙○○因而節省人力時間，所減少之工資成本計490,200元，因而增加之成品加工價值407,664顆，以其專利權可加工之品項，計有無雙耳成品（市售名稱圓花類鑽砂）：直徑∮3加工價每顆10元、直徑∮3.5加工價每顆15元、直徑∮4加工價每顆20元、直徑∮5加工價每顆25元、直徑 ∮6.5加工價每顆30元、直徑 ∮8加工價每顆30元，有雙耳成品（市售名稱金光類鑽砂）：直徑∮3加工價每顆12元、直徑∮4加工價每顆22元、直徑∮5加工價每顆27元、直徑∮6.5加工價每顆35元、直徑 ∮8加工價每顆35元，將該11種加工價總和除以11每顆成品平均加工價為23.7元計算，侵害其專利權所產生之成品加工價值為9,661,636元（23.7元×407,664顆
，合計上訴人乙○○侵害其專利權獲得之利益為10,151,836元（490,200元＋9,661,636元）。爰依專利法第106條第1項、第108 條、第84條第1、3項、第85條第1項第2款規定，請求上訴人乙○○賠償侵害其專利權之損害550 萬元，及應將系爭侵害其專利之「半自動鑽砂機」拆除銷燬，不得再裝置使用等語。（原審判決上訴人乙○○應給付上訴人甲○○520,308 元本息，及應將系爭侵害專利之「半自動鑽砂機」拆除銷燬，不得再裝置使用，另駁回上訴人甲○○其餘之請求後。上訴人甲○○對其請求賠償給付敗訴部分提起上訴，並將聲明減縮為請求上訴人乙○○應再給付151 萬元本息。上訴人乙○○則僅就命其給付520,308 元本息敗訴部分提起上訴。上訴人甲○○其餘請求賠償給付敗訴部分，及上訴人乙○○其餘命其拆除銷燬不得再使用裝設系爭機器敗訴部分，均未上訴已確定。事涉本院審判範圍，合先敘明）
二、上訴人乙○○則以：其所有系爭「半自動鑽砂機」，早於87年2 月間即由其自行組裝使用存在，自不受上訴人甲○○嗣於88年3 月26日申請，並自89年11月21日起始取得新型專利權之拘束。且上訴人甲○○於88年5 月間，已知悉其有系爭鑽砂機，其自88年起復因生意不佳未再使用系爭鑽砂機，乃上訴人甲○○竟遲至92年8月4日始為本件訴訟，亦已逾2 年而罹於消滅時效。又系爭鑽砂機僅為金飾加工工具之一種，並非每一種金飾加工皆須使用鑽砂機，其既非販賣仿冒專利物，自未侵害上訴人甲○○之專利權。況其未因使用系爭鑽砂機而獲有任何利益，上訴人甲○○引用臺灣省機械技師公會鑑定報告，認自89年11月21日取得專利權之日起，至93年7月8日止，扣除例假日，依每一工作天使用系爭鑽砂機節省人力時間，所減少之工資成本，與所增加之成品加工價值計算損害額，亦與事實不符，因其早已未使用系爭鑽砂機，何來節省時間人力，及如何再創造利潤等語，資為抗辯。
三、經查上訴人甲○○係新型第166436號專利「半自動鑽砂機」之專利權人，專利期間自89年11月21日起至100年3月25日止，申請專利範圍說明及圖式業經登載於專利公報，公告編號為89年11月21日第413161號；及兩造均從事金飾加工業，上訴人甲○○為上訴人乙○○之姐夫，上訴人乙○○自74年退伍後，即受僱上訴人甲○○從事金飾加工工作，至80年初始離職至今仍從事金飾加工業；又系爭「半自動鑽砂機」之功能，係針對球形金飾作表面處理，即將光滑之球形金飾表面，利用旋轉機台帶動球形金飾轉動，再以氣動雕刻機在球形表面加工，雕刻成花紋表面，使具有極多反射角，以增加金飾光澤，為球形金飾加工過程中所使用之加工工具，且使用系爭半自動鑽砂機進行加工，人員僅負責供料或卸料，如以人工加工，須由操作人員一手持氣動工具一手持胚料，在胚料表面進行雕刻；另原審91年度聲字第47號保全證據事件，於91年1 月16日至上訴人乙○○工作場所保全證據時，所見系爭鑽砂機為上訴人乙○○所有，其必要構成要件悉在上訴人甲○○所有新型166436號半自動鑽砂機之專利權範圍等情。既為兩造所不爭執，並有新型第166436號專利證書、專利公報、系爭機器、加工金飾半成品、成品照片等件，存卷足稽，自堪信實。惟上訴人甲○○另主張上訴人乙○○使用系爭半自動鑽砂機，已侵害其專利權，上訴人乙○○自應賠償其損害，及應拆除銷燬該機器並不得再使用乙節，既為上訴人乙○○所堅詞否認，並以上揭情詞置辯，致兩造互有爭議。是本件所應審究者，厥為上訴人乙○○所有之系爭鑽砂機，是否有侵害上訴人甲○○之專利權？上訴人甲○○為本件訴訟請求是否已罹於2 年消滅時效？上訴人乙○○使用系爭鑽砂機，是否可節省時間人力及創造利潤？如有，其金額若干？應如何計算？各情。茲更詳細說明如下：
（一）按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權；又發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者得請求防止之；發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置；專利法第106 條第1項、第108條、第84條第1、3項，固定有明文。惟按新型專利權之效力，不及於申請前已存在國內之物品；且上揭侵害專利之賠償損害請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅，自行為時起逾10年者亦同；亦為專利法第108條、第57條第1項第3款、第84條第5項所定明。
（二）卷查原審經兩造合意囑託財團法人金屬工業研究發展中心，鑑定上訴人乙○○所有系爭鑽砂機之必要構成要件，包括機座、傳動馬達、皮帶輪、固定轉盤、盤狀齒輪、鑽砂機構、轉軸、中心軸、傘狀齒輪、複數支承座、二組皮帶輪、皮帶、固定夾具之皮帶輪、固定夾具、壓縮彈簧、尖端部、雕刻機、氣動雕刻機、雕刻刀等必要構成要件結果，認與上訴人甲○○所有專利權之「半自動鑽砂機」完全相同，並依全要件原則認實質相同，而認定上訴人乙○○所有之系爭鑽砂機，與上訴人甲○○所有之新型第166436號專利證書「半自動鑽砂機」之申請專利範圍相同，固有該中心93年1月7日企鑑字 P92-043號專利侵害鑑定報告，附於原審卷足憑。惟查上訴人乙○○所有之系爭鑽砂機，係於86年底87年初即已自行組裝使用，早在被上訴人於88年3月26 日申請專利時已存在國內之事實，不惟已據證人陳吳金霞、蔡明志、吳進欽、潘豐忠、洪敏郎、蘇連財等人，在原審一致結證稱曾在上訴人乙○○原永康舊宅，見過系爭「半自動鑽砂機」不移在卷（見原審卷 92年9月25日、94年10月27日筆錄），且上訴人甲○○訴訟代理人於原審亦自承：「在上訴人甲○○取得專利權時，上訴人乙○○的系爭鑽砂機就已經存在。」等語屬實（見原審卷94年11月17日筆錄）。雖上訴人甲○○以各該證人與上訴人乙○○間之關係，分別有鄰居、承攬、舊同事、朋友等情誼，應認各該證人所言有失客觀不足採信，及其訴訟代理人嗣於本院補稱當初在原審自承：「在上訴人甲○○取得專利權時，上訴人乙○○的系爭鑽砂機就已經存在。」等語之原意，應為「因為我們提出申請到專利核准約20個月的期間，對造就是利用我們申請的20個月的期間製造此機器，我們的真意就是如此。」之意云云。惟按證人為不可代替之證據方法，如果確係在場聞見待證事實，而其證述又非虛偽者，縱令證人與當事人有親屬、親戚或其他利害關係，其證言亦非不可採信；又民事訴訟法第308條第1項各款，不過規定證人不得拒絕證言之情形，非謂此項證人關於同條項所列各款事項之證言，不可不予採取，故其證言是否可採，審理事實之法院仍得依其自由心證判斷之；最高法院分別著有26年上字第940號、29年上字第1261 號判例、86年度臺上字第2975號裁判意旨足參。系爭鑽砂機依上訴人甲○○所稱既有隱蔽之需要，則自需與上訴人乙○○有相當情誼之人，始可能看過或接觸該鑽砂機，是以欲證明系爭機器之存在，當非任何第三人或與上訴人乙○○無何情誼之人可能為之，始符論理及經驗法則。且上訴人乙○○確於87年12月18日遷居，亦據其提出於88年1 月18日遷入新居時，舊居地之永康五王社區慢速壘球隊所贈予之匾額，上載明新居落成日為88 年元月、及88年1月17日新居落成之請帖，附於原審卷為證。據此證人蔡明志既僅係為上訴人乙○○搬家之工作人員，證人陳吳金霞僅係上訴人乙○○之鄰居，而均非上訴人乙○○之親友，苟無上情依社會經驗法則，當無為上訴人乙○○為虛偽證詞之必要。另證人潘豐忠、吳進欽、洪敏郎、蘇連財等人，雖與上訴人乙○○有同事朋友之誼，然苟無此情誼豈能得知上訴人乙○○有此機器，況證人潘豐忠、吳進欽、洪敏郎等人，均曾為上訴人甲○○之員工，深知上訴人甲○○之為人，苟無上情當亦不敢出庭作證，並為虛偽證述之必要。雖有關系爭機器之放置之地點，證人潘豐忠、吳進欽在原審均證稱：「永康是放在樓上，我不記得幾樓，好像是2樓。」、「我們在2 樓泡茶我好像是在2樓看到。」嗣證人潘豐忠在本院證稱：「依我的看法是在 2樓看到，實際上應該是3 樓。」致有差異，惟應係各該證人對上訴人乙○○永康住處1、2樓層有不同之主觀認知，要難據此全然否認各該證人所為曾於87年底以前，在上訴人乙○○永康舊宅見過系爭機器存在之事實，是各該證人之證詞，依論理及經驗法則，自足採信。另上訴人甲○○訴訟代理人上揭所謂當初原意為「因為我們提出申請到專利核准約20個月的期間，對造就是利用我們申請的20個月的期間製造此機器，我們的真意就是如此。」之陳述，亦僅係上訴人甲○○片面說詞，並無證據證明上訴人乙○○係在該期間始行組裝系爭機器，況上訴人乙○○確早於87年間即有系爭機器，復經上揭證人明確證實而有如上述，益足認系爭機器，早在被上訴人於 88年3月26日申請專利時已存在國內，並非無據。
（三）次查上訴人乙○○在本院提出之系爭機器之控制器及鐵樂士噴漆罐，因該控制器銘版上所標示之「1987 ＣＲ. Ｏ.Ｃ. 」文義，係指控制器之著作權開始日期，而非指該控制器之製造日期，另該鐵樂士噴漆罐係於本院始提出，固均不足據以認定該控制器、及噴漆罐與系爭機器製造時間之關聯性，而得證明系爭鑽砂機係於上訴人甲○○申請專利前已製造之事實。惟按各式機械配置之馬達不一，系爭鑽砂機所配置之馬達為「東力牌馬達」，既為兩造所不爭執，且上訴人乙○○主張該馬達係其於86年11月21日，託潘豐忠以現金向東洸公司所購置，專門用來配置研發該鑽砂機之用，不惟已據證人潘豐忠在本院結證稱：「上訴人乙○○託其所買之馬達及控制箱，有說是要作鑽砂使用，當時上訴人乙○○有在組機器零件，上訴人乙○○工廠之其他機器並不需用到該組馬達，只有該鑽砂機用得到。」等語不移（見本院卷96年5月3日筆錄），並有東洸公司所出具之證明書附於本院卷足稽，復經本院去函查詢經該公司函覆載明：「潘先生購買本公司馬達，係於86年11月21日所購買，當時是以現金交付，又因事隔10年之久已無存根聯可查。」等語，而有該函文存於本院卷可佐，故系爭鑽砂機之馬達，確係上訴人乙○○於86年所購買，用來組裝研發系爭鑽砂機無訛。對此上訴人甲○○雖提出東洸公司86年11月21日出貨單、東洸公司87年應收帳款明細表等件各影本，據以主張潘豐忠所購買之該組馬達，係為上訴人甲○○之工廠所購買云云；然證人潘豐忠既已同時說明係不同組馬達（但同型）之買賣，且上訴人乙○○所購買之該組馬達現仍在系爭鑽砂機內，則衡情除非上訴人甲○○能證明該組馬達，係其轉讓予上訴人乙○○，否則同時即應有兩組以上之同型之馬達存在，即一組在上訴人乙○○處，一組在上訴人甲○○處，始符實情，故上訴人甲○○提出之出貨單、應收帳款明細表，充其量僅能證明其同時亦有由潘豐忠為其購進同型之馬達，並不能據以證明潘豐忠於86年11月21日，無為上訴人乙○○購買該組馬達之事實。況上訴人甲○○購買機器馬達，雖均係透過當時任職之潘豐忠訂購，惟觀諸上揭出貨單、應收帳款明細表，其方式顯均採先訂購由東洸公司出具出貨單予顧客，東洸公司嗣再製作應收帳款明細表前往工廠收錢，惟顧客如係以現金交易時，即不會開具出貨單及製作應收帳款明細表，東洸公司僅能依手寫之交易資料查詢，上訴人乙○○所購買之該組馬達，即因係現金交易始無出貨單及應收帳款明細表，此觀上揭東洸公司覆函載明：「潘先生購買本公司馬達…當時是以現金交付，又因事隔10年之久已無存根聯可查。」即明，至該函另載「貴院出具之出貨單 2紙應係屬同一組馬達所開立。」乙節，因兩造既均擁有東洸公司於86年11月21日出售之同型馬達，顯係依購買日期及購買人同一所為推測之詞，無礙上訴人乙○○與上訴人甲○○同日所購買之馬達，係同型但非同一組之事實之認定。再參以系爭機器於上訴人甲○○申請專利前，即有原理差不多之機械在使用，既據證人洪志良在原審證述在卷（見原審卷94年10月27日筆錄），即上訴人甲○○亦自承其係參考國外機器改造而成，顯見該機器之機械原理，當時已普遍運用在各種加工機器上，則上訴人乙○○稱其亦在研究組裝系爭機器，並據提出設計草圖附於本院卷為證，亦非無據。綜此上揭馬達既係上訴人乙○○於86年11月21日所購入，並用以組裝系爭鑽砂機，其復有研究組裝系爭機器之情事，且上揭證人均證稱於87年間曾在上訴人乙○○永康舊宅見過系爭鑽砂機，上訴人乙○○確有於 88年3月26日上訴人甲○○申請專利時，即已組裝完成而有該機器存在國內之事實，益信而有徵。上訴人甲○○猶執證人潘豐忠之證詞及東洸公司之證明書不實，否認系爭鑽砂機早於 88年3月26日其申請專利時，已存在國內之事實，即無足採。又上訴人乙○○於上訴人甲○○取得系爭專利後，迄未向經濟部智慧財產局提出舉發，撤銷上訴人甲○○之新型專利權，微論其原因為何，究非得因此不顧上揭事證，反認上訴人乙○○已承認其係在上訴人甲○○申請專利後始製造系爭機器之事實。
四、綜上所述，上訴人乙○○之系爭鑽砂機，既早於88年3 月26日上訴人甲○○申請系爭新型專利權時，即已存在國內，揆諸上揭新型專利權之效力，不及於申請前已存在國內之物品之規定，上訴人乙○○即無侵害上訴人甲○○之專利權可言。從而上訴人甲○○依專利法相關之法律關係，請求上訴人乙○○賠償其侵害專利權之損害，洵屬無據，其假執行之聲請亦失所附麗，均不應准許。原審判決上訴人乙○○應給付上訴人甲○○520,308 元本息，即有未當。上訴人乙○○上訴意旨，指摘原審此部分判決不當，即為有理由，爰由本院將原審此部分判決及假執行、免為假執行之宣告廢棄，改判如主文第2 項所示。原審另判決駁回上訴人甲○○其餘部分之訴及假執行之聲請，理由雖異然結果相同，仍應予以維持。上訴人甲○○上訴意旨，指摘原審該部分判決不當，求命上訴人乙○○再給付151 萬元本息，即為無理由，應予駁回。
五、又本院既認定上訴人乙○○之系爭鑽砂機，早於上訴人甲○○申請系爭新型專利權時，即已存在國內，而不受上訴人甲○○所取得新型專利權之效力所及，無侵害上訴人甲○○之專利權情事，是其餘有關上訴人甲○○為本件訴訟請求是否罹於2 年消滅時效？上訴人乙○○使用系爭鑽砂機，是否可節省時間人力及創造利潤？如有其金額若干應如何計算？等情，及兩造其餘主張陳述攻擊防禦方法，核均與判決之結果不生影響，爰不逐一贅論，附此敘明。
六、據上論結，本件兩造上訴，一造有理由，一造無理由，應依民事訴訟法第449條第2項、第 450條、第78條、第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8　　月　 　21 　日民事第四庭 審判長法　官　王惠一
法　官　蘇重信
法　官　林永茂
上為正本係照原本作成。
上訴人甲○○如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。依法須繳納裁判費並應委任律師為訴訟代理人，始得上訴。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8　　月　 　21 　日書記官 謝素嬿
【附記】
民事訴訟法第466條之1：
⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
民事訴訟法第466條之2：
上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。