臺灣高等法院 臺南分院97年度智上易字第2號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償等
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺南分院
• 裁判日期: 98 年 03 月 31 日

臺灣高等法院臺南分院民事判決　97年度智上易字第2號
上　訴　人　甲○○
訴訟代理人　張致祥律師
被 上訴 人　全程興業股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　蔡瑜真律師
參　加　人　Phoenix Group USA,Inc.
法定代理人　Gregory Frederick Ward
（葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德）
訴訟代理人　曾怡靜律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年4月8日臺灣臺南地方法院第一審判決（96年度智字第1號）
提起上訴，本院於98年3月17日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付新台幣（下同）150萬元予上訴人，及自起訴狀繕本送達翌日
起，按年利息百分之五計算利息。㈢第一項廢棄部分，被上訴人應向日本特許廳申請，將日本實用新案登錄第 0000000號口罩專利移轉登記予上訴人甲○○，及被上訴人應向美國專利商標局申請，將美國專利號數0000000 口罩專利移轉登記予上訴人甲○○。㈣上開廢棄部分，第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈤第二、三項請准供擔保宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲予以引用外，補稱略以：㈠本件雙方協議之內容分別為：
⒈雙方口頭承諾之合作協議，內容為：⑴甲○○與乙○○合
作共同生產不織布。⑵雙方以全程興業股份有限公司作為
合作生產之平台（將權利股份化）。⑶甲○○為全程興業
公司建置不織布生產工廠。⑷全程興業公司之全部資金由
乙○○負責。⑸甲○○取得百分之十五技術股份，另百分
之十五，則由甲○○經營國際現有市場及拓展，則未來以
分配獎金價購，甲○○開立四百五十萬元支票、借據擔保
，擔保經營全程公司三年。⑹取得不織布專利非獨家授權
（惟該部分甲○○未與全程興業公司正式簽立合約，即已
合作破裂）。
⒉口罩專利之口頭承諾內容為：⑴甲○○移轉上述口罩專利
給全程興業公司，移轉費用由全程公司負責。⑵乙○○則
退還前述四百五十萬元支票、借據。⑶因全程公司製作之
不織布係口罩之原料，全程公司希望⑷將屬於甲○○所有
之口罩專利，移轉給全程公司，全程公司不用再給付口罩
專利授權金給甲○○，而乙○○退回四百五十萬元之股份
給甲○○，口罩專利係雙方協議合作後，另行增加之協議
。
㈡被上訴人侵害彈性不織布專利權部分：
⒈依被上訴人提出之合約所載：「1.2 PENT核心技術是指專利工業技術、工藝和產品技術，包括被授與給Gregory F.Ward的且名為美國專利編號0000000"非織造織物（不織布）熱機械改良"的專利；尚未頒發給Gregory F.Ward 的美國申請案號9/532395下審批中的專利；Gregory F.Ward和/或De-Sheng
Tsai博士由於以上專利或技術而擁有的且生產獨特非織造物有關的任何專利或未決專利，此類非織造物具被含有熱塑膠纖維的熱粘合纖維網的或具備熱塑膠纖維與非熱塑膠纖維混合網的改良柔軟度、適硬度和高商業價值的彈性」等內容，足証所謂專利授權之專利範圍為何，仍不明確，僅係美國葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德（下稱沃德氏）之保証授權之合法性而已，該契約所載授權專利，並非是所謂第一代專利，依文義顯指是包含第一代專利相關衍生之新專利或技術而言。
⒉又被上訴人現行生產所使用之機台，係經上訴人介紹向沃德氏所購買，該機台並非沃德氏所發明，亦非沃德氏與上訴人約定之第一代專利（即兩人共同合作歸屬於美國鳳凰公司所得授權他人使用之第一代專利），沃德氏空言上訴人有與之合作，惟並未提出雙方之合作協議書，以証明沃德氏是否有權代上訴人為第二代專利之授權，且授權金之收取分配情形為何，亦未見舉証以其說，被上訴人有否給付授權金，有否依約給付，亦未見被上訴人舉証。
⒊依被上訴人提出之計劃書所載：「全程興業引用美國鳳凰彈性不織布科技公司的新專利技術，已經簽約取得彈性不織布專利技術的亞洲非獨家生產權」等語，是上訴人同意者係亞洲區非唯一專利授權之廠商，惟被上訴人提出之授權契約書卻載明：「PENT根據本契約條款授予GPF 及其關係企業和子公司一項專屬性的、不可轉讓、全球性的和不可撤銷的權利和特許，以便在全世界所有國家和地區銷售和分銷特許織物產品」，兩者顯有矛盾，足証上訴人未授權被上訴人專利使用之事實，而被上訴人援引與沃德氏之契約，稱有授權云云，並不足採。
㈢被上訴人應返還口罩專利權部分：
系爭專利申請費、領証費乃係上訴人移轉口罩專利權之對價，此稽諸被上訴人之負責人乙○○於92年7月7日簽呈載明：「⒈該領証費可即予支出2.美台二地申請費待移轉完成即支還個人」等內容即明，然因被上訴人並未依約支付專利申請費215,000元、領証費6,000元，上訴人始委由律師發函解除系爭口罩專利移轉契約，此由卷附之崴騰法律事務所93年 3月5日崴騰字第930305-1 號函內容係以：「全程興業公司並未於所定函到七日內，依雙方協議交付專利申請款…於函到解除甲○○與全程興業公司之日本、美國口罩專利移轉契約」自明，亦即上訴人所執之解除契約事由，係以被上訴人未依約交付專利申請費，而非450 萬元支票事由。又上訴人於93年3月5日解除之契約有二：系爭口罩移轉契約及兩造間合作契約，其中就未支付專利申請費、領証費部分，係解除系爭口罩移轉契約，是原審將專利申請費、領証費與兩造間合作計畫（450 萬元支票）混為一談，而認被上訴人請求返還口罩無據，與事實不符。
三、證據：除援用原審提出者外，補提93年3月5日崴騰法律事務所函、92年7月7日簽呈影本各乙份。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。㈢訴訟費用由上訴人負擔。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲予以引用外，補稱略以：㈠上訴人移轉口罩專利給被上訴人公司，係認該口罩專利沒有商業價值，且上訴人原係無法預料是否能通過專利申請，而上訴人申請口罩專利時，正任職於被上訴人公司，依「員工聘僱保密合約書」第四條之約定，專利本應歸屬於被上訴人公司，不應由上訴人以其名義申請，口罩專利之申請遭被上訴人發現後，上訴人自知理虧，遂辦理移轉過戶給被上訴人，被上訴人體念上訴人申辦手續已有支付相關規費，遂承諾支付各該費用，惟過戶與規費，二者並無對價關係，因為任職公司期間，上訴人本不應登記專利權予自己，況上訴人從未拒絕支付規費（嗣已透過法院強制執行程序清償完畢）。基此，上訴人以被上訴人支付規費事由，據以解除契約，並無理由。
㈡由於上訴人主張專利權受侵害，被上訴人在兼顧保密原則與訴訟防禦之前提下，提出專利授權合約附卷，然此為被上訴人公司機密文件，若非訴訟緣故，並無揭露之理，由於上訴人已經任職美國杜邦公司，屬於敵性競爭地位，如上訴人將本合約及其內容做任何散佈及本件訴訟以外使用，被上訴人將追究其相關民刑責任，核併陳明。而由上開授權合約及上訴人撰擬提出於經濟部之計畫書內容可知：
⒈計畫書內敘明全程興業公司係「引用美國鳳凰彈性不織布科技公司（Phoenix Elastic Nonwoven Technologies,Inc.；PENT）研發的專利科技、引用美國鳳凰彈性不織布科技公司的新專利技術，已經簽約取得彈性不織布專利技術…」。可見，上訴人承認被上訴人公司之生產技術，係基於合約關係付費向美國公司所取得。既有合約關係，實無侵權行為可言。
⒉再細究授權合約之主旨，已敘明該技術授權合約是由全程興業公司Golden Phoenix Fiberwebs Inc.（簡稱GPF）取得PENT之核心技術。又授權合約第1條、1.1、1.2 等項下，已經敘明：⑴PENT是由Phoenix Group USA Inc.所設立之公司，Gregory F. Ward是PENT 核心技術之原始擁有者。甲○○是PENT合資企業的成員之一（1.1參照）。⑵所謂PENT 核心技術，包括技術、製程、know-how、含美國專利字號 0000000名為「Thermo-mechanical Modification of NonwovenWebs」、及正在進行專利申請之9/532395號，及任何Gregory F.Ward及╱或甲○○博士對於上述專利及技術，其乃關於生產已經已有先驅的含有熱塑性纖維或綜合使用熱塑性纖維及非熱塑性纖維之織物的特殊不織布，提升其柔軟度、一致性、及高度商業價值之彈性，所擁有的專利或申請中的專利（1.2 參照）。準此，對於上訴人甲○○、Gregory F. Ward就不
織布的一切技術專利，無論是已經取得或仍申請中者，均已包括在授權範圍，則上訴人主張被上訴人需再另行付費給伊，顯無道理。
⒊又上訴人主張之「單橫向高延展不織布加工法」，從專利公報來看，是在91年5月間提出申請，93年10 月開始公告，申請人是甲○○與Gregory F. Ward。而授權合約是在91年 11月26日簽訂，時當時「單橫向高延展不織布加工法」屬於申請中之專利，確實已經含括於授權合約範圍，上訴人不得向被上訴人主張任何權利。況簽署授權合約時，上訴人甲○○本人在場，甲○○擔任被上訴人公司總經理，被上訴人是信任甲○○之掮介，所以簽署此合約，合約之主體乃美國公司PENT與GPF（GPF是全程興業公司之英文名稱縮寫），如甲○○後來對美國公司有任何利益分配之不滿，亦無權另向被上訴人提出主張，而是應向美國公司主張，被上訴人既基於授權合約而使用相關技術，沒有侵權可言。
三、證據：除援用原審提出者外，補提專利授權合約影本、被上訴人支付專利規費225,750元之證明文件影本各乙份。
丙、參加人方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。㈢第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲予以引用外。
㈠查參加人，經由參加人之業務代表即上訴人薦介，與被上訴人達成技術授權及依銷售之約定。參加人依約授權被上訴人有關不織布之製程及技術、出售機器予被上訴人，並指派工程師協同上訴人代表參加人完成相關彈性不織布製程之建置，由參加人依約向被上訴人收取權利金等費用，目前參加人與被上訴人間之授權合作關係仍存續中。惟上訴人（即參加人之業務代表），竟以自己為發明人，就參加人之彈性不織布專利技術，向中華民國經濟部智慧財產局申請專利；並依該專利證書向被上訴人提起專利侵權損害賠償之訴。查本案如經審理後，認定上訴人依法有權向被上訴人收取權利金，勢將影響參加人權益甚鉅，參加人對於本事件具有法律上之利害關係，為保權益，依民事訴訟法第五十八、五十九條規定，具狀為輔助被上訴人而為訴訟參加。
㈡再查上訴人之所以參與被上訴人公司彈性不織布製程建置，係因被上訴人公司向參加人取得技術授權、採購機器。然而一切核心技術及專利概念，均應歸屬參加人，不因上訴人參與建置行為而有異。若上訴人所建置彈性不織布製程與參加人完全無涉，豈可能把參加人之負責人Gregory Frederick
Ward列為專利權共同權人？歷來台灣、美國就彈性不織布技術之發明人、專利權人，亦均為Gregory Frederick Ward，可見此次上訴人在台灣所登記之專利，乃其擅自所為，不應使此形式上之專利登記情形而影響實質權利義務關係。
㈢參加人Phoenix Group USA,Inc.乃Phoenix Elastic Nonwoven
Technologies,Inc.之母公司，而被上訴人公司之機器亦向
Phoenix Group USA,Inc.所簽約購置。
理 由
一、按「審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上之陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之。」民事訴訟法第一百九十九條第二項有明文規定。本件上訴人於原審起訴及本院上訴時，聲明求為判決：「被上訴人應將口罩專利（日本實用新案登錄第0000000號及美國專利號數0000000）返還登記予上訴人甲○○」之部分，經上訴人於97年12月16日具狀更正聲明為：「被上訴人應向日本特許廳申請，將日本實用新案登錄第0000000號口罩專利移轉登記予上訴人
甲○○，及被上訴人應向美國專利商標局申請，將美國專利號數0000000口罩專利移轉登記予上訴人甲○○。」（見本
院卷第116頁），經核係就其原來之聲明所為補充，尚不涉
及訴之變更問題，合先敘明。
二、上訴人起訴主張：被上訴人之負責人乙○○於90年間因得知上訴人彈性不織布之發明，遂向上訴人表示合作之意願，雙方並積極籌辦彈性不織布工廠的開辦事宜，工廠並以上訴人已提出申請之專利製程製造彈性不織布，當時並給付上訴人之鳳凰科技股份有限公司技術顧問費。另上訴人為推銷彈性不織布產品所設計之口罩並獲得美國及日本口罩新型專利（即日本專利號數0000000號及美國專利號數0000000），被上訴人之負責人乙○○因而向上訴人提出將上開口罩專利移轉於被上訴人，並承諾退還上訴人前為增加百分之十五股份所簽發作為擔保之面額450 萬元支票一紙，上訴人始同意將口罩專利移轉予被上訴人，放棄收取口罩專利權利金之機會。惟被上訴人之負責人乙○○嗣並未履行兩造關於交還450 萬元支票、移轉股份及給付專利移轉費用等協議，上訴人遂於93年3月5日發函解除雙方之合作計畫及口罩專利轉移契約，被上訴人已於93年3月8日收受該函文，則被上訴人依法應負回復原狀之義務，並自93年3月8日起至96年9月17 日系爭專利權遭拍賣止，被上訴人不得再使用上訴人所有之彈性不織布專利技術（專利證書號碼Ⅰ221867），並賠償伊之損失150 萬元等情。爰本於專利法第八十四條、民法第一百八十四條、第二百五十九條規定，求為命：被上訴人應將上開日本及美國口罩專利返還登記予上訴人，並給付伊150 萬元之判決（原審判決駁回被上訴人全部之請求）。
三、被上訴人則以：上訴人係於92年間擔任伊公司總經理，伊經由上訴人之引薦及鼓吹與「美國鳳凰彈性不織布科技公司」（即Phoenix Elastic Nonwoven Technologies,Inc.簡稱PENT
，下稱美國鳳凰科技公司）取得彈性不織布之專利使用授權，上訴人且親手撰擬向經濟部工業局申請「科學工業製造業」資格認定之「計畫書」，由其內容已經完全說明伊公司之彈性不織布工法是合法向美國鳳凰科技公司取得使用授權，自無侵害系爭專利權利之可言。若認伊須另行向上訴人取得授權並給付權利金，然上訴人於任職被上訴人公司期間，既負責不織布製程規劃設置，其自有違背受任人之職責，其亦應對於被上訴人負賠償責任，則被上訴人亦得主張與上訴人所稱之權利金抵銷（被上訴人仍不承認上訴人有權利金債權存在）。至於口罩專利部分，係上訴人自願無償移轉給被上訴人，且在上訴人請被上訴人支付專利申請費用21萬5 千元、領證費6 千元時，伊即表明領證費願即刻支付、申請費待專利移轉完成後支付，並未拒不給付；又450 萬元支票乃為伊公司法定代理人乙○○與上訴人間之私人借貸關係，與系爭口罩專利無關，上訴人據以解除契約，自無理由等語，資為抗辯。參加人則陳稱：參加人乃美國鳳凰科技公司之母公司；參加人經由伊之業務代表即上訴人薦介，與被上訴人達成技術授權及銷售之約定。參加人依約授權被上訴人有關不織布之製程及技術、出售機器予被上訴人，並指派工程師協同上訴人代表參加人完成相關彈性不織布製程之建置，由參加人依約向被上訴人收取權利金等費用，目前參加人與被上訴人間之授權合作關係仍存續中。一切核心技術及專利概念，均應歸屬參加人，不因上訴人參與建置行為而有異等語。四、經查：
㈠系爭中華民國發明第Ｉ0000000號專利係於93年10月11 日公告，申請案號為000000000，申請日期為91年5月7 日，申請人為甲○○及葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德（Gregory Frederick
Ward），發明人載為甲○○，此有上訴人提出之中華民國專利公報可證（見原審卷 (一)第11頁）。又上開申請案號000000000號之發明專利申請書上載明之申請人為甲○○及葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德，發明人為甲○○，此有經濟部智慧財產局95年5月29日（96）智專一 (一)13029 號函乙件在案（見同上卷第141 頁）。惟該申請案中所附之申請權證明書則載明「發明（創作）人為葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德」，並由「發明人葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德」同意將前開專利申請案，讓與由甲○○、葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德共同向中華民國專利主管機關提出專利申請（見原審卷一第145頁，並附有英文及中譯本可按）。另按上開案號000000000號之發明專利申請案初審所引附件上所附載資料則為申請案號00000000號，名稱為「一般製造縱橫向彈性不織布之加工法」，申請日期中華民國85年11月04日，發明人為Gregory
Frederick Ward，公告編號333569，公告日期87年6月11 日，此亦有上開經濟部智慧財產局95年5月29 日（96）智專一(一)13029 號函之附件可憑（見同上卷第181頁）。
㈡又被上訴人係於91年11月26日與美國鳳凰科技公司簽訂授權合約，其中約明：「Gregory F. Ward是PENT 核心技術之原始擁有者。…。甲○○博士是PENT合資企業的成員之一（1.1 參照）。…。㈡所謂PENT核心技術是指專利工業技術、工藝和產品技術，包括…Gregory F. Ward和/或甲○○博士由於以上專利或技術而擁有的且與生產獨特非織造織物有關的任何專利或未決專利（1.2 參照）」，有被上訴人提出授權合約書及譯本在卷足參（見本院卷第93頁）；嗣於92年 3月間，被上訴人因向經濟部工業局申請符合科學工業之製造業資格認定，上訴人並為被上訴人撰擬「彈性不織布關鍵性新材料生產投資計畫書」，內容載明：「營運目標：㈢全程興業公司為全晉染整廠股份有限公司百分之百轉投資事業，以全晉公司之工廠員工，再徵得美國鳳凰彈性不織布科技公司之全面協助，新組成經營團隊，…，總顧問：葛雷‧華德（Gregory Ward,美國鳳凰科技公司董事長），總經理甲○
○博士（美國科技公司科技總監）…。預定購置之機器設備或技術：全程興業公司係引用美國鳳凰彈性不織布科技公司研發的專利科技、引用美國鳳凰彈性不織布科技公司的新專利技術，已經簽約取得彈性不織布專利技術…」等情，亦有上訴人所不爭之該計畫書附卷可參（見原審卷㈠第41頁）；徵諸參加人亦陳稱「... 經由參加人之業務代表即上訴人甲○○薦介，與被上訴人達成技術授權及銷售之約定。參加人依約授權上訴人有關彈性不織布之製程及技術、出售機器予被上訴人，並指派工程師協同甲○○代表參加人完成相關彈性不織布製程之建置，由參加人依約向被上訴人收取權利金等費用」等語；足見被上訴人抗辯：伊係經由上訴人之薦介與參加人所屬之子公司即美國鳳凰科技公司簽約，取得系爭專利授股權，並非無據。
㈢上訴人雖主張：被上訴人所取得者僅係美國葛雷哥里‧弗雷德里克‧沃德之保証授權之合法性而已，該契約所載授權專利，並非是所謂第二代專利云云；惟查上訴人於原審已自陳：「被上訴人公司目前之機器製程是上訴人所建置的、91年建置的就是『第二代彈性不織布製程』」等情（見原審卷㈠第86頁）。於本院更陳稱：「伊有同意被上訴人為亞洲區非唯一專利授權廠商」，「不當得利（即損害賠償）係以律師函（指93年3月5日之崴騰法律事務所函）到達後才算。因為之前還有合作關係，而且對造也有給付權利金所以沒有請求這部分的損害賠償。」等語在卷（見本院卷第118、第159頁之書狀及筆錄）。而上訴人確曾於92年4 月起受僱於被上訴人，雙方並簽有「員工聘僱保密合約書」，此亦有雙方不爭之合約書影本附卷足憑（見原審卷㈠第67頁）。足見，被上訴人辯稱：上訴人係於92年間擔任伊公司總經理，伊經由上訴人之引薦與「美國鳳凰彈性科技公司」簽立授權合約，取得美國鳳凰公司彈性不織布之專利授權，並由上訴人為其建置該彈性不織布製程，及於92年3 月間撰寫關於「彈性不織布關鍵性新材料生產投資計畫書」，上訴人當時已同意得由美國鳳凰公司授權被上訴人使用該彈性不織布製程，並及於嗣後由該技術取得之專利等情，應屬信而有徵。上訴人及沃德氏既已同意該彈性不織布製程技術及其後取得之專利，均得由美國鳳凰公司授權予被上訴人使用，則即便本件被上訴人所使用之經由美國鳳凰公司授權之彈性不織布製程技術，係在本件系爭專利範圍內，亦應認被上訴人係有權使用系爭專利技術。
㈣至於上訴人另主張：兩造前就生產彈性不織布雖有口頭合作協議，因被上訴人違約，上訴人遂於93年3月8日發函解除契約，被上訴人不得再使用該專利技術云云，然被上訴人否認兩造有所謂之合作契約關係存在，並指稱上訴人所稱之450
萬元支票，係上訴人與乙○○間之私人借貸關係，與本件系爭專利授權無關，且該債權業經原審法院判決上訴人敗訴確定等語，並提出有原審95年度南簡字第1251號判決影本為憑（原審卷㈠第73頁），並有該相關卷證影本足稽（置卷外），上訴人就此亦不爭執，自堪信實。是上訴人主張因被上訴人違約，伊得依民法第二百五十四條之規定解除兩造之合作契約關係（見本院卷第128頁），被上訴人自伊解除契約後
即不得再行使用系爭專利權云云，並非有據，而不足採。
㈣上訴人復稱：伊所同意被上訴人使用者係亞洲區非唯一專利授權之廠商，惟被上訴人提出之授權契約書卻載明：「PENT根據本契約條款授予GPF及其關係企業和子公司一項專屬性
的、不可轉讓、全球性的和不可撤銷的權利和特許，以便在全世界所有國家和地區銷售和分銷特許織物產品」，兩者顯有矛盾，足證上訴人未授權被上訴人專利使用之事實云云。然上訴人就此並未舉證以實之，所為主張已難遽予採信；且縱使上訴人未完全同意上開授權書之全部內容，惟依上開所述，被上訴人仍已取得上訴人所同意之亞洲地區之授權，自難認被上訴人構成侵權行為甚明。
㈤基上，本件縱認被上訴人所使用之彈性不織布製程在系爭專利範圍內，然被上訴人使用該專利技術既經由合法授權而取得，而上訴人主張解除契約或中斷授權云云，又非有據，應認被上訴人係為有權使用系爭專利所保護之技術。從而，上訴人主張被上訴人自93年3月8日起至96年9月17日系爭專利
權遭拍賣日之期間有侵害系爭專利權云云，即非有據，應予駁回。
五、其次，上訴人復主張：兩造之曾口頭約定，上訴人將取得之專利（日本實用新案登錄第0000000號及美國專利號數0000000）移轉予被上訴人，條件為被上訴人應負責專利移轉費用外，另被上訴人之負責人乙○○亦須將其持有之上訴人所簽發之450 萬元支票退還，然被上訴人就前揭專利移轉費用及支票之義務均未見履行，上訴人自得依法解除契約，並請求被上訴人返還該口罩專利等語。惟查：
㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第二百七十七條定有明文。又民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字第917號判例參照）。再按契約當事人之
一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約，民法第二百五十四條固定有明文。又附隨義務雖非債之關係所固有及必備之基本義務，惟其如係為達一定附從目的而擔保債之效果完全實現所為之約定，倘債務人不為履行，致影響債權人契約利益及目的之完成，債權人非不得依民法關於債務不履行之規定解除契約（最高法院91年度台上字第2380號判決要旨參照），依此反面解釋，附隨義務之給付遲延，若其給付遲延，足以妨礙契約目的之完成者，始得依民法第二百五十四條規定解除契約。本件系爭口罩專利原係上訴人所取得，於93年3月8日前業已移轉予被上訴人，被上訴人並承諾願負擔專利申請費用等情，固為被上訴人所不否認，至於上訴人主張兩造就口罩專利之移轉乙事，有如前開內容之約定，惟為被上訴人所否認，自應由上訴人就兩造確有如其所述之契約合意負舉證責任，合先說明。
㈡經查，上訴人於92年7月7日曾提出如下內容之簽呈於被上訴人公司：「主旨：口罩專利移轉案。說明：原本顧慮，專利申請不必然獲得，而致使新公司無謂之花費，所以之前，未如董事長元隆之提議『轉移申請中之口罩專利設計』。現知立體口罩設計，已獲得美國專利，全程公司亦確定以該型口罩為主要製品，宜此時辦理轉移個人專利權予公司，並不對其他公司再授權。美國專利已可領證，領證費為新台幣柒萬陸仟元，領證後，可接續辦理專利所有權人之轉移。原美、台兩地，申請費用為新台幣貳拾壹萬伍仟元整。部分款項。請得以用其他可報支發票報銷，以避免營所稅之稅上加稅」，並經被上訴人批示：「⒈該領證費可即予支出。⒉美、台兩地申請費待移轉完成即支還個人」等語，有簽呈影本乙紙附卷可參（見原審卷㈠第45頁）。是依上開簽呈所載內容，上訴人明確表示將其所申請之口罩專利移轉予被上訴人之意思，至於被上訴人雖允諾支付上訴人已支出之申請費用，惟該費用既屬申請規費，自非上訴人移轉該口罩專利權所欲換得之對價，二者間並無對價關係，要屬當事人間另行約定被上訴人之附隨義務，並屬於專利移轉契約目的並無影響之附隨義務，依前開說明，縱被上訴人有不履行之情形，上訴人並未因此即取得契約解除權，應另依債務不履行相關規定請求履行給付或損害賠償而已。從而，上訴人以被上訴人未交付專利申請費為由，主張解除系爭口罩專利移轉契約，即非有據。
㈢至於上訴人曾主張系爭口罩專利移轉契約，尚約定以被上訴人返還上訴人所簽發之450萬元支票為移轉專利之條件云云
，亦為被上訴人所否認，並辯稱該支票係，係上訴人與乙○○間之私人債權債務關係，與本件系爭專利授權無關，且該債權業經原審法院判決上訴人敗訴確定等語，已如前述。又上訴人於97年5月20日所具上訴補充理由狀，甚且陳述略稱
：系爭專利申請費、領証費乃係上訴人移轉口罩專利權之對價，此稽諸被上訴人之負責人乙○○於92年7月7日簽呈載明：「⒈該領証費可即予支出2.美台二地申請費待移轉完成即支還個人」等內容即明，然因被上訴人並未依約支付專利申請費215,000元、領証費6,000元，上訴人始委由律師發函解除系爭口罩專利移轉契約，此由卷附之崴騰法律事務所93年3月5日崴騰字第930305-1號函內容係以：「全程興業公司並未於所定函到七日內，依雙方協議交付專利申請款…於函到解除甲○○與全程興業公司之日本、美國口罩專利移轉契約」自明，亦即上訴人所執之解除契約事由，係以被上訴人未依約交付專利申請費，而非 450萬元支票事由等情（見本院卷第24頁以下），前後竟屬矛盾，已難採信。且上訴人就此部分事實，復無法提出任何證據證明兩造確有上開合意，則上訴人自不得據此事由主張解除契約，併予敘明。
六、綜上所述，上訴人依侵權行為之法律關係，請求被上訴人應給付上訴人150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
止，按年息百分之五計算之利息；暨本於契約解除後之回復原狀請求權請求被上訴人應向日本特許廳申請，將日本實用新案登錄第0000000號口罩專利移轉登記予上訴人甲○○，
及被上訴人應向美國專利商標局申請，將美國專利號數0000000 口罩專利移轉登記予上訴人，均無理由，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果不生影響，爰不一一加以論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　3 　　月　　31　　日民事第三庭　審判長法 官 陳光秀
法 官 莊俊華
法 官 李文賢
上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。依法須繳納裁判費並應委任律師為訴訟代理人，始得上訴。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　4 　　月　　 1　　日書記官 謝淑玉
【附記】
民事訴訟法第466條之1：
⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
民事訴訟法第466條之2：
上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。