最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第1529號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 100年度判字第1529號上訴人　伊諾瓦科技股份有限公司代　表　人　萬述寧被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　旺玖科技股份有限公司代　表　人　張景棠上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年12月2日智慧財產法院99年度行專訴字第70號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人前於民國89年11月6日以「應用於資料儲存之加解密裝置」向被上訴人申請發明專利，經編為第89123369號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第179354號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第1款、第2項及第71條第3款規定，對之提起舉發，經被上訴人審查，以98年10月13日（98）智專三（二）04060字第09820648700號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍不服，向原審法院提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回，上訴人復不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：系爭專利申請專利範圍第15項係以二段式寫法，原處分誤將特徵部分「資料加解密單元內部包含有複數資料控制單元及加解密器」解釋為「前言部分應屬習知技術」，並誤認「僅為引證1加解密晶片等效結構簡單改變」，原處分既忽略「複數」及「加解密器」，任意割裂請求項，未將請求項所載發明作為一整體予以考量，且未說明系爭專利申請專利範圍第15項之技術問題、技術手段與技術功效由舉發證據1能否輕易完成，亦未說明舉發證據1與系爭專利之差異為何？為何能輕易完成？其次，90年10月24日修正公布之專利法第20條第2項規定以「熟習該項技術者」為判斷主體，惟原處分認定「申請專利範圍第15項『資料加解密單元包括資料控制單元』之廣義概念亦為所屬技術領域中具有通常知識者輕易完成」，竟依92年2月6日修正公布之專利法進步性規定，適用法律顯有違誤，且有理由前後矛盾之違法。再者，證據1（即ELECTRONICS期刊於西元1981年6月16日公開之第161至165頁，下稱證據1）並未揭露系爭專利申請專利範圍第15項之技術特徵。又證據1第163頁之圖2(b)，未揭示主埠控制、從埠控制或輔助埠具有對資料進行控制的能力，且就證據1之圖2(b)之說明（證據1之第16項第16至19行），證據1之「主埠控制（master-port control）」與系爭專利之「資料產生控制單元433」之功能及作動方式顯然不同且更不等效，故系爭專利申請專利範圍第15項顯具進步性。另證據1之圖2(c)其加密晶片（Encryption Chip）內並無設置如系爭專利案申請專利範圍第15項所載之可接收或發送控制訊號的「資料產生控制單元433」及「資料儲存控制單元434」元件及其可達成功效。縱認為系爭專利申請專利範圍第15項不符合專利要件，然第1項確實符合專利要件，當不因第15項之請求被撤銷而失效。是以原處分僅以第15項無進步性而有撤銷專利權原因，將實質上有數發明存在之系爭專利權全部撤銷，於法無據，且違反專利法原理。被上訴人雖曾命更正，然其更正通知函前後反覆，違反信賴保護原則，更正通知函之內容不明確，致上訴人無法即時陳述意見或適當因應，且原處分理由超出先行通知範圍，違反行政程序法第5條、第8條及第102條規定等語。求為判決撤銷原處分及訴願決定。三、被上訴人則以：（一）系爭專利申請專利範圍第15項，不具進步性：系爭專利申請專利範圍第15項特徵部分僅屬證據1 加解密晶片結構之等效簡易改變。再者，習知加解密晶片多具指令解碼、指令控制及指令執行等基本技術特徵，系爭專利界定之資料加解密單元包括資料控制單元，其廣義概念亦為熟習該項技術者所能輕易完成者。至上訴人所稱資料截取器並未在系爭專利申請專利範圍第15項中。（二）系爭專利申請專利範圍第16至22項亦不具進步性：證據1之圖2(b)已揭示微控制器(Microprocessor)技術特徵及圖2(c)已揭示高速控制器(High-speed controller)、主系統(Host System)等技術特徵；證據1之圖2(b)、2(c)均已揭示周邊裝置(Peripheral Device Buffer)技術特徵；證據1之圖1、2(b)及2(c)均已揭示加解碼晶片技術特徵；證據1之圖2(b)及2(c)均已揭示加解碼晶片且可串接於微處理器與周邊裝置及緩衝器之間等技術特徵；證據1之圖1、2(b)及2(c)均已揭示加解碼晶片技術特徵；證據1之圖2(b)及2(c)均已揭示加解碼晶片且可串接於微處理器與周邊裝置及緩衝器之間等技術特徵；證據1之圖2(b)及2(c)均已揭示周邊裝置等標準匯流排介面技術特徵，且IDE、PCI、1394、SCSI、PCMCIA及USB均為習知標準傳輸界面。故系爭專利申請專利範圍第16至22項對照證據1其技術功效係可預期，且為請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，得佐證系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：根據上訴人多次更正行為即系爭專利之美國或日本專利對應案之修改行為，抑或是第三人公正鑑定機關的鑑定意見，均可推斷系爭專利不具新穎性和進步性。而原處分理由（五）係指「資料加解密單元直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」與前言部分一般，均屬於習知技術之意，上訴人顯有刻意曲解。又被上訴人確已踐行專利法第46條第2項所定之先行通知程序，經審查後確認系爭專利申請專利範圍第15項不符專利要件，惟此部分無從與其餘符合專利要件之請求項部分分離，上訴人先更正不符專利要件部分，繼之又撤回更正，基於專利權整體考量，被上訴人作成全案舉發成立之審定，實為適法之處分。縱使被上訴人未針對申請專利範圍第16至22項做出明確處分，原審法院仍可自為判斷申請專利範圍第16至22項不符專利要件等語。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第15項係採二段式（two-part form）之形式撰寫，包含前言部分（即系爭專利申請專利範圍第15項中與先前技術共有之必要技術特徵），以及特徵部分（即系爭專利申請專利範圍第15項有別於先前技術之必要技術特徵）。被上訴人雖辯稱原處分上開記載，僅係在表達系爭專利申請專利範圍第15項之前言部分應屬習知技術之意云云，經查系爭專利申請專利範圍第15項特徵部分之技術特徵，相較於前言部分，其有別於前言部分之技術特徵為「資料加解密單元係為一硬體裝置」及「直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」技術特徵，難謂系爭專利申請專利範圍第15項特徵部分之「該資料加解密單元係為一硬體裝置直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」技術特徵相同於前言部分而屬習知技術，故被上訴人此部分所辯，要無可採。關於系爭專利申請專利範圍第15項之加解密裝置內部所包含之「複數資料控制單元」，除對外部資料的控制（資料產生控制單元433對資料產生裝置41的資料控制與資料儲存控制單元434對資料儲存裝置）外，並包含對內部資料的控制（主控制單元432對資料產生控制單元433、資料儲存控制單元434及加解密器436的資料控制），且主控制單元432係對資料擷取器431、資料產生控制單元433、資料儲存控制單元434以及資料加解密器436等內部元件進行內部資料傳輸的控制。因此，系爭專利申請專利範圍第15項之「複數資料控制單元」應為一上位概念用語，除包含對加解密裝置與外部裝置間的外部資料傳輸控制外，尚包含加解密裝置內部各元件間的內部資料傳輸控制，難認其解釋僅界定為對外部資料的傳輸控制，而排除對內部資料的傳輸控制。故上訴人主張依系爭專利說明書內容，認此係對外部資料的控制，不包含內部資料的控制，並不可採。而證據1之圖1揭露加解密晶片內部包含主埠控制與主埠相連接，及從埠控制與從埠相連接，且證據1 第162頁第1欄第16行至第2欄第3行與圖2(b)均揭露加解密晶片以主埠與微處理器間傳輸資料，以從埠與周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，是以主埠控制與從埠控制分別控制主埠與從埠傳輸資料。又證據1之圖1揭露微程式機藉由暫存器與主埠間進行內部資料的傳輸控制，以及與演算單元間亦有內部資料的傳輸控制。是以，證據1之加解密晶片包括有主埠控制、從埠控制及微程式機等複數個資料控制單元控制資料的傳輸，另包括演算單元對資料進行加解密處理，故系爭專利申請專利範圍第15項之「而其內部包括有複數資料控制單元及加解密器」技術特徵為證據1所揭露。就功效而言，系爭專利申請專利範圍第15項之加解密裝置具有不需資料產生裝置即可為加解密的運算處理，而無降低資料產生裝置之工作效能的功效。而證據1之加解密晶片可接收微處理器產生之資料，並進行加解密後，傳輸至周邊裝置或緩衝器，而無須微處理器進行加解密之運算處理程序，具有不會降低微處理器之工作效能的功效，故系爭專利申請專利範圍第15項之功效與證據1相同，並無新功效之產生，是證據1可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。再者，證據1之第161頁倒數第5行至倒數第1行揭露主埠除接收位址觀測、資料觀測及晶片選擇外，尚具有8條雙向的位址或資料線（address/data line），從埠與輔助埠具有8條資料線（data line），且依證據1之圖2(b)，加解密晶片以主埠與微處理器間藉由8條雙向的位址或資料線進行雙向的資料傳輸，以從埠與周邊裝置或緩衝器間藉由8條資料線進行雙向的資料傳輸，難謂主埠控制和從埠控制均與發出或接收對資料產生裝置或資料儲存裝置的控制訊號無關。又證據1之圖2(c)固揭露高速控制器與加解密晶片之間透過輔助埠傳輸狀態與命令，惟證據1 所揭露之加解密晶片配置方式共有3種（即圖2(a)至(c)），圖2(b)揭露加解密晶片與微處理器之間透過主埠傳輸命令，且證據1之圖1揭露主埠與主埠控制連接以進行資料的傳輸，可知主埠控制具有資料傳輸控制的功能，難謂證據1之加解密晶片本身不包含資料控制單元。另證據1之圖2(c)僅為證據1所揭露之加解密晶片配置方式其中1種，尚有圖2(b)之加解密晶片配置方式，其中加解密晶片透過主埠與微處理器進行雙向的資料與命令的傳輸，及透過從埠與周邊裝置或緩衝器進行雙向的資料傳輸，且證據1第161頁第4段揭露加解密晶片的主埠係相容於Z8000微處理器匯流排的界面，從埠係Z8000微處理器匯流排界面的子集，是以證據1之加解密晶片係直接串接於微處理器與周邊裝置或緩衝器之間。故上訴人之主張，自無可取。另系爭專利申請專利範圍第15項僅以一上位概念用語界定加解密裝置包含「複數資料控制單元」，並未界定該資料控制單元為「資料擷取器431」、「主控制單元432」、「資料產生控制單元433」及「資料儲存控制單元434」等元件之技術特徵及功效。上訴人係將系爭專利申請專利範圍第15項之「複數資料控制單元」限縮為「資料擷取器431」、「主控制單元432」、「資料產生控制單元433 」及「資料儲存控制單元434」等元件，並就該等元件之技術特徵及功效與證據1進行比對，而認為系爭專利申請專利範圍第15項相較於證據1具進步性，顯然有誤。綜上，依證據1之技術內容，足以證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。（二）系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：證據1之圖2(b)揭露微處理器（Micropro cessor）可產生資料至加解密晶片，圖2(c)揭露電腦主機系統（Host System）可產生資料至加解密晶片。雖證據1並未揭露筆記型電腦、界面卡或路由器等裝置產生資料至加解密晶片，然筆記型電腦同為一種電腦主機系統，界面卡或路由器等裝置皆屬資料加解密技術領域中的習知資料產生裝置。故系爭專利申請專利範圍第16項界定之附屬技術特徵為證據1與習知技術所揭露。系爭專利申請專利範圍第15項之功效見於證據1，而系爭專利申請專利範圍第16項相較於第15項，增加以電腦主機、筆記型電腦、微處理器、界面卡或路由器等裝置產生資料至加解密裝置的功效。惟證據1之加解密晶片接收由微處理器（Microprocessor）或電腦主機系統（Host System）所產生的資料，而筆記型電腦、界面卡或路由器等裝置產生資料至資料加解密裝置，乃該裝置的習知功效。故系爭專利申請專利範圍第16項之以電腦主機、筆記型電腦、微處理器、界面卡或路由器等裝置產生資料至加解密裝置之功效，見於證據1與習知功效，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。（三）系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性：證據1之圖2(b)揭露加解密晶片可儲存資料至周邊裝置（Peripheral device）或緩衝器（Buffer ），惟證據1第161頁第3段第6行記載資料儲存至磁帶（tape）或磁碟裝置（disk drive），而硬碟、軟碟、讀寫式光碟機或磁性光學裝置等裝置皆屬習知的磁碟裝置。雖證據1並未揭露快閃記憶卡、數位視訊記錄器或PCMCIA等資料儲存裝置，然該資料儲存裝置皆屬資料加解密技術領域中的習知資料儲存裝置，故系爭專利申請專利範圍第17項界定之附屬技術特徵為證據1與習知技術所揭露。另如前所述，系爭專利申請專利範圍第15項之功效見於證據1，而系爭專利申請專利範圍第17項相較於第15項，增加儲存資料至硬碟、軟碟、讀寫式光碟機、快閃記憶卡、磁性光學裝置、數位視訊記錄器或PCMCIA等裝置的功效。惟證據1之加解密晶片具有儲存資料至等同於硬碟、軟碟、讀寫式光碟機或磁性光學裝置等磁碟裝置的功效；而快閃記憶卡、數位視訊記錄器或PCMCIA等裝置具有資料儲存功效乃屬該裝置的習知功效。故系爭專利申請專利範圍第17項之儲存資料至硬碟、軟碟、讀寫式光碟機、快閃記憶卡、磁性光學裝置、數位視訊記錄器或PCMCIA等裝置的功效見於證據1與習知功效，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。（四）系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性：證據1為一種資料加解密晶片，即屬一積體電路晶片（IC Chip），雖證據1並未揭露可將加解密晶片設置於資料產生裝置的內部，然藉由證據1之圖2(b)揭露加解密晶片係串接於微處理器與周邊裝置或緩衝器之間，並與微處理器、周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，熟習資料加解密技術者即能輕易將證據1之加解密晶片設置於資料產生裝置（如電腦主機）內部。故系爭專利申請專利範圍第18項界定之附屬技術特徵為證據1所揭露。另如前所述，系爭專利申請專利範圍第15項之功效見於證據1。而系爭專利申請專利範圍第18項相較於第15項，增加以積體電路晶片（IC Chip）實作並設置於資料產生裝置內部的功效。惟證據1之加解密晶片即以積體電路晶片實作（IC Chip），而熟習資料加解密技術者能輕易將證據1之晶片設置於資料產生裝置（如電腦主機）內部。故系爭專利申請專利範圍第18項之以積體電路晶片實作並設置於資料產生裝置內部的功效見於證據1，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。（五）系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性：證據1之圖2(b)及第161頁第4段揭露加解密晶片的主埠係相容於Z8000微處理器匯流排的界面並與微處理器間傳輸資料，從埠係Z8000微處理器匯流排界面的子集（subset）並與周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，可知證據1之加解密晶片串接於微處理器（資料產生裝置）匯流排界面（對外傳輸界面）的前端。故系爭專利申請專利範圍第19項界定之附屬技術特徵為證據1所揭露。另如前所述，系爭專利申請專利範圍第18項之功效見於證據1。而系爭專利申請專利範圍第19項相較於第18項，增加串接於資料產生裝置之傳輸界面前端的功效。惟證據1之加解密晶片具有串接於微處理器之匯流排界面前端之功效，故系爭專利申請專利範圍第19項之串接於資料產生裝置之傳輸界面前端之功效見於證據1，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第19 項不具進步性。（六）系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性：證據1為一種資料加解密晶片，即屬一積體電路晶片（IC Chip），雖證據1並未揭露可將加解密晶片設置於資料儲存裝置的內部，然藉由證據1之圖2(b)揭露加解密晶片係串接於微處理器與周邊裝置或緩衝器之間，並與微處理器、周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，熟習資料加解密技術者即能輕易將證據1之加解密晶片設置於資料儲存裝置（如磁碟機）內部。故系爭專利申請專利範圍第20項界定之附屬技術特徵為證據1所揭露。另如前所述，系爭專利申請專利範圍第 15項之功效見於證據1。而系爭專利申請專利範圍第20項相較於第15項增加以積體電路晶片（IC Chip）實作並設置於資料儲存裝置內部的功效。惟證據1之加解密晶片即以積體電路晶片實作（IC Chip），而熟習資料加解密技術者能輕易將證據1之晶片設置於資料儲存裝置（如磁碟機）內部，故系爭專利申請專利範圍第20項之以積體電路晶片實作並設置於資料儲存裝置內部的功效見於證據1，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性。（七）系爭專利申請專利範圍第21項不具進步性：證據1之圖2(b)及第161頁第4段揭露加解密晶片的主埠係相容於Z8000微處理器匯流排的界面並與微處理器間傳輸資料，從埠係Z8000微處理器匯流排界面的子集（subset）並與周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，是以證據1之加解密晶片串接於周邊裝置或緩衝器（資料儲存裝置）匯流排界面（對外傳輸界面）的前端，故系爭專利申請專利範圍第21項界定之附屬技術特徵為證據1所揭露。另如前所述，系爭專利申請專利範圍第20項之功效見於證據1。而系爭專利申請專利範圍第21項相較於第20項，增加串接於資料儲存裝置之傳輸界面前端的功效。惟證據1之加解密晶片具有串接於周邊裝置或緩衝器之匯流排界面前端的功效，故系爭專利申請專利範圍第21項之串接於資料儲存裝置之傳輸界面前端的功效見於證據1，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第21項不具進步性。（八）系爭專利申請專利範圍第22項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第22項為依附於第15項獨立項之附屬項，證據1 之圖2(b)及第161頁第4段揭露加解密晶片的主埠係相容於Z8000微處理器匯流排的界面並與微處理器間傳輸資料，從埠係Z8000微處理器匯流排界面的子集（subset）並與周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，而IDE、PCI、1394、SCSI、PCMCIA或USB等界面皆屬標準之傳輸界面，皆為相容於證據1之微處理器匯流排的界面。故系爭專利申請專利範圍第22項界定之附屬技術特徵為證據1所揭露。另如前所述，系爭專利申請專利範圍第15項之功效見於證據1。而系爭專利申請專利範圍第22項相較於第15項，增加以IDE、PCI、1394、SCSI、PCMCIA或USB等界面傳輸資料的功效，惟證據1之加解密晶片具有以相容於Z8000微處理器匯流排之界面傳輸資料的功效，而IDE、PCI、1394、SCSI、PCMCIA或USB等界面皆屬標準之傳輸界面，可相容於證據1之微處理器匯流排之界面。故系爭專利申請專利範圍第22項之以IDE、PCI、1394、SCSI、PCMCIA或USB等界面傳輸資料的功效見於證據1，並無新功效產生，足證系爭專利申請專利範圍第22項不具進步性。（九）本件應為全案撤銷：參加人係於93年6月24日對系爭專利提起舉發，被上訴人於98年10月13日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，是以本件舉發程序即應適用92年2月6日修正公布之專利法。而當時專利法並未規定專利權有複數請求項者，得就部分請求項提起舉發，亦未規定舉發之審定，應就各請求項分別為之。是以經逐項審查申請專利範圍之結果，而有部分申請專利範圍具專利要件、部分不具專利要件之情形者，即應為全案撤銷之審定。故上訴人此部分主張，顯有違誤。又被上訴人於96年3月6日函知上訴人系爭專利申請專利範圍第15項相對於證據1不具新穎性、進步性，而應更正第15項獨立項，具體界定其中之資料加解密單元包括第1項獨立項第3至14行中所界定之全部內容，藉此在不實質變更申請專利範圍之條件下，更正第15項原本過於廣泛之界定內容。被上訴人係指明系爭專利申請專利範圍第15項之更正原則，業已明確揭示其更正不得實質變更申請專利範圍之前提要件。至其後上訴人於同年4月27日所為之更正申請係因使原申請專利範圍第16至22項改變原依附之技術特徵，而變更實質，被上訴人遂於同年10月29日通知上訴人其更正違反專利法第64條第2項規定，並無違誤，上訴人所指違反行政程序法第8條之信賴保護原則云云，自屬未洽。其次，本件並無何違反行政程序法第5條之明確性原則，或原處分所為不具進步性之認定逾越其先行通知範圍而違反同法第102條規定之可言。從而，系爭專利申請專利範圍第15至22項之主要結構與技術已為證據1所揭示，而為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成者，不具有進步性。被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，其中部分理由雖有未洽，然原處分第5頁第18行之用語與90年10月24日修正公布之專利法第20條第2項「為熟習該項技術者所能輕易完成」之規定不同，應屬誤繕外。原處分僅以系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性為由，逕以上訴人撤回更正，基於專利權的整體性，遽為系爭專利全案舉發成立之審定，亦即被上訴人僅就獨立項（系爭專利申請專利範圍第15項）而為審查，漏未逐一審查附屬項（系爭專利申請專利範圍第16至22項）是否符合專利要件，而置附屬項於不顧，有違專利範圍整體觀之原則及逐項審查原則。惟經被上訴人分別於96年3月6日、10月29日通知上訴人應予更正，上訴人雖曾先後於94年8月10日、96年4月27日、12月20日為3次專利更正申請，惟其於97年5月15日具狀撤回所有更正申請，仍堅持系爭專利申請專利範圍第15項具有專利要件，被上訴人作成舉發成立之處分，雖未就第16至22項逐項一併審查，然上訴人既未於舉發答辯時減縮其申請專利範圍，自不得再藉逐項審查、一請求一發明為由，於行政爭訟程序爭執舉發審定為違法。是以原處分之理由雖有部分未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。六、上訴人上訴意旨除復執與起訴主張相同之論證外，另略以：（一）「資料加解密單元直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」應屬於申請專利範圍第15項之「特徵部分」，為系爭專利有別於先前技術之必要技術特徵；然原處分將其解釋為「前言部分應屬習知技術」，誤認為系爭專利與先前技術共有，顯有違誤。且原處分僅將「資料加解密單元內部包括有複數資料控制單元及加解密器」列為「特徵部分」，忽略「資料加解密單元直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」技術特徵，進而誤認「僅為引證1 加解密晶片等效結構簡單改變」，然因原判決亦未正確依專利法解釋系爭專利之申請專利範圍，顯有判決不適用法規或適用不當之違法。又系爭專利之申請專利範圍第15項為二段式寫法，包含「前言部分」與「特徵部分」，原處分解釋系爭專利申請專利範圍第15項之「前言部分」與「特徵部分」均有違誤，並據而認定該項不具進步性，即屬違法不當，應予撤銷。然原審未詳察專利法施行細則第19條規定解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合，錯誤解釋系爭專利申請範圍，其判斷基礎自有違誤。（二）原處分忽略「該資料加解密單元係為一硬體裝置直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」技術特徵原處分違反進步性之審查原則，原處分因解釋申請專利範圍有誤而認定為「前言部分」。原處分未將前述技術特徵列入與證據1之比對，對於證據1是否揭示資料加解密單元「係為一硬體裝置」「直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」等技術特徵並無隻字片語提及，違反進步性審查原則。（三）系爭專利「該資料加解密單元係為一硬體裝置直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面，而其內部包括有複數資料控制單元及加解密器」之技術特徵。系爭專利「資料控制單元」指對資料進行控制的各個單元，無論是資料產生控制或資料儲存控制，須可發出或接收對資料進行控制的控制訊號，並非僅用於傳輸資料。由於證據1第163頁圖2(b)未揭示主埠控制、從埠控制或輔助埠具有對資料進行控制的能力。換言之，其未曾提及「主埠控制」「從埠控制」等是否發出或接收控制訊號，無法達成系爭專利所強調可發出或接收對資料進行控制的控制訊號之功效，而由於系爭專利具有前述突出的技術特徵，相對於先前技術，「因為資料加解密單元完全不需資料產生裝置來作加解密的運算處理，因而不會降低資料產生裝置之工作效能，且該資料加解密單元內部設置有對應資料產生裝置與資料產生裝置的相同溝通界面，而使資料儲存裝置與資料產生裝置之間彷彿沒有任何裝置的存在，而在二者於資料傳輸溝通之間便毫無障礙」，系爭專利具有顯然的進步。另原處分認為第15項無進步性，然第1項（含之後附屬項）不因舉發證據之揭露而違反專利要件，卻一併被撤銷專利權，對於發明人之獨立發明保護不周，與專利法本旨不符，原判決對此為不利於上訴人之認定，顯有判決不適用法規或適用不當之違誤。況查現由立法院審議中之專利法修正草案第75條，補充規定於第2項「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」換言之，即遵循「一請求項界定一發明」原則，依該原則，每個請求項是否具備專利要件，須逐項審查，如獨立項不符合專利要件，其附屬項不必然即欠缺專利要件，如部分具備專利要件，部分不具備專利要件，仍應給予具備專利要件之請求項專利權，不得因其中有部分應不與專利，而為全案核駁。今因被上訴人自100年5月1日起修正專利審查基準，其中同意於請求項引進進一步界定之技術特徵，以更正申請專利範圍，屬未實質變更申請專利範圍，是上訴人所為申請更正部分，於舉發審查之狀態，當得准予更正等語。七、本院查：㈠、系爭專利申請日為89年11月6日，被上訴人於91年1月31日審定准予專利，參加人係於93年6月24日對系爭專利提起舉發，故系爭專利是有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時所適用90年10月24日修正公布之專利法為斷。次按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第19條暨第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟其發明如係「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。㈡、本件關於系爭專利申請專利範圍第15項之技術特徵皆為證據1所揭露，且系爭專利申請專利範圍第15項的功效相同於證據1，並未產生不可預期之功效。系爭專利申請專利範圍第 15項，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，故證據1可證明系爭專利申請專利範圍第 15項不具進步性。另證據1之技術內容，亦足以證明系爭專利申請專利範圍第16項至第22項不具進步性等情，業據原審敘明其得心證之理由（參見原判決事實及理由六㈤-）。經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。原審亦已指明原處分稱系爭專利申請專利範圍第15項之「資料加解密單元直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」技術特徵，係為前言部分而屬習知技術之解釋，尚有未洽。且說明系爭專利申請專利範圍第15項特徵部分之技術特徵，相較於前言部分，其有別於前言部分之技術特徵為「資料加解密單元係為一硬體裝置」及「直接串接於資料儲存裝置及資料產生裝置之預定界面」技術特徵，並據此以與證據1之技術內容作比對，而認證據1可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。因此，原審並無未正確依專利法解釋系爭專利之申請專利範圍，而有判決不適用法規或適用不當之違法。上訴人主張原審未詳察專利法施行細則第19條規定解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合，錯誤解釋系爭專利申請範圍，其判斷基礎自有違誤一節，非屬可採。上訴人主張證據1第163項圖2(b)未揭示主埠控制、從埠控制或輔助埠具有對資料進行控制的能力。其未曾提及「主埠控制」「從埠控制」等是否發出或接收控制訊號，無法達成系爭專利所強調可發出或接收對資料進行控制的控制訊號之功效。而系爭專利「資料控制單元」指對資料進行控制的各個單元，無論是資料產生控制或資料儲存控制，須可發出或接收對資料進行控制的控制訊號，並非僅用於傳輸資料，相對於先前技術，系爭專利具有顯然的進步等等。惟原審已論明系爭專利申請專利範圍第15項之「複數資料控制單元」乃一上位概念用語，包含加解密裝置與外部裝置間的外部資料傳輸控制，以及加解密裝置內部各元件間的內部資料傳輸控制。而證據1之圖1揭露加解密晶片內部包含主埠控制與主埠相連接，及從埠控制與從埠相連接，且證據1第162頁第1欄第16行至第2欄第3行與圖2(b)均揭露加解密晶片以主埠與微處理器間傳輸資料，以從埠與周邊裝置或緩衝器間傳輸資料，是以主埠控制與從埠控制分別控制主埠與從埠傳輸資料。又證據1 之圖1揭露微程式機藉由暫存器與主埠間進行內部資料的傳輸控制，以及與演算單元間亦有內部資料的傳輸控制，因此證據1之加解密晶片包含主埠控制、從埠控制及微程式機等複數個資料控制單元。另證據1之加解密晶片包括演算單元，其可自暫存器取出主鍵、加密鍵及解密鍵等資料後，對主埠或從埠輸入之資料進行加解密處理，因此證據1之加解密晶片的演算單元具有加解密功能。是以，證據1之加解密晶片包括有主埠控制、從埠控制及微程式機等複數個資料控制單元控制資料的傳輸，另包括演算單元對資料進行加解密處理，故系爭專利申請專利範圍第15項之「而其內部包括有複數資料控制單元及加解密器」技術特徵為證據1所揭露等語明確。上訴人此部分主張無非係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異，難謂為原判決有違背法令之情形。㈢、復按，76年7月10日修正發布之專利法施行細則第19條固規定，專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。惟專利法施行細則於83年10月3日修正時，業已刪除原第19條中有關部分專利的規定，專利專責機關已無核准部分專利權的法條依據。而專利法第45條所定應予專利亦係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利。就專利之舉發案而言，專利專責機關接到舉發書後，依專利法第69條規定，應將舉發書副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後一個月內答辯。則專利權人依舉發證據評估其專利申請專利範圍或說明書之內容之可專利性，若有不符專利要件者，尚得依專利法第71條第1項第3款規定，依同法第64條第1項及第2項規定申請更正，以求救濟。因此，若專利專責機關已依法踐行舉發答辯之程序，惟專利權人並未依法申請更正，則專利專責機關基於專利權人仍主張全案具有可專利性之程序選擇，且專利審查現行法規已無核准部分專利權的依據，而就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定，而未分項各自作成舉發成立或不成立之處分，核屬行政處分當否問題，尚難指為有行政處分之違法。㈣、本件依原處分卷顯示，本件被上訴人於參加人提出舉發理由後，已於93年7月30日以(93)智專一(二)15139字第09341278970號函，依專利法第69條規定，將舉發書副本及舉發證據送達上訴人依法答辯。上訴人雖曾於94年8月10日為第1次專利更正申請，其後被上訴人於96年3月6日、10月29日通知上訴人應更正申請專利範圍第15項，上訴人即於同年4月27日、12月20日分別依上訴人之通知而為第2、3次專利更正申請，嗣於97年5月15日具狀撤回所有更正申請，是以上訴人仍未更正其專利說明書，減縮申請專利範圍，刪除不具可專利性之請求項，並提出專利舉發補充答辯理由書四，主張系爭專利各請求項與舉發證據相較，具有可專利性（參見原處分卷第4宗第69頁），亦即上訴人依參加人之舉發證據評估其專利申請專利範圍或說明書之內容之可專利性後，仍未依專利法第71條第1項第3款規定，依同法第64條第1項及第2項規定申請更正，則基於上訴人之程序選擇其全案均具有可專利性，被上訴人據之全案審查而就專利舉發為全案舉發成立之審定，依上說明，即難指於法有違。至於上訴人主張專利法修正草案第75條，補充規定於第2項「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」部分，因尚未完成立法修正程序，自難據之為有利上訴人判決之論據。㈤、從而原審以系爭專利申請專利範圍共有22項，經整體技術特徵比對並逐項審查結果，系爭專利申請專利範圍第15至22項之主要結構與技術已為證據1所揭示，而為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成者，不具有進步性。被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，其中部分理由雖有未洽及漏未逐一審查附屬項，惟上訴人已於97年5月15日具狀撤回所有更正申請，未於舉發答辯時減縮其申請專利範圍，自不得再藉逐項審查、一請求一發明為由，於行政爭訟程序爭執舉發審定為違法。原處分之理由雖有部分未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定予以維持，結論尚無不合，而駁回上訴人原審之訴。依上說明，並無判決違背法令之處。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　8　　月　　31　　日最高行政法院第四庭審判長法官　吳　明　鴻法官　林　茂　權法官　侯　東　昇法官　黃　秋　鴻法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　100　年　　9　　月　　1　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第1529號

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