100年度判字第1667號｜行政：發明專利舉發｜裁判日期：100 年 09 月 22 日

最　高　行　政　法　院　判　決 100年度判字第1667號上訴人　矽創電子股份有限公司（即原審參加人）代　表　人　毛穎文訴訟代理人　陳群顯　律師許凱婷　律師上訴人　經濟部智慧財產局（即原審被告）代　表　人　王美花被上訴人　晶宏半導體股份有限公司（即原審原告）代　表　人　徐豫東上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年3月28日智慧財產法院100年度行專更(一)字第3號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、被上訴人（即原審原告）前於民國92年11月26日以「具有凸塊之半導體裝置」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱上訴人智慧局，即原審被告）申請發明專利，經編為第92133255號審查准予專利後，發給發明第I239580號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人矽創電子股份有限公司（下稱上訴人矽創公司，即原審參加人）以其違反專利法第22條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發。經上訴人智慧局審查，於 97年6月11日以（97）智專三（二）04066字第09720300030 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向原審提起行政訴訟，經原審法院裁定命上訴人矽創公司獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟後，亦遭駁回，被上訴人仍不服，向本院提起上訴，經本院廢棄原判決發回原審法院更審，嗣經原審法院判決撤銷訴願決定及原處分。上訴人矽創公司不服，乃提起本件上訴。二、被上訴人起訴主張：(一)系爭專利申請專利範圍共計16項，其中第1項及第14項為獨立項，其餘則為附屬項。系爭專利之技術特徵如申請專利範圍第1項及第14項所述，係至少包含「保護層開口之寬度不大於8μm」及「突起區之面積大於中央區之面積」二項技術特徵。系爭專利申請專利範圍就「保護層開口」之解釋，應以發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解之內容，並同時參酌說明書及圖式，以界定權利範圍，始符專利法等相關規定。而系爭專利申請專利範圍之權利項用語「保護層開口」，依發明所屬技術領域中具有通常知識者在參考發明說明及圖式所揭示之目的、作用及效果後，均可確認其係指「狹長型溝槽狀之保護層開口」，而不包含引證案之「小坑洞型的開口」。詎上訴人智慧局未審究發明所屬技術領域中具有通常知識者對該權利項用語之解釋，逕以一般性字面意義解釋權利項用語「保護層開口」，亦不參考發明說明及圖式，以瞭解被舉發案之發明目的、作用及效果，其認事用法顯有重大違誤。(二)另由被上訴人所提出原證17及原證18之美國聯邦上訴巡迴法院判決，可知美國專利實務亦肯認對申請專利範圍用語之解釋應以發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點解釋，而非以一般人之觀點解釋。系爭專利之技術除對產業界有貢獻，且由發明所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀被舉發案專利說明書之技術內容後，可得知權利項用語「保護層開口」係指「狹長型溝槽狀的保護層開口」，此乃應優先使用發明所屬技術領域中具有通常知識者所能理解之權利項用語解釋，而非一般性之字面解釋。至引證案則為「小坑洞型的開口」具有非常低劣之信賴度，無法為產業界所製造生產，兩者有明顯區隔，系爭專利並未侵入公眾領域奪取不當利益，且引證案並未使熟悉該項技術人士在不過度實驗之情形下可以實施該項發明，則該引證案不具可實施性，不得作為新穎性審查之舉發證據。而上訴人智慧局對引證案之揭露技術認識錯誤，且引證案與系爭專利習知技術之「必要技術特徵」及「發明目的」彼此相互衝突，兩者乃不相容且無法予以結合，故不足以證明系爭專利之附屬項不具進步性；詎上訴人智慧局認定兩者之習知技術乃相同技術領域，並無無法結合之互斥情事，顯已違反專利審查基準規定。再者，被上訴人於收受上訴人智慧局之審定書後，即向上訴人智慧局提出申請專利範圍更正本，是縱認系爭專利不適用專利法第56條第3項規定，上訴人智慧局亦應審酌系爭專利更正後之申請專利範圍。(三)由舉發證據3（即1999年2月2日公開之特開平00000000號日本專利，下稱舉發證據3）說明書可推論舉發證據3之保護層厚度係指小於且接近1μm之厚度。而系爭專利申請專利範圍第7 項所述之保護層厚度為介於1μm至2μm之間，與舉發證據3 明顯不同，舉發證據3無從證明系爭專利之申請專利範圍第7項不具進步性。且由於系爭專利之「溝槽型的保護層開口」大幅降低如舉發證據3之相鄰導電凸塊短路的機率，且提高接合性和導電性，故系爭專利之功效明顯優於舉發證據3，而保護層厚度係整體結構之一部分，其代表不同的功效及設計趨勢，因此舉發證據3始於其發明揭露內敘述其發明目的的達成係藉由儘可能縮小導電凸塊表面之凹陷深度。另由舉發證據3說明書可知，其係指引發明所屬技術領域中具有通常知識者採用1μm以下的導電凸塊表面之凹陷深度，且強調採較深之凹陷深度會有諸多缺點而無法達成其發明目的，因此舉發證據3之揭示將抑制發明所屬技術領域中具有通常知識者採用1μm以上的導電凸塊表面之凹陷深度的動機，此即為所謂之「反面教示」。且舉發證據3與系爭專利習知技術之「必要技術特徵」及「發明目的」彼此相互衝突，兩者本質即不相容且無法予以結合，不足以證明系爭專利不具進步性。又上訴人矽創公司既未負起舉證舉發證據3具可實施性之舉證責任，自應將舉發證據3排除於舉發證據外，且因舉發證據3之不具可實施性，無法作為舉發證據，系爭專利應具有新穎性及進步性等語。求為判決將訴願決定及原行政處分均撤銷，並命上訴人智慧局為舉發不成立之處分。三、上訴人智慧局則以：系爭專利審定公告本說明書揭示該技術特徵保護層開口之一寬度係被限定至不大於8μm，較佳地，係介於3μm至8μm，其長度係介於40μm至80μm等，已載明保護層開口之外觀。詎被上訴人以原審定公告未揭示之形容文字「狹長型溝槽狀」解釋該技術特徵，以迴避系爭專利申請專利範圍已落入引證案所揭示之事實。然據系爭專利申請專利範圍第1項所載，系爭專利係一種「具有凸塊之半導體裝置」，另依系爭專利申請專利範圍第2項所載，該具有凸塊之半導體裝置，其中該頂面之面積係不小於該銲墊顯露於該保護層之面積的兩倍。而引證案為一種半導體晶片技術中，在電極上形成導電凸塊之結構及方法，該半導體裝置包含基板、銲墊、保護層、凸塊等。引證案相較系爭專利申請專利範圍第1項而言，其已揭示該保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8μm技術特徵。又引證案相較系爭專利申請專利範圍第1項及第2項而言，其已揭示俾增加該凸塊之該突起區之面積以使該突起區之面積大於該中央區之面積技術特徵，是引證案能證明系爭專利申請專利範圍第1項及第2項為申請前已見於刊物或已公開使用。其次，系爭專利申請專利範圍所揭技術特徵已明確，縱參酌說明書及圖式，亦無通知更正申請專利範圍之必要。被上訴人主張系爭專利申請專利範圍第7項為限定該保護層之厚度係介於1至2μm，然引證案之說明書內已揭示形成該保護層厚度約1μm，保護層厚度或有不同，惟保護層的厚度本可因引證案揭示成長保護層之沉積時間予以調整而達成等效替換。況舉發證據2（即「被舉發案」公告之說明書及圖式影本，下稱舉發證據2）已自承先前技術第1段揭示，以藉由該異方性導電膜20內之導電粒子21與該電路板30電性連接，習知之導電粒子21之外徑為6 μm，當該導電粒子21之外徑縮小至3μm時，由於回字效應使得在該中央區14b與該接合墊31之對導電粒子21a無法有效接合，而影響電性能。惟據引證案之說明書所載述，可知將能夠縮小導電凸塊表面之凹陷之平面尺寸及深度，其結果將能夠增加導電凸塊上有助於導通之導電粒子數而提高半導體裝置之組裝可靠性，惟並未有將該尺寸增加或擴大而有導致電性能變差應有避免之必要之反面教示等。再者，系爭專利說明書係揭示指導電粒子外徑，其與引證案所教示，並不衝突，且就結合系爭專利說明書及引證案說明書所揭示製程技術（成長保護層厚度）而言，本就可為其所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，足見兩者均屬相關之技術領域，並無不相容且無法予以結合之互斥情事，自可為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。又由系爭專利申請專利範圍第1項及第14項所載之內容觀之，已明確限定其申請專利之範圍僅在於限制該保護層開口之寬度不大於8 μm之技術特徵，而未限定保護層開口之形狀為何，故無申請專利範圍之記載有疑義或需要解釋者，被上訴人自不能以其說明書之實施方式，而主張應參酌其說明書所載該實施方式之內容，將原申請專利範圍中之保護層開口解釋為「狹長型溝槽狀」。故舉發證據可證明系爭專利不具新穎性及進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、上訴人矽創公司則主張：(一)系爭專利申請專利範圍第1項前言部分之基板、銲墊、保護層、保護層開口、凸塊等習知結構，均屬先前技術之範疇，且已見於引證案，惟就「凸塊突起區之面積大於中央區之面積」此一技術特徵構成要件而言，被上訴人並未抗辯引證案未揭示此一特徵，足見被上訴人就此並不爭執。至「保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8μm」此一技術特徵構成要件而言，被上訴人亦未曾爭執引證案確已揭示「保護層開口之一寬度不大於8μm」之技術內容。且系爭專利申請範圍中除對「保護層開口之一寬度」限定為不大於8μm外，對於另一維度（長度）及開口深度（高度）均無任何限制，則系爭專利對於開口之形狀為何，並無特殊之界定或限制，其申請範圍之文義本即涵蓋各種可能形狀之開口，被上訴人事後擅自解釋為「狹長型溝槽狀」以圖與引證案進行區隔，顯乏依據。另就系爭專利申請專利範圍第7項部分，系爭專利與引證案專利之目的，均係改善半導體裝置與凸塊之導電性，其發明所欲解決之問題與技術領域完全相同，所屬技術領域中具有通常知識者自有予以組合之動機，明顯可為組合之技術內容。(二)引證案既已教示縮小保護層開口一寬度至不大於8μm，俾使凸塊突起區之面積大於中央區之面積，同時提出實施例之實驗數據，當可驗證具有使該領域具有通常知識者，可以完成系爭專利請求項第1項所界定之發明而具有可實施性。此與被上訴人所提出原證17、18號之美國聯邦上訴巡迴法院判決之案情顯不相同，亦與系爭舉發案之成立迥然不同，且其乃屬他國法例，不宜援引附比。又引證案已揭露系爭專利之技術特徵，且其公開日（1999年2月2日）早於系爭專利申請日（2003年11月26日）之事實，則無論引證案是否具有產業利用性或可實施性，均與系爭專利有無新穎性（或進步性）之判斷無關。( 三)系爭專利關於保護層開口之形狀，除「一寬度不大於8μm」之特徵外，對於另一維度（即長度）及開口深度（即高度）完全無任何特殊之界定或限制，足見系爭專利申請範圍之文義已涵蓋各種可能形狀之開口。又系爭專利申請專利範圍之文字，既未對另一維度（即長度）及開口深度（即高度）為任何限制，自無「狹長型」及「溝槽狀」可言，復以系爭專利說明書中「狹長型」及「溝槽狀」之記載，且被上訴人所述多有曲解行政法院判決意旨之嚴重違誤，故不足採。(四)被上訴人於97年6月18日提出原證27號之更正本係於系爭專利申請專利範圍之獨立請求項第1項及第14項中加入「該保護層之開口呈狹長型溝槽狀」、「相鄰銲墊方向之寬度」等技術特徵，並將其附屬項第3項界定之凸塊突起區與中央區高度差係「不小於1μm」更正為「高度差係介於1至2μm」，惟上開更正之技術特徵並未見於系爭專利之發明說明或圖式中，縱有揭露，亦仍屬「申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段」之情形，被上訴人將之引進附加於原核准公告之請求項內，已構成專利申請範圍之實質變更，應不准更正。再者，上訴人智慧局依專利法第71條之規定，於舉發審查階段中，並無一律「應」通知專利權人更正之義務，且系爭專利已無因更正而維持其有效性之可能，上訴人智慧局自無通知被上訴人更正之必要。又系爭專利之保護層開口均應包括二維空間為「長方形」及「正方形」之開口構造，實無將其限制為「長方形開口」之必要，若將其解釋為「限於長方形」之開口，排除其他可能之形狀，顯然造成系爭專利權利範圍之實質變動，並非妥適。(五)舉發證據3確實已揭露系爭專利之所有技術特徵，足以證明系爭專利申請專利範圍各項均具有應撤銷原因，故不論引證案可實施與否，只要引證案之技術內容一經公開後，即已具有證據能力，故本件舉發證據3究竟「可否實施」與「系爭專利有無新穎性或進步性之判斷」無關，被上訴人爭執舉發證據3之「可實施性」，顯屬無據。且由舉發證據3與系爭專利所自承之先前技術即舉發證據2已揭露系爭專利申請專利範圍各項之技術特徵。(六)又系爭專利之目的、作用及效果已清楚記載於申請專利範圍第1、14項內，其保護層開口應包括二維空間為「長方形」及「正方形」之開口，而舉發證據3確實已揭露系爭專利之所有技術特徵，足以證明系爭專利申請專利範圍各項均具有應撤銷原因，舉發證據3足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、14項不具新穎性及進步性；舉發證據3結合系爭專利所自承之先前技術即舉發證據2，足以證明系爭專利申請專利範圍第3至13項、第15、16項不具進步性等語。五、原審為撤銷訴願決定及原處分之判決，略以：經查本件被上訴人以「具有凸塊之半導體裝置」向上訴人智慧局申請發明專利，經編為第92133255號審查准予專利後，發給發明第I239580號專利證書。嗣上訴人矽創公司先於96年6月15日提出不同於本件之舉發證據，主張系爭專利欠缺新穎性及不具進步性，有違專利法第22條第1項第1款、第4項，及其請求項記載不明確，發明說明亦不明確，有違專利法第26條第2、3項之規定（下稱N01舉發案）。於該案審查中，被上訴人又於96年12月11日以本件舉發證據3及系爭專利自承之先前技術即舉發證據2，主張系爭專利第1至3、7、8、12、14至16 不具新穎性（依舉發證據3）及進步性（依舉發證據3或組合舉發證據2、3）及第4至6、9至11、13項不具進步性（依舉發證據3或組合舉發證據2、3）（下稱N02舉發案）。嗣上訴人智慧局先於97年6月11日就N02舉發案，以本件舉發證據3 足以證明系爭專利第1、2、14項欠缺新穎性，因而不再審究進步性，以及舉發證據2、3足以證明系爭專利第3至13、15 、16項不具進步性，而作成「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。被上訴人於97年6月18日就N01舉發案提出更正本，且於期限內就N02舉發案之審定提起訴願，訴願機關亦以相同理由駁回被上訴人之訴願。次查被上訴人於本件舉發答辯時即抗辯就發明所屬技術領域中具有通常知識者，應知系爭專利之保護層開口應為狹長的溝槽型，而非一個小坑洞型的開口；其於訴願理由書中更是提出鍾卓良教授所提之專家意見書，而被上訴人於提起本件行政訴訟時所臚列之首要爭點亦係申請專利範圍之解釋應以「所屬技術領域中具有通常知識者」為標準，而上訴人智慧局於審定書對此標準並未著墨，對兩造爭執之保護層開口是否為狹長型溝槽狀，亦未說明，僅單以舉發證據3所揭示之開口尺寸3×3μm～10×10μm，即認相較系爭專利申請專利範圍第1項而言，已揭示該保護層之該開口之一寬度被限定至不大於8μm之技術特徵，並以此認系爭專利即屬欠缺新穎性，且因而認無再審究進步性之必要。揆諸首開說明，上訴人智慧局對此當事人爭執之不確定法律概念，未先加以解釋，其過於簡單的論述即認系爭專利第1、2、14項欠缺新穎性，既不符行政機關之採證原則，亦有違新穎性之論理法則，其判斷過程顯有瑕疵，且該瑕疵足以影響本件舉發案是否成立之結論。另查本件前審維持上訴人智慧局及訴願機關所為系爭專利欠缺新穎性所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，已經本院以99年度判字第1314號廢棄發回，其主要理由似認該保護層開口應解釋為長方形之結構，如依該解釋，則上訴人智慧局所為系爭專利第1、2、14項欠缺新穎性之論據，即有所動搖，因舉發證據3所揭示之保護層開口為一正方形結構，而揆諸首揭說明，只要有一特徵要件不同，即應為「新」。系爭專利第1、2、14項既無上訴人智慧局所稱欠缺新穎性之情形，上訴人智慧局即有就系爭專利是否不具進步性加以審酌之必要。再者，本件舉發案於舉發過程中雖係後舉發案，然因上訴人智慧局審定在先，且被上訴人於N01舉發案中提起更正，該更正雖經上訴人智慧局於97年8月15日審定不准更正，且舉發成立，應撤銷專利權，惟該審定已經原審法院99年度行專訴字第25號行政判決撤銷，上訴人智慧局應重就該更正及舉發案加以審查，是本件亦符合上開規定，原審定及訴願決定既已因上述瑕疵而有違誤，應予撤銷，上訴人智慧局即應依行政自我拘束原則及本判決意旨，就N01舉發案之更正重新審查後，再為本件舉發案之審定。綜上所述，本件舉發案因上訴人智慧局未說明其合法採證判斷依據，致其所為申請專利範圍之解釋顯有瑕疵，故原審定及訴願決定以該解釋所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，自有違誤。從而，被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。六、上訴人上訴意旨及補充理由略謂：(一)原判決未依本院發回判決之意旨，就相關爭點依職權進行調查，即逕認本件有發回重為處分之必要，顯有不適用法規及不備理由之違背法令。退萬步言，縱原判決認為本件顯然無需依循本院之發回意旨而為判斷，亦應於原判決中詳予敘明其理由，然原判決竟於未敘明任何理由之情況下，對本院於發回判決中所提及「應依職權調查之事項」置之不理，逕認原處分及訴願決定應予撤銷，故原判決之判斷亦有判決不備理由之當然違背法令。（二）本件兩造當事人於原審時對於「所屬領域具有通常知識者究竟為何人」，並無爭執，原判決以兩造當事人從未爭執之爭點，遽指原處分機關之審定有違誤，且對本件當事人真正爭執有關「系爭專利申請專利範圍之解釋，可否於文義已明確之情形下，仍將發明說明之額外限制條件加入申請專利範圍中」之爭點與相關攻擊防禦方法，全然避而不談，顯係對上訴人於原審所提出之重要攻擊防禦方法未予審酌，亦未說明其不予審酌之原因，當有判決不備理由之違法。（三）原判決於解釋申請專利範圍第1、14項之「保護層開口」時，對於本件「可否將發明說明中所例示記載之技術特徵讀入申請專利範圍」之認定，顯係在完全未予斟酌上訴人所提出之重要攻擊防禦方法、亦未說明其不予斟酌之原因，即逕予作出與原專利舉發審定書迥異之判斷，不僅有不適用法規及判決不備理由之違背法令，且原審於「相同情況未為相同判斷」，更有違反憲法第7條之「平等原則」。再者，上訴人與原處分機關均一再強調「系爭專利申請專利範圍第1 、14項之保護層開口，明顯對形狀未予限制，且該形狀限制亦與發明目的之達成無關，並無將發明說明中實施例所例示記載之限制條件讀入，將其解釋為『狹長型溝槽狀』之必要」，然原判決對此部分完全未置一詞，顯係對上訴人所提出足以影響判決結果之重要攻擊防禦方法未予審酌，亦未說明其不審酌之原因為何，是原判決此部分之判斷亦有判決不備理由之違法。（四）再者，原判決除對於「系爭專利申請專利範圍之解釋有無參酌發明說明之必要」未予調查，即逕將「發明說明實施例所例示記載之內容讀入申請專利範圍」，而有前述之違背法令之情形外，原審逕將「發明說明實施例所例示記載之內容讀入申請專利範圍」之結果，更有判決理由矛盾、不備理由、違反論理法則與經驗法則之判決違背法令。（五）本件訴願決定確實已論及「所屬技術領域中具有通常知識者」之判斷標準，故本件訴願決定當已補正原處分理由不當之瑕疵，原判決對此全然未予審酌，逕認本件原處分有瑕疵，而有發回重為處分之必要，顯有不備理由之判決違背法令。而原判決除有前揭誤認本件爭點、對上訴人於原審所提出重要攻擊防禦方法全然未予斟酌，亦未說明其原因為何之違背法令外，縱以原判決所「誤認」之「所屬技術領域中具有通常知識者為何人」（即「本案爭點」）觀之，原判決之論述過程仍顯有不適用法規、判決理由矛盾及不備理由之判決違背法令。再者，原判決一方面肯認「被上訴人於訴願階段始提出鍾卓良教授之專家意見書」、「申請專利範圍之解釋應以『所屬技術領域中具有通常知識者』為判斷標準，係本件行政訴訟時始臚列之爭點」，另一方面卻認定「原處分對於當事人所爭執『所屬技術領域具有通常知識者』之標準並未著墨」，並以此認定原處分判斷過程有瑕疵，而有發回重為處分之必要，亦有不適用法規、判決理由矛盾與不備理由之違背法令。另外，被上訴人於訴願階段及行政訴訟階段始提出之證據及爭點，顯非原審所難以或不能調查之事項，在原審指摘原處分「對此未予著墨，而有瑕疵」之同時，原審法院對該等證據及爭點，仍未依職權進行調查，實有違行政訴訟法第133條之意旨。（六）原判決未依本院發回判決之意旨對「本件舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性」依職權調查作出判斷，且此判斷顯非原審不能調查或難以調查之事項，在「系爭專利應予撤銷」之結論相同之狀況下，原審不僅未依職權作出判斷，更在未附具理由之情況下，逕認本件有發回重為處分之必要，顯有不適用法規及不備理由之違背法令。（七）上訴人於原審中亦曾主張「原處分作成後始提出之更正，不得作為認定原處分有無違誤之依據」，且上訴人更一再強調本件係一撤銷訴訟，撤銷訴訟違法性之判斷時點應為「原處分作成時」，故自不得以「原處分作成後始提出之更正」，作為認定「原處分之判斷有違誤」之依據。然而，原判決對於上訴人於原審所提出之重要攻擊防禦方法未予斟酌，亦未說明未予斟酌之理由為何，即逕以本件系爭專利有一更正案存在，遂認應將本件發回原處分機關重為處分，顯有判決不備理由之違背法令。（八）「所屬技術領域中具有通常知識者究竟為何人」不僅顯非本案之爭點，且不論該「所屬技術領域中具有通常知識者」之「身分」為何，均不影響本件之判斷，原判決任意指摘「原處分機關未對『所屬技術領域具有通常知識者』此不確定之法律概念加以解釋，因而認定本件有發回重為處分之必要」之判斷，顯有不適用法規、判決不備理由之違背法令。退步言之，若原審認為專利審查基準規定有所不當，而無遵循之必要，亦應於原判決中詳予說明其理由為何，然原判決竟於未敘明任何理由之情況下，即逕予認定「完全依照專利審查基準規定為判斷」之原處分有違誤，是以，原判決之判斷當不備理由。再者，原審對於「原處分機關對於系爭專利是否符合專利要件判斷」之審查，本應採較低度之審查密度，僅於原處分機關之判斷有恣意濫用及其他違法情事時，得予撤銷或變更，然原審竟課與原處分機關法律或基準所無之義務，實與司法院釋字及本院實務見解之意旨相悖，而有違誤。且原處分機關於作成「系爭專利不符專利要件之判斷」之際，即係以「所屬技術領域中具有通常知識者」為判斷主體與標準，完全符合專利審查基準之規定，當無原判決所指摘之違誤。另縱原審認為原處分機關對於「所屬技術領域中具有通常知識者」之論述有所不足，訴願機關於訴願決定中亦已補正其瑕疵，原審未見於此，逕認本件有發回重為處分之必要，有違現行司法實務見解。（九）被上訴人於行政救濟過程中始提出之更正，本應不予審理，原審竟僅因「被上訴人於本件行政救濟過程中，於系爭專利之其他舉發案曾提出更正」，即率然認定本件應發回重為處分，不僅有違現行專利審查基準之規定，亦與司法實務見解有間。（十）再者，原審於審理過程中一再以「雙方並無民事訴訟，故其認為應將本件撤銷發回原處分機關重為審查，以給予原處分機關對更正表示意見之機會」云云，不僅有違前揭專利審查基準之規定，亦與司法實務見解有間，且「本件當事人間之民事訴訟係因被上訴人未提起上訴而確定」，絕非「無民事訴訟存在」，故原判決之判斷顯有不適用法規及不備理由之判決違背法令。（十一）原判決僅以「鈞院本件發回判決似認系爭專利該保護層開口應解釋為長方形之結構，因舉發證據3所揭示之保護層開口為一正方形結構，而揆諸首揭說明，只要有一特徵要件不同，即應為『新』」，即率然認定「系爭專利第1、2、14項無原處分機關所稱欠缺新穎性之情形」。然而，原判決在未說明任何理由之情況下，即逕謂「只要有一特徵要件不同，即應為『新』」，然該判斷顯忽略專利審查基準第2-3-6頁至第2-3-7頁中所提及「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」等「不具新穎性」之情形，故原判決之判斷顯有適用法規不當與不備理由之判決違背法令。（十二）原判決未依本院發回判決意旨，對系爭專利申請專利範圍第1、2、14項有無進步性作出判斷，即逕認本件應發回重為處分，當有不適用法規、理由矛盾與不備理由之判決違背法令。再者，原審若認為「在原處分機關尚未就『系爭專利第1、2、14項是否具有進步性』加以判斷之情況下，其即無須對『系爭專利第1、2、14項是否具有進步性』作出判斷」，同理，在原處分機關已對「系爭專利第3-13、15-16項」作出「不具進步性」之判斷之情況下，原審即應就原處分機關此部分之論斷有無違誤作出判斷。然原判決一方面以「原處分機關尚未就『系爭專利第1、2、14項是否具有進步性』加以判斷」，作為其未論述「系爭專利第1、2、14項是否具有進步性」之理由，另一方面卻對「原處分機關已實質論述不具進步性之第3-13、15-16項」置若罔聞，率然認定本件有發回重為處分之必要，故原判決實有理由矛盾之違誤等語。七、本院查：㈠、按受發回或發交之高等行政法院，應以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。行政訴訟法第260條定有明文。本件經本院99年度判字第1314號判決發回原審法院時，已指明原審解釋系爭專利申請專利範圍第1項及第14項難謂符合專利法第56條第3項之意旨，而申請專利範圍之解釋，牽涉專利法第56條第3項是否合法適用，已屬法律上之判斷，非僅限於事實之認定。上訴人矽創公司主張原審不受本院發回意旨關於系爭專利申請專利範圍解釋法律見解之拘束一節，自非可採。又本院發回意旨已說明原審前判決以系爭專利僅就保護層之一寬度設其上限，相對地並未設其下限，凡保護層開口之一寬度不超過8μm者，均為系爭專利所涵蓋，其中當然包含3μm及5μm部分。而本件被上訴人所申請之系爭專利於申請專利範圍復未明載此一保護層開口寬度除一端為不大於8μm外，另一端為大於8μm，而呈現長方形狀態，則在此範圍內，舉凡1~8μm×1~8μm之任一組合，均符合系爭專利所設定之範圍即有未洽，其據之論斷證據3既已揭示3μm×3μm，及5μm×5μm尺寸，系爭專利即欠缺新穎性部分，於法自有未合等情。原審據此發回意旨，認如依該保護層開口應解釋為長方形之結構，則上訴人智慧局所為系爭專利第1、2、14項欠缺新穎性之論據，即有所動搖，因舉發證據3所揭示之保護層開口為一正方形結構，只要有一特徵要件不同，即應為「新」。系爭專利第1、2、14項既無上訴人矽創公司所稱欠缺新穎性之情形，上訴人智慧局即有就系爭專利是否不具進步性加以審酌之必要。經查，原處分就系爭專利申請專利範圍第1項及第14項之獨立項均界定「該保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8μm」，則原處分對兩造爭執之保護層開口是否為狹長型溝槽狀，未予說明，僅單以舉發證據3所揭示之開口尺寸3×3μm～10×10μm ，即認相較系爭專利申請專利範圍第1項而言，已揭示該保護層之該開口之一寬度被限定至不大於8μm之技術特徵，並以此認系爭專利即屬欠缺新穎性，且因而認無再審就進步性之必要，其論斷於法自有未洽。又系爭專利其餘附屬項亦均有上述「該保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8μm」之技術特徵。則原審基於舉發證據3所揭示之保護層開口為一正方形結構，據此認系爭專利第1、2、14項既無上訴人智慧局所稱欠缺新穎性之情形，上訴人智慧局即有就系爭專利是否不具進步性加以審酌之必要，經核於法即無不合。上訴人矽創公司指原審未斟酌上訴人所提出之重要攻擊防禦方法、亦未說明其不予斟酌之原因，即逕予作出與原專利舉發審定書迥異之判斷，有不適用法規及判決不備理由之違背法令等等，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，或係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當，要難謂為原判決有違背法令之情形。㈡、本院發回理由中固載明「系爭專利申請專利範圍第1項、第 14項是否有舉發理由所指不符專利法第22條第4項之情形，以及申請專利範圍第1項、第14項以外之申請專利範圍是否有舉發理由所指之不符合專利要件，尚未經原審就原處分各該部分之審定理由加以論究。……，申請專利範圍第2項是否有舉發理由所指之不符合專利要件，似亦尚未經原審實質審究，則連同其餘原審未加論究之附屬項，事證仍未臻明確，自應發回原審法院依上述本院法律見解加以究明，另為妥適之裁判。」惟此係因前次發回時，尚有上述事證未臻明確之處，本院無從自為判決，而指出尚待原審究明之處。原審於發回後審酌本件舉發案因上訴人智慧局未說明其合法採證判斷依據，致其所為申請專利範圍之解釋顯有瑕疵，且該解釋亦經本院指摘，故審認原審定及訴願決定以該解釋所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，自有違誤。而將訴願決定及原處分均撤銷，於法尚無不合。上訴人矽創公司主張原判決未依本院發回判決之意旨對「本件舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性」依職權調查作出判斷，且此判斷顯非原審不能調查或難以調查之事項，在「系爭專利應予撤銷」之結論相同之狀況下，原審不僅未依職權作出判斷，更在未附具理由之情況下，逕認本件有發回重為處分之必要，顯有不適用法規及不備理由之違背法令部分。經查，原審定就系爭專利申請專利範圍第1、2、14項是否具進步性部分，均係以該等請求項既有不新穎性之情事，而未再加以審究。亦即該第1、2、14項請求項均未經上訴人智慧局實質審查，則依重新解釋之申請專利範圍，系爭專利應予撤銷之結論，是否相同尚屬不明。則原審審酌本院發回關於系爭專利申請範圍解釋意旨，基於對原處分機關實質行使第1次判斷權之尊重、案件複雜程度與專業分工，或司法審查係就違法處分加以糾正之功能適切考量，將有關系爭專利申請專利範圍第1、2、14項是否具進步性部分責由原處分機關加以審酌，尚難謂原審未就系爭專利申請專利範圍上開獨立項是否符合進步性予以審究，而發回原處分機關審查，即指有違本院發回意旨。又行政訴訟法第133條所定行政法院於撤銷訴訟應依職權調查證據，與法院於專利舉發案舉發證據尚未經原處分機關實質審查前，基於對原處分機關第1次判斷權行使之尊重、案件複雜程度與專業分工，或司法審查係就違法處分加以糾正之功能適切考量，將爭點發回專利專責機關重新審查係屬二事。又原判決就上訴人之主張縱有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當。上訴人指原審未依發回意旨，依職權作出判斷，在未附理由發回重為處分，有不適用法規及不備理由部分，非為可採。㈢、關於原審定對系爭專利申請專利範圍第3項至第13項、第15 至第16項已記載該等請求項之內容為引證證據之等效構件替換，可為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前結合證據2、3之先前技術所能輕易完成。惟原判決就該等附屬項是否具有進步性未加以詳論，固有疏略。惟查，本件原審於發回後係審酌舉發案因上訴人智慧局未說明其合法採證判斷依據，致其所為申請專利範圍之解釋顯有瑕疵，且該解釋亦經本院指摘，而審認原審定及訴願決定以該解釋所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，自有違誤。亦即前述原處分關於第3項至第13項、第15至第16項附屬項不具進步性之認定亦因其所為申請專利範圍之解釋未洽而同樣影響結論。因此，原判決將原審定及訴願決定均撤銷，就系爭專利附屬項部分雖未予詳論，惟與原判決之判斷結論尚不影響，亦難謂與判決理由矛盾相當，而為有利上訴人判斷之論據。又重新解釋之申請專利範圍，系爭專利之附屬項應予撤銷之結論，是否相同尚屬不明。則原審審酌本院發回關於系爭專利申請範圍解釋意旨，基於對原處分機關實質行使第1次判斷權之尊重、案件複雜程度與專業分工，或司法審查係就違法處分加以糾正之功能適切考量，將有關系爭專利申請專利範圍其餘附屬項是否具進步性部分責由原處分機關加以審酌，尚難謂原審未就系爭專利申請專利範圍附屬項是否符合進步性予以審究，而發回原處分機關審查，即指於法有違。㈣、本件原判決係依據上訴人智慧局所頒布之專利審查基準第五篇舉發及依職權審查，其中第一章4.3.2規定更正與前後舉發案之審理（4）規定，於前案舉發審查中未申請更正，而於後舉發案提出更正，若前舉發案經撤銷原處分重為審查時，前、後舉發案均應俟更正之審查結果後再續行審查（見專利審查基準5-1-17）。本件舉發案於舉發過程中雖係後舉發案，然因上訴人智慧局審定在先，且被上訴人於N01舉發案中提起更正，該更正雖經上訴人智慧局於97年8月15日審定不准更正，且舉發成立，應撤銷專利權，惟該審定已經原審法院99年度行專訴字第25號行政判決撤銷，上訴人智慧局應重就該更正及舉發案加以審查。因此認本件亦符合上開規定，原審定及訴願決定既已因上述瑕疵而有違誤，應予撤銷，上訴人智慧局即應依行政自我拘束原則及原審判決意旨，就N01舉發案之更正重新審查後，再為本件舉發案之審定等情。依原判決上開論述，其僅在提示本件原審定及訴願決定已因上述申請專利範圍解釋之瑕疵而有違誤，應予撤銷後，上訴人智慧局重新審查時，應行注意專利審查基準有關更正與前後舉發案審理規定之附論，並非以另案之舉發案之更正作為撤銷訴願決定及原處分之理由。上訴人指原審逕以本件系爭專利有一更正案存在，認應將本件發回原處分機關重為處分，顯有判決不備理由等之違背法令一節，自有誤會。㈤、上訴人主張原判決任意指摘原處分機關未對「所屬技術領域具有通常知識者」此不確定之法律概念加以解釋，因而認定本件有發回重為處分之必要之判斷，顯有不適用法規、判決不備理由之違背法令，以及其餘主張原判決違誤部分。經查，原審關於所屬技術領域具有通常知識之標準之論述，係在說明原審定解釋系爭專利申請專利範圍時，未考量被上訴人主張依所屬技術領域中具有通常知識，判斷所上開保護層開口是否為狹長型溝槽狀，且亦未加以說明，單以舉發證據3 所揭示之開口尺寸3×3μm～10×10μm，即認相較系爭專利申請專利範圍第1項而言，已揭示該保護層之該開口之一寬度被限定至不大於8μm之技術特徵，並以此認系爭專利即屬欠缺新穎性，以過於簡單的論述即認系爭專利第1、2、14項欠缺新穎性，有違論理法則，判斷過程顯有瑕疵，且該瑕疵足以影響本件舉發案是否成立之結論等情。因此，原審此部分之論述，仍係其取捨證據、認定事實之職權行使事項，而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定異於該當事人之主張者，尚不得謂為原判決有違背法令之情形。至於上訴人其餘主張原判決違誤部分，經核無非係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，應屬法律上見解之歧異。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當，要難謂為原判決有違背法令之情形。㈥、從而原審以本件舉發案因被上訴人未說明其合法採證判斷依據，致其所為申請專利範圍之解釋顯有瑕疵，且該解釋亦已經本院加以指摘，故原審定及訴願決定以該解釋所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，自有違誤，而將訴願決定及原處分均撤銷，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　9　　月　　22　　日最高行政法院第四庭審判長法官　吳　明　鴻法官　林　茂　權法官　侯　東　昇法官　林　金　本法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　100　年　　9　　月　　22　　日書記官　彭　秀　玲

最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第1667號

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