100年度判字第519號｜行政：商標異議｜裁判日期：100 年 04 月 14 日

最　高　行　政　法　院　判　決 100年度判字第519號上訴人　日商‧日本精工油墨股份有限公司代　表　人　平栗哲夫訴訟代理人　王建智　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　日商‧精工控股股份有限公司代　表　人　服部真二訴訟代理人　林志剛　律師(兼送達代收人) 楊憲祖　律師黃闡億　律師上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國99年6月30日智慧財產法院99年度行商訴字第20號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人於民國96年8月31日以「株式會社セイコ－アドバンス\Seiko advance Ltd.\SP Device（color）」商標(其中商標圖樣上之「株式會社」、「Ltd.」聲明不專用），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第2類之「染料、顏料、塗料、印刷用油墨、繪畫用顏料、塗裝裝潢印刷美術用金屬箔、塗裝裝潢印刷美術用金屬粉、防鏽油脂」商品，向被上訴人申請註冊，經核准列為註冊第1320614 號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，認系爭商標有違商標法第23條第1項第12款後段之規定，以98年8月28日中台異字第971060號商標異議審定書為系爭「第1320614號『株式會社セイコ－アドバンス\Seiko advance Ltd.\SP Device（color）』商標之註冊應予撤銷」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人猶未甘服，向原審法院提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：異議人所提出之證據資料皆為96年之資料，並無法證明據以異議商標（如附圖2所示）在系爭商標開始使用之前已為著名。且上訴人於異議審查過程即已陳明「株式會社セイコ－アドバンス」及「Seiko advance Ltd.」為其商號名稱，並在臺灣市場中經使用於油墨商品達30年以上，已具有一定知名度等情形。詳言之，上訴人公司於西元1950年成立正興塗料公司，其中「正興」之日文發音即為「SEIKO」，之後於1971年與美國Advance process supply co.技術合作，將公司名稱改為「株式會社セイコ－アドンス (Seiko advance Ltd.)」。並於1978年起即開始在臺灣市場設置代理商、從事銷售業務。系爭商標顯無攀附據以異議商標信譽與識別性之情形，撤銷系爭商標之註冊，並不符合被上訴人公布施行之商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準以「避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性」之立法目的。又「SEIKO」為日語發音之拼音，上訴人原公司名稱中的「正興」、據以異議商標權人的「精工」，其發音亦皆為「SEIKO」，故「SEIKO」並無創意，且日本企業以發音為「SEIKO」之詞為公司名稱者所在多有。原審定書中亦指明，早於50年間或85年以前並非不常見；有其他人以「SEIKO」獲准註冊即為明證。縱使眾多商標中有部分未能持續延展至今，然並無法改變「SEIKO」早在50年間即已普遍習見於臺灣之事實。原異議審定及訴願決定竟認定其為「非普通習見」、「有其獨具創意之部分」，顯與事實相違。其次，系爭商標係由彩色圖形、外文字母「Seiko ad vance Ltd.」及日文「株式會社セイコ－アドバンス」之圖形結合文字的商標所組成，而據以異議商標為單純墨色文字商標英文「SEIKO」。由兩商標圖樣整體觀察，無論是外觀或讀音予人之寓目印象截然不同，一般消費者所注目者為標示系爭商標之油墨商品係由Seiko Advance公司（株式會社セイコ－アドバンス）所生產（尤其本案之消費者係油墨業之專業人士），絕無將其割裂為彩色圖形、「株式會社」、「セイコ－」、「アドバンス」、「Seiko」、「Advance」、「 Ltd」等七部分觀察之可能，系爭商標「精工」、「Seiko」及「セイコ－」為一體不容分割，一般消費者於異時異地隔離觀察兩商標時，實無導致混淆誤認之虞。且系爭商標除右半上排「株式會社セイコ－アドバンス」、「Seiko advance Ltd.」文字之外，尚包含左半部之圖形，其中，左半部之圖形商標另已取得註冊第1317370號商標權，就其指定使用的印刷油墨商品，無與據以異議商標混淆誤認之虞。即使不考慮「SEIKO」識別性較弱之因素，系爭商標中「SEIKO」所占比較極低，亦非特別引人注目，故在異時異地整體觀察下，應認系爭商標與據以異議商標並非近似。更由於「SEIKO 」其識別性較低，不得為任何人獨占，在整體觀察下更應認兩造商標並非近似。惟原處分書或訴願決定書，皆將系爭商標割裂為圖形、外文及日文等部分而與據以異議商標相比對，顯然違反著名商標保護審查基準。又系爭商標指定使用於「染料；顏料；塗料；印刷用油墨；繪畫用顏料；塗裝裝潢印刷美術用金屬箔；塗裝裝潢印刷美術用金屬粉；防鏽油脂」商品，據以異議商標則使用於鐘錶、計時儀器等商品上。二造商標所指定使用之商品類別顯然差距極大，二者之銷售管道、購買對象有極大之區隔，原審定書顯與著名商標保護避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，以維持市場既存交易秩序之目的相違。參加人一再強調縱使認為系爭商標無商標法第23條第1項第12款本文前段規定之適用，惟仍有本款後段規定之情形，應不得註冊云云。然無論商標法第23條第1項第12款前段或後段之規定，其適用之先決要件均為系爭商標與據以異議商標相同或近似始克當之。依著名商標保護審查基準，除據以異議商標著名程度需達一般消費者皆得以認知其為著名商標外，兩造商標圖樣近似之要求程度應遠高於判斷商標是否有造成消費者混淆誤認之虞，是以參加人所稱並不足採等語。求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被上訴人則以：（一）據以異議商標是否為著名之商標或標章及其著名程度：本件據參加人檢送之公司簡介、網站資料、各種國際性運動比賽之廣告看板及計時儀器相關資料、日本及世界各國註冊資料一覽表、日本著名商標集、96年亞洲前1000大品牌排名相關資料、我國註冊相關資料、雜誌報導及廣告、商品宣傳型錄、進口銷售發票、商品販售據點相關資料等證據資料影本觀之，參加人創立於1881年，係一具有120餘年歷史的鐘錶製造廠商，於1924年開始使用據以異議「SEIKO」商標圖樣作為其鐘錶商品之表徵，並正式在東京證券交易所掛牌上市。是由上揭參加人所提據以異議商標於我國或其他國家獲准註冊及該等商標在我國有持續且大量使用及廣泛宣傳之證據資料以觀，據以異議商標於系爭商標申請註冊日（96年8月31日）前，其著名程度不僅已為鐘錶、計時儀器等商品之相關事業或消費者所普遍認知，一般民眾於購買日常用之鐘錶商品，參閱相關報章雜誌、產品型錄時，均有甚多機會可經由前述平面報章雜誌熟知據以異議商標，則據以異議商標應屬著名商標，且足使非屬該領域之一般消費者均知悉該著名商標，而達相當高之著名程度。（二）商標是否近似暨其近似之程度：查系爭商標，係由三角幾何圖形與「株式會社セイコ－アドバンス」、「Seiko advance Ltd.」等文字所組成，其中，交易時供唱呼用之文字部分「株式會社セイコ－アドバンス」及「Seiko advance Ltd.」，予人印象係分別以日文及英文書寫之公司名稱，一般普遍以其特取部分「セイコ－」及「Seiko」作為主要識別部分，而分別與據以異議「SEIKO」商標圖樣之讀音或字母選擇與書列順序相同，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。（三）商標識別性之強弱：據以異議商標於我國尚非普通習見，復經參加人長期廣泛宣傳使用後，已為大多數消費者或業者所普遍認知，予人印象深刻，而具有相當強之識別性。（四）綜合衡酌系爭商標與據以異議商標二者圖樣整體在外觀及讀音上均極相彷彿，近似程度極高，且據以異議商標除具有高度識別性外，其著名程度亦不僅限於相關公眾，非屬該領域的其他消費者亦已熟悉該著名商標，而達高度著名程度。又據以異議商標所指定或實際使用之商品為鐘錶、計時儀器等商品，雖與系爭商標指定使用於「染料、顏料、塗料、印刷用油墨、繪畫用顏料、塗裝裝潢印刷美術用金屬箔、塗裝裝潢印刷美術用金屬粉、防鏽油脂」商品，二者性質差異甚遠，市場區隔有別，且營業利益衝突不甚明顯，然高度著名之據以異議商標原可使消費者對商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，則系爭商標如經核准註冊並於日後普遍被使用，將可能削弱據以異議商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，自難謂無致減損著名之據以異議商標之識別性或信譽之虞，而有商標法第23條第1項第12款後段規定之適用。至其是否尚有違反商標法第23條第1項第14 款之規定，即毋庸論究。（五）至上訴人陳明「株式會社セイコ－アドバンス」及「Seiko advance Ltd.」為其商號名稱，並經使用於油墨商品達30年以上，已具有一定知名度，且在我國及日本，含有「SEIKO」文字的註冊商標為數眾多一節。經查，系爭商標之註冊有無違反前揭法條規定，應以申請註冊當時之情況為斷，而由上訴人檢送之證據資料以觀，其固有長期使用系爭商標之事實，然考量據以異議商標之高度知名性，系爭商標於96年8月申請註冊時，仍會減弱或分散據以異議商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力，使據以異議商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性之印象，致有減損著名商標識別性之虞。另舉原證五含有外文「SEIKO」之商標諸案例，共計123筆。其中，屬參加人所有者，共計91筆；經參加人提起異議或申請評定或撤銷註冊者共有11件；其餘商標權目前仍有效存在且非屬參加人所有者計有8件，由於彼等早於50年間或85年間即已獲准註冊，其申請時間與本件不同，案情有別，上訴人執此謂「SEIKO」屬普通習見文字，尚非足採，又所提日本註冊資料則因各國商標法制及民情互異，亦難比附援引執為有利之論據等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：本件系爭商標圖樣係由三角幾何圖形與「株式會社セイコ－アドバンス」、「Seiko advance Ltd.」等文字所組成，其中，交易時供唱呼用之文字部分「「株式會社セイコ－アドバンス」」及「Seiko advance Ltd.」，予人印象係分別以日文及英文書寫之公司名稱，一般普遍以其特取部分「セイコ－」（即讀作「seiko」）及「Seiko」作為主要識別部分，而分別與據以異議之「SEIKO」商標圖樣之讀音或字母選擇與書列順序相同，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二造商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成高度近似之商標，要無疑義。由參加人所提據以異議商標於我國或其他國家獲准註冊及該等商標在我國有持續且大量使用及廣泛宣傳之證據資料以觀，據以異議商標於系爭商標申請註冊日（即96年8月31日）前，應已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，為一具有極高知名度之著名商標。本案綜合衡酌系爭商標與據以異議商標二者圖樣整體在外觀及讀音上均極相彷彿，近似程度極高，且據以異議商標經參加人長期廣泛之使用，已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，具有高度著名程度，雖據以異議商標主要使用之鐘錶、計時儀器等商品，與系爭商標指定使用之染料、顏料、塗料、印刷用油墨、繪畫用顏料等商品之性質有所差異，二者營業利益衝突不甚明顯，然高度著名之據以異議商標原可使消費者對商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，則系爭商標如經核准註冊並於日後被普遍使用，將可能削弱據以異議商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，自難謂無致減損著名之據以異議商標之識別性之虞，而有商標法第23條第1項第12款後段規定之適用。又日文「成功」、「精工」的讀音以日文平假名表示，應為「せいこう」，外文「SEIKO」不過為日文「成功」、「精工」等之羅馬拼音，該外文本身並非日文固有詞彙，其情形與中文的「摳」、「口」、「叩」、「扣」、「寇」等之羅馬拼音均為「KOU」相似，外文「KOU」並非中文固有詞彙，消費者見到外文「SEIKO」時，通常不會與日文「成功」、「精工」產生聯想。將外文「SEIKO」作為商標首創使用於鐘錶、計時儀器等產品乃參加人之創意，該「SEIKO」外文並非鐘錶、計時儀器等商品之形狀、品質、功用等之說明，應具有商標識別性，且經參加人長期廣泛之使用，早已為國內消費者所普遍認知，具有極高識別力。退萬步言之，既使認為「SEIKO」為固有詞彙，且消費者認識「SEIKO」為日文「成功」、「精工」之羅馬拼音，惟「SEIKO」外文並非鐘錶、計時儀器等商品之形狀、品質、功用等之說明，並未傳達該等商品的相關資訊，依「商標識別性審查基準」之規定，外文「SEIKO」仍屬具有商標識別性之任意性標識。上訴人所檢附含有外文「SEIKO」之商標案例，絕大多數為參加人公司所有，其餘商標圖樣另含有「成功」、「放大鏡」、「KURODA」、「黑田精工」、「SUCCESS」等中文或外文，與本案有相當差異，案情各異，尚難比附援引執為有利上訴人之論據。另含有外文「SEIKO」之註冊商標，除參加人外，多數係屬一家體育用品公司所有，單獨以外文「SEIKO」作為商標之註冊案例，僅一家日商所有，註冊於縫紉機商品，並非如上訴人所言由多數不同商標權人所有，且前述二商標權人早於50年間取得註冊，其申請時間與本案不同，其使用情形如何又乏相關證明，應屬另案註冊是否妥適之問題，此外，又無其他積極證據用以證明「SEIKO」商標已為各行各業所廣泛使用。至於上訴人訴稱據以異議商標並未使用於與系爭商標指定使用商品相同或類似之印刷用油墨等商品上云云，惟被上訴人係以商標法第23條第1項第12款後段規定，作為本件異議成立之依據，而前揭條款後段「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之規定，原係彌補前段「有致相關公眾混淆誤認之虞」規定對著名商標保護之不足。意即，若二造商標使用之商品或服務具有相當關聯性，則被上訴人直接適用商標法第23條第1項第12款前段規定，並審查據以異議商標是否在該商品領域具有「相關消費者」知悉之著名程度即可，若二商標所使用之商品、服務之性質有所差異，被上訴人始須適用商標法第23條第1項第12 款後段規定，且此時重點就不在判斷據以異議商標享有知名度之領域是否與系爭商標指定使用商品構成相同或類似，而是考量據以異議商標在其所使用之商品或服務領域中是否達到一般公眾均普遍認知之程度，進而論斷系爭商標之註冊是否有減損據以異議著名商標之識別性或信譽之虞。故據以異議商標即使未使用於印刷用油墨等商品上，並不影響本案系爭商標該當商標法第23條第1項第12款後段規定之判斷。又依上訴人提出之公司沿革簡介可知，公司名稱之使用並不等於商標之使用，且系爭商標除上訴人公司日文及英文名稱外，另含有三個三角幾何圖形，其中二個三角形內分別有字母「S」及「P」，上訴人變更公司名稱或開始銷售商品至臺灣之事實，並不足以證明其已使用系爭商標圖樣整體作為商品識別標識。檢視上訴人於異議、訴願及行政訴訟階段提出之使用證據，除大部分未見系爭商標圖樣之標示外，亦無臺灣地區宣傳廣告資料，無從證明其已長期廣泛使用系爭商標，亦無法證明其有於臺灣地區廣告、宣傳之事實。是上訴人主張系爭商標已屬著名商標云云，並不可採。本件縱如上訴人所述，其就系爭商標之註冊申請係屬善意，然並不能僅以此一單一參酌因素，即推翻系爭商標之註冊已符合商標法第23條第1項第12款後段規定構件要件之該當性（如系爭商標與據以異議商標近似程度極高、據以異議商標已達高度著名之程度等重要參酌因素），是上訴人所訴，難謂有理等語。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查系爭註冊第1320614號「株式會社セイコ－アドバンス\Seiko advance Ltd.\SP Device（color）」商標圖樣係由日文「株式會社セイコ－アドバンス」及英文「Seiko advance Ltd.」上下併列，並於左側搭配一圖形所聯合組成，其中日文「株式會社」及外文「LTD.」為其公司組織型態之標示，業經上訴人聲明不專用，一般消費者難以之作為區別他我商品之部分，是該日文「セイコ－アドバンス」、英文「Seiko advance 」及三角幾何圖形各為系爭商標圖樣予人識別商品來源之主要部分；而參加人之據以異議「SEIKO」商標圖樣係由單純外文「SEIKO」所構成。二商標圖樣相較，於英文起首處均有相同之「SEIKO」一字，外觀極相彷彿；又系爭商標之日文「セイコ－」的讀音為「sco」，與據以異議「SEIKO」商標之外文讀音為「sco」，亦屬相近。是以，二商標異時異地隔離整體觀察及於交易連貫唱呼之際，實仍易予人有同一或系列商標之聯想，是以整體觀之，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成高度近似之商標。上訴人主張二者非近似云云，並非可採。上訴人雖稱國內外廠商以外文「SEIKO」作為商標之一部分申准註冊之案例所在多有，故「SEIKO」應為識別性較低之弱勢商標云云。惟查，「SEIKO」外文並非鐘錶、計時儀器等商品之形狀、品質、功用等之說明，並未傳達該等商品的相關資訊，「SEIKO」仍屬具有商標識別性之任意性標識。參加人將外文「SEIKO」作為商標首創使用於鐘錶、計時儀器等產品乃參加人之創意，且經參加人長期廣泛之使用，早已為國內消費者所普遍認知，具有極高識別力。上訴人所檢附含有外文「SEIKO」之商標案例，絕大多數為參加人公司所有（其中「服部精工股份有限公司」為參加人公司原名），其餘商標圖樣因與本案有相當差異，案情各異，尚難比附援引，自難執為有利上訴人之論據。另含有外文「SEIKO 」之註冊商標，除參加人外，多數係屬一家體育用品公司所有，單獨以外文「SEIKO」作為商標之註冊案例，僅一家日商所有，註冊於縫紉機商品，並非如上訴人所言由多數不同商標權人所有，且前述二商標權人早於50年間取得註冊，其申請時間與本案不同，其使用情形如何又乏相關證明，應屬另案註冊是否妥適之問題，此外，又無其他積極證據用以證明「SEIKO」商標已為各行各業所廣泛使用，不能逕執該等商標獲准註冊之案例，遽認本件二造商標必然不構成近似。況且，外文「SEIKO」不但為據以異議「SEIKO」商標圖樣上唯一的文字，亦為系爭商標圖樣上主要部分之一，相關消費者當然係以此商標圖樣主要部分辨識商品之來源，被上訴人據此作為商標近似之比對基礎，並無違誤。再者，由參加人所提據以異議商標於我國或其他國家獲准註冊及該等商標在我國有持續且大量使用及廣泛宣傳之證據資料以觀，據以異議商標於系爭商標申請註冊日（96年8月31日）前，其著名程度不僅已為鐘錶、計時儀器等商品之相關事業或消費者所普遍認知，且足使非屬該領域之的一般消費者均知悉該著名商標，而達相當高之著名程度。其次，一般業者以含有外文「SEIKO」作為商標圖樣，在被上訴人獲准註冊於各類商品或服務，且迄今商標權尚有效存在者，計123件，其中有91 件均為參加人公司所有（其中「服部精工股份有限公司」為參加人公司原名），其餘商標圖樣因與本案有相當差異，且大部分為50年間或85年間申請註冊。又據以異議商標業已為參加人長期廣泛使用，所表彰之識別性與信譽已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，堪認據以異議商標排他使用之程度較高，其識別性或信譽較有可能遭受減損。雖系爭商標指定使用於「染料、顏料、塗料、印刷用油墨、繪畫用顏料、塗裝裝潢印刷美術用金屬箔、塗裝裝潢印刷美術用金屬粉、防鏽油脂」商品，與據以異議商標著名於所指定或實際使用之商品為鐘錶、計時儀器等商品，兩者商品之性質固然有異，市場或有區隔，且營業利益衝突不甚明顯，二者為非屬類似且不具任何競爭關係之商品。然審酌系爭商標與據以異議商標二者圖樣整體在外觀及讀音上均極相彷彿，近似程度高，且據以異議商標除具有高度識別性外，其著名程度亦不僅限於相關公眾，非屬該領域之其他消費者亦已熟悉該著名商標，而達高度著名程度。是以，上訴人於其後始以近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，會導致據以異議商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以異議商標之識別性，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應為類似關係或有密切關聯之商品。從而，被上訴人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款後段之規定，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，依法自無不合。故上訴人稱據以異議商標並未使用於印刷用油墨等商品，及據以異議商標圖樣中之文字是否為競爭同業所必須或通常用以表示商品或服務本身或其他相關說明云云，均與本件爭點無涉；又上訴人雖訴稱其就系爭商標之註冊係屬善意乙節，惟查本件縱如上訴人所述，其就系爭商標之註冊申請係屬善意，然並不能僅以此一單一參酌因素，即推翻系爭商標之註冊已符合商標法第23條第1項第12款後段規定構成要件之該當性（如系爭商標與據以異議商標近似程度高、據以異議商標已達高度著名之程度等重要參酌因素），是上訴人所訴，難謂有理；另所舉訴願附件14之系爭商標與據以異議商標於泰國及菲律賓等國獲准併存註冊之案例，因各國國情不同，且商標法制及審查基準仍有差異，自不得比附援引，執為本件應為異議不成立之論據。上訴人另主張系爭商標在臺灣市場中經使用於油墨商品達30年以上，已具有一定知名度，顯見系爭商標所表彰之識別性與信譽至少在其指定使用商品之領域中，已廣為相關消費者所普遍認知，已足以認定系爭商標為著名商標，系爭商標實無造成據以異議商標之識別性或信譽有遭受減損之虞之可能云云。然依上訴人提出之證據資料以觀，其雖於1971年變更公司名稱為「株式會社セイコ－アドバンス」，並於1978年開始透過代理商銷售商品至臺灣，然公司名稱之使用並不等於商標之使用，上訴人變更公司名稱或開始銷售商品至臺灣之事實，並不足以證明其已使用系爭商標圖樣整體作為商品識別標識。觀之上訴人於異議、訴願及原審法院審理時所提出之使用證據，除大部分未見系爭商標圖樣之標示外，亦無臺灣地區宣傳廣告資料，自無從證明其已長期廣泛使用系爭商標，亦無法證明其有於臺灣地區廣告、宣傳之事實。況依前開公司所出具之證明書，縱然可證明系爭商標有銷售相關產品於我國，然亦不足以認定系爭商標在我國已致相關消費者所熟悉。上訴人主張系爭商標已屬著名商標，並與據以異議商標並存30年云云，並不可採。綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1項第12款後段所定不得註冊之情形。從而，原處分就系爭商標之註冊所為應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。六、上訴人上訴意旨及補充理由略謂：（一）原判決認定商標近似之審查應以整體為之，然卻對系爭商標割裂審查，復對據爭商標僅引用英文「SEIKO」，而未審理「精工セイコ－」，顯有違被上訴人所公告混淆誤認之虞第5節各項參酌因素之內涵之規定，故原判決顯有不備理由及理由矛盾。（二）又系爭商標在中華民國市場經使用於油墨商品達30年以上之歷史，已具有一定之知名度，上訴人並未以不公平方式或不正利用參加人據爭商標之識別性，使用於印刷用油墨等商品，導致參加人據爭「精工SEIKOセイコ－」商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損其商標之價值，或因利用著名商標信譽，使用於不同商品，使著名商標商譽或形象遭到損害，是原判決對此之認定顯有不備理由及理由矛盾之違誤。（三）本案二造商標之所有人均為日商，並均設址於日本國東京都，二商標均在日本獲准並存註冊使用於不同領域之產品，原判決採證參加人之「SEIKO」商標收錄於2008 年國際智慧財產權保護協會(AIPPI)日本分會所發行之著名商標集中，加以認定其為著名商標，而其對同樣被國際智慧財產權保護協會(AIPPI)日本分會認定為「著名商標」之系爭商標卻認為其有減損參加人據爭商標之價值或使其商標之商譽或形象遭到損害者，此等認定標準顯然有極大之矛盾，其所為判決之理由自有矛盾。是原判決對於同為國際智慧財產權保護協會(AIPPI)日本分會認定為著名商標之本案二造商標著名之認定標準不一致。（四）其次，原判決卻認定「SEIKO」為參加人所創用，然對上訴人前述主張「SEIKO」係字典上可查得之字並未提出任何說明，原判決對上訴人前述主張顯然不備理由。（五）再者，上訴人在中華民國市場使用本案系爭商標於油墨商品長達30年以上，在油墨業界已具有一定知名度，依一般社會通念、市場交易情形，並參酌系爭商標商品之產製、原料、用途、功能及銷售場所等各種客觀因素觀之，兩者商品之性質不僅有異，其市場亦有區隔，且營業利益並不衝突，二者為非屬類似且不具任何競爭關係之商品，此認定即已符合經濟部經授智字第09620031170號令「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」3.3.1至3.3.5規定所列第3點及第5點所認定者。惟原判決對二案商標近似之認定表面上係審酌系爭商標與據爭商標二者圖樣整體之外觀及讀音，惟實際上則將系爭商標割裂審查已如前述，其認事用法顯有矛盾及違誤，並有違背法令。（六）原判決未論述上訴人提出之原證七及原證九之證據資料，顯有判決不備理由。（七）原判決認定本案系爭商標有商標法第23條第1項第12款前段混淆誤認之情事，惟原審法院於適用法律時，卻僅依商標法第23條第1項第12款後段，而非適用同條款之前段情形，其亦未於判決理由中提及何以本案不構成商標法第23條第1項第12款前段之情形，是原判決有理由互相矛盾及不備之情事。又上訴人主張系爭商標以及其他眾多含有「SEIKO」的各種商標皆長期存在於不同商品市場中之事實，可證據爭商標從未取得「強烈指示單一來源的特徵及吸引力」，亦無該「單一來源的特徵及吸引力」遭淡化之可能。惟此一部分原判決於理由書內並未說明其不採用之理由或據爭商標為何仍遭淡化之情形，是原判決有不備理由而違背法令之情事。且「精工」並非參加人之獨創性文字，其日文拼音所對應之「SEIKO」商標當然亦不應被原處分、訴願決定及原判決所錯誤認定為創意性商標，而獲取較一般商標更大之保護，並以著名商標而排除他人之使用。（八）1.本案據爭商標是否有「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」中商標法第23條第1項第12款後段之適用：即使據爭商標於我國具有著名性，惟其仍僅限於「SEIKO 」商標，對於手錶以外之商品，並未具有可延伸其著名性之理由。如未限定僅以「SEIKO」係據爭商標之高著名性部分，所作之異議決定、訴願決定及原判決均有違法。又在異議決定書中並未舉出系爭商標具有識別性之三角形幾何圖形為其主要部分，且「アドバンス」該日文文字於我國並非普通可見之文字，而被上訴人亦未以「セイコ－アドバンス」為主要部分而僅以「セイコ－」為主要部分審理本件異議案。同樣的，「advance」英文字於我國並非普通可見之文字，而被上訴人未以「Seiko Advance」為主要部分判斷而僅以「Seiko」為主要部分審理本件異議案，此係違法。相對於此，訴願決定書中則認定系爭商標之主要部分係「セイコ－アドバンス」、「Seiko Advance」及三角幾何圖形。似此「seiko advance」僅係系爭商標之主要部分之一，而系爭商標中「seiko advance」僅其語首部分與據爭商標「SEIKO」有些許近似，卻認定兩商標在外觀上高度近似。又其認定「セイコ－」之發音係「SECO」而和「SEIKO」之發音相同，二商標之稱呼高度類似。惟實際之消費者對「セイコ－」之發音並不知其即為「SECO」，該判斷未考慮交易實情，顯係不備理由。其次，原判決中認定系爭商標之主要部分係「セイコ－アドバンス」、「seiko advance」及三角幾何圖形。其認定「セイコ－」之發音係「SECO」而和「SEIKO」發音相同。然實際之需要者通常並不知「セイコ－」之發音係「SECO」，對未考慮交易實情之判斷，顯係不備理由。綜上，二商標有高度近似性之根據並不明確或並不妥適，故原異議決定，訴願決定及原判決自係不備理由而有違法或不適法。另系爭商標係上訴人之公司名稱及商標，且其採用為公司名稱係基於善意，並已獲得長時間之使用實績，其並無令人連想到「SEIKO」之意圖。僅因於我國「SEIKO」手錶具有某一程度被知悉之理由所作之原異議決定、訴願決定、判決認定系爭商標該當於商標法第23條第1項第12款後段之規定，係有重大之違法事實。2.商標法之目的：在本案中，僅以「SEIKO」在手錶中有某程度之著名性為理由而認定本案系爭商標有該當於商標法第23條第1項第12款後段之規定而撤銷其註冊。儘管本案系爭商標至今為止已有30年以上與據爭商標並存而毫無減損據爭商標著名性之事實，其是否有減損「之虞」之根據仍亦完全不明。惟如依原判決，則任何第三者的商標只要包含有外文「SEIKO」為其一部分者，則對具有識別性之其他部分將全部被排除在外。自公益之觀點而言原判決係屬違法不當。3.其他反論：參加人在異議書中有「SEIKO」給予消費者及關聯業者之觀念有使人連想為「精工」之敘述，惟在上訴審之第2次參加人答辯書中，其竟敘述消費者見到外國文字「SEIKO」時通常不會連想至日本語之「成功」「精工」，其主張前後矛盾。且在原判決中對現在有效之非參加人所有含有「SEIKO」之商標註冊案認為，其均為50年前或在1996年前註冊許可者，惟在認定「SEIKO」為著名性依據資料之異議理由書附件3（據爭商標使用於各種國際性運動比賽之廣告看板及計時儀器相關資料影本）均早於1995年前，此類資料之年代久遠，亦應不得認定為有效之證據。原判決中對證據資料之處理有矛盾不備之處，且其對「SEIKO」係「表示自單一來源之特徵及獨特印象」之判斷顯有不備理由。另原判決對現在有效之非參加人第三者所有含有「SEIKO」商標註冊案認為其含有中文或外文而與本案不相同，惟事實上本系爭商標亦含有外文之「セイコ－アドバンス」，該判決顯係不備理由而有違法。（九）又按商標之淡化(即中華民國商標法所稱之減損或稀釋)，其立法之精神源自美國法，以美國法院之判決為例，足資了解認定商標淡化應具較嚴謹之態度，以免不當影響自由市場之競爭。反觀本案，二造商標圖樣並非高度近似（一為單純之SEIKO 文字，一為SEIKO與ADVANCE以及日文暨圖形之聯合式），且二造商標圖樣上之SEIKO名稱，為日語發音之拼音，其對應之漢字有「成功」、「政綱」、「製鋼」、「生硬」、「精巧」、「清香」、「性向」等諸多涵義，上訴人使用之初，並無惡意，且該SEIKO名稱均為兩造公司外文名稱之特取部份及商標之ㄧ，加以兩造公司暨商標之使用在日本並存多時，並無造成令消費者產生聯想之具體事證，且上訴人在中華民國境內市場上使用本案系爭商標於油墨商品已達30年以上之歷史，況不論在日本或中華民國市場上尚有多家公司使用SEIKO作為商標，生產或營銷各種不同的產品，上訴人之系爭商標尚結合其他英日文及圖形，且上訴人前述商標表彰之油墨商品與本案參加人單純為SEIKO所表彰之商品相去甚遠，市場區隔明顯，故無造成減損據以異議商標之可能。又稀釋化理論源自美國而在1995年7月美國國會通過「聯邦反稀釋商標法案」，美國法院在審理一般商標侵權案時，著重於考慮被上訴人之行為是否會造成消費者混淆誤認；而在審理商標稀釋案時，則儘管消費者是否會混淆誤認是法院要考慮的因素之一，但是法院首要著重考慮被上訴人的行為是否會造成上訴人的損害，或已經造成損害，基於上述法理，倘上訴人無證明損害，法院即無法認定被上訴人之行為構成了稀釋馳名商標。本案參加人並未證明實際損害，且實際市場上亦未曾發生二造商標之混淆或因混淆對參加人所致之損害，故原判決顯有偏頗而為符合國際法理等語。七、本院查：㈠、按商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第12款所明定。該條款所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能而言；所謂減損著名商標信譽之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章之行為，使著名商標所表彰之品質或形像產生貶抑或負面之聯想，致其信譽受有污損之可能而言。㈡、關於系爭商標與據以異議商標圖樣相較，於英文起首處均有相同之「SEIKO」一字，外觀極相彷彿；又系爭商標之日文「セイコ－」的讀音為「sco」，與據以異議「SEIKO」商標之外文讀音為「sco」，亦屬相近。二商標異時異地隔離整體觀察及於交易連貫唱呼之際，實仍易予人有同一或系列商標之聯想，是以整體觀之，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成高度近似之商標等情，業據原審敘明其得心證之理由(原判決第18 頁倒數第2行至第19頁倒數第4行)，經核其認事用法並無違經驗或論理法則。上訴人指原判決對系爭商標割裂審查，未予一體審查部分，被上訴人未以「Seiko Advance」為主要部分判斷而僅以「Seiko」為主要部分審理本件異議案；認定「セイコ－」之發音係「SECO」而和「SEIKO」發音相同，未考慮交易實情之判斷等等，無非係對原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，難謂原判決有不備理由或違背法令之情形。次按，商標法第23條第1項第12款所定之商標相同或近似為該條款不得註冊事由之獨立要件。而其判斷應由構成商標本身要素之外觀、觀念或讀音隔離觀察，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，是否有易於誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯之情形。此與同款「有致相關公眾混淆誤認之虞」關於「混淆誤認之虞」之判斷，應參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認之因素(參見「混淆誤認之虞」審查基準4、判斷有無混淆誤認之虞之參考因素)者係屬二事。本件原判決已由系爭商標與據以異議商標之外觀、讀音判斷二者係屬高度近似商標，於法並無不合。上訴人指其於近似判斷時違反被上訴人所公告混淆誤認之虞各項參酌因素之內涵一節，自有誤解。㈢、上訴人主張系爭商標在中華民國市場經使用於油墨商品達30年以上之歷史，已具有一定之知名度，上訴人並未以不公平方式或不正利用參加人據爭商標之識別性，使用於印刷用油墨等商品，導致參加人據爭「精工SEIKOセイコ－」商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損其商標之價值，或因利用著名商標信譽，使用於不同商品，使著名商標商譽或形象遭到損害部分。經查上述理由上訴人業已於原審加以主張(原判決第24頁倒數第9行至倒數第3行)，並為原審敘明其不採之理由(原判決第24頁倒數第3行至第25頁倒數第7 行)；另上訴人主張原判決對於同為國際智慧財產權保護協會(AIPPI)日本分會認定為著名商標之本案二造商標著名之認定標準不一致部分。亦據原審論明據以異議係屬著名商標，且上訴人主張系爭商標係屬著名商標非屬可採之得心證之理由(原判決第20頁倒數第3行至第22頁第9行、第24頁倒數第9行至第25頁倒數第7行)，上訴人上開主張均係就原審已為論斷者，再予爭執，核屬法律見解歧異問題，難謂原判決有不備理由及理由矛盾之違誤。㈣、關於「SEIKO」外文並非鐘錶、計時儀器等商品之形狀、品質、功用等之說明，仍屬具有商標識別性之任意性標識。參加人將外文「SEIKO」作為商標首創使用於鐘錶、計時儀器等產品乃參加人之創意，且經參加人長期廣泛之使用，早已為國內消費者所普遍認知，具有極高識別力等情，業據原審論明其依憑之證據及得心證之理由(原判決第19頁倒數第1行至第20頁倒數第4行)。縱然原判決未就上訴人所指「SEIKO 」係字典上可查得之字加以說明，亦不能指原判決有不備理由之違誤。關於上訴人於原審所提原證7係日本印刷油墨及數位印刷協同組合聯合會及日本印刷油墨供應工會提供之證明書，其雖記載證明系爭商標為在日本的印刷油墨及數位印刷業界非常的著名等等。但查，其內容仍係針對在系爭商標日本之聲譽而言，尚無從單一日本境內之聯合會或工會出具之證明書即遽認系爭商標於國內亦已臻著名。原證9即申茂企業股份有限公司之參展照片及商品外包裝並未標示日期，且大部分未見有與系爭商標相同圖樣之使用證據，其中商品外包裝雖顯示「Seiko advance」及SP之設計圖，但其僅係局部之照片，無從判斷其實際使用之時、地，自均難作為系爭商標有於國內長期廣泛使用而臻著名之證據資料。原判決就此等部分雖未加以論述，惟尚不影響結論之判斷，仍不能以此指原判決不備理由之違法。㈤、本件異議審定理由係系爭商標違反商標法第23條第1項第12 款後段之近似於他人著名之商標或標章，有減損著名商標之識別性之虞(異議審定書理由三、四、五參照)。原判決於事實及理由六㈠雖記載所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，係指商標或標章所表彰之商品或服務與著名商標權人間產生聯想，而使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞等語。經查，該部分係針對商標法第23條第1項第12款後段之有減損著名商標或標章之識別性之內容加以闡述，其使用「混淆誤認之虞」用語，未與同款前段之「混淆誤認之虞」加以區別，致上訴人認原判決認定本件系爭商標有適用商標法第23條第1項第12款前段混淆誤認之情事一節，應屬誤解。上訴人指此部分有判決理由互相矛盾及不備之情事，非屬可採。原審就系爭商標與據以異議商標近似程度高，且據以異議商標具有高度識別性且達高度著名程度，上訴人於其後始以近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，會導致據以異議商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以異議商標之識別性，系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款後段之規定，已於判決中加以論明(原判決第23頁第3行至第24頁第4行)。並說明另含有外文「SEIKO」之註冊商標，除參加人外，多數係屬一家體育用品公司所有，單獨以外文「SEIKO」作為商標之註冊案例，僅一家日商所有，註冊於縫紉機商品，並非如上訴人所言由多數不同商標權人所有，且前述二商標權人早於50年間取得註冊，其申請時間與本案不同，其使用情形如何又乏相關證明，應屬另案註冊是否妥適之問題等情( 原判決第20頁第11行以下參照)。上訴人主張系爭商標以及其他眾多含有「SEIKO」的各種商標皆長期存在於不同商品市場中之事實，無「單一來源的特徵及吸引力」遭淡化之可能，此一部分原判決於理由書內並未說明其不採用之理由或據爭商標為何仍遭淡化之情形，且「精工」並非參加人之獨創性文字，其日文拼音所對應之「SEIKO」商標當然亦不應被原處分、訴願決定及原判決所錯誤認定為創意性商標，而獲取較一般商標更大之保護，並以著名商標而排除他人之使用；判決中對證據資料之處理有矛盾不備之處，且其對「SEIKO」係「表示自單一來源之特徵及獨特印象」之判斷顯有不備理由；對現在有效之非參加人第三者所有含有「SEIKO 」商標註冊案認為其含有中文或外文而與本案不相同，惟事實上系爭商標亦含有外文之「セイコ－アドバンス」，判決顯係不備理由；即使據爭商標於我國具有著名性，惟其仍僅限於「SEIKO」商標，對於手錶以外之商品，並未具有可延伸其著名性之理由，參加人並未證明實際損害，且實際市場上亦未曾發生二造商標之混淆或因混淆對參加人所致之損害，原判決顯有偏頗而為符合國際法理部分，經核均屬就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，或就原審已為論斷者，再予爭執，或泛指其未論斷，皆係法律見解歧異問題，縱有未予詳論部分，亦不影響結論之判斷，難謂原判決有違背法令之情形。至於上訴人以另案向新加坡申請註冊之商標，經參加人提起異議，經新加坡智慧財產局審認兩商標近似，無致混淆誤認及減損情事一節。經查，此為上訴人原審言詞辯論終結後所提出之事證，本院為法律審，已無從審究。況該另案商標圖樣與本件不同，且各國商標法制及審查基準均屬有異，自無從比附援引，執為有利上訴人判斷之論據。㈥、從而原判決以系爭商標有商標法第23條第1項第12款後段所定不得註冊之情形。原處分就系爭商標之註冊所為應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，而駁回上訴人在原審之訴，依上說明，並無判決違背法令情形。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　4　　月　　14　　日最高行政法院第四庭審判長法官　吳　明　鴻法官　林　茂　權法官　侯　東　昇法官　黃　秋　鴻法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　100　年　　4　　月　　14　　日書記官　彭　秀　玲

最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第519號

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