100年度判字第921號｜行政：新型專利舉發｜裁判日期：100 年 06 月 03 日

最　高　行　政　法　院　判　決 100年度判字第921號上訴人　鴻勁科技股份有限公司代　表　人　謝旼達訴訟代理人　吳梓生　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　矽品精密工業股份有限公司代　表　人　林文伯訴訟代理人　陳盈光　律師上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年10月7日智慧財產法院99年度行專訴字第48號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、參加人前於民國91年1月22日以「系統層級測試之自動化」向被上訴人申請新型專利，經編為第91200645號審查，參加人嗣於92年6月23日提出補充修正，並將該專利名稱修正為「系統層級測試裝置」後，經該局准予專利，並於公告期滿後，發給新型第213990號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利違反核准時專利法第13條第1項之規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，以上訴人所主張之理由為程序問題，乃逕自將其舉發法條轉換成現行專利法第12條第1項規定，於98年9月2日以(98)智專三（二）04059字第09820541870號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，復遭駁回，向原審法院提起行政訴訟，並經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：（一）上訴人係以生產半導體電子產業自動化測試分類機（Handler）為主，而參加人則為積體電路封裝測試代工服務的領導廠商，兩者各有其專精之產業領域。上訴人於系爭專利申請日（91年1月22日）前，即與參加人共同進行合作開發「HT-6000」型之系統層級測試裝置，而參與系爭專利之創作，不料參加人竟於91年1月22日單獨向被上訴人提出系爭專利申請，並利用上訴人之設計圖作為系爭專利之圖式。即系爭專利之專利圖式第6、6a、6b圖係取自於上訴人之設計圖面，而上開設計圖面及據以製造完成之HT-6000 Board Level Test Handler（下稱系爭機器），即為系爭專利之具體實施。況由參加人向上訴人訂購系爭機器之過程、雙方往來文件資料及參加人用以申請系爭專利之圖式，足證當時上訴人之設計課長蔡明機，確有實際進行系爭機器之研究、開發、設計、製造等相關工作，為系爭專利創作人之一，依專利法第7條第1項規定，上訴人應有專利申請權及專利權，並與參加人共有。（二）系爭專利既為上訴人與參加人所共同開發設計，上訴人之所以舉專利法第7條第3項出資聘請研究開發之規定，乃以其為例說明，專利法中關於權利歸屬自有其判定準則，並非依出資者與開發者間之契約關係定性（如承攬、委任、買賣、代工等）而決定。上訴人與參加人間為何種法律關係，要非專利權或專利申請權歸屬之判斷依據。若雙方契約中未就專利之權利歸屬有所約定，則專利申請權及專利權仍歸於發明人／創作人，即實際從事研究開發工作之人。況上訴人並非執行代工製造系爭機器，參加人開立規格一事並不能證明其早已研發出系爭專利之技術內容。更何況，該具體之規格係先由上訴人擬定，再與參加人研討，後由參加人簽發採購規格書予上訴人。由上訴人規劃設計（90年11月）、設計課長蔡明機畫出圖面（90年12月10日）、開發製造完成交付系爭機器（91年1月22 日），從而，訴願決定稱蔡君繪製設計圖面及圖說僅係依參加人研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一云云，無非將需求之規格誤為明確之產品規格，又將半導體封測廠與設備商之關係誤為代工，復誤以兩者間之法律關係作為專利權／專利申請權歸屬之判斷基準，其認事用法錯誤。另訴證10係完成於90年12月10日（早於系爭專利申請日91年1 月22日），並被用作系爭專利專利說明書之圖式6，稱為系爭專利之實施例，上訴人更將該圖式具體實現製造出系爭機器，則上訴人在系爭專利中之創作地位，至為明顯。況系爭專利為新型專利，按依審定時專利法第97條規定，新型專利之標的乃限於物品。參加人一再稱技術思想／方案云云，不免忽略新型專利必須落實至具體之形狀、構造或裝置，而非僅止於「思想」。依上開專利法之規定，系爭專利實際上係上訴人員工與參加人員工共同開發而得，故為系爭專利之專利申請權及專利權之共有人。（三）參加人確實有向上訴人訂購系爭機器，雙方並有共同開發關係存在，且上揭採購規格書係由參加人研發副理賴銀炫（登記之創作人）親自簽署、經其上級核可後，已充分且合法顯現參加人之意思表示；其發送予上訴人，經上訴人受領而無異議，即雙方意思表示一致而達成合意。上訴人嗣後亦係依據該規格書之內容進行系爭機器之設計、研發及生產等相關事宜，足見上訴人與參加人確有就該規格書之內容達成意思合致。訴願決定略以參加人員工賴銀炫簽署之規格書非由兩造當事人所共同簽署，證據力薄弱，且共同開發字樣僅出現於備註欄中，非出現於雙方當事人簽署之正式文件中，故與共同開發之情形並不相當云云，其認事用法殊有錯誤。（四）上訴人係受同業不當訴訟壓迫下始與參加人簽訂授權契約，並非承認參加人為系爭專利唯一專利申請權及專利權人，亦不影響上訴人提起本件專利舉發，無禁反言原則之適用；上訴人之舉發主張亦無違禁反言原則。再者，上訴人於先前與訴外人達司克科技股份有限公司（下稱達司克公司）之專利侵權訴訟中，援引授權契約為抗辯，惟上訴人並非承認參加人為系爭專利之唯一專利申請權人。況且在另案確定判決，法院係以上訴人之案爭產品經兩造合意之鑑定機構鑑定不構成侵權，作為判斷基礎；有關案爭專利是否為系爭專利所涵蓋（亦即授權契約之問題），並未成為爭點。故關於該授權契約之相關主張，自無適用所謂爭點效或禁反言原則可言等語。求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被上訴人則以：參加人員工認簽之產品規格書內容既非由兩造當事人所共同簽署者證據力原已薄弱；況上訴人所稱「Handler& Vision為SPIL & Hon.共同開發」字樣，亦僅出現於該規格書之備註欄中之描述性文字，並非出現於經由雙方當事人簽署之正式文件之中；又該項備註欄中尚出現有關執行代工生產契約中常見之產品「保固」、「退貨」及限制實施使用等用語，與上訴人所稱兩造有「共同開發」系爭機器之情形並不相當，亦與專利法所稱「出資聘人」之型態有別，故上訴人訴稱兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在一節，既與上開事實不符，復為參加人所否認，僅為上訴人一己片面之說詞，並不足採。況由參加人之專利授權契約書中，既已明確記載經由參加人與上訴人雙方合意所共同簽署並同意依該授權契約之約定條件將參加人所有之系爭專利權授予上訴人使用實施專利之權利等內容可知，上訴人實難諉稱其簽訂授權契約書當時係其非出於自由意志下所為者。又上訴人既係依參加人所訂產品規格及指示製作實施並完成系爭機器，並不符專利法第7條第3項所規定之情形；則上訴人之員工蔡明機依參加人所訂產品規格所繪製設計圖面及圖說，充其量僅能認定上訴人員工蔡明機係依循參加人所研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一，即難認上訴人所僱用之蔡明機為系爭專利之共同創作人之一，亦無法證明上訴人為系爭專利之專利申請權共有人等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：（一）上訴人自承其產品獲得包含參加人等多家國內外半導體封裝測試代工大廠採用，為目前臺灣邏輯IC及主機板之測試機供應商中占有率最高之半導體設備廠商，卻又主張簽署系爭專利授權契約係非出於自由意志，顯屬牽強。且參加人與上訴人就該系爭專利之授權使用簽訂「專利授權契約書」，並有權利金支付之證明，若上訴人認為其屬專利申請權之共有人，應於簽約時對該契約之內容有所爭執，然觀諸該契約內容並無任何上訴人對於系爭專利係由參加人所有之部分有所異議，足見上訴人亦知悉其僅為替參加人代工製造系爭機器，未曾參與任何系爭機器之開發，依專利法第5條第2項專利申請權人之定義，上訴人既未「實際進行研究創作」系爭專利，顯非系爭專利之共有人。另上訴人於與訴外人達司克公司之另案訴訟中，上訴人已自認系爭專利確係由參加人所授予上訴人使用，斯時未見上訴人有任何主張其為專利申請共有人之情事，此處應有爭點效或禁反言原則之適用。（二）按本件上訴人所提出規格企劃書及所附之附件，均係由上訴人所自行提出，其上未有任何公開日期之標示或註記，如何證明該規格企劃書內容係上訴人於90年11月初所提出或係由上訴人所撰擬，且該文書縱屬真實，亦載有依據參加人提供之相關資料及運輸內容規範，加以設計開發等內容，若果真為上訴人所設計開發，則上訴人又何須依據參加人提供之相關資料及運輸內容加以製作。又上訴人以於90年11月2日所提出之報價單、議價單及訂購單等資料作為上開規格企畫書及附件係由其所提出之佐證，然該等資料中並未提及任何關於系爭專利內容或與規格企畫書相關之內容，不足以證明系爭專利係由上訴人所設計之證明，僅能說明上訴人就該代工產品向參加人為報價、付款方式及計價方式及議價內容與訂購數量等等而已，並無法證明該規格企劃書係由上訴人所提出或原創構想開發系爭機器。（三）系爭專利係由參加人獨立研發，而交由上訴人代工製造，且附有瑕疵擔保及逾期罰款責任，為一般常見之代工承攬或買賣之關係始有之情事，顯與共同開發之情形不相當。上訴人雖以產品規格書上所記載之所謂「共同合作開發」等文字作為系爭專利係由上訴人與參加人所共同設計開發之證明，然客觀上並無法提出任何記錄證明系爭專利係由上訴人與參加人所共同合作開發，上訴人所陳僅為片面之詞，實不足採。（四）上訴人所提出之零件設計圖面及三視圖圖面上雖載有上訴人之員工「蔡明機」之姓名，然其僅能說明蔡明機係該圖面之繪製者而已，並無法證明蔡明機為原創構想開發該測試裝置之人，更無法證明上訴人為專利申請權之共有人。又本件上訴人既係依據參加人所提出之產品規格及指示去製作並完成系爭機器，則上訴人之員工依據參加人所提供之產品規格繪製圖面，此為代工交貨之過程而已，並不因此即認為上訴人之員工因而成為原創開發人。次按上訴人所提出與參加人間之電子郵件，僅係雙方對系爭機器之交機、試機等一般性事務之聯繫，與原創構想開發內容完全無關，亦無法證明上訴人有共同開發關係，而上訴人員工蔡明機勞健保卡、出貨單、統一發票、照片等資料，除僅能說明蔡明機為上訴人之勞工，上訴人有將產品出貨予參加人，及系爭機器係由上訴人所製造等情事外，並無法證明上訴人為專利申請權之共有人。本件上訴人既係依照參加人提供之規格內容去製作完成並交付系爭機器，而參加人則俟上訴人製造完成交付後，給予相當報酬，即與專利法第7條第3項所謂出資聘人之情形完全不符，不足以證明上訴人為系爭專利之共有人等語。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件系爭專利申請專利範圍共31項，其中第1項及第31項為獨立項，餘為附屬項。經查舉發證據附件五、六及七之系爭機器及圖示所揭之技術內容（不包含影像設備之規格）係屬系爭專利申請專利範圍所界定技術內容之下位概念，亦即系爭機器及其圖說為系爭專利之具體實施例之一（圖式第6圖），故系爭專利與舉發證據附件五、六及七所揭系爭機器之技術內容具實質上同一性。次查，觀諸舉發附件二之之規格企畫書及所附附件一之系爭機器圖式等資料內容，可知該產品規格企畫書及圖式等內容資料，除了係由上訴人自行提供之私文書影本，尚不足以證明該等文書為真實外，且其上復未有任何公開日期之標示；況且，該產品規格企畫書資料亦載述有可依矽品公司所提供之相關資料及傳輸內容規範，加以設計開發等內容，並無法證明舉發附件二之產品規格企畫書及其附件等資料係由上訴人所自行研訂提出者。又查，經檢閱與系爭機器有關舉發附件三，可知其係由上訴人向參加人提出之產品報價單；舉發附件四係紀錄參加人以議價方式決定由上訴人承接製造該項產品之議價記錄單；舉發附件五、六、七及八分別為上訴人員工蔡明機所繪製總組合圖及零件設計等圖面及其勞（健）保相關資料；以及舉發附件九、十係參加人向上訴人依其所訂產品規格內容製造生產該設備之訂購單，及其經上訴人員工認簽之採購規格及規格書、舉發附件十二係上訴人先後兩次將系爭機器交貨予參加人之出貨單、舉發附件十三係由上訴人開立予參加人買賣產品設備之統一發票及舉發附件十四之已安裝好產品設備實物照片等證據資料影本，可知參加人所交付予上訴人者係系爭機器應具備規格明細內容、議價單及訂購單等資料；而上訴人所交付予參加人係依其擬訂之應具備規格內容所製造之系爭機器出貨單及供作買賣交易憑證之統一發票等資料。綜合上開證據，足認上訴人係依循參加人所提交之應具備規格內容製造完成系爭機器，並交付予參加人，而參加人則俟上訴人製造完成交付系爭機器後，給付相當報酬予執行代工製造產品之上訴人，故本件應係參加人委由具系爭機器製造能力之上訴人，執行代工製造並完成交貨之整個商業交易過程（包含該產品設備之議價、繪圖、代工、訂購、出貨及交貨等詳細流程），則上訴人主張其為系爭專利之共同創作人，即非可採。復查，舉發附件十一係參加人與上訴人間之電子郵件往來紀錄資料，上開證據資料亦無法看出兩造間針對系爭機器具有共同合作進行開發之關係，以及有關系爭機器之創作或發明係兩造所共有之描述，惟上訴人未進一步提出其他有關系爭機器具共同開發關係及約定共有之具體事證之前，尚難僅憑該等證據資料遽認上訴人為系爭專利權之共同創作人。又上開系爭機器規格書內容既非由兩造當事人所共同簽署者，其證據力原已薄弱；且上訴人所稱「Handler & Vision為SPIL & Hon.共同開發」字樣，亦僅出現於該規格書之備註欄中之描述性文字，並非出現於經由雙方當事人簽署之正式文件中；又備註欄中尚有出現有關執行代工生產契約中常見之產品「保固」、「退貨」及限制實施使用等用語與上訴人所稱兩造有「共同開發」系爭機器之情形並不相當，亦與專利法所稱「出資聘人」之型態有別，故上訴人訴稱兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在一節，既與上開事實不符，且為參加人所否認，僅為上訴人一己片面之說詞，並不足採。況由專利授權契約書中，既已明確記載經由參加人與上訴人雙方合意所共同簽署並同意依該授權契約之約定條件將參加人所有之系爭專利權授予上訴人使用實施專利之權利等內容可知，上訴人實難諉稱其簽訂授權契約書當時係其非出於自由意志下所為者，所訴仍不足採。另上訴人既係依參加人所訂產品規格及指示製作實施並完成系爭機器，並不符專利法第7 條第3項所規定之情形，則上訴人之員工蔡明機依參加人所訂產品規格所繪製設計圖面及圖說，充其量僅能認定上訴人員工蔡明機係依循參加人所研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一，即難認上訴人所僱用之蔡明機為系爭專利之共同創作人之一，亦無法證明上訴人為系爭專利之專利申請權共有人，是上訴人此部分所訴亦不足採。另上訴人於本件行政訴訟所提出原證三上訴人公司簡介、原證四參加人公司簡介，僅為說明其係以生產半導體電子產業之自動化測試分類機（Handler）為主，具有專業之研發團隊，為目前臺灣邏輯IC及主機板之測試機供應商中，占有率最高之半導體設備廠商（原證三）；而參加人則為積體電路封裝測試代工服務的領導廠商（原證四），且均無日期之記載，無法作為上訴人為系爭專利之專利申請權共有人之有利證據。上訴人雖聲稱其為系爭專利之專利申請權共有人，且其對系爭專利之貢獻度占大多數云云，惟由上訴人所提出之具體證據可知，並無法為採為對上訴人有利之證據，且其證據數量亦與上訴人之主張其有多數貢獻者不成比例，此外，上訴人迄至本件言詞辯論終結，仍無法提出其餘有關其係系爭專利之專利申請權共有人之有利證據，其所主張，即非足採。再者，參加人辯稱上訴人於與訴外人達司克公司之另案訴訟中，上訴人已自認系爭專利確係由參加人授權予上訴人使用，且斯時未見上訴人有為任何其為專利申請共有人之主張。是以，上訴人於另案之上開主張，自有爭點效之適用。綜上所述，上訴人於舉發階段所舉附件2至14、訴願階段所檢附訴證2至14等證據及於原審法院所提出之原證三、四之新證據資料，均無法證明上訴人與參加人係共同從事系爭專利之創作而為系爭專利之專利申請權共有人，是系爭專利應無核准時專利法第13條第1項規定之適用。故被上訴人認系爭專利無違專利法第12條第1項之規定，所為舉發不成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。又本件事證已明，上訴人聲請傳喚證人蔡明機作證即無必要等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。六、上訴人上訴意旨除復執與起訴主張相同之論證外，另略以：（一）原判決係以上訴人與參加人兩者間之法律關係為代工製造交貨，即判定上訴人非系爭專利之共同創作人，然依上開專利法有關專利申請權／專利權歸屬之明文規定，並非依契約關係定性（如承攬、委任、買賣、代工等）而決定權利歸屬；若雙方契約中未就專利之權利歸屬有所約定，則新型專利申請權及專利權仍歸於創作人，代工製造者若有參與創作之事實，仍為創作人或共同創作人。縱使本件上訴人為代工製造者（上訴人否認之），並不即排除上訴人參與創作系爭專利而為共同創作人之可能。原判決僅以上訴人係受參加人委託製作系爭機器，即率而判斷上訴人非系爭專利之共同創作人，顯與上開審定時專利法第5條及第13條第1項關於專利權歸屬之規定不符，而有判決適用法規不當或不適用法規之違背法令事由。（二）按專利申請權／專利權是否為共有，應視該專利是否為二人以上共同參與創作而得，至於各共同創作人對於該專利研發之貢獻比例，應不影響專利申請權／專利權之取得。今原判決既肯認上訴人確有參與系爭機器之研發、設計過程，按諸上開審定時專利法第5條第2項及第13條第1項規定，上訴人應屬共同創作人而取得系爭專利之專利申請權／專利權。故原判決逕以上訴人無法證明對系爭專利有多數貢獻，即判認上訴人主張為系爭專利之共同創作人並不可採云云，容有判決不適用法規及判決理由矛盾之違背法令事由。（三）上訴人主張自己為系爭專利之共同創作人，參加人單獨向被上訴人提出系爭專利之申請，確已違反專利法第12條第1項之規定，上訴人應為利害關係人，自得提出舉發。且參舉發制度之目的，及美國聯邦最高法院於MedImmune,Inc.v.Genentech,Inc.乙案之見解可知，專利之被授權人在未違反授權契約而繼續支付權利金之同時，仍可對授權標的之專利爭執其有效性，我國專利法第107條第1項第1款及第2項規定應可作相同解釋及適用。何況本件上訴人與參加人所簽訂之專利授權契約書，亦未有上訴人不得爭執授權標的專利有效性之約定。故原判決認上訴人與參加人間既已簽署授權契約，即不得爭執系爭專利權之歸屬或效力。此不免限縮上訴人依法爭執系爭專利效力之權利，顯與專利法第107條第1項第1款及第2項所定利害關係人得對專利權人提出舉發之規定不合，容有判決不適用法規之違背法令事由。（四）再查在另案訴訟之確定判決，法院係以上訴人之案爭產品經兩造合意之鑑定機構鑑定不構成侵權，作為判斷基礎；有關案爭專利是否為系爭專利所涵蓋（亦即授權契約之問題）？並未成為爭點。再者，爭點效之主觀效力應存在於同一當事人間，而另案確定判決之當事人（達斯克公司與上訴人）與本件之當事人（參加人與上訴人），並不相同。故關於該授權契約之相關主張，自無適用所謂爭點效可言。準此，原判決在未有審酌前案判決之內容及二訴間當事人之異同，暨上訴人於前案之主張是否已成為該案之主張爭點？是否業經法院實質審理，當事人間有認真攻防等情，即認定上訴人於前案之主張於本件有爭點效之適用云云，容有適用法規不當及判決不備理由之違背法令事由。（五）又參加人員工賴銀炫（即系爭專利之創作人）所簽署之系爭機器規格書中已有載明相關交機日期，及「此Handler & Vision為SPIL（即參加人）& Hon.（即上訴人）共同開發，為了商機與公司信譽，需在SPIL所有購買設備驗收3個月後，Hon始可出售此Board level Handler給他廠。」等語，已清楚說明系爭機器所涉及相關專利之權利歸屬，明示上訴人之共同開發地位，經參加人審認無誤後，由其員工賴銀炫簽名確認。上訴人嗣後亦係依據該規格書之需求進行系爭機器之設計、研發及生產等相關事宜，足見上訴人與參加人間確有就該規格書之內容達成意思合致。否則，參加人豈會一開始就同意上訴人可以自行銷售該Board level Handler給他人，而僅要求參加人有3個月領先期？原判決罔顧該證據與待證事實之關係，恣意排除該證據之適用，逸脫合理性之範圍，顯與邏輯法則、經驗法則有違。是原判決有未依證據認定事實之違誤，容有違背證據法則之違背法令事由。再者，原判決僅謂規格書證據力原已薄弱云云，對於為何經參加人簽署之規格書證據力仍屬薄弱之理由，暨上訴人主張不可採之心證理由，全未於理由欄中說明，亦有判決不備理由之違背法令事由。（六）又證人蔡明機前於上訴人公司擔任設計課長一職，現已離職。其於任職期間，即係負責系爭機器之相關設計研發製作等工作，且系爭裝置之各項零件圖說，甚至參加人用以申請系爭專利之專利圖示第6、6a、6b圖，均係由證人蔡明機所繪製。是證人蔡明機對於系爭機器之相關研究、開發、製作等過程，上訴人是否有投入人力、物力研究開發系爭機器？系爭機器之作動方式是如何研發得出？有何人參與？參加人是否給予上訴人明確而不得更改之裝置設計圖面，上訴人僅須依樣製作？亦或參加人僅給予上訴人需求規格，而由上訴人研發系爭機器，再與參加人往復討論而有共同開發等相關事實，均知之甚詳。原判決既以上訴人所提之相關文件、規格書及設計圖說等，均不足以認定上訴人確有共同創作系爭專利之事實，則本件上訴人是否有參與系爭專利之創作過程，而為共同創作人之關鍵待證事實，即仍處於不明之狀態，容有進一步釐清之必要。則上訴人聲請傳訊證人蔡明機，係對待證事實提出證據方法，善盡舉證之責。原判決一面否決上訴人所提之證據方法，一面卻以上訴人未能提出有利證據為由而認定上訴人主張不可採，顯係未依調查證據之結果來認定事實。（七）系爭機器之規格係上訴人先擬定後再供參加人研討參酌，經參加人簽署確認後，再由上訴人設計開發系爭專利之內涵並具體實現為符合該規格之系爭機器，足見系爭機器自初始之規格內涵，到具體實現系爭專利之內涵而製作出系爭機器，均有上訴人之參與，此何以不足認定上訴人有參與系爭專利之創作？原判決係以上訴人依據參加人所定規格來代工製作系爭機器，認定上訴人並非系爭專利之共同創作人云云，不免有認定事實不依證據之違法等語。七、本院查：㈠、按「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，…前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」為系爭專利核准時專利法第5條第1、2項、第7條第1、2項、第13條所明定。而「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，…：一、違反第12條第1項、第93條至第96條、第100條第2項、第108條準用第26條或第108條準用第31條規定者。二、…。三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。」為現行專利法第107條第1項所明文。前揭專利法第13條第1項規定意旨，乃指專利申請權係由多數人共有者，申請專利時，必須由所有共有人共同提出申請。而所謂「專利申請權」，乃指依同法第5條第1項規定，得依本法申請專利之權利。至於何人得享有專利申請權，依同法第5條第2項規定，係指發明人、創作人…而言。若當事人間依據契約（如出資聘請他人研究發展之契約等），由一方取得專利申請權者，亦得享有專利申請權而依本法申請專利。又按「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。」復為同法第7條第3項所明定。㈡、本件關於上訴人於舉發階段所舉附件2至14、訴願階段所檢附訴證2至14等證據及於原審所提出之原證三、四之新證據資料，均無法證明上訴人與參加人係共同從事系爭專利之創作而為系爭專利之專利申請權共有人，系爭專利應無核准時專利法第13條第1項規定適用等情，業據原審論明其得心證之理由(原判決事實及理由五㈤參見)，經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。原審已敘明依舉發附件三、四、五、六、七、九、十、十二、十三、十四證據綜合以觀，足認上訴人係依循參加人所提交之應具備規格內容製造完成系爭機器，並交付予參加人，而參加人則俟上訴人製造完成交付系爭機器後，給付相當報酬予執行代工製造產品之上訴人，故本件應係參加人委由具系爭機器製造能力之上訴人，執行代工製造並完成交貨之整個商業交易過程（包含該產品設備之議價、繪圖、代工、訂購、出貨及交貨等詳細流程）等情明確。上訴人指其非為代工製造者，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，尚不得謂為原判決有違背法令之情形。㈢、原審另已論明依舉發附件十一即參加人與上訴人間之電子郵件往來內容以觀，僅可知兩造間對系爭機器之交機、試機等庶務性事宜有所聯絡而已，上開證據資料內容並無法看出兩造間針對系爭機器具有共同合作進行開發之關係，以及有關系爭機器之創作或發明係兩造所共有之描述，上訴人未進一步提出其他有關系爭機器具共同開發關係及約定共有之具體事證之前，尚難僅憑該等證據資料遽認上訴人為系爭專利權之共同創作人。有關參加人員工認簽之舉發附件十之系爭機器規格書之證據力薄弱，且上訴人所稱「Handler & Vision為SPIL & Hon.共同開發」字樣，亦僅出現於該規格書之備註欄中之描述性文字，並非出現於經由雙方當事人簽署之正式文件中；又備註欄中尚有出現有關執行代工生產契約中常見之產品「保固」、「退貨」及限制實施使用等用語與上訴人所稱兩造有「共同開發」系爭機器之情形並不相當，與專利法所稱「出資聘人」之型態有別；況由參加人96年8月6日舉發補充答辯書所檢送附件1之專利授權契約書中，既已明確記載經由參加人與上訴人雙方合意所共同簽署並同意依該授權契約之約定條件將參加人所有之系爭專利權授予上訴人使用實施專利之權利等內容可知，上訴人實難諉稱其簽訂授權契約書當時係其非出於自由意志下所為者，所訴仍不足採。又依舉發附件五、六及七圖面之繪製，亦難認上訴人所僱用之蔡明機為系爭專利之共同創作人之一，亦無法證明上訴人為系爭專利之專利申請權共有人等情。上訴人主張原判決僅以上訴人係受參加人委託製作系爭機器，即率而判斷上訴人非系爭專利之共同創作人，顯與上開審定時專利法第5條及第13條第1項關於專利權歸屬之規定不符，而有判決適用法規不當或不適用法規之違背法令事由；原判決認上訴人與參加人間既已簽署授權契約，即不得爭執系爭專利權之歸屬或效力，此不免限縮上訴人依法爭執系爭專利效力之權利，顯與專利法第107條第1項第1款及第2項所定利害關係人得對專利權人提出舉發之規定不合，容有判決不適用法規之違背法令事由等等，無非係就原審已為論斷者，再予爭執，核屬法律見解歧異問題，難謂原判決有違背法令之情形。㈣、原判決援引上訴人於與訴外人達司克公司之另案訴訟中，就系爭專利於該訴訟中所為之抗辯主張：「系爭晶片測試機（即系爭機器）係獲訴外人矽品精密工業股份有限公司（即本件參加人）『系統層級測試裝置』（即系爭專利）專利之授權」等語，認定上訴人於另案中已自認系爭專利確係由參加人授權予上訴人使用，且斯時未見上訴人有為任何其為專利申請共有人之主張，因此上訴人應受另案上開主張之拘束。其認有爭點效之適用，用語是否精確，固非無探討之餘地。惟其認上訴人應受另案上開主張之拘束部分，仍屬原審取捨證據、認定事實之職權行使，並無適用法規不備或理由不備之處。上訴人指原審判決就此部分有適用法規不當及判決不備理由之違背法令事由，非為可採。㈤、原審已說明參加人員工認簽之舉發附件十之系爭機器規格書內容因非由兩造當事人所共同簽署者，故其證據力原已薄弱，並無上訴人所指認定該證據力薄弱未備理由之情事。原審再參酌該規格書之備註欄中尚有出現有關執行代工生產契約中常見之產品「保固」、「退貨」及限制實施使用等用語與原告所稱兩造有「共同開發」系爭機器之情形並不相當，亦與首揭專利法所稱「出資聘人」之型態有別，而認上訴人主張兩造當事人間就系爭專利確有共同開發之合意存在一節，與上開事實不符，且為參加人所否認，僅為上訴人一己片面之說詞，並不足採。另專利授權契約書中，明確記載經由參加人與上訴人雙方合意所共同簽署並同意依該授權契約之約定條件將參加人所有之系爭專利權授予上訴人使用實施專利之權利等事實可佐。上訴人仍爭執該規格書已清楚說明系爭機器所涉及相關專利之權利歸屬，明示上訴人之共同開發地位，原判決罔顧該證據與待證事實之關係，恣意排除該證據之適用，逸脫合理性之範圍，顯與邏輯法則、經驗法則有違；系爭機器自初始之規格內涵，到具體實現系爭專利之內涵而製作出系爭機器，均有上訴人之參與，原判決係以上訴人依據參加人所定規格來代工製作系爭機器，認定上訴人並非系爭專利之共同創作人，有認定事實不依證據之違法等等，仍係就原審取捨證據、認定事實之職權行使指摘其不當，難謂有判決有違證據法則之違背法令事由。㈥、原審說明上訴人既係依參加人所訂產品規格及指示製作實施並完成系爭機器，則上訴人之員工蔡明機依參加人所訂產品規格所繪製設計圖面及圖說，此為完成所訂作系爭機器工作項目之必然步驟，充其量僅能認定上訴人員工蔡明機係依循參加人所研訂之產品規格以執行代工完成交貨工作項目之一，即舉發附件五、六及七圖面之繪製者而已，即難認上訴人所僱用之蔡明機為系爭專利之共同創作人之一，亦無法證明上訴人為系爭專利之專利申請權共有人，另基於全辯論意旨，認事證已明，就上訴人聲請證人蔡明機作證並無必要，業已論明其得心證之理由。上訴人指其聲請傳訊證人蔡明機，係對待證事實提出證據方法，善盡舉證之責。原判決一面否決上訴人所提之證據方法，一面卻以上訴人未能提出有利證據為由而認定上訴人主張不可採，顯係未依調查證據之結果來認定事實，亦係就原審業已論斷，且屬原審取捨證據、認定事實之職權行使範圍。上訴人以其歧異見解主張原判決違誤，仍非可採。㈦、依上所述，本件上訴人主張經核不外係原審已為論斷不採之見解續予爭執，或就原審取捨證據、認定事實及適用法律之職權行使所為指摘，均難據此指原判決有不適用法規、判決不備理由之違背法令。從而原審以上訴人所提之證據資料均無法證明上訴人與參加人係共同從事系爭專利之創作而為系爭專利之專利申請權共有人，系爭專利應無核准時專利法第13條第1項規定之適用。被上訴人所為舉發不成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，而判決駁回上訴人在原審之訴，依上說明，並無違誤。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由。八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　6　　月　　3　　日最高行政法院第四庭審判長法官　林茂權法官　曹瑞卿法官　侯　東　昇法官　黃　秋　鴻法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　100　年　　6　　月　　3　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第921號

關鍵資訊