101年度判字第1008號｜行政：發明專利舉發｜裁判日期：101 年 11 月 29 日

最　高　行　政　法　院　判　決 101年度判字第1008號上訴人　圓剛科技股份有限公司代　表　人　郭重松訴訟代理人　簡秀如　律師黃章典　律師樓穎智被上訴人　經濟部代　表　人　施顏祥參加人　力竑科技股份有限公司代　表　人　施郁鏘訴訟代理人　陳群顯　律師許凱婷　律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年9月22日智慧財產法院100年度行專更(一)字第8號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由一、上訴人於民國（下同）93年2月18日以「影音信號傳接處理裝置」向經濟部智慧財產局（下稱原處分機關）申請發明專利，經其編為第93103998號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I240169號專利證書（下稱系爭專利），其申請專利範圍共計19項，其中第1、15、18項為獨立項，其餘為附屬項。嗣參加人主張系爭專利有違核准時專利法第21條、第22條第1項第1款及第4項、第26條第2項及第4項規定，對之提起舉發。經原處分機關審查，以97年3月31日（97 ）智專三（二）04059字第09720170470號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被上訴人以98年2月23日經訴字第09806107280號訴願決定書為「撤銷原處分，由原處分機關另為適法處分」之決定。上訴人不服，遂向原審法院提起行政訴訟，經原審法院98年度行專訴字第41號判決撤銷原訴願決定，參加人不服，提起上訴，復經本院100年度判字第249號判決廢棄，發回原審法院更為審理。嗣經原審法院駁回上訴人之訴，上訴人仍不服，乃提起上訴。二、上訴人起訴主張：系爭專利第1項係界定信號來源為類比信號時的情況，第15項界定信號來源為數位影音信號時的情況，第18項則進一步界定信號來源為數位廣播信號時的情況，三者所界定的範圍並不相同，依系爭專利說明書第11頁最後一段說明，顯見系爭專利第1、15及18項可得到系爭專利說明書之支持，且第1至19項符合專利法第26條規定；證據2及附件4之組合，業經N07舉發案確認無法證明系爭專利不具進步性，復經本院99年度判字第1333號判決維持，應有一事不再理之適用，且參加人提出之參證1號及參證2號，因本件被上訴人為經濟部而非專利專責機關應為新證據，不得提出；又證據2與附件4之組合經與系爭專利第1、15、18項比對後，故證據2與附件4之組合不能證明系爭專利第1、15及18項不具進步性。再者，證據2與補充證據1之組合已為訴願決定所不採，參加人於前審並未請求列為爭點，且既然「SAA7146（即補充證據1）未揭示系爭專利之橋接器」之事實業經臺北高等行政法院及本院判決確認，實質上亦不能證明系爭專利不具進步性；又證據2與補充證據1之組合經與系爭專利第1、15、18項比對後，故證據2與補充證據1之組合不能證明系爭專利第1、15及18項不具進步性。另既然系爭專利說明書已將具有壓縮元件之外插電視卡列為習知技術，則系爭專利申請專利範圍於解釋上，自應排除具有壓縮元件之外插電視卡，並無疑問；上訴人所申請更正之內容係進一步闡明發明原意，並未實質擴大或變更申請專利範圍，亦未超出原說明書所揭露之範圍等語，求為判決撤銷訴願決定。三、被上訴人則以：由附件10、11記載「SAA7135晶片包含影音解碼器及橋接器二部分，其中該匯流排介面屬於PCMCIA CardBus（或CardBus）介面。」及原證14所示內容已明確說明 SAA7135晶片，係包含可作為影音解碼器以及橋接器等兩個部分，同時在電路板中則存在有一用以將PCI介面轉換為PCMCIA或CardBus介面之電路，最後再經由PCMCIA或CardBus匯流排介面輸出至一電腦，且上訴人亦不否認SAA7135晶片含有系爭專利「橋接器」之一部分，足見證據2之SAA7135晶片已揭露影音解碼器、橋接器及匯流排介面。又據附件4與上訴人所提及2002年12月之PCCARD STANDARD Release 8.1均有教示PCI流排介面與CardBus流排介面間之相容應用及轉換，足見PCI流排介面與CardBus流排介面間之相容應用及轉換為所屬技術領域中具有通常知識者基於系爭專利申請時的通常知識及相關先前技術，所能輕易完成；復以系爭專利並未載明其橋接器構造如何符合該等匯流排之技術手段或方法，及有何限制或特定之處，且其在實際施行時，僅能擇一匯流排介面來施行，不同時輸出符合PCMCIA及CardBus及Expres s Card匯流排介面規格之訊號至電腦，顯難認定系爭專利具進步性。另依臺北高等行政法院97年度訴字第1333號判決意旨，可知該判決就N03案僅稱SAA7135晶片與系爭專利非屬完全相同，並非認定SAA7135晶片完全未揭露系爭專利之技術內容；又附件4第2頁至第3頁均有提及PCI流排介面與CardBus流排介面間之相容應用及轉換，第9頁為「PC CardStandard Release」，第10頁後為有關CardBus流排介面之相關資料，故被上訴人稱附件4為「CardBus流排介面規格相關資料及PC Card流排介面工業規格說明書摘要」，並無不合之處等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠經比對後，系爭專利第1項「一種影音信號傳接處理裝置」、「一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號」、「一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」等技術特徵為證據2與補充證據1所揭露，而其「影音解碼器」及「橋接器」等技術特徵所對應的結構屬習知技術，又其所界定之PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面相較於證據2與補充證據1僅是不同匯流排介面規格標準的選擇，且系爭專利第1項之功效見於證據2、補充證據1與習知功效。就整體言之，系爭專利第1項並未產生不可預期的功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2與補充證據1之先前技術所能輕易完成，故證據2與補充證據1之組合可證明系爭專利第1項不具進步性。再者，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依據PCMCIA、CardBus或Express Card等匯流排介面所制定之標準規格內容，即能對應將晶片開發應用於該等匯流排介面中，故上訴人主張無法將證據2與補充證據1之晶片應用於PCMCIA、CardBus或Express Card等介面云云，委無可採；至上訴人主張系爭專利「不需壓縮處理」技術特徵亦非習知技術云云，惟系爭專利第1項並未界定是否對影像信號進行壓縮處理之技術特徵，因此，解釋系爭專利第1項之際，不得將系爭專利第1項未有之事項或限制條件，透過或依據申請專利說明書之內容（例如系爭專利說明書之先前技術記載具有壓縮元件之外插電視卡，以及對影音信號進行壓縮處理等），而將影音信號進行壓縮處理排除於系爭專利第1項之外，以致變動系爭專利第1項對外所表現的客觀專利範圍，是系爭專利第1項之解釋，應為包含「需作壓縮處理」及「不需作壓縮處理」，不需要在電視卡中增加壓縮元件及不需犧牲視訊信號解析度等功效，即非系爭專利所具有之功效，不足作為系爭專利具有進步性之論據，故上訴人此部分主張不可採；另上訴人主張系爭專利第1項具有熱插拔功能之外插電視卡，其功效為達成具熱插拔功能之外插電視卡云云，然凡應用PCMCIA、CardBus或ExpressCard等匯流排介面規格之介面卡均必定具有熱插拔功效，故該功效乃屬習知功效，並非不可預期之功效，上訴人此部分主張，要無足採。㈡經比對後，系爭專利第15項「一種影音信號傳接處理裝置」、「包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」等技術特徵為證據2與補充證據1所揭露，而其「橋接器」技術特徵所對應的結構屬習知技術，又其所界定之PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面相較於證據2與補充證據1僅是不同匯流排介面規格標準的選擇，且系爭專利第15項之功效見於證據2、補充證據1與習知功效。就整體言之，系爭專利第15項並未產生不可預期的功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2與補充證據1之先前技術所能輕易完成，故證據2與補充證據1之組合可證明系爭專利第15項不具進步性。㈢經比對後，系爭專利第18項「一種影音信號傳接處理裝置」、「包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」等技術特徵為證據2與補充證據1所揭露，而其「橋接器」技術特徵所對應的結構屬習知技術，又其所界定之PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面相較於證據2與補充證據1 僅是不同匯流排介面規格標準的選擇，且系爭專利第18項之功效見於證據2、補充證據1與習知功效。就整體言之，系爭專利第18項並未產生不可預期的功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2與補充證據1之先前技術所能輕易完成，故證據2與補充證據1之組合可證明系爭專利第18項不具進步性。從而，經整體技術特徵比對，系爭專利第1、15、 18項之主要結構與技術已為證據2、補充證據1所揭示，而所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術（證據2 、補充證據1）所能輕易完成，不具有進步性，故原處分機關以系爭專利無違專利法第22條第4項規定，而為「舉發不成立」之處分，於法不合。訴願決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，其理由不同，結論尚無不合。至上訴人前於99年1月25日向原處分機關申請更正系爭專利申請專利範圍第1、15、18項，業經原處分機關於100年8月29日在舉發N08、N09案之審定書中准許更正，因尚未確定，即非本件行政訴訟所得審理範圍。惟本件既經訴願決定撤銷原處分，則由原處分機關重為審查時，倘該部分更正審定結果如告確定，自應注意及之，而依更正後之申請專利範圍另為適法之處分。故上訴人請求撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回等語，因而將訴願決定予以維持，駁回上訴人之訴。五、本院按：㈠行政訴訟法第188條第1項規定：「行政訴訟除別有規定外，應本於言詞辯論而為裁判。」又同法第189條規定：「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決。」行政訴訟就當事人裁判資料之提供，以言詞辯論主義為原則，如當事人之訴訟資料，於言詞辯論時提出行政法院，且與判決之結果有影響，但行政法院在判決時未予斟酌，即有違言詞辯論主義，而有判決不備理由之違法。㈡再按專利說明書於行政救濟階段不得為更正，係屬實務慣行（參本院99年度判字第1270號判決所引歷年判決）。此係尚未設智慧財產法院前，重視專利專責機關第一次專業判斷權之歷史因素，以及行政爭訟程序不致因專利權人一再申請或主張更正，不當拖延之情事，而有其存在意義。惟舉發人得就同一專利一再提出舉發案並無限制之規定，則在另案之舉發案中，專利權人相應當然得針對該舉發理由，更正系爭案之申請專利範圍，不受在行政救濟程序中之前舉發案之影響，此為當然之理。除此之外，基於行政處分不僅創設或確認行政機關與處分相對人間之法律關係，其對外所產生之法律效果，對其他關係人、其他機關甚或法院產生對世效力，更應承認該更正案公告而對外發生效力。因而，在行政救濟程序中之前舉發案，系爭專利案亦發生更正之效力，於有效性之行政爭訟中，應就更正公告後之專利權內容為審理，以減少與另案舉發有相異之結果，此係基於行政處分之對世效力，以及防止未確定案件裁判歧異要求所為之解釋。再者，「說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效」，專利法第64條第4項定有明文，更正經專利專責機關公告者，即發生更正之溯及效力，與專利法第73條第2項就舉發案所規定：發明專利經撤銷確定者始生專利權喪失之效力不同，是以更正案之溯及對世效力，自與併同更正之另案舉發案是否確定無關，實務慣行與現行審查基準均未觸及此相關議題，玆補充如上。若行政法院判決違反當事人上開主張被舉發案之更正而未加斟酌，且影響判決結果者，即有判決理由不備之違法。以上係在現行專利法上舉發實務係併同更正全部審查作法所作之解釋，於新修正102年1月1日施行之專利法採逐項審查及更正之作法後，是否有其他解釋空間或作法？尚待發展，附此敘明。㈢另按，「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。」「當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同。」行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第196條定有明文。經查，本件係於100年7 月25日準備程序終結，但於100年8月29日智慧財產局始就另案舉發案作成舉發不成立之審定，且准許上訴人就系爭專利申請專利範圍在該另案舉發案中更正，則上訴人在本舉發案行政訴訟中受限於上開實務慣行，不得申請更正，只能俟其他舉發案中准更正之對世效力，始可於本舉發案中主張之，是以上訴人於原審遲至同年9月1日言詞辯論期日時，始據以主張系爭專利申請專利範圍已於另案舉發案中被准更正，自不屬因重大過失始於準備程序終結後提出攻擊防禦方法者。而且所主張之更正並經上訴人於原審言詞辯論期日提出審定書兩份釋明之，則原審法院就上訴人於言詞辯論期日之上開更正之主張自應斟酌之。玆因上開審定書均載明：「應准予更正，本局將另行公告。」等字句，則原審於斟酌上訴人上開更正主張後，應待更正公告（該更正業於100年9月21日公告，有本院向經濟部智慧財產局專利資訊檢索系統查詢單可稽），以更正後之99年1月25日申請更正申請專利範圍，即將原第1、15、及18項之技術特徵加入「且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」形成新第1、15及18項之獨立項，另更正第2至14項、16至17及19項增加「且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」之技術特徵，再重為專利要件之比對，惟原判決以：「迄至本件同年9月1日言詞辯論終結止，尚未公告，且舉發N08、N09案亦尚未確定，故本件仍應就更正前之申請專利範圍為審查。」乙節，自有判決理由不備之違法。㈣況於本院99年度判字第1333號、99年度判字第636號維持原審 97年度訴字第133號判決之確定判決中，業已明白認定：「參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2圖所示，並與系爭專利之申請專利範圍相互對照得知，系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理，以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力，使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦，故不需要在電視卡中增加壓縮元件，亦不需犧牲視訊信號解析度」等之技術特徵，惟原判決竟為相反之認定謂：系爭專利第1項應包含「需作壓縮處理」及「不需作壓縮處理」，不需要在電視卡中增加壓縮元件及不需犧牲視訊信號解析度等功效，即非系爭專利所具有之功效云云，顯然對於同一申請專利範圍，在不同舉發案件中為相異之解釋，亦即本院若維持本件原判決，將致生同一被舉發之專利，在不同舉發案，其申請專利範圍之解釋竟有不同認定之結果，玆上訴人既已為上開更正，並經公告，其申請專利範圍更加明確，本院不得不廢棄原判決，以求系爭專利申請專利範圍解釋之一致。㈤綜上所述，經核本件上訴為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院。六、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　101　年　　11　　月　　29　　日最高行政法院第四庭審判長法官　黃　合　文法官　鄭　忠　仁法官　帥　嘉　寶法官　林　惠　瑜法官　劉　介　中以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　101　年　　11　　月　　30　　日書記官　張　雅　琴

最高行政法院(含改制前行政法院)101年度判字第1008號

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