101年度判字第1032號｜行政：發明專利舉發｜裁判日期：101 年 12 月 06 日

最　高　行　政　法　院　判　決 101年度判字第1032號上訴人　台灣世曦工程顧問股份有限公司代　表　人　李建中訴訟代理人　蔡東賢　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　許鴻章訴訟代理人　桂齊恆　律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國101年5月2日智慧財產法院100年度行專訴字第115號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、參加人許鴻章前於民國（下同）95年2月16日以「減振連接器」向被上訴人申請發明專利，經其編為第95105195號審查准予專利後，發給發明第I293096號專利證書（下稱系爭專利），其申請專利範圍共6項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。嗣上訴人先後主張系爭專利違反專利法第22條第1 項第1款、第22條第4項之規定，及同法第5條之規定。案經被上訴人審查，以100年4月27日（100）智專三(三)06020字第10020346740號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，遂向原審法院提起行政訴訟。原審法院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。嗣經原審法院判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，遂提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：鴻華聯合科技股份有限公司（下稱鴻華公司）於94年3月15日發函（即證據9）修正連接器型式為TYPEC，是以TYPE C構造圖已於94年3月15日提交給南部科學工業園區管理局（下稱南科管理局）及審查單位，而屬公開。經比對後，證據2、4、5、9及原證15、16、17可證明系爭專利第1至5項於申請前已公開使用或已為公眾所知悉，而不具新穎性；原證18、19、20、21可證明系爭專利第1、2、4至6項申請前已公開使用或已為公眾所知悉，系爭專利第1、2、4至6項不具新穎性；原證9、11、13足以證明系爭專利第1至6項不具進步性。又依證據4及5結合原證18至21，可知所有「減振連接器」施作、測試、開放參觀、報告之日期均在系爭專利95年2月16日的專利申請日之前，相關技術內容或特徵早已是公開使用之狀態或為公眾所知悉，故系爭專利已不具新穎性，且參加人所提出之附件一、附件二工程契約，其並非契約當事人，均不足以證明系爭工程現場施工所有人員均與參加人及鴻華公司有簽訂保密合約並均負有保密義務。另參加人未在證據10最終設計構造圖之設計者欄位中簽名，足見參加人並非發明人，而實際上系爭TYPE C減振連接器是歷經上訴人、ICEC顧問、諸多專家學者及南科管理局共同參與完成，且是以公共經費完成，應屬公共財；又參加人僅係「減振連接器」所屬工程之包商鴻華公司負責人，本身並不具備系爭專利發明所應具有之鑄鐵結構特殊技術領域之背景，不可能為發明人或創作人，被上訴人應依專利法第67條第1項第3款規定撤銷系爭專利權等語，求為判決訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人就編號第095105195號「減振連接器」發明專利舉發事件（案號：00000000N01）應為舉發成立撤銷專利權之審定。三、被上訴人則以：證據2、4、5無法與證據9相勾稽，證據9與系爭專利比較，非屬系爭專利申請日前已公開、可供不特定第3人可得知悉之文件，依專利審查基準第二篇第三章第2.2.1節先前技術2-3-4頁，且證據9亦未揭示系爭專利第1項連接板上之左右長孔，故該等證據無法用以證明系爭專利第1 至5項不具新穎性。原證18、19、20、21之照片無法證明該減振器於系爭專利申請日前已公開，亦未揭露系爭專利第1 項中連接板上之左右長孔，故無法證明系爭專利第1、2、4 至6項不具新穎性。原證9、11、13組合未揭露系爭專利第1 項技術特徵，亦未揭示系爭專利第1項中構造元件相互間之組構關係，故原證9、11、13之組合無法證明系爭專利第1項不具進步性。在前揭證據原證9、11、13尚不足以證明系爭專利第1項不具進步性的前提下，原證11、13之組合無法證明系爭專利第2項不具進步性、原證9無法證明系爭專利第3 、4、6項不具進步性、原證13自無法證明系爭專利第5項不具進步性。上訴人提出證據2至10，無法否定參加人為合法之專利申請權人，是以系爭專利並無全由非專利申請權人請准之情事；依黃志勇之陳述，其並未爭執其為共同發明人，且由相關資料顯示其並未參與系爭專利主要構造元件之創作或構造間之組合創作；另上訴人所提證據既未能證明其為系爭專利之發明人、創作人或其受讓人或繼承人，或共同發明人，自不屬於專利法第107條第2項所定之利害關係人，上訴人尚不得爭執系爭專利有違專利法之規定等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠上訴人於舉發階段係以舉發證據2至8主張系爭專利不具新穎性，另以舉發證據9至10主張系爭專利不具進步性，經被上訴人審查後認上開證據不足以證明系爭專利不具新穎性或進步性，而為「舉發不成立」之處分。嗣上訴人提起行政訴訟，並提出原證9、11、13及原證18至21分別主張系爭專利不具新穎性或進步性，上開證據係就同一撤銷理由（即新穎性或進步性）所提之舉發證據，核屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，原審自應併予審究。㈡依答辯附件四「台南科學園區高鐵減振工程委託專案管理計畫」契約書之第10條(五)款、第十二條(四)款、答辯附件五「台南科學工業園區減振工程細部設計與施工基礎加勁構造」工程契約之第（十五）、（十六）點、答辯附件六「台南科學工業園區減振工程細部設計與施工案」契約第九條第（十五）、（十六）點等約定，僅係就台南科學園區高鐵減振工程之契約內容不得洩露予與履約無關之第三人，而證據9係鴻華公司為履行公共工程合約所製作交付予南科管理局及行政院國家科學委員會等政府單位之減振效能分析報告書，並非契約條款內容之一部分，即與上開保密條款無涉；至於鴻華公司並非答辯附件四契約之當事人，其是否受上開契約第十二條(四)款之拘束，亦即未經機關之同意應不得發表證據9之減振效能分析報告書，尚非無疑；縱鴻華公司依約未經南科管理局之書面同意應不得發表上開減振效能分析報告書，然此係鴻華公司依約所應負之義務，尚非謂南科管理局或其他行政機關不得自行公開；且上開報告既為行政機關於94年3月間所持有及保管之資訊，依行政程序法第44、45條（94年12月28日刪除）之規定即以公開為原則，則被上訴人及參加人謂證據9 係屬保密而不公開之文件，即非可採，是證據9既處於公眾有可能接觸並獲知其內容之狀態，自為適格之先前技術。系爭專利第1項與證據9之差異僅為：第1項具有「連接板，其上相對於延伸塊上的螺孔處設有相對的左右長孔」之技術特徵，而證據9雖揭露「連接板2其上相對於延伸塊上的螺孔處所雖設有相對的螺孔供內六角螺絲9穿過」之技術內容，惟其連接板2供內六角螺絲9穿過的螺孔並未揭露如第1項之「左右長孔」，至於證據2、4、5亦未揭露上開技術內容，故證據9及關連性之證據2、4、5不足以證明系爭專利第1項不具新穎性，自亦不足以證明系爭專利第2至5項不具新穎性。㈢原證18至21係減振連接器於94年7月30日安裝於台南科學工業園區減振工程工地現場之照片，而依上訴人所提出之施工日報表所示，鴻華公司確有於94年7月30日在現場安裝8組減振連接器，且依證人黃啟宗之證詞，原證18至21所安裝之減振連接器之技術內容即係證據10減振連接器最終設計構造圖，應堪認定；其次，依參加人所呈施工現場圍籬照片、證人黃啟宗之證詞、施工日報表所示，協力廠商派駐工地之不特定施工人員均可見聞上開減振連接器之部分構件及安裝過程，不特定第三人更可自工地圍籬外見聞吊車所吊起之減振連接器外觀結構，顯見工地現場縱有人員進出之管制，惟並未採取任何保持施工內容機密性之措施，參加人復未提出任何與其派駐現場施工人員就上開工程施作內容須負保密義務之證明，自難以期待現場施工人員負保密之義務，應認原證18至21所揭示之技術內容「已公開使用」。惟因原證18至21照片所示之減振連接器本體係事先將減振板、延伸塊、連接板、螺絲組裝後再運至工地現場，是以在工地現場施作時已無法自組裝完成之減振連接器本體看見連接板上之螺孔之形狀，自難認已揭露如系爭專利第1項之「連接板其上相對於延伸塊上的螺孔處設有相對的左右長孔」，故原證18至21之照片亦不足以證明系爭專利第1項不具新穎性，亦無從證明直接或間接依附於第1項之第2項、第4至6項不具新穎性。㈣原證9、11、13與系爭專利第1項比對結果，原證9、11、13 並未揭露第1項之一組相對的基礎板、一組相對的凸伸延伸塊之減振板、及連接板以螺絲將一組相對減振板的延伸塊之螺孔處固定的構造，又原證9具「消除地震所產生的水平與垂直振動力，以達到保護基板上的建築物或機器」功用、原證11具「建築物隔間牆(內牆)緩衝避震」效果、原證13具「緩震消能防脹縮、龜裂之鋼構接合裝置」功效，亦與系爭專利第1項「減振、消能作用，以防止振動傳遞至高架橋的鄰近地區」之功效不同，故原證9、11、13之組合不足以證明系爭專利第1項不具進步性；系爭專利第2項為依附於第1項之附屬項，原證11、13之組合尚不足以證明系爭專利第1項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利第2項不具進步性；第3、4、6項為直接或間接依附於第1項之附屬項，原證9尚不足以證明系爭專利第1項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利第3、4、6項不具進步性；第5項為直接或間接依附於第1項之附屬項，原證13尚不足以證明系爭專利第1項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利第5項不具進步性。㈤上訴人提起本件舉發時，係於98年2月4日始主張參加人依專利法5條規定並非系爭專利申請權人，而非主張系爭專利申請權為參加人與第三人共有，是其於舉發階段所主張之撤銷事由為專利法第67條第1項第3款，而非同條項第1款，二者既為不同之撤銷事由，且舉發人依法尚不得於行政訴訟階段追加撤銷專利權之事由，是原審法院自僅得就系爭專利是否具有專利法第67條第1項第3款之撤銷事由予以審究，至於系爭專利是否違反專利法第12條第1項而具有同法第67條第1項第1 款之撤銷事由，則不在原審審理範圍。又證據2至9無法證明系爭專利究係何人研發完成，況且上訴人未提出任何證據證明上訴人之受雇人確有參與系爭專利之研發或其有出資聘請他人研發之情事，亦未提出其與受雇人或他人約定系爭專利申請權歸屬之證明，實難謂其為系爭專利之申請權人，即無從證明上訴人為利害關係人；參加人係與南科管理局簽訂本件減振工程之施工契約，是以就本件減振工程之研發成果其專利權歸屬，仍應依上開契約為據，上訴人既非系爭專利之申請權人，縱其與行政院國家科學委員會間就本件減振工程訂有委託專案管理計畫契約（原由中華顧問工程司簽訂契約，嗣由上訴人概括繼受其契約當事人地位），然參加人之專利權撤銷與否，並非必然造成上訴人違約並受有權利之損害，縱有上開可能，亦屬事實上之利害關係，而非法律上之利害關係，是上訴人並非利害關係人，不得依專利法第67條第1項第3款提起本件舉發；另依證人黃啟宗、黃志勇之證詞，足見參加人確有參與系爭專利之減振連接器之研發過程，且無法排除參加人對於系爭專利之發明確有提出構想及具體技術手段，即難謂其非發明人而無專利申請權等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。五、本院按：㈠「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。」、「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」為專利法第5條第1項及第2項所明定。次按，凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。而發明如「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」同法第22條第1項第1款及第4項亦定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違反專利法第21條至第24條或第26條規定者及利害關係人認發明專利權人為非發明專利申請權人者，得附具證據，向專利專責機關舉發之，復分別為同法第67條第1項第1、3款及第2項所明定。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事，應由專利專責機關依舉發人所主張之理由及附具之證據審查，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。㈡經查，本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，先論述證據9既處於公眾有可能接觸並獲知其內容之狀態，自為適格之先前技術，再就系爭專利申請專利範圍第1項具有「連接板，其上相對於延伸塊上的螺孔處設有相對的左右長孔」之技術特徵，而證據9雖揭露「連接板2其上相對於延伸塊上的螺孔處所雖設有相對的螺孔供內六角螺絲9穿過」之技術內容，惟其連接板2供內六角螺絲9穿過的螺孔並未揭露如系爭專利申請專利範圍第1項之「左右長孔」，從而，證據9及關連性之證據2、4、5不足以系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性等情，詳予論斷，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨略以：依據業界之經驗法則，若螺絲9與連接板2之螺孔尺寸一樣時，在構造圖上不會有該間隙，在構造圖上顯示該間隙即表示連接板2之螺孔已揭示尺寸大於螺絲9之尺寸，故證據9連接板2之螺孔已揭露如系爭專利第1項之「左右長孔」以供螺絲略微移動之技術特徵，惟原判決竟為相反之認定，違反經驗法則，且與卷證不符云云；係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，殊不足採。㈢另按判斷新穎性之「直接置換」是指一個單一的先前技術，雖然沒有完整揭露一個申請專利所有的限制要件，但如果該未揭露的部分係為該先前技術本質上所固有的或必然存在於該先前技術中，而由熟習此技術領域之人士之觀點，可以認為該先前技術所未揭露之部分係可認定必然包含在該等先前技術中者，始可謂新穎性之直接置換，若係具有差異之技術特徵，係所屬技術領域中具有通常知識者，依申請時之先前技術所無法產生預期功效，則屬進步性之等效置換，與新穎性之直接置換有別。再者，新穎性係另按新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷，而非組合各引證案予以判斷。上訴意旨雖以：原證9具有左右長孔41之連接板4及證據9之左剖面圖、右剖面圖有指出供螺絲貫穿長孔所在，與系爭專利第1項具有「左右長孔」之連接板係屬可直接置換，且系爭專利第2至5項亦不具新穎性，惟原審未加採納，有違專利審查基準第2-3-6頁及專利法第22 條規定，且有判決不備理由之違法云云，惟依上訴意旨，顯係將「原證9具有左右長孔41之連接板4」及「證據9之左剖面圖、右剖面圖指出供螺絲貫穿長孔所在」兩種技術特徵組合，與上訴人所主張之所謂新穎性判斷不符。另外，系爭專利申請專利範圍第1項具有「連接板，其上相對於延伸塊上的螺孔處設有相對的左右長孔」之技術特徵，與證據9所揭露「連接板2其上相對於延伸塊上的螺孔處所雖設有相對的螺孔供內六角螺絲9穿過」之技術內容，其連接板2供內六角螺絲9穿過的螺孔並未揭露如系爭專利申請專利範圍第1項之「左右長孔」，顯非本質上所固有的或必然存在者，至於是否等效置換，則非屬新穎性判斷之直接置換。上訴意旨，並非可取。㈣上訴意旨雖又以：參酌引證文件與通常知識，所屬技術領域之人皆可直接依據原證9及原證6之工具書內容，將證據1之基板直接置換。故系爭專利應不具有新穎性云云。惟查上訴人之主張係於上訴後始提出，核與智慧財產審理法第33條第1項之規定不合，已不足採，況依上訴人主張，顯係組合原證9及原證6之工具書內容，再將證據1之基板直接置換殊與新穎性之判斷不符，更顯不可採。㈤另外，原判決先就原證9、11、13與系爭專利申請專利範圍第1項分別比對結果，分認原證9、11、13無法證明申請專利範圍第1項不具進步性，再論述組合各該證據亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，且就與各附屬項相關證據分論其進步性等事項均詳予以論述，自合於進步性判斷之步驟，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：原判決僅將系爭專利與單一之原證9、11或13作比對判斷，完全未考慮原證9、11、13之組合關係，僅為新穎性之判斷，並非為進步性之判斷，已違反專利審查基準第2-3-20頁及專利法第22條規定，且原證9、11 、13之技術領域及功效相同（皆與減振相關），系爭專利第1項應不具進步性云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非可採。再者，系爭專利第2至6項分別為直接或間接依附於第1項之附屬項，上開證據既尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2至6項不具進步性。上訴意旨以：系爭專利第2至6項亦不具進步性，原審未加採納，有判決不備理由之違法云云；顯不可採。㈥又查，原判決業已詳為論述：原證18至21之現場施工照片已可認定上開照片所揭露之技術特徵已公開使用，並依據相關證據即上開照片認為，現場安裝過程已揭露「基礎板3、基礎板3端部延伸複數基礎螺栓、複數基礎螺栓內側設有螺孔」之技術特徵，進而認定：就系爭專利申請專利範圍第1項「連接板其上相對於延伸塊上的螺孔處設有相對的『左右長孔』」之技術特徵，因原證18至21照片所示之減振連接器本體係事先將減振板、延伸塊、連接板、螺絲組裝後再運至工地現場，是以在工地現場施作時已無法自組裝完成之減振連接器本體看見連接板上之螺孔之形狀，自難認已揭露如系爭專利申請專利範圍第1項之「連接板其上相對於延伸塊上的螺孔處設有相對的左右長孔」，故原證18至21之照片亦不足以證明系爭專利申請專利圍第1項不具新穎性等事項，經查，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符，也無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：原證18至21之現場施工照片已可認定系爭專利技術已公開使用而欠缺新穎性，惟原審不察，竟為相反之認定，顯已違反專利法第22條及專利審查基準第2-5-3頁規定，且原審就組裝過程之工人無保密義務、系爭專利技術業已公開等攻擊方法未加採納，亦有判決不備理由之違法云云；無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，亦非可採。㈦上訴人又以：原審就上訴人業已主張「參加人未在最終構造圖簽字」、「黃啟宗之證詞不可採」、「黃志勇之證詞可證明參加人非發明權人，至少參加人不能一人申請系爭專利」、「倘系爭專利無法撤銷，上訴人將被追究管理責任，自屬有利害關係」等攻擊防禦方法未加採納，竟為不利上訴人之認定，有判決不備理由、理由矛盾之違法云云。惟查，證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。㈧末按「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」、「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」專利法第5條第2項、第12條第1項分別定有明文。另按「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1 項、第21條至第24條、第26條、第31條或第49條第4項規定者。．．三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」同法第67條第1、2項亦定有明文。經查，查，原判決業已詳論上訴人係於98年2月4日舉發程序進行中之補充理由始主張參加人依專利法5條規定並非系爭專利申請權人，而非主張系爭專利申請權為參加人與第三人共有，是其於舉發階段所主張之撤銷事由為專利法第67條第1項第3款，而非同條項第1款，二者既為不同之撤銷事由，且舉發人依法尚不得於行政訴訟階段追加撤銷專利權之事由，是原審法院自僅得就系爭專利是否具有專利法第67條第1項第3款之撤銷事由予以審究等事項，經核並無不合。上訴意旨以：據上訴人98年2月4日補充專利舉發理由書所示，上訴人於舉發階段已主張本件有違反專利法第12條之情形，只是未明確援引該條號而已，且在舉發不成立決定書中被上訴人亦就專利法第12條加以評論，即知雙方已就該條有爭執，自得為行政訴訟審究之範圍，惟原審不察，有違行政訴訟法第209 條第2項之規定，且100年11月29日新修正之專利法，已將現行專利法第67條第1項第1款、第3款兩款事由合併規定，並非可完全切割，原審不察，難令人信服云云；予以爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。另經本院細閱本件舉發不成立審定書內容，僅提及系爭專利之共同研討等情，並無就專利法第12條關於專利權共有之事項加以論述，上訴人所指，亦屬無稽，上訴意旨殊非可取。㈨從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　101　年　　12　　月　　6　　日最高行政法院第四庭審判長法官　黃　合　文法官　鄭　忠　仁法官　林　惠　瑜法官　帥　嘉　寶法官　劉　介　中以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　101　年　　12　　月　　7　　日書記官　張　雅　琴

最高行政法院(含改制前行政法院)101年度判字第1032號

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